LMITES A LA PROTECCIN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES Natalia Tobn Bogot, Colombia

Los secretos empresariales son una figura de la propiedad intelectual que protegen lo siguiente: Informacin contenida en productos, procedimientos e inclusive ideas; que no sea generalmente conocida, ni fcilmente obtenible por el pblico en general; que se pueda usar real o potencialmente en los negocios1; que otorgue al empresario una ventaja competitiva sobre sus competidores; y, que por esa misma razn el empresario desee mantener oculta 2.

Se discute si secreto comercial es lo mismo que informacin no divulgada, secreto empresarial, secreto industrial y know how. La respuesta es afirmativa pues se trata de expresiones que utilizan distintos cuerpos normativos para referirse a una misma situacin as: informacin no divulgada es el trmino que emplea el artculo 39 del ADPIC -Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio-; secreto empresarial es el nombre adoptado por la Decisin 486 de 2000 de la Comunidad Andina y secreto industrial es el trmino que usaba la Decisin 344 de 1993 de la Comunidad Andina, slo que entonces se exiga para su proteccin que el secreto estuviera plasmado en un medio material. Este requisito desapareci con la expedicin de la Decisin 486 de 2000 que derog la mencionada Decisin 344. En consecuencia, hoy da no se exige que el secreto industrial o comercial conste por escrito o est grabado fijado en medio material alguno, puesto que se considera que lo secreto no es el documento mismo sino la informacin contenida en l. En cuanto al know how, en Colombia observamos como en un caso donde una empresa pretenda que se le indemnizara por la prdida del know how provocada por el estallido de una bomba, el Consejo de Estado de Colombia concluy que secreto industrial y el know how eran semejantes3:
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La mera posibilidad tcnica de aplicacin practica de los conocimientos cientficos debera ser suficiente para otorgarles la proteccin que cabe a los procedimientos tcnicos. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Rgimen Jurdico de los conocimientos tcnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 45 y 52. Los elementos de la definicin fueron tomados de Pachn, Manuel y Snchez Avila, Zoraida. El Rgimen Andino de la Propiedad Industrial. Bogot, Ediciones Jurdicas Gustavo Ibez, 1995, p. 181.

Colombia, Consejo de Estado. Sentencia 10299, julio 10/97, C.P.: Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.

 (S)iendo el know how el secreto que permite o facilita la produccin industrial un elemento intangible donde prima la inteligencia y la invencin, no puede el a quo entender cmo se destruye materialmente con una bomba y pretender una indemnizacin por ello. El mismo planteamiento lo estim vlido frente al good will. Y agreg: En el caso sub examine no existe secreto industrial qu proteger o know how como lo denomina el demandante usando la expresin angloamericana, no slo porque no se prob la existencia del mismo y mucho menos su destruccin, sino porque en el plenario existe prueba de que la produccin de la empresa se desarrollaba usando mtodos muy rudimentarios (), lo cual configura una causal para la no proteccin de la informacin al tenor de lo establecido por el artculo 73 de la norma andina. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio considera que los estudios o situaciones que facilitan la fabricacin de bienes o prestacin de servicios por parte de una empresa se pueden proteger por medio de la figura de los secretos industriales, mientras que la informacin que se relaciona con asuntos puramente comerciales como son la venta, la publicidad, relaciones con los consumidores y proveedores se puede proteger mediante la nocin de secretos comerciales. Ambos, sin embargo, estn sujetos a la misma regulacin 4. En resumen se puede decir que la informacin cubierta por un secreto empresarial en Colombia puede estar relacionada con uno, varios o todos los siguientes temas: La naturaleza, caractersticas o finalidad de un producto o servicio Los mtodos o procesos de produccin de un producto o servicio Los medios o formas de distribucin, comercializacin o prestacin de los productos o servicios 5.

Recordemos que datos, informacin y conocimiento no son lo mismo. Un dato es la representacin de un hecho o fenmeno a travs de signos, palabras, nmeros o seales que sirve para describir la realidad pero no proporciona interpretaciones ni juicios de valor 6.
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Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Sentencia 005, abril 3/06 As lo dispone el artculo 260 de la Decisin 486 de la Comunidad Andina.

Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Harvard Press, 1998. http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html. Recuperado el 15 de julio de 2008.

La palabra informar, en cambio, segn el Diccionario de la Real Academia Espaola, significa dar forma sustancial a algo 7. De ah que informacin sea la suma de los datos con sentido, relevancia y propsito 8. Los datos se convierten en informacin cuando una persona los contextualiza, categoriza, calcula, corrige y/o condensa 9. El conocimiento, por su parte, es la suma de los datos, la informacin y la experiencia personal o empresarial. El conocimiento se deriva de la informacin, as como la informacin se deriva de los datos. Sin embargo, tambin hay datos e informacin se derivan del conocimiento. Un documento es un objeto por medio del cual se muestra un dato, una informacin o un conocimiento. De ah que la legislacin colombiana haya determinado que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografas, cintas cinematogrficas, discos, grabaciones magnetofnicas, radiografas, talones, contraseas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carcter representativo o declarativo, y las inscripciones en lpidas, monumentos, edificios o similares 10. Consideramos que a travs de los secretos industriales y comerciales se pueden proteger datos (siempre que no sean fciles de obtener para personas versadas en la materia), informacin y conocimiento, estn o no contenidos en documentos, pues como se mencionaba arriba, la Decisin 486 de 2000 no exige que aquello que se protege a travs de secretos comerciales est plasmado en un documento 11. 1. Requisitos para la existencia de un secreto comercial

Diccionario de la Real Academia Espaola, edicin 22, 2001. www.rae.es. Recuperado 20 de julio de 2008.

Tomado de http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.1.pdf. Este sitio informa sobre los servicios y recursos de informacin con los que cuenta y ofrece el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de La Salle en Bogot, Colombia.
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Este tema ha sido tratado por Davenport, T. Working knowledge. Harward Press, 1998. http://citeseer.ist.psu.edu/davenport98working.html. Recuperado el 15 de Julio de 2008.
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Colombia, Cdigo de Procedimiento Civil. Artculo 251.

Tal vez a esa intangibilidad de los secretos industriales y comerciales se refera un juez norteamericano, cuando, al fallar un caso en el que un empresario haba demandado a su antiguo empleado por revelar su informacin confidencial, seal que a los ex empleados no se les poda borrar la memoria o practicar lobotomas. Si hay secretos industriales y comerciales que el empleado interioriza, no es posible exigirle que los borre. Estados Unidos, Fleming Sales Company v. Bailey, 611 F.Supp. 507, 514 (N.D. Ill. 1985).

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El Acuerdo para la Proteccin de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC- del cual Colombia es parte, prev que la informacin susceptible de ser protegida como secreto comercial debe cumplir los siguientes requisitos 12: a. Debe ser secreta La doctrina ha optado por sealar que es secreto el conocimiento que versa sobre cosas, procedimientos, hechos, actividades o cuestiones similares, que no sea generalmente conocido ni fcilmente accesible para personas que se mantienen en los crculos en los que normalmente se emplea el tipo de informacin en cuestin 13. La pregunta obvia que surge ante tal explicacin es la siguiente: Cuntos individuos pueden conocer un secreto antes de que este pierda la calidad de tal? Cabanellas sostiene que para poder hablar de informacin secreta debe tratarse de informacin que slo se encuentre en poder de un nmero limitado de personas: No cabe exigir, en ese sentido, que los conocimientos secretos solo sean accesibles a su titular, pues ello no solo va en contrava de la acepcin corriente de secreto, sino que impedira la utilizacin econmica de esos conocimientos 14. Sin embargo, el mismo autor reconoce que esa flexibilidad plantea la cuestin de determinar el grado en que los secretos pueden transmitirse sin perder el carcter de tales. En la prctica, qu sucede cuando se ha formalizado un contrato que tiene por objeto un secreto y ese secreto adquiere publicidad durante la ejecucin del mismo? La doctrina civilista considera que la obligacin de pagar regalas por concepto de dicho secreto cesa a partir de su divulgacin. Sin embargo, si el objeto del contrato no consiste nicamente en la transmisin del secreto, sino que incluye tambin otras prestaciones, es justo que se sigan pagando regalas por aqullas de manera proporcional 15.
Acuerdo para la Proteccin de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, artculo 39. El ADPIC fue ratificado por Colombia mediante la Ley 170 de 1994.
13 12

Ibd.

Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Rgimen Jurdico de los conocimientos tcnicos. Know how y secretos comerciales e industriales. Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1984, p. 55.
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Stumpf, Herbert. El contrato de know how. Bogot, Editorial Temis, 1984, p. 86 y 87.

En el derecho anglosajn la solucin es diferente. En el caso Listerine 16, el juez sentenci que los secretos comerciales podan ser licenciados por siempre, incluso despus de que se conociera su contenido y dejaran de ser secretos, pues todo dependa de la autonoma de la voluntad de las partes al acordar el contrato. Los hechos de ese proceso fueron los siguientes: En 1880 el doctor J. J. Lawrence invent una formula para preparar un lquido antisptico para mejorar el aliento de la boca al que le dio el nombre de Listerine. En 1881 negoci con Jordan Lambert un contrato mediante el cual este ltimo se comprometa a pagar a Lawrence o a sus herederos mensualmente la suma de 20 dlares por cada 100 botellas vendidas por l o sus herederos. Durante 75 aos el demandante Warner-Lambert Pharmaceutical Company pag esta suma a los herederos de Lawrence pero en el ao de 1956 solicit a un juez que ordenara la cesacin de los pagos porque la formula ya no era secreta. De hecho la formula haba sido publicada por varios cientficos en 1931 en la revista Journal of the American Medical Association. La Corte consider que la cesacin del secreto no tena nada que ver con el pago de las regalas pues en el texto del contrato no figuraba esa previsin. Expresamente el juez advirti La informacin sujeta a secreto puede ser rpidamente conocida o desconocida indefinidamente pero eso no significa que quien adquiere la frmula secreta a travs de un contrato vinculante puede eximirse de su obligacin de pagar regalas simplemente porque el secreto es descubierto por un tercero o por el pblico en general. Tal vez las cosas habran sido diferentes para Warner-Lambert si en 1881 hubiera dejado constancia en el contrato de que se dejaran de pagar regalas si la frmula adquira publicidad, pero eso mas de 100 aos despus es muy fcil decirlo. b. Que la informacin tenga un valor comercial por ser secreta. La informacin susceptible de ser protegida por el secreto tiene un valor comercial en la medida en que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y sea susceptible de ser transmitida a un tercero 17. Dicho valor puede ser efectivo o potencial, actual o futuro en el sentido que su conocimiento, utilizacin o posesin permite una ganancia, ventaja econmica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la conocen" 18.

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Estados Unidos, Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F.Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), aff'd 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960). Comunidad Andina, Decisin 486 de 2000, Artculo 260.

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Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. Documento sobre Acuerdos en de Confidencialidad, www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893. Recuperado el 25 de marzo de 2008.

En Estados Unidos los criterios jurisprudenciales aplicados para determinar el valor comercial de los secretos empresariales son diversos e incluyen, entre otros 19: El grado de conocimiento de la informacin referida que se tiene de empresa, fuera

El grado de conocimiento de la informacin que tienen los empleados y los colaboradores de la empresa, El nivel de medidas adoptadas para preservar la confidencialidad de la informacin, El valor de la informacin para su titular y para sus competidores La suma de dinero y esfuerzo empleado para su investigacin y desarrollo, La facilidad o dificultad para que la informacin pueda ser adquirida o duplicada por otros.

c. Que la persona que legtimamente la controla haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. No existe una definicin legal de aquello que se considera razonable y est bien que no la haya-, por lo cual es necesario acudir al diccionario de la lengua espaola, de acuerdo con el cual algo razonable es algo justo, lgico, conforme a la razn o suficiente 20. Si aplicamos esa definicin al asunto objeto de nuestro estudio, podemos decir que se toman medidas razonables para la proteccin de los secretos comerciales cuando se adoptan, de manera consciente, polticas y prcticas suficientes en trminos cualitativos o cuantitativos, segn las circunstancias, para mantener en secreto la informacin de que se trate. Al fin y al cabo no todo tipo de informacin puede protegerse a travs de las mismas herramientas. En este sentido, generalmente se habla de dos clases de medidas para mantener la informacin en secreto:

Galn Corona Eduardo. El objeto del secreto empresarial y la necesidad de una tcnica de tutela complementaria: propiedad industrial, propiedad intelectual y secreto empresarial. Citando Estados Unidos, Restatement of the Law Third, Unfair Competition, aprobado en 1995 de la American Law Institute, captulo 4, p. 146, en www.tesisenxarxa.net/TESIS_UAB/AVAILABLE/TDX-0405102104031//eml4de5.pdf. . Recuperado el 25 de mayo de 2008. Diccionario Espasa-Calpe S.A., Madrid, 2005, en www.wordreference.com/definicion/razonable. Recuperado el 25 de mayo de 2008.
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Medidas que tienden a informar al pblico que cierta informacin debe permanecer en secreto -notice measures-. Medidas fsicas de seguridad -physical security measures-, como las claves secretas, que buscan impedir que personas que no tienen autorizacin para obtener cierta informacin, la conozcan o utilicen.

El legislador ocasionalmente adopta medidas para proteger la reserva del secreto industrial y comercial de las compaas; tal es el caso, en Colombia, del artculo 48 de la Ley 222 de 1995, el cual prev que el derecho de inspeccin de los asociados a los libros y papeles de la sociedad no se extiende a aquellos documentos que versen sobre secretos industriales. Precisamente en este libro vamos a analizar y desarrollar cules son las medidas razonables que puede adoptar un empresario para proteger sus secretos comerciales. 2. LIMITACIONES A LA PROTECCIN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES La proteccin de los secretos empresariales se encuentra limitada por los siguientes factores21: a. Por la actividad inventiva de los competidores. El titular del secreto no puede impedir que terceros independientes desarrollen el mismo conocimiento por sus propios medios. b. La dificultad prctica de mantener secreto un secreto. Ya lo deca Benjamn Franklin: "Las tres cosas ms difciles en este mundo son: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo" 22. c. La ingeniera inversa o reverse-engineering: Si la ingeniera permite armar productos, la ingeniera inversa o reversa permite desarmarlos y determinar cuales son los principios que hacen que stos funcionen. En Colombia la ingeniera inversa es una figura bastante desconocida que, a menudo, ha sido asociada con lo ilegal o ilcito porque se cree que ella slo se utiliza para copiar o piratear productos, dispositivos o programas de computador. Se ignora que hay casos en los que la ingeniera inversa se emplea con fines lcitos, como por ejemplo cuando se utiliza para investigar las funciones que cumple un producto pero se disea uno diferente o cuando se
21

Colombia, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Proexport. www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2893. Recuperado el 27 de diciembre de 2007. Wikiquote. Franklin, Benjamine, en www.es.wikiquote.org/wiki/Benjamin_Franklin. Recuperado el 25 de mayo de 2008.
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utiliza para verificar si el producto de un competidor se fabric infringiendo una patente o un derecho de autor propios. De ah que en Estados Unidos se hable de dos tipos de ingeniera inversa respecto del software: la blanca o white box reverse engineering, mediante la cual se descompila el cdigo objeto de un programa buscando revelar la estructura y descubrir las interfases para propsitos de interoperabilidad (es decir de compatibilidad con otros programas) y la negra o black box reverse engineering, mediante la cual se analizan los input y output de un programa para su copia ilegal. Aunque el Digital Millenium Copyright Act DMCA- de Estados Unidos prohbe en trminos generales hacer ingeniera inversa sobre software, en muchos casos la jurisprudencia ha permitido hacerlo con base en la doctrina del uso justo o fair use. Especficamente las cortes norteamericanas han dicho que es justo hacer ingeniera inversa cuando se busca obtener compatibilidad o interoperabilidad entre diversos productos o para fines de investigacin y desarrollo. El caso clsico de interoperabilidad es el de Sega v. Accolade, 203 F.3d 596 (9th Cir. 1993). Accolade era una pequea compaa de software que haba prosperado gracias al desarrollo y venta de juegos compatibles con las consolas de Sega. A principios de la dcada de los noventa, Sega lanz una consola llamada Gnesis con unos dispositivos de seguridad que no soportaban los juegos de Accolade. Accolade aplic ingeniera inversa a las consolas, decodific unos programas de juegos de Sega y comenz a disear los suyos de tal forma que fueran compatibles con las consolas de aqulla. Sega demand a Accolade por infraccin a sus derechos de propiedad intelectual pero sta empresa aleg que los cdigos secretos y dispositivos de seguridad que Sega haba usado eran interfases publicas estndar, que no deban ser de propiedad de nadie en particular sino del publico en general. Accolade cit el ejemplo de las patas de los enchufes; cualquiera puede disear los enchufes como quiera pero las paticas que sirven para conectarlos a la toma de corriente de energa deben ser siempre iguales. La Corte le dio la razn a Accolade y sentenci que era posible hacer ingeniera inversa para copiar un software, sobretodo si lo que se busca con ello es obtener interoperabilidad entre varios programas. La Unin Europea ha enunciado unos principios similares. La Directiva europea 91/250/CEE que establece la Proteccin Jurdica de Programas de Ordenador contempla en el artculo 6 la excepcin de descompilacin para fines de interoperabilidad, as: La descompilacin y la modificacin del software se permiten con la nica finalidad de conseguir la interoperabilidad de programas independientes. La informacin as obtenida no puede ser usada para

otros fines que el mencionado ni proporcionada a terceras personas de no ser necesario para conseguir la deseada interoperabilidad. d. La informacin que se encuentra en el dominio pblico no se puede proteger como secreto empresarial: La informacin de dominio pblico ha sido definida como el conjunto de informacin a la que el pblico puede acceder sin infringir ninguna disposicin jurdica ni violar cualquier otro derecho comunitario (como los derechos indgenas) ni contraer obligacin alguna de confidencialidad. Por consiguiente, la informacin de dominio pblico se refiere al conjunto de obras u objetos de derechos conexos que toda persona puede explotar sin autorizacin, ya sea porque no estn protegidos en virtud de la legislacin nacional o el derecho internacional, o porque el plazo de la proteccin ha expirado 23. e. Informacin tecnolgica actualizada de consulta pblica: En la mayora de los pases existe la posibilidad de consultar los Bancos de Patentes24, es decir, bibliotecas de conocimiento que ofrecen al pblico toda la informacin que entregan los inventores a las oficinas de patentes de cada pas cuando solicitan tal reconocimiento. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es la entidad que permite la consulta pblica de toda la informacin tecnolgica relativa a las solicitudes de patentes. Adems, es quien certifica cualquier evento relacionado con una patente de invencin, modelo de utilidad o diseo industrial. Mediante la certificacin, puede conocerse si existe alguna persona con un derecho de propiedad industrial adquirido en el pas, es decir, si una patente est vigente, esto con el fin de poder comercializar un producto o utilizar un procedimiento sin que se infrinja este derecho 25. El Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia tiene las siguientes caractersticas 26:
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Provee informacin cientfica y tecnolgica actualizada. Tiene una estructura uniforme a nivel internacional. Contiene informacin que no se difunde en otro tipo de bibliografa.

Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Recomendacin sobre la promocin y el uso del multilingismo y el acceso universal al ciberespacio, en http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi08_publicdomain_es.pdf. Recuperado el 20 de mayo de 2008.
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Colombia, Superintendencia de Industria y Comercio. Consulta de Documentos Patentes. http://www.sic.gov.co/Tramites/Propiedad/ConsultaPatentes.php.

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Ibd.

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Colombia, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport. www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo3220DocumentNo2891.PDFRec uperado el 25 de mayo de 2008.

Esta organizada mediante resmenes que permiten al usuario obtener rpidamente una idea acerca del contenido de la patente sin tener que leer el documento completo. Est ordenado segn un sistema de clasificacin nico. Indica el nombre y direccin del solicitante, inventor y titular. Lleva una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la antigedad de las invenciones, o a la vigencia del derecho otorgado. Divulga informacin detallada acerca de las posibilidades de aplicacin prctica en la industria. Permite acceder a millones de documentos de manera inmediata.

Adicionalmente, el Banco de Patentes de la Superintendencia cuenta con colecciones cruzadas de documentos de patentes de diferentes pases, las cuales se encuentran clasificadas por temas y sectores tecnolgicos. Entre dichas colecciones se pueden mencionar las siguientes: Oficina Europea de Patentes (EPO), Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), Oficina Americana (Patent Images y USOPT) y Oficina Espaola (EP-ES).