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Referencia: Resolución
Nº 015444-2009/DSD-INDECOPISumilla: Recurso de Reconsideración
A la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI):
Andrea Tataje Montero
, identificada con Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº42565140, y
Carlos Gustavo Banda Saravia
, identificado con DNI Nº 42208174, ambosseñalando domicilio para estos efectos en calle Los Ficus Nº 376, distrito de San Isidro,provincia y departamento de Lima, quienes en adelante nos identificaremos de manera conjuntacomo los “
Recurrentes
”, a ustedes atentamente decimos:El 14 de setiembre de 2009 fuimos notificados con la Resolución Nº 015444-2009/DSD-INDECOPI de fecha 09 de septiembre, por medio del cual la Dirección de Signos Distintivos delINDECOPI nos denegó el registro del signo “El Pezweon” como Marca de Producto, señalandoque “el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro contenida en el incisop) del artículo 135° de la Decisión Nº 486 de la Comunidad Andina que establece el RégimenComún Sobre Propiedad Industrial”.
Sobre el particular, debido a que la prohibición contenida en el inciso p) del artículo 135° de laDecisión Nº 486 de la Comunidad Andina está referido a signos que “sean contrarios a la ley, ala Moral, al Orden público o a las Buenas Costumbres”, encontrándonos dentro del plazo legalinterponemos
Recurso de Reconsideración
contra la Resolución Nº 015444-2009/DSD-INDECOPI (en adelante la “
Resolución
”), porque
el signo “El Pezweon” no es contrarioa la Ley, la Moral, el Orden Público o a las Buenas Costumbres
, tal como demostramosa continuación.Sustentamos nuestro
Recurso de Reconsideración
en los siguientes argumentos de hecho,argumentos de derecho y el nuevo material probatorio que anexamos al presente escrito:
1. Antecedentes
1.1.
Los
Recurrentes
1
como parte de nuestras actividades profesionales, a finales del año2007 creamos al personaje “El Pezweon”. El personaje en cuestión surge de larepresentación gráfica de la adaptación de una muletilla
2
utilizada ampliamente en elargot juvenil peruano, para mayores detalles del origen del personaje puede observar el
Anexo-A
. “El Pezweon” es el protagonista de una historieta, originalmente publicada através de la Red Social Facebook
3
, los días lunes
4
, que a la fecha de presentación de esteescrito cuenta con más de veintisiete mil (27,000) fans, entendiendo el término “fan”como admirador o seguidor de alguien. La aceptación y acogida de “El Pezweon” -que esrepresentado a través de un “logotipo constituido por un diseño simple de un pez decolor azul con testículos rosados”-, ha llevado a que el personaje haya sido recogido entarjetas postales, polos, stickers, pines e, inclusive un
Libro denominado
“Las Aventuras de El Pezweon”
, publicado por el Grupo Editorial Norma (adjuntamoscopia del Libro y del Contrato de Edición, así como los productos señalados o fotos delmismos como
Anexo-B
), que recopila todas las historietas de la primera temporada.Cabe señalar que este libro, conforme consta en la página Web de Liberia Crisol queadjuntamos en el
Anexo-C
, desde su publicación, se ha encontrado en los primeroslugares de venta de las principales librerías.
1
Andrea Tataje Montero es Bachiller en Artes Plásticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y CarlosBanda Saravia estudiante de Publicidad en el Instituto Peruano de Publicidad.
2
muletilla.(Del dim. de muleta). Voz o frase que se repite mucho por hábito. En: www.rae.es
3
Véase: www.facebook.com
4
Las historietas se publican los lunes pues es el día menos querido de la semana.
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1.2.
Los
Recurrentes
–debido a la gran aceptación y acogida de “El Pezweon”-, hemosparticipado en conferencias (
Anexo-C
), conversatorios en librerías (
Anexo-C
),reportajes (
Anexos-D, Anexo-E, Anexo-F
), entrevistas radiales (
Anexo-E
) y televisivas (
Anexo-E
). Inclusive, con motivo de la publicación del
Libro “Las Aventuras de El Pezweon”
, publicado por el
Grupo Editorial Norma
,
fuimosinvitados a la
Presentación Oficial
de “Las Aventuras del Pezweon” en laXIV Feria Internacional del Libro de Lima
5
(Véase
Anexo-C
). Por otro lado,
debido al gran poder de convocatoria de “El Pezweon” este fue invitado, junto con
Artistas Internacionales
para promover el
Cuarto ConciertoBenéfico
de la Asociación sin fines de lucro
Un Techo para Mi País
(
Anexo-G
) conla finalidad de obtener fondos para financiar la construcción de casas en los lugares máspobres del Perú y Sudamérica; y, a participar junto con la
Wildlife WorldwideFoundation (WWF)
(
Anexo-G
) en “
La Hora del Planeta
” con la finalidad deaplacar los efectos del calentamiento global.
Éstas y otras apariciones públicas endiversos medios pueden ser apreciadas con mayor detalle en el Documento“Cronología de El Pezweon” que adjuntamos como Anexo-A
.
1.3.
Los Recurrentes somos titulares de los Derechos de Autor del personaje “ElPezweon”, tal como consta en el Asiento 01 de la Partida Registral Nº01150-2008 del Registro de Obras Artísticas
y Obras de Arte Aplicado delINDECOPI.
Adjuntamos copia del mismo como
Anexo-I
.
1.4.
Ahora bien, considerando que “El Pezweon” también identifica los productos quecomercializamos (Ver:
Anexo-A
referido a los Producto con el signo “El Pezweon”), confecha 20 de octubre de 2008 los
Recurrentes
solicitamos a la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI la inscripción en el Registro de Marcas del signo “ElPezweon” para que su denominación y el logotipo que lo identifica sean registradoscomo una Marca de Producto de la Clase 25 de la Calificación Internacional. Esto esimportante para nosotros ya que, por citar algunos ejemplos: (i) Veinte mil (20,000)tarjetas postales que producimos de manera conjunta con Alegoricom (Véase:
Anexo -B
) fueron distribuidas en ciento cuarenta y cuatro (144) establecimientos de Lima entrelos que se encuentran Centros Culturales, Centros Educacionales, Librerías y otros. Delmismo modo hemos producido “pines”, “stickers” y polos de “El Pezweon” que inclusivenos solicitan enviar fuera del País (Véase:
Anexo-B
).Todo lo señalado en los párrafos precedentes demuestra que tenemos legítimo interésen que se registre el signo de “El Pezweon” como una Marca de Producto bajo nuestratitularidad a efectos de poder distinguir los productos que elaboremos y pongamos adisposición del mercado.
1.5.
El 5 de diciembre de 2008, se hizo una publicación en el Diario Oficial El Peruano paraproteger a quienes pudieran sentirse afectados por nuestra solicitud de inscripción en elRegistro de Marcas del signo “El Pezweon”. No se presentó ninguna oposición a lamisma. (Adjuntamos copia de la publicación como
Anexo-J
)
1.6.
No obstante, luego de once (11) meses de presentada nuestra solicitud,
la Dirección deSignos Distintivos del INDECOPI determinó que el signo conformado por ellogotipo y la denominación “El Pezweon” se encuentra incurso en laprohibición contenida en el inciso p) del artículo 135° de la Decisión Nº 486de la Comunidad Andina, es decir, que es contrario a la Ley, a la Moral, alOrden Público o las Buenas Costumbres
, fundamentalmente porque “
va a ser entendido por los consumidores como una denominación procedente o derivada de la palabra huevón”
y por dicho motivo
“
(…)se ha determinado que el signo solicitado seencuentra incurso en la prohibición del registro (…)
”.
Lo que no resultacongruente con los antecedentes de “El Pezweon” y con los argumentossostenidos en las siguientes líneas
.
5
Organizada por la Cámara Peruana del Libro y auspiciada por el Ministerio de Educación y elInstituto Nacional de Cultura, entre otras entidades del Estado.
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2. La Resolución que deniega el registro del signo “El Pezweon” como Marcade Producto es arbitraria.
La
Resolución
es arbitraria por las siguientes razones: (i)
no especifica en qué supuestode la prohibición del inciso p) analizado se encuentra contenido el signo “ElPezweon”
; (ii)
no define
ni demuestra cómo el signo “El Pezweon” afectaría algunode los intereses jurídicos que protege dicha prohibición
; (iii)
discrimina y no aplicaal signo “El Pezweon” los mismos criterios aplicados a signos ya registrados comoMarcas de Producto y/o Servicio.2.1.
Como vuestra Dirección puede apreciar,
el inciso p) del artículo 135° de laDecisión Nº 486 de la Comunidad Andina recoge cuatro (04) supuestos deprohibición para registrar un signo como una Marca, esto es
cuando lossignos sean: (i) contrarios a la Ley; (ii) contrarios a la Moral; (iii)contrarios al Orden Público; o, (iv) contrarios a las Buenas Costumbres
.Esto se desprende del término conjuntivo “
o
” contenido en la redacción de dichoartículo, que justamente implica que no es lo mismo que un signo sea contrario a la Ley,a que se contrario a la Moral, el Orden Público o las Buenas Costumbres. Ahora bien,
dicha prohibición busca proteger o satisfacer los interesescolectivos de la sociedad, por tanto del Interés Público. La aplicación deesta prohibición será realizada de manera discrecional por laadministración pública, lo cual no implica una aplicación arbitraria de laprohibición en cuestión
como veremos más adelante (énfasis y subrayado nuestro).En ese sentido, tal como lo señala el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaídasobre el expediente 0090-2004-AA/TC “
(…)
las determinacionesadministrativas que se fundamentan en la satisfacción del interés públicoson también decisiones jurídicas, cuya validez corresponde a suconcordancia con el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, talesdecisiones, incluso cuando la ley las configure como “discrecionales”, no pueden ser “arbitrarias”, por cuanto son sucesivamente “jurídicas” y, por lo tanto, sometidas a las denominadas reglas de la “crítica racional”
(…)
”.
2.2.
La
Resolución
señala que “
el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibiciónde registro contenida en el inciso p) del artículo 135° de la Decisión N° 486
”; sinembargo,
no especifica cuál de los cuatro (04) supuestos recogidos en dichoinciso es el aplicable al caso concreto. En otras palabras, no precisa si “ElPezweon” es contrario a la Ley, o a la Moral, o al Orden Público o a lasBuenas Costumbres
. Asimismo, la justificación de la
DSD
resulta incongruente alrealizar el análisis sobre la base del término “Huevón” y no del personaje “El Pezweon”,su signo y trayectoria.
2.3.
En ese sentido, la
Resolución
no contiene una relación concreta o directa que justifique la negativa de la inscripción del signo “El Pezweon” como Marca de Producto.Tal como lo señala el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente Nº 3361-2004-AA/TC “
(…)
un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sóloexpresa la apreciación individual de quien ejerce la competenciaadministrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión,no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión
”
(énfasis nuestro).
2.4. Este accionar resulta perjudicial porque la Dirección de Signos Distintivos(DSD) apela a Conceptos Jurídicos Indeterminados
6
(Moral, Orden Público y Buenas Costumbres), de contenido complejo lo cual ciertamente impone ala Administración Pública, en este caso a la DSD, una mayor carga demotivación y no sólo alegar que porque el signo en cuestión se hayaderivado del término “Huevón” (que no consta de manera literal en el
6
Respecto a los Conceptos Jurídicos Indeterminados Véase: García de Enterría, Eduardo, “Democracia, ley einmunidades del poder”. Palestra, Lima, 2004.
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