Preguntas y Respuestas

sobre las ms recientes modificaciones introducidas

al Reglamento Comn del sistema de Madrid
P. 1 Por qu se modific el Reglamento Comn y se introduo nue!as Reglas"
Los cambios se introdujeron con el fin de simplificar la estructura del Reglamento
Comn y, en particular, proporcionar a los usuarios mayor informacin acerca de la
eventual proteccin de sus marcas en las Partes Contratantes designadas.
P. # Cundo entraron en !igor los cambios"
Los cambios entraron en vigor el 1 de setiembre de 2! "sin embargo, en este
sentido, v#ase tambi#n la pregunta !, m$s abajo%.
P. $ %nteriormente& la Regla 1' era la regla relati!a a las denegaciones pro!isionales
y declaraciones de concesin de proteccin. (e qu manera )a cambiado la
Regla 1'"
&l $mbito de aplicacin de la Regla 1' se (a reducido. )nteriormente, la Regla 1',
abordaba una serie de cuestiones, incluida la notificacin de una denegacin
provisional, junto con la comunicacin de informacin sobre la situacin provisional
y definitiva en relacin a la proteccin de una marca. Con la modificacin, la
Regla 1' se limita a(ora estrictamente al acto de la notificacin de una denegacin
provisional, estableciendo los re*uisitos *ue la +ficina debe cumplir en ese sentido.
,in embargo, los re*uisitos, en s- mismos, no (an cambiado.
P. * Cules son los cambios ms importantes que se )an producido"
&l cambio m$s importante en el Reglamento Comn es la introduccin de la nueva
Regla 1.ter. &sta nueva Regla se denomina /0isposicin definitiva relativa a la
situacin de una marca en una Parte Contratante designada1. &n gran medida, los
cambios introducidos en la Regla 1.ter son cambios en la terminolog-a, mas no en lo
sustantivo. )simismo, (ay una nueva Regla 1.bis. 2ayor informacin sobre estas
nuevas Reglas puede encontrarse en las respuestas a las siguientes preguntas.
P. + (e qu trata la nue!a Regla 1,ter"
La nueva Regla 1.ter (a mantenido la mayor-a de las caracter-sticas "anteriormente
contenidas en la Regla 1'% de la comunicacin por parte de una +ficina acerca de la
informacin concerniente a la situacin provisional y definitiva en relacin a la
pgina #
proteccin de una marca. ,in embargo, la nueva Regla (a reorgani3ado y brindado
nuevos t-tulos a dic(as caracter-sticas. )simismo, la Regla (a introducido una
pgina $
importante nueva caracter-stica de car$cter obligatorio, la cual contempla la
comunicacin de la situacin de la proteccin de una marca cuando, antes de la
e4piracin del pla3o de denegacin, se (a cumplido con todos los procedimientos
ante la +ficina y la misma (a decidido proteger la referida marca. &sta nueva
caracter-stica est$ contenida en la actual Regla 1.ter.
P. - Cmo se puede resumir lo que la nue!a Regla 1,ter ofrece"
Como se recordar$, si la +ficina (a decidido, de oficio, denegar la proteccin a una
marca, o si una marca es objeto de una oposicin por parte de un tercero, el primer
paso es la comunicacin por parte de la +ficina, a la +ficina 5nternacional, de lo *ue
se conoce como notificacin de denegacin provisional.
&sta notificacin deber$ llevarse a cabo dentro el per-odo de denegacin *ue resulte
aplicable. 0e conformidad con los principios del sistema de 2adrid, en caso *ue
una denegacin provisional no (aya sido notificada dentro de este per-odo, la marca
*uedar$ autom$ticamente protegida en la Parte Contratante en cuestin.
&n cuanto la mencionada notificacin se (aya producido, no e4istir$ ningn l-mite de
tiempo o restriccin para *ue la +ficina contine con el e4amen o con los
procedimiento de denegacin. ,in embargo, tan pronto como todos los
procedimientos ante dic(a +ficina (ayan sido concluidos, la +ficina deber$
comunicar a la +ficina 5nternacional la situacin definitiva en relacin a la
proteccin de la marca.
&sta comunicacin sobre la situacin definitiva en relacin a la proteccin de una
marca est$ contemplada en los p$rrafos 1%, 2% y 6% de la nueva Regla 1.ter.
Lo *ue una +ficina debe comunicar a la +ficina 5nternacional depender$ del
resultado final del procedimiento de e4amen. &stas comunicaciones pueden ser
ordenadas en categor-as, de acuerdo al tipo de informacin de *ue se trate.
P. ' Puede e.plicar las categor/as de la informacin que debe ser comunicada en
!irtud de la Regla 1,ter"
0eclaracin de Concesin de la Proteccin Cuando no se 7aya Comunicado
una 8otificacin de 0enegacin Provisional
&n t#rminos simples, cuando, antes de la e4piracin del per-odo para la denegacin,
todos los procedimientos ante la +ficina (ayan concluido y esta (aya decidido
conceder la proteccin a la marca, la +ficina deber$ "asimismo antes de la
e4piracin del pla3o de denegacin% enviar esta declaracin a la +ficina
5nternacional. &sto est$ previsto en el p$rrafo 1% de la Regla 1.ter.
pgina *
0eclaracin de Concesin de la Proteccin para 9odos los :ienes y
,ervicios, tras una 0enegacin Provisional
,i una +ficina (a notificado una denegacin provisional y posteriormente se retira
dic(a negativa, en el sentido de *ue todos los productos y servicios est$n a(ora
protegidos, entonces una declaracin a ese efecto deber$ ser enviada a la +ficina
5nternacional. &sto est$ previsto en el p$rrafo 2%i%, de la Regla 1.ter.
0eclaracin de Concesin de la Proteccin para )lgunos de los :ienes y
,ervicios, tras una 0enegacin Provisional
,i una +ficina (a notificado una denegacin provisional y posteriormente retira
parcialmente dic(a negativa, en el sentido de *ue algunos de los productos y
servicios est$n a(ora protegidos, entonces una declaracin a ese efecto deber$ ser
enviada a la +ficina 5nternacional. &sto est$ previsto en el p$rrafo 2%ii% de la
Regla 1.ter.
Confirmacin de la 0enegacin Provisional 9otal
,i una +ficina (a notificado una 0enegacin Provisional 9otal y m$s tarde confirma
dic(a negativa, entonces una declaracin a ese efecto deber$ ser enviada a la
+ficina 5nternacional. &sto est$ previsto en el p$rrafo 6% de la Regla 1.ter.
0ecisiones ;lteriores
Puede ocurrir *ue, con posterioridad a la conclusin de los procedimientos ante la
+ficina, e4istan otros procedimientos ulteriores *ue afecten la proteccin concedida
a una marca como, por ejemplo, una decisin judicial. ,i una +ficina tiene
conocimiento de una decisin ulterior, deber$ comunicar dic(a informacin a la
+ficina 5nternacional, en conformidad con el p$rrafo <% de la Regla 1.ter.
P. , Cuando la 0ficina en!/a la declaracin de concesin de la proteccin para
algunos de los bienes y ser!icios& tras la notificacin de una denegacin pro!isional&
la 0ficina est obligada a indicar los productos y ser!icios que estn protegidos. 1in
embargo& se permite a la 0ficina indicar& alternati!amente& los bienes y ser!icios que
no estn protegidos"
8o. La +ficina est$ obligada a indicar los productos y servicios *ue est$n
protegidos, en forma positiva. ,in embargo, cuando se protejan todos los productos y
servicios en una determinada clase, no ser$ necesario detallar los bienes y servicios
en cuestin. &n tal caso, bastar$ con indicar /todos los bienes "o, todos los
servicios% en la clase =1
pgina +
P. 2 3a comunicacin obligatoria de una declaracin de concesin de la proteccin&
cuando no e.isten moti!os de denegacin y se )a decidido conceder la proteccin a la
marca 4Regla 1,ter.155& es una nue!a caracter/stica del sistema de Madrid. (ebe una
0ficina aplicar este procedimiento inmediatamente a partir del 1 de setiembre
de #662"
8o. ) pesar de *ue la disposicin impone a la +ficina la obligacin de emitir este
tipo de declaracin "antes de la e4piracin del pla3o de denegacin%, la entrada en
vigor de dic(a obligacin se (a postergado (asta el 1 de enero de 211, de modo *ue
las +ficinas *ue puedan tener dificultades para aplicar esta disposicin, cuenten con
el tiempo necesario para prepararse. ,in embargo, esta postergacin slo afecta a la
declaracin de concesin de la proteccin contemplada en el p$rrafo 1% de la
Regla 1.ter.
P. 16 Cuando la 0ficina en!/e una declaracin de concesin de la proteccin& en
!irtud del prrafo 15 de la Regla 1,ter& puede indicar los productos y ser!icios que son
obeto de proteccin"
8o. Por definicin, una declaracin de concesin de la proteccin *ue se env-a de
conformidad con la Regla 1.ter.1%, es una declaracin en el sentido de *ue se (a
concedido la proteccin a todos los bienes y servicios. Por ello no es adecuado
indicar los bienes y servicios y, si e4istiese dic(a indicacin, la misma no ser$
tomada en cuenta por los e4aminadores de la +ficina 5nternacional.
P. 11 Puede una 0ficina en!iar una declaracin de concesin de proteccin& en
!irtud del prrafo 15 de la Regla 1,ter& despus de la fec)a de e.piracin del pla7o de
denegacin"
8o. &n este caso, la declaracin carece de propsito, dado *ue, en ausencia de la
comunicacin de una notificacin de denegacin provisional de la proteccin en el
pla3o de la denegacin, una marca *ueda autom$ticamente protegida en el marco del
sistema de 2adrid.
P. 1# 1i la obligacin de en!iar una declaracin de concesin de la proteccin& en
!irtud del prrafo 15 de la Regla 1,ter& no es obligatoria sino )asta el 1 de enero
de #611& significa esto que la 0ficina deber esperar )asta esa fec)a& para comen7ar a
en!iar tales declaraciones"
8o. 2uc(as +ficinas ya (an comen3ado a enviar tales declaraciones, incluso antes
de *ue se aprobara el re*uisito previsto en el p$rrafo 1% de la Regla 1.ter. ,i la
+ficina est$ en condiciones de enviar esa declaracin, incluso antes del 1 de enero
de 211, se insta encarecidamente a *ue lo (aga. 2ediante el env-o de dic(a
declaracin, la +ficina permite al titular de una marca establecer definitivamente
*ue la misma est$ protegida, sin *ue dic(o titular tenga *ue esperar (asta *ue el
per-odo de denegacin (aya vencido.
pgina -
P. 1$ 8.isten sanciones en caso de que una 0ficina se niegue a en!iar una
declaracin de concesin de la proteccin en !irtud del prrafo 15 de la Regla 1,ter"
8o. &l principio general contina siendo *ue, en ausencia de una notificacin de
denegacin provisional dentro de los pla3os establecidos por los tratados, la marca
deber$ ser protegida en el territorio de la Parte Contratante designada en cuestin.
&sto es lo *ue se conoce como el principio de aceptacin t$cita. ,in embargo, al no
enviar la declaracin de concesin de la proteccin, la +ficina priva a los titulares
de valiosa informacin sobre la situacin definitiva acerca de la proteccin de sus
marcas.
P. 1* %ntes de la re!isin del Reglamento Comn& la 0ficina 9nternacional )ab/a
puesto a disposicin de las 0ficinas una amplia gama de formularios tipo para su uso
en relacin con el procedimiento de denegacin. :an sido actuali7ados los
formularios tipo para tener en cuenta los cambios y adiciones al Reglamento Comn"
,-. Los formularios tipo (an sido actuali3ados y la gama de formularios tipo se (a
ampliado. Los formularios se pueden encontrar en la p$gina 5nternet del ,istema de
2adrid, en la siguiente direccin>
(ttp>??@@@.@ipo.int?madrid?es?contractingAparties?modelAforms.(tml
P. 1+ 8st una 0ficina en la obligacin de utili7ar los formularios tipo"
8o. ;na +ficina no est$ obligada a utili3ar los formularios tipo, pero se pide
encarecidamente a todas las +ficinas *ue lo (agan. Los formularios tipo se (an
elaborado en forma tal *ue reflejen plenamente el contenido de las normas
pertinentes del Reglamento Comn. ,i los formularios tipo son adoptados por una
+ficina, e4iste, en consecuencia, un menor riesgo de *ue una +ficina pueda incurrir
en una irregularidad.
P. 1- Puede una oficina modificar los formularios tipo"
,-. ;na +ficina puede modificar los formularios tipo a fin de adaptarlos a las
circunstancias particulares relativas espec-ficamente a la mencionada +ficina. ,in
embargo, la +ficina 5nternacional recomienda encarecidamente *ue una +ficina *ue
se proponga modificar los formularios tipo lo (aga en colaboracin con la +ficina
5nternacional, la misma *ue se encuentra llana a asistir a las +ficinas.
,i se propone modificar los formularios tipo, la +ficina deber$ asegurar *ue los
formularios modificados se basen, lo m$s fielmente posible, en los formularios tipo
facilitados por la +ficina 5nternacional. )simismo, la +ficina deber$ corroborar *ue
sus formularios se refieren a las nuevas Reglas y no al Reglamento Comn anterior a
las modificaciones. &n particular, la +ficina deber$ cerciorarse de *ue sus
formularios contengan una indicacin a la Regla *ue resulte aplicable e, igualmente
importante, al p$rrafo de la referida Regla. )dicionalmente, se pide *ue en los
formularios modificados se siga la secuencia de numeracin *ue figura en los
formularios tipo.
pgina '
P. 1' Cul es el propsito de la nue!a Regla 1,bis& relati!a a la situacin pro!isional
de una marca"
)n antes de la revisin al Reglamento Comn, e4ist-a la posibilidad de *ue una
+ficina *ue no (ubiese notificado una denegacin provisional dentro del per-odo
aplicable, pudiera e4pedir, facultativamente, una declaracin en el sentido de *ue el
e4amen de oficio (ab-a terminado con una opinin favorable, pero *ue la proteccin
de la marca *uedaba an sujeta a una eventual oposicin. &sto fue considerado por
algunos usuarios del sistema como informacin til. )simismo, la pr$ctica de enviar
dic(as declaraciones ya (ab-a sido adoptada por varias +ficinas.
&sta declaracin facultativa se (a mantenido en las enmiendas al Reglamento Comn
y se encuentra en el p$rrafo 1%a% de la Regla 1.bis.
,in embargo, esta declaracin facultativa se (a ampliado para ofrecer,
adicionalmente, el env-o de una declaracin incluso despu#s de *ue una +ficina (aya
inicialmente notificado una 0enegacin Provisional pero *ue, tras el e4amen de
oficio, (aya decidido retirar dic(a denegacin. 0ic(o de otro modo, en lo *ue
concierne a la +ficina, el e4amen (a concluido favorablemente, pero, de nuevo, la
proteccin de la marca est$ an sujeta a una oposicin.
&sta declaracin facultativa adicional est$ contenida en el p$rrafo 1%b% de la
Regla 1.bis.
P. 1, 8n relacin a la declaracin facultati!a relati!a a la situacin pro!isional de la
proteccin de una marca y& en particular& en lo que respecta al prrafo 15b5 de la
Regla 1,bis& puede una 0ficina en!iar dic)a declaracin an cuando& )abiendo
notificado pre!iamente una denegacin pro!isional de oficio& )aya posteriormente
retirado parcialmente dic)a denegacin"
8o. Por ejemplo, si del e4amen de oficio conducido por una +ficina *ue (a
notificado una 0enegacin Provisional, en relacin con las clases !, 1B y 1', resulta
*ue dic(a +ficina retira posteriormente su negativa respecto de las clases ! y 1B,
pero mantiene la misma respecto de la clase 1', en tal caso no es conveniente enviar
a la +ficina 5nternacional una declaracin en virtud del p$rrafo 1%b% de la
Regla 1.bis. La declaracin facultativa adicional deber$ ser enviada slo en el caso
*ue una denegacin provisional de oficio (aya sido totalmente retirada.
P. 12 Por qu se )a sido modificada la Regla 1- y cul es la consecuencia de esa
enmienda"
La Regla 1C se refiere nicamente a a*uellas +ficinas *ue (an (ec(o una
declaracin para e4tender el per-odo de denegacin a 1. meses o para un per-odo
mayor a 1. meses en el caso de una denegacin basada en una oposicin.
pgina ,
;na +ficina *ue (a informado a la +ficina 5nternacional de la posibilidad del env-o
de una notificacin de denegacin provisional, basada en una oposicin, est$
obligada, asimismo, a informar a la +ficina 5nternacional sobre las fec(as de inicio y
fin del per-odo de oposicin. &s probable *ue dic(as fec(as no se cono3can con
certe3a al momento de enviarse la mencionada notificacin. Por tal motivo,
anteriormente "p$rrafo 1%b% de la antigua Regla 1C% se estipulaba *ue la +ficina
enviase dic(a informacin, a m$s tardar, simult$neamente con el env-o de una
notificacin de denegacin provisional basada en una oposicin.
&n muc(os casos, dic(a oposicin nunca ocurr-a. Por consiguiente, con frecuencia
las fec(as de inicio y fin del per-odo de oposicin no eran enviadas a la +ficina
5nternacional. &sta situacin generaba incertidumbre en los titulares, por lo *ue,
para remediar la mencionada situacin, la Regla (a sido enmendada en el sentido
*ue si las fec(as del per-odo de oposicin no se conocen, ser$ necesario *ue, tan
pronto como se cono3can, la +ficina las (aga saber a la +ficina 5nternacional "y no
como suced-a anteriormente, a m$s tardar, simult$neamente con el env-o de una
notificacin de denegacin provisional basada en una oposicin%.
P. #6 1i& por eemplo& una 0ficina desea en!iar a la 0ficina 9nternacional las fec)as
del per/odo de oposicin 4de conformidad con la Regla 1-.15b55 y& al mismo tiempo&
una declaracin en cuanto a la situacin pro!isional de una marca 4de conformidad
con el prrafo 15a5 de la Regla 1,bis5& puede la 0ficina comunicar a la 0ficina
9nternacional ambas circunstancias en un solo documento"
8o. &s preferible *ue, para la administracin de los procedimientos por parte de la
+ficina 5nternacional, formularios separados sean utili3ados por las +ficinas para
cada comunicacin individual con la +ficina 5nternacional. Por ejemplo, en el caso
anterior, la +ficina podr-a utili3ar el formulario tipo 2 y, asimismo, el formulario
tipo ..
P. #1 :a puesto a disposicin la 0ficina 9nternacional un formulario tipo para uso de
las 0ficinas a los efectos de la notificacin de una in!alidacin en !irtud de la
Regla 12 del Reglamento Comn"
8o. 8o (ay ningn formulario tipo para este propsito. ;na oficina no debiera
tratar de adaptar los formularios tipo para notificar una invalidacin.