Propiedad Intelectual Coecyt Junio 2009

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
Csar Garca Lpez 2004-2009

ME DEJO COPIAR?
BENEFICIOS DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL
MATERIAL PREPARADO POR:
ING. CSAR GARCA LPEZ
Competitividad Intelectual
JUNIO DE 2009
Como los activos construyen el contenido del producto
producto
Patente
Diseo
industrial
Derecho
de
autor
Secreto
industrial
Diseo
Empaquetado
Caracteristicas
Funciones
Marca
Registrada
Proceso
Modelo de
utilidad
Garanta
Servicio
Post-venta
Finanzas
Asesoramiento
Tiempo
de
entrega
Valor
Agregado
Precio
Servicio
previo a
la venta
Reputacin
Imagen
corporativa
Nombre de marca
Organizacin
Recomendaciones
de otros
Percepcin
de
alta
calidad
Percepcin
de
valor
Sociabilidad
LA EMPRESA Y SU ENTORNO
Empresa
lder
empresa
Tecnologa con
licencia
Tecnologa
propia
Tecnologa de
dominio publico
Tecnologa
de terceros
Mercado
exclusivo
Mercado a
compartir
(Regalias)
Mercado libre
Mercado
ajeno
Mercado limitado
(Pago de licencias)
Empresa
imitadora
LA VIDA DE UNA IDEA
MI
IDEA
IDEA
DE
TODOS
G
E
N
E
R
A
C
I
N
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V
A
L
U
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P
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C
I
N
U
T
I
L
I
Z
A
C
I
N
DEL PROBLEMA...
...AL INVENTO
UN MUNDO DE POSIBILIDADES
ARTE
IMAGEN TECNOLOGA
PATENTE
MODELO
DE
UTILIDAD
ESQUEMA
DE
TRAZO
DISEO
INDUSTRIAL
MARCA
AVISO
COMERCIAL
DENOMINACIN
DE
ORIGEN
DERECHOS
DE
AUTOR
SECRETO
INDUSTRIAL
$
MARCA
PATENTE
RELACIN DEL VALOR EN FUNCIN DEL TIEMPO
SECRETO
INDUSTRIAL
t
LAS PATENTES, LAS MS ATRACTIVAS PARA INVERSIONISTAS
1 2 3 4 5
Patente Otorgada
Solicitud de Patente
Derechos de Autor
Secretos, Diseos, Esquemas
Marcas Registrada
Nivel de atraccin de negocios para inversin
1 = No del todo
2 = Muy poco
3 = Algo de alcance
4 = Grande
5 = Muy grande
VIGENCIA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Y EL DERECHO DE AUTOR
VIGENCIA
PATENTE
MODELO DE
UTILIDAD
DISEO
INDUSTRIAL
MARCA
HASTA
20 AOS
HASTA
10 AOS
HASTA
15 AOS
10 AOS
RENOVABLES RENOV
AVISO
COMERCIAL
DERECHO DE
AUTOR
10 AOS
ABLES
TODA LA
VIDA DEL
AUTOR
+
100 AOS
TARIFAS
OFICIALES
$8714.00 * $2184.00 * $2184.00 * $2493.00 $412.00 $148.00
* 50% DE DESCUENTO EN CASO DE INVENTORES INDEPENDIENTES, MICRO Y PEQUEAS
EMPRESAS, CENTROS DE INVESTIGACIN PUBLICOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIN
PROPIEDAD INTELECTUAL
DERECHO DE
AUTOR
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
ROLES DEL JUEGO
DELIMITAR
ALCANCE DE
PROTECCIN
OBSERVANCIA
DE LA LEY
VISIN DE
NEGOCIOS
LEY
NACIONAL
ASPECTOS
LEGALES
MERCADOS
COMPETENCIA
ACCIONES
LEGALES
AVANCES
TECNOLGICOS
DETECCIN
INFRICCIONES
DE TERCEROS
SALVAGUARDA
DE SU
PROPIEDAD
INTELECTUAL
$
DETERMINAR
ALCANCE DE
PROTECCIN
POLTICAS
EN PROPIEDAD
INTELECTUAL
OFICINA EXTRANJERA
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL
SOCIOS
LEY
EXTRANJERA
DERECHOS DE AUTOR
La forma de
expresin
Escritor, Pintor, Msico, Fotgrafo,
Escultor, Coregrafo, Dibujante, Arquitecto,
Programador de Cmputo, Diseador Grfico,
Creativo de Radio, TV y Cine
DERECHOS DE AUTOR
LIBROS, FOLLETOS Y OTROS ESCRITOS
MUSICA CON O SIN LETRA
DRAMATICA
DANZA, COREOGRAFIA Y PANTOMIMICA
PICTORICA O DE DIBUJO
ESCULTORICA Y DE CARACTER PLASTICO
CARICATURAS E HISTORIETAS
ARQUITECTONICA
CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUALES
PROGRAMAS DE RADIO Y TV
PROGRAMAS DE COMPUTO
FOTOGRAFIA U OBRA GRAFICA EN SERIE
ARTE APLICADO-DISEO GRAFICO O
TEXTIL
COMPILACION - ENCICLOPEDIAS,
ANTOLOGIAS, BASE DE DATOS
REGISTROS DE
DERECHOS
DE AUTOR
CREACIONES
ARTISTICAS Y
LITERARIAS
LA ESENCIA DE LA EXPRESIN
SUPONGAN QUE EN UN EDIFICIO DE UNA EMPRESA SE
INCLUYE LA SIGUIENTE OBRA ARQUITECTNICA
PUEDE INFRINGIR UN DERECHO DE AUTOR?
RESPUESTA: SI, EN DADO CASO QUE LA PORCIN
ARQUITECTNICA ANTERIOR SEA CONSIDERADA
COMO PARTE ESENCIAL DE LA SIGUIENTE OBRA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
SIGNOS
DISTINITIVOS
PROPIEDAD
INDUSTRIAL
SECRETOS
INDUSTRIALES
INVENCIONES
MARCA INOMINADA
MARCA NOMINATIVA
MARCA MIXTA
MARCA TRIDIMENCIONAL
MARCA
FRASE O SLOGAN
SIGNOS
DISTINTIVOS
AVISO
COMERCIAL
DENOMINACIN
DE ORIGEN
PRODUCTO QUE DEPENDE DE LAS
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL
LUGAR
PARA OBTENER UNA MARCA SE NECESITA:
SER
FONTICAMENTE
DIFERENTE A MARCAS
EXISTENTES O
EN SOLICITUD
Ipod vs
Hipo
NO SER
DESCRIPTIVA
DEL PRODUCTO
O SERVICIO
barezito
para un bar
NO INDICAR
ATRIBUTOS DEL
PRODUCTO
O SERVICIO
famoso
SER
GRFICAMENTE
DIFERENTE A MARCAS
EXISTENTES O
EN SOLICITUD
Nardi vs
Naroli
SER
CONCEPTUALMENTE
DIFERENTE A MARCAS
EXISTENTES O
EN SOLICITUD
Cuestin de
Escrupulos
Vs
Cuestin de
Principios
EJEMPLOS:
LISTA DE CLIENTES Y PROVEEDORES
FRMULAS SECRETAS
LNEAS DE PRODUCCIN
INTENTOS FALLIDOS
TCNICAS DE COMERCIALIZACIN
TCNICAS DE DISTRIBUCIN
SECRETOS
INDUSTRIALES
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SECRETO INDUSTRIAL
Protege solo a la
aplicacin clave
No previene el desarrollo
independiente de ideas
Mayor costo en caso
de litigio
Hay proteccin mientras
se mantenga en secreto
Baja remuneracin
por regalas
Riesgo de perderse por
la rotacin de empleados
Prohibe la publicacin
FORMA Y ASPECTO ORNAMENTAL
DISEO INDUSTRIAL: combinacin de
figuras, lneas o colores
MODELO INDUSTRIAL: forma
tridimensional
DISEO
INDUSTRIAL
INVENCIONES
PATENTES
MODELO DE
UTILIDAD
FUNCIONES TCNICAS
MTODOS
SISTEMAS
APARATOS O DISPOSITIVOS
FORMULAS QUMICAS
MODIFICACIN EN DISPOSICIN, CONFIGURACIN,
ESTRUCTURA O FORMA DE OBJETOS, UTENSILIOS, Y
APARATOS O HERRAMIENTAS PARA PRESENTAR
UNA FUNCIN DIFERENTE
ESTRUCTURACIN Y
DESARROLLO
DE PATENTES,
MODELOS DE
UTILIDAD,
DISEOS INDUSTRIALES
PARA OBTENER UN DISEO INDUSTRIAL SE NECESITA:
APLICACIN
INDUSTRIAL
NOVEDAD
EJEMPLO DE DISEO INDUSTRIAL
Y DNDE EST EL ERROR?
CLAVE: PROTEGER CADA PORCIN ATRACTIVA DEL PRODUCTO
DISEO 1 DISEO 2
PARA OBTENER UN MODELO DE UTILIDAD SE NECESITA:
APLICACIN
INDUSTRIAL
NOVEDAD
PARA OBTENER UNA PATENTE SE NECESITA:
APLICACIN
INDUSTRIAL
NOVEDAD
ACTIVIDAD
INVENTIVA
(SALTO EN EL
CONOCIMIENTO)
OBJETVOS DE LA PATENTE
ESCUDO
VANIDAD
EVITAR
O
GANAR
UN LITIGIO
ARMA DE
ATAQUE
OBTENER EL
MAYOR VALOR
DE VENTA
CRITERIO PARA UNA PATENTE VALIOSA
ESCRITA CON
ENTENDIMIENTO
DE LA
INDUSTRIA
ESCRITA CON
ENTENDIMIENTO
DEL
NEGOCIO
DETECTABLE INEVITABLE
CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE PATENTE O
MODELO DE UTILIDAD
TITULO DEL INVENTO
CAMPO TCNICO DE LA INVENCIN
ANTECEDENTES DEL INVENTO
DESCRIPCIN DE LA INVENCIN
REIVINDICACIONES
RESUMEN
DIBUJOS
QU INVENTAR O DESARROLLAR?
ESPACIO PARA LA EXPANSIN
TECNOLGICA
TECNOLOGA NUEVA O
TECNOLOGA DOMINANTE
MAYOR VALOR
HUECO TECNOLGICOS
TECNOLOGA MODIFICADA,
POSIBLEMENTE SER TECNOLOGA
DOMINADA -> 90% DE LOS INVENTOS
VALOR MEDIO
ESTADO DE LA TCNICA
O ARTE PREVIO
TECNOLOGA
EXISTENTE
VALOR NULO
COMO LEER LAS REIVINDICACIONES?
Motor
Conduccin
por Volante
de direccin
Transmisin
Llantas
Motor
Conduccin
por Palancas
Transmisin
Oruga
INVENTOR A
INVENTOR B
LA CLAVE: GENERALIZAR O AGRUPAR
FUENTES DE
PODER
MEDIOS
PARA MOVIMIENTO
MEDIOS
DE CONDUCCIN
TRANSMISIN
ABOGADO O AGENTE
DE PATENTES
Fuente de
Poder
Medios de
Conduccin
Transmisin
Medios para
Movimiento
Motor
Conduccin
por Volante
de Direccin
Transmisin
Llantas
Motor
Conduccin
por Palancas
Transmisin
Oruga
INVENTOR A
INVENTOR B
ABOGADO O AGENTE
DE PATENTES
TIPOS DE REIVINDICACIONES
INDEPENDIENTE
REIVINDICACIN
DEPENDIENTE
PARTES DE LA REIVINDICACIN
PREMBULO
(O FRASE INTRODUCTORIA)
FRASE DE TRANSICIN
PARTES
CUERPO
FRASE DE TRANSICIN
INDICA S EL CUERPO EST ALGO ABIERTA O CERRADA A ELEMENTOS
ADICIONALES
ABIERTA
COMPRENDE
INCLUYE
CONTIENE
CONSISTE ESCENCIALMENTE DE
TIPO
CERRADA
CONSISTE DE
COMPUESTO DE
CONSTITUIDO DE
PUNTOS IMPORTANTES AL HACER LAS REIVINDICACIONES
DETERMINAR CUAL ES LA INVENCIN?
APARATO
MTODO
SISTEMA
COMPOSICIN DE LA MATERIA
DETERMINAR QU ES LO NUEVO?
GENERALIZAR TERMINOS
POLIGONO VS. RECTANGULAR
METALICO VS. ACERO
HERRAMIENTA VS. PINZA
ETC.
CLASIFICAR LOS ELEMENTOS DEL INVENTO
QUE SON:
INDISPENZABLES
(MEJOR ALTERNATIVA)
INCLUIRLOS EN LA REIVINDICACIN
INDEPENDIENTE
OPCIONALES
(ALTERNATIVAS OPCIONALES)
INCLUIRLOS EN LAS REIVINDICACIONES
DEPENDIENTES
PROCESO PARA REDACTAR UNA PATENTE
PASO 0: Involucrese en el ambiente industrial y de negocios relativos a su invento.
PASO 1: Determinar cual es el invento: Un aparato, un dispositivo, un mtodo, un sistema,
una composicin de la materia.
PASO 2: Determinar cual es la novedad.
PASO 3: Identificar cada uno de los elementos del invento con un nombre corto y
genrico que sea relativo a lo qu es, si es necesario base el nombre en un diccionario
tcnico.
PASO 4: Organizar los elementos del invento en indispensables, o secundarios y en
elementos de slo apoyo para la descripcin de ambiente de la realizacin o
aplicacin del invento pero que no forman parte de este. Los elementos indispensables irn en
la reivindicacin independiente, los elementos secundarios sern delegados a las
reivindicaciones dependientes, mientras que los elementos de apoyo a la descripcin del
ambiente de aplicacin sern incluidos en el prembulo.
PASO 5: Establecer la relaciones funcionales y operativas entre los elementos
indispensables y los secundarios y entre ellos.
PASO 6: Generalizar trminos y determinar su uso: substancialmente, generalmente,
polgono en lugar de rectangular, etc.
PASO 7: Redactar la reivindicacin independiente.
PROCESO PARA REDACTAR UNA PATENTE (Cont...)
PASO 8: Verificar que la reivindicacin independiente contemple todas las variantes
de realizacin contempladas. Si es necesario redacte de nuevo, tantas veces sea
necesario, la reivindicacin.
PASO 9: Visualizar el cmo se le dara la vuelta a la reivindicacin. Si se presenta esto,
redacte de nuevo, tantas veces sea necesario, la reivindicacin hasta evitar, en la mayor
medida posible, que no se le pueda dar la vuelta.
PASO 10: Lee tu reivindicacin y verifica si se distingue del estado de la tcnica,
pregntate algo como: qu problema es resuelto por el invento?, cmo fue resuelto el
problema por el estado de la tcnica?, cules fueron los defectos de las soluciones ofrecidas
por el estado de la tcnica?, cules son las ventajas que ofrece el invento?. Si se presenta la
necesidad de hacer una diferencia respecto al estado de la tcnica, redacte de nuevo, tantas
veces sea necesario, la reivindicacin hasta lograr la diferencia.
PASO 11: Redacte las reivindicaciones dependientes.
PASO 12: Con el propsito de dar fundamento a las reivindicaciones, hasta el
momento redactadas, proceda a describir de una forma clara el o los modo(s) de
realizacin del invento que estn dentro del alcance de la reivindicacin en la
descripcin detallada de la invencin, asegurndose de mantener adecuadamente los
trminos empleados para identificar elementos, funciones, ingredientes o pasos de
operacin. Si es necesario definir conceptos o trminos para darle un significado aplicable al
invento se incluye una definicin del trmino, con el propsito de evitar en caso de litigio que
un juez le de el significado el cual puede ser a favor o en contra.
PASO 13: Si es necesario incluya dibujos que apoyen su descripcin de tal forma que
en el texto se haga referencia a los identificadores mostrados en los dibujos. A medida
que incluye dibujos o figuras vaya haciendo una descripcin breve del propsito de la figura e
incluye dicha descripcin en la seccin llamada descripcin breve de las figuras. Recuerde que
las figuras como tal van por separado, sin indicar texto, textura de material o dimensiones, solo
debe tener identificadores de preferencia numricos a los elementos del invento.
PASO 14: Si cree conveniente redacte otra reivindicacin independiente para
contemplar otro alcance. Es decir, tal vez la primera reivindicacin independiente redactada
es relativa a un mtodo, pero una segunda reivindicacin independiente puede ser relativa al
sistema. Para esto repita todos los pasos anteriores.
PASO 15: Una vez que tenga todas las reivindicaciones redactadas, proceda a redactar
la seccin llamada sumario de la invencin donde en base slo a las reivindicaciones
independientes describa los objetivos de la invencin.
PASO 16: Redactar los antecedentes del invento describiendo el problema y las
soluciones presentadas por el estado de la tcnica que encontr, trate de describir en base a las
limitaciones encontradas en el estado de la tcnica la necesidad de tener una solucin pero sin
indicar como su solucin lo hace. Es decir en esta seccin no se recomienda mencionar algo
relativo al invento pues se puede dar a entender que parte o la totalidad del invento ya es
conocido y por tanto no es novedoso. Si menciona documentos de patente como parte del
estado de la tcnica, indique el nombre completo del inventor, el nmero oficial de documento
de patente y un pequeo resumen de este.
PASO 17: Redacte el campo tcnico de la invencin indicando el rea tecnolgica en
que el invento cae.
PASO 18: Redacte el titulo.
PASO 19: Por ltimo redacte el resumen del invento.
PASO 20: Imprima el documento y reviselo ...........
EJEMPLO DE REDACCIN DE REIVINDICACIONES
ARTE PREVIO
20
20
30
40 40
30
20
40
30
40
50
10 10 50
10
10 10
PRIMERA
VARIANTE
SEGUNDA
VARIANTE
TERCERA
VARIANTE
IDENTIFICADOR
NOMBRE
10 DISPOSITIVO DE UNIN
20 CUERPO ALARGADO
30 PRIMER EXTREMO
40 SEGUNDO EXTREMO
50 PLACAS
REIVINDICACIN
Un dispositivo para unir dos placas de madera, el dispositivo comprende:
un cuerpo alargado con una seccin transversal rectangular generalmente
uniforme;
un primer extremo, del cuerpo alargado, en forma de punta; y
en donde dicho dispositivo se caracteriza por un segundo extremo, del cuerpo
alargado, en forma de cabeza que tiene una seccin transversal mayor que la
seccin transversal del cuerpo alargado.
REIVINDICACIN
Un dispositivo para unir dos placas de madera, el dispositivo comprende:
un cuerpo alargado con una seccin transversal rectangular generalmente
uniforme;
un primer extremo, del cuerpo alargado, en forma de punta; y
alargado, en forma de cabeza que tiene una seccin transversal mayor que la
seccin transversal del cuerpo alargado.
PROBLEMA
PROBLEMA
REIVINDICACIN
Un dispositivo para unir dos placas, el dispositivo comprende:
un cuerpo alargado con una seccin transversal generalmente uniforme;
un primer extremo, del cuerpo alargado, con forma de punta; y
alargado, con forma de cabeza que tiene una seccin transversal mayor que la seccin
transversal del cuerpo alargado.
REIVINDICACIN
Un dispositivo para unir dos placas, el dispositivo comprende:
un primer extremo, del cuerpo alargado, con forma de punta; y
alargado, con forma de cabeza
que tiene una seccin transversal mayor que la seccin transversal
del cuerpo alargado.
PROBLEMA
PROBLEMA
REIVINDICACIN:
1. Un dispositivo para unir dos placas, el dispositivo comprende:
un primer extremo, del cuerpo alargado; y
un segundo extremo, del cuerpo alargado,
en donde dicho dispositivo se caracteriza porque el primer o segundo extremo o
ambos tienen forma de cabeza que tiene una seccin transversal mayor que la seccin
REIVINDICACIN:
1. Un dispositivo para unir dos placas, el dispositivo comprende:
PROBLEMA
REIVINDICACIN:
1. Un dispositivo para unir dos o ms placas, el dispositivo comprende:
2. El dispositivo de la reivindicacin 1, caracterizado porque el primer extremo tiene
forma de punta y el segundo extremo forma de cabeza.
3. El dispositivo de la reivindicacin 1, caracterizado porque la seccin transversal
del cuerpo alargado tiene forma substancialmente rectangular o circular.
NO SON INVENCIONES
Artculo 19.- No se considerarn invenciones para los efectos de esta Ley:
I.- Los principios tericos o cientficos;
II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya exista en la
naturaleza, an cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;
III.- Los esquemas, planes, reglas y mtodos para realizar actos mentales, juegos o negocios
y los mtodos matemticos;
IV.- Los programas de computacin;
V.- Las formas de presentacin de informacin;
VI.- Las creaciones estticas y las obras artsticas o literarias;
VII.- Los mtodos de tratamiento quirrgico, teraputico o de diagnstico aplicables al cuerpo
humano y los relativos a animales, y
VIII.- La yuxtaposicin de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su
variacin de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de
su combinacin o fusin de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caractersticas de las mismas sean modificadas para obtener un
resultado industrial o un uso no obvio para un tcnico en la materia.
GENERALIDADES
Una solicitud de patente debe contener:
i)Formato de solicitud.
ii)Poder notariado (persona moral) o poder simple (persona fsica) en caso de
representante.
iii)Contrato de cesin de derechos (en caso de que el titular sea diferente del inventor o
inventores).
iv)Descripcin de la invencin.
v)Captulo reivindicatorio (una o varias reivindicaciones).
vi)Uno o varios dibujos (si se requieren para comprender al invencin).
vii)Resumen.
viii)Lista de secuencias (para caso de invenciones relativas a biotecnologa).
ix)Certificado de depsito (para el caso de invenciones que involucren material
biolgico).
DESCRIPCIN
La solicitud debe divulgar la invencin de una manera suficientemente clara y completa
para que pueda ser realizada por un experto en la materia (una persona hipottica con
competencias normales en la tcnica y que est al corriente de lo que era un
conocimiento general comn en la tcnica en la fecha pertinente).
La descripcin debe responder a esta exigencia de divulgacin mediante dibujos si ello
fuera necesario y tienen por finalidad:
i) garantizar que la solicitud contenga todas las informaciones tcnicas exigidas para
que pueda realizar la invencin un experto en la materia; y
ii) permitir al lector que comprenda la contribucin aportada por el inventor al estado de
la tcnica.
DESCRIPCIN
La descripcin se formular sujetndose a las siguientes reglas:
I.- Indicar la denominacin o el ttulo de la invencin;
II.- Precisar el campo tcnico al que se refiera la invencin;
III.- Indicar los antecedentes conocidos por el solicitante sobre el estado de la tcnica
a la que la invencin pertenece;
IV.- Especificar la invencin en trminos claros y exactos que permitan la comprensin
del problema tcnico, aun cuando ste no se designe expresamente como tal, y d la
solucin al mismo, y expondr los efectos ventajosos de la invencin, si los hubiera, con
respecto a la tcnica anterior.
V.- Cuando se requiera el depsito de material biolgico mencionar que se ha
efectuado dicho depsito e indicar el nombre y direccin de la institucin de depsito,
la fecha en que se efectu y el nmero atribuido al mismo por dicha institucin, y
describir, en la medida de lo posible, la naturaleza y caractersticas del material
depositado en cuanto fuesen pertinentes para la divulgacin de la invencin;
DESCRIPCIN
VI.- Contendr la enumeracin de las distintas figuras de que se compongan los
dibujos, haciendo referencia a ellas y a las distintas partes de que estn constituidas;
VII.- Indicar el mejor mtodo conocido o la mejor manera prevista por el solicitante
para realizar la invencin reivindicada. Cuando resulte adecuado, la indicacin deber
hacerse mediante ejemplos prcticos o aplicaciones especficas de la invencin, que no
sean de naturaleza ajena a la invencin que se describe y con referencias a los dibujos,
si los hubiera, y
VIII.- Indicar, explcitamente, cuando no resulte evidente de la descripcin o de la
naturaleza de la invencin, la forma en que puede producirse o utilizarse, o ambos.
La descripcin deber seguir la forma y orden sealados en este artculo, salvo cuando
por la naturaleza de la invencin, una forma o un orden diferente permita una mejor
comprensin y una presentacin ms prctica.
Cada apartado de la descripcin a que se refieren las fracciones II a VII anteriores,
deber ir precedido de un encabezado.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIN
La descripcin tambin debe indicar la tcnica anterior de que tenga conocimiento el
solicitante y que pueda considerarse til para la comprensin de la invencin y su
relacin con el estado de la tcnica; preferentemente debe citar los documentos que
reflejen dicha tcnica, en particular, las especificaciones de patentes.
Se trata concretamente de la tcnica anterior correspondiente a las caractersticas
tcnicas de la invencin que sean necesarias para la definicin del objeto reivindicado
pero que, combinadas, forman parte del estado de la tcnica.
No debe hacerse referencia a la invencin en esta seccin.
BREVE DESCRIPCIN DE LOS DIBUJOS
Si hubiese dibujos, stos deben primero describirse brevemente, por ejemplo, de la
forma siguiente:
La figura 1 es una vista inferior de la caja del transformador;
la figura 2 es una vista lateral;
la figura 3 es una vista de frente en el sentido de la flecha X de la figura 2;
la figura 4 es un corte segn el eje AA de la figura 1.
Cuando sea necesario referirse en la descripcin a elementos de los dibujos, debe
mencionarse el nombre del elemento as como su nmero, es decir, que la referencia
no debe redactarse en la forma 3 est conectado a 5 por 4, sino la resistencia 3 est
conectada al condensador 5 por el interruptor 4.
La descripcin y los dibujos deben ser coherentes los unos con los otros,
concretamente en lo que respecta a los nmeros de referencia y otros signos.
DESCRIPCIN DETALLADA DE LA INVENCIN
Divulgacin de la invencin
La invencin reivindicada debe divulgarse por el solicitante de tal forma que sea posible
comprender el problema o problemas tcnicos de que se trate y las soluciones
propuestas. Para responder a esta exigencia, basta con proporcionar en la divulgacin
los detalles necesarios para aclarar la invencin.
Es intil presentar explcitamente la invencin exponiendo el problema y despus la
solucin. Si el solicitante considera que su invencin presenta ventajas en relacin con
el estado de la tcnica, debe indicarlas, pero sin denigrar productos o procedimientos
anteriores. Adems, no debe hacerse referencia ni al estado de la tcnica ni a la
invencin reivindicada de tal forma que pueda inducir a error, lo que podra ser el caso,
por ejemplo, si una presentacin ambigua diese la impresin de que el estado de la
tcnica aportaba al problema considerado una solucin menos completa de lo que sea
el caso efectivamente.
Mejor manera de realizar la invencin
La solicitud debe indicar por lo menos la mejor manera prevista por el solicitante de
realizar la invencin reivindicada; esa indicacin debe hacerse mediante ejemplos,
cuando ello sea adecuado, y con referencias a los dibujos, si los hubiera. El solicitante
no necesita indicar qu modos de realizacin o ejemplos le parecen constituir la mejor
manera de realizar la invencin.
Para determinar si se ha respetado el requisito relativo a la mejor manera de realizar la
invencin, hay que tener presentes dos tipos de consideraciones.
Ante todo, debe establecerse si, en el momento en el que se ha presentado la
solicitud, el solicitante ha previsto una mejor manera de realizar la invencin. Se trata
de una consideracin subjetiva sobre la mentalidad del solicitante en el momento de
presentar la solicitud.
En segundo lugar, si el inventor ha previsto efectivamente una mejor manera de
realizar la invencin, hay que determinar si la descripcin escrita la divulga de tal
manera que podra realizarla un experto en la materia. Es sta una consideracin
objetiva centrada en el alcance de la invencin reivindicada y el nivel de competencia
en ese sector. El examinador deber partir de la hiptesis de que en la solicitud se
divulga la mejor manera de realizar la invencin, salvo que existan indicaciones
evidentes en contrario.
Divulgacin suficiente
Cuando presenta su solicitud, es responsabilidad del solicitante proporcionar una
divulgacin suficiente.
Si la divulgacin es claramente insuficiente, no ser posible posteriormente agregar
ejemplos o caractersticas y segn lo cual las modificaciones no deben ir ms all de la
divulgacin de la invencin contenida en la solicitud.
Cuando la divulgacin es insuficiente hasta el punto de que un experto en la materia no
pueda realizar la invencin reivindicada, es posible que la reivindicacin tambin tenga
un alcance demasiado amplio para fundarse en la descripcin y los dibujos. En tal caso,
podra existir inobservancia tanto del requisito de divulgacin suficiente enunciado en
este prrafo como del requisito del fundamento de las reivindicaciones en la
descripcin.
Ocasionalmente, se presentan ciertas solicitudes que se refieren a invenciones que
tienen una insuficiencia fundamental, en el sentido de que no pueden ser realizadas por
un experto en la materia; en este caso, la solicitud no satisface los requisitos, y no
puede remediarse este defecto de ninguna manera.
Divulgacin suficiente
Conviene mencionar ms particularmente dos casos a este respecto:
a)El primer caso se presenta cuando la buena ejecucin de la invencin depende del
azar, es decir, cuando siguiendo las instrucciones proporcionadas para realizar la
invencin, el experto en la materia comprueba que el pretendido resultado de la
invencin no se logra cuando se repite la operacin, o que el resultado, si se logra, es
de forma totalmente aleatoria. Esto podra producirse, por ejemplo, cuando se trata de
un procedimiento microbiolgico en el que intervienen mutaciones. Este caso debe
distinguirse de aquel en el que pueden obtenerse resultados satisfactorios de forma
repetida, incluso si hay algunos fracasos (por ejemplo, en la fabricacin de pequeos
ncleos magnticos o de componentes electrnicos); en este ltimo caso, si por lo
menos es posible separar fcilmente las partes no defectuosas mediante un mtodo de
ensayo que no cause ningn dao, no puede formularse objecin.
b)El segundo caso es aquel en el que la buena ejecucin de la invencin es imposible
por naturaleza, toda vez que sera contraria a las leyes fsicas establecidas. Tal sera el
caso, por ejemplo, de un mecanismo de movimiento perpetuo.
La forma de presentar las diferentes partes de la descripcin y el orden que conviene
seguir deben estar en conformidad con las indicaciones salvo cuando, por la naturaleza
de la invencin, una forma o un orden diferente suponga una mejor comprensin y una
presentacin ms econmica. Habida cuenta de que corresponde al solicitante la
responsabilidad de describir la invencin de forma clara y completa, corresponder al
examinador determinar si debe formular objeciones a la presentacin adoptada. Se
pueden derogar en cierta medida los requisitos, siempre que la descripcin sea clara y
ordenada y que proporcione todas las informaciones requeridas. Por ejemplo, pueden
derogarse los requisitos cuando la invencin est basada en un descubrimiento fortuito
cuya aplicacin prctica est reconocida como til, o cuando la invencin abra
perspectivas totalmente nuevas. Por otro lado, algunas invenciones que son simples
desde el punto de vista tcnico pueden ser perfectamente comprensibles incluso si slo
se dispone de una descripcin reducida al mnimo y de breves referencias al estado de
la tcnica.
La descripcin debe ser clara y precisa y evitar cualquier jerga tcnica superflua. Por
regla general, slo se utilizarn trminos tcnicos, signos y smbolos empleados
habitualmente en la tcnica en cuestin. Pueden admitirse los trminos tcnicos poco
conocidos o formulados de forma particular, a condicin de que hayan sido definidos
adecuadamente y que no tengan equivalente generalmente reconocido.
Los trminos que ya tengan un significado determinado no podrn utilizarse en un
sentido diferente, pues ello puede causar confusin. En ciertas circunstancias, puede
tomarse legtimamente un trmino de una tcnica anloga.
La terminologa y los signos utilizados deben ser uniformes en toda la solicitud.
En el caso particular de las invenciones realizadas en el campo de la informtica, las
listas de programa redactadas en lenguajes de programacin no sirven por s solas
como divulgacin de la invencin. Al igual que para los dems sectores tcnicos, la
descripcin debera estar redactada esencialmente en lenguaje corriente,
eventualmente acompaada de diagramas u otros medios que ayuden a la
comprensin, de forma que los expertos en la materia comprendan la invencin.
Pueden aceptarse breves extractos de programas redactados en lenguajes de
programacin corrientes, en la medida en que puedan servir para ilustrar un modo de
realizacin de la invencin.
Cuando se trate de las propiedades de un material, conviene precisar las unidades
utilizadas si intervienen consideraciones cuantitativas. Si para ello se utiliza una norma
oficial (por ejemplo, una norma relativa a las dimensiones de los tamices) y se hace
referencia a esa norma mediante un conjunto de iniciales o abreviaturas similares,
convendr indicarlo de forma adecuada en la descripcin.
Hay que utilizar el sistema mtrico de unidades de pesos y medidas o, si se utiliza otro
sistema, expresar tambin las unidades conforme al sistema mtrico. Igualmente, las
temperaturas deben expresarse en grados Celsius, o tambin en grados Celsius si se
expresan en primer lugar de una manera diferente.
Para los dems valores fsicos (es decir, aquellos cuyas unidades no se derivan
directamente de las medidas de longitud, de masa, de tiempo y de temperatura), es
necesario utilizar las unidades reconocidas en la prctica internacional; por ejemplo,
para las unidades elctricas, se utilizar el sistema MKSA (Metro, Kilogramo, Segundo,
Amperio) o SI (Sistema Internacional).
Los smbolos qumicos y matemticos, los pesos atmicos y las frmulas moleculares
deben ser los que generalmente se utilizan y los trminos, signos y smbolos tcnicos,
los que se acepten generalmente en la respectiva tcnica. En particular, si existen
normas oficiales internacionales aplicables a la tcnica en cuestin, deben utilizarse
siempre que sea posible.
Hay que evitar utilizar nombres propios o trminos similares para designar materiales o
productos, en la medida en que esos trminos constituyen simplemente una indicacin
de origen o cuando se refieren a toda una gama de productos diferentes. Cuando se
utilice un trmino de esta naturaleza, para satisfacer las exigencias es generalmente
necesario que el producto est suficientemente definido sin referencias a ese trmino
para que la invencin pueda ser realizada por un experto en la materia. No obstante,
cuando tales trminos estn aceptados a nivel internacional como trminos descriptivos
tpicos y que han adquirido un significado preciso (como el cable Bowden, la arandela
Belleville), est admitido su empleo sin que sea necesario definir ms el producto que
designan.
Dibujos
Los dibujos deben ser con lneas solidas y continuas, se permiten lneas
discontinuas para indicar materia ajena al invento, no deben contener
efectos de luz y sombra, ni dimensiones, ni texto, salvo que este ltimo se
necesario.
El nico problema que puede plantearse es el de saber si el texto que figura
en los dibujos es verdaderamente indispensable. Cuando se trata de
esquemas de circuitos, de instalaciones esquemticas y de esquemas de las
etapas del procedimiento, pueden considerarse indispensables desde el
punto de vista prctico palabras clave que designen las unidades funcionales
de sistemas complejos (por ejemplo, memoria de ncleos magnticos o
integrador de velocidad), si son necesarias para permitir la interpretacin
rpida y clara de un diagrama. No obstante, esos elementos frecuentemente
pueden designarse mediante una cifra o una letra que posteriormente sea
objeto de una explicacin en la descripcin.
Expresiones, etc., que no deben utilizarse
La solicitud no deber contener cuatro categoras de expresiones.
Entran en la primera y la segunda categoras (elementos contrarios a la moral y al
orden pblico) los elementos siguientes: incitacin a la revuelta o al desorden; incitacin
al crimen, propaganda discriminatoria por consideraciones de raza, religin u otras;
obscenidades, groseras. El objeto de la Regla es prohibir los elementos cuya
naturaleza pueda ocasionar revueltas o infracciones al orden pblico o conducir a actos
criminales o delictivos de forma general.
En la tercera categora (declaraciones denigrantes), hay que distinguir entre las
declaraciones difamatorias o similarmente denigrantes, que no estn admitidas, y la
crtica leal que, por ejemplo, se argumenta en inconvenientes evidentes o generalmente
reconocidos o en inconvenientes que el solicitante declara haber descubierto y que, si
es pertinente, es autorizada.
Expresiones, etc., que no deben utilizarse
La cuarta categora es la de los elementos no pertinentes. No obstante, cabe observar
que esos elementos slo estn expresamente prohibidos por la Regla si son
manifiestamente no pertinente[s] o superfluo[s], por ejemplo, si no guardan ninguna
relacin con el objeto de la invencin o el estado de la tcnica en que se funda. Los
elementos a suprimir ya pueden ser manifiestamente no pertinentes o superfluos en la
descripcin inicial. No obstante, tambin pueden haberse convertido en elementos
manifiestamente no pertinentes o superfluos nicamente durante el procedimiento de
examen, por ejemplo, como consecuencia de una limitacin de las reivindicaciones de
la patente a una sola entre las diferentes soluciones iniciales reivindicadas.
ESTRUCTURACIN Y
DESARROLLO
DE LAS
REIVINDICACIONES
REIVINDICACIONES
Generalidades
La solicitud deber contener una o ms reivindicaciones.
Las reivindicaciones deben:
1.Definir el objeto cuya proteccin se solicita.
2.Ser claras y concisas.
3.Fundarse enteramente en la descripcin.
La forma y contenido apropiados de las reivindicaciones y de la manera en que
conviene interpretarlas permite establecer la novedad y la actividad inventiva de las
invenciones que definen, e identificar cualquier estado de la tcnica que pueda ser
pertinente para poder pronunciarse al respecto.
REIVINDICACIONES
Forma y contenido de las reivindicaciones
Las reivindicaciones deben exponer las caractersticas tcnicas de la invencin. Esto
significa que no deben contener declaraciones refirindose, por ejemplo, a las ventajas
comerciales u otras consideraciones no tcnicas, pero que deben admitirse las
declaraciones relativas a los objetivos de la invencin si contribuyen a definirla. No es
necesario que cada caracterstica se exprese en tanto que limitacin estructural.
Normalmente el examinador no deber oponerse a la inclusin de limitaciones
funcionales en una reivindicacin, siempre que el experto en la materia no tenga
ninguna dificultad para encontrar los medios de realizar esa funcin sin tener que hacer
prueba de habilidad inventiva o que esos medios estn totalmente divulgados en la
solicitud considerada. Al igual que para cualquier otra limitacin de la reivindicacin,
conviene evaluar y estudiar una limitacin funcional respecto de lo que evoque
razonablemente para el experto en la materia en el contexto de utilizacin. Estn
admitidas las reivindicaciones relativas a la utilizacin de la invencin en el sentido de
su aplicacin tcnica.
REIVINDICACIONES
Las dos partes que debe contener una reivindicacin cuando proceda.
La primera debe contener un prembulo que indique la definicin del objeto
de la invencin, es decir, la clase tcnica general de aparato, procedimiento, etc., a la
que se refiere la invencin reivindicada, seguido de una indicacin de las caractersticas
tcnicas que sean necesarias para la definicin del objeto reivindicado, pero que, en
combinacin, formen parte del estado de la tcnica. De este texto se desprende
claramente que basta con mencionar los elementos del estado de la tcnica que se
refieran a la invencin. Por ejemplo, si esta ltima concierne un aparato fotogrfico
mientras que la actividad inventiva reivindicada trata exclusivamente del obturador,
bastar con que la primera parte de la reivindicacin est redactada de la forma
siguiente:
Un aparato fotogrfico que comprende un obturador plano... (enumerar aqu la
combinacin conocida de las caractersticas que se utilice),
y no es necesario mencionar tambin las dems caractersticas conocidas del aparato
fotogrfico tales como el objetivo y el visor.
REIVINDICACIONES
La segunda parte o parte caracterstica debe exponer las caractersticas
tcnicas que, conjuntamente con las caractersticas mencionadas en la primera parte,
se desee proteger, es decir, las que la invencin aade al estado de la tcnica. Si en
una bsqueda de patentes o de cualquier otro documento considerado como estado de
la tcnica evidencia que una o varias de las caractersticas mencionadas en la segunda
parte de la reivindicacin, de hecho, ya eran conocidas en combinacin con todas las
caractersticas mencionadas en la primera parte, y que asociadas de esa forma, esas
caractersticas tienen el mismo efecto que en la asociacin ntegra segn la invencin
reivindicada, el examinador requerir al solicitante para que transfiera esas
caractersticas a la primera parte. No obstante, cuando una reivindicacin trate de una
nueva combinacin y que la distribucin de las caractersticas de la reivindicacin entre
la parte relativa al estado de la tcnica y la parte caracterstica podra revestir formas
diferentes sin ser inexacta, el examinador no tiene que intervenir, a condicin no
obstante de que la distribucin de las caractersticas elegida por el solicitante no sea
incorrecta. Si el examinador, en la primera opinin escrita, requiere al solicitante para
que adopte una distribucin diferente, queda a criterio del solicitante hacerlo.
REIVINDICACIONES
Se podr requerir al solicitante para que observe esta presentacin en dos partes
cuando, por ejemplo, est claro que su invencin reside en una mejora indiscutible de la
forma antigua de combinar elementos o etapas. No obstante, esa forma de
presentacin slo debe utilizarse en los casos adecuados. La naturaleza de la invencin
puede ser tal que no convenga este modo de presentacin, por ejemplo, porque dara
una idea falsa o engaosa de la invencin o del estado de la tcnica. Algunos ejemplos
ilustrarn la naturaleza de invenciones que pueden exigir una presentacin diferente:
la combinacin de elementos o etapas conocidos de igual importancia, residiendo la
actividad inventiva solamente en esa combinacin;
la modificacin (sin agregar nada, no obstante) de un procedimiento qumico conocido,
por ejemplo, por supresin de una sustancia o por sustitucin de una sustancia por otra;
y
un sistema complejo de elementos estrechamente relacionados entre ellos en el plano
funcional, tratando la actividad inventiva de la modificacin de varios de esos elementos
o de sus enlaces.
REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones, as como la descripcin, podrn contener frmulas qumicas o
matemticas pero no deben contener dibujos. Las reivindicaciones slo podrn
contener cuadros cuando su objeto haga aconsejable su utilizacin.
En cuanto a las caractersticas tcnicas de la invencin, las reivindicaciones no deben
basarse en referencias a la descripcin ni a los dibujos salvo que sea absolutamente
necesario. En particular, no pueden basarse normalmente en referencias tales como
como se describe en la parte ... de la descripcin o como se ilustra en la Figura 2 de
los dibujos. Convendra sealar la redaccin enftica de la clusula de excepcin. As,
debera requerirse al solicitante para que demuestre que es absolutamente necesario
apoyarse en referencias a la descripcin o a los dibujos en los casos apropiados. Un
ejemplo de excepcin sera cuando la invencin, tal como se reivindica, incluye una
determinada forma ilustrada en los dibujos, y que no podra ser definida fcilmente con
palabras o por medio de una simple frmula matemtica. Otro caso especial es aquel
en el que la invencin se refiere a productos qumicos, cuyas caractersticas slo
pueden definirse por medio de grficos o esquemas.
REIVINDICACIONES
Si existen dibujos, y las caractersticas tcnicas de las reivindicaciones seran ms
inteligibles relacionando tales caractersticas con las correspondientes de los dibujos,
esto debera hacerse preferentemente colocndose en las reivindicaciones los signos
adecuados de referencia entre parntesis, despus de las caractersticas. Esto debera
hacerse en ambas partes de las reivindicaciones con la forma preferida especificada.
No obstante, no debe interpretarse que estos signos de referencia limitan el mbito de
una reivindicacin, sino que son simplemente ayudas para una comprensin ms fcil
de la materia definida.
Categoras
Existen dos tipos fundamentales de reivindicacin, a saber, las reivindicaciones que
tratan de un objeto material (producto, aparato) y las reivindicaciones relativas a una
actividad (procedimiento, utilizacin).
El primer tipo de reivindicacin (reivindicacin de producto) comprende una sustancia
o un compuesto (por ejemplo, un compuesto qumico o una mezcla de compuestos), as
como cualquier entidad material (por ejemplo, un objeto, un artculo, un aparato, una
mquina o un conjunto de aparatos que funcionan conjuntamente) resultantes de la
habilidad tcnica de alguien. Se puede citar como ejemplo: un mecanismo de direccin
en el que est integrado un circuito de reaccin automtico...; un vestido tejido que
comprende...; un insecticida constituido por X, Y, Z; un sistema de telecomunicacin
que comprende varias estaciones emisoras y receptoras.
El segundo tipo de reivindicacin (reivindicacin de procedimiento) concierne a todos
los tipos de actividades que implican la utilizacin de un producto material cualquiera
para la aplicacin del procedimiento; la actividad puede ejercerse sobre materias, sobre
una energa, sobre otros procedimientos (como en los procedimientos de regulacin) o
sobre sustancias vivas.
Categoras
Cabe observar que reivindicaciones redactadas de forma diferente en realidad pueden
pertenecer a la misma categora y tener efectivamente el mismo alcance. Por ejemplo,
una reivindicacin referente a un sistema y una reivindicacin referente a un aparato
pueden pertenecer ambas a la categora de aparatos. Hay que observar tambin que
se pueden formular en la misma solicitud reivindicaciones de categoras diferentes a
condicin de que respondan a la exigencia de la Regla. El examinador deber tener en
cuenta el hecho de que la presencia de esas reivindicaciones diferentes puede ayudar
al solicitante a obtener posteriormente la proteccin total de su invencin, ya que la
infraccin de una patente est sancionada. En consecuencia, al tiempo que se esfuerce
por sealar una proliferacin intil de reivindicaciones independientes, el examinador no
deber adoptar una actitud demasiado dogmtica o rigurosa en presencia de varias
reivindicaciones redactadas de forma diferente pero teniendo aparentemente un efecto
similar.
Categoras
La regla prev que para determinar si un grupo de invenciones est relacionado de tal manera que
forme un nico concepto inventivo general, ser indiferente que las invenciones sean objeto de
reivindicaciones separadas o se presenten como variantes de una sola reivindicacin. Dicho de otra
forma, aun cuando hay que oponerse a una proliferacin intil de reivindicaciones independientes, el
examinador no deber oponerse a dos reivindicaciones independientes o ms, pertenecientes a la
misma categora, siempre que pertenezcan a un concepto inventivo comn y que respondan en su
conjunto a la exigencia de concisin fijada. Aplicando este principio, el examinador no deber perder
de vista las observaciones hechas respecto de las reivindicaciones que aparentemente tienen un
alcance similar. No obstante, es posible que en otras circunstancias no sea apropiado incluir el
objeto de una invencin en un reivindicacin independiente nica de una categora determinada:
1)por ejemplo, cuando la invencin se refiere a una mejora introducida en dos artculos distintos pero
relacionados entre ellos, que pueden venderse separadamente, tales como un enchufe macho y un
enchufe hembra, o un emisor y un receptor;
2)tambin se puede pensar en el caso de una invencin que se refiera a circuitos elctricos de
rectificacin de puente, donde podra ser necesario redactar reivindicaciones independientes
distintas sobre dispositivos monofase y polifase que comprendan tales circuitos, habida cuenta de
que el nmero de circuitos necesarios para cada fase es diferente en ambos dispositivos;
3)tambin se da el caso en el que una invencin reside en un grupo de compuestos qumicos nuevos
y en el que existen varios procedimientos de fabricacin de tales compuestos.
Reivindicaciones independientes y dependientes
Todas las solicitudes deben contener una o varias reivindicaciones principales
independientes sobre las caractersticas esenciales de la invencin. Cualquiera de esas
reivindicaciones puede estar seguida de una o varias reivindicaciones que traten de
formas especficas de la invencin. Es evidente que toda reivindicacin que trate de una
forma especfica tambin debe contener efectivamente las caractersticas esenciales de
la invencin y, en consecuencia, todas las caractersticas de por lo menos una
reivindicacin independiente. Por forma especfica debe entenderse, en sentido
amplio, cualquier definicin ms especfica de la invencin o modo de realizacin de la
invencin especficamente diferente de los que se exponen en la reivindicacin o
reivindicaciones principales. Se observar que, a reserva de lo dispuesto est permitido
incluir en una solicitud un nmero razonable de reivindicaciones dependientes relativas
a formas especficas de la invencin objeto de una reivindicacin independiente, incluso
cuando podra considerarse que las caractersticas de cualquier reivindicacin
dependiente constituyen por s mismas una invencin.
Toda reivindicacin dependiente debe incluir una referencia a la reivindicacin de la que
depende y debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las limitaciones
contenidas en la reivindicacin a la que se refiere.
Una reivindicacin dependiente mltiple incluye todas las limitaciones contenidas en la
reivindicacin particular a la que se refiere.
Todas las reivindicaciones dependientes, como quiera que se refieran a
reivindicaciones anteriores, deben estar agrupadas al mximo y de la manera ms
prctica posible. En consecuencia, la presentacin elegida deber permitir determinar
fcilmente el vnculo que une las reivindicaciones relacionadas y para comprender
fcilmente su significado en vnculo. El examinador deber requerir al solicitante para
que entregue una modificacin adecuada si la presentacin de las reivindicaciones es
tal que es una fuente de oscuridad en la definicin del objeto cuya proteccin se solicita.
Una reivindicacin, tanto si es independiente como dependiente, puede contener
variantes siempre que stas sean de naturaleza similar y puedan sustituirse fcilmente
una a la otra y a condicin tambin de que el nmero y la presentacin de las variantes
en una reivindicacin nica no la haga oscura o difcil de interpretar.
Una reivindicacin tambin puede contener una referencia a otra reivindicacin, incluso
si sta no es una reivindicacin dependiente. As, puede tratarse de una reivindicacin
que se remita a una reivindicacin de categora diferente (por ejemplo, dispositivo para
la aplicacin del procedimiento segn la reivindicacin 1... o procedimiento de
fabricacin del producto segn la reivindicacin 1...). Igualmente, en un caso del tipo
del enchufe macho y del enchufe hembra, una reivindicacin que trate de una pieza y
que contenga una referencia a la otra pieza con la que hay cooperacin, por ejemplo,
enchufe macho destinado a funcionar con el enchufe hembra de la reivindicacin 1...,
no es una reivindicacin dependiente, ya que no contiene expresamente las limitaciones
de la reivindicacin anterior de la que depende, sino una relacin funcional con dicha
reivindicacin anterior.
INTERPRETACIN DE REIVINDICACIONES
Las reivindicaciones deben interpretarse de la misma forma, tanto a los efectos de la
bsqueda como a los del examen de infriccin. Debe leerse cada reivindicacin dando a
los trminos que contiene el sentido y el alcance que les atribuira el experto en la
materia considerada, salvo que, en casos particulares, la descripcin d a esos
trminos un sentido especial, bien definindolos expresamente o de alguna otra
manera.
Reivindicaciones relativas a un uso
Por regla general, cuando una reivindicacin se refiere a una sustancia o un compuesto
destinado a un uso particular, debe interpretarse que se refiere a una sustancia o un
compuesto conveniente para el uso indicado; un producto conocido que, a primera
vista, es idntico a la sustancia o al compuesto definido en la reivindicacin, pero que
se encuentra en una forma que lo hara adaptarse mal al uso indicado, no privara a la
reivindicacin de su carcter de novedad; por el contrario, si el producto conocido se
encontrase en una forma que le hiciera efectivamente adaptado al uso indicado, aun
cuando nunca se haya descrito en el marco de tal uso, la reivindicacin perdera su
carcter de novedad. As, una reivindicacin relativa a una sustancia o un compuesto
conocido que se utilizara por primera vez en un mtodo de tratamiento quirrgico, o de
terapia o diagnstico, y que estuviese formulada de la manera siguiente: sustancia o
compuesto X, seguido de la indicacin del uso, por ejemplo ... para uso como
medicamento, ... como agente antibacteriano o ... para el tratamiento de la
enfermedad Y, ser considerado como limitndose a la sustancia o al compuesto tal
como se ha presentado o acondicionado para el uso.
Prembulo
La importancia del prembulo en la apreciacin de los elementos de una reivindicacin
a los efectos de una bsqueda y del examen de infriccin debe evaluarse segn el caso
y en funcin de las circunstancias propias a cada caso. Durante el procedimiento de
bsqueda y de examen, conviene estudiar las declaraciones, en el prembulo, que
enuncian el objetivo o la utilizacin particular de la invencin, para establecer si ese
objetivo o utilizacin particular conduce a una diferencia estructural (o, en el caso de
una reivindicacin de procedimiento, a etapas diferentes) entre la invencin reivindicada
y el estado de la tcnica. Si es ste el caso, el enunciado sirve para limitar el alcance de
la reivindicacin. En las reivindicaciones en dos partes, se considera el prembulo como
una limitacin del alcance de la reivindicacin.
Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado
Cuando evale la novedad o la actividad inventiva o examen de infraccin, se deber tener en
cuenta el tipo de expresin de transicin (por ejemplo: consistente en, que comprende,
caracterizado por o consistente esencialmente en) que se utilice en las reivindicaciones. En
efecto, el objeto de la bsqueda depende del tipo de expresin utilizada.
a)Cuando una reivindicacin comprende una expresin de transicin de tipo cerrado, no puede
interpretarse como que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen elementos
estructurales o fases de procedimiento distintos de los expuestos en la reivindicacin. As, si en una
reivindicacin se trata de un producto consistente nicamente en A, B y C, no puede interpretarse
que la invencin engloba el estado de la tcnica (y se considera nueva en relacin con dicho estado)
que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra caracterstica o elemento. La
expresin consistente en puede interpretarse por ciertas Administraciones como una expresin de
transicin de tipo cerrado; no obstante, otras Administraciones consideran ese tipo de expresin
como equivalente a consistente esencialmente en, como se indica en el apartado c) siguiente.
b)Cuando una reivindicacin comprende una expresin de transicin de tipo abierto, puede
interpretarse en el sentido de que comprende productos o procedimientos que a su vez incluyen
componentes o fases de procedimiento no citados, respectivamente. As, si en una reivindicacin se
trata de un producto que comprende A, B y C, puede interpretarse la invencin en el sentido de que
engloba el estado de la tcnica y presenta falta de novedad en relacin con el estado de la tcnica
que divulgue un producto que posea A, B, C y D o cualquier otra caracterstica o elemento.
Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado
c)Cuando se utiliza en una reivindicacin la expresin de transicin consistente
esencialmente en, se encuentra en una posicin intermedia entre las reivindicaciones
de tipo cerrado que contienen una expresin de transicin de tipo cerrado y las
reivindicaciones de tipo totalmente abierto. La expresin de transicin consistente
esencialmente en limita el alcance de una reivindicacin a las materias o etapas
especificadas y a las que no afectan materialmente a la caracterstica o caractersticas
de base y nueva(s) de la invencin reivindicada. A los efectos de la bsqueda y del
examen, la expresin consistente esencialmente en se interpretar que equivale a una
expresin de tipo abierto (como comprendiendo), salvo si la descripcin o las
reivindicaciones contienen una indicacin precisa de en qu consisten efectivamente las
caractersticas de base y nuevas.
Reivindicaciones del tipo medios ms funcin
Cuando la reivindicacin contiene una limitacin que define medios o una etapa en
relacin con su funcin o sus caractersticas, sin precisar la estructura, la materia o la
actividad que permita obtenerlas, se considera que tal limitacin define toda estructura,
materia o actividad que permita cumplir la funcin definida o que presente las
caractersticas definidas, salvo que esos medios se precisen en la reivindicacin. Si
estn precisados, la reivindicacin debe interpretarse como que incluye las limitaciones
as precisadas. Por ejemplo, si una reivindicacin trata de una vlvula que permite
reducir el movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa
reivindicacin comprende las limitaciones precisadas en lo relativo a la vlvula, y no
todos los medios que permitan reducir el movimiento de un fluido. Igualmente, una
reivindicacin de un material de construccin que comprende una capa de aislamiento
trmico debera interpretarse en el sentido de que se refiere a un material de
construccin que comprende cualquier producto que constituya una capa de
aislamiento trmico. No obstante, cabe observar que debern resolverse
separadamente las cuestiones de si tales reivindicaciones del tipo medios ms funcin
son claras y concisas, y si la divulgacin de la invencin reivindicada es suficiente para
un experto en la materia.
Reivindicaciones del tipo producto definido en funcin de un procedimiento
Cuando en una reivindicacin un producto est definido en funcin del procedimiento por el
que se obtiene, la reivindicacin en su conjunto trata de un producto. Tal reivindicacin
carece de novedad si un producto que forme parte del estado de la tcnica, incluso si ha sido
obtenido por un procedimiento no divulgado, parece ser fundamentalmente idntico a la
invencin reivindicada, o no puede distinguirse de ella.
Cuando un producto slo puede ser definido en funcin de las etapas del procedimiento por
el que se obtiene, o cuando se presume que el procedimiento de fabricacin confiere
caractersticas distintivas al producto final, el examinador tendr en cuenta las etapas del
procedimiento cuando defina el objeto de la bsqueda y evale la patentabilidad de la
invencin en relacin con el estado de la tcnica. As, si en una reivindicacin se trata de un
panel estructurado de dos capas obtenido por soldadura de un panel de hierro y otro panel de
nquel, el examinador debe tener en cuenta la soldadura cuando defina el objeto de la
bsqueda y evale la patentabilidad en relacin con el estado de la tcnica pues, en razn de
esa soldadura, el producto final presenta propiedades fsicas diferentes de las que se habran
obtenido por procedimientos distintos de la soldadura; por tanto, el producto slo puede
definirse en funcin de las etapas del procedimiento. La novedad de la invencin no se pone
en duda, salvo que se encuentre en el estado de la tcnica un panel estructurado de dos
capas idntico obtenido por soldadura.
Discordancia entre las reivindicaciones y la descripcin
Cuando exista una contradiccin grave entre reivindicaciones y descripcin, se invitar
al solicitante a que realice modificaciones para eliminarla. Por ejemplo, la descripcin
podra exponer, de forma explcita o implcita, que una determinada caracterstica
tcnica no mencionada en las reivindicaciones es esencial para la puesta en prctica de
la invencin. En este caso, el examinador debera solicitar una modificacin de las
reivindicaciones, de manera que incluyeran esta caracterstica. Sin embargo, si el
solicitante, en su respuesta, puede demostrar de manera convincente que sera
evidente para cualquier persona experta en la materia que la descripcin era incorrecta
al sugerir que era esencial la caracterstica en cuestin, se solicitar en su lugar una
modificacin de la descripcin. Otra forma de contradiccin es aquella en la que la
descripcin y los dibujos incluyen una o ms realizaciones de la invencin que parecen
caer fuera de la materia cubierta por las reivindicaciones (por ejemplo, todas las
reivindicaciones especifican un circuito elctrico que emplea tubos electrnicos, y una
de las realizaciones emplea semiconductores como alternativa o variante). Tambin en
este caso, se deber invitar al solicitante a que modifique la reivindicacin o la
descripcin y los dibujos, a fin de eliminar la contradiccin y evitar as cualquier posible
incertidumbre que pudiera surgir ms tarde en cuanto al significado de las
reivindicaciones. No obstante, se puede prescindir de cualquier contradiccin que no
provoque dudas en cuanto al significado de las reivindicaciones.
Discordancia entre las reivindicaciones y la descripcin
Deben presentarse objeciones cuando la descripcin contenga formulaciones generales
que implican que el alcance de la proteccin pueda ser incrementado de forma vaga y
no precisamente definida. En particular, debe plantearse una objecin respecto de toda
declaracin segn la cual debe incrementarse el alcance de la proteccin de manera
que abarque el espritu de la invencin. Cuando las reivindicaciones se refieran
nicamente a una combinacin de caractersticas, debe presentarse una objecin
contra cualquier declaracin en la descripcin que permita suponer que no se solicita la
proteccin nicamente para la combinacin en su conjunto, sino tambin para las
caractersticas individuales o subcombinaciones de stas.
Claridad de los trminos relativos
Deber presentarse una objecin por falta de claridad respecto de una reivindicacin
que contenga frmulas vagas o equvocas, que planteen dudas al lector sobre el
alcance exacto de una caracterstica. Una reivindicacin no debe contener trminos con
un sentido relativo, tales como fino, ancho o slido o trminos similares, salvo si
esos trminos tienen un sentido bien establecido en la tcnica considerada (por
ejemplo, el trmino de alta frecuencia en relacin con un amplificador), y si se utilizan
en ese sentido. Cuando se utilice en una reivindicacin un trmino que exprese un
grado, el examinador debe decidir si un experto en la materia podra deducir el
significado de ese trmino, bien a partir de la divulgacin en la descripcin de un
referencial que permita medir ese grado, o bien a la luz del estado de la tcnica. Es
posible que sea necesario requerir al solicitante para que defina el trmino, o para
suprimirlo sin por ello ampliar el objeto ms all del contenido de la solicitud tal como
fue presentada. El solicitante no puede apoyarse en un trmino poco claro para
delimitar la invencin reivindicada respecto al estado de la tcnica.
El campo definido por las reivindicaciones debe ser lo ms preciso que permita la
invencin. Por regla general, se deben rechazar por falta de claridad las
reivindicaciones que intenten definir la invencin, o una caracterstica de la misma, por
un resultado que debe alcanzarse. Tambin se puede plantear una objecin por falta de
fundamento cuando el alcance de la invencin reivindicada sea ms amplio de lo
admitido en la descripcin. Sin embargo, no deber plantearse objecin alguna si la
invencin slo puede definirse en tales trminos, y si el resultado es tal que puede
obtenerse sin que sea necesaria una experimentacin excesiva y que, por ejemplo,
puede ser verificado directa y positivamente por ensayos o procedimientos
especificados adecuadamente en la descripcin y que representen slo un tanteo. Por
ejemplo, la invencin podra referirse a un cenicero en el que se extinguira
automticamente una colilla de cigarrillo an encendida, debido a la forma y
dimensiones relativas del cenicero. Estas ltimas podran variar notablemente, de
manera difcil de definir, aunque siguieran proporcionando el efecto deseado. Siempre y
cuando la reivindicacin especifique la construccin y forma del cenicero con la mayor
claridad posible, podr definir las dimensiones relativas por referencia al resultado que
debe alcanzarse sin que ello d lugar a objeciones por falta de claridad, a condicin de
que la descripcin incluya instrucciones adecuadas que permitan al lector determinar
las dimensiones exigidas por procedimientos de ensayo de rutina.
Cuando la invencin se refiere a un producto, ste puede definirse en la reivindicacin
de diferentes maneras: mediante una frmula qumica, como producto de un
procedimiento, o mediante sus parmetros. Puede admitirse que un producto se defina
nicamente mediante sus parmetros cuando la invencin no pueda definirse
correctamente de otra manera; pero esos parmetros deben poder determinarse de una
forma clara y fiable mediante indicaciones facilitadas en la descripcin, o por
procedimientos objetivos reconocidos en la tcnica. Lo mismo ocurre con una
caracterstica relacionada con un procedimiento que se defina mediante sus
parmetros. Esta eventualidad puede producirse, por ejemplo, en el caso de las
cadenas macromoleculares. Podran plantearse objeciones invocando falta de claridad
cuando se utilicen parmetros no reconocidos en la tcnica, o que se utilice un aparato
no disponible para medir esos parmetros. El examinador no debera perder de vista el
hecho de que el solicitante puede intentar utilizar parmetros inusitados para disimular
una ausencia de novedad.
Puede resultar una falta de claridad cuando en una reivindicacin relativa a un aparato
o un producto se ha intentado definir la invencin por referencia a caractersticas
relativas a la utilizacin a la que est destinado el aparato o el producto. Es el caso, en
particular, cuando la reivindicacin no define solamente el propio producto, sino que
tambin precisa su relacin con un segundo producto que no forma parte de la
invencin reivindicada (por ejemplo, cuando se define una culata de motor mediante
caractersticas relativas a su conexin al motor). Tal reivindicacin debe definir
claramente el producto individual reivindicado mediante expresiones adecuadas (por
ejemplo, utilizando pudiendo conectarse en lugar de conectado) o debe referirse a
un primero y segundo productos en combinacin (por ejemplo, motor provisto de una
culata o motor que incluye una culata). Puede ser tambin admisible que una
reivindicacin independiente defina las dimensiones o la forma de un primer producto,
haciendo referencia de forma general a las dimensiones o a la forma correspondiente
de un segundo producto que no forma parte del primer producto reivindicado, pero que
est asociado a l por su utilizacin (por ejemplo, en el caso de un soporte de fijacin
para una placa de matrcula de un vehculo, en el que el marco del soporte y los
elementos de fijacin estn definidos en relacin con la forma exterior de la placa).
Se exige una atencin particular siempre que se utilicen las palabras alrededor de u
otros trminos similares, tales como aproximadamente. Estas palabras podran
aplicarse, por ejemplo, a un valor concreto (por ejemplo, alrededor de 200C) o a una
escala o gama (por ejemplo, alrededor de X a alrededor de Y). En cada caso, el
examinador emplear su propio juicio sobre si el significado es suficientemente claro en
el contexto de la solicitud leda en su conjunto. Adems, si palabras tales como
alrededor de impiden que la invencin pueda distinguirse de forma inequvoca del
estado de la tcnica, se plantear una objecin en cuanto a la falta de novedad o
actividad inventiva.
Claridad de otros trminos
Las marcas y expresiones similares caracterizan el origen comercial de los productos, y no
las propiedades de los productos (que pueden cambiar peridicamente) correspondientes a la
invencin. Por tanto, el examinador deber requerir al solicitante para que retire marcas de
fbrica y expresiones similares en las reivindicaciones, salvo que sea inevitable su uso;
podran aceptarse excepcionalmente si se reconocen en general como algo que tiene un
significado preciso.
Debern estudiarse atentamente expresiones como preferentemente, por ejemplo, tal
como o ms particularmente, para asegurarse de que no introducen ambigedad alguna. El
examinador deber considerar que las expresiones de este tipo carecen de efecto limitador
en el mbito de una reivindicacin; es decir, la caracterstica que sigue a cualquiera de tales
expresiones deber considerarse totalmente facultativa.
En general, el objeto de una reivindicacin se define por medio de caractersticas positivas.
No obstante, el alcance de una reivindicacin podra estar limitado por medio de una
renuncia, de una limitacin negativa o de una exclusin, es decir, excluir expresamente
de la proteccin reivindicada un elemento definido claramente por caractersticas tcnicas
para satisfacer el requisito de novedad, por ejemplo. Una reivindicacin tambin puede
contener una limitacin negativa o una expresin que define un objeto que no est presente
en la invencin reivindicada (por ejemplo, en la que el compuesto carece de agua). En s, no
hay nada ambiguo o vago en una limitacin negativa.
Concisin, nmero de reivindicaciones
El requisito de que las reivindicaciones sean concisas se refiere tanto a las
reivindicaciones en su totalidad como a cada reivindicacin individual. As, una
repeticin intil de palabras o un nmero excesivo de reivindicaciones carentes de
inters podra considerarse contrario a este requisito.
La descripcin, base de las reivindicaciones
Las reivindicaciones debern [...] fundarse enteramente en la descripcin. Esto
significa que, en la descripcin, debe existir una base para el objeto expuesto en cada
reivindicacin, y que el mbito de las reivindicaciones no debe ser ms amplio del
justificado por la descripcin y los dibujos.
Por regla general, una reivindicacin debe considerarse basada en la descripcin, salvo
que excepcionalmente existan razones fundadas para creer que el experto en la
materia sera incapaz, a partir de las informaciones que figuren en la solicitud tal como
fue presentada, de extender la enseanza particular de la descripcin al conjunto del
sector para el que se ha reivindicado la proteccin, recurriendo a los mtodos de
experimentacin o anlisis habituales. No obstante, ese fundamento debe estar
relacionado con las caractersticas de la invencin reivindicada; las declaraciones o
afirmaciones vagas y sin ningn contenido tcnico u otro contenido pertinente no
constituyen de ninguna manera una base. Un examinador slo debe plantear una
objecin por falta de base si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objecin,
preferentemente los motivos debern apoyarse precisamente en un documento
publicado.
La descripcin, base de las reivindicaciones
Las reivindicaciones debern [...] fundarse enteramente en la descripcin. Esto
significa que, en la descripcin, debe existir una base para el objeto expuesto en cada
reivindicacin, y que el mbito de las reivindicaciones no debe ser ms amplio del
justificado por la descripcin y los dibujos.
Por regla general, una reivindicacin debe considerarse basada en la descripcin, salvo
que excepcionalmente existan razones fundadas para creer que el experto en la
materia sera incapaz, a partir de las informaciones que figuren en la solicitud tal como
fue presentada, de extender la enseanza particular de la descripcin al conjunto del
sector para el que se ha reivindicado la proteccin, recurriendo a los mtodos de
experimentacin o anlisis habituales. No obstante, ese fundamento debe estar
relacionado con las caractersticas de la invencin reivindicada; las declaraciones o
afirmaciones vagas y sin ningn contenido tcnico u otro contenido pertinente no
constituyen de ninguna manera una base. Un examinador slo debe plantear una
objecin por falta de base si puede invocar motivos serios. Si se plantea una objecin,
preferentemente los motivos debern apoyarse precisamente en un documento
publicado.
UNIDAD DE INVENCIN
Determinacin de unidad de la invencin
La solicitud debe estar relacionada con una sola invencin o, en caso de un grupo de
invenciones, esas invenciones slo pueden ser objeto de la misma solicitud si estn
vinculadas de tal manera entre s que formen un solo concepto inventivo general. Cuando se
reivindica un grupo de invenciones en una solicitud, la unidad de la invencin supone entre
las invenciones reivindicadas una relacin tcnica sobre uno o varios elementos tcnicos
particulares idnticos o correspondientes. La expresin elementos tcnicos particulares se
define como los elementos tcnicos que determinan la contribucin de cada una de las
invenciones, considerada en su conjunto, al estado de la tcnica. Esta apreciacin se basa en
el contenido de las reivindicaciones, interpretado a la luz de la descripcin y de los dibujos, en
su caso.
La cuestin de si un elemento tcnico particular determina una contribucin al estado de la
tcnica y, por tanto, constituye un elemento tcnico particular, se estudia en relacin con la
novedad y la actividad inventiva. Por ejemplo, un documento descubierto
durante la bsqueda internacional permite presumir la falta de novedad o de actividad
inventiva en una reivindicacin principal, de tal manera que, habida cuenta del estado de la
tcnica, ya no exista entre las invenciones reivindicadas ninguna relacin tcnica sobre uno o
varios elementos tcnicos particulares idnticos o correspondientes, lo que deja subsistir dos
reivindicaciones dependientes o ms que no forman un slo concepto inventivo general.
UNIDAD DE INVENCIN
La falta de unidad de la invencin puede manifestarse directamente a priori, es decir,
antes incluso de que se hayan comparado las reivindicaciones con el estado de la
tcnica, o bien slo ser aparente a posteriori, es decir, despus de que se haya
considerado el estado de la tcnica. Por ejemplo, puede considerarse que
reivindicaciones independientes relativas a A + X, A + Y y X + Y presentan falta de
unidad a priori, ya que no existe objeto comn a todas las reivindicaciones. En el caso
de reivindicaciones independientes relativas a A + X y A + Y, existe unidad de la
invencin a priori, ya que A es comn a las dos reivindicaciones. No obstante, si se
puede establecer que A es conocido, existe falta de unidad a posteriori, ya que A (tanto
si se trata de un solo elemento como de un grupo de elementos) no es un elemento
tcnico que defina una contribucin al estado de la tcnica.
UNIDAD DE INVENCIN
El criterio de unidad de la invencin en una solicitud debe aplicarse en primer lugar
solamente a las reivindicaciones independientes y no a las reivindicaciones
dependientes. Por reivindicacin dependiente debe entenderse una reivindicacin que
comprende todas las caractersticas de una o varias otras reivindicaciones. Debe
contener una referencia, preferentemente al comienzo, a esa o esas otras
reivindicaciones, y precisar las caractersticas adicionales reivindicadas. El examinador
no debe perder de vista el hecho de que una reivindicacin tambin puede incluir una
referencia a otra reivindicacin, incluso si no es una reivindicacin dependiente. Puede
tratarse de una reivindicacin que se remita a otra reivindicacin de categora diferente
(ejemplo: Dispositivo para la aplicacin del procedimiento de la reivindicacin 1... o
Procedimiento de fabricacin del producto segn la reivindicacin 1...). Asimismo, en
un caso del tipo del enchufe macho y del enchufe hembra, una reivindicacin relativa a
una pieza que incluye una referencia a otra pieza con la que coopera (por ejemplo,
enchufe macho destinado a cooperar con el enchufe hembra de la reivindicacin 1...)
no es una reivindicacin dependiente.
UNIDAD DE INVENCIN
Ejemplos de situaciones particulares
Reivindicaciones de categoras diferentes
Ejemplo 1
Reivindicacin 1: Un procedimiento de fabricacin de la sustancia qumica X.
Reivindicacin 2: Sustancia X.
Reivindicacin 3: El (mtodo de) uso de la sustancia X como insecticida.
Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2 y 3. El elemento tcnico particular comn a todas
las reivindicaciones es la sustancia X. No obstante, si la sustancia X es conocida en la
tcnica, habr falta de unidad debido a que no existe un elemento tcnico particular comn a
todas las reivindicaciones.
Ejemplo 2
Reivindicacin 1: Un procedimiento de fabricacin que comprende las etapas A y B.
Reivindicacin 2: Aparato especficamente diseado para llevar a cabo la etapa A.
Reivindicacin 3: Aparato especficamente diseado para llevar a cabo la etapa B.
Existe unidad entre las reivindicaciones 1 y 2 1 y 3. No as entre las reivindicaciones 2 y 3,
ya que esas dos reivindicaciones no tienen ningn elemento tcnico particular comn.
UNIDAD DE INVENCIN
Ejemplo 3
Reivindicacin 1: Un procedimiento para pintar un artculo en el que la pintura contiene
una nueva sustancia X inhibidora de la formacin de xido, y que consta de los
siguientes pasos: pulverizacin de la pintura mediante aire comprimido, carga
electrosttica de la pintura pulverizada utilizando un nuevo dispositivo de electrodo A y
direccionamiento de la pintura hacia el artculo.
Reivindicacin 2: Pintura que contiene la sustancia X.
Reivindicacin 3: Aparato que incluye el dispositivo de electrodo A.
Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2, cuyo elemento tcnico particular comn es
la pintura que contiene la sustancia X, o entre las reivindicaciones 1 y 3, donde el
elemento tcnico particular comn es el dispositivo de electrodo A. No obstante, hay
falta de unidad entre las reivindicaciones 2 y 3 debido a que no existe un elemento
tcnico particular comn entre ellas.
UNIDAD DE INVENCIN
Ejemplo 4
Reivindicacin 1: Uso de una familia de compuestos X como insecticidas.
Reivindicacin 2: Compuesto X1 perteneciente a la familia X.
Hay unidad siempre que X1 tenga actividad insecticida y que el elemento tcnico particular de la
reivindicacin 1 sea el uso como insecticida.
Ejemplo 5
Reivindicacin 1: Un procedimiento para el tratamiento de textiles que consiste en pulverizar sobre el
material una composicin de cobertura determinada en condiciones especiales (por ejemplo, de
temperatura, irradiacin).
Reivindicacin 2: Un material textil recubierto de acuerdo con el procedimiento de la reivindicacin 1.
Reivindicacin 3: Una mquina pulverizadora utilizada en el procedimiento de la reivindicacin 1,
caracterizada por estar provista de un nuevo dispositivo pulverizador que consigue una mejor
distribucin de la composicin pulverizada.
El procedimiento de la reivindicacin 1 confiere al producto de la reivindicacin 2 propiedades
inesperadas. El elemento tcnico particular de la reivindicacin 1 es el empleo de condiciones
especiales de procedimiento necesarias segn la cobertura especfica elegida. Hay unidad entre las
reivindicaciones 1 y 2. La mquina pulverizadora de la reivindicacin 3 no corresponde al elemento
tcnico particular indicado anteriormente. No existe unidad entre la reivindicacin 3 y las
reivindicaciones 1 y 2.
UNIDAD DE INVENCIN
Ejemplo 6
Reivindicacin 1: Un quemador de combustible dotado de entradas tangenciales del combustible
hacia una cmara de mezcla.
Reivindicacin 2: Un procedimiento de fabricacin de un quemador de combustible que comprende
la etapa de formacin de entradas tangenciales del combustible hacia una cmara de mezcla.
Reivindicacin 3: Un procedimiento de fabricacin de un quemador de combustible que incluye una
fase de fundido A.
Reivindicacin 4: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacin de un quemador de
combustible, que incluye la caracterstica X que permite la formacin de entradas tangenciales del
combustible.
Reivindicacin 5: Un aparato para llevar a cabo un procedimiento de fabricacin de un quemador de
combustible, que incluye una cubierta protectora B.
Reivindicacin 6: Un procedimiento de fabricacin de negro de carbn que comprende la etapa de
introduccin tangencial de combustible en una cmara de
mezcla de un quemador de combustible.
Existe unidad entre las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. El elemento tcnico particular comn a todas las
reivindicaciones lo constituyen las entradas tangenciales de combustible. No hay unidad de las
reivindicaciones 3 y 5 con la 1, 2, 4 y 6 ya que la 3 y la 5 no incluyen un elemento tcnico particular
idntico o correspondiente al de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 6. Tampoco hay unidad entre las
reivindicaciones 3 y 5.
UNIDAD DE INVENCIN
Ejemplo 7
Reivindicacin 1: Una banda ferrtica de acero inoxidable de gran resistencia frente a la corrosin y
elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19;
Mo=1-2; Fe=el resto. El espesor oscila entre 0,5 y 2,0 mm y el lmite elstico es del 0,2% por encima
de 50 kg/mm2.
Reivindicacin 2: Un mtodo de produccin de una banda ferrtica de acero inoxidable de gran
resistencia frente a la corrosin y elevada resistencia, compuesta principalmente por, en porcentaje
en peso: Ni=2,0-5,0; Cr=15-19; Mo=1-2; Fe=el resto, que consta de las siguientes etapas:
a) laminado en caliente hasta alcanzar un espesor de 2,0 a 5,0 mm;
b)recocido de la banda laminada en caliente a 800-1.000C en condiciones
esencialmente no oxidantes;
c) laminado en fro de la banda hasta alcanzar un espesor de 0,5 a 2,0 mm; y
d) recocido final a 1.120 y 1.200C de la banda laminada en fro durante 2-5 minutos.
Hay unidad entre la reivindicacin de producto 1 y la reivindicacin de procedimiento 2. El elemento
tcnico particular de la reivindicacin de producto es el lmite elstico del 0,2% por encima de 50
kg/mm2. Las etapas del procedimiento de la reivindicacin 2 producen de por s una banda ferrtica
de acero inoxidable con un lmite elstico del 0,2% por encima de 50 kg/mm2. Aunque esta
caracterstica no se dedujera del texto de la reivindicacin 2, est divulgada claramente en la
descripcin. Por tanto, dichas etapas del procedimiento constituyen el elemento tcnico particular
correspondiente a la limitacin de la reivindicacin de producto referida al mismo acero inoxidable
ferrtico dotado de las caractersticas de resistencia mencionadas.
UNIDAD DE INVENCIN
Reivindicaciones de la misma categora
Ejemplo 8
Reivindicacin 1: Enchufe macho caracterizado por la caracterstica A.
Reivindicacin 2: Enchufe hembra caracterizado por la correspondiente caracterstica A.
La caracterstica A es un elemento tcnico particular incluido en ambas reivindicaciones,
existiendo por tanto unidad.
Ejemplo 9
Reivindicacin 1: Transmisor provisto de un expansor de ejes de tiempo para seales de video.
Reivindicacin 2: Receptor provisto de un compresor de ejes de tiempo para las seales de video
recibidas.
Reivindicacin 3: Equipo de transmisin de seales de video que comprende un transmisor provisto
con un expansor de ejes de tiempo para seales de video y un receptor con un compresor de ejes de
tiempo para las seales de video recibidas.
Los elementos tcnicos particulares son, en la reivindicacin 1, el expansor de ejes de tiempo, y en
la reivindicacin 2, el compresor de ejes de tiempo, que son elementos tcnicos correspondientes.
Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 2. La reivindicacin 3 incluye ambos elementos tcnicos
particulares y tiene unidad con las reivindicaciones 1 y 2. El requisito de unidad seguira
cumplindose aun en ausencia de la reivindicacin combinada (reivindicacin 3).
UNIDAD DE INVENCIN
Reivindicaciones de la misma categora
Ejemplo 10
Reivindicacin 1: Correa transportadora dotada de la caracterstica A.
Reivindicacin 2: Correa transportadora dotada de la caracterstica B.
Reivindicacin 3: Correa transportadora dotada de las caractersticas A + B.
La caracterstica A es un elemento tcnico particular, y la caracterstica B otro elemento tcnico
particular distinto. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y 3, pero
no entre las reivindicaciones 1 y 2.
Ejemplo 11
Reivindicacin 1: Circuito de control A para un motor de corriente continua.
Reivindicacin 2: Circuito de control B para un motor de corriente continua.
Reivindicacin 3: Un aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de
control A.
Reivindicacin 4: Aparato que incluye un motor de corriente continua provisto del circuito de control
B.
El circuito de control A es un elemento tcnico particular, y el circuito de control B otro elemento
tcnico particular distinto. Hay unidad entre las reivindicaciones 1 y 3 o entre las reivindicaciones 2 y
4, pero no entre las reivindicaciones 1 y 2 o 3 y 4.
LA NOVEDAD
Significado de novedad
A efectos de la opinin que resulta de un examen fondo, la invencin, tal como se
define por una reivindicacin, carece de novedad si cada elemento o cada etapa,
incluyendo cualquier caracterstica implcita para el experto en la materia, est explcita
o intrnsecamente divulgado en el estado de la tcnica. Para que haya divulgacin
intrnseca, las pruebas extrnsecas sobre las que se apoya el examinador deben
establecer claramente que los elementos descriptivos que faltan estn forzosamente
presentes en el documento de referencia, y que seran reconocidos como tales por el
experto en la materia. No obstante, no se puede establecer que hay divulgacin
intrnseca sobre la base de probabilidades o posibilidades. Por tanto, no basta con que
sea posible que cierto aspecto sea resultante de un determinado conjunto de
circunstancias. Los equivalentes bien conocidos que no se divulgan en un documento
del estado de la tcnica no se toman en consideracin para la apreciacin de la
novedad, pues corresponden a la cuestin de evidencia de la invencin.
LA NOVEDAD
Combinacin de documentos
Conviene sealar que, al examinar la novedad (por oposicin a la actividad inventiva),
no se permite combinar entre s elementos separados del estado de la tcnica. No
obstante, si un documento (el documento inicial) hace referencia explcita a otro
documento (por ejemplo, como documento que proporciona informacin ms detallada
sobre ciertas caractersticas), las enseanzas de este ltimo pueden considerarse
incorporadas al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial. De
la misma manera, se permite el uso de un diccionario o documento similar de referencia
para interpretar un trmino especial utilizado en el documento inicial en la fecha de su
publicacin. Tambin es posible referirse a otros documentos que permitan demostrar
que la divulgacin contenida en el documento inicial era suficiente (por ejemplo, un
compuesto qumico destinado a ser preparado y separado o, en el caso de un producto
de la naturaleza, a ser separado). Tambin pueden invocarse otros documentos para
demostrar que una caracterstica que no estaba divulgada en el documento inicial era
una caracterstica intrnseca de ese documento en la fecha de su publicacin (por
ejemplo, documentos que demuestren que el caucho es un material elstico.
LA NOVEDAD
Divulgaciones genricas y divulgaciones particulares
Cuando una reivindicacin define una invencin segn trminos genricos, la divulgacin de
un ejemplo particular que se inscriba en los parmetros de la reivindicacin genrica, a
efectos de la apreciacin de la novedad, constituye una anterioridad respecto a esa
reivindicacin. As, una divulgacin de cobre en un documento del estado de la tcnica
destruira la novedad del metal en tanto que concepto genrico, pero no la de cualquier metal
distinto del cobre. Una divulgacin de remaches destruira la novedad de los medios de
fijacin en tanto que concepto genrico, pero no la de un medio de fijacin particular distinto
de los remaches.
Un elemento del estado de la tcnica que divulgue un gnero no siempre constituye una
anterioridad respecto de una reivindicacin que trate de una especie que forme parte de
ese gnero. En otras palabras, si en una reivindicacin en examen se trata de un ejemplo
particular que no se menciona explcitamente, pero que figura en una divulgacin genrica en
un elemento del estado de la tcnica, esto no constituye una anterioridad para la
reivindicacin, salvo si ese ejemplo particular est identificado de manera suficientemente
precisa en ese elemento del estado de la tcnica. Si tal es el caso, ese ejemplo carece de
novedad, sea cual sea el nmero de otras especies descritas en dicho elemento del estado
de la tcnica.
LA NOVEDAD
Intervalos
Cuando un elemento del estado de la tcnica proponga un ejemplo particular que se site en un
intervalo reivindicado, ese elemento constituye una anterioridad respecto de ese intervalo. As,
cuando una reivindicacin abarca varios compuestos, mediante una enumeracin de intervalos o por
otro medio, existe anterioridad respecto a esa reivindicacin si uno de esos compuestos se describe
en el elemento del estado de la tcnica. Por ejemplo, un elemento del estado de la tcnica que
describe una aleacin de titanio (Ti) que contiene el 0,65% de nquel (Ni) y el 0,3% de molibdeno
(Mo) constituira una anterioridad respecto de una reivindicacin relativa a una aleacin de Ti que
contenga del 0,6 al 0,7% de Ni y del 0,2 al 0,4% de Mo. Sin embargo, si un elemento del estado de
la tcnica divulga un intervalo que se acerca a, excede o se sita en el intervalo reivindicado, pero no
da un ejemplo particular cubierto por ese intervalo, deber establecerse la novedad de la
reivindicacin caso por caso. Para que exista anterioridad respecto de la reivindicacin, el elemento
del estado de la tcnica debe divulgar el objeto reivindicado de forma suficientemente precisa. Si la
reivindicacin trata de un intervalo reducido mientras que el elemento del estado de la tcnica trata
de un intervalo ms amplio, y el intervalo reducido reivindicado no representa simplemente una
manera de aplicar la enseanza de ese elemento del estado de la tcnica (por ejemplo, aparece que
el efecto de la seleccin como resultados inesperados slo se produce, con toda probabilidad,
dentro del intervalo reducido reivindicado), se podra concluir razonablemente, en funcin de otras
circunstancias propias a ese caso, que ese intervalo reducido no est divulgado de forma
suficientemente precisa en el estado de la tcnica para constituir una anterioridad respecto de las
reivindicaciones (una invencin basada en una seleccin). Esos resultados inesperados tambin
podran tener el efecto de que las reivindicaciones no sean evidentes.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Significado de actividad inventiva
Se considerar que una invencin reivindicada implica una actividad inventiva si,
teniendo en cuenta el estado de la tcnica, no es evidente para un experto en la materia
en la fecha pertinente. Novedad y actividad inventiva son criterios diferentes. Una
reivindicacin carece de novedad si cada uno de sus elementos o de sus etapas est
divulgado explcita o intrnsecamente en el estado de la tcnica.
Se considera que est cumplida la condicin de actividad inventiva (no evidencia) si, en
relacin con el estado de la tcnica en su conjunto, la invencin, considerada como un
todo, no sera evidente para un experto en la materia. Puede utilizarse una combinacin
de varios elementos del estado de la tcnica para determinar si se ha respetado esta
exigencia. Por tanto, el examinador no slo tendr en cuenta la relacin de la
reivindicacin con determinados documentos o pasajes de documentos aislados, sino
tambin con combinaciones de esos documentos o partes de documentos, cuando tales
combinaciones son evidentes para el experto en la materia.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Consideraciones para determinar la actividad inventiva
Qu se considera evidente?
La cuestin que hay que considerar, en lo que se refiere a toda reivindicacin que define un objeto
para el que se solicita proteccin, es la de si, en la fecha pertinente de dicha reivindicacin, habra
sido o no evidente para un experto en la materia llegar a algo que entrara dentro de los trminos de
la reivindicacin, teniendo en cuenta la tcnica conocida en ese momento. En caso afirmativo, se
considera que la reivindicacin carece de actividad inventiva. El trmino evidente significa que algo
no va ms all del progreso normal de la tecnologa sino que se deduce simple o lgicamente del
estado de la tcnica, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad ms all
de la que se espera de un experto en la materia. Las consideraciones fundamentales que permiten
establecer la actividad inventiva (no evidencia) son las siguientes:
i.la invencin reivindicada debe ser considerada como un todo;
ii.los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia
debe ser motivado o alentado a combinar la enseanza de esos documentos de forma que conduzca
al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de xito; y
iii.los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido
retrospectivamente por la invencin reivindicada.
ACTIVIDAD INVENTIVA
La invencin considerada en su conjunto; combinacin de elementos conocidos o
evidentes
Para establecer la actividad inventiva (no evidencia), generalmente conviene considerar la invencin
reivindicada en su conjunto. Cuando se determinan las diferencias entre el estado de la tcnica y las
reivindicaciones, la cuestin que se plantea no es la de si esas diferencias seran evidentes por s
solas, sino si la invencin reivindicada en su conjunto habra sido evidente. As, no sera correcto
como regla general, en el caso de una reivindicacin de combinacin, argumentar que las
caractersticas separadas de la combinacin, tomadas por s solas, son conocidas o evidentes y que,
en consecuencia, es evidente la totalidad del objeto reivindicado. La nica excepcin a esta regla
se da cuando no existe relacin funcional entre las caractersticas de la combinacin, es decir,
cuando la reivindicacin se limita a una mera yuxtaposicin de caractersticas y no se refiere a una
autntica combinacin.
Aunque la reivindicacin deba dirigirse en cada caso a caractersticas tcnicas (y no, por ejemplo, a
una mera idea), a fin de evaluar si existe actividad inventiva, es importante que el examinador tenga
presente que existen diversas maneras en las que un experto en la materia podra llegar a una
invencin.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Combinacin de enseanzas
Para determinar la existencia de actividad inventiva (por oposicin a la novedad), est
permitido combinar las enseanzas de dos o ms documentos de referencia del estado
de la tcnica, por ejemplo, diferentes patentes publicadas o varias enseanzas
contenidas en el mismo documento de referencia, como un determinado libro, pero
nicamente en el caso en que esa combinacin habra sido evidente para el experto en
la materia. Para determinar si es evidente que es necesario combinar dos o ms
documentos diferentes, el examinador deber considerar lo siguiente:
i.si la naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o
improbable la combinacin de esos documentos para el experto en la materia;
ii.si los documentos proceden de campos tcnicos similares o cercanos y, si ste no
fuera el caso, si presentan una relacin suficiente con el problema particular de que
trata la invencin.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
Los ejemplos siguientes dan indicaciones sobre las circunstancias en las que una invencin
reivindicada debera considerarse evidente, o cundo se supone la determinacin positiva de
una actividad inventiva (no evidencia).
a) Invenciones reivindicadas que representan la aplicacin de medidas conocidas de manera
evidente y respecto a las cuales debera eliminarse por tanto la existencia de una actividad
inventiva:
i)La enseanza de un documento anterior es incompleta respecto de la invencin reivindicada
en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para cubrir esa laguna podra
ocurrrsele natural o fcilmente al experto en la materia, dando como resultado la invencin
reivindicada.
Ejemplo: La invencin reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con
aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material
ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya
utilizacin en la construccin es bien conocida en la tcnica.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
ii) La invencin reivindicada difiere del estado de la tcnica simplemente en el uso de
equivalentes (mecnicos, elctricos o qumicos) bien conocidos y que tienen la misma
finalidad, siendo reconocida esta equivalencia en el estado de la tcnica. Se seala que,
incluso si el solicitante ha reconocido en la solicitud internacional que un elemento es
equivalente a otro elemento que se haba utilizado hasta ahora con un objetivo diferente, ello
no significa que fuera evidente utilizar ese elemento en lugar del otro.
Ejemplo: La invencin reivindicada se refiere a una combinacin de bomba-motor que difiere
de una combinacin conocida de bomba-motor por el hecho nicamente de que el motor es
hidrulico en lugar de ser un motor elctrico.
iii) La invencin reivindicada consiste simplemente en un nuevo uso de un material ya
conocido que emplea las propiedades conocidas de dicho material.
Ejemplo: Una composicin para lavado que contiene, como detergente, un compuesto
conocido, que tiene la propiedad ya sabida de reducir la tensin superficial del agua, cuando
se sabe que esta propiedad es algo esencial para los detergentes.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
iv) La invencin reivindicada consiste en la sustitucin, en un dispositivo conocido, de
un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente
apropiado para ese uso (sustitucin anloga).
Ejemplo: Un cable elctrico comprende una vaina de polietileno encolada a un
apantallado metlico por medio de un adhesivo. La invencin reivindicada reside en el
uso de un adhesivo concreto, recin desarrollado, que se sabe que es adecuado para el
encolado entre polmero y metal.
v) La invencin reivindicada consiste simplemente en el uso de una tcnica conocida en
situacin muy parecida (uso anlogo).
Ejemplo: La invencin reivindicada consiste en la aplicacin de una tcnica de control
de impulso al motor elctrico que acciona los mecanismos auxiliares de una carretilla
industrial, por ejemplo, una carretilla elevadora, siendo ya conocido el uso de esta
tcnica para el control del motor elctrico de propulsin de la carretilla.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
ii) Un nuevo uso de un dispositivo o material conocido representa la solucin de
dificultades tcnicas que no pueden resolverse por tcnicas de rutina, a condicin de
que los medios para superar las dificultades tcnicas estn definidos en la
reivindicacin.
Ejemplo: La invencin reivindicada se refiere a un dispositivo para soportar y controlar
la subida y cada de soportes de gas, permitiendo que se pueda prescindir del bastidor
exterior de gua empleado anteriormente. Se conoca un dispositivo similar para
soportar muelles o pontones flotantes, pero, para aplicar el dispositivo a un soporte de
gas, deban superarse dificultades prcticas que no se encontraban en las aplicaciones
conocidas.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
c) Combinacin evidente de caractersticas que no representa una actividad inventiva:
La invencin reivindicada consiste simplemente en la yuxtaposicin o asociacin de
dispositivos o procesos conocidos que funcionan de manera normal y no producen
ninguna interrelacin de funcionamiento no evidente.
Ejemplo: Una mquina para producir salchichas consta de una mquina de picar carne
conocida y una mquina conocida de relleno dispuestas una a continuacin de otra.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
d) Combinacin no evidente de caractersticas que representa, por consiguiente, una
actividad inventiva:
Las caractersticas combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto
de que se obtiene un nuevo resultado tcnico. Es irrelevante el hecho de que cada
caracterstica individual sea total o parcialmente conocida por s misma.
Ejemplo: Una mezcla de medicinas consiste en un producto para eliminar el dolor
(analgsico) y un tranquilizante (sedante). Se ha comprobado que, aadindose al
tranquilizante, que por s mismo no pareca tener efecto analgsico alguno, se
intensificaba el efecto analgsico del producto para eliminar el dolor de una manera que
no se hubiera podido prever por las propiedades conocidas de las sustancias activas.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
e) Seleccin o eleccin evidente entre una serie de posibilidades conocidas que no
representa una actividad inventiva:
i)La invencin reivindicada consiste simplemente en elegir entre una serie de
alternativas igualmente probables.
Ejemplo: La invencin reivindicada se refiere a un procedimiento qumico conocido en el
que se conoce la alimentacin elctrica de calor a la mezcla de reaccin. Existe una
serie de sistemas alternativos ya conocidos para suministrar as el calor, y la invencin
reivindicada consiste meramente en la eleccin de una alternativa.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
ii) La invencin reivindicada consiste en elegir dimensiones, concentraciones, gamas de
temperatura u otros parmetros concretos entre una gama limitada de posibilidades, y
es evidente que estos parmetros o gamas tiles estaban cubiertos por el estado de la
tcnica y que podra llegarse a ellos por tanteos de rutina o por la aplicacin de
procedimientos normales de diseo. Cuando las condiciones generales de una
reivindicacin estn divulgados en el estado de la tcnica, el descubrimiento de las
gamas ptimas o tiles por tanteos de rutina no implica una actividad inventiva.
Ejemplo: La invencin reivindicada se refiere a un procedimiento para desarrollar una
reaccin conocida y se caracteriza por un caudal especificado de un gas inerte. Los
caudales establecidos son simplemente los que debera obtener necesariamente
cualquier experto en la materia.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
f) Seleccin o eleccin no evidente entre una serie de posibilidades conocidas que
representa, por consiguiente, una actividad inventiva:
i) La invencin reivindicada supone la seleccin especial en un proceso de condiciones
particulares de funcionamiento (por ejemplo, temperatura y presin) dentro de una
escala conocida, produciendo dicha seleccin efectos inesperados en el funcionamiento
del proceso o en las propiedades del producto resultante.
Ejemplo: En un proceso en el que la sustancia A y la sustancia B se transforman a
temperatura elevada en la sustancia C, se saba en el estado de la tcnica que, a
medida que aumenta la temperatura en la escala situada entre 50 y 130C, se produce
en general un rendimiento cada vez mayor de la sustancia C. Se ha comprobado ahora
que, en la escala de temperaturas de 63 a 65C, que anteriormente no haba sido
explorada, el rendimiento de sustancia C fue notablemente superior al que se esperaba.
ACTIVIDAD INVENTIVA
Ejemplos
g) Eliminacin de un prejuicio tcnico:
Por regla general, existe actividad inventiva si el estado de la tcnica lleva a un experto
en la materia lejos del procedimiento propuesto por la invencin reivindicada. Esto se
aplica, en particular, cuando al experto en la materia no se le ocurrira la realizacin de
experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido de eliminar un
obstculo tcnico real o imaginado.
Ejemplo: Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dixido de carbono se
embotellan en botellas esterilizadas mientras estn calientes. La opinin general es
que, inmediatamente despus de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida
embotellada debe ser protegida inmediatamente del aire exterior, a fin de impedir la
salida a chorro de la bebida embotellada. Un procedimiento que incluyera los mismos
pasos, pero en el que no sera necesario tomar precauciones para proteger la bebida
del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podra representar, pues,
una actividad inventiva.
APLICACIN INDUSTRIAL
Significado de aplicacin industrial
La invencin cuya proteccin se solicita se considera susceptible de aplicacin industrial
si, conforme a su naturaleza, puede ser producida o utilizada (en el sentido tecnolgico)
en cualquier tipo de industria. Se puede estimar que la expresin susceptible de
aplicacin industrial es sinnimo del trmino utilidad
El trmino industria incluye, pues, cualquier actividad fsica de carcter tcnico, esto
es, una actividad que pertenece a las tcnicas tiles o prcticas, en oposicin a las
bellas artes o artes estticas.
Esto no implica necesariamente el uso de una mquina o la fabricacin de un artculo, y
podra cubrir un procedimiento para dispersar la niebla, o un proceso para convertir la
energa de una forma en otra.
Limitndose a las caractersticas generales comunes de las exigencias de aplicacin
industrial y de utilidad, una invencin que no funcione, por ejemplo, una invencin que
manifiestamente no puede funcionar en virtud de leyes naturales bien establecidas, no
satisface ni la condicin de aplicacin industrial ni la de utilidad. En la medida en que no
funcione, se considera que una invencin de ese tipo no tendra ninguna aplicacin en
la industria o no sera de ninguna utilidad.
PATENTES
DE MTODO
(SOFTWARE)
LA ESCENCIA ES EL
RESULTADO FUNCIONAL,
NO EL CDIGO
CASOS ESPECIALES DE PATENTABILIDAD Y NO PATENTABILIDAD
FRMULAS
MATEMTICAS
VARIEDADES
VEGETALES
Y ANIMALES
SOFTWARE
QU DEFINE UNA PATENTE DE SOFTWARE?
LA DEFINE NO LA DEFINE
EL
RESULTADO
FUNCIONAL
DEL
SOFTWARE
EL CDIGO O
PROGRAMA
DE COMPUTO
SERIE DE PASOS O
ACCIONES QUE CONDUCEN
A RESULTADOS
FUNCIONALES
LISTA DE INSTRUCCIONES
EN UN LENGUAJE DE
COMPUTADORA
PATENTE DERECHO DE AUTOR
EL CDIGO O PROGRAMA DE COMPUTO
NO ES PATENTABLE,
INDEPENDIENTEMENTE DE
SU CONTENIDO O LENGUAJE
DE COMPUTADORA
read (a,b)
c=a+b
write (c)
LA SITUACIN NO CAMBIA
AUNQUE EL PROGRAMA
SEA CARGADO EN UNA
COMPUTADORA
FUNDAMENTO DE LA PATENTE DE SOFTWARE
SI HAY UNA CONTRIBUCIN
TCNICA AL ARTE PREVIO, LA
PATENTE NO DEBE SER NEGADA,
POR EL HECHO DE QUE UN PROGRAMA
DE COMPUTO ESTE INVOLUCRADO EN
SU IMPLEMENTACIN
PASO
INVENTIVO
EJEMPLOS:
MAQUINAS CONTROLADAS
POR COMPUTADORA Y PROCESOS
DE MANUFACTURA AUTOMATIZADOS
TIPOS DE REIVINDICACIONES DE PATENTES DE SOFTWARE
SISTEMA
APARATO
MTODO
EJEMPLO
CALCULAR EL FACTOR Q DE UN CIRCUITO ELECTNICO
DE ALTA RESONANCIA PARA REGULAR EL NIVEL DE
VOLTAJE REQUERIDO PARA SU OPERACIN EN TIEMPO REAL
Q= WL/R
REIVINDICACIN DE MTODO:
UN MTODO PARA CALCULAR EL FACTOR Q DE UN CIRCUITO,
EL MTODO COMPRENDE LOS PASOS DE:
MEDIR LA FREQUENCIA (W) DE LA RESONANCIA DEL CIRCUITO;
MEDIR LA INDUCTANCIA (L) DE LA BOBINA DEL CIRCUITO;
MEDIR LA RESISTENCIA (R) DEL CIRCUITO;
CALCULAR EL FACTOR Q EN UN MICROPROCESADOR, EN DONDE
EL CLCULO SE CARACTERIZA POR LA FRMULA Q=WL/R; Y
REGULAR EL VOLTAJE DE ALIMENTACIN DEL CIRCUITO.
EJEMPLO
REIVINDICACIN DEL APARATO:
UN APARATO PARA CALCULAR EL FACTOR Q DE UN CIRCUITO,
EL APARATO COMPRENDE:
UN MEDIDOR DE FREQUENCIA (W) DE LA RESONANCIA DEL
CIRCUITO;
UN MEDIDOR DE INDUCTANCIA (L) DE LA BOBINA DEL CIRCUITO;
UN MEDIDOR DE RESISTENCIA (R) DEL CIRCUITO;
UN MICROPROCESADOR PARA CALCULAR EL FACTOR Q, EN DONDE
EL CLCULO SE CARACTERIZA POR LA FRMULA Q=WL/R; Y
UN REGULARDOR DE VOLTAJE DE ALIMENTACIN DEL CIRCUITO.
REGULADOR
DE
VOLTAJE EN BASE
A Q
BOBINA RESISTENCIA
GENERADOR
DE
RESONANCIA
CIRCUITO
MEDIDOR
DE
FREQUENCIA
MEDIDOR
DE
INDUCTANCIA
MEDIDOR
DE
RESISTENCIA
MICROPROCESADOR
read (W, L, R)
Q = W*L/R
send (Q)
APLICACIONES DE SOFTWARE PARA PROVOCAR EFECTOS FUNCIONES
OPTIMIZACIN
DE RECURSOS
DE COMPUTO
CONTROL DE
MQUINAS Y
CIRCUITOS
COMPACTACIN
Y ENCRIPTACIN
DE INFORMACIN
TELECOMUNICACIONES
RECOMENDACIONES PARA LA REDACCION DE UNA
PATENTE DE SOFTWARE
DESCRIPCIN
Mencionar que el invento puede ser aplicado en multiple
estructuras o arquitecturas
Ejemplo:
se puede implementar en una computadora o circuiteria
Un proceso de software puede transformarse en un proceso de hardware equivalente
y viceversa
Dar enfasis a la utilidad practica del objeto del software
Soportar la descripcin con diagramas de bloques, estructuras y de flujo
REIVINDICACIONES
Incluir reivindicaciones de mtodos, sistemas y aparatos
Incluir reivindicaciones de multiple clases de invenciones
En caso de sistemas multipropietario, entonces hacer reivindicaciones para cada parte
o de subsistemas
SOLICITUD
INTERNACIONAL
DE PATENTE
TRATADO DE COPERACIN EN
MATERIA DE PATENTES PCT
EVALUACIN DE PROPUESTA Y ESQUEMA DE PROTECCIN
EVALUACIN DE PROPUESTA EN METALSA
PROPUESTA
DE INVENTO
EVALUACIN
TCNICA
ANLISIS DE
PATENTABILIDAD
EVALUACIN
FINANICERA
REDACCIN DE
PATENTE
RECONOCIMIENTO A
INVENTOR
COSTO: 500 USD COSTO: 2,000 USD COSTO: 3,500 USD
TIEMPO 0 SEMANA 4 SEMANA 6 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 2
PRESENTACIN DE SOLICITUD DE PATENTE
ENTRADA EN FASE
NACIONAL EN CADA
PAS ELECTO
DECIDIR EN QUE
PASES DE PCT
A PROTEGER
SOLICITUD
INTERNACIONAL
PCT (139 PASES)
RE
B
INTE
PORTE DE
SQUEDA
RNACIONAL
PUBL
LA S
ICACIN DE
OLICITUD
COSTO: 2,000 A
3,000 USD X PAS +
COSTO DE TRADUCCIN
DECIDIR EN
QUE PASES
EXTRANJEROS
A PROTEGER
MES 10
MES 12
COSTO: 5,000 USD
MES 16
COSTO: 1,500 USD
MES 40
PRESENTACIN
DE SOLICITUD
DE PATENTE EN
MXICO
TIEMPO 0
COSTO: 800 USD
MES 30
MES 18 MES 26
OTORGAMIENTO DE
PATENTE
PUBLICACIN DE
LA SOLICITUD
EXAMEN DE FONDO
>3 PASES
MES 40
MES 48
COSTO: 1,000 USD COSTO: 2,000 USD
MES 18 MES 12
SOLICITUD VIA
CONVENIO DE PARS
OTORGAMIENTO DE
PATENTE
MES 12
MES 18
COSTO: 2,500 A
3,500 USD X PAS +
COSTO DE TRADUCCIN
PUBLICACIN DE
LA SOLICITUD
EXAMEN DE FONDO
<= 3 PASES
COSTO: 2,000 USD
MES 48
CONVENIO DE PARS
TODOS LOS PASES
PCT
141 PASES
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
RELACIN AGENTE DE PROPIEDAD INTELECTUAL - CLIENTES
Agente de Propiedad
Intelectual en Mxico
Clientes
Mexicanos
Cortes
Mexicanas
Instituto Nacional
del Derecho de
Autor
Instituto Mexicano
de la Propiedad
Industrial
Agente de Propiedad
Intelectual en pas
extranjero
Clientes
Extranjeros
Clientes
Extranjeros
Cortes
Extranjeras
Oficina de Patentes,
Marcas y Derechos de
Autor de pas
extranjero
BSQUEDA DE
PATENTES
ESTAR INVENTANDO
EL HILO NEGRO?
PORQU HACER UNA BSQUEDA?
PARA
EVALUAR
LA NOVEDAD
DE UN
INVENTO
IDENTIFICAR
TECNOLOGA
DE DOMINIO
PBLICO
IDENTIFICAR
TECNOLOGA
QUE PUEDE
ADQUIRIRSE
POR LICENCIA
ADQUIRIR
CONOCIMIENTO
AYUDA EN LA
REDACCIN
DE
PATENTES
APOYO EN
PROYECTOS DE
I+D
INTELIGENCIA
COMPETITIVA
PROCEDIMIENTO
DE NULIDAD
DE PATENTE
EVITAR
LA DUPLICIDAD
DE
ESFUERZOS
EVITAR
INVADIR
DERECHOS
DE OTROS
AYUDA A
INVENTAR
DESIGN
AROUND
IDENTIFICAR
TECNOLOGA
DE LIBRE USO
QU PODEMOS ENCONTRAR EN LAS BASES DE DATOS DE PATENTES?
PUBLICACIN
DE PATENTE
OTORGADA
FAMILIA DE
PATENTES
REPORTES DE
BSQUEDA DE
SOLICITUDES
PCT
PUBLICACIN
DE SOLICITUD
DE PATENTE
REPORTES DE
BSQUEDA DE
SOLICITUDES
EUROPEAS
INTER-
DEPENDENCIA
DE PATENTES
INFORMACIN
LEGAL
PARTES DE UNA PATENTE
Nmero oficial de publicacin de patente
o solicitud
Cdigo Pas + Nmero + Tipo de publicacin
Fecha de otorgamiento o publicacin
Ttulo del invento
Inventor(es)
Titular(es)
Fecha de solicitud o prioridad extranjera
Clasificacin
Documentos de referencia y/o citados por
el examinador u oficina de patentes
Resumen del invento
PUBLICACIN DE SOLICITUD INTERNACIONAL DE PATENTE
PCT
Documentos citados por el examinador
u oficina de patentes
PUBLICACIN DE SOLICITUD EUROPEA DE PATENTE
Documentos citados por el examinador
u oficina de patentes
DNDE BUSCAR?
94% DE LA INFORMACIN TECNOLGICA A NIVEL MUNDIAL
EST EN FORMA DE PATENTE
Mxico
Oficina Europea de Patentes
Estados Unidos
Alemania
Espaa y Amrica Latina
Canad
Japn
Oficina Mundial de la Propiedad
Intelectual PCT
www.impi.gob.mx
ep.espacenet.com
www.uspto.gov/patft/index.html
www.depatisnet.de
www.oemp.es/internet/base_datos/
inven.htm
www.cipo.gov
www.ipdl.jpo.go/homepg_e.ipdl
http://www.wipo.int/ipdl/es/
search/pct/search-struct.jsp
CMO HACER UNA BSQUEDA?
IDENTIFICAR CARACTERSTICAS Y OBJETOS
TCNICOS DEL PRODUCTO O PROCESO A BUSCAR
ASOCIAR DESCRIPTORES A LAS CARACTERSTICAS
Y OBJETOS TCNICOS IDENTIFICADOS
ENCONTRAR LA(S) CLASIFICACIN(ES) DE
PATENTES RELATIVA AL PRODUCTO O PROCESO EN
BASE A SUS CARACTERSTICAS U OBJETOS
TECNICOS
BUSCAR EN BASE DE DATOS, DOCUMENTOS DE
PATENTES U OTRAS REFERENCIAS, BASNDOSE EN
LOS DESCRIPTORES Y/O CLASIFICACIN DE
PATENTES QUE HAYAN SIDO SELECCIONADOS
EXISTEN DOCUMENTOS
DE PATENTES
RELEVANTES AL
PRODUCTO O PROCESO?
USAR OTROS DESCRIPTORES Y
EVALUAR OTRAS
CLASIFICACIONES DE PATENTES
NO
ESTUDIAR CADA UNO DE LOS
DOCUMENTOS DE PATENTE
RELEVANTES AL COMPARARLO
CON EL PRODUCTO O PROCESO
BUSCADO
SI
USO DE DESCRIPTORES
SON PALABRAS CLAVE QUE TCNICAMENTE DESCRIBEN
LAS CARACTERSTICAS FUNCIONALES DEL INVENTO O
PRODUCTO SIENDO ANLIZADO
EMPLEO DE:
Sinnimos,
Tecnicismos,
Nombres comunes,
USO DE DESCRIPTORES Cont..
USO DE DESCRIPTORES Cont..
CLASIFICACIN INTERNACIONAL DE PATENTES
ESTRUCTURA
SECCIN DESCRIPCIN
A Necesidades humanas
B Ejecucin de operaciones, transporte
C Qumica y metalurga
D Textiles, papel
E Construccin
F Ingeniera mecnica, iluminacin, calefaccin,
armamento, explosivos
G Fsica
H Electricidad
Ejemplo: A01B1/100
A 01 B 1 / 100
Seccin Clase Subclase Grupo Subgrupo
http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html
PARA CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS ENCONTRADOS HACER:
DAR UN VISTAZO AL TITULO
LEER EL RESUMEN
OBSERVAR LOS DIBUJOS Y
EXAMINAR SUPERFICIALMENTE EL
DOCUMENTO DE PATENTE
APARENTA SER EL
TITULO RELEVANTE O
ESTAR DENTRO DEL
OBJETO DE LA
BSQUEDA? NO
SI
APARENTA SER EL
RESUMEN RELEVANTE O
ESTAR DENTRO DEL
OBJETO DE LA
BSQUEDA?
SI
EL CONTENIDO ES
RELEVANTE O EST
DENTRO DEL OBJETO
DE LA BSQUEDA?
SI
IR DIRECTAMENTE A LAS
REIVINDICACIONES, LEERLAS MUY
CUIDADOSAMENTE, PREGUNTATE SI A
PARTIR DE UNO DE ELLOS SE LEE TU
INVENTO, ES DECIR VERIFICAR SI LO
QUE BUSCAS EST REIVINDICADO
EL OBJETO DE
BSQUEDA APARENTA
ESTAR REIVINDICADO
O DESCRITO?
SI
LEER MUY CUIDADOSAMENTE EL
DOCUMENTO COMPLETO DE PATENTE Y
VUELVE A LEER LAS REIVINDICACIONES,
PUES RECUERDA QUE ESTAS ESTN
FUNDAMENTADAS EN LA DESCRIPCIN
SIGUES
CONSIDERANDO
LO MISMO?
DETERMINAR
GRADO DE
PATENTABILIDAD
ELABORA UNA TABLA DE ANLISIS
MORFOLGICO
CUL ES EL
PROPSITO DE
LA BSQUEDA?
DETERMINAR
LIBERTAD DE
USO
SI
PROCEDER CON EL
PROCESO DE ANLISIS
DE INFRICCIN DE
PATENTE
PROCEDER CON EL
PROCESO DE
DETERMINAR GRADO DE
PATENTABILIDAD
NO
NO
NO
NO
TODOS LOS
DOCUMENTOS
ANALIZADOS?
SI
REDISEAR LA ESTRATEGIA DE
BSQUEDA: USAR OTROS
DESCRIPTORES Y
CLASIFICADORES Y VOLVER A
BUSCAR
HUBO
DOCUMENTOS
RELEVANTES O
CERCANOS?
NO
NO
IR AL
SIGUIENTE
DOCUMENTO
FIN DE LA
BSQUEDA
SI
TABLA PAR ANLISIS MORFOLGICO
GRADO DE PATENTABILIDAD
VS
LIBERTAD DE ACCIN
PATENTE
DOMINADA
PATENTE
DOMINADA
PATENTE
DOMINANTE
NUEVA
TECNOLOGA
comprende:
B
E
F
PATENTE
DOMINANTE
comprende:
A
B
C
PATENTE
DOMINADA
1
comprende:
A
B
C
D
PATENTE
DOMINADA
2
comprende:
A
B
C
D
E
UN PRODUCTO QUE USE LA PATENTE DOMINADA 1 PUEDE INFRINGIR
LA PATENTE DOMINANTE SI NO ADQUIERE LEGALMENTE LA TECNOLOGA.
ASPECTOS
LEGALES DE LA
PROPIEDAD
INTELECTUAL EN
UNA RELACIN
LABORAL
SECRETOS INDUSTRIALES
Lo relativo a la obligacin del trabajador de salva guardar un secreto industrial en una relacin laboral lo rige la Ley Federal del
Trabajo en su articulo 134, Fraccin XIII
Capitulo II
Obligaciones de los trabajadores
Artculo 134. son obligaciones de los trabajadores:
I.- .......
XIII. Guardar escrupulosamente los secretos tcnicos, comerciales y de fabricacin de los productos a cuya elaboracin
concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razn del trabajo que desempeen, as como
de los asuntos administrativos reservados, cuya divulgacin pueda causar perjuicios a la empresa.
Lo anterior tambin queda reglamentado por la Ley de la Propiedad Industrial en sus artculos 82, 84 y 85
Artculo 82.- Se considera secreto industrial a toda informacin de aplicacin industrial o comercial que guarde una persona fsica
o moral con carcter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econmica frente a terceros en
la realizacin de actividades econmicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar
su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
La informacin de un secreto industrial necesariamente deber estar referida a la naturaleza, caractersticas o finalidades de los
productos; a los mtodos o procesos de produccin; o a los medios o formas de distribucin o comercializacin de productos o
prestacin de servicios.
No se considerar secreto industrial aquella informacin que sea del dominio pblico, la que resulte evidente para un tcnico en
la materia, con base en informacin previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicin legal o por orden judicial.
No se considerar que entra al dominio pblico o que es divulgada por disposicin legal aquella informacin que sea
proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.
ARTICULO 84.- La persona que guarde un secreto industrial podr transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario
autorizado tendr la obligacin de no divulgar el secreto industrial por ningn medio. En los convenios por los que se
transmitan conocimientos tcnicos, asistencia tcnica, provisin de ingeniera bsica o de detalle, se podrn establecer
clusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales debern precisar los
aspectos que comprenden como confidenciales.
ARTICULO 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeo de su profesin
o relacin de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad,
deber abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su
usuario autorizado.
SECRETOS INDUSTRIALES (DELITOS)
Los delitos en materia de divulgacin de secretos industriales estn reglamentados por la Ley de la Propiedad Industrial
en sus artculos 223 en sus fracciones IV, V y VI y por los artculo 224 y 226.
CAPITULO III
De los Delitos
ARTICULO 223.- Son delitos:
IV.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeo de su
profesin, relacin de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona
que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propsito de obtener un beneficio
econmico para s o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto,
V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario
autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propsito de obtener un beneficio econmico para s o para el
tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
VI.- Usar la informacin contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio
de su profesin o relacin de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya
sido revelado por un tercero, a sabiendas de que ste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propsito de obtener un beneficio econmico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industria o su usuario autorizado.
ARTICULO 224.- Se impondrn de dos a seis aos de prisin y multa por el importe de cien a diez mil das de salario
mnimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se sealan en las fracciones I, IV,
V o VI del artculo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artculo 223, se
impondrn de tres a diez aos de prisin y multa de dos mil a veinte mil das de salario mnimo general vigente en el
Distrito Federal.
ARTICULO 226 .- Independientemente del ejercicio de la accin penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos a que
esta Ley se refiere podr demandar del o de los autores de los mismos, la reparacin y el pago de los daos y perjuicios
sufridos con motivo de dichos delitos, en los trminos
INVENTOS
INVENCIONES
Lo relativo a la titularidad de los derechos morales y patrimoniales de un invento desarrollado en una relacin laboral lo rige
la Ley Federal del Trabajo en su articulo 163
Capitulo V
Invenciones de los trabajadores
Artculo 163. la atribucin de los derechos al nombre y a la propiedad y explotacin de las invenciones realizadas en
la empresa, se regir por las normas siguientes:
I. El inventor tendr derecho a que su nombre figure como autor de la invencin;
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacin o de perfeccionamiento de los procedimientos
utilizados en la empresa, por cuenta de esta la propiedad de la invencin y el derecho a la explotacin de la patente
correspondern al patrn. el inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendr derecho a una
compensacin complementaria, que se fijara por convenio de las partes o por a junta de conciliacin y arbitraje
cuando la importancia de la invencin y los beneficios que puedan reportar al patrn no guarden proporcin con el
salario percibido por el inventor; y
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invencin corresponder a la persona o personas que la realizaron,
pero el patrn tendr un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisicin de la
invencin y de las correspondientes patentes.
DERECHOS DE AUTOR
Lo relativo a la titularidad de los derechos patrimoniales de una obra en una relacin laboral lo rige la Ley Federal
del Derecho de Autor en los artculos 83, 83bis y 84.
Cabe mencionar que por ley en una relacin laboral a la persona que crea una obra bajo encargo o por
consecuencia de sus actividades propias de su trabajo se les denomina colaboradores.
Artculo 83.- Salvo pacto en contrario, la persona fsica o moral que comisione la produccin de una obra o que la
produzca con la colaboracin remunerada de otras, gozar de la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la
misma y le correspondern las facultades relativas a la divulgacin, integridad de la obra y de coleccin sobre este
tipo de creaciones.
La persona que participe en la realizacin de la obra, en forma remunerada, tendr el derecho a que se le
mencione expresamente su calidad de autor, artista, intrprete o ejecutante sobre la parte o partes en cuya
creacin haya participado.
Artculo 83 bis.- Adicionalmente a lo establecido en el Artculo anterior, la persona que participe en la realizacin de
una obra musical en forma remunerada, tendr el derecho al pago de regalas que se generen por la comunicacin
o transmisin pblica de la obra, en trminos de los Artculos 26 bis y 117 bis de esta Ley.
Para que una obra se considere realizada por encargo, los trminos del contrato debern ser claros y precisos, en
caso de duda, prevalecer la interpretacin ms favorable al autor. El autor tambin est facultado para elaborar su
contrato cuando se le solicite una obra por encargo.
DERECHOS DE AUTOR
Artculo 84.- Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una relacin laboral establecida a travs
de un contrato individual de trabajo que conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumir que los
derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y empleado.
El empleador podr divulgar la obra sin autorizacin del empleado, pero no al contrario. A falta de contrato
individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales correspondern al empleado.
MANUAL DE
OPERACIN EN
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR
MANUAL DE OPERACIN DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Estrategia de Propiedad Intelectual
Polticas Procedimientos y Responsabilidades Documentos o Formatos a Emplear
De Propiedad Intelectual
De Manejo de Ideas
Tripticos de Propiedad Intelectual
De Proteccin
De Remuneracin a Inventor
De manejo de informacin confidencial o
secretos industriales
De Confidencialidad
Para transferencia y adquisicin de
tecnologa
De proteccin nacional y en el extranjero y
seguimiento de propiedad intelectual
Para transferencia y adquisicin de tecnologa
Para el caso de deteccin de que infringen
derechos de terceros o sean infringidos los
derechos propios
De subcontratacin de actividades que
impliquen Propiedad Intelectual
De correo electrnico e Internet
Patente en Una Pgina (PUP)
Cesin de Derechos
Carta de Colaboracin
Contrato Mutuo de Confidencialidad
Contrato de Unilateral de Confidencialidad
Avisos de Confidencialidad para documento, Fax
e Email
Contratos de Colaboracin en I+D con Centro de
Investigacin
Contratos de Colaboracin en I+D con Empresas
Contrato de Prestacin de Servicios
Propiedad Intelectual en Proyectos
Roles y Responsabilidades de la
Organizacin de Propiedad Intelectual en la
empresa y empresas subsidiarias
Listado de agentes de propiedad intelectual
nacionales e internacionales
Manejo de contratos
Contrato de licenciamiento
Listado de Tecnologa adquirida o licenciada por
la empresa
Listado de Tecnologa para ser licenciada
QU FALTA POR HACER?
PROTEGER
DEL MANUAL DE
OPERACIN DE
PROPIEADAD
INTELECTUAL
OBTENER
PROVECHO
ESTABLECER UNA
ESTRATEGIA DE
GENERACIN U
OBTENCIN DE
VALOR DE LOS
ACTIVOS
INTELECTUALES
GENERAR
ESTABLECER UNA
ESTRATEGIA PARA
CREAR
DESARROLLOS E
INNOVACIONES DE
MANERA
ORDENADA
EXPERIENCIAS EN
TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGA
PUNTOS CLAVE A CONSIDERAR
ANTES, DURANTE Y DESPUES
MODOS DE TRANFERENCIA
INVERSIN COMPRA-VENTA
DE EQUIPO
LICENCIAMIENTO
DE DERECHOS
TRANSFERENCIA
KNOW-HOW
Y
KNOW-WHO
CONTRATOS DE
COLABORACIN
EN I + D
O DE ASISTENCIA
TCNICA
PARA UN BUEN LICENCIAMIENTO
UNA BUENA PATENTE
1 2 3 4 5
Patente Otorgada
Derechos de Autor
Marcas Registrada
1 = No del todo
2 = Muy poco
3 = Algo de alcance
4 = Grande
5 = Muy grande
OBJETVOS DE LA PATENTE
ESCUDO
VANIDAD
ARMA DE
ATAQUE
EVITAR
O
GANAR
UN LITIGIO
OBTENER EL
MAYOR VALOR
DE VENTA
FACTORES QUE DETERMINAN
LA CALIDAD DE UNA PATENTE
LONGITUD DE LA DESCRIPCIN
89.0%
91.0%
65.5%
75.2%
80.7%
84.3%
86.5%
88.0%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
<1K 1-2K 2-3K 3-4K 4-5K 5-6K 6-7K >7K
# Palabras
%

d
e
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
(
4
a
o
s
)
Promedio = 6300
NMERO DE REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES
92.6%
92.2%
91.9%
91.3% 91.3%
91.2%
90.3%
81.3%
84.8%
85.6%
88.4%
89.0%
89.8%
75%
80%
85%
90%
95%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12
%

d
e
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
(
4
a
o
s
)
# Reivindicaciones Independientes
Promedio = 2.96
NMERO DE REIVINDICACIONES DEPENDIENTES
83.9%
87.1%
88.0%
88.3%
88.9%
75%
80%
85%
90%
95%
0 5 10 15 <15
%

d
e
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
(
4
a
o
s
)
# Reivindicaciones Dependientes
Promedio = 4.71
LONGITUD DE LAS REIVINDICACIONES INDEPENDIENTES
79.7%
80.7%
81.9%
84.6%
85.4%
85.9%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
<100 101-200 201-300 301-400 401-500 >500
%

d
e
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
(
4
a
o
s
)
Longitud promedio de las
reivinidacines (# Palabras)
Promedio = 172
88.0%
86.8%
84.8%
83.4%
83.2%
80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0%
Mtodo
Sistema
Composicin
Aparato
Otro
% Mantenimiento
26%
40%
21%
4%
9%
Porcentaje del
Total
EL CAMINO PARA PATENTES
VALIOSAS
CRITERIO PARA UNA PATENTE VALIOSA
DETECTABLE
INEVITABLE
ESCRITA CON
ENTENDIMIENTO
DE LA
INDUSTRIA
ESCRITA CON
ENTENDIMIENTO
DEL
NEGOCIO
PUNTOS CLAVE A CONTEMPLAR
EN UN CONTRATO DE
COLABORACIN DE I + D
O DE ASISTENCIA TCNICA
BASE DE CONTRATO
CONTRATO
DERECHOS DE
ANTECEDENTE
KNOW-HOW Y
KNOW-WHO DE
ANTECEDENTE
DERECHOS
OBTENIDOS
KNOW-HOW
Y
KNOW-WHO
OBTENIDOS
KNOW-HOW
Y
KNOW-WHO
DE ANTECEDENTE
A LICENCIAR
DERECHOS DE
ANTECEDENTE
A LICENCIAR
DERECHOS DE ANTECEDENTE
SOLO USARSE
PARA EL
DESARROLLO
DEL PROYECTO
LA PARTE
QUIEN LO
APORTA ES
SU TITULAR
TRATAR COMO
CONFIDENCIAL
CONTEMPLAR
LICENCIAMIENTO
SOLO PARA
PRODUCTOS Y
RESULTADOS
OBTENIDOS
KNOW-HOW Y KNOW-WHO DE ANTECEDENTE
SOLO USARSE
PARA EL
DESARROLLO
DEL PROYECTO
LA PARTE
QUIEN LO
APORTA ES
SU TITULAR
TRATAR COMO
CONFIDENCIAL
CONTEMPLAR
LICENCIAMIENTO
SOLO PARA
PRODUCTOS Y
RESULTADOS
OBTENIDOS
DERECHOS OBTENIDOS
DETERMINAR SU
TITULARIDAD
CONTEMPLAR
USO
SOLO PARA
PRODUCTOS Y
RESULTADOS
OBTENIDOS
TRATAR COMO
CONFIDENCIAL
CONTEMPLAR
LICENCIAMIENTO
PARA
OTROS
PRODUCTOS
KNOW-HOW Y KNOW-WHO OBTENIDOS
SOLO USARSE
EN PRODUCTOS
OBTENIDOS
CONTEMPLAR
TITULARIDAD
DE AMBAS
PARTE
TRATAR COMO
CONFIDENCIAL
CONTEMPLAR
LICENCIAMIENTO
PARA OTROS
PRODUCTOS
NORMA DE
INFORMACIN
FINANCIERA
C-8
ACTIVOS INTANGIBLES
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
$
t
MARCA
PATENTE
SECRETO
INDUSTRIAL
ACTIVOS INTANGIBLES son aquellos activos no monetarios identificables,
sin sustancia fsica, que generarn beneficios econmicos futuros controlados por
la entidad. Existen dos caractersticas principales de los activos intangibles:
i. representan costos que se incurren o derechos o privilegios que se
adquieren, con la intencin de que aporten beneficios econmicos
especficos a las operaciones de la entidad durante periodos que se
extienden ms all de aqul en que fueron incurridos o adquiridos. Los beneficios
que aportan son en el sentido de permitir que esas operaciones reduzcan costos
o aumenten los ingresos futuros; y
ii. los beneficios futuros que la entidad espera obtener se encuentran
frecuentemente representados, en el presente, en forma intangible mediante un
bien de naturaleza incorprea, o sea que no tienen una estructura material ni
aportan una contribucin fsica a la produccin u operacin de la entidad. El
hecho de que carezcan de caractersticas fsicas no impide que se les pueda
considerar como activos vlidos. Su caracterstica de activos se las da su
significado econmico, ms que su existencia material especfica.
NORMA FINANCIERA C-8 (NIF C-8)
activos identificables son aqullos a los cuales pueden determinarse que
generarn beneficios econmicos para la entidad; particularmente, son aqullos
adquiridos o generados internamente que: a) son separables; es decir, que
pueden ser separados de la entidad y ser vendidos, rentados, transferidos,
intercambiados o licenciados por el adquirente, o bien, b) surgen de derechos
legales o contractuales independientemente de que puedan ser transferibles o
separables de la entidad, tales como algunas concesiones o el conocimiento del
negocio por los empleados que pueden ser utilizados por el adquirente.
Incluyen activos intangibles como marcas, patentes, conocimientos y otros
similares
INTRODUCCIN
AL ANLISIS Y
EVALUACIN
DE PROYECTOS
DE INVERSIN
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
VALOR DEL DINERO A TRAVS DEL TIEMPO
Inters: Renta que se paga por utilizar dinero ajeno, o bien la
renta que se gana al invertir nuestro dinero.
Valor del Dinero a travs del tiempo: Cantidades iguales de
dinero no tienen el mismo valor, si se encuentran en puntos
diferentes en el tiempo y si la tasa de inters es mayor que cero.
Inters Compuesto: es cuando los intereses a su vez generan
intereses.
FRMULAS
1. FLUJOS DE EFECTIVO NICOS
P
1 2 3 4 .. n-1 n Tiempo
F
F = P (1 + i)
n
Donde
F= Valor futuro
P = Valor presente o desembolso o inversin inicial
n = Nmero de Periodos de Tiempo
i = Tasa de inters
FRMULAS
1. FLUJOS DE EFECTIVO NICOS.
EJEMPLO
F = P (1 + i)
n
= 1000 (1+0.20)
5
F = $2488.30
Donde
F= Valor futuro
P = 1000
n = 5
i = 20%
Una persona pide prestado la cantidad de $1000.00 para pagarla
dentro de 5 aos a una tasa de inters del 20% anual. Cunto
pagara esta persona al final del quinto ao?
FRMULAS
2. VALOR FUTURO DE UNA SERIE UNIFORME DE FLUJOS DE
EFECTIVO
F
(1 + i)
n
- 1
F = A (
______________
)
i
Donde
F= Valor futuro
A = Desembolso o inversin al final de cada periodo
i = Tasa de inters
A A A A A A
0 1 2 3 4 .. n-1 n Tiempo
FRMULAS
VALOR FUTURO DE UNA SERIE UNIFORME DE FLUJOS DE
EFECTIVO
EJEMPLO
Donde
F= Valor futuro
A = 1000
n = 24 meses
i = 1.5% mensual
Una persona deposita al final de cada mes, durante dos aos, la
cantidad de $1000.00. Si la cuenta de ahorros para el 1.5%
mensual, cunto se acumulara al final del segundo ao?
(1 + i)
n
- 1 (1+0.015)
24
- 1
F = A (
______________
) = 1000 (
___________________
)
i 0.015
F = $ 28,633.50
FRMULAS
3. VALOR PRESENTE DE UNA SERIE UNIFORME DE FLUJOS
DE EFECTIVO
(1 + i)
n
- 1
P = A (
______________
)
i(1 + i)
n Donde
P= Valor presente
A = flujo de efectivo al final del periodo
i = Tasa de inters
A A A A A A
0 1 2 3 4 .. n-1 n Tiempo
P
FRMULAS
VALOR PRESENTE DE UNA SERIE UNIFORME DE FLUJOS DE
EFECTIVO
EJEMPLO
Donde
P= 100000
A = ?
n = 10 semestres
i = 5% semestral
Una persona deposita $100,000.00 en una cuenta que paga 5%
semestral. Si esta persona quisiera retirar cantidades iguales al
final de cada semestre durante 5 aos, de qu tamao sera cada
retiro?
(1 + i)
n
- 1
P= A (
______________
)
i (1 + i)
n
Despejando A
i (1 + i)
n
0.05 (1 + 0.05)
10
A= P (
______________
) = 100000 (
___________________
)
(1 + i)
n
- 1 (1 + 0.05)
10
- 1
A = $12,950.00
ANLISIS Y EVALUACIN DE UN PROYECTO INDIVIDUAL
4. MTODO DEL VALOR PRESENTE
VPN
1 2 3 4 5 t-1 t Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
FE0
n
FE
t
VPN =
______________
t=0
(1 + TREMA)
t
Donde
VPN= Valor Presente Neto
FE = Flujo de Efectivo neto del periodo t
t = Periodo de Tiempo
TREMA = Tasa de Recuperacin mpinima atractiva
LA BASE: DETERMINAR O CONOCER LA TASA DE
RECUPERACIN MNIMA ATRACTIVA (TREMA) Y LA
VIDA TIL DEL PROYECTO
QU CONSIDERAR?
Una tasa mayor que el costo de capital
4. MTODO DEL VALOR PRESENTE
MTODO DEL VALOR PRESENTE
EJEMPLO
Una empresa desea hacer una inversin en equipo relacionado con
el manejo de materiales. Se estima que el nuevo equipo tiene un
valor en el mercado de $100,000.00 y representar para la
compaa un ahorro en mano de obra y desperdicio de materiales
del orden de $40,000.00 anuales. Considere tambin que la vida
estimada del equipo es de 5 aos al final de los cuales se espera
una recuperacin monetaria de $20,000.00. Por ltimo asuma que
la empresa a fijado su TREMA en 25%.
n
FE
t
VPN =
______________
t=0
(1 + TREMA)
t
Donde
FE0 = Flujo de Efectivo inicial = 100000
FE1 = 40000, FE2 = 40000, FE3= 40000, FE4 =40000, FE5=60000
n = 5
TREMA = 25%
MTODO DEL VALOR PRESENTE
EJEMPLO (Cont)
VPN = -100000/(1+0.25)
0
+ 40000/(1+0.25)
1
+
40000/(1+0.25)
2
+ 40000/(1+0.25)
3
+ 40000/(1+0.25)
4
+ 60000/(1+0.25)
5
VPN = $14,125
NOTA: PUESTO QUE EL VPN ES POSITIVO SE RECOMIENDA ADQUIRIR
EL EQUIPO
Donde
FE0 = inversin = -100000
FE1 = 40000, FE2 = 40000, FE3= 40000, FE4 =40000, FE5=60000
n = 5
TREMA = 25%
METODOLOGAS
DE VALUACIN
DE
TECNOLOGA
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
METODOLOGAS DE VALUACIN
1. ENFOQUE DE MERCADO
El valor de un activo intangible est basado en operaciones de
venta o licencia de activos intangibles razonablemente
comparables
FACTORES PARA SELECCIONAR CON QUE ACTIVOS COMPARAR:
Capacidad econmica de generar ingresos
Mercados
Redimiento histrico y potencial sobre la inversin
Tiempo de la operacin de venta o licencia
Grado de riesgo futuro (obsolecencia fsica, legal, funcional,
tcnica y econmica)
Trminos y condiciones especiales de la venta/licencia
DESVENTAJAS
INFORMACIN DE LAS TRANSACCIONES NO DISPONIBLES AL
PBLICO
2. ENFOQUE DE INGRESOS (FLUJOS DE EFECTIVO)
El valor de un activo intangible est basado en la capitalizacin o
Valor Presente de Flujos de Efectivo Futuros que se derivan por la
potencialidad de uso del activo
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
3. ENFOQUE DE COSTOS
El valor de un activo intangible est basado por los costos
histricos durante el desarrollo o los costos por substituirlo por un
activo intelectual de utilidad y funcionalidad comparable
3.1 COSTOS HISTORICOS
Valor Presente de Gastos
Pasados
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
GASTOS DURANTE
EL DESARROLLO
CAPITAL INTELECTUAL
ACTIVOS INTELECTUALES
VALOR DE UNA PATENTE (TECNOLOGA)
Frmula
n
FE
t
VPN =
= ______________
t=0
(1 + TREMA)
t
Donde
FE = Flujo de Efectivo Neto en el Periodo
n = Nmero de Periodos de Tiempo (vida remanente)
TREMA = Tasa de Recuperacin Mnima Atractiva
FRMULAS PARA EL ANLISIS Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN
MODELOS
DE
VALUACIN
DE
MARCAS
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
$
ACCIONES
DEL PASADO
PRESENTE
FUTURO
VALOR MARCARIO
1. ENFOQUE DE MERCADO
El valor de un activo intangible est basado en operaciones de
venta o licencia de activos intangibles razonablemente
comparables
1.1 PARTICIPACIN EN EL MERCADO
Se basa en analizar y ponderar indicadores como la participacin
en el meracdo y la posicin competitiva en la mente del
consumidor
Valor de Marca = Promedio de Rentabilidad del ltimo o tlimos 5
aos x (participacin en el mercado/posicionamiento)
DESVENTAJAS
La posicin competitiva en terminos del consumidor es subjetiva
La participacin en el mercado varia segn la determinacin del
segmento objetivo
1. ENFOQUE DE MERCADO (Cont.)
2.2 PROMEDIO DE VENTAS
Uno de los beneficios de obtener una marca respetada y
reconocida es que las empresas pueden cobrar mayores precios
por los mismos productos, generando mayores mrgenes de
rentabilidad y aumentando la relacin Precio/Ventas y el valor de
la firma
VALOR DE LA MARCA = [(V/S)
b
- (V/S)
g
] x Ventas
Donde
(V/S)b = Valor promedio de las ventas de la compaa con el beneficio de la marca
(V/S)g = Valor promedio de las ventas de una compaa con un producto genrico
Donde
ATOM = Margen Operativo despus de Impuestos. Resultado neto de una empresa al que se le readicionan los
cargos por intereses expuestos en el estado de resultados, dividido las ventas totales
RRhg = Tasa de Reinversin de Utilidades en perodos de alto crecimiento. Puede obtenerse de informacin
histrica de la empresa o de proyecciones internas
RRsg = Tasa de Reinvesrin de Utilidades en perodos de crecimiento moderado
SGR = Tasa de Crecimiento Estable. Se estima este valor de crecimiento para el largo plazo, generalmente
como un indicador promedio del crecimiento de la economa
n = Cantidad estimada de periodos de alto crecimiento
EG = Crecimiento Esperado. Se obtiene de Multiplicar el Capital de Retorno (ROC) por el RRhg
ROC = es un promedio burstil comnmente disponible pero puede obtenerse de
ROC = Ventas del estado de resultados / valor del capital expuesto en la hoja de balance
WACC = Promedio ponderado del costo de capital. Se obtiene ponderando el retorno que demandan
accionistas y el retorno de la deuda de la empresa (despus de impuestos) por sus respectivas
participaciones en la suma del capital + la deuda
2.3 BRANDOCTORS
Modelo basado en la lealtad del cliente. El nmero y frecuencia de
compra, preferenciando la marca en cuestin, determina el valor
de la misma
Se asume que un cliente leal no requiere estimulacin externa
como publicidad
VALOR DE MARCA = ndice de Lealtad x Precio Relativo
Donde
ndice de lealtad = Proporcin de compras de la marca analizada sobre el total de compras de la categora
efectuada por los consumidores
Precio Relativo = Precio promedio al consumidor de la marca / el precio promedio de la categora
2.3 BRANDOCTORS (Cont.)
VALOR DE LA MARCA $ = CM/VTE x (ndice de Lealtad x
Precio Relativo)
Donde
CM= Capital Marcario en Bolsa
VTE = Valor total de la Empresa en Bolsa
DESVENTAJAS
Se requieren encuestas
CONCLUSIONES DEL MODELO
Los lderes en el meracdo no necesariamente poseeen las marcas
ms valoradas
Las marcas cuyos clientes estn dispuestos a pagar un premio en
el precio son ms valiosas que las marcas de precios bajos
2. ENFOQUE DE INGRESOS
2.1 PROYECCIONES DE RENTABILIDAD FUTURA
El valor de un activo intangible est basado en la capitalizacin o
Valor Presente de Flujos de Efectivo Futuros que se derivan por la
potencialidad de uso del activo
Valor Presente
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
FLUJOS
DE EFECTIVO FUTUROS
Calcular el Valor Presente Neto con la frmula:
VALOR DE LA MARCA
n
FE
t
(FE
n
/ TREMA)
VPN =
= __________________ + _________________
t=0
(1 + TREMA)
t
(1 + TREMA)
t
Donde
FE = Flujo de Efectivo Neto en el Periodo
n = Nmero de Periodos de Tiempo (5 a 10 aos)
TREMA = Tasa de Recuperacin Mnima Atractiva
2.2 MTODO GOODWILL o FAVOR PBLICO
VALOR DE LA MARCA = [B - (i*Ii)] *n
Donde:
B = Beneficios Anuales Medios (de aos anteriores)
i = Tasa de Rendimiento justa
Ii = Inversin en las Instalaciones
n = Nmero de aos a los largo de los cuales se considera debe reflajarse el estudio
2.2 GOODWILL o FAVOR PBLICO
RENDIMIENTO DEL ACTIVO = Ram - (i*Ie) - Rani
Donde:
Ram = Rendimiento anual medio de la empresa
i = Tasa de Rendimiento justa
Ie = Inversin en la empresa
Rani = rentimiento anual neto atribuible a otros activos intangibles determinados
Ie = suma de los costos ajustados por depreciacin de los
activos fijos en capital fijo, el capital activo, la organizacin,
financiacin, el valor activo y los activos intangibles adquiridos
mediante inversin
3. ENFOQUE DE COSTOS
El valor de un activo intangible est basado por los costos
histricos durante el desarrollo o los costos por substiturirlo por
un activo intelectual de utilidad y funcionalidad comparable
3.1 COSTOS HISTRICOS
Valor Presente de
Inversiones Pasadas
1 2 3 4 5 6 7 Tiempo
INVERSIONES EN:
- PROMOCIN
- INVESTIGACIN Y DESARROLLO
- EMPAQUETADO
- DISTRIBUCIN
3. ENFOQUE DE COSTOS Cont.
DESVENTAJAS
Slo refleja el acumulado en inversiones o costos
Dnde queda el efecto histrico?
3.2 COSTO DE REMPLAZO
Recrear la inversin necesaria para lanzar una marca exitosa en el
mercado
Valor de Marca = Costos de Desarrollo para lanzar la marca x
Probabilidad de xito
DESVENTAJAS
Aplica slo en el lanzamiento de una nueva marca/producto y no
en su utilizacin con productos actuales
rol de la antigedad del mercado?
VALUACIN
DE LA
TECNOLOGA
EJEMPLO DE VALUACIN
(PATENTES)
G
E
N
E
R
A
C
I
N
E
V
A
L
U
A
C
I
N
P
R
O
T
E
C
C
I
N
U
T
I
L
I
Z
A
C
I
N
ACTIVO INTANGIBLE
ES UN ACTIVO QUE CARECE DE PROPIEDADES
FSICAS O NORMATIVAS QUE LIMITEN CUANTITIATIVAMENTE
LAS UTILIDADES PERCIBIDAS EN EL ACTIVO.
SON LOS DERECHOS QUE POSEE UNA EMPRESA, NO FRENTE A UNA
PERSONA DETERMINADA, COMO EL CASO DE UNA CUENTA POR
COBRAR, SINO FRENTE A TODOS.
UNA EMPRESA CONTROLA UN ACTIVO SI LA EMPRESA
TIENE EL PODER DE OBTENER LOS BENEFICIOS ECONMICOS
FUTUROS QUE FLUYAN DEL RECURSO SUBYACENTE Y ,
TAMBIN, PUEDE RESTRINGIR EL ACCESO DE OTROS
A ESOS BENEFICIOS
VALOR DE UN ACTIVO INTANGIBLE
NORMA DE INFORMACIN FINANICERA
BOLETN C-8
LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE CLASIFICAN COMO ACTIVOS
DE VIDA LIMITADA E ILIMITADA.
SE REGISTRARN AL COSTO Y SERN MOTIVO DE AMORTIZACIN.
POR AMORTIZACIN SE ENTIENDE EL CARGO PERIDICO A COSTOS
O A GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVOS INTANGIBLES.
LA AMORTIZACIN EN LAS PATENTES SE CARGA A LOS COSTOS DE
PRODUCCIN, EN TANTO QUE LA AMORTIZACIN DE LAS MARCA SE
CARGA A LOS GASTOS DE VENTA.
LOS ACTIVOS INTANGIBLES DE VIDA LIMITADA SE AMORTIZARN
EN ESE LAPSO, Y LOS DE VIDA ILIMITADA EN UN LAPSO PRUDENTE
CON EL FIN DE RECUPERAR LA INVERSIN
NORMA DE INFORMACIN FINANICERA
BOLETN C-8 Cont...
LOS COSTOS DE INVESTIGACIN DEBEN LLEVARSE A GASTOS
Y NO AL ACTIVO. SI TUVIERA XITO LA INVESTIGACIN Y SE
PATENTARA, EL COSTO DE LA PATENTE SLO INCLUIRA EL DE
REGISTRO, PERO NO EL DE LA INVESTIGACIN.
PARA MAYOR INFORMACIN:
libro: Normas de Informacin Financiera 2006
Editado por el Instituto Mexicano de Contadores Pblicos
http://portal.imcp.org.mx/component/option,com_artbanners/task,clk/id,1/
$
t
MARCA
PATENTE
1 2 3 4 5
Patente Otorgada
Derechos de Autor
Marcas Registrada
1 = No del todo
2 = Muy poco
3 = Algo de alcance
4 = Grande
5 = Muy grande
ESPACIO PARA LA EXPANSIN
TECNOLGICA
TECNOLOGA NUEVA O
TECNOLOGA DOMINANTE
MAYOR VALOR
QU INVENTAR O DESARROLLAR?
HUECO TECNOLGICOS
TECNOLOGA MODIFICADA,
POSIBLEMENTE SER TECNOLOGA
DOMINADA -> 90% DE LOS INVENTOS
VALOR MEDIO
ESTADO DE LA TCNICA
O ARTE PREVIO
TECNOLOGA
EXISTENTE
VALOR NULO
$
ACCIONES
PARA
EXTRAER
VALOR
CAPITAL
INTELECTUAL
FUTURO
LA EMPRESA
ABCMED es una empresa que manufactura refacciones y
mejoras para equipos mdicos y es proveedor de las principales
empresas dedicadas a la manufactura de tales equipos
(por ejemplo GE Medical Systems) y de hospitales usuarios
de estos.
ABCMED es soportada tecnolgicamente por la Universidad XYZ
con la cual tiene varias licencias exclusivas.
El producto principal de ABCMED son mejoras para equipos
de imagen por resonancia magntica
ANTECEDENTES
EL MERCADO DE LOS EQUIPOS MDICOS
La industria de equipos mdicos basa sus desarrollos en los avances
tecnolgicos en reas como la microelectrnica, telecomunicaciones,
biotecnologa y farmacutica.
El mercado estimado en 2005 en el pas M segn la bolsa de valores
es de $51 billones de dlares.
Hay 8000 empresas de este tipo en el pas, la mayora PyMES
nuevos descubrimientos mdicos demandan
nuevos equipos mdicos
nuevos descubrimientos mdicos
incrementan la esperanza de vida
ANTECEDENTES
TENDENCIAS EN LA
INDUSTRIA
La seguridad del uso de
todo equipo mdico debe
ser aprobado
por un organo regulador.
Las empresas debern
probar que la relacin costo-
beneficio es favorable para
los usuarios (ej. hospitales)
Regulacin de tarifas
La distribucin demogrfica
ANTECEDENTES
IMPACTO O FACTOR DE
RIESGO PARA:
La etapa de desarrollo
El margen de Gananca
El tamao del mercado
TECNOLOGA DESARROLLADA
La Universidad XYZ obtiene en el 2004 una patente para una bobina
para equipos de resonancia magntica para detectar o analizar por
cuadrantes.
La Universidad XYZ quiere otorgar una licencia exclusiva a ABCMED.
La bobina es usada para mejorar los anteriores equipos de imagen
por resonancia magntica.
Un equipo de resonancia magntica es reemplazada o considerada
obsoleta entre 5 y 15 aos segn su uso.
(Para el ejercicio vamos a tomar 10 aos como promedio)
Con la mejora (la bobina) la vida til del equipo de resonancia
magntica se extiende entre 3 y 5 aos
ANTECEDENTES
1. ESCOGER LA TASA DE RECUPERACIN MNIMA
ATRACTIVA (TREMA)
Basar la decisin en el promedio de vida til de la patente
Actualmente las patentes de este tipo de tecnologa,
tienen un promedio de abandono de 3 1/2 aos despus
de haber sido otorgada (No pagan mantenimiento)
Segn la industria de proveedores mdicos tenemos:
Ao TREMA
2000 19.00%
2001 19.70%
2002 21.40%
2003 20.00%
2004 20.00%
2005 20.00%
2006-09 19.50%
PROCESO DE VALUACIN DEL MERCADO
TIR Promedio=20 %
2. CALCULAR EL FLUJO DE EFECTIVO NETO DE LOS
PERIODOS
2.2 Determinar las proyecciones de ventas y gastos
2.2.1 Calular el tamao del mercado, el precio y costos de
productos vendidos
Segn la industria de proveedores mdicos tenemos:
Ao Nmero de Equipos
de Resonancia magnetica en uso
1995 400
1996 754
1997 1050
1998 1560
1999 2000
2000 2500
2001 2870
2002 3102
2003 3350
2004 3800
2005 4000
2006 4240
2007 4500
2008 4770
PERIODOS
2.2.1 Calular el tamao del mercado, el precio y costos de
productos vendidos
Recordando que en un promedio de 10 aos un equipo de
resonancia magntica es reemplazado, entonces las unidades
existentes en 1995 son remplazadas en el 2005 lo cual
representa un 10% de las unidades exitentes en el 2005
ABCMED estima como precio de venta mnimo para una bobina
de $9,880.00
Por tanto:ventas potenciales = tamao del mercado x precio de
venta
Ventas Potenciales 2005 =(0.10(4000) x 9880) = $3,952,000
PERIODOS
2.2.2 Estimar las proyecciones de ventas de aos siguientes en
base a la tasa de crecimiento del mercado
En base a la tabla anterior se estima que el mercado crecer del
2006 al 2008 un 6% anual por tanto:
Ventas Potenciales 2006 = $4,198,120
Ventas Potenciales 2007 = $4,440,467
Ventas Potenciales mitad del 2008 = $2,353,448
PERIODOS
2.2.3 Estimar los gastos
ABCMED estima que el costo del producto es el 17% de las
ventas durante los 3 1/2 aos siguientes.
Gastos2005 = $671,840
Gastos2006 = $712,150
Gastos2007 = $754,879
Gastos mitad de 2008 = $400,086
PERIODOS
2.2.4 Definir el Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo = Ventas - Gastos
Flujo de Efectivo 2005 = $3,270,160
Flujo de Efectivo mitad de 2008 = $1,952,512
3. CALCULAR EL VALOR PRESENTE NETO (VPN)
Frmula
n
FE
t
VPN =
______________
t=0
(1 + TREMA)
t
Donde
FE = Flujo de Efectivo neto del periodo t
TREMA = Tasa de Recuperacin mpinima atractiva
El VPN se obtiene considerando que el periodo de vida til de la
patente es de 3 1/2 aos iniciando en el 2005 y termiando el
primer semestre del 2008, por tanto
VPN = 3270160/(1+0.2) + 3476970/(1+0.2)
2
+ 3685588/(1+0.2)
3
+ 1952512/(1+0.2)
4
VPN = $8,214,163
4. ANLISIS DEL RBOL DE DECISIN DE LA PATENTE
El valor de una patente est basado en sus reivindicaciones. Su
alcance y el nmero de reivindicaciones generalmente
fortalecen e incrementan el valor de la patente.
Para cada reinvindicacin hacer un rbol de Decisin que se
basa en 3 pasos o ramas:
Las reivindicaciones de la patente y campos de aplicacin
Riesgos asociados a la comercializacin
Escenarios esperados asociados al riesgo: Bueno, Regular y
Malo, etc.
AJUSTE DEL PROCESO DE VALUACIN
Reinvindicacin-
Campo de Aplicacin
Riesgo 1
Bueno
Regular
Malo
Riesgo 2
Bueno
Regular
Malo
Riesgo n
ESTRUCTURA DEL RBOL
DE DECISIN DE LA PATENTE
4.2 RIESGOS
Calidad y Fortaleza de la Patente
Etapa de Desarrollo
Tamao del Mercado
Vida Restante (Patente, Licencia y Tecnologa)
xito de la Tecnologa Relacionada
Competencia
Margen de Ganacias
Riesgo de Infringir Derechos de Terceros
Riesgo Poltico
Riesgo de Inflacin
Riesgo Econmico
DEFINIR LOS RIESGOS INVOLUCRADOS Y ASIGNAR
UN % DE PESO
Reinvindicacin 1-
Campo de Aplicacin:
La bobina es un producto
de repuesto
Fortaleza y Calidad de la Patente 0.10
Etapa de Desarrollo 0.10
Tamao del mercado 0.10
Vida Restante 0.10
xito de la Tecnologa Relacionada 0.10
Competencia 0.10
Margen de Ganancas 0.10
DEFINIR ESCENARIOS PARA CADA RIESGO
Y ASIGNAR UN % DE PESO
Reinvindicacin 1-
Campo de Aplicacin:
La bobina es un producto
de repuesto
Fortaleza y Calidad de la Patente 0.10
Etapa de Desarrollo 0.10
Tamao del mercado 0.10
Vida Restante 0.10
xito de la Tecnologa Relacionada 0.10
Competencia 0.10
Margen de Ganancas 0.10
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Bueno 0.25
Regular 0.50
Malo 0.25
Y ASIGNAR UN % DE PESO
Fortaleza y Calidad de la Patente:
Escenario Bueno: Basado en su fortaleza, la patente elimina el riesgo de infringir
y permite defender cualquier infriccin 0.25
Escenario Regular: La proteccin es mediocre se estima un costo por litigio en el ao
3 de $50000 0.50
Escenario Malo: Posibilidad alta de infringir por tanto el mercado cae a la mitad 0.25
Etapa de Desarrollo:
Escenario Bueno: El producto es aprobado por los organos reguladores 0.25
Escenario Regular: El producto es aprobado en forma condicionada, por lo que el
primer semestre no hay ventas 0.50
Escenario Malo: El producto no es aprobado, la tecnologa no se comercializa 0.25
Tamao del Mercado:
Escenario Bueno: El mercado es mayor al estimado (>400) con un crecimiento del 25 %
0.25
Escenario Regular: El mercado es igual al estimado (=400) 0.50
Escenario Malo: El mercado es menor al estimado (>400) con un decremento esperado
del 25% 0.25
Y ASIGNAR UN % DE PESO Cont.
Vida Restante:
Escenario Bueno: El producto generar ganancias despus de los 3 1/2 aos, se proyecta
un ao adicional 0.25
Escenario Regular: El producto termina en el periodo estimado 0.25
Escenario Malo: El producto termina antes, la tecnologa caduca un ao antes 0.25
Exito de la Tecnologa Relacionada:
Escenario Bueno: Nuevas aplicaciones para los equipos de resonancia magntica y
estos se usen ms, se estima un crecieminto del 12% 0.25
Escenario Regular: El crecimiento es el estimado (6%) 0.50
Escenario Malo: La tecnologa de resonancia magntica ser reemplazada,por lo que
las ventas caen al 3% y slo se venden durante 3 aos 0.25
Competencia:
Escenario Bueno: Que los grandes manufactureros de equipo medico quieran una
licencia y que lo prefieran como su proveedor 0.25
Escenario Regular: No hay licencia pero hay acuerdos con los grandes, se espera slo
ganar el 50% del mercado (200) 0.50
Escenario Malo: No hay licencia ni acuerdos, se espera slo ganar el 25% del mercado
(100) 0.25
Y ASIGNAR UN % DE PESO Cont.
Margen de Ganacas:
Escenario Bueno: Las ganancas son mayores a las estimadas y el costo es menor,
se estima una reduccin de costos del 5% 0.25
Escenario Regular: Las ganancias y costos son iguales a las estimados 0.50
Escenario Malo: Las ganancias son menores y con altos costos, se estima un incremento
en costos del 5% 0.25
EN BASE A LOS ESCENARIOS RECALCULAR EL VALOR
PRESENTE NETO
Escenario Bueno:VPN = $8,214,163
Escenario Regular: VPN = $8,190,050
Escenario Malo: VPN = $4,107,081
Escenario Malo: VPN = - $8,743
Tamao del Mercado:
Vida Restante:
xito de la Tecnologa Relacionada:
Competencia:
Margen de Ganancas:
MULTIPLICAR CADA VPN POR EL PESO DEL ESCENARIO Y
SUMARLOS (Ej VPN Fortaleza y Claidad de la patente . 0.25(8214163)+0.50(8190050)+0.25(4107081)
VPN = $7,175,335
VPN = $5,475,070
Tamao del Mercado:
VPN = $8,214,162
Vida Restante:
VPN = $8,158,061
VPN = $8,070,358
Competencia:
VPN = $4,620,465
Margen de Ganancas:
VPN = $8,236,697
MULTIPLICAR CADA VPN DE CADA RIESGO POR EL PESO
ASOCIADO AL MISMO (Ej VPN Fortaleza y Claidad de la patente . 0.1(7175335)
VPN = $717,533
VPN = $547,507
Tamao del Mercado:
VPN = $821,416
Vida Restante:
VPN = $815,806
VPN = $807,035
Competencia:
VPN = $462,046
Margen de Ganancas:
VPN = $823,669
VPN DE LA TECNOLOGA
DE LA BOBINA = SUMA DE LOS VPN AJUSTADOS
VPN DE LA TECNOLOGA
DE LA BOBINA = $4,997,712
Valor para negociar la licencia
con ABCMED
IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS
EMPRESA
B
EMPRESA
A
EMPRESA
C
IMPORTANCIA DE LOS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS (CONT..)
VALOR DE
LA EMPRESA
C
=
+
ACTUALIZACIN DEL VALOR PRESENTE NETO DESDE LA
PERSPECTIVA DEL LICENCIANTE
Determinar el tipo y valor de las compensaciones as como el
tipo y valor de los activos tangibles e intangibles aportados para
la elaboracin y comercializacin del producto.
Recuperar costos de patentamiento $10,000.00
Recuperar costos de administracin $ 2,500.00
Total $12,500.00
Nota: se considera que la universidad no aporta otro capital intelectual que influya en la
elaboracin y comercializacin del producto
VPN
PARA EL LICENCIANTE
= VPN
ESTIMADO
+ COMPENSACIONES +
APORTACIONES
VPN = $4,997,712 + $12,500 + 0= $5,010,212
Buscar tablas de regalas aplicables a la tecnologa en s
o de tecnologa relacionada o
Usar la regla de Thumb del 25%
Tasa de regala = 0.25 Precio de venta -Costo de Produccin
Precio de Venta
PRECIO DE VENTA = $9,800.00
COSTO DE PRODUCCIN = 17 % DEL PRECIO DE VENTA = $1,666.00
Tasa de regala = 0.25 (9800-1666)/9800 = 0.2075
DETERMINAR LA TASA DE REGALAS
Tablas de Regalas
Adquirir Licencia
Industria 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% >25%
Manufactura 45% 28.6% 12.1% 14.3%
Universidad 25% 25% 50%
Salud 3.3% 51.7% 45%
Farmacutica 23.6% 32.1% 29.3% 12.5% 1.1% 0.7% 0.7%
Ofrecer Licencia
Industria 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% >25%
Manufactura 21.3% 51.5% 20.3% 2.6% 0.8% 0.8% 2.6%
Universidad 7.9% 38.9% 36.4% 16.2% 0.4% 0.6%
Salud 10% 10% 80%
Farmacutica 1.3% 20.7% 67% 8.7% 1.3% 0.7% 0.3%
DETERMINAR LA TASA DE REGALAS EN BASE AL MERCADO
PERSPECTIVA DEL LICENCIANTE
REGALAS = VPN * TASA DE REGALIAS
REGALAS = $5,010,212 (O.2075)
TOTAL DE REGALAS = $1,039,619.00
DETERMINACIN DE LAS REGALAS
PERSPECTIVA DEL LICENCIATARIO
Determinar el tipo y valor de las compensaciones as como el
tipo y valor de los activos tangibles e intangibles aportados por
el LICENCIATARIO para la elaboracin y comercializacin del
producto.
Recuperar uso y depreciacin de maquinara $330,000.00
Recuperar uso de procesos internos* $400,000.00
Recuperar uso de tecnologa propia* $1,500,000.00
Recuperar el uso del know how* $ 750.000.00
Recuperar el capital de relaciones* $350,000.00
Total de aportaciones en activos tangibles e intagibles
$3,330,000.00
NOTA: * se considera que cada uno de los activos tangibles e intagibles fueron valuados en
base a su aportacin en la elaboracin y comercializacin del producto.
PERSPECTIVA DEL LICENCIATARIO. Cont...
VPN
PARA EL LICENCIATARIO
= VPN
ESTIMADO
- COMPENSACIONES -
APORTACIONES
VPN
PARA EL LICENCIATARIO
= $4,997,712 - 0- $3,330,000 =
$1,667,712.00
PERSPECTIVA DEL LICENCIATARIO
REGALAS = VPN * TASA DE REGALIAS
REGALAS = $1,667,712 (O.2075)
TOTAL DE REGALAS = $346,050.24
DETERMINACIN DE LAS REGALAS
IPSCORE (Oficina Danesa de Patentes)
www.ipscore.com
HERRAMIENTAS DE VALUACIN EN INTERNET
www.patentvaluepredictor.com
Herramienta para determinar la calidad de patentes US
www.patentratings.com
System and Method for Valuing Patents
WO-0075851
CURIOSIDADES EN PATENTES
US-5999907
US-5991751
GRACIAS POR SU ATENCIN
SERVICIOS EN PROPIEDAD
INTELECTUAL Y GESTIN TECNOLGICA
TEL: (844) 485 02 05
CEL: (844) 122 88 75
Email: cesar.garcia@c-i.com.mx
Zaachila 156, Residencial los Pinos
Saltillo, Coahuila, C. P. 25198

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