Seminario Propiedad Intelectual

Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas
de abogados en todo el mundo. De acuerdo con

la terminologa comnmente usada en organizaciones de prestacin de servicios profesionales, el trmino Socio se refiere a aquellas personas que son socios o
equivalentes a socios de dichas organizaciones. Asimismo, el trmino oficina se refiere a cualquier oficina de dichas firmas de abogados.
2013 Estudio Echecopar
Seminario Internacional de Propiedad
Industrial
Luis Alonso Garca Muoz-Njar
I Tema
Competencia Desleal
como Causa de No
Registrabilidad de
Marcas
Competencia
Intencin que tiene cada uno de los
participantes en el mercado de captar o
hacerse de una clientela actual o potencial,
mediante la ejecucin de acciones
tendientes a la consolidacin de las
relaciones existentes, o a la consecucin de
nuevos clientes que antes haban adquirido
los productos o servicios de otro oferente
en el mercado.
Competencia Desleal
Sanciona la desviacin de la clientela en la medida que
sta sea consecuencia de la utilizacin de medios
desleales.
Bien jurdico tutelado: la lealtad en los medios empleados
para mantener o incrementar una clientela.
() lo que la disciplina de la competencia desleal manda
es una conducta de correccin, que implica ciertas
abstenciones, independientemente de que la conducta que
realiza el comerciante est o no vinculada con un bien
amparado por un derecho de propiedad industrial de un
tercero. H. Rangel
Competencia sistema que apoya a la PI
La nocin de la competencia desleal est
destinada a cubrir o enmendar las imperfecciones
de la regulacin de los derechos de propiedad
industrial
Tiende a reprimir los actos perjudiciales contra
terceros en materia de propiedad industrial que no
son suficientemente reprimidos por las
disposiciones que regulan los derechos privados
en esta materia.
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(
1
9
8
2
)
Antecedentes de la Decisin 486
6
Registrabilidad
Artculo 137
Proteccin por signos
notoriamente conocidos
Artculo 258
Actos de competencia
desleal vinculados a la
propiedad industrial, entre
Artculo 259
Reglas para accionar por
competencia desleal
Artculos 267,268 y 269
COMPETENCIA
DESLEAL
PRODIEDAD
INDUSTRIAL
Que tena en mente el legislador andino?... a la OMPI.
Decisin 486
Artculo 137.- Cuando la oficina nacional competente
tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal, podr
denegar dicho registro.
Prohibicin al registro de marcas
Prohibicin sui generis?
Cul es el bien jurdico tutelable?
Aplica el estatuto de propiedad industrial o de
competencia desleal?
Cul es la Autoridad competente?
ECUADOR: Artculo
137 de la Decisin 486
8
CASO 1
9
Solicitante: John de Jess
Rodrguez Carvajal
Fecha: 02.12.2008
Signo Solicitado: AFFLICTION
(mixto)
Clase 25
AFFLICTION
(mixta)
Opositor: AFFLICTION Inc.
Base de la Oposicin:
Registros marcarios en la
Clase 25
Pases de Registro: Albania,
Benelux, Canad, Mxico,
Noruega, USA, Chile y Taiwan
AFFLICTION
Rige principio de
territorialidad
No se ha acreditado la
notoriedad del signo
Distintividad como
garante para la
eleccin de los
consumidores
Herramienta contra el
aprovechamiento de
la reputacin que real
o potencial alberga la
marca
Decisin del IEPI
Se deniega de oficio
CASO 2
10
Solicitante: Guillermo Ardila Ruz
Fecha: 17.06.2008
Signo Solicitado: SECOND LIFE
(mixto)
Clase 09
SECOND
LIFE
(mixta)
Opositor: Linden Research, Inc.
Registros marcarios en el
mundo en las Clases 9,14, 16,
25, 38,35,41,42
Marca notoriamente conocida
SECOND
LIFE
Rige principio de
territorialidad. No hay
legtimo inters
Territorialidad puede ser un
instrumento muy peligroso
para beneficiarse de la fama
alcanzada en el extranjero
de una conocida empresa
No se ha acreditado la
notoriedad del signo
Se vela por el inters
general de los
consumidores
Se podra facilitar actos
manifiestos de competencia
desleal
Decisin del IEPI
Se deniega de oficio
PERU: Artculo 137 de
la Decisin 486
11
2013 Estudio Echecopar 12
Marca Solicitada
Clase 3
HS
Marca Registrada
Clase 3
CASO 1
CCD Sala Competencia Tribunal INDECOPI
13
Proceso por competencia desleal
CASO 1
14
Solicitante: Almacenes
Canta
Signo Solicitado: HS y
logotipo
Clase 3
Opositor: AFFLICTION Inc.
Registros marcarios en la
Clase 25
Pases de Registro: Albania,
Benelux, Canad, Mxico,
Noruega, USA, Chile y Taiwan
AFFLICTION
Resguardo contra
consolidacin de
competencia desleal
Conflicto de
Funciones y Criterios
Tribunal
INDECOPI:
Sala PI / Sala
Competencia
Decisin del INDECOPI
Se deniega a pedido de parte
CASO 2
15
MARCAMANIA
Marca Notoria en Chile
6 bis del Convenio Paris
Comercial
Eccsa
MARCAMANIA
Clase 18
10 bis del
Convenio
de Paris
D. 486
Artculo 137
Mala Fe
Impedir entrada competidor al
mercado
Markasmarket
S
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O
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CASO 2
16
Notoriedad en Per o
en algn pas de la
CAN. No acreditada.
MARCA MANIA,
mana por la marcas,
elemento arbitrario y
no copia servil
No hay indicios de
mala fe, ni de actos de
competencia desleal
Notoriedad: El
conocimiento notorio que
fundamenta la proteccin
debe tener lugar en el
pas en que sta se
invoque, la notoriedad
del signo en el pas de
origen o en otros
Estados no resulta
suficiente
Mala Fe: Incurre en mala
quien registre una marca
para alcanzar un derecho
formal con la deliberada
intencin de perjudicar a
un competidor
Competidor directo,
conoca o deba
conocerlo.
Solicitud de registro
para entorpecer el
ingreso de un
competidor al
mercado
Se aplica el Convenio
de Paris, artculo 10
bis.
OSD
Tribunal INDECOPI
Se deniega de parte
CASO 3 Perfumera Gal S.A. contra contra Jabonera
Espaa S.A
17
Denuncia por infraccin Marcaria y Competencia Desleal
CASO 3 Perfumera Gal S.A. contra contra Jabonera
Espaa S.A
18
Denuncia por infraccin Marcaria y Competencia Desleal
Signo Utilizado Marca Registrada
Infraccin Marcas
CASO 3
19
Elementos No Registrados (incluyendo Aroma)
.
Competencia
Desleal
CASO 3
20
Denunciante es titular
de las marcas
registradas y en la
medida que la
apariencia y aroma de
los jabones de la
marca HENO DE
ESPAA constituyen
elementos
relacionados con el
uso de los derechos
de propiedad
industrial inscritos a
favor de la
denunciantela Oficina
de Signos Distintivos
es competente.
Tribunal INDECOPI
Desde el punto de vista
fontico, se advierte que
los signos comparten la
misma denominacin
HENO; sin embargo, la
inclusin de los trminos
DE ESPAA y DE
PRAVIA en cada uno de
los signos, determina
que generen una
impresin sonora El
trmino HENO, es un
elemento descriptivo.
No hay competencia
desleal: actos de
confusin y explotacin
reputacin ajena
Infraccin de Marca.
Se efecta los
derechos del titular de
la marca.
Competencia Desleal:
Actos de engao. Los
jabones
comercializados por
ambas partes en su
conjunto son
susceptibles de
inducir a confusin al
consumidor
CCD
OSD/CCD
Que ms puede haber detrs del Artculo
137 de la Decisin 486?
21
Estudio Echecopar forma parte de la Sociedad Suiza (Verein) Baker & McKenzie International, de la que forman parte firmas de abogados en todo el mundo. De acuerdo con
Muchas Gracias
Seminario Internacional de Propiedad
Industrial
Luis Alonso Garca Muoz-Njar
II Tema
Control de Legalidad
de las Decisiones de la
Autoridad
Administrativa
Presupuestos para el anlisis
A. La accin de nulidad simple por la causal de mala fe,
cuando el accionante no ha sido parte del trmite
administrativo (no present oposicin ni recurso)
B. Suspensin provisional de las decisiones de la
Autoridad Administrativa, frente a la necesidad de
obtenerse la interpretacin prejudicial, y a considerarse
prejuzgamiento en caso de concederse.
C. La oportunidad para solicitar la interpretacin
prejudicial.
2013 Estudio Echecopar 26
Decisin 486
D.Leg.1075
Ley del
Procedimiento
Administrativo
General
Ley N 27444
Nulidad de Acto Administrativo.
Los procedimientos especiales creados y regulados
como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad
de la materia, se rigen supletoriamente por la presente
Ley en aquellos aspectos no previstos y en los que no son
tratados expresamente de modo distinto.
Procedimiento administrativo especial (dos
instancias en INDECOPI) Nulidad de Registro
Buena fe objetiva:
Pre - registral: D. 486, 136 incido d) y buena fe para la
prelacin (no reconocer la prelacin del solicitante
cuando queda demostrado que obr sin buena fe)
Post registral :D. 486, 172
Procedimiento de Nulidad del Acto Administrativo
versus Procedimiento de Nulidad del Registro Marcario
Colombia: Cancelacin o Nulidad ?
27
Decisin 486, artculo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las
causales de cancelacin previstas en los artculos 165 y
169, en caso que las normas nacionales as lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelar el registro de una
marca, a peticin del titular legtimo, cuando sta sea
idntica o similar a una que hubiese sido notoriamente
conocida, de acuerdo con la legislacin vigente, al momento
de solicitarse el registro.
Agotada la va administrativa.
Competencia funcional: Poder Judicial
Son competentes para conocer el proceso
contencioso administrativo,
Primer grado: Juez Especializado
Segundo grado Sala Especializada en lo
Contencioso
Administrativo de la Corte
Superior
Casacin: Corte Suprema
Competencia Funcional Proceso Contencioso
Administrativo: Per
Supuestos de Suspensin del Procedimiento
Administrativo
29
D. Leg. 1075, artculo 25.- Suspensin del procedimiento
La autoridad competente suspender la tramitacin de los
procedimientos que ante ella se siguen slo en caso de
que, con anterioridad al inicio del procedimiento
administrativo, se haya iniciado un proceso judicial que
verse sobre la misma materia, o cuando surja una
cuestin contenciosa o no que, a criterio de la respectiva
autoridad competente precise de un pronunciamiento
previo sin el cual no puede ser resuelto el asunto que se
tramita ante ella.
Agotada la etapa administrativa, el pedido de Nulidad de
Resolucin por la va Contencioso Administrativa no
suspende, per se, la eficacia y validez de la Resolucin
Administrativa
Interpretacin Prejudicial. Decisin 500
Consulta facultativa.
Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que
conforman el ordenamiento jurdico de la comunidad andina,
podrn solicitar, directamente y mediante simple oficio, la
interpretacin del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que
la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si
llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido
la interpretacin del tribunal, el juez deber decidir el proceso.
Consulta obligatoria.
De oficio o a peticin de parte, el juez nacional que conozca de
un proceso en el cual la sentencia fuera de nica o ltima
instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho
interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las
normas que conforman el ordenamiento jurdico de la
Comunidad Andina, deber suspender el procedimiento y
solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretacin
del Tribunal.
Proceso No. 1-93
Consulta INDECOPI.
Tribunal carece de competencia para conocer
solicitudes de interpretacin prejudicial que
provengan de personas que no sean jueces
nacionales que estn conociendo de una causa
concreta...
Le corresponde la facultad de apreciar y definir la
calidad de rgano judicial (...) por cuanto puede
darse el caso de organismos a los cuales las leyes
nacionales encargan definir, en materia
especializada, algunas controversias especficas,
como podra ser un tribunal especial, para el caso
de que llegare a establecerse su calidad y
funciones de rgano contencioso administrativo...
Muchas Gracias

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