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Id Cendoj: 28079110012010100728
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 329/2007
Nº de Resolución: 735/2010
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:
Marcas. Prohibición de registro de signos engañosos. Carácter dinámico de la marca.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil diez.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados
indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, representada por el
Procurador de los Tribunales don Jorge Cantero, contra la Sentencia dictada el diez de noviembre de dos
mil seis, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria , que resolvió el
recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de lo
Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria. Ante esta Sala compareció el Procurador de los
Tribunales don Julian Sanz Aragón, en nombre y representación de Corporación Habanos, SA, en calidad
de recurrente. No ha comparecido ante esta Sala la parte recurrida.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por medio de escrito registrado por el Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria el
veintiocho de octubre de dos mil cuatro, el Procurador de los Tribunales don Jorge Cantero interpuso, en
representación de Corporación Habanos, SA, demanda de juicio ordinario contra Dos Santos, SA.

En el referido escrito de demanda la representación de Corporación Habanos, SA (HSA) alegó, en

síntesis, que la misma tenía por objeto comercializar, fuera de Cuba, el tabaco cubano, por virtud de un
contrato de compra y distribución en exclusiva de dicho producto en sus distintas modalidades, celebrado, el
catorce de abril de dos mil, con Cubatabaco, entidad integrada en el Grupo de Empresas del Tabaco de
dicho país. Que España y Cuba habían celebrado un Convenio comercial, el veintitrés de enero de mil
novecientos setenta y nueve , por virtud del cual se prohibía la utilización del gentilicio cubano para
identificar en España cigarros, cigarrillos y tabaco, siempre y cuando los productos no fueran realmente
originarios de Cuba.

Añadió la demandante que la sociedad demandada, Dos Santos, SA, domiciliada en Las Palmas de
Gran Canaria y cuyo objeto era la elaboración de tabacos y cigarrillos, había obtenido de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, el cinco de julio de dos mil dos - con decisión publicada el uno de agosto
del mismo año - el registro de la marca denominativa " Herencia Cubana" , número 2.429.163, para
identificar, dentro de los productos de la clase 34 del nomenclator internacional, " tabaco cubano cultivado
en Cuba ".

Alegó la representación de la demandante que ese registro infringía tres de las prohibiciones
absolutas establecidas en el apartado uno del artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas:
las de las letras c), f) y g), ya que el signo indicaba una procedencia geográfica, era contrario a la ley, esto
es, al antes mencionado Convenio, y, además, resultaba apto para inducir al consumidor a error sobre la
procedencia geográfica del producto distinguido.

Por ello, con invocación de los artículos 51 y siguientes de la misma Ley , la representación de la
actora interesó, en el suplico del escrito, una sentencia que " I. Declare.1.- Que las denominaciones <Cuba>

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y <Cubano> gozan de protección en nuestro país a través de los Tratados internacionales suscritos entre
España y Cuba. 2.- Que HSA ostenta un derecho de exclusiva al uso de las denominaciones de origen
<Cuba> y <Cubano> para designar productos tabaqueros cubanos. 3.- Y, como consecuencia de los
pronunciamientos anteriores, declare la nulidad del registro de la marca 2.429.163 <Herencia Cubana> (cl.
34), por cualquiera de las causas invocadas en el cuerpo de este escrito.- II. Condene a la demandada a
estar y pasar por las anteriores declaraciones.- III. Proceda en su día: A la cancelación registral de la marca
número 2.429.163 "Herencia Cubana" (clase 34), mediante la remisión del correspondiente mandamiento a
la Oficina Española de Patentes y Marcas. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas a la
parte demandada ".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de
Gran Canaria, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario, con el número 15/04.

La demandada, Dos Santos, SA, fue emplazada y se personó en las actuaciones representada por el
Procurador de los Tribunales don Bernardo Rodríguez Cabrera, el cual contestó la demanda.

En el escrito de contestación representación de la demandada alegó, en síntesis, que la marca "

Herencia Cubana " no era contraria a la ley ni engañosa, ya que identificaba el origen empresarial del "
tabaco cubano cultivado en Cuba ", según el registro atacado. Añadió que tampoco era aplicable la
prohibición del artículo 5, apartado uno, letra c), de la Ley 17/2.001 , desde el momento en que su marca
estaba compuesta, además de por el término " Cubana ", indicador de procedencia, por la palabra "
Herencia ", que cumplía una función distinta.

En el suplico de dicho escrito interesó una sentencia que "teniendo por presentado este escrito, lo
admita y en su virtud, y previos los trámites procesales procedentes, dicte Sentencia por la que se
desestime completamente la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la demandante".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, practicadas las pruebas que,
propuestas, habían sido admitidas y formuladas por las partes litigantes sus conclusiones, el Juzgado de lo
Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia, con fecha dieciocho de julio de dos
mil cinco y la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por la
representación procesal de Corporación Habanos, SA (HSA), debo absolver y absuelvo a Dos Santos, SA
de las pretensiones contenidas en aquélla. Con expresa condena en costas a la parte actora ".

CUARTO. La sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria de
dieciocho de julio de dos mil cinco fue recurrida en apelación por la demandante, Corporación Habanos, SA.

Cumplidos los trámites, las actuaciones se elevaron a la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria, en la que se turnaron a la Sección Cuarta de la misma, la cual tramitó el recurso con el número
141/06 y dictó sentencia, el diez de noviembre de dos mil seis , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de la
entidad mercantil Corporación Habanos, SA... en los autos de juicio ordinario número 15/04, confirmando
dicha resolución, con expresa imposición de costas al apelante ".

QUINTO. La representación procesal de Corporación Habanos, SA interpuso recurso de casación

contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria
el diez de noviembre de dos mil seis .

Por providencia de uno de febrero de dos mil siete, dicho Tribunal mandó elevar las actuaciones a la
Sala Primera del Tribunal Supremo, que, por auto de tres de febrero de dos mil nueve , decidió: " 1. Admitir
el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Corporación Habanos, SA. contra la
sentencia dictada, en fecha diez de noviembre de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria (Sección Cuarta), en el rollo de apelación número 141/2006 .- 2. Y quedar los presentes autos
pendientes de señalamiento del día, para la votación y fallo del recurso de casación interpuesto ".

SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, contra la sentencia de diez
de noviembre de dos mil seis de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran
Canaria , se compone de dos motivos, formulados al amparo del artículo 477, apartados dos, ordinal
tercero, y tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En ellos la recurrente denuncia:

PRIMERO . La infracción, por interpretación errónea, del artículo 5, apartado uno, letras c) y g) de la
Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia formada por las sentencias de 20 de
febrero de 1.993, 4 de abril de 1.991, 20 de febrero de 1.993 y 23 de marzo de 1.980, al efecto de justificar

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el interés casacional.

SEGUNDO. La infracción, por interpretación errónea, del artículo 5, apartado uno, letra f) de la Ley
17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas, y de la jurisprudencia formada, entre otras, por la sentencia de 16
de julio de 1.998, al mismo efecto antes mencionado.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, no compareció ante esta Sala la parte
recurrida.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló
como día para votación y fallo del recurso el día veintisiete de octubre de dos mil diez, en que el acto tuvo
lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Ha sido desestimada en las dos instancias la acción de nulidad de la marca española
denominativa " Herencia Cubana ", concedida, con el número 2.429.163, el cinco de julio de dos mil dos,
para distinguir en el mercado, dentro de los productos de la clase 34 del nomenclátor, " tabaco cubano
cultivado en Cuba ".

Dicha acción había sido ejercitada en la demanda por la sociedad cubana Corporación Habanos, SA.
La actividad objeto de esta sociedad es comercializar en exclusiva, fuera de Cuba, el tabaco cultivado en
dicho país, por virtud de un contrato de compra y distribución de tal producto, que celebró, el catorce de
abril de dos mil, con Cubatabaco, integrada en el estatal Grupo de Empresas del Tabaco de Cuba.

La demandada es la sociedad española Dos Santos, SA, que se dedica a la elaboración de tabaco y
cigarrillos y es titular originaria de la marca " Herencia Cubana ", objeto de la pretensión declarativa de
nulidad deducida en la demanda.

En el referido escrito había afirmado la demandante que la marca "Herencia Cubana " había sido
registrada con infracción de las prohibiciones absolutas descritas en las letras c), f) y g) del apartado uno del
artículo 5 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas. Alegó, en síntesis, que sólo ella podía vender
fuera de Cuba el tabaco cubano y, ello supuesto, que la marca de la demandada cuya declaración de
nulidad pretendía (1º) se componía exclusivamente de indicaciones que pueden servir en el comercio para
designar la procedencia geográfica de los productos distinguidos con ella; (2º) era contraria a la Ley y, en
concreto, a los artículos 4 del Convenio comercial entre el Reino de España y la República de Cuba, de 23
de enero de 1979 , y 10 del Acuerdo de cooperación económica e industrial entre España y la República de
Cuba, de 3 de octubre de 1.985 - por virtud del primero, el Reino de España se comprometió a impedir el
uso en el territorio nacional de denominaciones geográficas, tales como Cuba o cubano, " para identificar
comercialmente los cigarros puros, los cigarrillos..., cuando los mismos no fueren productos realmente
originarios de Cuba " -; y (3º) podía inducir a error a los consumidores de los productos distinguidos con la
marca sobre la procedencia geográfica de los mismos.

La acción de nulidad fue desestimada por la Audiencia Provincial - al igual que había hecho el
Juzgado de Primera Instancia -, por las siguientes razones: (1ª) Porque la marca impugnada no se
componía exclusivamente de indicaciones aptas en el comercio para designar una determinada procedencia
geográfica -" ... junto al elemento descriptivo geográfico compuesto por el adjetivo <Cubana> (natural de
Cuba o perteneciente o relativo a dicho país) se añade el sustantivo <Herencia> con puro carácter distintivo,
formando así una conjunción de signos susceptibles de ser registrados sin oposición a la norma transcrita...
"-. (2ª) Porque, siendo el producto para el que había sido registrada " tabaco cubano cultivado en Cuba", la
marca no podía infringir las normas internacionales citadas en la demanda -" ...no comercializándose por la
demandada <cigarros, puros, cigarrillos, picadura o tabaco en rama> de origen no cubano bajo la marca
registrada, resulta imposible la violación del Convenio "-. Y (3ª ) porque, dados los productos a cuya
distinción se refería la marca, no existía riesgo de error en los consumidores sobre la procedencia
geográfica de los mismos -"... de comercializarse el producto para el que se concede la marca <Herencia
Cubana>, el consumidor estaría adquiriendo efectivamente tabaco cubano sin ningún tipo de error o
engaño... "-.

La sentencia de la segunda instancia ha sido recurrida en casación por la sociedad demandante, por
los dos motivos que seguidamente se examinan.

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SEGUNDO. Las normas que en el recurso de casación señala como infringidas Corporación
Habanos, SA son las mismas que había invocado en la demanda y en la apelación. Esto es, las contenidas
en las letras c), f) y g) del artículo 5, apartado uno, de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas.

Sin embargo, la referida Ley de 2.001 no entró en vigor hasta el treinta y uno de julio de dos mil dos ,
como establece su disposición final tercera - con salvedades, carentes de interés para la decisión del
recurso - y, por lo tanto, con posterioridad a que hubiera sido concedido el registro de la marca "Herencia
Cubana " a la ahora demandada, Dos Santos, SA. Por ello, la Oficina Española de Patentes y Marcas
tramitó y decidió el procedimiento de registro de la marca, con la oposición de Corporación Habanos, SA, de
conformidad con las normas de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre - cual, en último caso, mandaba hacer
la disposición transitoria primera de la Ley 17/2.001 -.

Por ello, las normas que, de tener razón la demandante y recurrente, se habrían infringido con el
registro de la discutida marca habrían sido, no las señaladas en los dos motivos, sino las correspondientes
de la Ley 32/1.988 , derogada por aquella. Esto es, las contenidas en las letras c), e) y f) del apartado uno
del artículo 11 de la misma.

Declaramos en la sentencia de 23 de febrero de 2.006 , en relación con la disposición transitoria

primera de la Ley 32/1988 - pero con doctrina aplicable a la correlativa de la Ley vigente - que la misma
"atribuye al tiempo de la solicitud del registro de la marca la función de identificar, por estar vigente en él, la
norma aplicable (<tempus regit actum>) no sólo a la tramitación del expediente administrativo, sino también
a la decisión del mismo y, por consecuencia, a su posterior control judicial en caso de ejercicio de una futura
acción de nulidad del supuesto registro infractor ".

Pese a lo expuesto, la total coincidencia de las normas que la recurrente señala en el motivo - que
fueron las aplicadas por los Tribunales de las dos instancias - con las derogadas, en los puntos que
interesan para el recurso, excluye cualquier cuestión que pudiera suscitarse en la decisión del mismo por el
incorrecto entendimiento de la relatada regla intertemporal.

De ahí que nos limitemos a mencionar, junto a la norma señalada en el motivo, la correlativa de la
derogada - como se ha dicho, vigente cuando el registro de la marca discutida se concedió -.

TERCERO. En el primero de los motivos del recurso denuncia Corporación Habanos, SA la

infracción, por interpretación errónea, de dos de las normas contenidas en el apartado uno del artículo 5 de
la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre de marcas: las de las letras c) y g) - esto es, las de las letras c) y f) del
apartado uno del artículo 11 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre -.

En el segundo señala como infringida la norma de la letra f) del mismo apartado y artículo de la Ley
17/2.001 - esto es, la de la letra e) del apartado uno del artículo 11 de la Ley 32/1.988 -.

Alega la recurrente, respectivamente, que las palabras " Herencia Cubana ", integrantes de la marca
denominativa de la demandada, servían en el comercio, no para identificar un determinado origen
empresarial, sino para designar la procedencia geográfica de los productos distinguidos con ella.

Lo que, entiende, es evidente no sólo para el adjetivo gentilicio "Cubana ", sino también para el
sustantivo " Herencia ", que transmite la idea de los caracteres que se reciben de un progenitor.

También sostiene, que, al no poder la demandada comerciar con tabaco cubano, dado el particular
régimen jurídico de monopolio por el que dicha actividad se rige según el ordenamiento de Cuba, el uso de
la marca "Herencia Cubana " no podía sino inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los
productos a los que podía ser aplicada en el mercado.

Por último, afirma que el repetido registro infringe las normas internacionales señaladas en la
demanda, dado que la marca no podía ser aplicada a productos originarios de Cuba, ya que con ellos no
podía comerciar la demandada.

CUARTO. El adjetivo " Cubana ", natural de o perteneciente o relativo a Cuba, aplicado a productos
elaborados con tabaco, sugiere la idea de que los mismos son originarios de la isla caribeña y, por ende,
tienen la calidad y reputación vinculadas en el mercado a ese origen geográfico - utilizando conceptos
contenidos en el artículo 22, apartado 1 , del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, de 15 de abril de 1.994 -.

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Por su parte, el sustantivo " Herencia " tiene distintos significados, si bien ninguno permite calificarlo,
a estos efectos, como un dato deslocalizador. Antes bien, sugiere la idea de bienes transmitidos mortis
causa o de caracteres recibidos por el descendiente de su progenitor o antepasado - bienes o caracteres
que, como cubanos, hay que entender naturales, pertenecientes o relativos a Cuba -.

Es cierto que, según se expuso, la razón por la que la Audiencia Provincial consideró que el registro
de la marca litigiosa no podía generar riesgo de error en los consumidores de tabaco, no estaba referida a
circunstancias concurrentes en el signo, sino en los productos para cuya diferenciación éste se había
concedido - " tabaco cubano cultivado en Cuba " -. Más exactamente, tomó en consideración el Tribunal de
apelación, como "ratio " de su decisión, la exacta relación directa existente entre el signo - "Herencia
Cubana " - y los productos para cuya identificación el registro había sido concedido.

Ese planteamiento sería correcto si se considerase la marca como una realidad estática, esto es, si
no tuviera por fin ser usada en el mercado.

Desde ese punto de vista la marca " Herencia Cubana ", realmente, no infringe la prohibición de la
letra g) del artículo 5, apartado uno, de la Ley 17/2.001 - letra f) del apartado uno del artículo 11 de la Ley
32/1.988 -, que es la primera de las denunciadas que examinamos. Pues, al fin, el registro se concedió para
identificar el origen empresarial de productos en los que la función informativa de la marca se cumple sin
desviación alguna.

QUINTO. Sin embargo, toda marca tiene el fin de ser utilizada como instrumento indicador de un
origen empresarial determinado y, por ello, cumple una función típicamente concurrencial, que es la que
justifica su reconocimiento y protección por el ordenamiento.

Si a esa visión dinámica de la marca se le unen las particularidades del mercado del tabaco cubano -
declaradas probadas en la instancia -, las cuales impedían en la fecha del registro, de un modo absoluto -
por más que sólo mientras el comercio sobre los productos de que se trata no se rija por las reglas de la
libre concurrencia -, que Dos Santos, SA utilice su marca "Herencia Cubana " en el mercado para identificar
" tabaco cubano cultivado en Cuba ", llevan a una conclusión distinta de la sancionada en las dos instancias.

Y es que la posibilidad de inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos
existe, también, cuando la información que emite la marca no genere error en tanto no se use, pero sí tan
pronto ello se haga del único modo en que es jurídicamente posible a su titular hacerlo en la fecha del
registro. En este caso, para identificar tabaco no cultivado en Cuba.

SEXTO. Procede, por las razones expuestas, estimar el recurso, sin examinar si concurren las demás
prohibiciones absolutas de registro señaladas por la recurrente, dado que resulta innecesario para la
estimación de su pretensión de declaración de nulidad del registro de la marca española "Herencia Cubana
".

Por último, dedujo en la demanda la recurrente algunas pretensiones declarativas, pero fueron
desestimadas y el recurso no se ha referido a ellas.

De ahí que la estimación del recurso de apelación y de la demanda se limite a la acción de nulidad.
Lo que tiene repercusión en el régimen de costas.

SÉPTIMO. Sobre las costas del recurso extraordinario y de las dos instancias no procede un
pronunciamiento de condena, en aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español y su
Constitución.

FALLAMOS

Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por Corporación Habanos, SA, contra la
sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil seis, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria la cual casamos y anulamos, sin especial pronunciamiento sobre las costas de
dicho recurso extraordinario.

En lugar de la sentencia casada desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Corporación

Habanos, SA contra la sentencia dictada, el dieciocho de julio de dos mil cinco, por el Juzgado de lo

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Mercantil número Uno de Las Palmas de Gran Canaria , de modo que la dejamos sin efecto y, en su lugar,
estimamos, en parte, la demanda interpuesta por la repetida recurrente contra Dos Santos, SA y declaramos
nula la marca española " Herencia Cubana ", concedida a la misma por la Oficina Española de Patentes y
Marcas con el número 2.429.163.

No formulamos pronunciamiento sobre las costas de las dos instancias.

Procede dirigir el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a los

fines de cancelación del registro y de publicación de la misma.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y

rollo de apelación remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Rios.-Jesus
Corbal Fernandez.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.-Rubricado.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz
Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la
Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.