MANUAL DE MARCAS

MANUAL DE MARCAS

Qu es una marca?: Las marcas son palabras, dibujos, logotipos, sonidos, olores, letras nmeros, imgenes, smbolos grficos, figuras, forma de productos, o combinacin de los mismos, que sean lo suficientemente distintivos, para individualizar en el mercado un determinado producto o servicio ofrecido por una persona, diferencindolo de sus similares en el mercado. Al aumentar el nivel de asociacin de una marca y la fuente de productos o servicios vinculados a sta, los derechos del propietario de dicha marca se valorarn y le permitir ejercer la defensa de los mismos con mayor facilidad. La importancia de la proteccin de dichos derechos nos lleva a afirmar, sin lugar a dudas, que la misma constituye uno de los activos de mayor valor que pueda tener su empresa. Para el desarrollo y proteccin de los derechos marcarios, recomendamos prestar especial atencin a los sealamientos que le hacemos a continuacin: a) b) c) d) Seleccin apropiada de su marca, Investigacin de su disponibilidad, Registro de la marca, y Uso efectivo de la misma.

a) Seleccin de la marca La seleccin de una marca debe ser objeto de un riguroso anlisis, ya que en la medida que sta sea lo suficientemente distintiva podr servir como medio de mercadeo y permitir la defensa de la misma contra el uso de un tercero, para lo cual debe tomarse en consideracin las siguientes recomendaciones: 1. Descartar las designaciones difciles de pronunciacin o desagradables fonticamente; 2. Deben ser fcilmente memorizables, de fcil penetracin en la mente del consumidor, ya que de esta cualidad depender, en gran parte, su xito; 3. Adecuada para hacer llegar el mensaje que desea transmitir al pblico; 4. Debe invocar ideas agradables; 5. Debe estar disponible, para lo cual habr de realizarse una bsqueda de anterioridades.

b) Investigacin de su disponibilidad. Una vez seleccionado el nombre o el diseo que identificar el signo distintivo que pretende registrar, es necesario determinar si la misma se encuentra acorde con las disposiciones de la ley que rige la materia para su registrabilidad, y si sta se encuentra disponible para su uso efectivo en el comercio. En consecuencia, antes de invertir en la promocin de la marca seleccionada, en la impresin de sus etiquetas, o en cualquier forma de inversin de tiempo y dinero en los proyectos que sta identificar, debe efectuarse una investigacin por ante el rgano administrativo competente con el fin de asegurar su disponibilidad.

Sin embargo, es necesario poner de relevancia que la informacin previa otorgada por el Registro no constituye una certificacin de disponibilidad, ni es un documento vinculante para dicho organismo, pero ofrece una informacin valiosa sobre identidades semejanzas que permiten evaluar la disponibilidad de la marca seleccionada.

c) Uso de la marca. El uso efectivo de la marca es esencial para mantener los derechos que el titular tiene sobre sta. La proteccin de su marca incluye pautas de utilizacin correctas en todo tipo de actividades comerciales, promocionales o periodsticas. El mal uso de su marca puede hacer que esta se vulgarice, o que d lugar a infracciones de terceros. Para evitar ello han de observarse las siguientes reglas: 1. Siempre use su marca como sustantivo, y nunca como un adjetivo, en forma singular por cuanto la pluralidad asemeja la genericidad, manteniendo siempre los mismos caracteres con los cuales fue registrada, vigilando siempre que la misma tenga connotacin de marca y nunca sea utilizada como designacin del servicio que se pretende identificar; 2. Diferencie la marca mediante un tipo de letra distinta de las expresiones genricas que conforman el diseo de las etiquetas que se desean registrar; 3. Identifique su marca registrada mediante el smbolo internacional de en la propaganda comercial y en las etiquetas que distingue su producto; 4. Mantenga la vigilancia constante de la calidad del servicio que identifica la marca: 5. Vigile su marca del uso indebido de otros. El uso indebido de una marca consiste en el uso no autorizado de la marca en productos servicios que puedan confundirse con la marca original. Siempre que tenga conocimiento de la infraccin de alguna de sus marcas, deben tomarse las medidas necesarias para impedir dicho uso. Finalmente, deben tener presente que una marca es algo ms que su expresin verbal, es su diseo, sus colores, sus letras, su configuracin grfica, lo cual son conjuntos registrables sobre los cuales el titular adquiere exclusividad. En la medida en que obtenga su proteccin, podr impedir que sus competidores se aproximen en la identificacin de sus productos o servicios con diseos similares, garantizndose que un activo tan importante como su marca registrada sea protegida mediante una posicin competitiva y nica.

d) Registro de la marca. El registro de una marca otorga a su titular el derecho de exclusividad sobre la misma por un perodo de diez (10) aos, renovables por perodos iguales siempre que se solicite la misma dentro de los seis (6) meses anteriores a su vencimiento o dentro del perodo de gracia de los seis (6) meses posteriores al citado vencimiento.

El objetivo principal del mantenimiento de su marca consiste en asegurarse que no se cancelen sus derechos registrales por falta de vigilancia y por no haber presentado a tiempo los documentos necesarios que la mantiene en vigor, por ello recomendamos realizar los trmites correspondientes dentro de los seis (6) meses anteriores a su vencimiento.

Proteccin de Marcas en el Extranjero. Los propietarios de marcas que ofrecen o tiene la intencin de ofrecer sus servicios o productos en el exterior deben hacer extensibles sus derechos protegiendo sus marcas de acuerdo a las legislaciones del pas hacia el cual exportarn o prestarn los servicios identificados con sus marcas, para ello antes de proceder a planificar sus estrategias en este respecto deben iniciar un estudio adecuado de las marcas que identificarn sus productos o servicios y su disponibilidad en el exterior.

Tipos de Marca: Existen distintas clasificaciones de marcas, pero las ms importantes son las siguientes: a) Segn la estructura del signo: Denominativas: son aquellas marcas que estn constituidas por una combinacin de letras, palabras o nmeros, sin ningn aditamento grfico, como por ejemplo MANPA. Figurativas: son aquellas compuestas por elementos grficos, las cuales se limitan a suscitar en la mente del consumidor una imagen visual, ejemplo de

, empleado por MANUFACTURAS DE ello lo constituye el signo PAPEL, C.A. (MANPA) S.A.C.A. para identificar tanto sus establecimientos como los diversos productos o servicios que ofrece. Mixtas: son aquellas marcas integradas por una combinacin de elementos figurativos y denominativos, como ejemplo tenemos la marca: .

Tridimensionales: son aquellas constituidas por formas particulares de los envases, recipientes, embalajes u otro acondicionamiento de los productos, cuyas caractersticas especficas permiten identificar un producto determinado y distinguirlos de otros productos equivalentes en el mercado, ejemplo de ello lo constituye el tradicional empaque del chocolate .

b) Segn el objeto de distincin: De Producto: son aquellas marcas cuyo objeto de proteccin lo constituye el producto fabricado por una persona o empresa y permite diferenciar los mismos de su competidor. Ejemplo de ello, lo puede constituir la marca

empleada por ALFONZO RIVAS & CA, C.A., para identificar sus productos. De Servicio: son aquellas marcas cuyo objeto proteccin lo constituye el servicio prestado por una persona o empresa. Un ejemplo de ello, sera la

marca , empleada por BANESCO HOLDING, C.A. para identificar sus servicios de retiro mediante cajeros automticos. Lemas Comerciales: es toda palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, razn por la cual mantiene una relacin de accesoriedad en relacin a la marca a la cual se aplica, lo cual implica que su suerte depende del signo principal al cual se aplica y siempre debe ser usado en conjuncin con el mismo. Un ejemplo de un lema comercial lo constituye el signo INNOVACIN FINANCIERA, aplicado a la marca BANESCO. El carcter de accesoriedad de los lemas comerciales, generan ciertas consecuencias a saber: I.- Un lema comercial no puede ser solicitado de manera autnoma, es decir, tiene que existir una marca principal a la cual se le aplicar este lema, lo cual, debe especificarse en la respectiva solicitud de registro. II.- Si al momento de solicitarse el registro de un lema comercial la marca a la cual se aplicar, no se encuentra registrada, el trmite del lema comercial ser detenido hasta tanto no exista ese registro previo, es decir, slo cuando la marca principal est registrada, ser registrado el lema comercial. III.- El lema comercial sigue la suerte de la marca principal, es decir, no podr ser traspasado o cedido sin la marca a la cual est asociado. IV.- La vigencia del lema comercial est sujeta a la vigencia de la marca principal, en el sentido, de que si la marca principal no es renovada en el momento en que corresponde, la vigencia del lema tambin se extingue. Nombre Comercial: signo con el cual se identifica una actividad econmica, empresa o establecimiento, aunque no debe ser confundido con la razn social de la empresa. De conformidad con la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones, la titularidad sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el mercado y termina cuando cesa el uso o las actividades de la empresa o establecimiento. Un ejemplo de un nombre comercial, lo constituye el signo: todas sus actividades a nivel nacional. , con la cual distingue

De Certificacin: signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras caractersticas, han sido certificadas por el titular de la marca. El ejemplo clsico de una marca de certificacin lo constituye la

marca: . No obstante una empresa o particular, pueden constituir su propia marca de certificacin, mediante la cual permitirn certificar la calidad de los servicios o productos ofrecidos por sus proveedores o empresas relacionadas. Del procedimiento para el registro de una marca: El procedimiento que debe cumplir todo interesado en el trmite de registro de una marca, implica los siguientes pasos: 1.) Seleccin del signo que se desea registrar, as como la determinacin de los productos o servicios que se desean identificar con dicha marca. 2.) Bsqueda de antecedentes regstrales por ante la Oficina de Marcas. Esta bsqueda, si bien no resulta obligatoria para el solicitante, ni vinculante para el Organismo Registral, resulta de vital importancia por cuanto permite al interesado conocer anticipadamente si existen otras marcas idnticas o semejantes a la que se pretende proteger, lo cual a su vez permite al futuro solicitante conocer si su signo puede presentar problemas en su trmite de registro o su utilizacin en el mercado, puede o pudiese constituir una potencial infraccin a los derechos de terceras personas. 3.) Presentacin de la solicitud de registro por ante el Servicio Autnomo de la Propiedad Intelectual. En este caso, el solicitante debe cumplir con ciertos requisitos bsicos tales como la presentacin de los documentos-poderes que acrediten la legitimidad de sus abogados, la correcta identificacin del peticionario o solicitante, la indicacin de los productos o servicios a los cuales se aplicar la marca solicitada, etc. 4.) Examen de forma, realizado por el Organismo Registral con la finalidad de conocer si la marca solicitada cumple con los requisitos formales exigidos por los artculos 138 y 139 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones. 5.) Publicacin de la marca, para efectos de oposicin en el Boletn de la Propiedad Industrial. 6.) Examen de fondo o registrabilidad, realizado por el Registro de la Propiedad Industrial. 7.) Publicacin de la concesin o negativa del signo solicitado. 8.) Cancelacin de los derechos de registro, en el supuesto que la publicacin realizada, sea la de la concesin del signo distintivo solicitado. 9.) Interposicin de los recursos administrativos pertinentes, si la decisin de la Oficina de Marcas, es la de rechazar el trmite de la marca solicitada, o si la marca solicitada fue objetada por algn tercero durante el lapso de treinta das siguientes a la publicacin de la marca. El trmite de registro de una marca (siempre y cuando no se presenten oposiciones o recursos administrativos), puede tomar entre ocho (8) y doce (12) meses en el caso de marcas denominativas o de doce (12) a dieciocho (18) meses en el caso de marcas figurativas o mixtas (el trmite resulta ms lento por cuento el organismo competente realiza la comparacin entre el signo grfico solicitado y los antecedentes regstrales de forma manual). No obstante, este perodo puede extenderse a tres o cuatro aos, en espera de la decisin en caso de oposicin y/o de la decisin del Recurso en caso de haberse interpuesto el mismo en contra de la negativa de oficio de la marca.

Duracin del trmite registral. El trmite de registro de una marca (siempre y cuando no se presenten oposiciones o recursos administrativos), puede durar entre ocho (8) y doce (12) meses en el caso de marcas denominativas o de doce (12) a dieciocho (18) meses en el caso de marcas figurativas o mixtas. No obstante, este perodo puede extenderse a tres o cuatro aos, en caso que la marca solicitada sea objeto de oposiciones por terceras personas o sea negada de oficio por el rgano competente. De los derechos conferidos por una marca: Un signo distintivo en trmite o ya registrado confiere ciertos derechos a su titular, entre los que destacan: a) Derechos conferidos por una marca en trmite de registro: La solicitud de registro de una marca no confiere al solicitante derechos de uso exclusivo sobre el signo solicitado, al contrario slo le otorga una expectativa de derecho sobre ese signo solicitado, el derecho de exclusividad solo se obtiene con la respectiva concesin de registro. No obstante, la normativa que rige la materia, le otorga ciertos derechos a los titulares de las solicitudes de registro, como por ejemplo, el derecho de prelacin a obtener el registro del signo solicitado frente a una solicitud de fecha posterior para un signo idntico o similar, el derecho a oponerse a otra solicitud de fecha posterior en cualquier pas miembro de la Comunidad Andina en contra de un signo idntico o similar al solicitado previamente por el peticionario en su pas de origen, el derecho de transferir o ceder el signo solicitado, entre otros. b) Derechos registrales por la concesin de una marca: El monto a cancelar por los derechos de registro de una marca, es calculado de conformidad al valor de la Unidad Tributaria vigente para el momento de la concesin de dicho signo. Una vez cancelados los derechos correspondientes el SAPI le asigna un nmero de registro a la marca, el cual constituye el nmero de identificacin de dicho signo ante el rgano Oficial, posteriormente, es elaborado el Certificado de Registro correspondiente, de cuyo contenido se desprende: la vigencia del registro, la identificacin del titular, los productos o servicios protegidos y el signo o marca registrada. Elaborado el Certificado de Registro, ste deber ser otorgado por el Registrador de la Propiedad Industrial para que tenga plena validez. c) Derechos conferidos por una marca registrada: En Venezuela, como en la mayora de los pases latinoamericanos, el derecho de exclusividad sobre un signo se adquiere desde su registro por ante el organismo competente, de conformidad con la normativa que rige la materia, el uso previo de una marca no confiere a su titular ningn derecho de exclusividad, slo le confiere el derecho a objetar el trmite iniciado por un tercero, alegando tener un mejor derecho a obtener el registro de la marca en trmite, no obstante ello no implica la exclusin del tercero del mercado relevante para el objetante.

 El derecho al uso exclusivo de la marca, implica la exclusividad en nombre del titular de los derechos de explotacin y goce del signo registrado, as como la posibilidad de autorizar a terceros la explotacin del signo registrado, mediante la firma y registro del correspondiente contrato de licencia de uso de marcas. Obligaciones que se derivan del uso exclusivo de la marca. El titular de un registro marcario para mantener la efectividad en el uso exclusivo de su derecho debe cumplir con las siguientes obligaciones: Solicitar su renovacin dentro de la oportunidad legal correspondiente. Notificar al organismo competente, cualquier modificacin que sufra el signo registrado para que dicha modificacin quede inscrita en el protocolo de la marca respectiva, a los fines de que dichos actos puedan surtir efectos frente a terceros. Usar la marca registrada en Venezuela, para identificar los productos o servicios para los cuales dicho signo fue registrado, dentro de los tres (3) aos siguientes a la obtencin del registro, o de lo contrario el signo registrado podr ser cancelado a solicitud de cualquier interesado. De haberse autorizado el uso de la marca a un tercero para que este uso sea conforme a derecho y pueda producir efectos frente a terceros, deber registrarse el mismo por ante el organismo competente e inscribirse las licencias respectivas en cada uno de los expedientes de las marcas objeto del contrato respectivos en cada uno de los expedientes de las marcas objeto del contrato. De las diversas clases de productos y servicios: De conformidad con lo establecido en el artculo 151 de la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones, para clasificar los productos y servicios a los cuales se aplican las marcas, se debe emplear la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecido por el Arreglo de Niza, el cual clasifica los productos y servicios dentro de cuarenta y cinco clases, a saber:

PRODUCTOS
Clase 1: Productos qumicos destinados a la industria, ciencia, fotografa, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plsticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos qumicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria. Clase 2: Colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones para el cabello; dentfricos.

Clase 4: Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujas, mechas. Clase 5: Productos farmacuticos, veterinarios e higinicos; sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para bebs; emplastos, material para apsitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destruccin de animales dainos; fungicidas, herbicidas. Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccin metlicos; construcciones transportables metlicas, materiales metlicos para vas frreas; cables e hilos metlicos no elctricos; cerrajera y ferretera metlica, tubos metlicos; cajas de caudales; productos metlicos no comprendidos en otras clases; minerales. Clase 7: Mquinas y mquinas herramientas; motores (excepto motores para vehculos terrestres); acoplamientos y rganos de transmisin (excepto aquellos para vehculos terrestres); instrumentos agrcolas que no sean manuales; incubadoras de huevos. Clase 8: Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillera, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. Clase 9: Aparatos e instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos elctricos, fotogrficos, cinematogrficos, pticos, de pesar, de medida, de sealizacin, de control (inspeccin), de socorro (salvamento) y de enseanza; aparatos para el registro, transmisin, reproduccin de sonido o imgenes; soportes de registro magnticos, discos acsticos; distribuidores automticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, mquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la informacin y ordenadores; extintores. Clase 10: Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos; material de sutura. Clase 11: Aparatos de alumbrado, de calefaccin, de produccin de vapor, de coccin de refrigeracin, de secado, de ventilacin, de distribucin de agua e instalaciones sanitarias. Clase 12: Vehculos; aparatos de locomocin, terrestre, area o martima. Clase 13: Armas de fuego, municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio. Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones y artculos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyera, bisutera, piedras preciosas; relojera e instrumentos cronomtricos. Clase 15: Instrumentos de msica. Clase 16: Papel, cartn y artculos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artculos de encuadernacin; fotografas; papelera; adhesivos (pegamentos) para la papelera o la casa; material para artistas; pinceles; mquinas de escribir y artculos de oficina (excepto muebles); material de instruccin o de enseanza (excepto aparatos); materias plsticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes, caracteres de imprenta, clichs. Clase 17: Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plsticas o semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metlicos. Clase 18: Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; bales y maletas; paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionera. Clase 19: Materiales de construccin no metlicos; tubos rgidos no metlicos para la construccin; asfalto pez y betn; construcciones transportables no metlicas; monumentos no metlicos. Clase 20: Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caa, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil,

ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar, sucedneos de todas estas materias o de materias plsticas. Clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos, ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepcin de los pinceles) materiales para la fabricacin de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepcin del vidrio de construccin); cristalera, porcelana y loza no comprendidas en otras clases. Clase 22: Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaa, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepcin del caucho o materias plsticas); materias textiles fibrosas en bruto. Clase 23: Hilos para uso textil. Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa. Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerera. Clase 26: Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales. Clase 27: Alfombras, felpudos, esteras, linleum y revestimientos de suelos; tapiceras, murales que no sean de materias textiles. Clase 28: Juegos, juguetes; artculos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para rboles de Navidad. Clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles. Clase 30: Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelera y confitera, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielos. Clase 31: Productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta. Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohlicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. Clase 33: Bebidas alcohlicas (con excepcin de las cervezas). Clase 34: Tabaco, artculos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS
Clase 35: Publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de oficina. Clase 36: Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios. Clase 37: Construccin, reparacin, servicios de instalacin. Clase 38: Telecomunicaciones. Clase 39: Transporte, embalaje y almacenaje de mercancas; organizacin de viajes. Clase 40: Tratamiento de materiales. Clase 41: Educacin; formacin; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. Clase 42: Servicios cientficos y tecnolgicos as como servicios de investigacin y diseo relativos a ellos; servicios de anlisis y de investigacin industrial; diseo y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurdicos. Clase 43: Servicios de restauracin (alimentacin); hospedaje temporal. Clase 44: Servicios mdicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. Clase 45: Servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales; servicios de seguridad para la proteccin de bienes y de personas.

A esta clasificacin se deben incorporar dos clases adicionales donde se incluyen tanto los lemas comerciales identificados bajo las siglas LC y los nombres comerciales o NC, identificados por el Registro de la Propiedad Industrial bajo los nmeros 46 y 47 respectivamente.

Ojo: Todo lo anterior esta basado con respecto a las Decisin 486 de la CAN