From the SelectedWorks of Jose R.

Nina
Cuentas
October 2009
EL CONTRTO DE MERCHANDISING
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- 1 -
IL CONTRATO I MIRCHANISING
1

Por
Jos Raymundo Nina Cuentas
2


"AIvy: Purecen usLedes unu pureju IeIIz. o son?
Mujer: Si.
AIvy: Si. Y cmo se Io expIIcu usLed?
Mujer: OI, soy muy superIIcIuI y vuciu, no Lengo
Ideus nI nudu InLeresunLe que decIr.
Hombre: Y yo exucLumenLe IguuI.
AIvy: Bueno, yu veo, muy InLeresunLe. Asi que Iun
IIegudo u un enLendImIenLo, eI?
Hombre: Eso es.
Mujer: Si. Woodg Allen g Morshol Brickmo:
ANNII HALL {1q,,)

RESUMEN:
El panorama en el que se desenvuelve el presente trabajo parte de
atender al refinamiento de una practica comercial que busca promocionar la
identificacin y venta de bienes y servicios en una economa de mercado. Las
misma que incentiva la habilidad y el ingenio de quienes saben hacerse de los
mejores recursos, dentro de los marcos legales permitidos, para posicionarse
por encima de sus competidores.

Una de las principales alternativas que los empresarios pueden emplear
para lograr ese objetivo es el contrato de merchandising, que se presenta como
un instrumento que permite la obtencin del permiso o cesin de uso de un
bien inmaterial, como una marca de renombre, una obra protegida por los
derechos de autor, o un aspecto determinado de la imagen de una persona
famosa, para explotarlos comercialmente, como distintivos de sus productos o
servicios, a travs de la incorporacin de sus atributos en los productos de la
licenciataria de manera que formen parte intrnseca de los mismos.

SLMARIO: 1. nLroduccIn. . ELImoIogiu. . u ucLIvIdud econmIcu
desurroIIudu: unLecedenLes y punorumu ucLuuI. q. EI conLenIdo pubIIcILurIo deI
mercIundIsIng. g. EI conLruLo de mercIundIsIng: eIemenLos y curucLeres.
6. CIusIIIcucIn de Ios conLruLos de mercIundIsIng: 6.A. CIurucLer
MercIundIsIng. 6.B. PersonuIILy MercIundIsIng. 6.C. Brund MercIundIsIng. ,.
DIIerencIus con oLros conLruLos uIInes. S. DerecIos y obIIgucIones de Iu purLes
conLruLunLes q. ConcIusIones.

1
Dedicado a los 458 Aos de historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Y al ver tu
grandeza siento el martirio de mi pequeez. Porque pasaron los tiempos gloriosos. Porque tiemblo ante
las miradas de hoy. Porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaustas. Porque a medida que
cincelo el bloque me ataraza el desaliento (Rubn Daro: El Velo de la Reina Mab.).
2
Estudiante del Sexto ao de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Polticas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos (Universidad del Per, Decana de Amrica); Asistente de Ctedra del
curso de Derecho de las Obligaciones en la misma universidad.
Correo-e: joseninac@hotmail.com, joseninac@hotmail.com

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1. INTRODUCCIN
Se cuenta como una ancdota que cuando los hermanos Lumiere
recibieron la oferta de Melies para vender la invencin que estaban
desarrollando (el cinematgrafo), la rechazaron amablemente ante el
desconcierto que les produca que alguien supusiese que pudiera tener algn
valor comercial.

Hoy, como sus creadores jams lo hubieran pensado, el cine es una
industria cuyo desarrollo, al igual que las ganancias que genera, superan las
expectativas de cualquier visionario. Y al igual que otras expresiones artsticas,
como es el caso ms paradigmtico de las pinturas, son fuente de un valor que
se acumula con el tiempo, y mucho ms an cuando se descubren nuevas
aplicaciones de las mismas en el campo comercial.

Aunque si bien es cierto que se ha dicho que el cine es el sptimo arte,
lo que muchos olvidan es que tambin hay un octavo arte: saber como sacarle
dinero al sptimo
3
. Obviamente se hace referencia no slo al valor comercial de
las producciones flmicas, ni mucho menos se restringe slo al campo
cinematogrfico; sino que podemos entender lo afirmado como el esfuerzo por
darle la mxima aplicacin mercantil posible a los bienes que trascienden del
intelecto de sus creadores o de la personalidad de sus titulares para
constituirse en objeto de transacciones econmicas.

El panorama descrito genera la innovacin no slo de los mecanismos y
sistemas de comercializacin de tales manifestaciones sino tambin del
sistema de regulacin que el derecho les ofrece para incentivar su desarrollo.

En realidad, el consumidor no siempre adquiere bienes en el mercado
por la calidad o el precio del producto o servicio, sino por la identificacin que
realiza entre los valores que transmiten la marca, los dibujos o la persona
famosa, en el producto o el servicio que adquiere. Y ello suponiendo la licitud
del uso de ese signo ya que es capaz de reconocer la existencia de una
relacin econmica protegida entre el fabricante y distribuidor del producto o
servicio y el titular del derecho que protege el bien inmaterial de que se trate.

CRIMES y BATTERSBY
4
enumeran las razones del poder de atraccin
de estos valores en los siguientes:

Status Properties: Cuando los consumidores tratan de rodearse a s
mismos con un indicador visual obvio de un status financiero de moda, o social
particular o que buscan productos de alta calidad y creen que tales productos
tendrn la calidad deseada. Por ejemplo, las marcas Hermes o Cucci que
adquirieron fama con artculos de Cuero y crearon luego demanda en
perfumes, corbatas, etc.

3
GARCA ESCUDERO, Jos Mara. Vamos a Hablar de Cine. Salvat Editores S.A.-Alianza Editorial S.
A.; Madrid, 1970, p. 31.
4
Cit. Por ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. El Merchandising. En: Revista Jurdica Argentina La
Ley Tomo 1997-B. pp. 1331-1338.

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Personifications Properties: Identifican ciertas caractersticas
deseables a los que aspiran los consumidores. Por ejemplo, la marca de autos
Ferrari que transmite los valores de velocidad y agresividad o determinados
tipos de bebidas (Martini) que identifica a altas esferas sociales.

Popularity Properties: Que alcanzan el reconocimiento pblico
principalmente por las campaas publicitarias o por su gran difusin en los
medios de comunicacin social. Tal es el caso de pelculas como Star Wars.

2. ETIMOLOGA
La voz anglosajona Merchandising, y la pluralidad de trminos que se
emplean para identificar las diversas modalidades de esta materia, no slo
revelan su origen y desarrollo en la prctica comercial de aquellos pases, sino
tambin que su vigencia, incluso en mercados de otras lenguas, est impuesta
por su difusin eficaz en el trafico comercial internacional y su aceptacin en
los estudios doctrinarios que acompaan su desarrollo en las diversas reas
del mundo.

Entre la pluralidad de acepciones que recoge este termino, nos
corresponde analizar dos. En primer lugar, el significado econmico, que se
usa como una actividad de complemento de la funcin de marketing para tratar
de adaptar en la forma ms adecuada el producto a las necesidades y gustos
del pblico. As, desde un punto de vista econmico, el trmino merchandising
es adecuado para hacer referencia a dos operaciones. Por una parte, este
trmino presupone la existencia del acuerdo por el que el titular de un derecho
sobre un bien inmaterial, que goza de prestigio, cede a un tercero el derecho
que le corresponde a explotarlo comercialmente. Y, por otra parte, este
concepto comprende tambin las operaciones de venta de los bienes o de
prestacin de los servicios asociados a estos elementos que gozan de
prestigio. El trmino merchandising abarca ambas operaciones como un todo,
unificando en una nica figura estas dos operaciones que se complementan.

En cuanto a su connotacin contractual la doctrina ha expuesto como
opciones para su denominacin los ttulos de contrato de mercadeo y
contrato de reclamo mercantil. La primera, propuesta por LOBATO
5
, se basa
ms en las connotaciones peyorativas que comparte con el nombre original. La
segunda es sugerida por MARTIN MUOZ
6
y quizs se adapte ms a las
finalidades perseguidas de atraccin y notoriedad de determinados productos y
servicios en el mercado.





5
LOBATO, M., Aproximacin a la figura del merchandising. En: Revista de Derecho Mercantil, N
195, enero-marzo 1990. p. 137.
6
MARTN MUOZ, Alberto J., El merchandising. Contrato de reclamo mercantil, Aranzadi Editorial,
Pamplona 1999. p. 26.

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3. LA ACTIVIDAD ECONMICA DESARROLLADA: ANTECEDENTES Y
PANORAMA ACTUAL
Para MARTIN MUOZ
7
, se podran dividir las etapas de evolucin del
merchandising en tres:

I. Etapa de usos comerciales no autorizados. Donde no existen los
contornos de un contenido contractual bien definido, pues la mayora de estos
usos promocinales se realiza sin la previa autorizacin del titular del bien
explotado mercantilmente. De ello se deriva un tratamiento desde un perfil ms
punitivo.

II. Etapa de construccin jurisprudencial. El hito que marca una desarrollo
ms intenso de la figura es la aparicin de la compaa de Walt Disney
8
, padre
del character merchandising como hoy lo conocemos y lder del sector.

El resultado de las intensas campaas que acompaaron el desarrollo
de estas empresas defini el mbito de los presupuestos precisados para su
aplicacin: 1. Creacin Intelectual Protegida; 2. Preceptiva autorizacin del
licenciante; 3. Naturaleza colateral de los productos o servicios promocionados.

III. Etapa de configuracin actual. Aquella que se desenvuelve en el
contexto propio de las sociedades de consumo, del desarrollo de los medios de
comunicacin de masas y de la introduccin del modelo social de competencia
desleal. A decir del propio MARTIN MUOZ
9
lo que ms sobresale de esta
nueva etapa es la diversificacin de su objeto y que constituya una nueva
forma de explotar comercialmente una creacin de propiedad intelectual bajo
criterios de exclusiva.

4. EL CONTENIDO PUBLICITARIO DEL MERCHANDISING
Desde que calificamos al contrato de merchandising como uno de
finalidad publicitaria, aunque no se restrinja slo a ello, no podemos prescindir
de explicar lo que constituye su objeto.

Guindonos por LORENZETTI
10
, debemos diferenciar la publicidad
materialmente considerada de la publicidad jurdicamente permitida. Y por ello

7
Ibid., p. 27.
8
El punto de inflexin en el desarrollo del esta etapa del merchandising se sita, sin lugar a dudas, en
1932, cuando tras la creacin del personaje Mickey Mouse, la empresa Disney inici un programa de
merchandising alrededor de este personaje. Los ingresos que se derivaron y se derivan de la utilizacin de
los rasgos de esta estrella de la ficcin en muecos, ropa y otros artculos para nios fueron abundantes.
Este hecho origin un total reconocimiento de los potenciales ingresos que se pueden derivar de esta
actividad. A partir de entonces se empezaron a disear otros programas de merchandising en relacin con
personajes de series de televisin, con protagonistas del mundo de los dibujos animados y de las historias
de los revistas, con pelculas famosas y sus ttulos, con cantantes, con los nombres de los diseadores de
moda, e incluso, con las marcas y smbolos de algunas empresas.
Adems de la ya mencionada destacan otras empresas como HANNA BARBERA PRODUCTIONS Y
WARNER BROTHERS
9
Ibid., p.37.
10
LORENZETTI, Ricardo Lus. Tratado de los Contratos. Tomo III. Editorial Rubinzal-Culzoni; Buenos
aires, 2000. p. 138.

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podemos discutir si la publicidad se haya dentro de la libertad de expresin o si
se distingue de ella por su finalidad de lucro, pero no podemos discutir que
existe un Derecho Subjetivo a la Publicidad. De esta manera puede ser objeto
de restricciones legales y convencionales. Y por su naturaleza de derecho se
distingue ntidamente del deber de informar.

La publicidad, entendida como comunicacin comercial, se aplicara
como una herramienta perteneciente al rea de promocin; mientras que el
merchandising, entendida como tcnica que afecta a los atributos, tanto fsicos
o tcnicos, como psicolgicos o percibidos, del producto (esto es, a la calidad,
marca, envase, tamao, color, estilo, reputacin, etc.), se encontrara
comprendida en el rea de producto
11
. Es decir, el empresario acta sobre el
producto con la finalidad de incorporar el aspecto de la imagen de la persona
famosa de que se trate.

No obstante, hay que advertir que si bien ambas actividades se integran
en el concepto de marketing, cada una de ellas se dirige a obtener el
incremento de las ventas mediante un mecanismo bien diferenciado
12
. As,
mediante la tcnica de merchandising se persigue centrar la atencin en el
producto o servicio en s mismo, con la finalidad de conseguir que el
consumidor lo identifique y diferencie respecto de otros productos o servicios
similares. Desde este punto de vista se genera un valor econmico aadido al
producto o servicio. Por consiguiente, la adquisicin del producto o del servicio
satisface tanto las necesidades que interesan al consumidor como aqullas
derivadas de su deseo de identificacin con los valores que una marca, una
creacin intelectual o un aspecto de la imagen de una persona famosa es
capaz de transmitir.

Segn NAVAS NAVARRO, Slo la idea de base consistente en
promover la venta de un producto o un servicio asocindolo, en este caso, a un
personaje de ficcin conocido, a una marca de renombre o a la imagen de un
personaje pblico, para atraer a los consumidores, est presente tambin en el
contrato de merchandising, pues mediante ste se persigue, por el fabricante

11
Un ejemplo que refleja esta diferencia es el caso de la introduccin en nuestro mercado nacional de las
patatas Lays. El empresario promocion y dio a conocer el producto designado con su marca mediante la
incorporacin en su publicidad de un personaje muy conocido. Las patatas mantenan su marca, y con el
fin de darla a conocer, se utiliz un anuncio emitido en un medio de comunicacin en el que participaba
dicho personaje. Sin embargo, un supuesto bien distinto vendra configurado por el caso en que el
empresario previendo la dificultad que comporta introducir una marca nueva en el mercado, hubiera
preferido sustituir su marca por el nombre del personaje famoso escogido, resultando, entonces,
innecesario dar a conocer este producto a travs de los medios de comunicacin. La actividad realizada en
el primer supuesto se insertara en el rea de promocin, mientras que la realizada en el segundo quedara
incluida en el rea de producto. FRANQUET SUGRAES, M. Teresa. El Contrato De Licencia De
Personality Merchandising. Versin on-line (Tarragona, 2003).
12
Vid., ORTEGA, E., La direccin publicitaria, Esic, 2 ed., Madrid 1991, p. 38, que seala que es
innegable que la publicidad tiende a favorecer las ventas de cualquier empresa, pero tambin es cierto
que la publicidad es solamente uno de los diferentes elementos del marketing-mix de la empresa que
influyen en las ventas. La distribucin, la actuacin de los vendedores, las caractersticas de los
productos, el precio, las acciones de la competencia, etctera, son algunos de los factores que, junto a la
publicidad, inciden en las ventas de la empresa.

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de un bien o prestador de un servicio, atraer a un determinado sector social
que adquiera sus bienes o contrate sus servicios
13
.

5. EL CONTRATO DE MERCHANDISING: ELEMENTOS Y CARACTERES
Una vez determinada la actividad de merchandising y su papel en el
trfico econmico actual, nos ocuparemos del contrato que permite regular est
actividad
14
. La Doctrina nos ofrece las siguientes Definiciones:

Segn LOBATO, el merchandising es una autorizacin que da el titular
de un derecho-marca, propiedad intelectual o de la personalidad- a otro, para la
explotacin del valor sugestivo de ese derecho, bien como medio publicitario o
bien para su utilizacin como marca, a cambio de una contraprestacin. Es
decir se trata de un contrato en el cual se paga un precio por la utilizacin de
un bien con selling power
15
.

Segn MARTIN MUOZ, el merchandising es un contrato por el que el
titular de un signo o elemento de identificacin, que goza de notoriedad y
atractivo para el pblico, consiente, mediante precio, su utilizacin por un
tercero como reclamo de productos o servicios de naturaleza colateral que
intenta colocar en el mercado
16
.

Para NAVAS NAVARRO, el contrato de merchandising es un concreto
negocio de cesin (o licencia) de derechos sobre una creacin del espritu,
una marca, el nombre, la voz, o la imagen de una persona para una modalidad
especifica de explotacin, cual es la promocin publicitaria o el embellecimiento
esttico mediante la asociacin de los mismos a productos o servicios
colaterales o secundarios
17


El contrato de merchandising se puede definir tambin como el acuerdo
mediante el cual una persona, denominada licenciante o merchandiser, a
cambio de una contraprestacin, autoriza a un tercero, denominado
licenciatario, a utilizar un derecho que recae sobre un bien inmaterial para
distinguir, a travs de la incorporacin intrnseca de sus atributos, unos
productos o servicios determinados durante un tiempo y en un espacio
delimitados.

13
NAVAS NAVARRO, Susana. Contrato de merchandising y propiedad intelectual. Reus; Madrid 2001.
p. 35.
14
Obviamente, partimos de la base de que el fabricante necesita una autorizacin para usar el bien
inmaterial de que se trate. Este es el presupuesto bsico que nos conducir a la celebracin de un contrato
de merchandising, mediante el cual se efecta una transmisin limitada de un derecho de explotacin por
parte de su titular a un tercero. En este sentido, no tendra virtualidad el contrato de merchandising en el
caso en que fuera el mismo titular del derecho quien fabricara estos productos o servicios y respondiera
de su distribucin. Lgicamente, desde el punto de vista de los efectos econmicos, la actividad que se
realiza es la que hemos analizado, es decir, la venta de productos o la prestacin de servicios que se
identifican con una marca renombrada, una creacin ficticia o un aspecto de la imagen de una persona
famosa, sin embargo, desde un punto de vista jurdico, no habra necesidad de celebrar ningn contrato
que regulara esta actividad puesto que es el mismo titular del derecho el que se encarga de explotarlo
comercialmente. En esta misma lnea, vid. LOBATO, Op. Cit., p. 141, en nota.
15
LOBATO, M., Ibid., p. 138.
16
MARTN MUOZ, Alberto J. Op. Cit., p.41
17
NAVAS NAVARRO, Susana, Op. Cit., p. 47.

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A partir de esta definicin es posible clasificar los tipos de merchandising
en virtud del bien inmaterial sobre el cual recae el derecho cuyo uso se autoriza
a un tercero. Este bien inmaterial determinar la regulacin aplicable en cada
caso para resolver los conflictos que plantee esta autorizacin. Si bien haremos
una referencia a cada uno de los tipos de merchandising y a las
particularidades que stos plantean, no hay que olvidar que es posible extraer
una caracterstica comn que renen todos estos bienes inmateriales.

En este apartado pretendemos incidir en la caracterstica comn que
rene todos los elementos que se utilizan para distinguir productos o servicios
en el mercado, ya que, en realidad, es lo que nos permite la referencia a la
figura del merchandising en sentido amplio. Finalmente, estas caractersticas
comunes nos llevarn a distinguir de forma clara entre el merchandising y la
publicidad.

A. SUJETOS QUE PARTICIPAN EN EL CONTRATO DE MERCHANDISING:
Segn NAVAS NAVARRO
18
, son tres los grupos de protagonistas que
aparecen implicados en el merchandising. El primer grupo aparece constituido
por el autor o coautores de la obra intelectual (sea sta originaria o derivada);
en el segundo circulo encontramos a toda una serie de intermediarios que
participan del negocio y, finalmente, en tercer lugar, se halla el fabricante de
productos o prestador de servicios que pretende promocionar asociando una
creacin del ingenio.

En otros trminos ARACAMA
19
nos ofrece una clasificacin distinta en la
que reconoce a un sujeto en la calidad de pasivo, que es quien lleva a efecto la
actividad de explotar comercialmente el objeto del merchandising; y reconoce
un sujeto activo en aquel que es titular del signo que se explotar
comercialmente.

B. EL OBJETO: El objeto puede ser cualquier signo o medio susceptible de
atraer clientela. En otras palabras debe gozar, cualquiera que sea este bien, de
un magnetismo comercial o selling power.

Los contratos de merchandising se pueden clasificar en virtud del tipo de
bien inmaterial que va a ser utilizado para distinguir los productos o los
servicios de un empresario en el mercado. Asimismo, sobre este bien
inmaterial debe recaer una proteccin jurdica que permita a su titular, por un
lado, autorizar a un tercero el uso comercial de este bien, y, por otro, prohibir a
terceros su uso sin su consentimiento.

Estos bienes inmateriales renen determinadas caractersticas comunes
que son las que nos permiten hacer referencia a una nica figura de
merchandising que engloba cada uno de estos tipos. En este sentido, resulta
oportuno traer a colacin la definicin que la Asociacin internacional para la
proteccin de la propiedad industrial, la AIPPI, ha propuesto para explicar este

18
dem., p. 49.
19
ARACAMA ZORRAQUIN, Ernesto. Op. Cit., p.1335


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concepto. As, esta Asociacin define el merchandising como el uso de
elementos distintivos para incrementar la promocin o la venta de productos o
servicios.

En efecto, el primer rasgo comn que deben reunir los bienes
inmateriales que van a ser utilizados con la finalidad de diferenciar productos o
servicios en el mercado es precisamente el carcter distintivo. Por un lado, este
carcter se manifestar en la completa identificacin e individualizacin de ese
signo por parte del pblico. Esta identificacin frente a los otros signos
similares es lo que permite admitir su aptitud para distinguir unos productos o
servicios de otros en el mercado. Y, por otro lado, el carcter distintivo se
muestra en su capacidad para transmitir al consumidor la informacin de que
ha existido una autorizacin por parte del titular del derecho a un tercero para
que comercialice estos productos o preste estos servicios. El consumidor sabe
que el fabricante de ese producto o el que presta el servicio no coincide con el
titular del derecho que recae sobre el bien inmaterial de que se trate, sin
embargo deduce que entre ellos existe una vinculacin econmica.

En segundo lugar, estos elementos distintivos deben ser reputados o
populares. En trminos generales, los bienes inmateriales que son utilizados
para individualizar productos o servicios son conocidos por una gran parte del
pblico y, adems, gozan de capacidad para atraer o seducir a los
consumidores
20
. Se explota su valor publicitario y sugestivo. Por ello se puede
afirmar sin ningn gnero de duda que estos elementos desempean, al igual
que determinadas marcas, una funcin publicitaria. Se trata de atributos que,
por s mismos, son capaces de vender los productos. Este es el rasgo
caracterstico que renen estos bienes. Y, este es, en realidad, el factor que
motiva la adquisicin de un producto o de un servicio por parte del consumidor.
En consecuencia, es tambin el rasgo que determina que un empresario
aproveche este valor para comercializar sus productos o servicios.

En definitiva, hay que subrayar que el consumidor que adquiere un
producto o un servicio distinguido con una marca de renombre, una obra
protegida por los derechos de autor o un aspecto determinado de la imagen de
una persona famosa acta movido precisamente porque reconoce esos
atributos y desea identificarse con ellos. El consumidor adquiere el producto a
sabiendas de la licitud del uso de ese signo ya que es capaz de reconocer la
existencia de una vinculacin econmica entre el fabricante y distribuidor del
producto o servicio y el titular del derecho que protege el bien inmaterial del
que se trate.

Sobre la Contraprestacin debida, Martn Muoz nos dice que:En la
prctica del contrato de merchandising lo ms frecuente ser adoptar un
porcentaje sobre el porcentaje de productos fabricados o vendidos de servicios
prestados y asociados a las facultades objeto de cesin. En el primer caso
(productos fabricados) deber tenerse en cuenta el nmero de unidades, el
peso, la extensin, la capacidad y otras magnitudes que resulten necesarias en

20
En esta misma direccin, CHULI, E., y BELTRN, T. Aspectos jurdicos de los contratos atpicos:
1.Leasing; 2.Multipropiedad; 3.Hostelera; 4.Merchandising. Bosch; Barcelona, 1998. p. 355.


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funcin del producto que se trate. En el segundo caso (productos vendidos)
debern tenerse en cuenta los siguientes aspectos: el concepto de cifra de
ventas (si se aplica el precio de coste, de venta al distribuidor o de venta al
consumidor), gastos deducibles de las cifras de ventas (gastos de transporte,
embalaje, seguros, impuestos aranceles comisiones, descuentos, etc.) la
repercusin que sufra el cesionario por parte de los distribuidores
21
.

C. LA CAUSA: En definitiva, esta cesin temporal del derecho a la explotacin
del bien con selling power persigue la obtencin, a cambio de un precio, del
aumento de los beneficios como consecuencia de la mayor comercializacin de
productos y servicios. En consecuencia, los fines que persiguen estas
atribuciones patrimoniales consisten en obtener un contravalor.

D. LA FORMA: Nuestro Ordenamiento jurdico contractual establece la
consensualidad como regla general, de manera tal que no se precisara para
este caso la celebracin del acto por escrito. Sin embargo, un contrato de las
magnitudes y la dimensin econmica requieren un soporte que brinde las
garantas necesarias a las partes. Por lo dems, ser necesaria la inscripcin
en el registro cuando la naturaleza del objeto y el inters de las partes as lo
establecen.

6. CLASIFICACIN DE LOS CONTRATOS DE MERCHANDISING

En la misma lnea de un sector mayoritario de la doctrina, la clasificacin
que encontramos en los contratos de merchandising se basa en la proteccin
jurdica que recae sobre el bien inmaterial objeto del contrato, o sea cmo es
que el titular puede conceder la licencia y cmo se efectiviza la prohibicin a
terceros de emplear este bien para distinguir otros productos o servicios sin la
debida autorizacin del titular. As se pueden distinguir tres modalidades de
este contrato que, de acuerdo con la terminologa anglosajona, se clasifican en
brand merchandising, character merchandising y personality merchandising
22
:

6. A CHARACTER MERCHANDISING (o merchandising de los
derechos de autor): Se distingue porque el bien inmaterial utilizado para
individualizar los productos o servicios se halla protegido por la ley de
propiedad intelectual.
6. B PERSONALITY MERCHANDISING: Consiste en la utilizacin de un
aspecto de la imagen de una persona famosa para diferenciar una gama de

21
MARTIN MUOZ, Op. Cit., p. 198.
22
Cfr. LOBATO, M., Aproximacin a la figura, op. cit., pgs. 138, 141 y 142, distingue un cuarto
supuesto de merchandising al que califica como mera licencia de publicidad. Es decir, de acuerdo con
el autor, son los supuestos de licencias publicitarias en general, como el caso en que Rolls-Royce percibe
regalas por los anuncios en los que aparece el coche de la marca. Sin embargo, aade que en este
supuesto, que est relacionado con la utilizacin atpica de la marca ajena, es decir, con un fin no
distintivo, el Rolls-Royce no distingue el producto anunciado. De acuerdo con nuestra definicin de
merchandising, el Rolls-Royce, efectivamente servira para transmitir una determinada imagen del
producto que se anuncia, pero no constituira un supuesto de merchandising sino de publicidad, ya que, el
producto no contiene ni el nombre, ni la imagen ni la marca Rolls-Royce. Efectivamente, stos no se han
utilizado para individualizar el producto o servicio anunciado, sino simplemente para transmitir el
mensaje de calidad y prestigio de la marca Rolls-Royce.

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productos o un servicio en el mercado
23
. Como veremos ms adelante, la
imagen de una persona tambin se encuentra protegida en nuestro
ordenamiento jurdico.
6. C BRAND MERCHANDISING (merchandising de marcas o corporate
merchandising): Se caracteriza porque el bien inmaterial utilizado para
distinguir productos se encuentra registrado como marca. El titular registral de
esta marca autoriza su uso para distinguir productos o servicios que la marca
todava no distingue.

COUTO GONCALVES
24
nos dice que el merchandising de marcas
consiste en la autorizacin conferida por el titular de la marca- que ha
adquirido especial valor publicitario o atractivo en su utilizacin primaria- a una
persona para que sta pueda usar como signo distintivo de productos o
servicios diferentes de los originarios con objetivo promocional.

Segn el autor citado, podemos encontrar tres elementos esenciales:

a.- elemento causal: el valor comercial del bien es su utilizacin primaria.
b.- elemento formal: autorizacin para la utilizacin secundaria del mismo bien.
c.- elemento finalstico: utilizacin promocional del bien.

7. CONCLUSIONES

I El Contrato de Merchansdising es una alternativa eficiente para la
promocin de bienes y servicios en el mercado competitivo y globalizado.
Aunque su aplicacin y difusin no es escasa es nuestro medio, creemos que
su estudio debe hacerse atendiendo y diferenciando nuestras posibilidades de
los tratamientos legales que la posibilitan en otros contextos.

II. Al ver la variedad de aplicaciones, segn las caractersticas particulares
de los elementos que se involucren en determinadas contrataciones, y de la
regulacin que tenga cada bien inmaterial para la obtencin del Derecho de
explotacin comercial del mismo, es que podemos diferenciar estos contratos
de otros practicados en el mbito comercial con mayor frecuencia.

III. Los derechos y obligaciones de las partes contratantes no pueden ser
fijadas exclusivamente por ellas. La autonoma de la voluntad se ve siempre
limitada por los Derechos Fundamentales de la Persona, el inters social de
una sana competencia en el mercado, y la adecuada proteccin a los
consumidores.

Jos R. Nina Cuentas.
Correo-e:
joseninac@hotmail.com
joseninac@yahoo.com

23
LOBATO, M., Aproximacin a la figura, op. cit., pg. 141.
24
COUTO GONALVES, Lus M., Merchandising de marcas. En: Actas de derecho industrial y
derecho de autor, tomo XX, 1999, Madrid 2000. p. 95.