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Centro de Documentación Judicial

Roj: STS 7017/2011 Id Cendoj: 28079110012011100711 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1417/2008 Nº de Resolución: 755/2011 Procedimiento: CIVIL Ponente: JESUS CORBAL FERNANDEZ Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a dos de Noviembre de dos mil once. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal, interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de La Rioja, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Logroño; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad GEOX, S.P.A., representada por el Procurador D. Pablo Sorribes Calle; siendo parte recurrida, las entidades FLUCHOS, S.L. y GARRIDOSA, S.L., representadas por el Procurador D. Manuel Infante Sánchez.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- 1.- El Procurador D. José Toledo Sobrón, en nombre y representación de la entidad Geox, S.p.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario por infracción de marca y competencia desleal, ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Logroño, siendo parte demandada las entidades Fluchos S.L. y Garridosa, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que, estimándose en todas sus partes la presente demanda, SE DECLARE: A) Que la utilización que vienen efectuando las demandadas de la representación gráfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infracción de los derechos de marca que ostenta Geox, tanto los que se derivan de la marca nº 2378378, como los que asimismo le corresponden en su condición de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representación gráfica de un zapato expulsando vapor por su suela. B) Que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal, bien sea por considerarse un acto de confusión bien por ser, además, una explotación de la reputación ajena. Y en consecuencia SE CONDENE a las demandadas: 1º.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2º.- A cesar y/o no reanudar la expresada conducta, o cualquier otra que conlleve una infracción de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal. 3º.- A retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su página web) en los que se hubiera reproducido el tan repetidos signo/gráfico. 4º.- A pagar la indemnización prevista en el art. 43.5 de la Ley de Marcas , esto es, el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relación con los cuales vienen utilizando el expresado signo/ gráfico, en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE". 5º.- A publicar, a sus costas y en los periódicos "La Vanguardia" y "El País" (edición nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman", la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones. 6º.- Al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.". 2.- El Procurador D. Francisco J. García Aparicio, en nombre y representación de las entidades Fluchos, S.L. y Garridosa, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia desestime íntegramente los pedimentos contenidos en la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora. 3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Seis de Logroño, dictó Sentencia con fecha 19 de enero de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por GEOX

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.p. El conflicto se plantea entre dos fabricantes de zapatos. S. S. SEGUNDO.2. 34. en juicio ordinario nº 717/05 . que comercializan sus productos con diversos signos. contra FLUCHOS S.Se alega infracción del art.L.Dado traslado. apartados b) y c) de la Ley de Marcas . absolviendo a estas de los pedimentos deducidos contra las mismas.".P. concurriendo en cualquier caso una colisión con riesgo de confusión y asociación generado por la misma forma de presentación del producto -art. en el rollo de apelación nº 222/2007 dimanante de los autos de juicio de ordinario nº 717/2005. el Procurador D.Por Providencia de fecha 21 de julio de 2008. respecto la Sentencia dictada con fecha 7 de abril de 2008 .Se denuncia infracción del art. S. además. las entidades FLUCHOS.. QUINTO.Se alega infracción del art. 34. 218. Con imposición de las costas causadas en este recurso de apelación a la parte apelante.. Por GEOX S. la Audiencia Provincial de La Rioja. con expresa imposición de costas a la parte demandante.2 c) de la Ley de Marcas .A.A. S. 6 LCD -.. SEXTO. CUARTO. la entidad GEOX. Manuel Infante Sánchez...L. en nombre y representación de las entidades Fluchos."..L. por la Audiencia Provincial de Logroño (Sección 1ª). relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas.A. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. y Garridosa.1 LEC..2 de la Directiva 89/104/CEE .No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública. algunos registrados como marcas. representadas por el Procurador D.L. con apoyo en los siguientes motivos.El objeto del proceso versa sobre derechos marcario y de la competencia desleal. S. tanto los que se derivan de la marca núm. dictó Sentencia con fecha 7 de abril de 2008 . como los que asimismo le corresponden en su condición de usuaria de la marca notoria no registrada consistente en una representación gráfica de un zapato expulsando vapor por su suela y (2) de que la expresada conducta de las demandadas constituye en cualquier caso un acto de competencia desleal. 218.A.. se tuvo por interpuesto recurso de casación y extraordinario por infracción procesal respecto la Sentencia dictada en apelación de fecha 7 de abril de 2008 .. b) y c) de la LM 17/2001 -. Asimismo solicita los pronunciamientos condenatorios (1) a estar y pasar por las anteriores 2 . como parte recurrente. Sr.. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal .Se alega infracción del art.p. 218.A..L.Se alega infracción del art.. bien sea por considerarse un acto de confusión bien por ser. SEPTIMO. Jesus Corbal Fernandez. en fecha 7 de abril de 2008. S.L.. acordándose remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo. Pablo Sorribes Calle. interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de La Rioja. S. TERCERO.Por esta Sala. TERCERO . comparecen.L.A. SEGUNDO. S. en relación con el art.2. en la que ejercita acciones de derecho marcario y de competencia desleal..1 de la LEC. y se refiere fundamentalmente a la representación gráfica del zapato en relación con la idea de la aireación o transpiración del pie. MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO. cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los Tribunales Sr.P. y como parte recurrida.378. 34. TERCERO. José Toledo Sobrón. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. en nombre y representación de la entidad Geox. 2. D.P.Se alega infracción del art. se señaló para votación y fallo el día 6 de octubre de 2011. y GARRIDOSA. cuya parte dispositiva es como sigue: "ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN y EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de "GEOX S. con emplazamiento de las partes por término de treinta días. S. S. y GARRIDOSA.p. SEGUNDO .. del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de lo Mercantil de Logroño. MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: PRIMERO.Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad mercantil GEOX.2 de la LEC.. Manuel Infante Sánchez. debemos confirmarla y la confirmamos. representada por el Procurador D. 5...". respecto de cuyo tema una de las entidades litigiosas estima que su marca registrada y la notoria no registrada han sido violadas por los signos de la competidora -art.El Procurador D.Centro de Documentación Judicial S. Toledo Sobrón. OCTAVO. una explotación de la reputación ajena.. solicitando las declaraciones (1) de que la utilización que vienen efectuando las demandadas de la representación gráfica de un zapato cuya suela expulsa vapor o aire comporta una infracción de los derechos de marca que ostenta GEOX.378. y GARRIDOSA. en que ha tenido lugar. dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño.L. se dedujo demanda contra las entidades FLUCHOS. en nombre y representación de contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2007." contra la Sentencia dictada.Recibidas las actuaciones en esta Sala. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario. se dictó Auto de fecha 1 de diciembre de 2009 .

en relación con la marca notoria núm. El motivo se desestima por las razones siguientes: En primer lugar porque la alegación de la incongruencia omisiva en el recurso extraordinario exige como presupuesto que se haya desestimado el intento de subsanación ante el tribunal "a quo" mediante el mecanismo procesal que prevé el art. el Tribunal no decide. vid. y (5) a publicar a su costa. SEGUNDO. 469 LEC .2 . La Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. estos es. que no es ejercitada en la demanda. 2. desestima el recurso de apelación de la entidad GEOX. S.2.2.2. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Se compone de tres motivos que se examinan seguida y sucesivamente. 717 de 2005. 43. 12 LCD también ejercitada en la demanda -"nada dice respecto de la pretensión de GEOX (contenida tanto en su demanda: vid.b en relación con el art. se interpuso recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 1 de diciembre de 2009 .5 de la Ley de Marcas . el 1% de la cifra de negocio realizada por ellas con los modelos de zapatos en relación con los cuales vienen utilizando el expresado signo/gráfico en concreto en los modelos referenciados por las demandadas como "TAJO" y "LAY LANE". En segundo lugar porque la sentencia recurrida. y otra distinta que tratando 3 . la integridad de la sentencia que se dicte en estas actuaciones. por padecer la sentencia recurrida el defecto de falta de exhaustividad (omisiva) o de incongruencia al no decidir todos los puntos litigiosos objeto de debate. El motivo se desestima por carencia de fundamento. TERCERO.378 de la actora) y marca notoria no registrada (art.El enunciado del primer motivo denuncia la infracción del artículo 218.A.P. La recurrente parece pretender que la sentencia recurrida incide en una incongruencia mixta que se produce cuando no se resuelve la acción ejercitada en la demanda (en el caso la de violación de marca) y se decide sobre otra no ejercitada (en el caso la de nulidad de marca registrada). sobre una de las pretensiones de GEOX. por tanto. La Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja el 7 de abril de 2008.1 y 2 LEC.378. y no con los registros de éstas. 215. desestima la demanda y absuelve a las entidades demandadas. conforme a lo dispuesto en el art. Por GEOX. cuando no es el caso. 1. (3) a retirar del comercio y destruir a su cargo todos aquellos documentos y elementos (incluida su página web) en los que se hubiera reproducido el tan repetido signo/gráfico. ambos de la LM ) con los signos y usos de las demandadas. a juicio de la recurrente. 12 LCD no se denuncia en el recurso de casación postulando su aplicación. y no toma en consideración que las acciones ejercitadas fueron las de infracción de marca registrada (arts. Sin embargo.1 LEC por padecer la sentencia recurrida falta de congruencia al tratar el asunto como si esta parte hubiera ejercitado una acción de nulidad de marca. 34. Alegación Séptima) de que se declare que el comportamiento de las demandadas supone un aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación ajena. tal y como exige el apartado 2 del art. y confirma la resolución del Juzgado de 1ª Instancia. El motivo se fundamenta en que la sentencia recurrida no se pronuncia sobre la acción de competencia desleal del art.como si se tratara de una acción de nulidad. 218.Centro de Documentación Judicial declaraciones. y en los periódicos "La Vanguardia" y "El País" (edición nacional) y en las revistas "Elle" y "Woman". (4) a pagar la indemnización prevista en el art. S. Además paradójicamente la absolución del ilícito competencial del art. en el Rollo núm. (2) a cesar y/o no reanudar la expresada conducta o cualquier otra que conlleve una infracción de los derechos de marca de GEOX esgrimidos en esta litis o comporten un acto de competencia desleal. como absolutoria que es.En el enunciado del motivo segundo se acusa infracción del art. y en el sexto a que no se han apreciado actos de competencia desleal en los demandados.p. Finalmente. 6 de Logroño el 19 de enero de 2007 ..c de la Ley de Marcas 17/2001. sino sobre otra que no ha sido objeto de debate ni de discusión entre las partes del procedimiento. como en su apelación.5. se entiende que da respuesta a todas las pretensiones ejercitadas en la demanda.A. 34.1 LEC . incurre en un error de planteamiento porque una cosa es que se pueda producir tal situación. Fundamento de derecho IV. 34. 12 LCD "-. en los autos de juicio ordinario núm. 222 de 2007 .. En resumen. en el fundamento quinto se alude a que no se aprecia un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.b y 34. El motivo se fundamenta en que la argumentación de la Audiencia se concreta en la incompatibilidad entre las marcas registradas -la de la actora y la de la demandada.

. SEXTO. dado que. en el mismo sentido que la de primera instancia. y la apreciación de la recurrida deviene vinculante para la casación.jurídica de derecho marcario. OCTAVO. 34. motivo del recurso de casación se denuncia infracción del art. y no a la del derecho de competencia desleal. regla 6ª LEC).2. sin embargo también contiene diversas consideraciones relativas al caso diseminadas en sus fundamentos. El motivo debe desestimarse porque. aparte de que no se reconoce la notoriedad de las marcas. Aparte de ello tampoco es correcto el argumento del motivo. 34. y último. ap. H e I del fundamento tercero. 34.En el tercero y último motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se alega infracción del art. El motivo se desestima por carencia de consistencia. al contravenir la jurisprudencia que establece el modo en que debe analizarse la existencia o no de infracción de marca..2.. de Marcas exigen que los signos en contraste sean idénticos o semejantes.1 y 394.. tercero. no solo niega la identidad. las cuales se estiman suficientes en orden a expresar la razón causal del fallo.2 LEC . y en el caso la sentencia recurrida.1 LEC ). 2º. y ninguno de estos dos requisitos concurren en el caso de autos.Centro de Documentación Judicial de resolver una acción (la de violación de marca) se utilicen criterios jurídicos o pautas propios para decidir sobre otra (la de nulidad). tres últimos párrafos) y no solo a la marca registrada. El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión. al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance del concepto jurídico del riesgo de confusión en el ámbito de la competencia desleal. apartados B. En tal sentido el párrafo último del fundamento segundo. sino también la semejanza. SEPTIMO. se circunscribió en el recurso extraordinario por infracción procesal a la problemática fáctico. 1. 218. En tal sentido son contestes las sentencias de instancia. No es cierto que la sentencia recurrida se limite a desestimar las alegaciones de las partes mediante una simple expresión de rechazo. la sentencia recurrida hace referencia a la pluralidad de marcas y signos de las codemandadas (fto.2 . resulta incólume en casación y vincula a este Tribunal. relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros [de la UE] en materia de marcas. aparte de que el contenido de la sentencia de segunda instancia debe complementarse con la sentencia del Juzgado. apartados B y C de la Ley de Marcas .c) LM en relación con el art.c) no rige el principio de la especialidad (los productos designados por los signos en conflicto no tienen que ser similares) y no se requiere el riesgo de confusión (pues cabe que el uso ilícito pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca afectada). y siendo cierto que la imitación o semejanza en la forma de presentación de los productos de un competidor puede generar el riesgo de confusión-asociación dando lugar al ilícito competencial del art. pues en tal caso no nos hallamos ante una incongruencia sino ante una infracción de la normativa aplicable a la pretensión que se intenta resolver (que es la realmente ejercitada). de la actora.La desestimación de los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal conlleva la de éste. RECURSO DE CASACION Se compone de tres motivos que se examinan a continuación. o respuesta deficiente.En el tercero. y que proceda a examinar los motivos del recurso de casación (Disp. con independencia de que la alegación de falta de respuesta. 4 . Es cierto que para la infracción marcaria del supuesto legal de que se trata (art. en la que se realiza un examen más exhaustivo del juicio comparativo. 5.En el motivo segundo del recurso de casación se acusa infracción del art. QUINTO. por parte de la resolución recurrida. CUARTO. de 7 de diciembre.. pero sí es necesario que los signos sean idénticos o semejantes y que la marca violada sea notoria o renombrada. 398. al contravenir la jurisprudencia que delimita el alcance de las marcas notorias y renombradas. 6 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal . Tanto el apartado b) como el apartado c) del art. 34. Aunque la literatura jurídica de la resolución resulta excesiva y en buena medida innecesaria.2 de la Directiva 89/104/CEE . por incurrir la sentencia en un defecto manifiesto de falta de motivación.2 de la LM 17/2001. y el fundamento cuarto. Esta apreciación fundamentalmente fáctica no ha sido desvirtuada. registrada y no registrada. así como la condena en costas (arts. De los mismos se deducen las diferencias de los signos distintivos y la falta de notoriedad.En el motivo primero se alega infracción del art. final 16ª. El motivo se desestima porque incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

mandamos y firmamos . Publíquese esta resolución con arreglo a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO.1 LEC ). D.A. Así por esta nuestra sentencia.p... 5 . certifico. SR. sin embargo sucede en el supuesto enjuiciado que no concurre la semejanza entre las respectivas formas de presentación de sus productos por las entidades litigantes. Por lo expuesto. que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias. y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas. NOVENO. PUBLICACIÓN.. Jesus Corbal Fernandez. contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja el 7 de abril de 2008. por lo que la mera afirmación del motivo incurre en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.Que desestimamos el recurso extraordinario pro infracción procesal interpuesto por la representación procesal de GEOX S... de lo que como Secretario de la misma. FALLAMOS PRIMERO.La desestimación de los motivos del recurso conlleva la de éste y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo (arts..Asimismo desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación procesal expresada en el número anterior contra la antedicha sentencia.Centro de Documentación Judicial 6 de la LCD (en su redacción original aplicable al caso). no habiendo el riesgo expresado.Antonio Salas Carceller. en el Rollo 222 de 2007 . y su apreciación no se ha desvirtuado en casación.Encarnacion Roca Trias. lo pronunciamos. Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos. 398.Rubricados...1 y 394. y. Así lo declara probado la sentencia recurrida en el fundamento quinto. SEGUNDO. en el día de hoy. en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español. estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo. y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas.Jesus Corbal Fernandez.