EL TRATAMIENTO DE LA MARCA EN EL TRAFICO JURIDICO-MERCANTIL

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL El Tratamiento de la Marca en el Tráfico Jurídico-Mercantil Fernández López, y otros Magistrado, Pdte de la Sec. II de la Audiencia Provincial de Pontevedra. MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y DENOMINACIÓN SOCIAL.

TEXTO

Juan Manuel Fernández López Magistrado

I. Introducción al tema En todos los tiempos el empresario ha sentido la necesidad de que, tanto su actividad como los productos por él fabricados o comercializados, se distinguieran de los producidos o vendidos por otros competidores, máxime si aquéllos empezaban a gozar de cierta fama debida a su calidad o especiales características. Era preciso que la clientela, a la que como resultado de un gran esfuerzo continuado se conseguía cautivar, distinguiera una empresa, unos productos o incluso la sede donde se realizan las actividades empresariales. Para dar respuesta a esta necesidad, el legislador regula estos signos distintivos de la empresa, productos y del lugar en que se lleve a cabo la actividad como derechos de propiedad industrial, en una primera intención de proteger los legítimos intereses del empresario. Después de concluida la Segunda Guerra Mundial se produce un fenómeno nuevo de gran trascendencia económico-social al que la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos comenzaron a dar la oportuna respuesta. Me refiero a la relevancia que adquiere la otra parte que de forma individual y aislada venía contratando habitualmente con el empresario: el consumidor. Estos consumidores anónimos, comienzan a revelarse ante las condiciones que les vienen siendo impuestas por los empresarios, que de forma afianzada, como parte más fuerte en la contratación, imponen sus condiciones al consumidor, muchas veces a través de contratos impresos con condiciones similares en todo un sector productivo de un bien o servicio. Ante este fenómeno conocido como "contratación en masa", al consumidor sólo le cabe la posibilidad de aceptar el contrato tal como le viene siendo impuesto, o prescindir de adquirir el bien o servicio. El principio de absoluto respeto a la libertad de las partes en la contratación, que inspira la mayoría de los ordenamientos jurídico-privados de Europa, herencia del Código de Napoleón, quedaba en estas situaciones absolutamente quebrado, ante la imposibilidad de los consumidores de discutir las condiciones del contrato. Por ello, resultaba absolutamente preciso restablecer el justo equilibrio en los contratos. Es primero el poder judicial el que

reacciona ante esta situación de injusticia, principalmente a través de la aplicación del principio de la "interpretatio contra estipulatorem", para hacerlo a continuación el poder ejecutivo, al reservarse la Administración la facultad de aprobación previa de las condiciones de ciertos contratos para finalmente lograr la debida protección los consumidores del poder legislativo. Nuestro país es uno de los últimos que reaccionan ante la situación de desequilibrio que afecta a los consumidores, y pese incluso a que el art. 51 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos su protección, hasta el año 1984 no se publica la "Ley General para Defensa de los Consumidores y Usuarios", con la sola excepción anterior de la Ley de Contrato de Seguro de 1980, que se ocupa de su protección, pero circunscrita a la materia que la misma regula. Con carácter previo a esta normativa ya habían reaccionado algunos tribunales en resoluciones equilibradoras. En materia de signos distintivos regulados por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 y por la Ley de Propiedad Industrial de 1902, se consideran éstos exclusivamente desde la vertiente empresarial como distintivos de la actividad o productos del empresario y sin tener en cuenta la trascendencia que aquéllos tienen también como protectores del consumidor y cuya infracción no sólo afectará al titular de los mismos, sino también a los consumidores que, a través de un nombre comercial o de una marca, identifican a una empresa fiable y de prestigio o un producto de calidad. Sensible a la nueva realidad, la jurisprudencia de la sala 1ª del Tribunal Supremo declara abiertamente que la marca protege no sólo el interés particular de quien la inscribe, sino también el general de los consumidores (sentencias T.S. de 30 de octubre de 1986 y 14 de diciembre de 1988) criterio éste casi unánime hoy y que prácticamente nadie discute. Muy anterior a la irrupción del fenómeno socio-económico del consumidor, que implicó la intervención de los poderes del Estado, el empresario, que empezó su actividad bajo el status de comerciante individual, había comenzado a asociarse al pasar de una sociedad primitiva rural a otra industrializada. Ello trae como consecuencia inmediata el que la sociedad tenga que presentarse en el mercado con una denominación que, en principio, está constituida por el nombre de los propios socios, caso de la Sociedad Colectiva y que posteriormente con el desarrollo de las sociedades eminentemente capitalistas adquiere denominación propia. Y estas denominaciones sociales, que con carácter similar al nombre y apellidos, en la persona física, identifican a la persona jurídica, tienen una regulación y registro propios, teniendo que inscribirse en el Registro Mercantil donde queda identificada la sociedad, que claro está no puede tener el mismo nombre que otra ya inscrita. Pero de forma paralela, los signos distintivos de la propiedad industrial, a los que antes me referí, siguen también su propia normativa y acceden a otro Registro que no está intercomunicado con el anterior, el Registro de la Propiedad Industrial. Y ocurre en la práctica que, cuando la persona jurídica concurre en el mercado puede que tenga una denominación idéntica o parecida, con un nombre comercial, una marca o un rótulo de establecimiento de forma fortuita o intencionadamente buscada. Y ello, indudablemente, confunde al consumidor, que no entiende de disquisiciones jurídicas sofisticadas y al confundirle le perjudica de la misma forma que tal confusión daña al empresario que concurrió primero en el mercado y se ganó con su esfuerzo una reconocida fama de seriedad y calidad. Pero hasta hace pocos años quien constituía una sociedad y solicitaba para ello el certificado negativo del Registro General de Sociedades, sobre la no existencia de otra anterior con el mismo nombre que se pretendía utilizar, no realizaba investigación alguna

en el Registro de la Propiedad Industrial, para comprobar que tal denominación no coincidía con un nombre comercial, una marca o un rótulo de establecimiento. De igual forma aquel que recurría al Registro de la Propiedad Industrial para registrar cualquiera de estos signos distintivos, no hacía comprobación alguna en el Registro Mercantil. Tal falta de precaución y la desconexión entre ambos Registros han ocasionado en los últimos años numerosas coincidencias, unas buscadas intencionadamente y otras no, pero con los nefastos resultados antes apuntados. Y esta situación alcanza especial actualidad por la nueva regulación en materia de sociedades y registro mercantil como por la también nueva de los signos distintivos, producto más de las exigencias de nuestra pertenencia a la Comunidad Europea que de la propia sensibilidad de nuestro legislador en actualizar el Derecho Mercantil. Nos limitaremos a continuación al examen de la normativa de las denominaciones sociales y de los signos distintivos de la propiedad industrial y de las soluciones legales y jurisprudenciales en las situaciones de conflicto.

II. Regulación de las denominaciones sociales

1. Situación antecedente. De forma similar regulan las denominaciones sociales, la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, la de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 27 de julio de 1953 y el anterior Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre de 1956, al prohibir todas estas normas la identidad de una denominación social con otra ya previamente inscrita en el Registro General de Sociedades. Así lo establecen los arts. 2º de las citadas leyes societarias y el 144 del R.R.M. Esta prohibición circunscrita a identidad, pronto suscitó en la práctica problemas y confusiones, sobre todo cuando era buscada de propósito para aprovecharse de la reputación ajena. Bastaba con invertir el orden de las palabras que componían una denominación social, añadir o suprimir alguna, para que pudiera obtenerse la certificación negativa del Registro de Sociedades, paso previo y único obligado para concurrir ante notario a la constitución de una sociedad, y con la denominación que señalaba la certificación como no inscrita, se otorgaba la escritura de constitución y era inscrita sin ningún problema en el R.M. Así, la resolución de la D.G.R.N de 16 de septiembre de 1958 estableció un criterio estricto al señalar que el art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas 1951, establecía un sistema de libertad de elección de nombre social, sin más limitaciones que la de no poderse adoptar uno igual al de otra sociedad persistente. El desarrollo económico y con él el de la publicidad, pone de manifiesto la insuficiencia de la limitación a la identidad en las denominaciones, pues las semejantes causaban también indeseada confusión. Y es a través de una Instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado de 16 de septiembre de 1987, como se amplía el principio limitativo de identidad que contenían las leyes societarias y el Reglamento del Registro Mercantil, al de semejanza contraviniéndose con eso a mi entender el principio de jerarquía normativa. Si bien hay que acoger favorablemente el criterio de la Instrucción, no es posible hacer lo mismo con el

cauce normativo por el que se introduce. El apartado 4º de la citada Instrucción de 16 de septiembre de 1987 establece: "Se considera en principio que figuran registradas las denominaciones que se solicitan cuando la variación que contenga respecto de otras inscritas consista sólo en: a) La utilización de las mismas palabras puestas en diferente orden. b) La unión con guiones, conjunciones o preposiciones de los mismos vocablos. c) El uso de palabras que, aunque se escriban de modo diferente, tengan la misma expresión fonética. d) La agregación de algún término de uso general que no establezca una clara diferenciación de la denominación solicitada con otra preexistente. e) Derivaciones de denominaciones ya utilizadas. f) La simple utilización plural, salvo cuando no sea posible la confusión." Con la repetida Instrucción se viene a remediar en gran medida las situaciones de confusión en denominaciones societarias sobre todo en supuestos en que han sido buscadas de propósito.

2. La actual regulación de las denominaciones sociales en la reforma del Derecho de Sociedades y nuevo Reglamento del Registro Mercantil.

2.1. Legislación específica de sociedades. Aunque la normativa comunitaria en materia de sociedades no pretende el establecimiento de un estatuto jurídico único de la Sociedad Anónima europea, sí trata de lograr una armonización jurídica que haga equivalentes en los "países miembros" ciertas garantías en orden a una mejor protección de acreedores y de terceros. Nuestro derecho en materia de sociedades sufre así una profunda reforma por Ley 19/1989 de 25 de julio, en la que el legislador español no se conforma con incorporar el contenido de las directivas comunitarias, sino que yendo más allá, establece una regulación más completa de las materias a las que las directivas se refieren, ofreciendo algunas importantes innovaciones. Esta ley facultó al Gobierno para aprobar el texto refundido de Sociedades Anónimas, lo cual se realiza por Real Decreto 1.564/1989 de 22 de diciembre. Sin embargo esta aún pendiente de aprobación el texto de la Ley de Sociedades Limitadas, habiéndose superado con creces el plazo que se estableció y pese al protagonismo que ha adquirido esta forma societaria. Pues bien, retomando el tema que nos ocupa de la regulación de la denominación social, se observa, no sin cierto asombro, el paso atrás de la nueva Ley de Sociedades Anónimas al establecer en su art. 2.2, el mismo criterio de prohibición de identidad en la denominación social que señalaba la ley de 1951, con abandono del más amplio de semejanza que diseñó la Instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado de 1987.

2.2 La regulación de las denominaciones sociales en el vigente Reglamento del Registro Mercantil. Mas afortunadamente el nuevo Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1.997/1989 de 29 de diciembre, en uso a la facultad que le concede el nº 3 del art. 2º de L.S.A. viene a establecer nuevos requisitos para la composición de la denominación social y así a través de esta pirueta legislativa se vuelve fundamentalmente al criterio que establecía la Instrucción de 1987. El nuevo reglamento del Registro Mercantil dedica sus arts. 363 a 373 a la composición de la denominación de las sociedades y demás entidades inscribibles. Nada menos que 11 artículos se refieren a tema tan concreto, cuya regulación resumimos a continuación. 2.2.1. Ante todo se establece el principio de unidad de denominación para todas las sociedades y entidades inscribibles en el art. 363, al señalar este precepto que sólo podrán tener una denominación, pudiendo estar integrada por letras del alfabeto en cualquiera de las lenguas oficiales españolas y expresiones numéricas en guarismos árabes o números romanos (art. 364) no podrá formar parte de la denominación, las siglas o abreviaturas ni consignarse las mismas en el Registro con la sola excepción de los indicativos del tipo de la forma social (art. 363.2). 2.2.2. Las sociedades anónimas, las limitadas y las comanditarias por acciones podrán tener denominación subjetiva u objetiva (art. 365. 1 y 3). 2.2.3. Las colectivas y comanditarias simples sólo podrán adoptar como denominación una subjetiva en la que necesariamente, figuren los apellidos de todos, algunos o al menos uno de los socios, debiendo añadirse en estos dos últimos supuestos la expresión "y Cía." (art. 365.2). No podrá incluirse en la denominación el nombre de persona natural o jurídica que no tenga la condición de socio colectivo, extendiéndose esta prohibición a la comanditaria por acciones en el caso de que optase por una denominación subjetiva (art. 366.3), debiendo modificar la denominación en el supuesto de que figure en la misma el nombre de un socio colectivo que perdiese esta condición (art. 366.4). Estas exigencias tienen indudablemente su fundamento en garantizar la seguridad de terceros, ya que al responder universalmente el socio colectivo con todo su patrimonio la inclusión de su nombre en la denominación social podría causar equívoco de mantenerse al cesar en su condición de socio. 2.2.4. Si una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, opta por denominación subjetiva, no podrá incluirse el nombre de una persona sin su consentimiento, que se presumirá si ostenta la condición de socio (art. 366.1) y que al perder ésta, no podrá exigir la supresión de su nombre de no ser que se hubiese expresamente reservado este derecho (art. 366.2). La presunción del consentimiento de un socio al uso de su nombre en la denominación social, evidentemente se justificará con la propia escritura de constitución que aquél otorgó, y en el supuesto de posterior cambio de denominación, habrá de acreditarse tal condición, en la certificación relativa al libro registro de socios. El carácter eminentemente capitalista de estos tipos de sociedades en contraposición al personalista que tiene su expresión más genuina en la sociedad colectiva, se hace también

patente en esta normativa, para supuestos de denominación subjetiva de ambos modelos de sociedades, al contrastar lo dispuesto en los arts. 365.2 y 366.3 con cuanto establece el art. 366 números 1 y 2 del Reglamento del Registro Mercantil. 2.2.5. En el supuesto de optar por denominación objetiva, el art. 367 prevé dos tipos de ésta: a) Referidos a una o varias actividades económicas, en cuyo caso habrán de estar aquéllas incluidas en el objeto social y en el caso de que la actividad que figura en la denominación deje de formar parte del objeto social no podrá inscribirse la modificación de ésta, si simultáneamente no se presenta a inscripción la modificación de la denominación. Tales medidas restrictivas tienen evidentemente como misión el evitar que la denominación pueda inducir a error sobre la auténtica actividad de la sociedad. Así, la resolución de la D.G.R.N. de 4 de diciembre de 1991 señala: "No cabe incluir en la denominación social términos o expresiones que hagan referencia a actividades no comprendidas en el objeto social." Esta exigencia se formula en el art. 367.2º RRM, a fin de garantizar la veracidad de las denominaciones y evitar que éstas induzcan a errores y confusiones innecesarios y perjudiciales para el tráfico, sin que quepa estimar que por el RMC (Registro Mercantil Central) se ha expedido la certificación negativa, pues compete al Registrador ante quien se solicita la inscripción calificar la validez del contenido del acto inscribible. A este respecto bueno es recordar que legislación especial que regula determinadas actividades, como la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 29 de julio de 1988, prohibe usar las denominaciones genéricas propias de éstos y también otras que puedan inducir a confusión con ellas (art. 28), prohibiéndose expresamente al Registro Mercantil y a los demás registros públicos inscribir entidades cuya denominación social resulte contraria a este principio, sancionando con nulidad las inscripciones que infringiendo la anterior prohibición se hubiesen practicado, obligando a su cancelación de oficio o a petición del órgano administrativo competente (art. 30). En este sentido, la S.T.S. de 29 de noviembre de 1989 declaró nulo el asiento de inscripción en el Registro Mercantil de una Sociedad Anónima denominada "Banco Filatélico Español, S. A.". b) También podrá adoptarse cualquier denominación de fantasía, en cuyo caso no existe limitación especial alguna, a excepción, claro está, de las generales aplicables a todos los supuestos y que examinamos seguidamente. 2.2.6. Prohibiciones generales. a) Con carácter general se prohibe incluir en la denominación expresiones o términos que resulten contrarios a la ley, el orden público o a las buenas costumbres (art. 369). b) También el uso de denominaciones oficiales, como el nombre de España, sus Comunidades Autónomas, provincias, etc..., según la restricción que establece el art. 370, con la excepción de que el Estado o los diversos entes detenten en los respectivos casos, la

mayoría del capital social directamente o de forma indirecta, o que el empleo de tales expresiones en la denominación esté amparado por disposición legal o se halle debidamente autorizado, según señala el mismo precepto. c) Se prohibe también con carácter general, la inclusión en la denominación de cualquier término o expresión que induzca a error sobre la clase o naturaleza de la sociedad o entidad (art. 371), de forma similar a la prohibición contenida en el art. 367 respecto a evitar confusión en relación con la actividad de la sociedad. d) Otra prohibición general es la identidad, que formulan los arts. 372 y 373. El primero de estos preceptos, establece la prohibición de inscripción en el Registro Mercantil de las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuran incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. Y en el número 2 del mismo artículo asimila a éstas, aunque no consten inscritas en el Registro Mercantil Central, las denominaciones que consten por notoriedad y sean coincidentes con la de otra persona jurídica pre-existente de nacionalidad española o extranjera, ordenando en tales casos al notario que no las autorice y al registrador que no las inscriba. Con la denegación de inscripción que se señala, en términos tan radicales, se está privando a la sociedad nada menos que de adquirir personalidad jurídica, tal como se deriva del art. 7 L.S.A. Con medida tan contundente se veta una vez más el riesgo de confusión, y el que intencionadamente o no se intente alguien aprovecharse de una denominación ajena, y en definitiva del prestigio y reputación de la misma. Pero el concepto de identidad que establece el reglamento del Registro Mercantil no se queda en el estricto y estrecho que señala el art. 2.2. del Texto Refundido de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989. Como ya apuntábamos antes el art. 373 R.R.M establece un nuevo criterio de "identidad", muy similar al que introdujo la comentada Instrucción de la Dirección General del Registro y del Notariado de 16 de septiembre de 1987. Así, el repetido art. 373 R.R.M., dice que, se entiende que existe identidad no sólo en el caso de coincidencia total y absoluta de denominaciones, sino también en las siguientes circunstancias: 1.ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número. 2.ª La utilización de las mismas palabras con la adicción o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares. 3.ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión fonética. Se exceptúan de esta normativa el supuesto de que la solicitud de certificación se realice por la sociedad afectada por la denominación que pretende utilizarse, o con su consentimiento. Con ello se permite la inscripción de sociedades y filiales, participadas o de un mismo grupo, lo que nada obsta para su semejanza en la denominación, principalmente con la conservación común de una palabra que especialmente identifica al grupo. Parece que está presente en toda esta nueva regulación de las denominaciones sociales la intención del legislador por evitar confusiones siempre indeseables, cuyos límites

corresponde ahora perfilar a los tribunales de Justicia y a la Dirección General del Registro y del Notariado. Pero este criterio más amplio que la simple identidad, que a nuestro entender parece derivarse del art. 373 R.R.M., no ha comenzado a seguirse por la doctrina de la Dirección General del Registro y del Notariado, toda vez que en resolución de 19 de febrero de 1991 señala que la esencia identificadora y definidora de la denominación social agota su potencialidad excluyente dentro del ámbito de la igualdad o clara similitud. No parece que en esta nueva normativa se hayan tenido en cuenta los intereses de los consumidores, que en su inmensa mayoría para nada entienden, ni les interesan las disquisiciones jurídicas que envuelven esta materia. III. Los signos distintivos de la Propiedad Industrial A diferencia de cuanto veíamos en relación con las denominaciones sociales, ha sido preocupación constante del legislador evitar el confusionismo en materia de signos distintivos de la Propiedad Industrial. De igual forma que denominaciones sociales y signos distintivos acceden a registros independientes y sin ninguna interrelación parece que las normas que regulan una y otros emanan de legisladores diferentes y que entre sí se desconocen. En nuestra legislación no sólo actual, sino ya incluso en el viejo Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, se vienen regulando tres figuras distintas: marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento. En una mera aproximación teórica, podemos señalar que mientras la marca sirve para distinguir los productos que el empresario fabrica o comercializa y también los servicios que presta, el nombre comercial identifica la empresa en su actuación comercial, y el rótulo de establecimiento el lugar físico donde el empresario realiza su actividad. No es nuestra intención el realizar un estudio de estas tres figuras, sino simplemente analizar alguna consideración de su tratamiento e Interrelación, entre sí y con las denominaciones sociales, tanto en el Estatuto de la Propiedad Industrial como en la vigente regulación que les otorga la Ley de Marcas.

1. Régimen de los signos distintivos en el Estatuto de la Propiedad Industrial.

1.1. Nombre comercial. El maestro del Derecho Industrial, Fernández Novoa, definía ya hace bastantes años, al nombre comercial como: "aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresas". Tanto para Fernández Novoa como para Díaz Velasco y otros, ilustres tratadistas, el nombre comercial resulta difícil de definir y delimitar. El Estatuto de la Propiedad Industrial considera como nombres comerciales, los nombres de

personas y las razones y denominaciones sociales (art. 196 E.P.I.), vetando además expresamente a aquellos que se contuvieran en dibujos, diseños, figuras y distintivos gráficos (art. 201 E.P.I.). Así hay que señalar que el viejo Estatuto exigía, respecto del nombre comercial, su coincidencia con el nombre del empresario, fuese éste individual o social. Tal exigencia como pone de relieve Gómez Montero resultaba incongruente por cuanto la inscripción de una denominación social estaba sujeta a requisitos menos rigurosos que los que se exigían posteriormente para su acceso al Registro de la Propiedad Industrial como nombre comercial, pudiendo así ocurrir que no fuese inscrito, y en tal situación el empresario no podía utilizar en el mercado la denominación que tenía inscrita en el Registro Mercantil, debiendo, como alternativa, usar otro nombre comercial que no le resultaba posible inscribir, por no coincidir con su denominación social. Por ello la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentó el criterio generalizado de permisibilidad en la inscripción de los nombres comerciales, dada la necesaria coincidencia de éstos con las denominaciones sociales, y toda vez que: "en realidad ningún distintivo nuevo se viene a introducir en el mercado susceptible de originar error o confusión en el tráfico mercantil" (SS.T.S. de 9 de mayo de 1990 y 14 de septiembre de 1990). Con independencia de lo acertada que parece la solución dada por la jurisprudencia a un problema que deriva de la desconexión legal en la obtención de ambas inscripciones, lo cierto es que resulta aún más importante la preocupación latente en estas sentencias, por lo que entendemos como razón teleológica de las denominaciones y signos distintivos, esto es, la evitación de error o confusión en el tráfico mercantil.

1.2. Marca. Coinciden todos los tratadistas en señalar que es el signo distintivo más importante de los usados por la empresa en el tráfico mercantil, importancia que en cualquier caso se comprueba por su tratamiento en el E.P.I. El art. 118 del E.P.I. definía la marca como todo signo o medio material, cualquiera que sea su clase y forma, que sirve para señalar y distinguir de los similares los productos de la industria, el comercio y el trabajo. Los elementos que pueden constituir la marca son muy amplios en Derecho español, y el art. 119 E.P.I. señalaba gran variedad de ejemplos a título enunciativo y no limitativo, aunque el art. 126 aclaraba que el tamaño y los colores por sí solos no pueden integrar una marca, aunque sí unidos a una forma peculiar. De la naturaleza de la marca e incluso de su regulación en nuestro derecho, se deriva que la misma es algo más que un signo identificador del producto, constituyendo también un signo distintivo del mismo. Pero esa función distintiva de la marca tiene como destinatario a la persona a quien los productos van destinados, el que los adquiere; esa persona anónima que, sin conocimientos especiales de derecho, es exponente de la cultura media de la comunidad en que vive: el consumidor. Y el riesgo de confusión no se dará incluso con marcas idénticas si distinguen productos diversos y no concurre una situación de notoriedad o relevancia precedente que

pueda dar lugar a asociación, mientras que, por el contrario, podrá darse entre marcas semejantes que identifiquen productos de una misma naturaleza. La actividad empresarial tiene como resultado los productos que fabrica o vende el empresario a los que la marca va a identificar y a diferenciar de otros similares. Pero esa actividad empresarial no en todos los supuestos va a dar como resultado un bien materializado, un producto. En algunos casos, aquélla va a tener como fin y resultado el proporcionar prestaciones que también se presentan en el mercado, pero que no tienen una concretización materializada. Es lo que viene conociéndose como servicios, que suponen un resultado empresarial, como los productos, y que también precisan de su distinción en el mercado que ha de proporcionarles la marca. La protección en este supuesto es algo en sí inmaterial, análogo a lo que ocurre con el nombre comercial, no una cosa física como en el caso del producto. La marca de servicios distinguirá de forma referencial a la prestación empresarial, no teniendo la concretización como en el supuesto de la marca de producto. El Estatuto de 1929 no admitía la marca de servicio, según se desprende de su art. 118. Acorde con ello, en el Nomenclator de la ley de 1902, que según el art. 341 párrafo 2º del E.P.I., es el aplicable a las marcas, sólo se relacionan productos. Sin embargo, la marca de servicio es contemplada por múltiples legislaciones y también en la Clasificación Internacional establecida por el Acuerdo de Niza de 15 de junio de 1957, ratificado por España el 13 de noviembre de 1958, pero es la Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1966 la que dispone la aplicación en nuestro país de la Clasificación Internacional, que viene a sustituir al Nomenclator de 1902, permitiéndose así el registro en España de marcas de servicio. El derecho exclusivo sobre la marca, como en el resto de los signos distintivos que regula el E.P.I., nace de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (art. 2 y 7 E.P.I.).

1.3. Rótulo de establecimiento. El art. 209 del E.P.I. define al rótulo como: "el nombre bajo el cual se da a conocer al público un establecimiento agrícola, fabril o mercantil". Como señala Baylos Corroza, la palabra establecimiento a que refiere el citado artículo, posee una referencia materializada en el local comercial, no aludiendo a la empresa como tal. El mismo art. 209 del E.P.I. añadía que el rótulo de establecimiento podrá estar constituido por los apellidos, por las razones o firmas sociales y por las denominaciones sociales y las de fantasía, debiendo en definitiva estar siempre constituido por una denominación. Si un rótulo de establecimiento se emplease a la vez como nombre comercial o como marca, deberá registrarse en estos otros conceptos, pues, según el art. 214 del E.P.I., la marca representa el distintivo de los objetos elaborados y ofrecidos al consumo, el nombre comercial es de aplicación a las transacciones mercantiles, y el rótulo sólo se aplica a las muestras como escaparates y demás accesorios propios para diferenciar el establecimiento de otros similares. Confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo para designar un local comercial dentro del término municipal, pudiendo considerarse ya por esta simple

limitación un signo distintivo de naturaleza menor. Para su solicitud, régimen de oposiciones y sistema de concesión, son aplicables las normas establecidas con respecto a las marcas (art. 215 del E.P.I), debiendo complementarse como requisito específico en la solicitud la acreditación de la existencia de la explotación agrícola industrial o comercial a la que el rótulo ha de aplicarse, según señala el art. 210 del E.P.I. Queda vetado el registrar como rótulo de establecimiento el que no se distinga suficientemente de una denominación registrada como marca o como nombre comercial, o de otro rótulo dentro del mismo municipio (art. 212 E.P.I.). La jurisprudencia interpretativa de este precepto no resulta uniforme ni constante. Un rótulo debe distinguirse de cualquier denominación registrada con anterioridad como nombre comercial o como marca. Pero el problema surge al determinar si una vez registrada una denominación como rótulo ya no será posible su registro como nombre comercial o como marca, por otro. Así la sentencias de la sala 4.ª del Tribunal Supremo de 28 de diciembre de 1954 y 18 de febrero de 1964 declararon la imposibilidad de la inscripción posterior de una denominación como marca o nombre comercial a otra previamente inscrita como rótulo de establecimiento. Sin embargo, la sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo señaló que: "es perfectamente posible la concesión de registro de marca que se haya en colisión con un rótulo, por la distinta finalidad y alcance de ambas modalidades, como revela el art. 214 del Estatuto al admitir que el rótulo se emplee como marca por un tercero, pudiendo subsistir ambas inscripciones por ser perfectamente compatibles los derechos que de los mismos se derivan", y todo esto: "sin perjuicio de la posible competencia ilícita en que pudiera incurrirse por su uso". Una vez más, vemos cómo se pone de relieve por la sala primera del Tribunal Supremo el grave problema que en definitiva puede producirse en la práctica con el uso no correcto de los signos distintivos y el riesgo de confusión que puede producir al consumidor por el uso indebido de la fama y notoriedad ajenos, que en cualquier caso traspasarían el puro ámbito de protección de este signo distintivo menor. Y su persecución que sólo podría llevarse a cabo a través de la normativa de la competencia desleal carente en nuestro ordenamiento jurídico de una regulación adecuada hasta la publicación de la Ley de Marcas de 1988 y la más reciente de represión de la competencia desleal de 1991. Así, la impecable doctrina que establece esta sentencia tropezaría en la práctica con la insuficiente normativa que para la competencia desleal establecía la ley de mayo de 1902. Pero a pesar de los graves problemas que veíamos se planteaban, sobre todo entre denominación y signos distintivos, lo cierto es que en la práctica a la hora de constituir una sociedad, se obtenía el certificado negativo del Registro de Sociedades respecto a la denominación elegida, con el que se acudía ante notario a otorgar la escritura de constitución, sin realizar investigación alguna en el Registro de la Propiedad Industrial sobre la posible colisión de la denominación social con una marca o un nombre comercial inscritos en éste, y en los pocos casos en que se realizaba esta investigación no podía considerarse fiable dada la falta de medios con que entonces contaba el Registro de la Propiedad Industrial. Con ello la empresa desde su nacimiento camina forzosamente por la

senda de la inseguridad.

pard 2. Regulación de los signos distintivos en la Ley de Marcas de 1988. 2.1. El nombre comercial. Con la regulación que le da la nueva Ley de Marcas adquiere una nueva dimensión toda vez que aquélla establece el principio de libertad en la elección del nombre comercial, frente al de unidad que veíamos seguía el E.P.I. Así ya no resulta necesario que el nombre comercial coincida con la denominación social en el caso de las personas jurídicas mercantiles ni con el nombre civil del empresario individual. Ya la exposición de motivos de la nueva ley, sienta el principio de igualdad en el tratamiento de los signos distintivos al afirmar que: "al nombre comercial no se le exigirá ningún requisito que no se haya exigido a otros signos distintivos". Ello trae como consecuencia que cualquier signo que sirva para identificar al empresario individual o social en el ejercicio de la actividad empresarial, es susceptible de constituir un nombre comercial, pudiendo estar integrados tanto por las denominaciones como por otros signos gráficos, como afirman Alberto Casado y Buenaventura Pellise, entre otros ilustres tratadistas. Así incluso se deriva del propio art. 76 de la Ley de Marcas, que dice: "se entiende como nombre comercial el signo o la denominación..." . Con la nueva regulación que la Ley de Marcas hace del nombre comercial, se abandona el principio de unidad, y una empresa podrá así tener varios nombres comerciales que no tendrán además que coincidir con su denominación social o nombre individual. El registro del nombre comercial es potestativo, tal como señala el art. 78 L.M., y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en la ley, y para obtener la inscripción deberán cumplirse los requisitos que establece la propia ley y desarrolla el Reglamento de la Ley de Marcas, teniendo sustantivamente el mismo trámite como modalidades y prohibiciones que las marcas y sometido a las mismas causas de nulidad y caducidad que las señaladas en el título V de la Ley para las Marcas. Como especial formalidad que se le exige al nombre comercial, si es solicitado por una persona jurídica y coincide con su denominación social, deberá en tal caso de acompañarse la escritura o documento de constitución de la entidad donde conste su inscripción en el registro correspondiente, tal como exige el art. 26.2-b del Reglamento de Marcas. Tal medida es a nuestro entender apropiada como cualquiera otra que tienda a evitar confusiones poco deseadas en esta materia. Como apuntábamos anteriormente, del art. 58 L.M. se deduce que el derecho sobre el nombre comercial nace bien del uso o del registro, pero las facultades que en uno y otro supuesto se derivan para el titular son distintas, menores para el usuario que no ha solicitado el registro. Solamente al titular de un nombre comercial registrado le reconoce la ley todas las facultades que la misma señala para el titular de una marca registrada. Así su derecho exclusivo de utilización en el tráfico económico (arts. 78 y 30 L.M) y el impedir que otro utilice un signo idéntico o semejante para lo cual el art. 36 L.M. le faculta el

ejercicio de todas las acciones establecidas en dicho precepto. También el poderse oponer a la solicitud de marcas u otros signos distintivos que se asemejen a su nombre comercial registrado con prioridad (art. 12.1-b L.M.). Pero en cambio el titular de un nombre comercial usado y no registrado no poseerá la facultad de oposición, y sólo podrá pedir la anulación del signo distintivo una vez inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial, según señalan Botana Agra y Gómez Montero, debiendo ejercitar la acción dentro del plazo de los cinco años siguientes a la fecha de publicación de la concesión del registro del signo distintivo que incida en riesgo de confusión con el usado. Por el contrario, Cachón Blanco, entiende que puede oponerse al registro de una marca o un nombre comercial, el usuario de un nombre notorio, quien vendrá para ello legitimado por el art. 26 L.M., por tratarse de un interesado que se considera perjudicado. De igual forma al amparo del art. 26 L.M. estará también legitimado el titular de una denominación social previamente inscrita en la sección de sociedades del Registro Mercantil. Pero el titular de una marca o nombre comercial inscritos, no podrá oponerse a la inscripción de una denominación social, debiendo acudir a la vía judicial para conseguir la nulidad de la denominación de la sociedad posteriormente inscrita y que lesiona sus derechos de Propiedad Industrial. No podemos dejar de hacer referencia, por cuanto que afecta a la materia de nuestro estudio, a la protección que al nombre comercial otorga el Convenio de la Unión de París, para todos los países que lo han suscrito, entre ellos, como de sobra es sabido, España. El art. 8º del Convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, y tanto si forma o no parte de una marca de fábrica o de comercio. Con claridad establece como vemos este precepto del convenio, que el nombre comercial no precisa de registro para su protección en todos los países unionistas, planteándose no obstante la duda de si se requerirá para su protección en España, el uso previo en nuestro país, o bastará con el uso en su país de origen. La jurisprudencia ha resuelto este problema al dar una amplia protección al nombre comercial unionista, no exigiendo su uso en España. Así, la sentencia de 24 de febrero de 1989 declaró la nulidad de las marcas y nombre comercial Prinz, a demanda de la empresa alemana Prinz Verleg, sin requerir el uso de un nombre comercial en España. En igual sentido la S.T.S. de 24 de enero de 1986. Pero la vigente L.M. establece en su art. 77 que para que el nombre comercial sea protegido, en las condiciones que señala el art. 8 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión París de 20 de marzo de 1983, será preciso que su titular demuestre que lo ha usado en España. En el supuesto de un nombre comercial extranjero inscrito en su país y usado en el nuestro entendemos deberá protegerse en España como se protegen los nombres comerciales inscritos, y en el caso de que sea simplemente usado en su país y en el nuestro, deberá tener tratamiento similar al nombre comercial español simplemente usado. Serán los tribunales en un futuro los que darán la pauta al tratamiento del nombre comercial unionista ante la limitación que veíamos establece el nuevo art. 77 de la L.M. En mi opinión el nombre comercial, sobre todo el no inscrito, y de forma similar la denominación social, encontrarán un cauce nuevo y más completo para su protección a través de las posibilidades que brinda la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, según comentaremos posteriormente.

2.2. La Marca. Como se destaca en el propio preámbulo de la ley, la misma se denomina "de Marcas" por ser éste el signo distintivo por excelencia y de mayor importancia. En el art. 1º de la ley se comienza por definir la Marca como todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra para en el art. 2º enunciar qué signos o medios especialmente podrán constituir marca. Como pone de relieve Ventura Pellise la diferencia entre marcas y nombres comerciales no viene dada por factores de carácter objetivo, sino por valores de tipo funcional, por la función que el signo cumple de distinguir unos productos o servicios de otros, o a una empresa de otra ante la clientela. j El Tribunal Supremo, ha señalado que: "mientras la marca ampara productos o servicios, el nombre comercial aspira a distinguir a la empresa de todas aquéllas que actúan en el mismo sector mercantil". Esta dificultad de diferenciación entre ambos signos distintivos se acrecienta aún más si contraponemos nombre comercial y marca de servicios, ya que en ambos supuestos es necesario referirse a una actividad. El problema viene aún más marcado en la vigente ley al decidirse ésta, como veíamos, por el principio de libertad en la elección del nombre comercial, que impedía por el contrario el E.P.I. López Montero después de señalar, como la mayoría de los tratadistas, la dificultad en la diferenciación, manifiesta que la ley aporta una serie de pautas para diferenciar, desde un punto de vista práctico ambas modalidades. Así al nombre comercial se exige (art. 78.2 L.M) la aportación del alta en la licencia fiscal correspondiente a la actividad empresarial en que vaya a operar, no dándose tal exigencia en el caso de la marca. Además, cuando el nombre comercial se utilice como marca de producto o servicio, deberá procederse a su registro como marca, pues de lo contrario su utilización en el mercado será ilícita per se, ya que constituirá un acto de competencia desleal, independientemente de la posible infracción de un derecho anterior de un competidor. Estas exigencias vienen dadas, como señala el preámbulo de la ley, con la "finalidad de trazar la frontera entre el nombre comercial y la marca de servicio...". Sin embargo, la Ley de Marcas de 1988, regula con detalle el contenido del derecho sobre la marca. Así, el art. 31.2 apartados a) y b) otorga al titular de una marca registrada la facultad de prohibir que los terceros pongan en los productos o en la presentación o utilicen en la documentación de negocios y en la publicidad un signo que pueda inducir a error. El art. 36, letras a) y c), legitima al titular de una marca cuyo derecho sea lesionado, para pedir la cesación de los actos de violación y la adopción de medidas para evitar que aquella prosiga. Entre estas medidas estará, como afirma el profesor Arean Lalin, la modificación de la denominación social en la escritura pública y asiento registral correspondiente. Todas estas normas serán también de aplicación al titular de un nombre comercial conforme con cuanto establece el art. 81 de la Propia Ley de Marcas. La clave para determinar el riesgo de confusión entre una marca solicitada con otra marca o con un nombre comercial anteriores la proporciona el art. 12.1 en sus apartados a) y b). El criterio será tanto la identidad o semejanza de los signos contrastados como el de identidad

o similitud de los productos, servicios o actividades que distinguen o pretenden distinguir. Como afirma el profesor Fernández Novoa el nombre comercial sólo impedirá el acceso al registro de una nueva marca o nombre comercial cuando entre los distintivos enfrentados exista riesgo de confusión. Pero un nombre comercial no impedirá el registro de un nuevo signo si inicialmente existe riesgo de asociación, ya que éste sólo está previsto en el art. 12.1 apartado a), para el supuesto en que el registro prioritario sea un marca. En el supuesto de una marca notoria con fundamento en la misma se podrá solicitar en vía judicial la nulidad de un signo distintivo inscrito, teniendo que solicitarse la inscripción de la marca notoria conforme establece el art. 3.2 de la ley, mientras que, como veíamos, el nombre comercial usado y no registrado no tiene necesariamente que solicitar su acceso al registro.

2.3. El rótulo de establecimiento. Al tratar de su régimen en el E.P.I. ya señalábamos que el rótulo de establecimiento es un signo distintivo menor y ante el agigantamiento de los otros dos signos distintivos en el tráfico económico actual queda si cabe aún más empequeñecido. La Ley de Marcas de 1988, dedica cinco de sus artículos a la regulación específica del rótulo de establecimiento, concretamente los arts. 82 a 86, siguiendo una línea continuista con el tratamiento dado a esta modalidad de la Propiedad Industrial en el E.P.I. Constituye la principal novedad el concepto más amplio que ahora se establece del rótulo. Comienza el art. 82 L.M. por dar una definición del rótulo de establecimiento, cosa que no hacía el E.P.I., y en el nº 2 del mismo precepto se señala, a título ejemplificativo y no limitativo, qué podrá constituirlo. Así, se comprueba que a partir de esta nueva regulación legal podrán integrar los rótulos de establecimiento no sólo las denominaciones, sino también los signos gráficos. Se mantiene su ámbito municipal (art. 83) y el criterio de unidad por cuanto sólo podrá registrarse un rótulo por cada establecimiento abierto al público (art. 84). Al igual que con el nombre comercial, la regulación se completa con remisión a las normas sobre marcas, que serán aplicables a esta modalidad de la Propiedad Industrial en cuanto no resulten incompatibles con su propia naturaleza (art. 85). Como señala el profesor Arean Lalin para dilucidar el riesgo de confusión de la marca solicitada con otra marca o nombre comercial anteriormente solicitados o registrados, los apartados l.a y 1.b, del art. 12 L.M. acuden tanto a la identidad o semejanza de los signos confrontados, como a la identidad o similitud de los productos, servicios o actividades que distinguen o pretenden distinguir. En cambio, el apartado 1.c sólo permite que un rótulo de establecimiento, anteriormente solicitado o registrado, impida la inscripción de una marca cuando existe identidad entre los signos e identidad entre los respectivos productos o servicios. Parece razonable, continúa manifestando Arean, el sostener que el titular de un rótulo sólo puede obligar a modificar las denominaciones idénticas de aquellas sociedades que se dediquen a actividades coincidentes con las de su establecimiento.

IV. Soluciones dadas por la jurisprudencia a situaciones de conflicto de denominaciones sociales y signos distintivos

Si bien en muchas ocasiones surgen conflictos entre los signos distintivos que acceden al Registro de la Propiedad Industrial, el remedio a aquéllos nos vendrá facilitado por su tratamiento unitario en la vigente Ley de Marcas como antes estaba dado en el E.P.I. Pero en el supuesto de colisión entre signos distintivos con denominaciones sociales, el problema adquiere especial dimensión derivada, principalmente, del distinto tratamiento legislativo en leyes separadas. Como veíamos antes, las denominaciones sociales están reguladas por las leyes de sociedades y reglamento del Registro Mercantil, y acceden a un registro distinto que carece de intercomunicación con el de la Propiedad Industrial, con lo que ya se facilitan de entrada situaciones de conflicto. Por ello el problema ha debido ser abordado y resuelto por la jurisprudencia, abriéndose camino una línea jurisprudencial consagrada en establecer, al apreciar la colisión, la obligación de cambiar la denominación social para una efectiva evitación de el riesgo de confusión. Resultaría absurdo mantener que la denominación social deberá circunscribirse exclusivamente a tráfico jurídico, pues aun empleada en los únicos supuestos legales es evidente que incidiría en confusión para los consumidores. Examinaremos a continuación las principales sentencias del T.S. en esta materia.

1. Sentencia T.S. de 27 de diciembre de 1954 "caso O.M.". La Sociedad Española de Farmacia, S. A., titular de la marca, "O.M." para productos químicos y farmacéuticos, demandó a Laboratorios O.M. S. A., para que se abstuviera de utilizar el anagrama "O.M". La entidad demandada contestó que sólo usaba dicho anagrama en la denominación social que había sido inscrita en el Registro Mercantil cumplida la legislación vigente en esta materia, y que no usaba el referido anagrama en las especialidades farmacéuticas que fabricaba. El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. La Audiencia Territorial revocó la sentencia y condenó a la demandada a abstenerse de utilizar el anagrama "O.M." en sus marcas, nombres comerciales o rótulos, mas no la obligaba a modificar la denominación social. Al resolver la casación, la sala primera del T.S. estimó el recurso y ordenó cancelar en el Registro Mercantil la inscripción de la denominación social Laboratorios O.M., S. A. A este respecto decía el T.S.: "CONSIDERANDO: Que la petición de mandar cancelar en el Registro Mercantil la inscripción de su denominación OM, como integrante del nombre comercial de la sociedad demandada, es consecuencia ineludible del reconocimiento a la actora del derecho y pleno dominio de la marca OM, y por cuanto se la condena a que lo reconozca así, absteniéndose de seguir empleando la misma denominación en el nombre comercial, sin que por ello se invada la esfera del derecho de la personalidad, pues no se la priva ni ataca su existencia, ya que la escritura social queda subsistente en todo, a excepción del monograma que debe desaparecer y de que en caso contrario quedaría sin virtualidad la condena a seguir utilizándolo; ni tampoco aparece eficiente no haberse solicitado nada en orden al valor de la escritura de constitución social, por ser ajeno al pleito y concedida la cancelación continuaría en vigor la sociedad, con la expresada supresión, que cabría sustituir con otro nombre distintivo si así lo acuerdan los socios."

2. Sentencia T.S. sala primera, de 11 de marzo de 1977, "caso Finre, S. A.". La Entidad Mercantil Fincas y Representaciones, S. A., FINRE, S.A. tenía inscrito este nombre comercial. En base al mismo demandó a la también anónima FINRE, S. A., para que se abstuviera de utilizar tal denominación social y la modificase. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda que fue revocada por la Audiencia Territorial al conocer de la apelación, con fundamento en que la demandada gozaba de personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro Mercantil y, por lo tanto, podría seguir utilizando su denominación social. Interpuesto recurso de casación, fue resuelto por el T.S. quien condenó a la demandada a modificar su denominación social, sustituyéndola por otra o bien eliminando las sílabas FINRE que coincidían con el nombre comercial de la recurrente. En esta ocasión, entre otras cosas decía la sentencia: "... la acción que otorgó el párrafo segundo del art. 199 del Estatuto de la Propiedad Industrial, tiene carácter absoluto, en armonía con la protección que el mismo concede, en el art. 4º del mismo estatuto y (...) cuando como en este caso proclaman las sentencias de ambas instancias, se da el supuesto de la semejanza y confusión entre ambos nombres, es patente la prohibición al demandado para que utilice indebidamente el nombre que usa por pertenecer legalmente al actor, suprimiendo el que usa o modificándolo de forma que queda eludida la coincidencia...".

3. Sentencia T.S., de 7 de julio de 1980, "KEMEN". La entidad KEMEN INDUSTRIAL, S. A., titular de varias marcas constituidas por la denominación "KEMEN", y el nombre comercial KEMEN INDUSTRIAL, S. A., demandó a TALLERES KEMEN, S.R.L., alegando su derecho de exclusivas sobre la mencionada denominación para distinguir artículos de cerrajería, aparatos electrodomésticos y transformadores mecánicos, suplicándose condenase a la demandada a cesar en la utilización de la denominación TALLERES KEMEN, S.R.L., así como a que variase su denominación. El Juzgado de Primera Instancia estimó la demanda y condenó a la demandada a modificar la denominación social. Interpuesta la apelación fue desestimada por la Audiencia y recurrida la sentencia en casación fue igualmente desestimado el recurso. En este caso el T.S. acogiendo la argumentación del Tribunal de Instancia dice: "... la sentencia recurrida, y con fundamento en las pruebas documentales obrantes en los autos y de ellas principalmente las relativas al registro de determinadas marcas y su objetivo amparado, así como del nombre comercial de Transformados Metálicos, tratamiento de materiales, toda clase de artículos de cerrajería y servicios de transformación metálicas, llega a la conclusión, que expresa en su considerando segundo, de que, aunque la actividad de la actora en su totalidad no puede identificarse con la de la sociedad demandada, sí es cierto que en parte coincide, como lo evidencian o demuestran las documentales citadas, por lo que hay que conceder a la actora toda la protección que las normas que regulan la Propiedad Industrial le concede por prioridad en el tiempo de sus

registros no contradichos".

4. Sentencia T.S., de 16 de julio de 1985, "caso DOMESTOS". Es ésta sin duda una de las sentencias que más eco han tenido, tal vez porque con la marca DOMESTOS se distinguen productos de uso muy popular y su titular es una de las multinacionales más importantes en la fabricación y comercialización mundial de jabones y detergentes. La Sociedad LEVER IBERICA, S. A., titular de la marca "DOMESTOS", demandó a la Empresa DOMESTOS, S. A., con fundamento en que las marcas de que era titular eran idénticas a la denominación social de la demandada, identidad que se extendía a los productos diferenciados por las marcas y la actividad empresarial que desarrollaba la Empresa demandada. El juzgado de primera instancia desestimó la demanda, como también lo hizo la Audiencia territorial al conocer de la apelación, basándose para ello en la libertad de elección de la denominación de una sociedad cuyos límites entendía quedaban circunscritos a la preexistencia a una denominación idéntica. Interpuesto recurso de casación, fue estimado por el Tribunal Supremo que al casar la sentencia declaró la identidad denominativa y de áreas comerciales en que se desenvuelven los productos distinguidos por las marcas y la actividad propia del objeto social de la sociedad demandada a la que se condena a variar su denominación o razón social adoptando otra que a su derecho convenga y que ofrezca diferencias con las indicadas marcas. Para ello el Tribunal Supremo ofrece entre otros los siguientes argumentos: "CONSIDERANDO: Que apoyada la tesis sustentadora de la coexistencia pacífica entre las marcas prioritarias y la coincidente denominación social de la anónima, en la interpretación literal del último párrafo del art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas que, en punto a la libertad denominativa de éstas, sólo prohibe adoptar un nombre idéntico al de otra sociedad preexistente..., la decisión rigorista de la instancia así fundada, es improsperable, ya que prescinde de la obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas en juego -Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- en cuanto tienden ambas a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre las personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, en este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la más antigua denominación a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno. CONSIDERANDO: Que el razonamiento precedente fuerza a resaltar la evidente conexión existente, en el punto litigioso, entre la legislación tuitiva de las sociedades anónimas y la rectora de la Propiedad Industrial, concluyendo en que la mera comprobación, en el Registro Mercantil, por una sociedad anónima, del dato de que no existe registrada una denominación idéntica a la elegida por ella, no agota las posibilidades de que se declare la improcedencia de la denominación social, pretendida, cuando exista un obstáculo, de sentido contrario a esta pretensión, con entidad ético-jurídica suficiente, tal y como sucede en el presente caso en el que se impone erradicar el riesgo de error o confusión en el

mercado, provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos amparados entre una marca preexistente, notoriamente conocida, y una denominación social. CONSIDERANDO: Que por cuanto va dicho es procedente acoger los motivos de casación interconexionados 1º y 2º con el 3º, que denuncia la aplicación indebida en la instancia del art. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y ordinal cuarto por inaplicación del art. 7.2 del Código Civil, que autoriza la adopción de medidas jurídicas que impidan la persistencia de un acto, cual el de la entidad demandada, enjuiciado en este proceso, que sobrepasa los límites normales de ejercicio de un derecho con daño para tercero."

5. Sentencia T.S., de 31 de marzo de 1989 "caso Gaviño". En esta ocasión la sala primera del Tribunal Supremo, prohibió la utilización de la denominación "Bodegas Vázquez Gaviño, S. A." con fundamento en que la actora "Bodegas Gaviño" era titular de la marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento "Gaviño". El T.S. en este caso declara lo siguiente: "... Frente a una línea jurisprudencial que ha aplicado en algunas ocasiones el criterio permisivo y tolerante que acoge la sentencia recurrida, creemos por e1 contrario más acorde con lo previsto en los números 1 y 3 del art. 124 del EPI aquella dirección encarnada y representada por otras varias sentencias del propio Tribunal Supremo que, al decidir si un apellido puede convertirse en una marca ya registrada, entiende que debe prescindirse del dato de la especial naturaleza de aquél respecto de su titular, para fijarse sólo o de modo prevalente en la vertiente conceptual y fonética de la denominación constitutiva del apellido. Todo ello a la luz de lo dicho en el inciso o parte final del nº 3 del art. 124 del Estatuto, a cuyo tenor los apellidos al solicitarse como distintivo de marca perderán tal carácter a los efectos del examen previo y quedarán sujetos a lo dispuesto en el párrafo 1º de este artículo, en el cual expresamente se dispone que no podrán ser admitidos al Registro como marca los distintivos que por su semejanza fonética o gráfica con otros ya registrados pueden inducir a error o confusión en el mercado, que es cabalmente lo que acontece en el caso litigioso entre Bodegas GAVIÑO actora y recurrente e inscrita para uso y defensa del patrominio GAVIÑO y la demanda y recurrida BODEGAS VAZQUEZ GAVIÑO, que gira como tal en el mismo sector (vino), igual localización geográfica y con inclusión de apellido poco diferenciador o insuficiente a los presentes efectos litigiosos, siendo el patronímico GAVIÑO conocido y acreditado en la misma zona u origen, razón por la cual se genera mayor riesgo de confusión, con la consiguiente vulneración del derecho dimanante de la inscripción en su aspecto negativo representado por el "ius prohibendi" al que nos hemos referido como faceta decisiva del derecho sobre la marca y que fue lo que sin duda justificó la denegación de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial solicitado por el padre y esposo de los hoy recurrentes."

6. Sentencia T.S., de 24 de julio de 1992 "caso Titán". Industrias TITAN, S. A., constituida en el año 1927 e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, que tenía registrada su denominación social como nombre comercial y era titular de numerosas marcas con la denominación distintiva TITAN, formuló demanda

contra "TITANRODA SOCIEDAD ANONIMA LABORAL", con domicilio en La Roda (Albacete) e inscrita en el Registro de Sociedades Laborales del Ministerio de Trabajo y en el Mercantil de Albacete en el año 1988. Reclamaba la actora el uso exclusivo y excluyente de la palabra "TITAN" sola o acompañada, entendiendo que era incompatible con "TITANRODA" como nombre comercial, marca o rótulo, solicitando además que se condenase a la entidad demandada a abstenerse de su utilización acordándose la cancelación en el Registro Mercantil de la denominación TITANRODA, S.A.L. y además a la indemnización de daños y perjuicios por el uso no autorizado de tal denominación. El Juzgado de Primera Instancia accedió íntegramente a lo solicitado en la demanda y la Audiencia Provincial al conocer de la apelación confirmó el fallo, salvo en el extremo de indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal Supremo, declara no haber lugar al recurso. En esta interesante sentencia la sala primera sienta la siguiente doctrina: 6.1. La finalidad protectora de la Propiedad Industrial es doble y abarca no sólo el interés particular de quien inscribe sino también el interés general de los consumidores que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden al conocimiento de su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación ante el público consumidor del producto diferenciado precisamente a través de la marca para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas de las que se proponen. 6.2. En el caso de la palabra "TITAN", marca de la que es titular la demandante, en su afección mitológica no tiene carácter genérico, aunque lo tenga en el sentido figurado, y al haber conseguido su finalidad individualizadora ha de prestársele protección sin que a ello pueda oponerse la misma palabra unida a la denominación geográfica "RODA" no sólo por lo dispuesto en los arts. 124.6 y 201 de E.P.I, sino también porque crea posible confusionismo al llevar a entender que "TITANRODA" no es más que una fábrica o sucursal de la demandante instalada en la localidad La Roda. El riesgo de confusión es igualmente posible si se cambia el nombre al producto y se añade después fabricado por TITANRODA, pues en cualquier caso ha de impedirse que esta Sociedad que opera con iguales productos se aproveche de la notoriedad alcanzada por la demandante, no pudiendo entenderse que la búsqueda de tal nombre sea producto de la casualidad y no buscada de propósito, lo que lleva a determinar la procedencia del cambio de denominación social para quien compite de forma desleal. Por ello debe confirmarse la sentencia que acuerda la cancelación de la denominación social de la demandada en el Registro Mercantil al ser confundible con el nombre comercial de la actora. Así, entre otras cosas dijo en esta ocasión el Supremo: "La nomenclatura societaria de la demandada es creadora de confusión en los productos que fabrica y vende, sin que sea admisible la argumentación de que la palabra "TITAN" constituya denominación genérica, ya que ha de tenerse en cuenta aquella finalidad primordial y que registrado como nombre o marca un vocablo genérico, su mantenimiento es debido por la finalidad lógica de la legislación citada al formar ya un concepto no genérico (sentencia de 5 de marzo de 1984). Efectivamente la finalidad protectora del Registro es doble, pues abarca, no sólo el interés particular de quien inscribe, sino también el interés general de los consumidores, que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto, diferenciado

precisamente a través de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas que las que se proponen (sentencias de 30 de octubre y 28 de noviembre de 1986): ambas operan en el mismo ámbito comercial: la generalidad de una expresión o palabra puede llegar a identificarse de tal forma con los productos que trata de distinguir que, con el transcurso del tiempo, la publicidad creada y la notoriedad adquirida le atribuyen un carácter especificativo que no se puede anular por aquel aspecto gramatical, siendo además de destacar en el caso que la palabra "TITAN" en su acepción mitológica no tiene carácter genérico, aunque lo tenga en el sentido figurado, y al haber conseguido aquella finalidad individualizadora ha de prestársele la protección (sentencia de 9 de mayo de 1983, RJ 1983, 2.675), sin que a ello pueda oponerse la misma palabra unida a una denominación geográfica "RODA", no sólo por lo dispuesto en los arts. 124-6 y 201-D del Estado, sino también porque crea el posible confusionismo de llevar a entender que "TITANRODA" no es más que una fábrica o sucursal de "INDUSTRIAS TITAN" localizada en La Roda (Albacete), confusionismo o riesgo igualmente posible si cambiando el nombre del producto se añadiese después "fabricado por Titanroda, S.A.L." en cualquier caso ha de impedirse que esta sociedad, que opera con iguales productos, se aproveche de la notoriedad alcanzada por "INDUSTRIAS TITAN", no pudiendo entender que la búsqueda de tal nombre sea producto de la casualidad y no buscada de propósito, todo lo cual lleva también a la procedencia del camino de denominación social para quien compite de forma desleal, sin desconocer por ello que son cosas distintas la denominación social con que una Compañía figura inscrita en el Registro Mercantil y el nombre comercial amparado por el Registro de la Propiedad Industrial, pues para la validez del primero sólo se exige que no haya otra Sociedad preexistente con el mismo nombre, y para el segundo la concurrencia de una serie de requisitos entre los cuales se encuentra el de que al nombre escogido no le afecte ninguna de las prohibiciones que para las "marcas" establece el art. 124 del Estado de Propiedad Industrial (art. 201-d), pero sin que en un procedimiento de menor cuantía (hoy puede decirse el procedimiento tipo con absolutas garantías) ante el orden jurisdiccional civil esté vedado al conocer de ambos aspectos cuando se parte de la existencia de la finalidad ilícita de que con reiteración se viene haciendo mérito."

7. Sentencia T.S., de 15 de diciembre de 1986 "caso Antena 3". La Compañía Mercantil ANTENA 3, S. A. demandó a la también Mercantil Ediciones Amaika, S. A., sobre nulidad de la marca "Antena 3". Por la Audiencia Territorial de Barcelona, se dictó sentencia estimatoria de la demanda declarando nula, y sin valor ni efecto la marca citada de la clase 38 del Nomenclator oficial, con imposición de costas a Ediciones Amaika, S. A. Interpuesto recurso de casación, el T.S. declaró no haber lugar a la casación. En este caso nos encontramos en un supuesto en el que, de forma contraria a los antes examinados, prevalece la denominación social sobre una marca. Es asimismo de resaltar que, cuando la denominación se empieza a utilizar la sociedad estaba en período de constitución. Entendemos que en tales circunstancias se trataba más bien de un nombre comercial no registrado que posteriormente se incorpora a una denominación social que una auténtica denominación social en su origen. No obstante, el Tribunal Supremo, no entra en esta disquisición de poca finalidad práctica por otro lado, y en cambio sí se ocupa de destacar la razón teleológica común de denominaciones y signos

distintivos, esto es la identificadora y la evitación de confusión y de que alguien se aproveche del esfuerzo o notoriedad alcanzado por un competidor. Así la sentencia de T.S. señala al respecto lo siguiente: "Aunque la Sociedad Anónima como tal adquiere su personalidad jurídica plena con la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil, es lo cierto que antes de que se practique la inscripción existe la llamada "presociedad", que viene a ser un germen de sociedad en vías de su definitiva constitución que puede dar lugar a una actividad -como reconoce el art. 7 de la Ley de Sociedades Anónimas-, distinta de la pura actividad que constituye el objeto social y que se concreta en actos perfectamente convalidables que realizan los gestores frente a terceros. Y cuando -como aconteció en el presente caso- la demandante comenzó a desarrollar una actividad que adquirió una gran notoriedad en el mercado con la consiguiente proyección pública, el uso de la denominación pasa a ser un uso apto para producir los efectos del art. 14 del Estatuto, esto es, habilita al usuario para impedir la consolidación del signo idéntico posteriormente registrado, pudiendo en consecuencia el usuario extrarregistral dentro del trienio que señala el propio precepto ejercitar la acción de nulidad frente al que inscribió de mala fe o movido por un afán especulativo dirigido a beneficiarse del incipiente carácter notorio de la denominación prioritariamente usada por la "presociedad". El uso de la denominación de Antena 3 por parte de la demandante y hoy recurrida fue un hecho notorio y de especial e indiscutible difusión por las especiales connotaciones del caso relativo a una sociedad constituida para explotar una televisión privada, lo que, por la notoriedad alcanzada, se traduce en un uso suficiente para legitimar a la usuaria para ejercitar la acción de nulidad. En consecuencia ese uso anterior a la inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad sigue siendo válido a los efectos legitimadores ex art. 14 del Estatuto porque, como ya se ha dicho, el Ordenamiento Jurídico concede efectos a la Sociedad en vías de constitución, según se desprende del art. 7 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el cual no se incluyen -como parece dar a entender la recurrente- las operaciones sociales anticipadas, sino los actos jurídicos dirigidos y encaminados precisamente a la constitución definitiva de la sociedad, resultando en el caso presente que en la realización de esos actos se usó la denominación "Antena 3" y que su divulgación adquirió caracteres de notoriedad que habilitan a su usuario a ejercitar con éxito la correspondiente acción de nulidad." 8. Jurisprudencia menor. Examinamos a continuación algunas de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y que pueden resultar más representativas en esta materia.

8.1. Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 20 de junio de 1990 "caso Cienfuegos". Los actores que tenían un establecimiento dedicado a la venta de artículos para deportes eran titulares del rótulo y marca "Cienfuegos" . Fue demandanda la Entidad Mercantil Cienfuegos Sport, S. L., que además utilizaba esta denominación para distinguir un establecimiento de venta de artículos de deporte, y estaba constituida por un pariente de los

actores. La demanda fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Oviedo, quien condenó a la sociedad demandada a cesar en la utilización de la denominación "CIENFUEGOS SPORT, S. L.", así como a modificar la denominación social citada eliminando de la misma la palabra "CIENFUEGOS" inscribir este cambio en el Registro Mercantil, junto con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. Recurrida en apelación la sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Oviedo, si bien estimó parcialmente el recurso confirmó en lo sustancial la resolución del Juzgado. De manera específica la sentencia de la Audiencia decía lo siguiente: "CUARTO. En cuanto al uso por la entidad demandada de la denominación "CIENFUEGOS SPORT, S. L.", para el tráfico mercantil de venta en sus locales de artículos de deportes, entiende la citada entidad que para nada afecta a la marca "CIENFUEGOS" ni al rótulo "CIENFUEGOS" de los que son propietarios los demandantes, por no venir prohibido su uso en ninguno de los apartados del art. 123 del EPI, citado, por la contraparte, como fundamento de su acción, ya que no hace uso de ninguna marca, ni induce a confusión y no cabría, tampoco admitir esa prohibición, por ser contraria al principio de libre competencia desde el art. 1º de la Ley de 17 de julio de 1984, de Protección de Consumidores y Usuarios, que impide cualquier práctica, restrictiva de la competencia. QUINTO. Esta argumentación no puede ser asumida en el sentido que se pretende, ya que la protección del art. 123 del Estatuto confiere al propietario de una marca, le faculta para impedir el uso de otro nombre análogo, a empresas similares, que por razones del negocio similar a que se dedican, puedan confundir con el suyo, como ya declaró la vieja sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1977 y el propio alto tribunal en sus sentencias más recientes, citadas ya en la demanda, y reproducidas "in voce" en el acto de la vista por el letrado apelado, de 16 de julio de 1985 y 7 de julio de 1980, tiene declarado que tiene prioridad o preferencia la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial sobre una denominación similar, que aunque lleve a continuación la referencia de S. A., puede inducir a confusión, normativa legal aplicable al caso de autos en lo referente a la marca "CIENFUEGOS" y el uso por la entidad demandada de la razón social "CIENFUEGOS SPORT, S.L." como indicadora de su actividad mercantil, similar a la efectuada por los demandantes en sus establecimientos y amparado por la marca registrada, ya que el elemento sustancial o definidor es el sustantivo "CIENFUEGOS", siendo accesoria, por genérica, la denominación "SPORT", siendo irrelevante el añadido S. L., que sólo concreta el tipo mercantil de la sociedad titular del negocio."

8.2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 18 de septiembre de 1990 "caso F". F, S. A., titular de un nombre comercial "F" y que no se encontraba inscrita su denominación en el entonces Registro General de Sociedades demandó a una nueva sociedad con la denominación F, S. A., a no usar esta denominación en el tráfico mercantil y que se declarase la nulidad y se cancelase la inscripción de dicha denominación social y además a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

En esta ocasión la sentencia señaló entre otras cosas lo siguiente: "Siendo la actora titular de un nombre comercial "previamente registrado", es obvio que le asiste poder jurídico y acción para oponerse a un uso posterior de una denominación idéntica que no ha tenido acceso al Registro de la Propiedad Industrial. La Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 establece en su art. 30 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico mercantil, pudiendo dicho titular, de acuerdo con los arts. 35 y 36, establecer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles y penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda. En el supuesto, o acreditado de que el demandado hubiese intervenido en el tráfico mercantil ejerciendo una actividad empresarial haciendo un uso extrarregistral de la marca "F" los arts. 7 y 14, párrafo 2º, del Estatuto y los arts. 3, 31 y 85 de la Ley de Marcas, hubieran situado a la nueva sociedad en situación de inferioridad frente al titular del nombre comercial registrado. Por ello, debe estimarse la demanda cuando las peticiones tendentes a evitar que la entidad nacida en 1982 intervenga en el tráfico mercantil con denominación homónima al nombre comercial de la actora. CUARTO. Dentro del ámbito de aplicación de la legislación de Sociedades Anónimas ha de decidirse qué parte litigante ostenta un derecho preferente la utilización de la denominación social "F, S. A.", del art. 2º de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951, vigente cuando se constituyó la entidad demandada y del art. 2 de la de 22 de diciembre, actualmente en vigor, se deduce que este concreto punto se rige por el principio "qui prior in tempore potiur in ius". La notable diferencia temporal entre la constitución de la primitiva "F, S. A." (1928) y la de la nueva (1982) otorgaría, en principio, a la primera derecho a usar la razón social con la que hace tanto tiempo se inscribió en el Registro Mercantil de Barcelona. La demandada, sin embargo, se considera como derecho preferente a ser llamada "F, S. A." porque la entidad actora no tenía su denominación social inscrita en el Registro General de Sociedades regulado en el art. 144 del Reglamento del Registro Mercantil cuando en 1982 inscribió la escritura de constitución." Del examen de las anteriores sentencias, podemos sacar la conclusión de la concienciación a que han llegado los tribunales españoles ante la disfunción que supone que signos distintivos y denominaciones sociales tengan regulaciones independientes y accedan a registros distintos sin ninguna interconexión. Máxime si, como se observa en la mayoría de los casos, esta situación se busca de propósito por algunos para aprovecharse de la reputación ajena. Así comprobamos cómo la jurisprudencia ha abierto brecha en la solución de un problema de gran trascendencia tanto jurídica como económica, aunque sería de desear que la problemática no tuviera que plantearse por venir resuelta por una regulación coherente y unitaria.

V. La protección que proporciona la Ley de Competencia Desleal ante el enfrentamiento de signos distintivos y denominación social Nadie puede negar la perfección técnica de la Ley de Marcas de 1988 en el tratamiento de los signos distintivos, de igual forma que el reglamento del Registro Mercantil de 1989, da también por su parte una regulación correcta a la denominación social, si bien el problema como veíamos estriba en la desconexión entre ambas legislaciones y registros.

La realidad del tráfico mercantil posee una dinámica cada día mayor donde, de la misma forma que el empresario individual debe identificarse con su nombre y apellidos en multitud de circunstancias, el empresario social deberá hacerlo de igual forma con su denominación. Incluso sus productos, que se identifican y diferencian de otros a través de la marca, por multitud de disposiciones administrativas deben ir etiquetados e identificados con el nombre de su fabricante, lo que en definitiva se traduce con que junto a la marca incluso figure la denominación social. Con ello la denominación social en muchos casos por obligación de normativa diversa aparece en la concurrencia con el producto confundida en multitud de casos con el nombre comercial. Incluso normas de rango superior, como en el caso de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984, contiene disposiciones que obligan a la denominación social a aparecer identificando la empresa en su actividad comercial, como si de un nombre comercial se tratara. Así el art. 27 L.G.D.C.U., en su apartado e) establece la responsabilidad de la firma o razón social que figure en la etiqueta de productos envasados, etiquetados y cerrados. Y el art. 11.2 de la misma ley obliga, en relación con bienes de naturaleza duradera, a entregar al consumidor una garantía donde, entre otras, consten el objeto sobre el que recaiga la garantía y el garante, es decir, el fabricante que se identificará con su nombre y apellidos de tratarse de un comerciante individual o con su denominación social, en el supuesto de una persona jurídica. La Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 25 de julio de 1985 en materia de responsabilidad de daños causados por productos defectuosos, que España aún no ha incorporado a su derecho interno, prevé asimismo la identificación del "productor" en el "producto", "poniendo su nombre, marca o cualquier signo distintivo". Es, pues, una realidad incuestionable que pese a pertenecer a registros distintos y tener legislación diferente, la denominación social y los signos distintivos de la propiedad industrial, se entremezclan en la dinámica del tráfico mercantil de hoy, y en supuestos de semejanzas entre cualquiera de ellos se inducirá a confusión al consumidor, al que el art. 51 C.E. ordena proteger a los poderes públicos. La solución más moderna a estas situaciones de conflicto se encuentra a nuestro entender en la nueva ley de represión de la Competencia Desleal. Tradicionalmente la competencia desleal ha tenido una deficiente regulación en nuestro ordenamiento jurídico. Confundida con la competencia ilícita, estuvo durante muchos años regulada por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 y Estatuto de 1929. Pero debido a estas deficiencias, puede afirmarse, que los actos de competencia desleal eran habituales en el mercado español, sin que competidores ni consumidores, a los que afectaba la deslealtad, pudieran hacer nada en la práctica por evitarla. Al fin, la Ley de Marcas de 1988, formula una regulación más moderna de la materia en sus arts. 87 a 89, con lo que viene a darse efectividad normativa a las obligaciones asumidas por España como Miembro de la Unión de París, concretamente en los arts. 10 bis y 10 término del Convenio dándose acogida a un modelo profesional de la Competencia Desleal ya superado en los países de nuestro entorno. No obstante, ya la propia Ley de Marcas, preveía una posterior normativa de la Competencia Desleal más amplia, en su art. 88. El profesor Aurelio Menéndez, criticó esta regulación parcial de la institución, pero como afirma Pellise, con la regulación que establece la Ley de Marcas, entra por primera vez en vigor en España una normativa clara que sanciona la ilicitud de los actos de competencia desleal con reconocimiento de acciones claras ejercitables en vía judicial. Esta normativa, viene a completarse por otra ley coetánea a la de marcas, por la Ley

General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, que al incorporar la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas de 10 de septiembre de 1984, sobre "publicidad engañosa", regula en la misma la publicidad ilícita. Como decíamos antes, el profesor Menéndez criticó esta regulación parcial y desmembrada de la Competencia Desleal, por cuanto, desde el "modelo social" por él propugnado, superador del "profesional" que adopta la Ley de Marcas en su regulación, requería un tratamiento unitario y más amplio de la Institución. Al fin, siguiendo el modelo de Aurelio Menéndez, se publica una ley general encargada de la represión de la competencia desleal: la Ley 3/1991, en la que se da un tratamiento moderno a la materia teniendo en cuenta no sólo los intereses de los competidores, sino también el de los consumidores y el del propio Estado en la regulación de un orden concurrencial no falseado. No nos cansaremos de resaltar la importancia que esta ley tiene en el orden concurrencial español. Piénsese que hasta ahora las prácticas más desleales en la concurrencia eran lo habitual en el mercado, y es la Ley de Marcas la que viene a proteger de ello al competidor, pero el consumidor seguía quedando como mero espectador ante situaciones en las que resultaba principal afectado. La nueva ley viene a ordenar la concurrencia, reprimiendo cualquier práctica desleal que atente contra competidores, consumidores e incluso contra el Estado que es el garante y ordenador del mercado no falseado. Así, el art. 5 señala como desleal cualquier comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, siempre que se realice en el mercado con fines concurrenciales, según el ámbito objetivo que delimita el art. 2. Los arts. 6 a 17 hacen una amplia numeración de conductas que se consideran por la ley como desleales, con tipificación cuasi-exhaustiva, dada la amplísima enumeración que realiza. En ella tienen cabida diversos tipos de actos desleales, más allá del tratamiento que da a la materia la Ley de Marcas. De un somero análisis de los actos que la Ley 3/1991 enumera como desleales, resulta que enseguida encontramos tipificación a la situación que plantean las colisiones que surgen entre denominaciones sociales y los signos distintivos, cuya semejanza e incluso identidad, la mayoría de las veces, es buscada de propósito. Fundamentalmente se dará en relación con los actos que el art. 6 señala como desleales, y en algunos otros casos con las tipificaciones que hacen los arts. 11 y 12. El art. 6 L.C.D. considera como actos de competencia desleal los de confusión que el precepto define como: "todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno". Como actos de confusión más típicos se darán aquellos relacionados con los signos distintivos, creándose la deslealtad por la utilización en el mercado de denominación social que trate precisamente de causar confusión al consumidor respecto de prestaciones o servicios de otros, amparados por un signo distintivo. También en otras ocasiones con el uso de las denominaciones sociales se podrá incurrir en las conductas que la nueva Ley de Competencia Desleal califica como desleales en sus arts. 11 (actos de imitación) y con más probabilidad en el art. 12 (explotación de la reputación ajena) aunque en estos supuestos deberá ir acompañada la acción de la especial actuación que señalan estos preceptos. La efectividad de la nueva ley se logra a través de eficaces acciones ejercitables en vía

judicial, que establece el art. 18. Estas son: la de cesación para evitar un daño futuro, la de remoción, formulada con carácter general y dando cabida a cualquier posibilidad de rehabilitación originaria; la de rectificación informaciones engañosas, la declarativa de deslealtad del acto, la de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por el acto de competencia desleal si ha intervenido dolo o culpa del agente, y la de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otro de análogo contenido económico. La legitimación para el ejercicio de estas acciones puede calificarse de amplia, ya que el art. 19 L.C.D. la establece a favor de todos aquellos que resulten afectados por el acto desleal. Así, expresamente legitima a cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses resulten perjudicados o amenazados; las asociaciones profesionales y las que tengan por finalidad la protección del consumidor. Este panorama de protección amplia y eficaz ante los actos desleales se complementa con la posibilidad que señala el art. 25 de la Ley de Adopción de Medidas Cautelares a instancia de parte legitimada y bajo su responsabilidad, cuando existan indicios de la realización de un acto de competencia desleal o la inminencia del mismo, y con la amplitud que señala dicho precepto, ya que como tales medidas podrá ordenar el juez la cesación provisional del acto, así como cualquiera otras que resulten pertinentes, lo que vendrá determinado del análisis del supuesto concreto. Prevé además la ley, en aras de su eficacia, su tramitación preferente, y en caso de peligro grave podrán adoptarse inaudita parte y dictarse en las veinticuatro horas siguientes su solicitud. Se muestra así la ley de represión de la competencia desleal como un eficaz medio para la garantía de un orden concurrencial saneado, al que indudablemente no contribuye el tratamiento legislativo separado de signos distintivos y denominación social y su acceso a registros estancos y desconectados. En tanto llega la conexión real entre el Registro Mercantil Central y el de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con lo que se evitaría el conflicto entre denominaciones sociales y signos distintivos, incluso sin reformar su tratamiento legislativo, aunque somos partidarios de la reforma legal para darles un marco unitario, la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal se presenta como un arma eficaz para evitar este aprovechamiento de la reputación ajena que facilita la inexplicable desconexión registral.
Rafael Martínez Sánchez Presidente de la Sección II de la Audiencia Provincial de Pontevedra

I. Introducción A modo de preliminar voy a hacer unas breves consideraciones relativas al procedimiento consignado en la Ley de Marcas y Patentes. El legislador, tan acostumbrado a establecer procedimientos especiales ante órganos concretos, ha sustituido el conocimiento de la materia relativa a las marcas a sus jueces naturales. El caos legislativo es norma de la legislación española. Sirva de ejemplo la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio sobre Actualización del Código Penal, que en sus disposiciones adicionales y, concretamente, en la 1ª establece que los procesos civiles de cualquier cuantía, ocasionados con motivo de la circulación, se decidirán en juicio verbal. Como puede apreciarse, en esta reforma de naturaleza penal, y

en la referida disposición adicional, se inserta una trascendental norma de procedimiento civil que quebranta las normas que regulan los procedimientos atendiendo a su cuantía. Ello choca con la regulación contenida en la Ley 10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, que reforma la L.E.C. Tras esta modificación, el art. 483 L.E.C., establece que las demandas cuyo interés económico exceda de 160.000.000 de pesetas, se tramiten por las normas del juicio de mayor cuantía. Y el art. 484 de dicha ley que aquéllas cuyo interés económico sea de 800.000 pesetas hasta 160.000.000 millones, se tramiten según las normas del menor cuantía. Resulta obvio que tanto la Ley sobre Actualización del Código Penal como la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal son posteriores a la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, y a la Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986. Pues bien, de este hecho se deduce por la remisión que el art. 40 de la Ley de Marcas hace al título XIII de la Ley de Patentes, y en especial a su art. 125, que los procedimientos sobre Patentes y Marcas se hayan convertido en procedimientos casi totalmente desconocidos para la mayor parte de los tribunales. En efecto, el haber atribuido el conocimiento de tales procedimientos al juez de Primera Instancia con sede en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Autónoma, con apelación ante la Audiencia Provincial de su sede, como dice el párrafo 2º del art. 125 citado, conlleva que salvo tales órganos, los demás de una región determinada desconozcan la materia objeto de esta ley. Si bien es cierto que este sistema tiene la ventaja de poder unificar criterios al ser siempre el mismo órgano el que conoce de la misma materia, no lo es menos que también tiene el inconveniente de mermar el casuismo, al impedirnos observar un posible contraste de pareceres entre los diversos órganos que podían conocer de asuntos relativos a determinados derechos de propiedad industrial. Así las cosas, al no existir diferentes pareceres sobre estas materias, la jurisprudencia cada vez será más limitada. En mi opinión, y por lo hasta ahora señalado, el conocimiento de esta materia, ya que el procedimiento establecido es el ordinario, debería ser de todos los órganos judiciales, sin corresponder en exclusiva a los juzgados con sede en la que radican los tribunales superiores de justicia. II. El problema de la cuantía Otro problema procesal que a mi juicio plantea el art. 125 de la Ley de Patentes es que considera que los procedimientos sobre Patentes y Marcas se deben tramitar por las normas del juicio de menor cuantía. La reforma citada de la Ley 10/1992 de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, debería haber incidido en el art. 125 de la Ley de Patentes. Es cierto que el juicio de menor cuantía es uno de los más usuales, aunque no sea uno de los más rápidos. Como señala el profesor Fernández Novoa en su Tratado de Derecho de Marcas, hay autores como los profesores Lema Devesa y Otero Lastres, que estimaban que a pesar de la declaración general sobre la cuantía podría entenderse que las reclamaciones superiores a 100 millones de pesetas se tramitasen por el cauce del mayor cuantía. A mí me parece, que después de la Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, sería más que suficiente una remisión de las leyes citadas a los arts. 483 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que los criterios quedarían unificados dado lo establecido en la Ley de Patentes.

Y todo lo expuesto, en cuanto al procedimiento en la Ley de Marcas de 1988, procede predicarlo de Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que en su art. 22, vuelve a hablar del menor cuantía como si todas estas leyes fuesen confeccionadas procedimentalmente por la misma idea. De esta opinión se hace eco la profesora Barona Villar, titular de derecho procesal de la Universidad de Valencia, que estima que la citada regulación supone una quiebra en la aplicación de las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil; crítica también recogida por el profesor Bercovitz, que considera más correcto mantener sobre la cuantía las normas de la Ley Procesal Civil. III. Cuestiones relativas al nombramiento de un juez permanente El nombramiento de un juez con carácter permanente, al que se refiere la ley en el art. 125, carece igualmente de razón. Y ello por varios motivos. l.º Porque normalmente en las comunidades autónomas no existe materia suficiente, salvo en las grandes capitales, para mantener un órgano con exclusividad. 2.º Porque pese a ello, sería necesario la especialización de muchos jueces en las materias a que la ley se refiere. 3.º Porque el crear un órgano con exclusividad para el conocimiento de estas materias, lleva a la problemática tan conocida de los jueces especiales, nacionales o locales, cuya designación se realiza con móviles distintos a los estrictamente judiciales, quebrantando el principio de igualdad al acceso a ciertos cargos.

IV. Los daños y perjuicios El art. 37 de la Ley de Marcas establece la obligación de indemnizar daños y perjuicios, pero exige la advertencia fehaciente, por el titular de la marca, y el requerimiento de cesar en la violación si en la actuación del infractor hubiera mediado culpa o negligencia. En el art. 38-2º se especifican unos criterios para la fijación de las ganancias dejadas de obtener. En mi opinión en esta materia hubiera sido más fácil acudir a lo preceptuado en los arts. 1.101 al 1.109 del Código Civil. Y ello porque en el art. 1.103 del C. Civil, se habla de "responsabilidad que proceda de negligencia, en toda clase de obligaciones" y en el art. 1.106 del C. Civil, del "daño que haya sufrido el acreedor y de la ganancia que dejó de obtener", con lo que los criterios específicos de valoración, no serían necesarios por existir un amplio desarrollo jurisprudencial del tema. Así tiene declarado la jurisprudencia que la determinación de la cuantía de daños y perjuicios, como cuestión de hecho, es de la exclusivísima apreciación del tribunal sentenciador (sentencia de 11 de junio de 1923); y que el lucro cesante al que se refiere el art. 1.106 del C. Civil, ha sido equiparado por los ordenamientos jurídicos modernos, a ganancia frustrada, definiéndolo: "como aquella, que con cierta probabilidad era de esperar, atendiendo el curso normal de

las cosas o de las especiales circunstancias de cada caso" (sentencia de 4 de julio de 1962).

V. Naturaleza del procedimiento li0 El procedimiento en materia de marcas y de patentes no puede se calificado como procedimiento contradictorio puro. Incluso algún autor, como el profesor Gómez de Liaño, habla de "instrucción sumarial civil". Procesalmente, yo creo que tal figura no existe. En el proceso de patentes y marcas existe en realidad, una búsqueda de protección, que es a lo que se destina la ley, en la cual, además, existen manifestaciones de un procedimiento de carácter inquisitivo dentro de las normas de tipo civil. Este reflejo lo tenemos en la Ley de Patentes en los arts. 129 y siguientes, donde se habla de comprobación de hechos que pueden constituir violación del derecho exclusivo otorgado por la patente. Así el art.130 dice "comprobación del juez", lo que, supone una extralimitación del marco de los procedimientos civiles. Pero es más, el párrafo 5º del art. 130 dice:" "que contra la decisión del juez sobre el resultado de la investigación, no se daría recurso alguno". A mi juicio, la declaración que se contiene en este precepto es inconstitucional, porque veda a las partes de los recursos ordinarios previstos en las leyes. Y ello porque todas las decisiones judiciales, en algún modo deben ser recurribles. Este procedimiento de investigación de oficio también se recoge el art. 36 c) de la Ley de Marcas que dice "que tal petición podrá hacerse en vía civil" De lo dicho se deduce, a modo de conclusión, que en estos procedimientos de índole civil se prevé, lo que no me parece correcto, un principio de investigación de oficio.

VI. Denominación social y nombre comercial Como destaca el profesor Lema, con frecuencia se asigna a una empresa individual o social, una razón o denominación que se confunde con una marca, con un nombre comercial o con un rótulo. El art. 76 de la Ley de Marcas define el nombre comercial: "como signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de una actividad empresarial y la distingue de otra similares". Por su parte, la denominación social es: "el nombre que utilizan los empresarios sociales para identificarlos en sus transacciones mercantiles", sirviendo, pues, la denominación social, para identificar la sociedad. Como dice Gómez Montero:

"identifica a la sociedad en el tráfico jurídico, como un sujeto distinto y separado de los socios que la integran". Por ello el art. 372 del Reglamento del Registro Mercantil, prohibe que se inscriban sociedades o entidades con denominaciones idénticas, estimado que existe tal identidad: a) Si se utilizan las mismas palabras en diferente orden, género o número. b) Si se utilizan las mismas palabras con adicción de expresiones genéricas o accesorias. c) Cuando tengan la misma expresión fonética aún con palabras distintas. Además la denominación social nace con la inscripción en el Registro Mercantil, mientras que el nombre comercial, con la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial (hoy, y a partir de la Ley de Industria, de 16 de julio de 1992, Oficina Española de Patentes y Marcas). El profesor Gómez Montero establece las siguientes diferencias entre nombre comercial y denominación social: lº Así como una sociedad sólo puede tener una denominación social, no hay inconveniente en que esa sociedad posea al mismo tiempo varios nombres comerciales. 2º Se puede inscribir en el Registro Mercantil una sociedad idéntica o cuasi-idéntica de denominación, mientras que el nombre comercial no tiene acceso al Registro de la Propiedad Industrial, (O.E.P.M.) con signos o denominaciones semejantes a otros ya registrados. 3º Otra diferencia nace de la especialidad, ya que no tendrán acceso al Registro Mercantil denominaciones idénticas, aunque se refieran a actividades diferentes, mientras que el nombre comercial podrá acceder al Registro de la Propiedad Industrial (O.E.P.M.) si tales signos están destinados a operar en sectores mercantiles diferentes.

VII. Nombre comercial y marca Existe una evidente dificultad para su distinción. El citado profesor Gómez Montero, atiende a la licencia fiscal como requisito formal exigido para el titular del nombre comercial, requisito que no se exige al titular de una marca. Además, si el nombre comercial se utiliza como marca, deberá procederse a su registro de forma separada (art. 78-3º y 4º de la Ley de Marcas) A la diferenciación entre nombre comercial y marca no ha contribuido en exceso la jurisprudencia española, que se pronuncia sin excesiva precisión. Así la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1990 dice: "que mientras la marca ampara productos o servicios, el nombre comercial, aspira a distinguir a la empresa de todas aquéllas que actúan en el mismo sector mercantil".

VIII. Pautas jurisprudenciales Como destaca el profesor Lema Devesa, la jurisprudencia ha determinado la obligación de modificar las denominaciones sociales que coincidan con una marca, dando preferencia a ésta. A título de ejemplo podemos citar los siguientes casos jurisprudenciales. 1. Caso OM, sentencia de 27 de diciembre de 1954. Sociedad Española de Farmacia S. A, titular de la Marca OM, demandó a Laboratorios OM, S. A, para que suprimiera el anagrama OM. La sentencia acuerda cancelar en el Registro Mercantil, la inscripción social, laboratorios OM, S. A., al reconocer a la actora el derecho y pleno dominio de la marca OM.

2. Caso FIURE, S. A., sentencia de 11 de marzo de 1977. Fincas y Representaciones, S. A, "FIURE, S. A." que tenía inscrito su nombre comercial, demandó a la sociedad FIURESA para que se abstuviera de utilizar tal denominación. Fue estimado el recurso por la sala 1.ª del Tribunal Supremo, que condenó a la demandada a modificar su denominación social. 3. Caso KEMEN, sentencia de 7 de julio de 1980. Kemen Industrial, S. A., era titular de varias marcas con la denominación "Kemen". El demandado era Talleres Kemen, S. L. El actor tenía registrada la marca y nombre comercial, y gozaba de un derecho de exclusiva para distinguir artículos de cerrajería, electrodomésticos y transformadores mecánicos. El T.S., confirmando sentencia del juzgado y de la Audiencia Territorial respectiva, condenó a la demandada a modificar la razón social, haciendo desaparecer de ella el vocablo Kemen. 4. Caso Domestos, sentencia de 16 de julio de 1985. La sociedad LEVER IBERICA, titular de la marca "Domestos, S.A.", demandó a la empresa "Domestos, S. A.", alegando que la denominación social de esta última era idéntica a su marca. La sentencia del Tribunal Supremo, revocatoria de la del Juzgado y de la A. Territorial, reconoce el derecho del titular de la marca registrada: "ya que existe confusión en el mercado provocado por la absoluta identidad denominativa y de productos amparados entre una marca preexistente, notoriamente conocida, y una denominación social".

5. Caso Rapid, Maquinarias y vehículos, S. A, sentencia de 24 de enero de 1986.

La demandante es la sociedad "Rapid Maschinen and Fahrzenge, A.S." que se dedicaba a la venta de maquinaria agrícola. El 8 de julio de 1980 se constituyó en Pola de Siero la Compañía Mercantil Rapid Maquinarias, vehículos, S. A. La Audiencia Territorial de Oviedo declaró que la demandada no tenía derecho a utilizar la denominación social "Rapid Maquinarias y vehículos, S. A.". El Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Territorial.

6. Caso Gaviño, sentencia de 31 de mayo de 1989. El Tribunal Supremo prohibió la utilización de la denominación "Bodegas Vázquez Gaviño, S. A." sobre la base de que "Bodegas Gaviño" era titular de la marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento "Gaviño", atendiendo a: "la localización geográfica, a que el patronímico "Gaviño" era conocido y acreditado en la misma zona y origen, razón por la cual se generaba mayor riesgo de confusión". A) Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales. a) Caso Cienfuegos. Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 20 de junio 1990. Cienfuegos, establecimiento destinado a la venta de artículos de deporte, con rótulo y marca "Cienfuegos" demandó a Cienfuegos SPORT, S. L. por vulneración de sus derechos de propiedad industrial. Se estimó la demanda parcialmente, y se mantuvo que la utilización de Cienfuegos SPORT, S. L., infringía la marca "Cienfuegos" Se sentó la doctrina de prioridad o preferencia de la marca inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, sobre una denominación similar, ya que la de los demandados es indicadora de una actividad mercantil similar a la efectuada por los actores. b) Caso F. Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 18 de septiembre de 1990. Se resolvió el conflicto entre el nombre comercial "F", S. A, y la denominación social idéntica, "F", S. A., dándose preferencia al nombre comercial sobre la denominación social. B) Juzgado de Primera Instancia. Caso AVIANCA. Número 8 de Madrid. Sentencia de 23 de mayo de 1990. La demandante Aerovías Nacionales de Colombia, S. A (Avianca), titular de esta marca y nombre comercial, entabló demanda contra la Empresa Avianca, S. L., dedicada a servicios de limpieza. Se estimó la demanda, ya que la palabra que destaca con caracteres diferenciales es "AVIANCA", y la valoración debe hacerse atendiendo al elemento más característico y significativo, relegando los demás a un segundo término.

Francisco Valles Secretario del Consejo y Jefe de Asesoría Jurídica

Organización LLADRO Dentro de la distribución de tareas acordadas por los tres ponentes me corresponde hablarles a ustedes de la relación y conflicto existente entre las marcas, nombres comerciales y rótulos con las denominaciones sociales desde el punto de vista de la praxis de la empresa. Para ello, entiendo que va a ser bastante esclarecedor los hechos en que incurre la Organización LLADRO, pues comprende el abanico de posibilidades de conflicto que pudieren aparecer. Así señalaré que esta organización empresarial nació de la unión de tres hermanos, que en la actualidad viven, cuyo apellido es Lladró, apellido éste por lo demás bastante común en la zona conocida de L'Horta Nord (la comarca de la Huerta Norte comprende la ciudad de Valencia y pueblos de alrededor hasta la ciudad de Sagunto). Desde el principio de su actividad industrial los tres hermanos firmaban las piezas de porcelana que creaban con la estampación en la base las mismas de su apellido, con posterioridad procedieron al registro de su apellido como marca. A medida que el taller artesanal se les quedó pequeño construyeron su primera fábrica a cuyos efectos constituyeron una sociedad anónima con la conjugación de sus apellidos, y con posterioridad constituyeron otras sociedades con identidad de denominación social por cada fábrica nueva, así LLADRO DOLZ, S. A.; LLADRO, S. A.; LLADRO NOVA, S. A.; PORCELANAS LLADRO, S. A.; pues bien, en relación a esta última, que fue constituida en el año 1982 lo fue por tres personas ajenas a LLADRO y que no son ni han sido socios de ninguna de las mercantiles de la Organización LLADRO; sin embargo, se emitió certificado por la DGRN en el sentido de que "no figura inscrita la mencionada denominación" incumpliendo de este modo lo que prescribía el antiguo art. 144 del RRM en el sentido de: "no se podrá inscribir ninguna sociedad con razón o denominación social idéntica a la de otra compañía preexistente de cualquier clase inscrita en el registro que regula este artículo". Por ello, la cuestión que se suscita es la de si pueden ocurrir casos como el que les acabo de explicar y qué podría suceder cuando el peticionario-socio de la sociedad a constituir sea una persona física en que en alguno de sus apellidos aparezca, volviendo al caso de mi empresa, el de Lladró, pues bien, la respuesta me aventuro a dársela en el sentido de que el Registro Mercantil Central concederá la denominación social dado que concurren los requisitos establecidos en el vigente art. 366, apartado 1º del RRM, que establece que: "en la denominación de una Sociedad Anónima o de Responsabilidad Limitada o de una entidad sujeta a inscripción, no podrá incluirse total o parcialmente el nombre o pseudónomo de una persona sin su consentimiento. Se presume prestado el consentimiento cuando la persona cuyo nombre o pseudónimo forme parte de la denominación sea socio de la misma", y a pesar de la prohibición establecida en el art. 372 del mismo cuerpo legal cuando

establece: "1. No se podrán inscribir en el Registro Mercantil las Sociedades o Entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. 2. Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá Sociedades o Entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española." Y me baso en esta respuesta dado que el caso que les comento de mi empresa no es el primero, así tenemos, entre otros, el ejemplo de las entidades LOEWE, S. A., y LOEWE HERMANOS, S. A., que pertenecen a un mismo grupo accionarial y la entidad ENRIQUE LOEWE KNAPPE, S. A., de otros diferentes accionistas, entidades todas ellas que coexisten a pesar que, como dice el precitado art. 372, 2 del RRM, por notoriedad el Registrador debía conocer la existencia de las dos primeras sociedades y no haber otorgado certificado positivo para la constitución de la última sociedad citada. Hasta aquí he querido plantear la problemática que existe en el terreno de las denominaciones sociales y referido exclusivamente dentro de ámbito del Registro Mercantil Central y al que volveré posteriormente en las conclusiones de mi intervención. Uno de los elementos comunes más importantes de los signos distintivos, bien sea la marca, el nombre comercial o el rótulo es de que sirvan como elemento diferenciador en el mercado de productos o servicios idénticos o similares, pues bien, partiendo de esta premisa no puedo compartir la acepción mantenida en una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre si existe confusión o no entre las marcas LOEWE y ENRIQUE LOEWE KNAPPE en que textualmente se dice: "por ser notoria la marca es mejor conocida por el ciudadano medio, por lo que se hace mucho más difícil la confusión, con lo que la similitud entre marcas distintivas, ha de ser mucho mayor para crear error en el consumidor, en consecuencia, y en el presente caso el carácter de notoria de la marca de las actoras ha de valorarse en el sentido de existir una mayor igualdad para que exista incompatibilidad entre las utilizadas entre una y otra parte". Y digo que no puedo compartir esta afirmación, pues lo que se traduce de la misma es que se penaliza el hecho de tener una marca notoria (entiendo que en realidad se quiso decir marca renombrada), cuando la intención del legislador ha sido todo lo contrario, dado que la marca notoria lo es en la medida que el uso intenso de la misma ha logrado la difusión y conocimiento de la misma entre consumidores y competidores y la marca renombrada es aquella marca registrada de prestigio, tal como establece el apartado c) del art. 13 de la Ley de Marcas. Este prestigio lo da la calidad de los productos o servicios amparados por la marca y la publicidad realizada por el titular de la marca, por ello pretender que el uso de una marca compuesta con nombres y apellidos cuando uno de éstos es el mismo que el de una marca registrada con anterioridad, tratándose de los mismos productos y jugando con la grafía para producir confusión en el mercado y pretender que sea el consumidor quien determine por la importancia de la marca la diferencia entre una y otras es mucha pretensión, pues el nivel medio del consumidor no es tan elevado como se presume en la sentencia que les comento, y máxime en un país como el nuestro, que prima la compra de

las oportunidades. Para que se puedan ilustrar sobre esta cuestión les explicaré que don Enrique LOEWE KNAPPE, solicita del Registro como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento el signo ENRIQUE LOEWE KNAPPE. Todos ellos, tanto las marcas, el nombre y rótulo son denegados por el Registro, y lo recurre en vía contenciosa. Asimismo, para los mismos epígrafes solicita como marca, rótulo y nombre comercial que también recurre, al serle denegada, en vía contenciosa el signo EKL dentro de un círculo y bordeando su circunferencia su nombre y apellidos. El Tribunal Superior de Justicia en ambos casos ha dictado sentencia, y lo verdaderamente curioso del tema es que la denominativa ENRIQUE LOEWE KNAPPE declara la sala que sí es compatible en el mercado con la marca LOEWE; y la gráfica denominativa ELKENRIQUE LOEWE KNAPPE en un círculo, sí se confunde en el mercado, y por consiguiente confirman la resolución del Registro. Ambas sentencias están pendientes del Tribunal Supremo, la primera en apelación, por ser anterior a la reforma procesal; la segunda, en casación por entrar dentro de la reforma. Por vía civil, se dictó sentencia por parte del Juzgado de Primera Instancia, a favor de LOEWE, apelada a la Audiencia la revocan. En este proceso se atacan ambos grupos de marcas, nombres comerciales y rótulos, de denominativa y la gráfica denominativa. La sentencia a mi entender comete varios errores, mantenidos por algunas sentencias, que entiendo superado por una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1987 (Referencia Aránzadi 877/1988), en el pleito entre KISS y KISS-ME. Se basa el apelante, al que le imponen las costas por temerario, que la notoriedad de una marca debe conducir a menor rigor, dado que la marca notoria se protege por sí misma. Mas tal argumentación, dice la Sala, no puede ser compartida, pues en ningún momento la sentencia de instancia afirma que el carácter notorio de la marca oponente debe conducir a un mayor rigor en la observancia de la regla 1.ª del art. 124 del Estatuto, sino lo que afirma es que, a la semejanza entre las marcas se puede unir, a mayor abundamiento, el hecho de que se produzca un paralelismo entre los productos y, además, la notoriedad de la marca, lo contrario supondría introducir un elemento de incertidumbre en el mercado. Al hilo de esta argumentación, pero manteniendo la dictada por la Audiencia de Madrid en el caso de LOEWE les puedo citar una sentencia del Tribunal Supremo de 24 de enero de 1979 que enfrenta a las marcas LA LECHINESA con LA LECHERA. La sala entendió en este caso que dada la notoriedad de esta última, la confusión tendría que basarse en una acusada semejanza. Como vemos es otra opinión distinta a la anterior comentada. En vía penal existe la famosa sentencia de PACO RABANNE que considera elemento diferenciador el valor del producto o el del lugar en donde se vende. Volviendo al procedimiento civil de LOEWE se argumenta por el Juzgador de Instancia que tratándose de productos iguales es necesario desgranar todos y cada uno de los elementos que la componen, y destacando el de mayor resonancia. Por el contrario, la Audiencia utiliza el argumento de que deben ser contempladas en su conjunto y no separando y estudiando por separado cada uno de sus elementos. Por último, en relación a esta sentencia, aunque se pueda aplicar a muchas otras, sirva mi intervención para solicitar que en esta materia se procure una uniformidad de criterios, pues detrás de cada expediente se encuentra una cantidad importante de esfuerzo y dinero de mucha gente y de muchos puestos de trabajo. Para concluir, me permito lanzar una sugerencia para evitar confusiones entre signos distintivos y denominaciones sociales, y entiendo que se podría conseguir a través de una

intercomunicación entre la Oficina de Patentes y Marcas y el Registro Mercantil Central, nada difícil en esta época con tanta innovación tecnológica, solución ésta que ya se aplica en nuestros países vecinos como Francia y Portugal, así en Francia quisimos constituir una sociedad mercantil en 1987 con la denominación social de ORDAL FRANCE y no se pudo por existir ya registrada la marca internacional ERDAL; en cuanto a Portugal existe el Decreto-Ley 42/1989, de 3 de febrero, que crea una sección en el Registro de Compañías para que accedan al mismo las marcas registradas, con el objeto de evitar que se soliciten denominaciones sociales que puedan crear confusión con marcas ya registradas.