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Nota: Para este mdulo se necesitarn alrededor de una hora y media de estudio.

MDULO 1: IMPACTO MACROECONMICO DEL SISTEMA DE PATENTES

Objetivos

Una vez estudiado este mdulo, el estudiante podr: 1. 2. Explicar la relacin existente entre el sistema de patentes y el crecimiento econmico; Indicar las principales razones para patentar las invenciones, si la intencin es aprovecharlas al mximo, y Explicar el papel y las funciones del sistema de patentes a partir del estudio de dos casos concretos.

3.

pgina 2 INTRODUCCIN A. El impacto del sistema de patentes y de las patentes (desde una perspectiva macroeconmica) Patentes y competencia libre y leal del mercado

1.

Una patente es el derecho que el Estado concede a un inventor, facultndolo a oponerse, por un perodo de tiempo limitado, a que un tercero comercialice su invencin, a cambio de su divulgacin, de manera tal que los dems individuos puedan disfrutar de los beneficios que esta trae aparejados. La divulgacin de la invencin constituye, as, una importante contraprestacin en todo procedimiento de concesin de patente. Este equilibrio entre el inters del titular de un derecho de patente y el inters pblico ha sido objeto de debates recientemente en el marco de las polticas en materia de competencia, de promocin de las actividades de investigacin y de salud pblica. En tal sentido, es fundamental encontrar un adecuado equilibrio de intereses, tomando en consideracin el conjunto de polticas pertinentes y las circunstancias particulares de cada pas, como su contexto econmico, social y jurdico. Debido a la naturaleza del mencionado derecho de oposicin, cuando se hace alusin a las patentes se suele decir que constituyen monopolios. Sin embargo, si se mantiene un adecuado equilibrio, la mayora de los empresarios, los innovadores, y quienes tienen a su cargo la elaboracin de polticas y normas jurdicas en la materia estn de acuerdo en afirmar que las patentes no confieren necesariamente un poder monoplico a favor de sus titulares, y que la mayora de las prcticas comerciales en materia de patentes no se circunscriben o contribuyen, de manera irracional, a monopolizar los mercados. Los derechos de patentes no son monopolios legales en el sentido que a dicho trmino se le puede dar en el contexto del derecho antimonoplico.1 Diversos pases, tanto de regiones del mundo desarrollado como del mundo en desarrollo, estn adoptando o han adoptado sistemas de economa de mercado que permiten la libre competencia entre las empresas industriales y comerciales dentro de ciertos lmites establecidos por la ley. La libre competencia entre las empresas se considera que es el mejor mecanismo para satisfacer la oferta y la demanda del sistema econmico y para atender los intereses de los consumidores y de la economa en general. Sin embargo, all donde hay competencia, pueden producirse actos de competencia desleal. Este fenmeno se ha manifestado en todos los pases y en todo momento, independientemente de los sistemas polticos o sociales imperantes. A veces la competencia en el mbito econmico se ha comparado con la competencia deportiva, porque en ambos casos se presupone que debera ganar el mejor. En la esfera de la competencia econmica, quien gane debera ser la empresa que suministre el producto o preste el servicio ms til y eficaz en las condiciones ms asequibles (para al consumidor) y satisfactorias. Sin embargo, este resultado slo podr lograrse si todos los participantes actan de conformidad con un determinado conjunto de normas fundamentales. Las violaciones de las normas fundamentales de la competencia econmica pueden adoptar diversas formas, desde actos ilegales pero inofensivos (que pueden ser cometidos an por el empresario ms honesto y cuidadoso) a faltas malintencionadas, destinadas a perjudicar a los competidores o a engaar a los consumidores.

Comisin Federal de Comercio de los Estados Unidos de Amrica http://www.ftc.gov/os/annualreports/index.shtm

pgina 3 Las normas relativas a la prevencin de la competencia desleal y las relativas a la prevencin de las prcticas comerciales restrictivas (ley antimonopolio) estn relacionadas entre s: ambas tienen por objeto garantizar el eficaz funcionamiento de la economa de mercado. Sin embargo, lo hacen de diferentes formas: la ley antimonopolio se ocupa de preservar la libre competencia mediante la lucha contra las restricciones al comercio y los abusos del poder econmico, mientras que la ley de competencia desleal se ocupa de garantizar una competencia leal al obligar a todos los participantes a actuar ajustndose a las mismas normas. As y todo, ambas normativas son igualmente importantes, aunque en mbitos diferentes, y se complementan mutuamente. La competencia leal del mercado no slo se garantiza mediante la proteccin de los derechos de propiedad industrial. Existe una amplia gama de actos desleales, tales como la publicidad engaosa y la violacin de secretos comerciales, que generalmente no se abordan en las leyes especficas en materia de propiedad industrial. Por tal razn, resulta necesario contar con una legislacin relativa a la competencia desleal que complemente las leyes de propiedad industrial o que conceda cierto tipo de proteccin que esas leyes no pueden proporcionar. Para poder cumplir esta funcin, la legislacin en materia de competencia desleal debe ser flexible, y la proteccin que otorgue debe ser independiente de cualquier formalidad, como por ejemplo el registro. Especialmente, la legislacin en materia de competencia desleal debe ser capaz de adaptarse a toda nueva forma de comportamiento del mercado. No obstante, esa flexibilidad no conlleva necesariamente una falta de previsibilidad. 2. Polticas en materia de patentes y crecimiento econmico

Los encargados de elaborar polticas han ido comprendiendo paulatinamente la importancia que revisten las patentes as como la necesidad de formular polticas especficas para ese mbito. Durante el decenio de 1990, en un creciente nmero de pases se casos de poderes econmicos emergentes, en cuyo mbito, los encargados de la formulacin de polticas admitieron la funcin que desempea el sistema de propiedad intelectual (incluido el sistema de patentes) como elemento importante de la infraestructura institucional tendiente a incentivar la inversin privada en la investigacin y el desarrollo, especialmente en el mbito industrial y cientfico. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el debate nacional sobre cmo cumplir las obligaciones internacionales derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC incentivaron discusiones polticas respecto de diferentes cuestiones relativas a las patentes, sobre todo, en los pases en desarrollo, lo cual redund en un aumento del nivel de sensibilizacin de los encargados de formular polticas y del pblico en general respecto de las polticas en materia de patentes y de sus repercusiones econmicas y sociales. 3. El impacto econmico de las patentes

La informacin de que se dispone actualmente respecto de la importancia del sistema de patentes para el desarrollo econmico de un pas es an limitada. An no se ha difundido adecuadamente evidencia ostensible y comprobable de los beneficios econmicos atribuibles a la proteccin de la propiedad intelectual (P.I.) (incluida la proteccin por medio de patentes).2 Resulta difcil analizar la funcin que cumple el sistema de patentes en el proceso de desarrollo econmico de un pas debido a la complejidad que supone separar o escindir los efectos de la proteccin de la P.I. de otros factores que inciden en el desarrollo de las

Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global economy (Washington, D.C.: Institute for International Economics, Agosto de 2000).

pgina 4 economas. 3 As, al no disponerse de pruebas convincentes, han surgido diferentes teoras y argumentos. Algunos sostienen que la inexistencia de un sistema de proteccin de patentes, o una proteccin deficiente del mismo, estimula la transferencia de tecnologa y la adquisicin de conocimientos tecnolgicos a travs de la copia y la imitacin, mientras que otros argumentan que el sistema de patentes proporciona un mecanismo que fomenta la transferencia de tecnologa desde el exterior mediante la inversin directa o la concesin de licencias, y que sus efectos indirectos constituyen un medio eficaz para adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologas. Otros expertos sostienen que la funcin que cumple la propiedad intelectual en el desarrollo econmico probablemente dependa de cada caso en particular, en funcin de las diferencias entre las diversas industrias, y de las diferencias entre los diferentes pases. 4 Otros, sin embargo, afirman que la fortaleza o debilidad del sistema de propiedad intelectual tiene un fuerte efecto sobre la inversin extranjera directa (IED), 5 y que un bajo nivel de proteccin de la propiedad intelectual impedir que se realicen ciertos tipos de inversiones en las diferentes industrias. 4. Innovacin, investigacin y desarrollo y patentes

Las estadsticas en materia de patentes no constituyen prueba suficiente para explicar el nexo causal entre el sistema de patentes y el crecimiento econmico. Sin embargo, de acuerdo con el rgimen de inversiones comerciales en investigacin y desarrollo de los pases miembro de la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos (OCDE), existe, como mnimo, una fuerte correlacin entre el nivel de inversiones en el campo de la investigacin y el desarrollo y el nivel de actividad en torno a la solicitud de patentes (Ver grfico 1.1).

Fred Abbott, documento enviado por correo electrnico ( 28 de abril de 1998), Intellectual Property Rights and Economic Development. Abbot tambin expres: la proteccin de las patentes puede incidir sobre el desarrollo de la industria farmacutica de una manera diferente de la que incide sobre el desarrollo de la industria automotriz. Es probable que la proteccin de las patentes tenga un efecto diferente en el desarrollo de una economa recientemente industrializada respecto de una economa menos desarrollada. Markus, Intellectual Property Rights in the Global Economy, cuadro 4.9, 126 (Fuente: Mansfield, 1994).

pgina 5 Fuentes: OCDE y Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica6 Sin embargo, en los pases en desarrollo las solicitudes de patentes presentadas por sus residentes o las patentes concedidas a su favor (es decir, solicitudes o patentes nacionales) son escasas. Las patentes son mayoritariamente propiedad de residentes extranjeros. En la mayora de los pases en desarrollo, las solicitudes presentadas por los residentes representan tan slo entre el 1 y el 8% del total de las solicitudes presentadas. Por lo tanto, en los pases en desarrollo, la funcin que cumple el sistema de patentes es menos evidente para los usuarios nacionales. El hecho de que en esos pases se registre un bajo ndice de solicitudes de patentes por parte de sus nacionales y residentes puede obedecer a varios motivos, entre ellos la falta de una adecuada utilizacin del sistema por parte de las universidades y de las instituciones de investigacin locales.7

Lease: AU (Australia ), BE (Blgica), CA (Canad), CH (Suiza), DE (Alemania), DK (Dinamarca), ES (Espaa), FI (Finlandia), IE (Irlanda), IS (Islandia), IT (Italia), JP (Japn), KR (Repblica de Corea), MX (Mxico), NL (Pases Bajos), NO (Noruega), PL (Polonia), SE (Suecia), TR (Turqua), UK (Reino Unido), US (Estados Unidos) WIPO Patent Agenda Study by Mr. Getachew Mengistie, Acting Director General of the Ethiopian Intellectual Property Office, A/39/13 Add.1, puede consultarse en: http://www.wipo.int/documents/en/document/govbody/wo_gb_ab/doc/a_39_13add1.doc

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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE1: Explique la relacin entre el sistema de patentes de un pas y su crecimiento econmico.

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B.

El impacto de las patentes en la actividad comercial y en nuestra vida cotidiana

Las ideas innovadoras y creativas son la base de las empresas ms prsperas. Sin embargo, las ideas por s mismas tienen escaso valor. Deben desarrollarse, transformarse en productos o servicios innovadores y comercializarse con xito para que las empresas, especialmente las pequeas y medianas empresas (Pymes), disfruten los beneficios de su innovacin y creatividad. Las patentes pueden ser un instrumento fundamental para convertir ideas innovadoras e invenciones en productos competitivos que aumenten de manera significativa los mrgenes de ganancias. Las empresas tambin pueden valerse de las patentes como una forma de obtener ingresos por regalas mediante la concesin de licencias de invenciones patentadas a favor de otras empresas que tengan la capacidad para comercializarlas. Esto puede proporcionar a las empresas un flujo de ingresos generado por sus invenciones o las de sus empleados, sin necesidad de invertir en su comercializacin. Las razones que justifican la solicitud de una patente para proteger las invenciones se pueden resumir de la siguiente manera: derechos exclusivos - las patentes proporcionan derechos exclusivos que habitualmente permiten al titular de tal derecho usar y explotar la invencin durante veinte aos a partir de la fecha de presentacin de la solicitud de patente; Slido posicionamiento en el mercado - a travs de estos derechos exclusivos, se podr impedir que otras personas o empresas utilicen comercialmente la invencin patentada, reduciendo as la competencia y adquiriendo una posicin de preeminencia en el mercado; mayor rendimiento de las inversiones habida cuenta de que se ha invertido una considerable cantidad de tiempo y dinero en el desarrollo de productos innovadores, el titular del derecho podr, al amparo de estos derechos exclusivos, comercializar la invencin permitindole as obtener un mayor rendimiento de las inversiones realizadas; posibilidad de conceder una licencia o de vender la invencin si el titular de la patente decide no explotar la patente por sus propios medios, entonces podr venderla u otorgar una licencia a favor de otra empresa a fin de que la comercialice, constituyndose en una fuente de ingresos para su titular; aumento del poder de negociacin - si una empresa est gestionando la adquisicin de derechos para utilizar las patentes de otra empresa, por medio de un contrato de licencia, la cartera de patentes de la empresa compradora potenciar su poder de negociacin. Es decir, que sus patentes pueden resultar de gran inters para la empresa con la que se est negociando y se podra celebrar un acuerdo de concesin recproca de licencias mediante el cual, para expresarlo en trminos sencillos, ambas empresas podrn intercambiar sus respectivos derechos de patente; Imagen positiva de la empresa los socios, los inversores y los accionistas pueden considerar que las carteras de patentes son una expresin del excelente nivel de conocimientos tcnicos, especializacin y capacidad tecnolgica que posee una empresa. Ello puede resultar de utilidad al momento de captar inversiones, encontrar socios comerciales y aumentar el valor de mercado de la empresa;

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si una persona no patenta una invencin, otro individuo podr hacerlo - En la mayora de los pases (a excepcin de los Estados Unidos de Amrica), la primera persona o empresa que solicita la patente de una invencin obtendr el derecho a la patente. Esto en realidad significa que, si una persona no patenta sus invenciones o si el titular del derecho no patenta las invenciones de sus empleados, un tercero - que posteriormente podra haber desarrollado la misma invencin o una invencin equivalente podr patentar esa invencin y, por ende, tambin podr excluir legtimamente a la empresa del mercado del inventor inicial, limitar sus actividades a la continuacin del uso anterior, si la legislacin sobre patentes pertinente prev dicha excepcin, o solicitar el pago de regalas para utilizar su invencin; si una persona no patenta su invencin, sus competidores sacarn provecho de dicha situacin - Si el producto tiene xito, muchas otras empresas competidoras se vern tentadas de fabricar el mismo producto utilizando su invencin, pero sin tener que pagar regalas. Las grandes empresas podrn aprovechar las economas de escala para fabricar el producto con costos ms reducidos y competir a un precio de mercado ms favorable. Esto probablemente reducir de manera considerable la participacin de la empresa en el mercado en relacin con ese producto. Incluso las pequeas empresas competidoras pueden producir el mismo producto y a menudo venderlo a un precio inferior, ya que no tienen que recuperar los gastos en investigacin y en desarrollo en los que incurri la empresa titular de la invencin.

Pregunta de autoevaluacin

PAE 2: Explique las principales razones que justifican la solicitud de patentes para proteger las invenciones, si es que se desea potenciarlas.

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Anlisis de caso n 1 Desde sus humildes comienzos en 1946, como una pequea empresa con un personal de unos 20 miembros dedicada a la reparacin de fongrafos, la valiente decisin de obtener una licencia de patente cambi el destino de esta empresa. En 1952, el fundador de la empresa tom conocimiento de cierta informacin referida al patentamiento de una invencin de los Laboratorios Bell: el transistor. Se puso en contacto con la empresa Western Electric (WE) de los Estados Unidos de Amrica, que tena la titularidad de la patente, y obtuvo una licencia de la patente. En esa poca, el transistor se utilizaba solamente en los audfonos, y la empresa WE no vislumbraba ninguna posibilidad de obtener un mayor xito comercial mediante la aplicacin de la tecnologa de transistores. Motivada por la curiosidad de saber si esa pequea empresa era capaz de desarrollar algn dispositivo til a partir de la utilizacin del transistor, la empresa WE comparti con los ingenieros de la empresa informacin tcnica til sobre el transistor, tal como se haba acordado en el acuerdo de licencia de la patente. En 1955, la pequea empresa produjo y lanz al mercado su primera radio de transistores, que fue un gran xito. La exitosa comercializacin de un radio de transistores posibilit que esta pequea empresa (posteriormente rebautizada como Sony Corporation) ingresara en el mercado mundial de la electrnica.

Pregunta de autoevaluacin PAE 3: Explique la funcin del sistema de patentes que se analiz en este caso.

pgina 10 Anlisis de caso n 2 El Equipo de Autotransfusin de Emergencia ( EAT-SET) es el resultado de la labor inventiva del Dr. Oviemo Ovadje, mdico del Hospital Militar Ikoyi Lagos de Nigeria. La invencin consiste en facilitar la recuperacin de la sangre extrada del cuerpo durante las operaciones para luego volver a infundirla en el cuerpo del paciente tras un proceso de filtrado. El Dr. Ovadje inici el proyecto EAT-SET en 1989 con la exigua suma de 120 dlares estadounidenses. Con el apoyo del Gobierno de Nigeria, que proporcion las instalaciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, el proyecto atrajo la atencin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que suministr recursos financieros para la investigacin, el desarrollo y la experimentacin del proyecto. La Organizacin Mundial de la Salud particip del proyecto en calidad de organismo ejecutivo. El mrito de la invencin del Dr. Ovadje ha sido tambin reconocido por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organizacin para la Unidad Africana (OUA). En 1995, el Dr. Ovadje obtuvo la mencin de mejor cientfico africano y recibi la Medalla de Oro OMPI/OUA por su labor cientfica destinada a salvar la vida de muchas mujeres en los frecuentes casos de muerte por embarazo patolgico (gestacin ectpica). El Dr. Ovadje obtuvo la proteccin de su invencin por medio de una patente y el dispositivo EAT-SET ha sido protegido por medio de patentes en nueve pases extranjeros. En el mes de abril del ao 2001 se cre EAT-SET Industries. El objetivo principal de la creacin de la empresa consista en facilitar la comercializacin del dispositivo mdico EAT-SET. Si bien an se encuentra en su fase inicial, la empresa ya ha suscitado el inters de varios inversionistas pblicos y privados y las inversiones realizadas hasta la fecha han ascendido a casi 100.000 dlares estadounidenses. El Dr. Ovadje considera que las patentes obtenidas por EAT-SET Industries han sido fundamentales para aumentar la confianza de los inversores. Segn el Dr. Ovadje, los inversores estn dispuestos a invertir alrededor de un milln de dlares en la empresa.

Pregunta de autoevaluacin PAE4: Cules son las funciones del sistema de patentes que podramos aprender de este caso?

Nota: Para este mdulo se necesitar alrededor de 2 horas y media de estudio. Si dispone de menos tiempo, se recomienda realizar una pausa luego de la primera seccin.

MDULO 2: LA SOLICITUD DE PATENTE


Objetivos
Una vez estudiado este mdulo, el estudiante podr: 1. Indicar qu materias son patentables y las condiciones para obtener su proteccin por medio de patentes; 2. Exponer en un prrafo las principales etapas del procedimiento para la presentacin de una solicitud de patente; 3. 4. 5. Enumerar las partes ms importantes de una solicitud de patente; Explicar las funciones de las diferentes partes de una solicitud de patente; Describir, en trminos generales, cmo est estructurada una solicitud de patente;

6. Explicar la utilidad del cdigo de Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) en lo tocante a la bsqueda de patentes y la funcin que desempea la OMPI en el proceso de armonizacin de la clasificacin de las patentes y en la bsqueda de informacin, a nivel internacional; 7. Hallar los procedimientos vigentes en varios pases para solicitar una patente e informarse sobre qu tipo de exmenes se llevan a cabo; 8. 9. Exponer en 100 palabras los usos alternativos de las solicitudes de patente, y Encontrar una solicitud de patente utilizando su nmero.

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A.

Antecedentes:

En el Mdulo 1 se indic que una patente es el derecho que concede el Estado a un inventor, facultndolo a oponerse, por un perodo de tiempo limitado, a que un tercero comercialice su invencin, a cambio de su divulgacin de manera tal que los dems individuos puedan disfrutar los beneficios que esta trae aparejados. Esto significa que las patentes recompensan al inventor otorgndole un determinado territorio respecto de una invencin que se reivindica como una contribucin completamente nueva al conocimiento tecnolgico humano. En otras palabras, el derecho de patente no debera proteger el conocimiento que ya se encuentra en el dominio pblico, o que pertenece a otra persona. Slo debe abarcar la esfera que sea realmente novedosa, y que no habra existido sin la significativa contribucin inventiva del inventor. 1. Solicitudes de patente

Durante siglos, en muchos pases, los derechos de patente surgen a partir de una decisin positiva del Estado de conceder una patente. Para poder tomar esta positiva decisin, los pases han venido realizando ciertos tipos de exmenes para comprobar que las solicitudes de proteccin de patentes sean vlidas y legtimas. 1.1 Breve anlisis de la materia patentable

En primer lugar, para ser susceptible de proteccin por medio de una patente, la invencin debe comprender una materia patentable. En segundo lugar, no todos los productos nuevos o los resultados de una investigacin renen las condiciones para que se los considere de forma automtica como una invencin. Cabe destacar que existen varios principios de derecho y principios basados en la legislacin positiva que se aplican a las solicitudes de patente antes de concederlas. El primer tratado internacional en el que se definieron tales prescripciones es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En cierta forma, en casi todas las legislaciones nacionales de patentes existan ciertos principios y exmenes de patentabilidad comunes que se han venido aplicando durante siglos de existencia del derecho de patentes, con el fin de limitar las solicitudes de patentes a aquellos tipos especficos de invenciones que tengan la capacidad de aportar un beneficio tangible para la sociedad. A raz de ello, no todas las invenciones son patentables. Para ser susceptible de proteccin por medio de una patente, el objeto de la invencin debe ser una materia patentable. La materia patentable es establecida por ley, y generalmente se la suele definir en relacin con excepciones a la patentabilidad; la regla general es que las invenciones en todos los campos de la tecnologa sern susceptibles de proteccin por medio de patentes. Como se ha explicado anteriormente, el Acuerdo sobre los ADPIC establece un conjunto mnimo de normas que los pases deberan considerar al administrar y proteger la propiedad intelectual. En el artculo 27 del Acuerdo de los ADPIC se define la materia patentable. http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_04c_s.htm). Es importante sealar que, como ocurre en la mayora de las reas del derecho, la materia patentable se define mediante la determinacin de aquellas reas que pueden excluirse de la patentabilidad. La naturaleza de las invenciones, en el sentido de hacer algo que no se ha hecho antes, tal vez no sea de fcil determinacin en todo momento. Los recientes avances tecnolgicos, por ejemplo, han abierto la puerta a muchos tipos de novedosas invenciones que

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eran impensadas muchos aos atrs, cuando la sociedad instaur el rgimen de patente. Por lo tanto, el alcance de la materia patentable es amplio.

Los descubrimientos de materias o sustancias preexistentes en la naturaleza; Las teoras cientficas o los mtodos matemticos; Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas y animales, que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos; Planes, principios o mtodos, como los que se utilizan para realizar actividades comerciales, los actos puramente intelectuales o las actividades ldicas; Los mtodos de tratamiento para seres humanos o animales, o los mtodos de diagnstico practicados en las personas o en los animales (pero no los productos utilizados en tales mtodos).

En el Acuerdo sobre los ADPIC (artculo 27.2) se especifica adems que los miembros podrn excluir de la proteccin por patentes a cierta clase de invenciones, por ejemplo, aquellas cuya explotacin comercial pudiera resultar contraria al orden pblico o la moralidad. Los Miembros podrn excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacin comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden pblico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daos graves al medio ambiente, siempre que esa exclusin no se haga meramente porque la explotacin est prohibida por su legislacin. Por ejemplo, un pas podra decidir que, aun cuando un nuevo mtodo para eliminar el oxgeno del medio ambiente se hubiese concebido para un uso determinado, fuese novedoso, entraase una actividad inventiva y fuese til conforme a su derecho de patentes, no conceder la proteccin de patentes a esa invencin. As, tal vez existan preocupaciones de poltica respecto de que determinadas invenciones, como ser los productos extremadamente peligrosos (para la humanidad), o los mtodos quirrgicos, que podran retrasar o poner en peligro la prestacin de un tratamiento mdico, causando as una perturbacin del orden pblico. En tales casos, los legisladores podran considerar que prohibir la explotacin comercial de esas patentes podra ser menos importante para la sociedad que los beneficios que se derivaran de la proteccin por patentes de esas invenciones. 1.2. Patentabilidad Con respecto a la patentabilidad de las invenciones en todos los campos de la tecnologa (artculo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC), el derecho de patentes de la mayora de los pases establece tres condiciones fundamentales para determinar si una invencin es susceptible de proteccin por medio de patentes. Estas condiciones se abordarn de manera detallada en el Mdulo 4. En forma resumida, en el Acuerdo sobre los ADPIC se establece que el objeto de una invencin debe comprender una materia patentable y debe ser: nueva (o novedosa); implicar una actividad inventiva (que sea nueva o no evidente), y susceptible de aplicacin industrial (o que tenga utilidad, o que sea til)

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Adems, la mayora de los pases exigen que la divulgacin de la invencin que se realiza mediante la solicitud de patente cumpla determinadas condiciones. A continuacin se expone una breve descripcin de los requisitos que debe reunir la divulgacin de la informacin tcnica.

1.3. Divulgacin de la informacin tcnica de una invencin La divulgacin pblica de las invenciones es uno de los aspectos ms importantes de la patentabilidad. Esencialmente, los Estados conceden al inventor un derecho de patente, generalmente por el plazo de 20 aos, slo si la invencin se divulga adecuadamente en la solicitud de patente. A cambio de la concesin de estos derechos por un plazo limitado, en la solicitud se deber divulgar la invencin de una manera lo suficientemente clara para que las personas capacitadas en la tcnica de que se trate puedan llevar a cabo la invencin. Los derechos de patente se conceden a los inventores con el fin de fomentar la investigacin, el desarrollo y la innovacin en el mbito de la industria. Esto generalmente permite que otros investigadores puedan utilizar la invencin en sus propias investigaciones y que la invencin est disponible para fines educativos, aun durante la vigencia del derecho conferido por la patente. Esta divulgacin de la informacin tcnica, que consiste en una descripcin del procedimiento para llevar a la prctica la nueva tecnologa, debe realizarse ante la correspondiente oficina de patentes, como parte de la solicitud de patente. Por lo general, la divulgacin tcnica se pone a disposicin del pblico 18 meses despus de presentada la solicitud. Asimismo, cada vez es ms frecuente que se incorpore toda la informacin sobre los procedimientos de solicitud y las solicitudes de patentes en bases de datos pblicas, siendo ahora posible acceder a gran parte de esa informacin directamente por medio de la Internet.

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Pregunta de autoevaluacin

PAE 1: Podra proporcionar dos ejemplos del tipo de materias que generalmente no son patentables? Cul es el tratado internacional que ha servido en los ltimos aos como fuente de orientacin en relacin con la cuestin de la materia patentable?

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Pregunta de autoevaluacin

PAE 2: Podra mencionar tres caractersticas que debe poseer una invencin para que el inventor pueda solicitar su proteccin por medio de patentes?

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2.

Las diferentes partes de una solicitud de patente

La solicitud de patente por lo general consta de un ttulo o exordio, una memoria descriptiva, una o ms reivindicaciones, un resumen y uno o ms dibujos, si fuesen necesarios para una mejor comprensin de la invencin. En la solicitud de patente tambin se debe precisar la identidad del inventor/es y el fundamento jurdico del derecho del solicitante. el ttulo o exordio, en donde figura la peticin consistente en obtener una patente as como una serie de detalles, como por ejemplo, el ttulo de la invencin, el nombre y el domicilio del solicitante, los datos de su representante, si lo tuviese, y dems datos similares; la Memoria descriptiva contiene la descripcin detallada de la invencin y deber incluir obligatoriamente determinada informacin preestablecida, expuesta en un orden especfico; en las reivindicaciones se establecen la materia para la cual se solicita la proteccin y se determina el alcance de la patente. Los contenidos divulgados en la descripcin pero que no figuren en las reivindicaciones pasarn a formar parte del dominio pblico. Como regla general, cada reivindicacin debe ser clara y concisa, debe estar respaldada por una descripcin y ser presentada en la forma prescrita; El resumen sirve simplemente como informacin tcnica; particularmente, no se tendr en cuenta a los fines de interpretar las reivindicaciones. Pregunta de autoevaluacin PAE 3: Cules son las partes principales de una solicitud de patente?

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3.

Procedimiento en materia de presentacin de solicitudes de patente

La primera etapa que debe cumplirse para obtener una patente consiste en la presentacin de una solicitud de patente ante una Oficina de Patentes. Para redactar correctamente una solicitud de patente y para llevar adelante la tramitacin de dicha solicitud ante la Oficina competente, se tiene que estar familiarizado tanto con la tecnologa como con la legislacin aplicable. Por lo tanto, aunque en determinados casos es posible presentar una solicitud de patente sin la ayuda de un abogado especializado en patentes, es sumamente recomendable consultar a un profesional no slo para la redaccin de la solicitud sino tambin para que realice una investigacin ante la Oficina de Patentes (si Ud. est interesado en obtener mayor informacin sobre la redaccin de una patente, tal vez le resulte til visitar el sitio Web de la Academia de la OMPI a los fines de consultar el curso de redaccin de solicitudes de patentes). Algunos pases exigen que las personas que no tengan un domicilio en ese pas deben contar con la representacin de un abogado de patentes habilitado para actuar ante la Oficina.

Es sumamente importante no revelar la invencin al pblico antes de presentar la solicitud de patente, ya que en muchos pases esa divulgacin podra destruir la novedad de la invencin. Una vez que la Oficina de patentes ha recibido una solicitud, por lo general, adopta una serie de medidas previas a la concesin la patente. En tal sentido, existen tres actividades fundamentales, a saber: examen de las formalidades, examen de fondo y concesin y publicacin de la patente.

En cada uno de estas etapas, el procedimiento habitual es que se entable un dilogo, principalmente por escrito, entre el examinador de la Oficina de patentes y el solicitante. El agente de patentes acta como un intermediario, dado que recibe las comunicaciones de la Oficina de Patentes, asesora al solicitante respecto de las medidas adecuadas que deben adoptarse, recibe instrucciones del solicitante, y responde en consecuencia a las comunicaciones de la Oficina. 3.1. El examen de las formalidades: Consiste en verificar si la solicitud contiene toda la informacin pertinente desde un punto de vista formal y si se ha presentado cualquier otra documentacin necesaria. Entre las formalidades figuran el pago de la tasa aplicable, y la documentacin correspondiente de la solicitud. Al solicitante se le otorgar la oportunidad de subsanar los errores que se detecten durante el examen de las formalidades y, si esos errores no se subsanan dentro de un plazo determinado, la Oficina de Patentes denegar la solicitud. 3.2. El examen de fondo: Su finalidad es garantizar que, antes de conceder una patente, la solicitud cumpla los requisitos de patentabilidad, entre ellos, la novedad, la actividad inventiva y la aplicacin industrial. El solicitante tiene la oportunidad de subsanar cualquier objecin que se plantease durante el examen de fondo. Empero, no todas las oficinas de patentes llevan a cabo un examen de fondo respecto de las solicitudes. En muchos pases, las

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oficinas de patentes simplemente conceden las patentes sobre la base del examen de las formalidades y del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la invencin reivindicada no se encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la efectiva validez de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad slo pueden ser verificados por los tribunales en los casos de que se planteen controversias al respecto. En funcin del procedimiento de examen que establezca la legislacin en la materia, se llevar a cabo una bsqueda a fin de determinar el estado de la tcnica en el mbito especfico al que se refiere la invencin. En el derecho de patentes, el estado de la tcnica hace referencia a los documentos publicados y a los conocimientos generales de que se dispone en el campo tecnolgico relacionado con la invencin antes de la fecha de prioridad de la solicitud de patente. Esta bsqueda es independiente del examen de fondo, y se realiza en forma previa o simultnea al examen. Al realizar la bsqueda, la Oficina de Patentes revisa su coleccin de documentos para determinar si existe documentacin en la que se describe una solucin igual o similar a la que figura en la solicitud. La bsqueda se realiza en una coleccin de documentacin de patentes que est principalmente ordenada por cdigos de bsqueda de acuerdo con cada esfera tecnolgica especfica, como es el caso de la coleccin catalogada por medio de la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP). (Vase ms adelante, el grfico 1, en el punto Publicacin y Cdigo de Clasificacin). Mediante la utilizacin de estos cdigos, el examinador de patentes podr buscar en todos los documentos pblicos existentes de las bases de datos correspondientes. Estos documentos de patentes pueden complementarse con artculos de revistas tcnicas y con algn documento ajeno al mbito de las patentes. Esta es una coleccin completa de documentos que se conoce, por lo general, como archivo de bsqueda. La bsqueda propiamente dicha comprender primero todas las esferas tcnicas que tengan relacin directa con la invencin y, posiblemente, luego tendr que ampliarse a otros sectores anlogos, si bien la necesidad de recurrir a esa ampliacin debe ser juzgada por el examinador en cada caso en particular. Al final de esta seccin figura un breve esquema en el que Ud. podr examinar en ms detalle el mtodo de la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP), que tambin puede consultarse en: http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html. La finalidad de la CIP consiste en clasificar la tecnologa de una manera uniforme para facilitar la bsqueda de documentos de patente mediante la utilizacin del sistema de clasificacin de la CIP. Como se seal anteriormente, una de las etapas esenciales del proceso de tramitacin de una patente es la bsqueda del estado de la tcnica en documentos publicados para determinar si una invencin rene los requisitos legales de patentabilidad, tales como la novedad y la actividad inventiva. La CIP constituye un sistema uniforme de clasificacin de la tecnologa que permite una bsqueda eficaz del estado de la tcnica en los documentos publicados. Sin la CIP, la bsqueda del estado de la tcnica sera una tarea compleja y sus resultados poco fiables.

3.3. Concesin de una patente sobre la base de la solicitud: Cuando el procedimiento de examen haya finalizado con una conclusin favorable para el solicitante, y en la hiptesis de que no se haya presentado ninguna oposicin o que la oposicin que se hubiese presentado ha sido rechazada, la Oficina de Patentes conceder la patente sobre la base de la solicitud presentada. En el registro de patentes se inscribir la descripcin detallada de la patente, y se har entrega al solicitante de un certificado de concesin. Adems, la Oficina de Patentes publica la patente para su inspeccin y estudio por el pblico. En varios pases, a fin de

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asegurar la difusin anticipada de la informacin tcnica contenida en las solicitudes de patentes, las solicitudes de patente se publican 18 meses despus de la fecha de presentacin (o de la fecha de la prioridad). Ejercicio 1: En esta etapa de sus estudios, por favor consulte el sitio en Internet o comunquese con la oficina nacional de patentes encargada de tramitar las solicitudes de patente en su pas. Investigue y describa qu tipo de exmenes se realizan en su pas en el marco de un proceso de solicitud de patente. La lista de sitios Web que figuran en la siguiente direccin: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp no es exhaustiva, pero podra resultar de utilidad para este ejercicio . Presente la informacin obtenida a su tutor.

Es importante que toda persona que solicite una patente conozca la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP). La CIP es un sistema de clasificacin jerrquica que abarca todos los campos de la tecnologa y resulta indispensable para consultar de manera eficaz el estado de la tcnica o la informacin sobre patentes anteriores. La CIP se revisa peridicamente para adecuarla a la evolucin tecnolgica y para garantizar una clasificacin de patentes y una herramienta de bsqueda ms adaptadas a las necesidades del usuario y de fcil acceso, tanto para los especialistas en la materia como para los que no lo son.

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Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.html

En el Arreglo de Estrasburgo (de 1971 vase http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/ relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes se prev una clasificacin comn de las patentes de invencin, incluidas las solicitudes de patentes publicadas, los modelos de utilidad y los certificados de utilidad. La Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) es un sistema jerrquico en el que todo el sector de la tecnologa se divide en una serie de secciones, clases, subclases y grupos. Este sistema es indispensable para la bsqueda de documentos de patente cuando se procura determinar la novedad de una invencin o el estado de la tcnica de un determinado sector de la tecnologa. La clasificacin se revisa peridicamente con el fin de mejorar el sistema y adecuarla al desarrollo tcnico. La octava y actual edicin de la CIP, entr en vigor el 1de enero de 2006. La organizacin en secciones y subsecciones de la tecnologa es una buena fuente de informacin para toda persona que solicite una patente, ya sea en el mbito nacional o internacional, y resulta necesaria para establecer si la invencin es novedosa o de propiedad de un tercero o si es reclamada por ste. Ocho secciones que combinan y clasifican toda la tecnologa: SECCIN A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA SECCIN B TCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES SECCIN C QUMICA; METALURGIA SECCIN D TEXTILES; PAPEL SECCIN E CONSTRUCCIONES FIJAS SECCIN F MECNICA; ILUMINACIN; CALEFACCIN; ARMAMENTO; VOLADURA SECCIN G FSICA SECCIN H ELECTRICIDAD SECCIN A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA ACTIVIDADES RURALES A 01 AGRICULTURA; SILVICULTURA; CRA; CAZA; CAPTURA; PESCA ALIMENTACIN; TABACO

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A 21 COCCIN EN HORNO; EQUIPAMIENTO PARA LA PREPARACIN O EL TRATAMIENTO DE LA MASA; MASAS PARA COCER EN HORNO A 22 CARNICERA; TRATAMIENTO DE LA CARNE; TRATAMIENTO DE LAS AVES DE CORRAL O DEL PESCADO A 23 ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS; SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES A 24 TABACO; PUROS; CIGARRILLOS; ARTCULOS PARA FUMADORES OBJETOS PERSONALES O DOMSTICOS A 41 VESTIMENTA A 42 SOMBRERERA A 43 CALZADOS A 44 MERCERA; JOYERA A.45 OBJETOS DE USO PERSONAL O ARTCULOS DE VIAJE A.46 CEPILLERA A 47 MOBILIARIO (instalacin o adaptacin de asientos para los vehculos B60N); ARTCULOS O APARATOS DE USO DOMSTICO; MOLINILLOS DE CAF; MOLINILLOS DE ESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL (escaleras de mano E06C de la CIP) SALUD; SALVAMENTO; DIVERSIONES A 61 CIENCIAS MDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE A 62 SALVAMENTO; LUCHA CONTRA INCENDIOS (escaleras E06C de la CIP) A 63 DEPORTES; JUEGOS; DISTRACCIONES SECCIN B- TCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES (cont. para las ochos secciones de tecnologa) Por favor visite http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8trans/es/ipcpub/?lang=es&menulang=En

Ejemplo 1 Mdulo 2: Un agricultor, que ha estado utilizando un determinado mtodo de fertilizacin para los excelentes productos agrcolas que ha venido produciendo y vendiendo en el mercado local, podra pedirle asesoramiento respecto de la viabilidad de patentar un fertilizante especial que haba estado desarrollando, y que podra contribuir a mejorar la calidad de sus productos an ms. Lo primero que debera aconsejarle al agricultor es que resulta preciso mantener su mtodo en secreto hasta que Ud. rena ms informacin al respecto (incluso, si l le ha revelado informacin confidencial, Ud. hasta podra tener que firmar un acuerdo de confidencialidad). El primer sitio en el cual Ud. podra verificar si el supuesto nuevo mtodo ya es conocido o si existe un mtodo similar en el mercado podra ser la base de datos pblica para la bsqueda de patentes de la OMPI, ingresando en http://www.wipo.int/pctdb/es/. Adems de utilizar palabras clave generales, que podran conducirlo a documentos de patentes que revistan poco importancia para su bsqueda, Ud. tambin tiene la posibilidad de realizar una bsqueda especfica en la categora de la CIP correspondiente a Agricultura-Necesidades corrientes, especificando adems la clase, la subclase y el Grupo en virtud de la CIP. En

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la base de datos para la bsqueda de patentes del PCT, Ud. puede escribir A 01C-15/00 o A 01C-21/00 en el campo correspondiente a Clasificacin Int. (Clasificacin Internacional). Con esto accedera a los documentos de patente que se han presentado en esta categora. Si el mtodo es realmente nuevo, Ud. podra decidir aconsejarle al agricultor que presente una solicitud ante la oficina nacional de patentes, al tiempo que mantiene la informacin en secreto hasta el depsito de la solicitud de patente. Seccin A necesidades corrientes de la vida Subseccin Actividades rurales Clase A01 agricultura; silvicultura; cra; caza; captura; pesca Subclase A01C plantacin; siembra; fertilizacin Grupo principal 15/00 Distribuidores de abono Grupo principal 21/00 Mtodos de fertilizacin 4. Fecha de presentacin

Tal como se analizar en los Mdulos 3 y 4, la fecha de presentacin de una patente reviste una gran importancia dentro del esquema general. Antes de proceder a realizar el examen de las formalidades de la solicitud, se comprueba que se hayan cumplido todos los requisitos necesarios para otorgarle a la solicitud una fecha de presentacin. Esta comprobacin es fundamental ya que si no se ha establecido una fecha de presentacin, la solicitud se tendr por no presentada, y se la desestimar sin ms. La fecha de presentacin constituye la fecha a partir de la cual se computan determinados actos, como el perodo de validez de la patente y, en su caso, la fecha de prioridad de cualquier solicitud que se realice posteriormente en otro pas. En el marco del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (incorporado tambin en el Acuerdo sobre los ADPIC) es posible reivindicar la prioridad en otros pases si se presenta una solicitud en un pas miembro del Convenio respecto del mismo derecho de patente dentro del plazo de un ao (12 meses - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html - P83_6610. Este derecho suele conocerse como prioridad del Convenio y se lo describe con ms detalle en los Mdulos 3 y 4. Por ejemplo, si una persona present en su pas su primera solicitud de patente en enero de 2005, dispondra entonces de doce meses para presentar las solicitudes en los pases que fuesen de su inters, y dichas solicitudes tendran la misma fecha de su primera presentacin en enero de 2005, lo que significa que dicha persona obtuvo una fecha de prioridad. La fecha de presentacin (o fecha de prioridad) tiene singular importancia para determinar el estado de la tcnica pertinente al momento de evaluar la novedad y la actividad inventiva. La fecha de presentacin suele ser la fecha en que la Oficina de Patentes ha recibido una solicitud de patente completa y que posee al menos los siguientes elementos mnimos: una indicacin expresa o implcita de que los elementos presentados revisten el carcter de una solicitud de patente; indicaciones que permitan establecer la identidad del solicitante o que le permitan a la Oficina ponerse en contacto con el solicitante, y una parte que, a primera vista, tenga las caractersticas de una memoria descriptiva. No todos los elementos anteriormente mencionados son siempre necesarios para obtener una fecha de presentacin de la solicitud. Sin embargo, es recomendable presentar en un principio una solicitud de patente completa.

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En todo caso, el solicitante podr cumplir posteriormente, dentro de ciertos lmites, con los dems requisitos exigidos para una solicitud completa, sin perder la fecha de presentacin.

5.

Ejemplo de solicitudes de patente (solicitudes de oficinas de patente nacionales y regionales)

5.1. Ejemplo de una solicitud de patente nacional (grfico 1) (Fuente: Patent Fetcher TM)

Titulo de la invencin

Nmero de la patente

Inventores

Fecha de publicacin

Cesionario (titular del derecho de patente)

Fecha y nmero de solicitud de esta patente

Cdigo de Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) y clasificacin de la materia patentable de los Estados Unidos, para asistir en la bsqueda del estado de la tcnica

Fecha presentacin de solicitudes anteriores que pueden dar lugar a fechas de prioridad anteriores respecto de todas o de algunas reivindicaciones

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5.2 Ejemplo de una solicitud de patente nacional (grfico 2) http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=en_EP (nmero de solicitud de patente GB2266045)

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5. 3 Ejemplo de solicitud de patente regional (grfico 3) http://oa.espacenet.com/search97cgi/s97_cgi.exe?Action=FormGen&Template=oa/ en/home.hts (nmero de solicitud de patente OA12815)

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5. 4 Ejemplo de solicitud de patente regional (grfico 4) http://ep.espacenet.com/numberSearch?locale=en_ep (nmero de solicitud de patente)

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5.5

Ejemplo de solicitud de patente en virtud del PCT (grfico 5) http://www.wipo.int/pctdb/es/ (nmero de solicitud de patente WO2005/042570)

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(Continuacin del grfico 5)

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En los cinco ejemplos anteriores, en las solicitudes de patente se consignan listas de referencias a otros documentos, y de los pases en los cuales se solicita la proteccin por medio de patentes. Hemos proporcionado, a modo de ejemplo, la documentacin correspondiente a las reivindicaciones de la patente WO2005/042570. Las reivindicaciones de los otros tres documentos forman parte de su prxima tarea. Tarea 2: Para ver la seccin de reivindicaciones de las patentes correspondientes a los ejemplos de los grficos 1 a 5, por favor utilice el nmero de patente que figura en la direccin URL que se indica en la parte superior de cada pgina. Tambin es posible utilizar la pgina de Google en la Internet para acceder a las solicitudes de patentes depositadas en los EE.UU., consignando simplemente el nmero del documento de la patente. Esto le ayudar a familiarizarse con la bsqueda de documentos de patentes. Imprima las reivindicaciones de los documentos de patente e inclyalas en su carpeta de estudios o libreta de notas. En los Mdulos 4 y 5 Ud. obtendr una mayor comprensin respecto de las Reivindicaciones de una solicitud de patente y de sus efectos jurdicos. Tal como se observ al analizar las solicitudes de patentes, en dichos instrumentos se mencionan las invenciones anteriores que se han considerado pertinentes para esa solicitud en particular. Segn la Oficina que lleve a cabo el examen de la solicitud de patente y el procedimiento de concesin, las solicitudes de patente se publican (con algunas modificaciones) en igual forma que las patentes concedidas, con determinados cdigos establecidos por la Oficina de Patentes. Si Ud. realiz la bsqueda solicitada en la Tarea 2 y ha encontrado las solicitudes de patente completas, advertir que las solicitudes de patentes son especficas y concisas respecto del mbito de la invencin al que se refieren, debido a las diferentes etapas de evaluacin y al examen de fondo al que son sometidas, tanto por el solicitante, por la Oficina de patentes como por terceros, versados en el tipo de invencin que se reivindica. A raz del caudal de informacin que figura en las solicitudes de patente, estas ofrecen diversas utilidades para el pblico, para los examinadores de patentes y para los inventores. Los documentos de patentes constituyen un breve anuncio de nuevos conocimientos, una fuente de informacin en virtud de la cual la Oficina de patentes podr determinar si est en presencia de una nueva invencin, tambin constituyen la base para la celebracin de acuerdos de licencia (por parte del inventor), una herramienta de enseanza (que puede ser utilizada por el pblico en general y las instituciones educativas), un mtodo de examen de las nuevas tendencias o de tendencias similares en las nuevas tecnologas y, una herramienta para el anlisis de las esferas viables de inversin comercial (por parte de los inversores), etctera. Es importante sealar que hasta hace algunos aos, las solicitudes de patentes no estaban disponibles en forma electrnica. En la era de la informacin, las solicitudes, sus procedimientos, y las patentes concedidas son ms accesibles debido al avance de las tecnologas y de los servicios en lnea. Ms an, existen varias empresas en Internet que se especializan en la bsqueda y el anlisis de patentes.

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Pregunta de autoevaluacin PAE 4: Cul es la principal razn por la cual el examinador de patentes debe efectuar la bsqueda de documentos de patentes?

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Pregunta de autoevaluacin

PAE 5. Cules son las partes principales de una solicitud de patente y cules son sus principales funciones?

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Mdulo 2: Resumen Es sumamente importante no revelar la invencin al pblico antes de la presentacin de la solicitud de patente, ya que en muchos pases esa divulgacin podra destruir la novedad de la invencin. La primera etapa para obtener una patente consiste en la presentacin de una solicitud de patente ante una Oficina de Patentes. Es importante saber que no toda invencin es susceptible de obtener una proteccin por patente. Una invencin debe encuadrarse en el mbito de una materia patentable. Entre las materias que pueden ser excluidas de la patentabilidad figuran: los descubrimientos de las materias o las sustancias preexistentes en la naturaleza las teoras cientficas o mtodos matemticos; las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas y animales, que no sean procedimientos no biolgicos o microbiolgicos; planes, principios o mtodos, como aquellos que se utilizan para realizar actividades econmicas, los actos puramente intelectuales o las actividades ldicas; los mtodos de tratamiento para los seres humanos o los animales, o los mtodos de diagnstico practicados en las personas o los animales (pero no los productos utilizados en este tipo de mtodos); cierto tipo de invenciones que contravengan el orden pblico o la moralidad (artculo 27.2 de los ADPIC).

Con respecto a la patentabilidad de las invenciones en todos los campos de la tecnologa, hay tres aspectos fundamentales que determinan si una invencin es susceptible de proteccin por patente. A tales fines, la invencin debe ser: nueva (o novedosa); implicar una actividad inventiva (que sea nueva o no evidente), y susceptible de aplicacin industrial (o que tenga utilidad, o que sea til)

Adems, en la solicitud se deber divulgar la invencin de una manera lo suficientemente clara para que las personas capacitadas en la tcnica de que se trate puedan llevar a efecto la invencin. Generalmente, la divulgacin tcnica se pone a disposicin del pblico 18 meses despus de presentada la solicitud. Asimismo, cada vez es ms frecuente que se incorpore en las bases de datos pblicas toda la informacin sobre los procedimientos de solicitud y las solicitudes de patentes depositadas, siendo ahora posible acceder a la mayor parte de esa informacin directamente a travs de la Internet. El sitio Web de la OMPI para la bsqueda de patentes que figura en http://www.wipo.int/pctdb/es/ constituye un buen ejemplo en dicho sentido. Una vez que la Oficina de patentes ha recibido una solicitud, por lo general, adopta una serie de medidas previas a la concesin la patente. En tal sentido, existen tres actividades fundamentales, a saber:

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examen de las formalidades, examen de fondo y concesin y publicacin de la patente.

Es importante que conocer el tipo de examen que lleva a cabo una Oficina de Patentes determinada, tanto para presentar una solicitud de patente como para verificar el estado de otra solicitud de patente, si la materia resulta de su inters. Esto es as, debido a que no todas las Oficinas de Patentes realizan un examen de fondo. En muchos pases, las oficinas de patentes simplemente conceden las patentes sobre la base del examen de las formalidades y del cumplimiento de ciertos requisitos como, por ejemplo, que la invencin reivindicada no se encuentre excluida de la materia patentable. En esos sistemas, la efectiva validez de la patente y el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad (la cuestin de fondo) slo es objeto de verificacin por parte de los tribunales en los casos en que se plantean controversias al respecto. Algunas oficinas de patentes llevarn a cabo una bsqueda. El objeto de esa bsqueda es determinar el estado de la tcnica en el mbito especfico al que se refiere la invencin. La Oficina de Patentes realiza una bsqueda en su base de datos, utilizando, incluso, el cdigo de la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP). La solicitud de patente por lo general consta de: a. un ttulo o exordio, b. una Memoria descriptiva, c. una o ms reivindicaciones, y d. un resumen (y uno o ms dibujos, si fuesen necesarios para una mejor comprensin de la invencin). En la solicitud de patente tambin se debe identificar al inventor/es y exponer el fundamento jurdico del derecho del solicitante. La lista de los sitios Web correspondientes a las oficinas de patentes, as como la informacin existente en ellos es una fuente de informacin til para mantenerse actualizado respecto del procedimiento de solicitud de patente de las Oficinas de Patentes. En la era de la informacin, las solicitudes, sus procedimientos, y las patentes concedidas son ms accesibles debido al avance de las tecnologas y de los servicios en lnea.

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Mdulo 2 Prueba de fin de mdulo


1.

La existencia de una patente comienza: a) b) c) d) con una reivindicacin de patente, cuando el inventor plasma su idea abstracta en un papel, cuando un inventor expone su invencin a una oficina de patentes, con la presentacin de una solicitud de patente.

2.

Cul de los siguientes enunciados no constituye un requisito de la solicitud de patente? a) b) c) d) se debe indicar el nombre del solicitante o del inventor se debe describir la invencin se debe adjuntar un dibujo de la invencin se debe definir la invencin reivindicada.

3.

En aquellas oficinas de patentes que conceden patentes sobre la base de un examen de las formalidades, qu puede hacer un inventor para evitar que se infrinja su patente?, si es que existe algn medio. a. b. c. d. Deber esperar a que finalice la bsqueda de fondo Deber impugnar la patente Deber solicitar una clarificacin al nuevo solicitante Deber presentar nuevamente su patente

4.

La materia de una patente se define como: a. b. c. d. Toda invencin. Toda invencin que cumple los requisitos establecidos en el artculo 27.1 de los ADPIC Toda invencin que es nueva, implica una actividad inventiva, y es til. Toda invencin cuya patentabilidad no est excluida.

MDULO 3 Los diferentes niveles del sistema internacional de patentes (Opciones nacionales, regionales e internacionales) Objetivos
Una vez estudiado este mdulo, el estudiante podr: 1. Indicar las diferentes opciones existentes para obtener proteccin de una invencin por medio de patentes; Exponer las razones prcticas por las que se decide presentar una solicitud de patente en el mbito nacional, regional o internacional; Indicar al menos tres acuerdos que prevean la proteccin regional de las patentes; y Enumerar cuatro tratados internacionales administrados por la OMPI y sus principales caractersticas.

2.

3. 4.

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Al solicitar la proteccin internacional por medio de patentes, los solicitantes, o sus representantes, tienen diversas alternativas. As, un solicitante se ver confrontado a complejos procedimientos y a diversas leyes aplicables en materia de patentes, tanto en el plano regional, nacional, como internacional. A continuacin, examinaremos ms detalladamente las alternativas que existen para proteger por medio de patente una invencin, en uno o en diversos pases. 1. Derecho y/o legislacin en materia de patentes

Como habr constatado al realizar la tarea del Mdulo 2, las solicitudes de patente generalmente se depositan primero en el pas de origen del inventor. Existen varias razones que pueden explicar dicha circunstancia: El derecho nacional aplicable puede obligar a los solicitantes a depositar la solicitud en su pas de origen o a obtener un permiso para presentar una solicitud en el exterior antes de iniciar el procedimiento en el mbito internacional; Razones prcticas, como la posibilidad de presentar la solicitud y comunicarse con la Oficina en el idioma nacional, la conveniencia de poder presentar solicitudes a ltimo momento, y de trabajar en una zona con el mismo huso horario (es decir, que no haya diferencia horaria entre el lugar en el que se encuentra el solicitante y el lugar en el que est situada la Oficina nacional de patentes) para as obtener con rapidez un informe de bsqueda, la comodidad de pagar en moneda nacional, etc.; Segn se establece en el artculo 4 del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (vase el Convenio de Pars en la parte 3 de este mdulo), el solicitante goza de un derecho de prioridad por el plazo de 12 meses para realizar la presentacin de la solicitud en otros pases. Tambin gozan de este derecho de prioridad los solicitantes de pases que sean parte en el Convenio de Pars y Miembros de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). Respecto de los pases que no sean Parte en el Convenio de Pars, en algunas legislaciones nacionales se prev la concesin del derecho de prioridad sobre la base de la reciprocidad. Esto significa que el solicitante tiene el plazo de un ao para decidir a qu pases desea extender la solicitud presentada en la oficina de patentes de su pas;

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PAE 1: Cules son las razones que justifican la presentacin de una solicitud de patente en una oficina nacional?

2.

Derecho y/o legislacin regional en materia de patentes

Existe una serie de acuerdos regionales en materia de patentes. Si bien todos ellos tienen por objeto armonizar y simplificar los procedimientos en beneficio de los usuarios, tambin presentan algunas diferencias sustanciales. Como ejemplos de tales acuerdos regionales, cabe citar: El Convenio sobre la Patente Europea (35 Estados miembros y cuatro Estados de extensin a septiembre de 2008) http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc.html http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ep/ep001en.pdf El Convenio sobre la Patente Eurasitica (19 Estados Miembros a septiembre de 2008) http://www.eapo.org/eng/documents/konvenci.html http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ea/ea002en.pdf El Protocolo de Harare (Organizacin Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)) (16 Estados miembros a septiembre de 2008) http://www.aripo.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&I temid=30 el sitio se encuentra fuera de servicio http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/ap/ap006en.pdf El Acuerdo de Bangui (Organizacin Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)) (16 Estados miembros a septiembre de 2008) http://www.oapi.wipo.net/doc/en/bangui_agreement.pdf http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/cg/cg003en.pdf La Decisin 486 del Rgimen comn sobre propiedad industrial de la Comunidad Andina (Cuatro Estados miembros, cinco pases asociados y dos pases observadores a septiembre de 2008)

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http://www.comunidadandina.org/ingles/normativa/D486e.htm http://www.wipo.int/clea/es/text_pdf.jsp?lang=ES&id=5 El Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperacin para los Estados rabes del Golfo (Consejo de Cooperacin del Golfo(CCG)) (6 Estados miembros a septiembre de 2008) http://library.gcc-sg.org/English/Books/patent2006.htm http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/qa/qa003en.pdf La legislacin de la Comunidad Europea http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=1302

2.1. Caractersticas de algunos Acuerdos Regionales 2.1.1 En el Convenio Europeo y el Convenio Eurasitico sobre Patentes, y en el Protocolo de Harare, se permite que los solicitantes presenten una solicitud de patente para obtener proteccin regional ante una oficina regional de patentes. Por otra parte, el solicitante tendr la opcin de presentar esta solicitud a travs de su oficina nacional de patentes. En su solicitud, el solicitante elige en cul o cules de los pases miembros del acuerdo regional respectivo desea proteger su invencin. As pues, la solicitud se tramita mediante la Oficina regional, que realiza una bsqueda respecto de la novedad, examina la solicitud en cuanto al fondo y decide conceder o denegar la patente en virtud de las facultades que le fueron conferidas. Si se deniega la patente regional, el solicitante tiene la posibilidad de convertir su solicitud regional en una de carcter nacional, si cumple ciertas condiciones. Luego de la concesin de la patente, las tasas de mantenimiento se pagan a la oficina regional de patentes y posteriormente se redistribuyen entre los Estados designados (en el caso de la patente euroasitica y de la patente de la ARIPO), o bien se pagan directamente a las oficinas nacionales de patentes (como sucede con la patente europea). Luego de haberse concedido una patente europea, para que los solicitantes puedan validar esa patente en el mbito nacional, tienen que cumplir con ciertos requisitos locales, como por ejemplo traducirlas al idioma nacional. 2.1.2 El Acuerdo de Bangui prev que la patente que conceda la OAPI gozar de validez en todos los Estados miembros de dicha oficina regional. A su vez, este organismo funciona como una oficina nacional para todos sus Estados miembros. Las tasas de mantenimiento tambin deben pagarse a la oficina de la OAPI. 2.1.3 Otro tipo de acuerdo regional puede consistir en un rgimen comn de propiedad intelectual, como el que est vigente en la Comunidad Andina, una organizacin subregional dotada de cierto estatus jurdico internacional, que est conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Per y Venezuela y cuyos rganos e instituciones integran el Sistema Andino de Integracin (SAI). Sus Estados miembros adoptaron, a travs de la Decisin 486, un nuevo Rgimen Comn sobre Derechos de Propiedad Intelectual que entr en vigor el 1 de diciembre de 2000. Los cinco Estados miembros aplican la misma legislacin, pero las solicitudes de patente slo pueden presentarse ante las oficinas nacionales respectivas. No existe una oficina regional de patentes. Las bases de datos nacionales estn interconectadas y los diarios o boletines oficiales relativos a la propiedad intelectual deben comunicarse a las oficinas de los dems Estados miembros.

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2.1.4 En el Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperacin para los Estados rabes del Golfo (Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG)) se establece que una patente ser vlida en todos los Estados miembros del CCG (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn y Qatar). La Oficina de Patentes del CCG funciona como una oficina regional de patentes, que percibe las tasas anuales correspondientes a las patentes que concede. Tambin en este sistema los solicitantes tienen la posibilidad de presentar solicitudes nacionales en cualquiera de las oficinas nacionales. 2.1.5 La Comunidad Europea ha adoptado una serie de Directivas, Reglamentos y Decisiones relativos a las diferentes esferas de la propiedad intelectual. Por su parte, los Estados miembros estn obligados a adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a estos Reglamentos y Directivas. Entre algunas de estas Directivas cabe citar las siguientes: Directiva sobre Biotecnologa 98/44/CE. La Directiva sobre Biotecnologa asegura la uniformidad en Europa de las normas relativas a la patentabilidad de las invenciones biotecnolgicas, independientemente de si un solicitante pide proteccin en virtud del Convenio sobre la Patente Europea o de la ley nacional de patentes de uno de los Estados miembros. Propuesta de Reglamento del Consejo, del 1 de agosto de 2000, para que la patente comunitaria tenga los mismos efectos en toda la Comunidad, y as, su concesin, transferencia o declaracin de invalidez surtir efectos en toda la Comunidad. Propuesta de Directiva sobre la patentabilidad de las invenciones aplicadas en ordenador, del 20 de febrero de 2002, cuyo objeto es armonizar las leyes nacionales de patentes de los Estados Miembros de la Unin Europea (UE) respecto de la patentabilidad de las invenciones aplicadas en ordenador, como tambin aumentar la transparencia de las condiciones de patentabilidad.

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PAE 2: Cules son las razones prcticas que justifican la presentacin de una solicitud de patente ante una oficina regional?

PAE 3: Puede identificar al menos tres acuerdos que prevean la proteccin regional por medio de patentes? Por favor, acceda a los sitios en Internet indicados a los fines de familiarizarse con las caractersticas de cada oficina regional.

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3. 3.1

Tratados internacionales en materia de patentes Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (Convenio de Pars), 1883 (173 Estados contratantes a septiembre de 2008) http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris

Antes de la existencia de una convencin internacional en materia de propiedad industrial, resultaba difcil proteger, debido a la diversidad de leyes, los derechos de propiedad industrial en los distintos pases del mundo. Por otra parte, las solicitudes de patentes tenan que presentarse casi simultneamente en todos pases a fin de evitar que la publicacin en un pas destruyera la novedad de la invencin en los dems. Estos problemas prcticos suscitaron la firme voluntad de superar esas dificultades. Una Conferencia Diplomtica celebrada en Pars en 1883 finaliz con la aprobacin final y la firma del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial. Dicho Convenio entr en vigor el 7 de julio de 1884, y ha sido revisado en diversas ocasiones despus de su firma en 1883. El Convenio de Pars es administrado por la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Contiene los principios fundamentales de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, que siguen siendo vlidos an hoy en da, y en los que se basan todos los tratados internacionales posteriores. Las disposiciones del Convenio de Pars pueden subdividirse en cuatro categoras principales: una primera categora en la cual figuran normas del derecho de fondo que garantizan un derecho fundamental denominado derecho al trato nacional en cada uno de los pases miembros; una segunda categora de normas en la cual se establece otro derecho fundamental conocido como el derecho de prioridad; una tercera categora en la que se adoptan diversas normas comunes en materia de derecho de fondo, que incluye tanto las normas que establecen los derechos y las obligaciones de las personas fsicas y jurdicas como las normas que exigen o permiten a los pases miembros promulgar leyes que se ajusten a tales prescripciones; Una cuarta categora que versa sobre el marco administrativo creado para la aplicacin del Convenio, e incluye las clusulas finales del Convenio.

3.2

Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT), 1970 (139 Estados contratantes a septiembre de 2008) http://www.wipo.int/pct/es/texts/index.htm http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.htm

El PCT se suscribi en Washington en 1970 y entr en vigor en junio de 1978. El Tratado establece un procedimiento para el examen de las solicitudes de patentes que permite

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solicitar la patente de una invencin en una gran cantidad de pases en forma simultnea, mediante la presentacin de una solicitud internacional de patente. La solicitud puede ser presentada por cualquier persona que sea nacional o residente de uno de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, las solicitudes pueden presentarse ante la Oficina nacional de patentes del Estado contratante del cual el solicitante sea nacional o residente, o, a opcin del solicitante, se la podr presentar ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. Si el solicitante es un nacional o residente de un Estado contratante que, a su vez, es parte de las oficinas regionales, como por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea, el Protocolo de Harare sobre Patentes y Diseos Industriales (Protocolo de Harare), el Acuerdo revisado de Bangui relativo a la creacin de una Organizacin Africana de la Propiedad Intelectual o el Convenio sobre la Patente Eurasitica, la solicitud internacional tambin podr presentarse ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), la ARIPO, la OAPI, o la Organizacin Eurasitica de Patentes (EAPO), respectivamente. La solicitud internacional se somete luego a la denominada bsqueda internacional. Esta bsqueda es realizada por una de las oficinas de patentes que haya sido designada por la Asamblea del PCT como Administracin encargada de la Bsqueda Internacional (ISA). Los resultados de esa bsqueda se publican en la forma de un informe de bsqueda internacional, es decir, una enumeracin de las referencias de los documentos publicados que podran tener incidencia sobre la patentabilidad de la invencin reivindicada en la solicitud internacional. Al mismo tiempo, la ISA prepara un dictamen por escrito referido a la cuestin de la patentabilidad de la invencin respecto de la cual se solicit una patente. La ISA comunica al solicitante el informe de la bsqueda internacional y el dictamen por escrito relativo a la patentabilidad, pudiendo aquel retirar su solicitud, especialmente cuando segn dicho informe o dictamen es poco probable que se conceda la patente. En caso de no retirarse la solicitud internacional, la Oficina Internacional procede a publicarla junto con el informe de bsqueda internacional. En tal caso, el dictamen por escrito respecto de la patentabilidad no se publica. Una vez efectuada la publicacin, el solicitante podr pedir un examen preliminar internacional de su solicitud de patente. Esto equivale a una segunda evaluacin sobre la patentabilidad de la invencin, tomando en consideracin su novedad, su actividad inventiva y su aplicacin industrial (estos requisitos se describen brevemente en el Mdulo 2 y se examinarn con ms detalle en el Mdulo 5). Esa circunstancia le ofrece al solicitante la oportunidad de modificar las reivindicaciones de su invencin, es decir, la proteccin jurdica que procura el solicitante, previa consulta con la Administracin encargada del Examen Preliminar Internacional (IPREA). En la mayora de los casos, la IPREA es la propia Autoridad de Bsqueda Internacional (ISA), y evala adems que cada una de las reivindicaciones de la solicitud cumpla con los requisitos de patentabilidad. Esta evaluacin, sin embargo, no es vinculante, y las oficinas nacionales de patente tienen derecho a volver a examinar las solicitudes antes de conceder las patentes nacionales. Dentro del plazo de 30 31 meses (en algunos pases) a partir de la fecha de prioridad (vase el artculo 22 del PCT http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/a22.htm), el solicitante deber decidir en que pases desea iniciar la fase nacional. Es decir, las tasas nacionales correspondientes se afectarn al pago de las traducciones, de ser estas necesarias y, si la ley

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as lo dispone, el solicitante deber nombrar un agente nacional de patentes para que lo represente en los pases correspondientes. En la fase nacional, las oficinas de patentes nacionales o regionales llevarn a cabo el examen de la patente como si la solicitud se hubiese presentado a nivel nacional. El procedimiento establecido por el PCT trae consigo importantes beneficios para los solicitantes, para las Oficinas de patentes y para el pblico en general. Algunos de tales beneficios se enumeran a continuacin: El solicitante dispone de hasta 18 meses ms de los que dispondra si procediese con arreglo a otros procedimientos distintos del PCT, para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar proteccin en otros pases, nombrar agentes de patentes locales en los pases que hubiese designado, preparar las traducciones necesarias y pagar las tasas nacionales. Adems, tiene la garanta de que, si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, y ha cumplido todas las formalidades, durante la fase nacional de tramitacin, ninguna de las Oficinas designadas podr rechazar la solicitud por cuestiones formales. Sobre la base del informe de bsqueda internacional emitido por la ISA o del dictamen por escrito, el solicitante podr evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su invencin sea considerada patentable en aquellas regiones o pases en que se desea obtener la patente. El solicitante tiene, durante el examen preliminar internacional y antes de su tramitacin por las Oficinas de patentes designadas, la posibilidad de modificar la solicitud internacional para as adecuarla a la forma que le resulte ms beneficiosa; Las labores de bsqueda y de examen de las Oficinas de patentes pueden verse considerablemente reducidas o prcticamente suprimidas gracias al informe de bsqueda internacional, al dictamen por escrito y, cuando proceda, al examen internacional preliminar que se realiza durante la tramitacin de una solicitud internacional; y Dado que cada solicitud internacional se publica junto con un informe de bsqueda internacional, los terceros est en mejores condiciones de formular una opinin fundada sobre la patentabilidad de la invencin reivindicada.

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3.3

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) de 1971 (58 Estados contratantes a septiembre de 2008) http://www.wipo.int/treaties/es/classification/strasbourg/index.html

El Arreglo entr en vigor el 7 de octubre de 1975. Sus Estados miembros se constituyeron en Unin particular, que adopt una clasificacin comn para las patentes, para los modelos de utilidad y para otros ttulos de proteccin similares, conocida como la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP). Es un mtodo consistente en un sistema jerrquico de clasificacin de las invenciones. Las distintas esferas de la tecnologa se dividen en diferentes secciones, clases, subclases y grupos, lo cual resulta de gran utilidad para agrupar e identificar las invenciones. Esta clasificacin divide la tecnologa en 8 secciones, 20 subsecciones, 118 clases, 624 subclases y ms de 68.000 grupos (de los cuales aproximadamente el 10% son grupos principales y el resto son subgrupos). Cada una de las secciones, clases, subclases, grupos y subgrupos tiene un ttulo y un smbolo, y cada una de las subsecciones tiene un ttulo. Generalmente la Oficina de patentes del pas en el que se present la solicitud establece, en el documento de la patente, el smbolo o smbolos de, al menos, la subclase o subclases a las cuales pertenece la invencin tcnica descripta en un documento de patente. As, con la ayuda de la CIP, cuando se realiza una bsqueda se podr hallar el documento en funcin de su objeto. El Comit de Expertos, tomando nota del hecho de que la CIP es un instrumento para obtener una clasificacin internacional uniforme de los documentos referidos a las patentes, ha acordado que como objetivo principal, la CIP debe ser una herramienta de bsqueda

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eficaz para la recuperacin de documentos referidos a las patentes por las oficinas de propiedad industrial y otros usuarios, a fin de establecer la novedad y evaluar la actividad inventiva (incluida la evaluacin de los avances tcnicos y los resultados tiles o la utilidad) de las solicitudes de patente. Los smbolos de la CIP son asignados por la oficina de patentes nacional o regional que publica el documento de patente (de las solicitudes de patentes y de las patentes concedidas).

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Vase la Clasificacin Internacional de Patentes respecto del documento de patente de la invencin titulada Mtodo para el empleo del aceite de em como repelente de insectos (Patente de los Estados Unidos de Amrica N 5.626.882). Como se podr advertir, la misma invencin tiene un ttulo que difiere ligeramente del que figura en el documento de patente del PCT, a saber:, Mtodos para la utilizacin de aceite de em y fracciones activas del mismo como repelente de insectos. Si se observa la fecha de presentacin del documento, se advierte que la patente fue presentada por primera vez en los Estados Unidos, el 15 de marzo de 1996, fecha esta que se transfiri a la solicitud presentada en el marco del PCT como la (30) Fecha de prioridad. (La importancia de esta fecha se analizar ms detalladamente en el Mdulo 5). Vase tambin que en los puntos 52) y 51) del documento de patente de los Estados Unidos la clasificacin estadounidense all establecida es 424/522: 424/DIG.10 y la clasificacin internacional (CIP) es A61K035/12. Algunos pases tienen una clasificacin propia que resulta de utilidad durante la fase nacional, cuando los examinadores realizan la bsqueda del estado de la tcnica, en especial si el sistema nacional de patentes se basa fundamentalmente en el resultado de la bsqueda de las invenciones nacionales. La mayora de las solicitudes internacionales incluyen la CIP, conjuntamente con los cdigos de clasificacin nacional. Al visitar el sitio Web antes sugerido referido a la clasificacin de las invenciones, se comprender que la clasificacin de la CIP est dispuesta en un orden jerrquico que conduce a la materia especfica. Por ejemplo, examinemos cmo la patente relativa al Aceite de Em lleg a tener la clasificacin de la CIP A61K035/12:

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Seccin A: necesidades corrientes de la vida Subseccin: salud, diversin Clase A61: ciencias mdicas o veterinarias, higiene Subclase A61K: preparaciones de uso mdico, dental o para el aseo Grupo principal 35/00: preparaciones medicinales que contienen una sustancia de constitucin no determinada o sus productos de reaccin Subgrupo 35/12: sustancias que provienen de mamferos o pjaros Un Comit Intergubernamental de Expertos, del cual son miembros todos los Estados parte en el Arreglo, lleva a cabo la revisin de la CIP a los fines de mantenerla actualizada con la incorporacin de las nuevas reas de invencin. Dado que se trata de un sistema uniforme de clasificacin, la CIP es uno de los mtodos de recuperacin de documentos de patente ms tiles e imprescindibles para determinar el estado de la tcnica respecto de una determinada esfera de la tecnologa, as como para comprobar la novedad de una invencin. Los cdigos de la CIP tambin funcionan como: un instrumento para la organizacin metdica de documentos de patente con el fin de facilitar el acceso a la informacin que all figura; una base para la difusin selectiva de informacin a todos los usuarios de informacin derivada de las patentes; una plataforma para investigar el estado de la tcnica en determinadas esferas de la tecnologa; una base para la elaboracin de estadsticas relativas a la propiedad industrial, que a su vez permitan la evaluacin del desarrollo tecnolgico en diferentes reas.

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PAE 4: Cules son los beneficios de presentar una solicitud internacional?

PAE 5: Cules son las diferentes opciones que existen para proteger una invencin por medio de una patente?

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3.4

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, de 1977 (70 Estados contratantes a septiembre de 2008) http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes (Tratado de Budapest), que es un arreglo particular en el marco del artculo 19 del Convenio de Pars, entr en vigor el 9 de agosto de 1980 (http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P361_57002). Ejemplo de aplicacin prctica del Tratado de Budapest:

SOLICITUD INTERNACIONAL PUBLICADA EN VIRTUD DEL TRATADO DE COOPERACIN EN MATERIA DE PATENTES (PCT) WO 2005/020682 RATN TRANSGNICO QUE POSEE UN FENOTIPO MAGRO

Solicitante: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., REPBLICA DE COREA Materia: Se trata de un ratn transgnico Mus musculus que posee un fenotipo magro, presentando una mutacin en un intrn, entre el exn 1 y el exn 2 del gen Unc5h3. El ratn transgnico puede utilizarse eficazmente en estudios moleculares y biolgicos relativos al fenotipo magro o a la obesidad, en el desarrollo de agentes teraputicos para el tratamiento de la obesidad, y en otras cuestiones de similar naturaleza. Autoridad Internacional de Depsito: KCTC (Korean Collection for Type Cultures), Repblica de Corea Fecha de depsito: 28 de marzo de 2003 Nmero de orden: KCTC 10456BP

Al solicitar una patente, para que esta pueda concederse generalmente se requiere la divulgacin de la invencin (vase el Mdulo 5 respecto de la divulgacin suficiente). Por lo general, una invencin se divulga por medio de una descripcin por escrito de manera que el pblico pueda informarse al respecto. Cuando una invencin se refiere a un microorganismo, o a la utilizacin de un microorganismo, que no est a disposicin del

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pblico, esa descripcin no siempre basta para cumplir con el requisito de la divulgacin. Por eso, de conformidad con el procedimiento de solicitud de patentes de un creciente nmero de pases, no basta con la presentacin de una descripcin por escrito, sino que tambin se requiere el depsito de la muestra del microorganismo de que se trate ante una institucin especializada. Las oficinas de patentes no estn en condiciones para manipular los microorganismos, para cuya conservacin se requieren conocimientos tcnicos y equipos especiales para protegerlos de la contaminacin y para proteger la salud de las personas o el medio ambiente de la contaminacin. Esa preservacin es costosa. Cuando se solicita la proteccin en varios pases para una invencin relacionada con un microorganismo o con su uso, el envo de las muestras y los complejos y costosos procedimientos del depsito del microorganismo podran tener que repetirse en cada uno de esos pases. Por ello, y con la finalidad de eliminar o reducir dicha multiplicacin de tareas, permitiendo que un depsito nico supliera todos los depsitos que de otro modo seran necesarios, es que se celebr el Tratado. La caracterstica principal del Tratado es que todos los Estados contratantes que permitan o exijan el depsito de microorganismos en el marco del procedimiento relativo a la solicitud de patentes tienen que reconocer, a tales fines, el depsito de un microorganismo realizado ante una autoridad internacional de depsito (artculo 3.1)a) http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P68_4585), independientemente del hecho de que dicha autoridad se site en el territorio del Estado de que se trate o de otro Estado. En otras palabras, el depsito ante una autoridad internacional de depsito ser suficiente a los fines del procedimiento relativo a la solicitud de patentes ante las oficinas nacionales de patentes (denominadas en el Tratado oficinas de la propiedad industrial) de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de Patentes ( por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes), que haya presentado la declaracin de aceptacin contemplada en el artculo 9.1)a) http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/trtdocs_wo002.html#P120_15460 del Tratado. 3.5 Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), del 2000 (18 Estados contratantes en septiembre de 2008), http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/index.html

El Tratado sobre el Derecho de Patentes fue adoptado en junio de 2000 y entr en vigor el 28 de abril de 2005. El PLT ha sido elaborado para simplificar y armonizar los requisitos formales establecidos por las oficinas de patentes nacionales o regionales en relacin con la presentacin de solicitudes de patentes nacionales o regionales, la conservacin de las patentes y con algunos requisitos adicionales relacionados con las patentes o con las solicitudes de patentes, como por ejemplo las comunicaciones, la representacin o el registro de los cambios relativos a las patentes y solicitudes de patente. En dicho tratado se prevn, por ejemplo, requisitos esenciales relativos a la fecha de presentacin, un conjunto uniforme de requisitos formales que incorpora, por remisin, los requisitos formales del Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) y su Reglamento, la normalizacin de formularios, los procedimientos simplificados ante las oficinas y la supresin de la prdida accidental de los derechos. Es de esperar que la armonizacin de los procedimientos establecidos en las legislaciones nacionales traiga aparejada una mayor facilidad para acceder a la proteccin de las patentes en todo el mundo as como la reduccin de los gastos que el procedimiento

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conlleva para los solicitantes. Tambin debera contribuir a reducir los gastos administrativos de las oficinas de patentes, tanto de los pases industrializados como de los pases en desarrollo, beneficio que podra extenderse a los solicitantes en forma de tasas ms reducidas.

El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT), el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP), el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes y el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) son todos ellos administrados por la OMPI.

3.6

Acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de 1994 (151 miembros a septiembre de 2008) http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), finaliz el 15 de diciembre de 1993. El Acuerdo que establece la Organizacin Mundial del Comercio (Acuerdo de la OMC), fue aprobado el 15 de abril de 1994, en Marrakech. Estas negociaciones incluyeron, por primera vez en el mbito del GATT, debates respecto de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio internacional. El resultado de esas negociaciones, que figura en un anexo al Acuerdo de la OMC, fue el Acuerdo sobre los Aspectos del Derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC). El Acuerdo de la OMC, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC (que es vinculante para todos los miembros de la OMC), entr en vigor el 1 de enero de 1995, fecha en que la OMC comenz su labor. El Acuerdo sobre los ADPIC comprende el derecho de autor y derechos conexos (es decir, los derechos de los intrpretes o productores de grabaciones sonoras y de los organismos de radiodifusin); las marcas de fbrica o de comercio, incluidas las marcas de servicio; las indicaciones geogrficas, incluidas las denominaciones de origen; los diseos industriales; las patentes, incluida la proteccin de las nuevas variedades vegetales; los esquemas de trazado de circuitos integrados; y la informacin no divulgada, incluidos los secretos comerciales y los datos de prueba. El Acuerdo establece las normas mnimas de proteccin que debe garantizar cada Estado Miembro respecto de cada una de las principales reas de la propiedad intelectual en l contempladas. Adems, define cada uno de los principales elementos de proteccin, a saber, la materia objeto de proteccin, los derechos conferidos, las excepciones permisibles a esos derechos, y la duracin mnima de la proteccin. El Acuerdo establece tales normas al disponer, en primer lugar, que se debern observar las obligaciones de fondo asumidas en virtud de los principales convenios de la OMPI, del

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Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (Convenio de Pars) y del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras Literarias y Artsticas (Convenio de Berna), en sus versiones ms recientes. Algunas de las caractersticas ms importantes del Acuerdo sobre los ADPIC son el trato nacional, que prohbe a los miembros establecer distinciones entre sus propios nacionales y los nacionales de otros miembros; el trato de la nacin ms favorecida, que prohbe establecer distinciones entre los nacionales de otros Estados Miembros; as como las disposiciones respecto de la observancia de los derechos de la propiedad intelectual y la solucin de controversias. A tales efectos, el Acuerdo incorpora, adems de otras disposiciones, normas mnimas en materia de propiedad intelectual, que figuran en diferentes convenios, tales como las establecidas en la Convencin de Berna para la Proteccin de Obras Literarias y Artsticas (1886 - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne), en el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (1883 http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/), en la Convencin de Roma sobre la proteccin de los artistas intrpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusin ( Convencin de Roma, de 1961 - http://www.wipo.int/treaties/es/ip/rome/) y en el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (que an no entr en vigor- http://www.wipo.int/treaties/es/ip/washington/). A raz del Acuerdo sobre los ADPIC, se han incrementado las esferas de cooperacin entre la OMPI y la OMC. El 22 de diciembre de 1995 se celebr un acuerdo entre la OMPI y la OMC, que entr en vigor el 1 de enero de 1996. En dicho acuerdo se establecen las bases jurdicas para la cooperacin entre la OMPI y la OMC respecto de la aplicacin del Acuerdo sobre los ADPIC. As, se abordan, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el acceso a la recopilacin jurdica de la OMPI y a las bases de datos informatizadas de la OMC y de sus miembros, la asistencia tcnico-jurdica, la cooperacin tcnica, y el intercambio de informacin.

PAE 6: Puede mencionar cuatro tratados internacionales en materia de patentes que sean administrados por la OMPI y describir sus principales caractersticas?

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Resumen del Mdulo 3


En este mdulo se han expuesto los diferentes niveles del sistema internacional de patentes, a saber: Derecho y/o legislacin nacionales de patentes; Derecho y/o legislacin regionales de patentes, y Los tratados internacionales en materia de patentes

Algunas de las razones prcticas que justifican la presentacin de una solicitud nacional son, a saber: la posibilidad de presentar la solicitud y de comunicarse con la Oficina en el idioma nacional, la conveniencia de poder realizar presentaciones de ltimo momento, la ventaja de no tener que lidiar con diferentes husos horarios, la posibilidad de obtener rpidamente un primer informe de bsqueda y de realizar pagos en moneda nacional. Existen varios acuerdos regionales. El Convenio sobre la Patente Europea, el Convenio sobre la Patente Euroasitica y el Protocolo de Harare permiten que los solicitantes presenten una solicitud regional de patente ante una Oficina regional de patentes o a travs de su Oficina nacional de patentes. En la solicitud, el solicitante elige los pases en los que desea proteger su invencin. Si se deniega la patente regional, el solicitante tiene la posibilidad de convertir, si cumple determinadas condiciones, su solicitud regional en una de carcter nacional. Las tasas de mantenimiento, que deben abonarse una vez que se ha concedido la patente, se pagan ya sea a la oficina regional de patentes y luego se las redistribuye entre los Estados designados (patente eurasitica y patente de la ARIPO) o bien se cancelan directamente ante las oficinas nacionales de patentes (patente europea). Otros acuerdos regionales son: el Acuerdo de Bangui, el rgimen comn de propiedad intelectual de la Comunidad Andina y el Reglamento de Patentes del Consejo de Cooperacin para los Estados rabes del Golfo (Consejo de Cooperacin del Golfo). El primer tratado multilateral de carcter general celebrado en materia de patentes es el Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (Convenio de Pars), que entr en vigor el 7 de julio de 1884. En dicho tratado se prevn: normas de derecho de fondo que garantizan el derecho fundamental denominado derecho al trato nacional en cada uno de los pases miembros; otro derecho fundamental denominado derecho de prioridad; diversas normas comunes en materia de derecho de fondo, que incluyen tanto las normas que establecen los derechos y las obligaciones de las personas fsicas y jurdicas como las normas que exigen o permiten a los pases miembros promulgar leyes que se ajusten a tales prescripciones; el mbito administrativo creado para la aplicacin del Convenio, e incluye las clusulas finales del Convenio.

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El Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) entr en vigor en junio de 1978. Dicho Tratado permite solicitar la patente en cada uno de los diferentes pases, en forma simultnea, mediante la presentacin de una solicitud internacional. Esa solicitud podr ser presentada por cualquier persona que sea nacional o residente de uno de los Estados contratantes del PCT. Por lo general, las solicitudes pueden presentarse ante la Oficina nacional de patentes del Estado contratante del que el solicitante sea nacional o residente, o, a opcin del solicitante, podr presentarla ante la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra. El procedimiento que se lleva a cabo en virtud del PCT ofrece grandes ventajas, tanto para los solicitantes, como para las Oficinas de patentes y el pblico en general: El solicitante dispone de hasta 18 meses ms de los que dispondra si procediese con arreglo a otros procedimientos distintos del PCT, para reflexionar sobre la conveniencia de solicitar proteccin en otros pases, nombrar agentes de patentes locales en los diversos pases designados, preparar las traducciones necesarias y cancelar las tasas nacionales; el solicitante tiene la garanta de que, si su solicitud internacional se ajusta a la forma prescrita por el PCT, durante la fase nacional de tramitacin, ninguna de las Oficinas designadas podr rechazar la solicitud por cuestiones formales. Sobre la base del informe de bsqueda internacional efectuado por la ISA o del dictamen por escrito, el solicitante podr evaluar con un grado razonable de probabilidad las perspectivas de que su invencin sea considerada patentable. El solicitante tiene, durante el examen preliminar internacional y antes de su tramitacin por las Oficinas de patentes designadas, la posibilidad de modificar la solicitud internacional para as adecuarla a los requisitos exigidos; Las labores de bsqueda y de examen de las Oficinas de patentes pueden verse considerablemente reducidas o prcticamente suprimidas gracias al informe de bsqueda internacional, al dictamen por escrito y, cuando proceda, al examen internacional preliminar que se realizan durante la tramitacin de una solicitud internacional; y dado que cada solicitud internacional se publica junto con un informe de bsqueda internacional, los terceros estarn en mejores condiciones de formarse una opinin fundada sobre la patentabilidad de la invencin reivindicada.

El Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP) entr en vigor el 7 de octubre de 1975. La CIP es fundamentalmente: un mecanismo para lograr una clasificacin internacional uniforme de los documentos relativos a las patentes; Una herramienta eficaz de bsqueda de los documentos de patente pertinentes por parte de las oficinas de propiedad industrial y de otros usuarios, a los fines de establecer la novedad y evaluar la actividad inventiva.

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El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes entr en vigor el 9 de agosto 1980. La principal caracterstica de este Tratado es que: El depsito de un microorganismo ante una autoridad internacional de depsito ser suficiente a los fines del procedimiento en materia de patentes ante las oficinas nacionales de patentes (denominadas en el Tratado oficinas de la propiedad industrial) de todos los Estados contratantes y ante cualquier oficina regional de Patentes ( por ejemplo, la Oficina Europea de Patentes), que haya presentado la declaracin de aceptacin contemplada en el artculo 9.1)a) del Tratado (que son la Oficina Europea de Patentes (OEP), la Organizacin Eurasitica de Patentes (EAPO) y la Organizacin Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO)).

El Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) entr en vigor el 28 de abril de 2005. El PLT tiene por objeto: La simplificacin y armonizacin de los requisitos formales establecidos por las oficinas de patentes nacionales o regionales para la presentacin de las solicitudes de patentes nacionales o regionales; el mantenimiento de las patentes; el establecimiento de ciertos requisitos adicionales relacionados con las patentes o con las solicitudes de patentes, como por ejemplo las forma de las comunicaciones, la representacin o el registro de los cambios relativos a las patentes y a las solicitudes de patentes.

El Acuerdo sobre los Aspectos del derecho de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) entr en vigor el 1 de enero de 1995, fecha en que la OMC comenz su labor. En dicho Acuerdo se dispone que: se debern observar las obligaciones de fondo asumidas en virtud de los principales convenios de la OMPI, del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial (Convenio de Pars) y del Convenio de Berna para la Proteccin de las Obras Literarias y Artsticas (Convenio de Berna ), en sus versiones ms recientes.

Algunas otras caractersticas del Acuerdo sobre los ADPIC son: el trato nacional, que prohbe a los miembros establecer distinciones entre sus propios nacionales y los nacionales de otros miembros; el trato de la nacin ms favorecida, que prohbe establecer distinciones entre los nacionales de otros Estados miembros; disposiciones respecto de la observancia de los derechos de propiedad intelectual y la solucin de controversias

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El Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, el Tratado de Cooperacin en material de Patentes (PCT), el Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacin Internacional de Patentes (CIP), el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depsito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes y el Tratado sobre el derecho de Patentes (PLT) son todos ellos administrados por la OMPI.

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Mdulo 3 : Prueba de fin de mdulo 1. La presentacin de una solicitud de patente a travs de una oficina nacional ofrece varias ventajas, y una de ellas es: a) b) c) d) el acceso a un tasa preferencial en los derechos oficiales de patente; no se requiere una traduccin oficial de la solicitud de patente; la posibilidad de que se presente una objecin es mnima; menor costo administrativo.

2.

Existe una importante diferencia tcnica entre el Convenio sobre la Patente Europea, el Convenio sobre la Patente Euroasitica y el Protocolo de Harare por un lado, y el Acuerdo de Bangui por el otro, que es: a) b) c) d) la estricta centralizacin de la administracin de patentes; la tasa que se debe pagar en concepto de derechos oficiales de patente; el plazo para conceder una patente; la duracin de una patente.

3.

Uno de los principales objetivos para la adopcin del Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) consisti en facilitar: a) b) c) d) la armonizacin de las legislaciones nacionales; la simplificacin de los requisitos de patentabilidad; la igualdad de trato de los nacionales de los Estados miembros; la instauracin de un sistema central de presentacin de patentes

4.

En el Acuerdo sobre los ADPIC, a diferencia del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, se aborda el tema de las patentes y de las dems formas de propiedad intelectual en el contexto de las cuestiones generales del comercio. Sin embargo, en los ADPIC adems: a) b) c) d) se establecen requisitos adicionales de patentabilidad; se obliga a los Estados miembros a adaptar sus legislaciones nacionales a las normas mnimas establecidas en los ADPIC; se usurpa el mandato del Convenio de Pars; se establece un rpido sistema de solicitud de patentes.

NOTA: Para este mdulo se necesitarn alrededor de cuatro horas de estudio.

MDULO 4: Tipos de proteccin


Objetivos
Una vez estudiado este mdulo, el estudiante podr: 1. 2. Describir los derechos fundamentales que tiene el titular de una patente; Indicar tres formas de proteccin de las invenciones distintas de la proteccin por medio de patentes: Explicar las principales diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes; Determinar cul es la finalidad de seleccionar diferentes tipos de proteccin para invenciones diferentes; Enumerar las principales caractersticas de los secretos comerciales, y Dar ejemplos de conocimientos tcnicos, tanto en su forma tangible como intangible.

3. 4.

5. 6.

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Tal como se analiz en los mdulos anteriores, una patente es esencialmente un derecho que concede el Estado a un inventor, facultndolo para impedir que terceros fabriquen, utilicen o vendan su invencin , durante un determinado perodo de tiempo, siempre que dicha invencin y la solicitud cumplan criterios especficos. Luego del vencimiento del plazo de vigencia de la patente, el inventor pierde ese derecho exclusivo respecto de la invencin. Para ser susceptible de proteccin por patente, una invencin debe satisfacer determinados criterios. Ya hemos analizado cuales son esos criterios. Concretamente, la invencin debe comprender una materia patentable, debe ser nueva (novedosa), debe presentar suficiente actividad inventiva (no ser evidente), debe ser susceptible de aplicacin industrial (til) y su divulgacin en la solicitud de patente, debe cumplir una serie de condiciones. En el Mdulo 5 se explica detalladamente cada uno de estos conceptos. En este mdulo se analizarn, en lneas generales, las dems formas de proteccin de la propiedad intelectual de que pueden ser objeto las invenciones. Constituye la proteccin por medio de patentes la nica manera de proteger una invencin? Este curso se centra principalmente en las patentes como un mtodo de proteccin de las invenciones; sin embargo, es importante sealar que, en funcin de la estrategia del inventor, existen otros tipos de proteccin para las invenciones. No cabe duda de que el derecho exclusivo que confiere al inventor una proteccin por medio de patente le permite comercializar y utilizar la invencin como tambin impedir que otros la utilicen, durante un perodo de tiempo determinado. Si el titular de la patente pretende obtener beneficios econmicos de la invencin, a menudo es necesario contar con una estrategia para su explotacin comercial. La competencia del mercado constituye una de las fuentes generadoras de invenciones as como una de las razones que explican la rapidez con la que se producen nuevos avances en el arte previo (relativo a las patentes). La creacin de nuevos productos que introducen una mejora en un producto ya existente (sin que necesariamente se infrinja un derecho de patente vigente) se ha convertido en prctica habitual de muchas empresas, particularmente de las pequeas y medianas empresas (PYME) que suelen carecer de la capacidad financiera para alcanzar una posicin preponderante en un rea de invencin especfica. En muchos pases las prcticas jurdicas, al tiempo que responden a la necesidad de un mercado que se basa en proteccin de las invenciones por medio de patentes, tambin han incorporado otros mecanismos encaminados a proteger los activos de propiedad intelectual mediante la proteccin de los modelos de utilidad, del secreto comercial y de los acuerdos confidenciales en materia de conocimientos tcnicos que se celebran entre un proveedor y un beneficiario. A continuacin se expondrn las caractersticas de los modelos de utilidad, los secretos comerciales y los conocimientos tcnicos. Probablemente Ud. ya habr utilizado en su vida diaria ciertos productos, como por ejemplo, entre otros, Coca-Cola, pero tal vez desconozca cmo funcionan los sistemas de proteccin de la composicin de tales productos. Tambin es importante comprender por qu las empresas, al momento de proteger y explotar sus productos, eligen mtodos de proteccin diferentes de las patentes.

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Para realizar una buena comparacin, comencemos por las patentes. 1. Patentes

Las patentes son derechos territoriales. Como tal, una patente concedida por la Oficina de Patentes de Rusia slo conceder al titular derechos dentro del territorio de la Federacin de Rusia. Las patentes pueden ser concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que trabajan para un grupo de pases, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes (OEP) y de la Oficina Eurasitica de Patentes (EAPO). En el marco de estos sistemas regionales, el solicitante peticiona la proteccin de la invencin en uno o ms pases. Una vez concedida la patente regional, y a fin de validar y mantener esa patente, el solicitante deber cumplir las disposiciones nacionales aplicables, como, por ejemplo, el requisito de la presentacin de una traduccin en el idioma oficial del pas y el pago de las tasas anuales. En el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) administrado por la OMPI, se prev la presentacin de una solicitud de patente internacional nica que tendr el efecto de tantas solicitudes nacionales como pases sean designados en la solicitud presentada en el marco de dicho Tratado. Tras la fase denominada internacional, en la que se realiza una bsqueda sobre la base de la solicitud presentada, se publica dicha solicitud y, a peticin del solicitante, tambin se la examina en cuanto al fondo, y luego el solicitante deber decidir ante qu oficina nacional o regional desea continuar el procedimiento para la concesin de la patente. El titular de la patente tiene el derecho de proteger su invencin durante un perodo de tiempo limitado al plazo de vigencia de la patente (que, por lo general, es de 20 aos desde la fecha de la presentacin). El sistema de patentes impide que terceros fabriquen, usen o vendan la invencin sin su permiso o establece que los terceros podrn utilizar la invencin de conformidad con las condiciones que acuerden con el inventor. El titular de la patente tambin est facultado para iniciar acciones judiciales en el caso de que se infrinja su patente. El procedimiento aplicable a tales acciones judiciales depender de la legislacin nacional del pas en el cual se produzca la infraccin. Dado que una patente es un derecho de propiedad concedido por el Estado por un periodo de tiempo limitado (es decir, una proteccin de menor entidad si se la compara con la proteccin que se concede a los bienes materiales como una casa o un automvil), la mayora de las oficinas nacionales de propiedad intelectual establecen sistemas propicios y concretos que definen la manera en que el titular de una patente deber proceder para protegerse contra la violacin de los derechos que le confiere la patente. As, en tales sistemas se prev la posibilidad de iniciar acciones judiciales y administrativas contra el infractor como tambin la posibilidad de entablar negociaciones comerciales. Por otra parte, tambin se prev la posibilidad de iniciar procedimientos contra infracciones a los derechos patentarios cuando estas se cometan durante la fase en la que se realiza el examen de la solicitud de la patente (es decir, cuando la oficina de propiedad intelectual correspondiente est examinando la solicitud). En la segunda parte del Mdulo 5 se proporcionarn ms detalles sobre los procedimientos de observancia y de oposicin.

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PAE 1 Cules son los derechos fundamentales de los que goza el titular de una patente?

PAE 2: Puede mencionar tres tipos de proteccin de las invenciones distintas de la proteccin por patentes y explicar por qu se han desarrollado otros mecanismos de proteccin de una invencin?

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2.

Los modelos de utilidad

En muchos pases las invenciones son susceptibles de proteccin mediante su inscripcin como modelo de utilidad, tambin denominado patente de corta duracin, patente pequea, patente de innovacin, innovacin gradual, certificado de utilidad (Francia), o proteccin de segundo nivel (Reino Unido). En este tipo de proteccin el criterio que se aplicar para determinar si existe una invencin se limita a constatar que exista una actividad innovadora. Por ejemplo, una patente de innovacin o un modelo de utilidad podrn basarse en productos o invenciones ya existentes, para desarrollar una actividad inventiva novedosa e innovadora encaminada a resolver un problema especfico. Las solicitudes para obtener la proteccin de un modelo de utilidad se podrn elaborar y presentar en las oficinas locales de patentes de aquellos pases que contemplan ese tipo de proteccin. Subsidiariamente, se podr presentar una solicitud internacional de patente en un pas que sea parte al Tratado de Cooperacin en materia de Patentes. La mayora de los pases parte en el Tratado, que cuentan con leyes en materia de modelos de utilidad permiten que las solicitudes de modelos de utilidad se tramiten observando el procedimiento correspondiente a la fase nacional de las solicitudes internacionales de patente. Las condiciones para su concesin son, en cierta forma, menos estrictas que para las patentes, en particular respecto del nivel de actividad inventiva exigido, y en comparacin con las patentes, las tasas son inferiores, y la duracin de la proteccin es menor, si bien, por lo dems, los derechos que confieren el modelo de utilidad o la patente de corto plazo son similares. Es frecuente observar que en algunos pases se excluyen expresamente determinadas materias del mbito de proteccin de un modelo de utilidad. As, se suelen excluir de esta proteccin, por ejemplo, los mtodos, las plantas y los animales. Muchas pequeas y medianas empresas (Pymes) recurren a la proteccin por medio del modelo de utilidad debido a limitaciones financieras y de tiempo. Los debates celebrados en el seno de la Unin Europea respecto de los modelos de utilidad proporcionan informacin adicional sobre la evolucin del proceso de creacin de un modelo de utilidad comunitario por parte de la Comisin Europea (2002); para obtener ms informacin, consulte: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/model/utilreport_en.pdf Para una mejor comprensin del tema, a continuacin figuran algunos ejemplos del contenido de los sitios de informacin pblica de algunos pases referidos a los modelos de utilidad: Republica Checa: http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,112&_dad=portal30&_schema=PORTAL30& 443__102.menu_f=4516&444__102.folder_f=5760 La proteccin por medio de patentes no tiene que ser necesariamente la nica forma eficaz de proteger una solucin tcnica. Para ciertas materias de menor nivel inventivo, o de menor importancia econmica, la denominada proteccin por medio de modelo de utilidad puede ser ms adecuada, al ser ms simple, ms rpida y menos costosa. Los modelos de utilidad son

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nuevas soluciones tcnicas, susceptibles de aplicacin industrial, que superan la habilidad tcnica promedio. Como se desprende de lo anteriormente expuesto, los supuestos de proteccin por medio de un modelo de utilidad difieren del procedimiento de patentes por el nivel inventivo. En todo caso, todos los procesos de produccin, las actividades laborales y los materiales de reproduccin biolgica estn excluidos de la proteccin por medio de un modelo de utilidad. En cuanto al derecho que puede ser objeto de proteccin por medio de un modelo de utilidad, los requisitos establecidos para la solicitud de un modelo de utilidad son anlogos a los de una solicitud de patente. La mayor diferencia entre ambos radica en el procedimiento de solicitud del modelo de utilidad. As, el procedimiento de los modelos de utilidad se basa en el denominado principio de inscripcin; por ejemplo, la Oficina examina si se cumplen los requisitos esenciales y, si el modelo de utilidad es susceptible de proteccin, entonces proceder su inscripcin en el Registro sin realizar ningn tipo de examen respecto de su novedad y nivel creativo. A diferencia de lo que ocurre con la proteccin por medio de una patente, la inscripcin de un modelo de utilidad puede llevarse a cabo muy rpidamente, por lo general en un plazo de entre tres y cuatro meses a partir de la presentacin de la solicitud. En determinadas circunstancias, una solicitud de modelo de utilidad puede escindirse de la solicitud de patente original, manteniendo su prioridad original. El plazo de proteccin del modelo de utilidad es de solo cuatro aos pero, si su titular lo solicita, puede prorrogarse en dos ocasiones ms, por otros tres aos en cada caso. Es decir, que el plazo mximo de validez del modelo de utilidad es de 10 aos. Como se puede apreciar, este tipo de proteccin, comparada con la patente, no es adecuada para aquellos casos en que la materia objeto de proteccin deba utilizarse en un futuro lejano. Por otra parte, este tipo de proteccin se ajusta perfectamente a aquellas invenciones cuya vida til es breve, dado que los efectos de la inscripcin de un modelo de utilidad son los mismos que los de una patente. Sin embargo, habida cuenta de que el modelo de utilidad se inscribe en el registro sin que se realice un examen respecto de su novedad ni de su nivel inventivo, el monopolio que confiere resulta mucho ms dbil en comparacin con el de las patentes y la posicin de su titular es ms vulnerable. Por otra parte, las tasas que se deben pagar en el caso de un modelo de utilidad son mucho menores. Kenya Http://www.tradeandindustry.go.ke/kipi/um/um.htm Por modelo de utilidad se entiende toda forma, configuracin o disposicin de elementos de algn aparato, utensilio, herramienta, circuito elctrico o electrnico, instrumento, mecanismo artesanal u otro objeto o parte del mismo que permita un funcionamiento, utilizacin o fabricacin mejor o diferente de la materia, o que provea alguna utilidad, ventaja, beneficio para el medio ambiente, ahorro o efecto tcnico no disponible en Kenia, incluidos los microorganismos y cualquier otra sustancia con capacidad de reproducirse por s mismos, los productos desarrollados sobre la base de recursos genticos, as como las frmulas nutricionales o aquellas basadas en hierbas que produzcan nuevos efectos . Argentina: En Argentina la Ley de Patentes tambin regula los modelos de utilidad. Son modelos de utilidad toda disposicin o forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos u objetos conocidos que se presten a un trabajo prctico, en cuanto importen una mejor utilizacin en la funcin a que estn destinados (artculo 53 de la Ley de Patentes - http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley3.asp ). As, los Modelos de Utilidad se refieren a la forma en que se combinan los elementos para mejorar su funcionamiento.

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El certificado de modelo de utilidad permite a su titular impedir que terceros exploten comercialmente un modelo en el territorio de la Argentina durante un perodo improrrogable de diez aos, contados a partir de la fecha en que la solicitud de registro se presente ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Transcurridos los 10 aos, la invencin se hace pblica, lo que significa que cualquier persona podr hacer uso de ella (fuente: http://www.sanchezlupi.com/libreria/UTILITY.doc

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Ejemplo de Modelo de Utilidad: Estudio prctico: http://www.ipaustralia.gov.au/smartstart/case10.htm Nombres: Glen Krummel, Leon Krummel y Jim Kroezen Empresa: Stubbyglove Enterprises Sector: Desarrollo de productos Entusiastas de la PI desde: 2001 UNA NUEVA PERSPECTIVA PARA UN FAVORITO DE AUSTRALIA El origen de esta invencin tal vez le parezca un tanto cmico, pero Ud. no seguir pensando lo mismo al saber que sus ventas han superado las 100.000 unidades. La historia de los orgenes del Stubbyglove es algo que a cualquier bebedor de cerveza (o a cualquiera que desee protegerse del fro mientras est tomando una bebida al aire libre) le encantar - y Glen Krummel jura que cada palabra es cierta. En la regin de las Snowy Mountains (montaas nevadas), una fra noche del ao 2000, Glen, su hermano Leon y su amigo Jim Kroezen haban estado practicando esqu acutico y estaban disfrutando de una simple cerveza. Para poder mantener sus manos calientes en la brisa helada, Glen y Len alternaban su mano de beber, permitiendo que una de sus manos se conservara caliente mientras la otra sostena la jarra con cerveza. Jim no poda darse ese lujo, dado que tena un solo brazo, y su mano estaba constantemente expuesta al aire fro. Bromearon sobre cun bueno sera que el asa de la jarra tuviera un guante incorporado, lo cual permitira mantener sus manos calientes y su cerveza fra. Aproximadamente 18 meses despus, los tres salieron de vacaciones para practicar esqu en Nueva Zelanda y Jim fabric su invencin - un guante de neopreno pegado al asa de la jarra. Los haba decorado, y le obsequi uno a Glen y otro a Leon. El tro crey que la idea podra convertirse en un xito comercial por lo que decidi que sera acertado tratar de protegerla. Recurrieron a la gua telefnica en bsqueda de alguien que pudiera ayudarlos a obtener el tipo adecuado de proteccin - un abogado especializado en derecho de patentes. Fue slo cuando llegamos a la letra G que encontramos a alguien que poda atendernos ese da, dijo Glen. Al principio nos dijeron que no podra ser patentado. De conformidad con los requisitos para la concesin de patentes, se debe demostrar que se trata de una idea nueva los guantes han existido siempre y las asas de jarra tambin. Les dejamos una muestra, y ese mismo da recibimos una llamada de parte del abogado para comunicarnos que podra existir posibilidades de proteger nuestra invencin mediante una patente de innovacin. Glen dijo que la contratacin de un profesional fue una decisin acertada por cuanto el tro no contaba con experiencia en la preparacin de solicitudes de patente.

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La informacin detallada y las ilustraciones que prepar nuestro abogado eran mucho ms especficas y pertinentes de lo que jams hubiramos podido hacer nosotros mismos, dijo. Los tres compaeros decidieron que su patente de innovacin fuera sometida a un examen y certificada por la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia, dado que si la patente de innovacin no estuviese certificada, ellos no podran impedir que terceros copiaran el Stubbyglove. As, en una ocasin la empresa negoci con xito un acuerdo de licencia. Hoy la empresa distribuye el Stubbyglobe a una cadena de ventas al por menor que cuenta con alrededor de 230 puntos de venta. Glen afirm que para asegurar el crecimiento de la empresa en los prximos aos resultaba esencial mantenerse alerta a fin de proteger su invencin. El futuro se presenta brillante para estos tres compaeros que se atrevieron a hacer realidad su idea y fueron lo suficientemente inteligentes para protegerla por medio de una patente de innovacin. Una cosa es segura, cuando brinden por el xito de su invencin, la cerveza estar bien fra!

2.1

Cules son las principales diferencias entre un modelo de utilidad y una patente?

En la actualidad, un pequeo pero significativo nmero de pases y de oficinas regionales concede proteccin mediante modelos de utilidad. Entre ellos se encuentran: Alemania, Argentina, Armenia, ARIPO, Australia, Austria, Belars, Blgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Espaa, Etiopa, Federacin de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungra, Irlanda, Italia, Japn, Kazajstn, Kenya, Kirguistn, Malasia, Mxico, OAPI, Pases Bajos, Per, Polonia, Portugal, Repblica Checa, Repblica de Corea, Repblica de Moldova, Tayikistn, Trinidad y Tabago, Turqua, Ucrania, Uruguay y Uzbekistn. Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que los establecidos respecto de las patentes. Si bien el requisito de la novedad se debe cumplir siempre, el requisito de la actividad inventiva o no evidencia podr ser mucho menos riguroso o no requerirse en absoluto. En la prctica, generalmente se solicita la proteccin por medio de modelos de utilidad para innovaciones que ms bien representan una mejora de otra invencin, que probablemente no podrn cumplir los criterios de patentabilidad; El plazo de vigencia de la proteccin de los modelos de utilidad es ms breve que el plazo previsto para las patentes y vara segn el pas (por lo general entre 7 y 10 aos, sin posibilidad de prrroga o renovacin); En la mayora de los pases en los que se concede proteccin a los modelos de utilidad, las oficinas de patentes no llevan a cabo ningn tipo de examen de fondo respecto de las solicitudes antes de proceder a su inscripcin. Esto significa que el procedimiento de registro suele ser considerablemente ms sencillo y rpido, insumiendo, en promedio, seis meses; La obtencin y el mantenimiento de los modelos de utilidad son mucho ms asequibles;

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En determinadas circunstancias suele ser posible convertir un modelo de utilidad en una patente; En algunos pases, la proteccin por medio de un modelo de utilidad puede obtenerse exclusivamente para determinados mbitos de la tecnologa, y solo respecto de productos, y no as de procesos; En los casos en que sea necesario proteger un producto con una vida til de corta duracin o se desee evitar una larga espera, el sistema de registro del modelo de utilidad resulta ms apropiado que el sistema de patentes.

Algunos pases permiten presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad en forma simultnea, para as poder aprovechar y disfrutar de los beneficios de la invencin mientras se tramita el relativamente largo procedimiento de solicitud de patente. Pero si la Oficina decide conceder una patente, se deber optar, generalmente, por uno solo de los dos derechos como forma de proteger la invencin.

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PAE 3: Cules son las principales diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes?

3.

Secretos comerciales.

En determinadas circunstancias, la forma de proteger una invencin es mantenindola en secreto. En el marco de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales de los Estados Unidos de Amrica (redactada por la Conferencia Nacional de Comisionados en materia de Leyes Estatales Uniformes, modificada en 1985 http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=3934 ), se definen los secretos comerciales de la siguiente manera: Secreto comercial es toda informacin, incluidos las frmulas, modelos, compilaciones, dispositivos de programas, mtodos, tcnicas o procesos, que:

i) posee un valor econmico independiente, efectiva o potencial, que se deriva del hecho de que no es generalmente conocida, ni fcilmente verificable por medios apropiados, por terceros que podran obtener un beneficio econmico a travs de su divulgacin o uso, y ii) es objeto de medidas razonables, segn las circunstancias del caso, destinadas a mantenerla en secreto. Las invenciones protegidas por medio de patentes conceden una especie de monopolio durante un tiempo limitado y requieren la divulgacin completa de la invencin. Los secretos comerciales deben mantenerse en secreto, y pueden continuar en ese estado a perpetuidad o por un perodo de tiempo ilimitado. En un mercado mundial en el que se registra un rpido desarrollo en materia de tecnologa y telecomunicaciones, la proteccin del secreto comercial se torna cada vez ms importante, habida cuenta de que productos y procesos que no son patentables pueden ser protegidos en virtud de la ley de secretos comerciales.

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A veces, a pesar de que una patente ha sido concedida, los conocimientos relacionados con dicha patente pueden protegerse por medio de un secreto comercial. En un contexto comercial resulta esencial la celebracin de acuerdos de confidencialidad, tambin denominados acuerdos de no divulgacin en el que dos o ms partes se comprometen a mantener en secreto la informacin revelada. Un conocido ejemplo de un secreto comercial es la frmula qumica para la produccin de Coca-Cola, que an se mantiene en secreto despus de decenios y que ha superado ampliamente el plazo de 20 aos de vigencia de las patentes. Para obtener ms informacin, consulte: http://www.wipo.int/sme/es/index.jsp?cat=trade secret www.marketingtoday.com/legal/tradesec.htm www.ipwatchdog.com/tradesecret.html http://www.lawguru.com/cgi/bbs/user/faq.cgi?id=245

4.

Acuerdos en materia de conocimientos tcnicos

Cuando el titular de una invencin patentada, o de otro derecho de propiedad industrial, es tambin quien realiza la invencin o posee los conocimientos especficos, se considera que dicha persona posee los conocimientos tcnicos de ese derecho de propiedad intelectual en particular. Las estipulaciones relativas a los conocimientos tcnicos pueden figurar en un contrato de licencia o bien tales conocimientos pueden incluirse en documento por separado. Por lo general, cuando los conocimientos tcnicos versan sobre una invencin patentada, una marca registrada o un diseo industrial, dichas estipulaciones suelen figurar en el contrato de licencia relativo a la invencin patentada o a otro activo de propiedad industrial. Sin embargo, por diversas razones, incluso en esos casos, se puede hacer constar las estipulaciones relativas a los conocimientos tcnicos en un escrito o en un documento por separado. En tal caso, a ese escrito o documento normalmente se lo denomina contrato relativo a los conocimientos tcnicos. Sobre la base de tales estipulaciones una de las partes, el proveedor de los conocimientos tcnicos, se obliga o se compromete a transmitir los conocimientos tcnicos a la otra parte - el receptor de los conocimientos tcnicos, para que este ltimo pueda utilizarlos. Los conocimientos tcnicos se pueden transmitir por medios tangibles, como por ejemplo, los documentos, fotografas, proyectos, tarjetas informticas y microfilmes, entre otros. Cabe citar, como ejemplos de conocimientos tcnicos que pueden transmitirse por medios tangibles, a los planos arquitectnicos de las fbricas, los diagramas de los diseos de los equipos de las fbricas, los bosquejos y proyectos de las mquinas, las listas de repuestos, los manuales o las instrucciones referidas al funcionamiento de las mquinas o al ensamblaje de sus componentes, las listas y las especificaciones de nuevos materiales, los clculos

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respecto del tiempo de trabajo de las mquinas y de los trabajadores, los diagramas de flujo de los procesos, las instrucciones de empaquetado y almacenaje, los informes relativos a los aspectos ambientales y de estabilidad y las descripciones de las labores correspondientes al personal profesional y tcnico. Estos conocimientos tcnicos transmitidos por medios tangibles suelen denominarse datos o informacin tcnica. Los conocimientos tcnicos tambin pueden transmitirse por medios intangibles. A modo de ejemplo cabra citar la explicacin de un proceso que ofrece un ingeniero del proveedor de los conocimientos tcnicos a un ingeniero del receptor de tales conocimientos; o el hecho de que un ingeniero del receptor de los conocimientos tcnicos, encargado de la fabricacin, presencie el proceso de produccin en la empresa del proveedor de tales conocimientos. Otro ejemplo sera impartir una formacin al personal del receptor en la fbrica de ste ltimo o en la empresa del proveedor de los conocimientos. A los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles, referidos a la demostracin o al asesoramiento respecto de las operaciones de fabricacin o de otras operaciones, a veces se los denomina servicios tcnicos. Asimismo, los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles en materia de formacin del personal se suelen denominar asistencia tcnica. Cuando los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles deben consistir en la direccin efectiva de las operaciones de fabricacin, o de otras operaciones tales como la planificacin, la administracin financiera y del personal, o la comercializacin, se los denomina servicios de gestin. La posibilidad de que los conocimientos tcnicos transmitidos por el proveedor al receptor sean divulgados de manera accidental a terceros, es motivo de profunda preocupacin para los proveedores. Por ello, en las estipulaciones contractuales relativas a los conocimientos tcnicos a menudo se contemplarn diversas medidas encaminadas a garantizar que los conocimientos tcnicos no sern objeto de divulgacin a personas no autorizadas.

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PAE 4: Puede explicar la diferencia principal que existe entre las patentes y los secretos comerciales?

PAE 5: Podra dar ejemplos de conocimientos tcnicos tangibles e intangibles?

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Resumen del Mdulo 4

En este mdulo se han abordado los diferentes tipos de proteccin para las invenciones, a saber: Patentes Modelos de utilidad Secretos comerciales Acuerdos en materia de conocimientos tcnicos

Patentes Las patentes son derechos territoriales. El titular de la patente tiene el derecho, por un perodo de tiempo limitado al plazo de la patente (que generalmente es 20 aos desde la fecha de presentacin), de impedir que terceros fabriquen, usen o vendan la invencin sin su permiso o de exigir que los terceros que deseen utilizar su invencin lo hagan con arreglo a las condiciones que se pacten en un contrato. El titular de la patente tambin tiene derecho a entablar acciones judiciales en el caso de que se cometa una infraccin a la patente. El procedimiento aplicable a tales acciones judiciales depender de la legislacin nacional del pas en el cual se produzca la infraccin. Las patentes pueden ser concedidas por las oficinas nacionales de patentes o por las oficinas regionales que desarrollan su actividad para un grupo de pases, como es el caso de la Oficina Europea de Patentes y de la Oficina Euroasitica de Patentes. En el marco de estos sistemas regionales, el solicitante pide proteccin para la invencin en uno o en varios pases. En el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (PCT) administrado por la OMPI se prev la presentacin de una solicitud de patente internacional nica que tiene el efecto de tantas solicitudes nacionales como pases se designen en la solicitud presentada en el marco de dicho Tratado. Luego de la fase denominada internacional, en la que se presenta la solicitud, se la publica y, a peticin del solicitante, se la examina en cuanto al fondo, el solicitante deber decidir ante qu oficina nacional o regional desea continuar el procedimiento para la concesin de la patente. En varios pases las invenciones tambin son susceptibles de proteccin a travs de su inscripcin como modelo de utilidad, tambin denominado patente de corta duracin, patente pequea o patente de innovacin.

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Modelos de utilidad Las principales diferencias entre los modelos de utilidad y las patentes, son: los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que los establecidos respecto de las patentes. Si bien el requisito de la novedad se debe cumplir siempre, el requisito de la actividad inventiva o no evidencia puede ser mucho menos riguroso o puede no exigirse en absoluto. En la prctica, generalmente se solicita proteccin por medio de modelos de utilidad para innovaciones que ms bien representan una mejora de otra invencin y, que tal vez no podrn cumplir las condiciones de patentabilidad; el plazo de vigencia de la proteccin de los modelos de utilidad es ms breve que el previsto para las patentes y vara segn el pas (por lo general entre 7 y 10 aos, sin posibilidad de prrroga); en la mayora de los pases en los que se concede proteccin a los modelos de utilidad, las oficinas de patentes no llevan a cabo un examen de fondo de las solicitudes antes de proceder a su inscripcin. Esto significa que el procedimiento de inscripcin suele ser considerablemente ms sencillo y rpido, e insume, en promedio, seis meses; la obtencin y el mantenimiento de los modelos de utilidad es mucho ms asequible; En determinadas circunstancias suele ser posible convertir un modelo de utilidad en una patente; en algunos pases, la proteccin por medio de un modelo de utilidad puede obtenerse exclusivamente para determinadas reas de la tecnologa, y solo respecto de productos, no as de procesos;

Por todas estas razones, si se debe proteger un producto con un ciclo de vida til breve o si se desea evitar una larga espera, el sistema de registro del modelo de utilidad es ms adecuado que el sistema de patentes.

Algunos pases permiten presentar una solicitud de patente y una solicitud de modelo de utilidad en forma simultnea, para poder aprovechar y disfrutar de los beneficios de la invencin mientras se tramita el procedimiento relativamente ms prolongado de la solicitud de patente. Pero si la Oficina decide conceder la patente, por lo general, se deber optar por uno solo de los derechos como forma de proteccin de la invencin.

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Secretos comerciales En determinadas circunstancias, una invencin se protege mantenindola en secreto. Mientras que las invenciones protegidas por medio de patentes conceden una especie de monopolio durante un tiempo limitado y requieren la divulgacin completa de la invencin, los secretos comerciales deben mantenerse en secreto, y pueden continuar en ese estado a perpetuidad o por un perodo de tiempo ilimitado. A veces, a pesar de que una patente ha sido concedida, los conocimientos relacionados con dicha patente pueden ser protegidos por medio de un secreto comercial. En un contexto comercial resulta esencial la celebracin de acuerdos de confidencialidad, tambin denominados acuerdos de no divulgacin en el que dos o ms partes se comprometen a mantener en secreto la informacin revelada. Un conocido ejemplo de un secreto comercial es la frmula qumica para la produccin de Coca-Cola, que todava es mantenida en secreto despus de decenios y ha superado ampliamente el plazo de 20 aos de vigencia de las patentes.

Acuerdos en materia de conocimientos tcnicos

Las estipulaciones relativas a los conocimientos tcnicos pueden figurar en un contrato de licencia o bien tales conocimientos pueden incluirse en documento por separado. Por lo general, cuando los conocimientos tcnicos versan sobre una invencin patentada, una marca registrada o un diseo industrial, dichas estipulaciones suelen figurar en el contrato de licencia relativo a la invencin patentada o a otro derecho de propiedad industrial. Cuando las disposiciones relativas a los conocimientos tcnicos figuran en un escrito o documento por separado o diferente, generalmente a ese escrito o documento se lo denomina contrato en materia de conocimientos tcnicos. Sobre la base de tales estipulaciones una de las partes, el proveedor de los conocimientos tcnicos, se obliga o se compromete a transmitir los conocimientos tcnicos a la otra parte - el receptor de los conocimientos tcnicos, para que este ltimo pueda utilizarlos. Los conocimientos tcnicos se pueden transmitir por medios tangibles, como por ejemplo, los documentos, fotografas, proyectos, tarjetas informticas y microfilmes, entre otros.

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Cabe citar, como ejemplos de conocimientos tcnicos que pueden transmitirse por medios tangibles, a los planos arquitectnicos de las fbricas, los diagramas de los diseos de los equipos de las fbricas, los bosquejos o proyectos de las mquinas, las listas de los repuestos, los manuales o las instrucciones referidas al funcionamiento de las mquinas o del ensamblaje de sus componentes, las listas y las especificaciones de nuevos materiales, los clculos respecto del tiempo de trabajo de las mquinas y de los trabajadores, los diagramas de flujo de los procesos, las instrucciones de empaquetado y almacenaje, los informes relativos a los aspectos ambientales y de estabilidad y las descripciones de las labores correspondientes al personal profesional y tcnico. Estos conocimientos tcnicos transmitidos por medios tangibles suelen denominarse datos o informacin tcnica. Los conocimientos tcnicos tambin pueden transmitirse por medios intangibles. A modo de ejemplo cabra citar la explicacin de un proceso que ofrece un ingeniero del proveedor de los conocimientos tcnicos a un ingeniero del receptor de tales conocimientos; o el hecho de que un ingeniero del receptor de los conocimientos tcnicos, encargado de la fabricacin, presencie el proceso de produccin en la empresa del proveedor de tales conocimientos. Otro ejemplo sera impartir una formacin al personal del receptor en la fbrica de este ltimo o en la empresa del proveedor de los conocimientos. A los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles, referidos a la demostracin o al asesoramiento respecto de las operaciones de fabricacin o de otras operaciones, a veces se los denomina servicios tcnicos. Asimismo, los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles en materia de formacin del personal se suelen denominar asistencia tcnica. Cuando los conocimientos tcnicos transmitidos por medios intangibles consisten en la direccin efectiva de las operaciones de fabricacin, o de otras operaciones tales como la planificacin, la administracin financiera y del personal, o la comercializacin, se los denomina servicios de gestin. La posibilidad de que los conocimientos tcnicos transmitidos por el proveedor al receptor sean divulgados de manera accidental a terceros, es motivo de profunda preocupacin para los proveedores. Por ello, en las estipulaciones contractuales relativas a los conocimientos tcnicos a menudo se contemplarn diversas medidas encaminadas a garantizar que los conocimientos tcnicos no sern objeto de divulgacin a personas no autorizadas.

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Mdulo 4 Prueba de fin de mdulo 1. A diferencia de los secretos comerciales, una patente: a) b) c) d) concede al titular un derecho perpetuo de excluir a otros; permite el acceso a la informacin relativa a la invencin; est integrada por informacin protegida y confidencial; tanto a) como b)

2.

Los modelos de utilidad, como forma de proteccin, se han adoptado para dar cabida a: a) b) c) d) la injusticia de los requisitos de fondo de las patentes; la falta de novedad en ciertos tipos de invenciones; las invenciones de escasa importancia; las invenciones que carecen de un avance tcnico evidente y distintivo

3.

La ventaja de los secretos comerciales sobre las patentes reside en el hecho de que: a) b) c) d) son fciles de proteger; existe un eventual extensin del plazo de proteccin; suelen tener un gran valor; no pueden ser infringidos.

4.

Los siguientes elementos pueden formar parte del objeto de un contrato relativo a conocimientos tcnicos: a) b) c) d) los esquemas de trazado; las leyes de la naturaleza; los signos distintivos; ninguna de las anteriores.

MDULO 5 Cuestiones jurdicas

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Nota: Para este modulo se necesitarn unas 5 horas de estudio. Se recomienda realizar una pausa entre la seccin 2 y 3.

Objetivos
Una vez estudiado este mdulo, el estudiante podr: 1. Explicar el principio del trato nacional, del trato de la nacin ms favorecida (NMF) y de independencia de las patentes en el marco del Convenio de Pars y del Acuerdo sobre los ADPIC; 2. 3. Describir los fundamentos y los beneficios del derecho de prioridad; Identificar los siguientes criterios de patentabilidad y dems requisitos:

Condiciones de patentabilidad: Materia patentable, Novedad, Actividad inventiva o no evidencia, Divulgacin suficiente y/o Divulgacin habilitante, Requisitos de apoyo: Estado de la tcnica, Unidad de la invencin, Estructura e interpretacin de las reivindicaciones, Procedimiento de oposicin, Perodo de gracia, Patentes provisionales, y Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas


4. 5.

Establecer la diferencia entre los trminos patente, invencin y descubrimiento, y Explicar la importancia de la estructura y de la interpretacin de las reivindicaciones.

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Cuestiones jurdicas En los mdulos anteriores hemos abordado las cuestiones jurdicas que se plantean en las distintas etapas del procedimiento de concesin de una patente, los tratados que tienen incidencia sobre las patentes y las etapas del procedimiento en las que la legislacin nacional incide sobre el sistema de patentes. Cabe sealar que el derecho de patentes es, por naturaleza, territorial. Una vez que el inventor ha decidido presentar una solicitud de patente en el mbito internacional, cada procedimiento de concesin de la patente comprende una serie de requisitos especficos que repercutirn sobre la patente tanto a nivel nacional como internacional. Adems de abordar las cuestiones jurdicas que se plantean en los sistemas nacionales antes de la concesin de una patente, en este mdulo tambin analizaremos las doctrinas y los principios adoptados por los pases que son parte en tratados que rigen el sistema internacional de patentes. 1. 1.1 Principios jurdicos generales Trato nacional Cmo se aplica la doctrina del trato nacional? El trato nacional, en lo que se refiere a la proteccin de la propiedad industrial, significa que cada pas parte en el Convenio de Pars debe conceder a los nacionales de los dems pases miembros la misma proteccin que concede a sus propios nacionales. Las disposiciones pertinentes figuran en los artculos 2 y 3 del Convenio. El Convenio de Pars (el Convenio), que entr en vigor en 1884, fue objeto de anlisis en el Mdulo 3 ya que es uno de los tratados multilaterales de carcter general en materia de patentes. El mismo trato nacional debe concederse a los nacionales de pases que no sean parte en el Convenio de Pars, siempre que estn domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en algn pas miembro. No obstante, no se podr exigir a los nacionales de los pases miembros ninguna condicin de domicilio o de establecimiento en el pas donde se reclame la proteccin, como condicin para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. Esto significa que la norma relativa al trato nacional garantiza no slo que los extranjeros gozarn de la proteccin, sino tambin que no sern objeto de discriminacin de ninguna forma. Sin este principio, sera muy difcil, y a veces incluso imposible, obtener una proteccin adecuada para las invenciones, las marcas y otros derechos de propiedad industrial en pases extranjeros. La norma del trato nacional se aplica en primer lugar a los nacionales de los pases miembros. El trmino nacional comprende tanto a las personas fsicas como a las personas jurdicas. Respecto de las personas jurdicas, la determinacin de la condicin de nacional de un determinado pas puede resultar una difcil tarea. Por lo general, las diferentes legislaciones nacionales no conceden a las personas jurdicas una nacionalidad en el sentido propio del trmino. No cabe duda, por supuesto, de que las empresas estatales de un pas miembro u otras entidades creadas en virtud del derecho pblico de ese pas deben considerarse nacionales del pas miembro de que se trate. Las personas jurdicas creadas de conformidad con el derecho privado de un pas miembro se consideran como nacionales de

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ese pas. Si tienen su sede real en otro pas miembro, tambin podrn ser consideradas nacionales del pas en el que se site la sede. Segn el artculo 2.1) del Convenio de Pars, la norma relativa al trato nacional se aplica a todos los beneficios que las respectivas leyes nacionales concedan a sus nacionales. Asimismo, esto significa que se excluye cualquier requisito de reciprocidad respecto de la proteccin. Supongamos que un pas determinado (X) prev un plazo de proteccin de las patentes ms extenso que el de otro pas miembro (Y): el primer pas (X), no tendr derecho a disponer que los nacionales de este ltimo pas (Y) gocen de un plazo de proteccin igual al plazo de proteccin que establece la ley de su propio pas (Y). Este principio se aplica no slo respecto del derecho codificado, sino tambin respecto de la prctica de los tribunales (jurisprudencia), de las Oficinas de patentes y de otros organismos administrativos gubernamentales, tal como se aplica a los nacionales del pas. No obstante, la aplicacin de la legislacin nacional a un nacional de otro pas miembro no le impide a este ltimo invocar derechos ms beneficiosos que estuviesen especialmente previstos en el Convenio de Pars. Estos derechos son objeto de reserva expresa. El principio del trato nacional debe aplicarse sin perjuicio de tales derechos. En el Artculo 2.3) del Convenio de Pars se establece una excepcin a la norma del trato nacional. Las disposiciones de la legislacin nacional relativas al procedimiento judicial y administrativo, a la competencia y a los requisitos de representacin son objeto de una reserva expresa. Esto significa que algunas disposiciones de mera naturaleza procesal que, en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, impongan condiciones especiales a los extranjeros, tambin podrn aplicarse vlidamente contra los extranjeros que sean nacionales de los pases miembros. Un ejemplo de ello consiste en exigir a los extranjeros que depositen una determinada suma de dinero como garanta o fianza por las costas del juicio. Otro ejemplo que se encuentra expresamente establecido es el requisito de que los extranjeros deban indicar un domicilio o bien designar un mandatario en el pas en el cual se solicita la proteccin. Esta ltima prescripcin tal vez sea el requisito especial que ms habitualmente se impone a los extranjeros. En el artculo 3 del Convenio de Pars se prev la aplicacin de la norma del trato nacional a los nacionales de pases que no sean miembros, siempre que estn domiciliados o tengan un establecimiento industrial o comercial en un pas miembro. El trmino domiciliado es interpretado, por lo general, no slo en el sentido estrictamente jurdico del trmino. Basta con una simple residencia, ms o menos permanente, distinta de la nocin de domicilio legal. Las personas jurdicas tienen su domicilio en el lugar en el que est situada su sede. An si no tuviese un domicilio en ese pas, el hecho de poseer un establecimiento industrial o comercial le concede el derecho al trato nacional. La nocin de establecimiento industrial o comercial situado, en el territorio de un pas miembro, y de propiedad de un nacional de un pas que no es parte en el Convenio, est a su vez condicionada por el propio texto del Convenio. As pues, se requiere que exista una actividad industrial o comercial real. Una simple direccin postal o el alquiler de una pequea oficina sin actividad real no basta. En lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC, en el artculo 3 se hace referencia al principio del trato nacional de manera similar al Convenio de Pars.

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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 1: Defina qu se entiende por trato nacional. Escriba su respuesta aqu:

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 2: Por qu motivo el trato nacional es una de las normas ms importantes en el Convenio de Pars as como en el Acuerdo sobre los ADPIC en el que tambin se adopt una norma similar? Escriba su respuesta aqu:

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1.2

Trato de la nacin ms favorecida

El principio de la nacin ms favorecida, relacionado con el principio del trato nacional, est previsto en el artculo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras que la clusula del trato nacional prohbe a los Miembros discriminar entre sus nacionales y los nacionales de otros Miembros, la clusula del trato de la nacin ms favorecida prohbe a un Estado Miembro discriminar entre los nacionales de otros Miembros. Esto significa que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pas se otorgar inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los dems Miembros. En el convenio se prev una serie de excepciones especficas supeditadas a la observancia de condiciones muy estrictas. 1.3 Derecho de prioridad

El derecho de prioridad significa que, sobre la base de una solicitud regular de un derecho de propiedad industrial presentada en uno de los pases miembros por un solicitante determinado, el mismo solicitante (o su causahabiente) podr, durante un perodo de tiempo determinado (12 meses en el caso de las patentes), solicitar la proteccin en todos los dems pases miembros. Estas ulteriores solicitudes se considerarn como si hubiesen sido presentadas el mismo da en que se present la primera solicitud. Por lo tanto, estas solicitudes posteriores gozan de una situacin de prioridad con respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invencin que hubiesen sido presentadas despus de la fecha de la primera solicitud. Tambin gozan de prioridad con respecto a todos los hechos ocurridos despus de esa fecha que normalmente seran aptos para desvirtuar los derechos del solicitante o la patentabilidad de su invencin. Las disposiciones relativas al derecho de prioridad figuran en el artculo 4 del Convenio de Pars. (Para obtener ms informacin respecto de la aplicacin del derecho de prioridad a un determinado solicitante de una patente, vanse los Mdulos 2 y 3.) El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prcticas al solicitante que desea obtener proteccin en diversos pases. El solicitante no tiene que presentar todas las solicitudes en su pas y en el exterior simultneamente, dado que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qu pases solicitar proteccin. El solicitante puede utilizar ese perodo de tiempo para planificar las medidas que deber adoptar a los fines de obtener proteccin en los pases que sean de su inters en el caso particular. El beneficiario del derecho de prioridad es toda persona que goce del beneficio concedido por la norma relativa al trato nacional, y que haya depositado regularmente una solicitud de patente o de otro derecho de propiedad industrial, como por ejemplo una marca o un modelo de utilidad, en uno de los pases miembros. El derecho de prioridad puede basarse nicamente en la primera solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debi haberse presentado en un pas miembro. Por ello, no es posible presentar una primera solicitud seguida de una segunda solicitud, posiblemente mejorada, y luego invocar esa prioridad respecto de la segunda solicitud. La razn de ser de esta norma es evidente: no se puede permitir una cadena sucesiva e interminable de reivindicaciones de prioridad respecto de la misma invencin, dado que esto podra, en efecto, prolongar considerablemente el plazo de proteccin de la invencin.

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Tarea n 1: Vaya a la pgina de Google, escriba US Patent 6,139,898 y as encontrar el documento de los Estados Unidos de Amrica correspondiente a esa patente. a. Cuando se present la primera patente?

b. Cules fueron las respectivas fechas de presentacin en la Unin Europea y en los Estados Unidos de Amrica? c. Cul fue la fecha de prioridad efectiva de esa patente?

d. Suponiendo que Ud. tiene una invencin muy similar o contrapuesta a esa invencin y que ha presentado su solicitud en los Estados Unidos el 12 de noviembre de 1998 (seis meses despus), podra obtener la patente o conseguir la revocacin de la patente de los Estados Unidos N 6.139.898 en virtud de que su solicitud se habra presentado antes del 26 de marzo de 1999, que es la fecha en que se present la patente en los Estados Unidos? Compare su respuesta con el documento que se encuentra al final de este mdulo.

En el artculo 4.A.1) del Convenio de Pars se reconoce expresamente que el derecho de prioridad tambin puede hacerlo valer el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin transferir al mismo tiempo la primera solicitud en s misma. Esto tambin permite, en especial, transferir el derecho de prioridad a personas diferentes de diferentes pases, lo cual es una prctica que resulta bastante comn. La solicitud posterior debe versar sobre el mismo objeto que la primera solicitud respecto de la que cual se reivindica la prioridad. En otras palabras, el objeto de ambas solicitudes debe ser la misma invencin, el mismo modelo de utilidad, la misma marca o el mismo diseo industrial. Sin embargo, resulta posible valerse de una primera solicitud de patente de invencin como base de la prioridad para la inscripcin de un modelo de utilidad y viceversa. (Vase el Mdulo 4: Modelos de utilidad). Ese mismo cambio del tipo de proteccin en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseos industriales, tambin es viable, siempre que las leyes nacionales lo permitan. Se conferir el derecho de prioridad si la primera solicitud se ha depositado regularmente. Todo depsito que tenga el valor de un depsito nacional debidamente realizado constituye un fundamento vlido para conferir el derecho de prioridad. Por depsito nacional debidamente realizado se entiende todo depsito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual se deposit la solicitud en el pas en cuestin. El concepto de depsito nacional se condiciona con la inclusin de las solicitudes presentadas en virtud de tratados bilaterales o multilaterales celebrados entre los pases miembros. El retiro, el abandono o el rechazo de la primera solicitud no lesiona su capacidad para servir de fundamento para el derecho de prioridad. Este subsiste aun cuando la primera solicitud que lo origin ya no exista.

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Los efectos del derecho de prioridad estn regulados en el artculo 4B. Resumiendo tales efectos se observa que, como consecuencia de la reivindicacin de prioridad, a la solicitud posterior se la debe tratar como si hubiera sido presentada en el mismo momento en que se deposit en otro pas miembro la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, todos los actos realizados durante el tiempo transcurrido entre la fecha del depsito de la primera solicitud y las fechas de depsito de las solicitudes posteriores, el denominado plazo de prioridad, no pueden invalidar los derechos que sean reivindicados en la solicitud posterior. Concretamente, esto significa que una solicitud de patente, referida a la misma invencin, presentada por un tercero durante el perodo de prioridad no otorgar a ese tercero un derecho de preferencia, aunque haya sido depositada antes que la solicitud posterior. (Vase la Tarea n 1 precedente.) Del mismo modo, la publicacin o utilizacin pblica, durante el perodo de prioridad, de una invencin que es objeto de una solicitud posterior, no invalida la novedad o el carcter inventivo de la invencin. A tal efecto, no tiene importancia determinar si la publicacin es realizada por el solicitante o por el propio inventor, o por un tercero. La duracin del plazo de prioridad difiere segn los distintos tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invencin y para los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseos industriales y para las marcas de fbrica es de seis meses. Para determinar la duracin del plazo de prioridad, en el Convenio de Pars se tuvieron en cuenta los intereses contrapuestos del solicitante y de los terceros. Los plazos de prioridad previstos ahora en el Convenio de Pars parecen establecer un adecuado equilibrio entre ambos intereses. En algunos pases como los Estados Unidos de Amrica, se est analizando la posibilidad de ampliar el plazo de prioridad hasta 30 meses. La legislacin de algunos pases prev, adems del plazo de prioridad que se establece en el Convenio de Pars, un periodo de gracia y una solicitud provisoria (que se explicar ms adelante en este mdulo). El derecho de prioridad, consagrado en el Convenio, permite la reivindicacin de prioridades mltiples y prioridades parciales. Por lo tanto, en la solicitud posterior no slo se podr reivindicar la prioridad de una solicitud anterior, sino que tambin se podr combinar las prioridades de varias solicitudes anteriores, cada una de ellas correspondiente a las diferentes caractersticas de la materia de la solicitud posterior. Ms aun, en la solicitud posterior se podrn combinar elementos respecto de los cuales se reivindica una prioridad con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos, la solicitud posterior debe, por supuesto, cumplir el requisito de la unidad de la invencin, que fuera explicado en los mdulos anteriores. Estas posibilidades responden a una necesidad prctica. Frecuentemente, luego del depsito de una primera solicitud, todas las mejoras y las nuevas adiciones que se incorporen a la invencin sern objeto de nuevas solicitudes en el pas de origen. En esos casos, es muy prctico poder combinar todas esas solicitudes anteriores en una solicitud posterior, al presentarla en otro pas miembro antes de la finalizacin del ao de prioridad. Esta combinacin es posible incluso si las prioridades mltiples provienen de distintos pases miembros. Por ejemplo, los elementos de una solicitud pueden utilizarse en una invencin posterior. La transferencia de la fecha de prioridad de esos elementos como parte o continuacin de su aplicacin en una nueva solicitud independiente se denomina divisin o

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continuacin en parte. En este proceso, el elemento transferido de esa forma puede traer consigo su fecha de prioridad original. A menudo sucede que los documentos de patente contienen una descripcin detallada de las solicitudes anteriores que pudieran tener incidencia respecto de la fecha de prioridad efectiva de la patente.

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE)

PAE 3: Mencione al menos tres ventajas de la norma que establece el derecho de prioridad. Escriba su respuesta aqu:

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1.4

Independencia de las patentes

Un principio importante del Convenio de Pars es que las patentes solicitadas en los diferentes pases de la Unin por los nacionales de pases de la Unin sern independientes de las patentes obtenidas para la misma invencin en los otros pases ... (vase el artculo 4bis del Convenio de Pars). Este principio, denominado independencia de las patentes, obliga a los Estados miembros de la Unin de Pars a considerar sus patentes como independientes de otras patentes relativas a la misma invencin, aun cuando dichas patentes se concedan en Estados que no son partes en el Convenio. Esta disposicin tiene por objeto impedir que un pas rechace una solicitud de patente amparndose en el hecho de que otro pas ha rechazado anteriormente la solicitud. La razn fundamental del principio de independencia de las patentes surge de la constatacin de que las leyes que rigen las patentes difieren segn el Estado de que se trate. Las invenciones que son susceptibles de obtener proteccin por medio de una patente de acuerdo a la legislacin alemana diferirn de las que son susceptibles de obtener proteccin conforme al derecho estadounidense o japons As, para evitar las injustas consecuencias del rechazo de solicitudes vlidas simplemente porque no cumplen los requisitos establecidos por un sistema de patentes diferente, se consagr el concepto de la independencia de las patentes en el Convenio de Pars.

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 4: Cules son las razones fundamentales en que se basa el principio de la independencia de las patentes , y que tratado internacional consagra este principio? Escriba su respuesta aqu:

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2.

Cuestiones jurdicas especificas relacionadas con la concesin de las patentes

A los fines de ampliar sus conocimientos, en esta parte del Mdulo 5 se analizarn en profundidad las cuestiones jurdicas relacionadas con la concesin de las patentes. Las cuestiones jurdicas que se describen a continuacin fueron brevemente expuestas en el Mdulo 2, y en esta seccin trataremos de analizarlas con mayor profundidad: 2.1 Condiciones de patentabilidad: 2.1.1 Materia patentable; 2.1.2 Novedad; 2.1.3 Actividad inventiva o no evidencia ; 2.1.4 Aplicacin industrial o utilidad; 2.1.5 Divulgacin suficiente y/o Divulgacin habilitante; Requisitos de apoyo: 2.2.1 Estado de la tcnica; 2.2.2 Unidad de la invencin; 2.2.3 Estructura e interpretacin de las reivindicaciones; Procedimientos de oposicin; Perodo de gracia; Patentes provisionales; y Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas.

2.2

2.3 2.4 2.5 2.6

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2.1

Condiciones de patentabilidad

Como se expuso brevemente en el Mdulo 2, para que una invencin sea susceptible de proteccin por medio de una patente debe reunir ciertas condiciones. As, entre tales condiciones cabe citar, ante todo, que la invencin comprenda una materia patentable, que sea nueva (novedosa), que presente suficiente actividad inventiva (que no sea evidente), que sea susceptible de aplicacin industrial (til) y que la divulgacin de la invencin realizada en la solicitud de patente cumpla con determinadas normas. A continuacin se explicar cada uno de estos conceptos. Patentes e invenciones: A lo largo de este curso y en muchas publicaciones y enseanzas en materia de propiedad intelectual, el trmino patente se suele utilizar, para facilitar su descripcin y equivalencia, como sinnimo de invencin. Sin embargo, ambos trminos no son sinnimos. Las patentes se conceden para proteger las invenciones. Dicho de otro modo, la invencin es el objeto de una patente.1 Por consiguiente, la evaluacin de la patentabilidad se lleva a cabo para examinar la invencin.

2.1.1

Materia patentable

Tambin resulta habitual ver que el trmino invenciones se utiliza como sinnimo de descubrimientos. Descubrimientos e invenciones: un descubrimiento (incluyendo las leyes de la naturaleza, los fenmenos fsicos y las ideas abstractas) no constituye una invencin patentable, aun cuando una ley disponga que el que invente o descubra cualquier procedimiento nuevo y til, susceptible de ser fabricado en forma mecnica, puede obtener por ello una patente, como ocurre en los Estados Unidos de Amrica. Marie Curie, por ejemplo, descubri el radio, un elemento qumico radioactivo, lo aisl y estableci sus propiedades. Sin embargo, este descubrimiento no le concedi el derecho a una patente, ya que no cumpla el requisito de la novedad (dado que ya exista en la naturaleza) ni tena aplicacin industrial. Por lo tanto, no constitua una invencin. No obstante, en el caso del descubrimiento de los rayos X realizado por Roentgen, por tratarse de una solicitud relativa al uso mdico de las propiedades del material radioactivo, s se podra considerar que constitua una invencin que podra haber sido patentada.2 Por lo tanto, la distincin entre lo que constituye materia patentable y aquella que no lo es reviste una gran importancia puesto que los simples descubrimientos de elementos que ya existan en la naturaleza no se consideran patentables. Los recientes avances tecnolgicos, particularmente en materia de biotecnologa, plantean interrogantes apasionantes respecto de la manipulacin gentica destinada a crear nuevos productos genticos. (Para ms informacin referida a las Patentes Biotecnolgicas inscrbase en el Curso Especializado sobre Propiedad Intelectual (P.I.) y Biotecnologa de la Academia de la OMPI.)

A Case Book: Enforcement of Intellectual Property Rights. LTC Harms. Publicacin de la OMPI N 791(E). Patente de Genetech Inc. [1989] RPC 147 (CA); Chiron Corp contra Murex Diagnostics Ltd. [1997] RPC 535 (CA).

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La materia patentable se establece por ley, y generalmente se suele definir como excepciones a la patentabilidad; la regla general es que se podr proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la tecnologa (vase el artculo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC). Si bien existen diferencias entre los diferentes pases, generalmente se excluyen de la patentabilidad las siguientes materias (vanse tambin los prrafos 2 y 3 del artculo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC): Los descubrimientos de materias o sustancias preexistentes en la naturaleza; las teoras cientficas y los mtodos matemticos; las creaciones estticas (que pueden ser protegidas por medio de los diseos industriales); los sistemas, los principios y los mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales; las sustancias de reciente descubrimiento que se presentan naturalmente en el mundo; cualquier invencin que pueda afectar el orden pblico, las buenas costumbres o la salud pblica; los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de los seres humanos o de los animales (pero no los productos utilizados en tales mtodos); las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas y de animales que no sean procedimientos no biolgicos y microbiolgicos.

Para que una invencin sea susceptible de proteccin por patente debe encuadrarse en el mbito de una materia patentable.

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE)

PAE 5: Describa en una frase la diferencia que hay entre una invencin y una patente. Escriba su respuesta aqu

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2.1.2

Novedad

La novedad constituye un requisito fundamental en cualquier examen de fondo as como una indiscutida condicin de la patentabilidad. Sin embargo, es preciso destacar, que la novedad no es algo que pueda comprobarse o establecerse; slo puede probarse su ausencia. Esto significa que una invencin se considera nueva (o novedosa), si no forma parte del estado de la tcnica (o conocimientos previos). El estado de la tcnica es, en general, el conjunto de conocimientos tcnicos puesto a disposicin del pblico antes de la fecha de depsito de la correspondiente solicitud de patente (o de la fecha de prioridad, si se reivindica la prioridad de una solicitud anterior). En muchos pases, toda invencin que se dio a conocer a travs de una publicacin (impresa o en formato electrnico) o que es conocida en cualquier parte del mundo, constituye el estado de la tcnica y puede, por ende, invalidar la novedad de la invencin. En el Mdulo 2, se le requiri que analizara los motivos de la importancia de mantener una invencin en secreto antes de solicitar una patente. Al divulgar una invencin a travs de su publicacin o enseanza (antes de solicitar la patente), el solicitante de la patente corre el riesgo de no cumplir una de las condiciones de la patentabilidad. (Consulte la seccin referida al Estado de la tcnica ms adelante en este mdulo.) En algunos pases, como los Estados Unidos de Amrica, se prev un perodo de gracia de hasta 12 meses, a partir del momento en que el inventor divulga una invencin, durante el cual este puede solicitar una patente sin perder la novedad.

2.1.3

Actividad inventiva (o no evidencia)

Se considera que una invencin implica una actividad inventiva (o que no es evidente) cuando, teniendo en cuenta el estado de la tcnica, la invencin no es evidente para una persona capacitada en el mbito especfico de la invencin de que se trate. El objetivo del requisito de no evidencia es garantizar que slo se concedan patentes a los logros verdaderamente inventivos, y no a aquellas creaciones que una persona con conocimientos bsicos en ese mbito pudiera deducir fcilmente de lo que ya existe. La cuestin respecto de si la invencin habra sido evidente para una persona con conocimientos bsicos en la materia es quiz la condicin ms difcil de determinar en el examen de fondo. La expresin conocimientos bsicos tiene por objeto excluir al mejor de los expertos que se pueda encontrar. Se pretende limitar el concepto a una persona que posea el nivel promedio de conocimientos que se haya alcanzado en el pas en cuestin respecto de la materia de que se trate. La expresin actividad inventiva transmite la idea de que no basta con que la invencin reivindicada sea nueva, es decir, diferente de lo que existe en el estado de la tcnica, sino que adems esa diferencia debe poseer dos caractersticas. En primer lugar, debe ser inventiva, es decir, el resultado de una idea creativa, y debe constituir una actividad, es decir, debe ser perceptible. Debe haber una diferencia claramente determinable entre el estado de la tcnica y la invencin reivindicada. Por este motivo, en algunos pases, existe el

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concepto de adelanto o progreso respecto del estado de la tcnica. En segundo lugar, es necesario que este avance o progreso sea significativo y esencial para la invencin. Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal como se ha establecido en decisiones judiciales de algunos pases, son: el mero cambio de tamao, la conversin de un producto en porttil, la inversin de las piezas, el cambio de materiales, la combinacin de objetos; o la mera sustitucin por una parte o funcin equivalente. 2.1.4 Aplicacin industrial (o utilidad)

Para ser patentable, una invencin debe ser susceptible de ser producida o utilizada en la industria. Esto significa que la invencin no puede ser un fenmeno meramente terico; debe ser til y proporcionar un beneficio prctico. Si la invencin est destinada a ser un producto o parte de un producto, su produccin debera ser viable. Por otra parte, si la invencin est destinada a ser un proceso o parte de un proceso, se debera poder llevar a cabo dicho proceso o utilizarlo (en trminos generales) en la prctica. El trmino industrial debe considerarse en su sentido ms amplio, como comprensivo de cualquier tipo de industria. En el lenguaje comn, una actividad industrial significa una actividad tcnica de cierta envergadura, y la aplicacin industrial de una invencin significa la aplicacin (utilizacin) de una invencin por medios tecnolgicos de cierta envergadura. Tanto las leyes nacionales, regionales como las prcticas relativas a la exigencia de la aplicacin industrial pueden variar significativamente. En un extremo de esa gama de criterios, el requisito de la aplicacin industrial se tiene por cumplido siempre que la invencin reivindicada se pueda reproducir sin tomar en consideracin la utilidad de la invencin. Sin embargo, una simple idea de un nuevo producto no puede ser patentada en s misma, salvo que se trate de una invencin susceptible de tener una aplicacin industrial. En el otro extremo de dicha gama de criterios, para determinar la aplicacin industrial se tiene en cuenta la utilidad que posea la invencin reivindicada. El tema de la utilidad y de la aplicacin atae tambin la esfera de la industria agrcola, en cuyo mbito la materia patentable versa sobre los organismos vivos o los procesos por medio de los cuales el material biolgico puede convertirse en un producto. Una nueva enzima creada por un cientfico podra ser nueva y cumplir con el criterio de aplicacin industrial sin tener utilidad alguna. Cabe sealar que en algunos pases no se exige la aplicacin industrial sino la utilidad de la invencin. A continuacin se enumeran ejemplos tpicos de invenciones que no son susceptibles de aplicacin industrial: las que parezcan ser contrarias a las leyes de la naturaleza (por ejemplo, una mquina de movimiento perpetuo); las relativas a los mtodos que podran encuadrarse completamente dentro de la esfera privada o personal.

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2.1.5

Divulgacin suficiente y/o Divulgacin habilitante

Otro requisito relativo a la patentabilidad consiste en determinar si en la solicitud se ha divulgado adecuadamente la invencin. En efecto, en la solicitud se deber divulgar la invencin de una manera lo suficientemente clara y completa como para que una persona capacitada en el mbito tcnico de que se trate pueda llevarla a cabo, es decir, una persona capacitada en la materia. En la memoria descriptiva se debe establecer, como mnimo, una manera de llevar a cabo la invencin reivindicada. Esto debe hacerse mediante ejemplos, cuando corresponda, y con referencia a los dibujos, si los hubiere. En algunos pases se exige que en la memoria descriptiva se divulgue la mejor manera de ejecutar la invencin conocida por el solicitante. Para las patentes relativas a microorganismos, muchos pases requieren que, si el microorganismo no pudiera divulgarse completamente, se lo deposite en una institucin de depsito reconocida.

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE)

PAE 6: Describa el doble examen que se lleva a cabo en el procedimiento de concesin de patentes respecto del requisito de la aplicacin industrial o utilidad. Escriba su respuesta aqu:

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2.2

Requisitos de apoyo

Al presentar una solicitud, es importante que las reivindicaciones hayan sido definidas con precisin y que estn plenamente respaldadas por la memoria descriptiva. Esto significa que las reivindicaciones no podrn tener un alcance ms amplio que lo que permite la memoria descriptiva. Vase tambin, en el Mdulo 6, la interpretacin de las reivindicaciones. 2.2.1 Estado de la tcnica La definicin del estado de la tcnica vara segn el pas de que se trate. En muchos pases, toda la informacin divulgada al pblico en cualquier lugar del mundo, sea en forma escrita, por medio de comunicacin oral, o mediante su exhibicin o su uso pblico, forma parte del estado de la tcnica. As pues, en principio, la publicacin de la invencin en un boletn cientfico, su presentacin en una conferencia, su uso en el comercio o su aparicin en el catlogo de una empresa constituiran actos que podran socavar la novedad de la invencin y conllevar la prdida de su patentabilidad. La cuestin respecto de lo que debera entenderse por estado de la tcnica en un momento dado ha sido objeto de algunos debates. Una de las posturas sostiene que el estado de la tcnica debera determinarse segn el contexto de lo que es nicamente conocido en el pas en el cual se solicita la proteccin, excluyendo los conocimientos existentes en otros pases que no hayan sido introducidos en el pas antes de la realizacin de la invencin, an cuando ese conocimiento haya estado disponible en el extranjero antes de la fecha en que la invencin se llev a cabo. El otro punto de vista gira en torno a la diferencia entre las publicaciones impresas y otras formas de divulgacin como, por ejemplo, la divulgacin oral y el uso anterior, y el lugar en el que este tipo de publicaciones o divulgaciones se ha llevado a cabo. La divulgacin de una invencin, de modo tal que esta se convierta en parte del estado de la tcnica, puede realizarse de tres maneras, a saber: mediante la descripcin de la invencin en una publicacin escrita u otra forma de publicacin; mediante una descripcin oral de la invencin realizada en pblico, que se denomina divulgacin oral; mediante la utilizacin de la invencin en pblico, o ponindola a disposicin del pblico de manera tal que cualquiera persona pueda utilizarla, constituyendo tal divulgacin una divulgacin por el uso.

La publicacin en forma tangible requiere de la existencia de algn medio fsico para transmitir la informacin, un documento en el sentido amplio del trmino, y que el documento haya sido publicado, es decir, puesto a disposicin del pblico de cualquier forma, como por ejemplo a travs de su oferta para la venta o su depsito en una coleccin pblica. La publicacin comprende las patentes concedidas o las solicitudes de patentes publicadas, los escritos (ya sean manuscritos, mecanografiados o impresos), los cuadros que incluyan fotografas, los dibujos o pelculas, y las grabaciones, ya sean en discos o en cintas, en el

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lenguaje hablado o codificado. En la actualidad, debe tomarse cada vez ms en cuenta la publicacin en Internet. La divulgacin oral, como lo indica la expresin, implica que las palabras o la forma de la divulgacin no deben estar necesariamente registradas como tal, e incluye las conferencias y las emisiones radiales. La divulgacin por medio del uso es esencialmente una divulgacin pblica y visual como la realizada mediante la exhibicin, la venta, la demostracin, las emisiones televisivas no registradas y el uso pblico propiamente dicha. Un documento solo tendr entidad para socavar la novedad de una invencin reivindicada si la materia objeto de dicha invencin tambin figura expresamente en el documento de que se trate. Por ello, al examinarse la materia objeto de una reivindicacin de una solicitud, se compara cada uno de sus elementos con el contenido de cada una de las diversas publicaciones. Slo podr determinarse la falta de novedad si la publicacin contiene todas las caractersticas de dicha reivindicacin, es decir, si reflej con antelacin la materia objeto de la reivindicacin. Sin embargo, la falta de novedad puede estar implcita en la publicacin, en el sentido de que, durante la enseanza de la publicacin, una persona con conocimientos corrientes en la materia llegara inevitablemente a un resultado que se encuadrara en lo expresado en la reivindicacin. En general, la Oficina de Patentes plantear este tipo de falta de novedad nicamente en aquellos casos en que no haya ninguna duda razonable respecto de la utilidad prctica de la enseanza previa. Cabe sealar que en el anlisis de la novedad no est permitido combinar elementos independientes del estado de la tcnica.

PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE)

PAE 7: Analice brevemente los diferentes puntos de vista sobre el significado del estado de la tcnica. Escriba su respuesta aqu:

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2.2.2 Unidad de la invencin En la mayora de las leyes en materia de patentes se establecen algunas limitaciones con respecto al nmero de diferentes invenciones que pueden incluirse en una solicitud de patente. Estas limitaciones comprenden, en especial, el denominado requisito de unidad de la invencin. En aquellas oficinas de patentes en las que se lleva a cabo un examen de fondo, el examinador de patentes comprobar si la solicitud cumple con este requisito. Mientras que algunas leyes en materia de patentes establecen requisitos muy estrictos respecto de la unidad de la invencin (por ejemplo, la ley de patentes de los Estados Unidos de Amrica), otras (por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes) permiten que se incluyan en una misma solicitud grupos de invenciones relacionados de tal manera que formen un solo concepto inventivo. En caso de que se constate la falta de unidad de la invencin, se podr exigir al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud en dos o ms solicitudes (solicitudes divisionales). Debido a las diferencias existentes entre las diversas legislaciones aplicables, una solicitud de patente podr considerarse suficiente en algunos pases, mientras que en otros tal vez sea necesario presentar dos o ms solicitudes para cubrir la misma materia. 2.2.3 Estructura e interpretacin de las Reivindicaciones Las reivindicaciones determinan la patentabilidad y el alcance de la proteccin de una patente. En forma similar a la demarcacin territorial de un bien material, las reivindicaciones de una patente suelen asemejarse a un cerco alrededor de un bien personal, como ser un automvil, unos cultivos, un diario. Las reivindicaciones deben ser concisas y claras, ya que son absolutamente fundamentales para una invencin patentada. Si estn mal redactadas, incluso una invencin realmente valiosa podra convertirse en una patente sin valor que los terceros podran fcilmente eludir (design around). La funcin de las reivindicaciones es definir con claridad y precisin el monopolio que se reivindica, para que los terceros puedan conocer el lmite exacto del mbito que no podrn transgredir. Su principal objetivo es limitar y no extender el monopolio. Lo que no se reivindica se renuncia. Las reivindicaciones deben, sin duda, interpretarse como parte integrante de todo el documento y no como un documento separado, aunque el rea prohibida debe surgir del texto de las reivindicaciones y no de otra parte.3 En las controversias en materia de patentes, la primera medida que se adopta a los fines de determinar si la patente es vlida y de establecer si ha sido objeto de una infraccin consiste, por lo general, en interpretar las reivindicaciones. Por ello, se recomienda firmemente contar con el asesoramiento de un experto para redactar las solicitudes de patente, y sobre todo las reivindicaciones.

Lord Russell de Killowen, Electric and Musical Industries Ltd. contra Lissen Ltd (1938) 56 RPC

23.

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Ejemplos de reivindicaciones: Patente N US 4,641,349 titulada Iris Recognition System: Las dos primeras reivindicaciones en esta patente son: un mtodo de reconocimiento de personas, que comprende: el almacenamiento de informacin en imgenes, como mnimo, de una parte del iris y de la pupila del ojo de una persona; la iluminacin de un ojo de una persona no identificada que tenga un iris y una pupila; la obtencin como mnimo de una imagen de al menos la misma porcin del iris y de la pupila del ojo de la persona no identificada; y la comparacin de al menos la porcin del iris de la imagen obtenida con la informacin en imgenes almacenada para identificar a la persona no identificada; mtodo de la reivindicacin 1, en el que la iluminacin comprende el aumento la pupila del ojo como mnimo hasta un tamao predeterminado, la comparacin de, al menos, la porcin del iris de la imagen obtenida con la informacin en imgenes almacenada obtenida de un ojo cuya pupila tenga el mismo tamao predeterminado.

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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 8: Dada la importancia que se le atribuye a los documentos de patente, especialmente a la descripcin, podra explicar brevemente la importancia que tienen la estructura y la interpretacin de las reivindicaciones?

Escriba su respuesta aqu:

2.3

Procedimientos de oposicin

Sea que se realice o no un examen respecto de la cuestin de fondo de la patente, algunos pases prevn un procedimiento de oposicin, que puede desarrollarse antes o despus de la concesin de una patente. El procedimiento de oposicin tiene por finalidad permitir que los terceros formulen objeciones respecto de la concesin de una patente. Para que puedan presentarse tales oposiciones, se debe informar al pblico respecto del contenido de la solicitud, y dicha tarea la realiza la oficina de patentes mediante la publicacin de un aviso en un diario o boletn oficial en el sentido de que: la solicitud est abierta a inspeccin pblica, y/o que a menos que se presente una oposicin dentro del plazo establecido, la Oficina de Patentes conceder la patente, o que se ha concedido una patente sobre la base de la solicitud presentada.

Los motivos por los cuales se puede presentar una oposicin son establecidos por la legislacin pertinente. En trminos generales, una oposicin podra fundarse en el incumplimiento de cualquier requisito de fondo (vase el Mdulo 6: La observancia en el marco del examen de las Oficinas de la Propiedad industrial). No obstante, en algunos pases las leyes limitan la posibilidad de presentar una oposicin nicamente a la inobservancia de determinados requisitos de fondo. Generalmente estos motivos son la falta de novedad, de actividad inventiva o de aplicacin industrial, la divulgacin insuficiente de la invencin, o el hecho de que se haya realizado una enmienda a una solicitud de patente que no quedara comprendida en la divulgacin inicial realizada en la solicitud. Algunos pases permiten

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presentar una oposicin basndose en el argumento de que el solicitante no tiene derecho a la patente. Vase tambin el Mdulo 6 sobre la observancia de las patentes. 2.4 Perodo de gracia

Es importante, a fin de preservar los derechos, mantener la confidencialidad de la invencin antes de presentar la solicitud de patente. En muchos casos, una divulgacin pblica de la invencin antes de la presentacin de la solicitud invalidara la novedad de la invencin, trayendo aparejada la prdida de su patentabilidad, a menos que la legislacin respectiva establezca el denominado perodo de gracia. En la legislacin de algunos pases se prev un perodo de gracia de, en general, 6 12 meses, desde el momento en que una invencin ha sido divulgada hasta que se presenta la solicitud, durante el cual la invencin no pierde su novedad. En estos pases, una empresa podr divulgar su invencin, por ejemplo, exhibindola en una feria comercial o publicndola en un catlogo de la empresa o en una revista tcnica, y presentar la solicitud de patente dentro del plazo de gracia sin que la invencin pierda su novedad a los fines de la obtencin de una patente. Sin embargo, dado que tal posibilidad no est contemplada en todos los pases, la invocacin del perodo de gracia en un pas impedira patentar la invencin en aquellos otros mercados de inters para el solicitante en los que no se prevea un perodo de gracia.

2.5

Solicitudes provisionales

En unos pocos pases (entre ellos Australia, el Canad, Estados Unidos de Amrica, la India y el Reino Unido), los solicitantes tienen la posibilidad de presentar una solicitud de patente provisional. El objetivo de esa solicitud es posibilitar el ingreso al sistema de patentes a un costo relativamente bajo. Tras haber presentado una solicitud provisional, el solicitante dispone de hasta un ao para presentar la solicitud de patente completa. Si bien los detalles sobre el modo en que funcionan las solicitudes de patentes provisionales varan segn el pas de que se trate, entre algunas de las caractersticas que se suelen observar en los pases que ofrecen esta modalidad, figuran: las solicitudes de patentes provisionales generalmente no son sometidas a un examen de fondo; las tasas oficiales de presentacin de la solicitud son menores que las tasas previstas para una solicitud de patente completa.

En la solicitud provisional se deber exponer una descripcin detallada de la invencin. Si bien no es necesario incluir las reivindicaciones, muchos solicitantes presentan una solicitud completa en la cual figuran las reivindicaciones Asimismo, se podr reivindicar la prioridad de una solicitud provisional, aunque, en tal caso, no se aplica el Artculo 4.C.4) del Convenio de Pars. Dado que la solicitud provisional tiene una vigencia limitada a un ao, la solicitud ulterior debe presentarse antes de la expiracin de dicho ao, y si el ltimo da del plazo coincide con un da feriado oficial, la solicitud posterior deber ser presentada indefectiblemente antes de ese da y no el primer da hbil siguiente.

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PREGUNTA PARA LA AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 9: Indique brevemente la utilidad del perodo de gracia antes de la presentacin de una solicitud de patente, y los beneficios de las solicitudes de patentes preliminares previstas en la legislacin de algunos pases Escriba su respuesta aqu:

2.6

Agotamiento de los derechos / Importaciones paralelas

El agotamiento se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual. Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por el titular del derecho, o por terceros con su consentimiento, el titular pierde la facultad de ejercer los derechos de propiedad intelectual referidos a la explotacin comercial de este producto, puesto que se han agotado. A veces, esta limitacin tambin se denomina doctrina de la primera venta, puesto que los derechos de explotacin comercial sobre un determinado producto finalizan con la primera venta del producto. Salvo que en la legislacin se disponga especficamente lo contrario, el titular de la propiedad intelectual no podr controlar u oponerse a que los terceros realicen posteriormente actos de reventa, alquiler, prstamo u otras formas de uso comercial del producto. Existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos en el mbito del mercado nacional. Sin embargo, el consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qu medida la venta en el exterior de un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual agota esos derechos sobre ese producto en virtud de la legislacin nacional. La cuestin adquiere un gran inters en los casos de la denominada importacin paralela. Por importacin paralela se entiende la importacin de mercancas y/o productos en un pas X por parte de un empresario independiente, por fuera de los canales de distribucin negociados contractualmente por el fabricante y/o titular de los derechos de propiedad intelectual respecto de ese producto especfico. Dado que el fabricante y/o titular de derechos de propiedad intelectual no posee una conexin contractual con quien efecta la importacin paralela, a veces se describen los productos importados como productos del mercado gris, lo cual de hecho puede causar confusin, puesto que los productos en s son originales o legtimos, solo que los canales de distribucin en X no estn controlados por el fabricante y/o titular de los derechos de propiedad intelectual. Basndose en el derecho de importacin que un derecho de propiedad intelectual confiere a su titular, cabe la posibilidad de que este ltimo se oponga a dicha importacin con el fin de mantener mercados independientes, en los cuales se puedan

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ejercer los derechos sin perjudicarse mutuamente. No obstante, si la comercializacin del producto en el exterior por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, o con su consentimiento, da lugar al agotamiento del derecho de propiedad intelectual en X, tambin se produce el agotamiento del derecho de importacin en X y, por consiguiente, ya no podr invocarse para impedir esa importacin paralela. Los principios mencionados tienen diferentes repercusiones en funcin del concepto de agotamiento, nacional, regional o internacional que aplique, por razones de legislacin o de poltica, el pas de importacin. El concepto del agotamiento nacional no permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle la explotacin comercial de las mercaderas que l mismo comercialice en el mercado nacional, o con su consentimiento. No obstante, el titular de los derechos de propiedad intelectual (o su licenciatario autorizado) an podra oponerse a la importacin de productos originales comercializados en el extranjero, sobre la base del derecho de importacin. En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual, realizada por el titular de los derechos o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no slo a escala nacional sino en toda la regin, y no habr lugar a la oposicin a las importaciones paralelas dentro de la regin sobre la base de los derechos de propiedad intelectual. Cuando un pas aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido en cualquier parte del mundo por el titular de los derechos o con su consentimiento. El fuerte aumento del libre comercio internacional contina generando diferentes puntos de vista con respecto a la importacin paralela, que obviamente afecta, por una parte, la proteccin de la propiedad intelectual de los inventores y por otra parte, los precios de los bienes de consumo. En el Mdulo 7, analizaremos el equilibrio de los derechos de patentes que son territoriales a travs de polticas que afectan los acuerdos regionales e internacionales celebrados entre los pases. Las oficinas nacionales de la Propiedad Intelectual o los agentes y/o abogados especializados en propiedad intelectual deberan estar en condiciones de asesorar a los solicitantes respecto de las disposiciones o la jurisprudencia que se aplica a cada tipo de derecho de propiedad intelectual en el pas correspondiente. En el Mdulo 6: Observancia, analizaremos los diversos procedimientos de oposicin y apelacin que se prevn en un sistema de patentes para que el titular de una patente pueda proteger sus derechos. Lectura recomendada: Si se desea obtener ms informacin sobre las decisiones recientes y los diferentes enfoques en los pases que se rigen por el derecho civil y por el derecho anglosajn, as como sobre el contexto internacional, vase el documento ATRIP/GVA/99/6 Parallel Imports and International Trade (Adobe PDF) (presentado en la Reunin Anual de la Asociacin Internacional para el Progreso de la Enseanza y la Investigacin de la Propiedad Intelectual (ATRIP) en la sede de la OMPI, en Ginebra (7 a 9 de julio de 1999) (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf). Se recomienda la lectura del documento WIPO/PIL/01/1 Prov., preparado por el Profesor Andr Lucas y presentado en el Foro de la OMPI sobre Derecho Internacional Privado y Propiedad Intelectual, celebrado en Ginebra los das 30 y 31 de enero de 2001. Si bien el documento se centra en el rgimen del derecho de autor, tambin examina las complejas

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cuestiones que se plantean con respecto a la competencia y a la eleccin de la ley para los supuestos de infraccin a la propiedad intelectual. En las controversias internacionales en materia de patentes, dado que no existe un Tribunal en materia de propiedad intelectual designado para conocer de las cuestiones referidas a las patentes internacionales, cuando las infracciones se comenten en el mbito internacional, las empresas, a los fines de superar esos inconvenientes, recurren con frecuencia a los procedimientos de arbitraje y mediacin tales como los administrados por el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI.

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Resumen del Mdulo 5


En este mdulo se han abordado diversas cuestiones jurdicas de carcter general, a saber: Trato nacional; Trato de la nacin ms favorecida; Derecho de prioridad; Independencia de las patentes;

Tambin se han abordado ciertas cuestiones especficas relativas a la concesin de las patentes, tales como: Condiciones de patentabilidad:

Materia patentable; Novedad; Actividad inventiva o no evidencia; Divulgacin suficiente y/o Divulgacin habilitante;

Requisitos de apoyo:

Estado de la tcnica; Unidad de la invencin; Estructura e interpretacin de las reivindicaciones;

Procedimiento de oposicin; Perodo de gracia; Patentes provisionales; y Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas.

1. 1.1

Principios jurdicos generales El trato nacional

El trato nacional significa que cada pas parte en el Convenio de Pars y en la Organizacin Mundial del Comercio debe conceder a los nacionales de los dems pases miembros la misma proteccin que concede a sus propios nacionales. Las disposiciones pertinentes figuran en los artculos 2 y 3 del Convenio. El mismo trato nacional debe concederse a los nacionales de los pases que no sean parte en el Convenio de Pars y/o la Organizacin Mundial de Comercio, siempre que estn domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en algn pas miembro. No obstante, no se podr exigir a los nacionales de los pases miembros

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ninguna condicin de domicilio o de establecimiento en el pas donde se reclame la proteccin, como condicin para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. En el Artculo 2 3) del Convenio de Pars se establece una excepcin a la norma del trato nacional. Algunas disposiciones de mera naturaleza procesal que, en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, impongan condiciones especiales a los extranjeros, tambin podrn aplicarse vlidamente contra los extranjeros que sean nacionales de los pases miembros. Un ejemplo de ello consiste en exigir a los extranjeros que depositen una determinada suma de dinero como garanta o fianza por las costas del juicio o disponer que los extranjeros deban indicar un domicilio o bien designar un mandatario en el pas en el cual se solicita la proteccin. El trmino domiciliado es interpretado, por lo general, no slo en el sentido estrictamente jurdico del trmino. Basta con una simple residencia, ms o menos permanente, distinta del domicilio legal. Las personas jurdicas tienen su domicilio en el lugar de su sede social. 1.2 El trato de la nacin ms favorecida

Este principio est previsto en el artculo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Mientras que la clusula del trato nacional prohbe a los Miembros discriminar entre sus nacionales y los nacionales de otros Miembros, la clusula del trato de la nacin ms favorecida prohbe a un Estado Miembro discriminar entre los nacionales de otros Miembros. Esto significa que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro pas se otorgar inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los dems Miembros. En el convenio se prev una serie de excepciones especficas supeditadas a la observancia de condiciones muy estrictas. Mientras que la clusula del trato nacional prohbe a los Miembros discriminar entre sus nacionales y los nacionales de otros Miembros, la clusula del trato de la nacin ms favorecida prohbe a un Estado Miembro discriminar entre los nacionales de otros Miembros. 1.3 El derecho de prioridad

Significa que, sobre la base de una solicitud regular de un derecho de propiedad industrial presentada en uno de los pases miembros por un solicitante determinado, el mismo solicitante (o su causahabiente) podr, durante un perodo de tiempo determinado (12 meses), solicitar la proteccin en todos los dems pases miembros. Estas ulteriores solicitudes se considerarn como si hubiesen sido presentadas el mismo da en que se present la primera solicitud. Por lo tanto, estas solicitudes posteriores gozan de una situacin de prioridad con respecto a todas las solicitudes relativas a la misma invencin que hubiesen sido presentadas despus de la fecha de la primera solicitud. Tambin gozan de prioridad con respecto a todos los hechos ocurridos despus de esa fecha que normalmente seran aptos para a desvirtuar los derechos del solicitante o la patentabilidad de su invencin. Las disposiciones relativas al derecho de prioridad figuran en el artculo 4 del Convenio de Pars. El derecho de prioridad ofrece grandes ventajas prcticas al solicitante que desea obtener proteccin en diversos pases, dado que dispone de 6 o 12 meses para decidir en qu pases solicitar proteccin. El solicitante podr utilizar ese perodo de tiempo para planificar

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las medidas que deber adoptar a los fines de obtener proteccin en los pases que sean de su inters en el caso particular. En el Artculo 4.A.1) del Convenio de Pars se reconoce expresamente que el derecho de prioridad tambin puede hacerlo valer el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin transferir al mismo tiempo la primera solicitud en s misma. Esto tambin permite, sobre todo, transferir el derecho de prioridad a diversas personas de diferentes pases, lo cual es una prctica bastante comn. La solicitud posterior debe versar sobre el mismo objeto que la primera solicitud respecto de la que cual se reivindica la prioridad. En otras palabras, el objeto de ambas solicitudes debe consistir en la misma invencin, el mismo modelo de utilidad, la misma marca o el mismo diseo industrial. Sin embargo, resulta posible valerse de una primera solicitud de patente de invencin como base de la prioridad para la inscripcin de un modelo de utilidad y viceversa. El retiro, el abandono o el rechazo de la primera solicitud no socava su capacidad para servir de fundamento para el derecho de prioridad. Este subsiste aun cuando la primera solicitud que dio lugar a ese derecho ya no exista. Al resumir los efectos del derecho de prioridad observamos que, como consecuencia de la reivindicacin de prioridad, a la solicitud posterior se la debe tratar como si hubiera sido presentada en el mismo momento en que se deposit en otro pas miembro la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, todos los actos realizados durante el tiempo transcurrido entre la fecha del depsito de la primera solicitud y las fechas de depsito de las solicitudes posteriores, el denominado plazo de prioridad, no pueden invalidar los derechos que sean reivindicados en la solicitud posterior. El derecho de prioridad, consagrado en el Convenio, permite la reivindicacin de prioridades mltiples y prioridades parciales. Por lo tanto, en la solicitud posterior no slo podr reivindicarse la prioridad de una solicitud anterior, sino que tambin se podr combinar las prioridades de varias solicitudes anteriores, cada una de ellas correspondiente a las diferentes caractersticas de la materia de la solicitud posterior. Ms aun, en la solicitud posterior se podrn combinar elementos respecto de los cuales se reivindica prioridad con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos, la solicitud posterior debe, por supuesto, cumplir el requisito de la unidad de la invencin. 1.4 Independencia de las patentes

Este principio obliga a los Estados miembros de la Unin de Pars a considerar sus patentes como independientes de otras patentes relativas a la misma invencin, aun cuando dichas patentes se concedan en Estados que no son miembros del Convenio. Esta disposicin tiene por objeto impedir que un pas rechace una solicitud de patente amparndose en el hecho de que otro pas haba rechazado la solicitud anteriormente. El concepto de la independencia de las patentes se consagr en el Convenio de Pars para evitar las injustas consecuencias del rechazo de solicitudes vlidas simplemente porque no cumplen los requisitos establecidos por un sistema de patentes diferente.

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2. 2.1

Cuestiones jurdicas especficas Condiciones de patentabilidad

Para que una invencin sea susceptible de proteccin por medio de una patente debe reunir ciertas condiciones. As, entre tales condiciones cabe citar, ante todo, que la invencin comprenda una materia patentable, que sea nueva (novedosa), que presente suficiente actividad inventiva (que no sea evidente), que sea susceptible de aplicacin industrial (til) y que la divulgacin de la invencin realizada en la solicitud de patente cumpla con determinadas normas. 2.1.1 Materia patentable

La regla general es que se podr proteger por medio de patentes las invenciones de todos los campos de la tecnologa. Si bien existen diferencias entre los diferentes pases, generalmente se excluyen de la patentabilidad las siguientes materias (vanse tambin los prrafos 2 y 3 del artculo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC): Los descubrimientos de materias o sustancias preexistentes en la naturaleza; las teoras cientficas y los mtodos matemticos; las creaciones estticas (que pueden ser protegidas por medio de los diseos industriales); los sistemas, los principios y/o normas y los mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales; las sustancias de reciente descubrimiento que se presentan naturalmente en el mundo; cualquier invencin que pueda afectar el orden pblico, las buenas costumbres o la salud pblica; Los mtodos de diagnstico, teraputicos y quirrgicos para el tratamiento de los seres humanos o de los animales (pero no los productos utilizados en tales mtodos); Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biolgicos para la produccin de plantas y de animales que no sean procedimientos no biolgicos y microbiolgicos. Novedad

2.1.2

Una invencin se considera nueva (o novedosa), si no forma parte del estado de la tcnica. Es preciso destacar, sin embargo, que la novedad no es algo que pueda ser probado o establecido; slo puede probarse su ausencia. 2.1.3 Actividad inventiva (no evidencia)

Se considera que una invencin implica una actividad inventiva (o que no es evidente) cuando, teniendo en cuenta el estado de la tcnica, la invencin no es evidente para una persona capacitada (en el mbito especfico de la invencin de que se trate) por ejemplo, una persona con los conocimientos corrientes que se hayan alcanzado respecto de una determinada rea en el pas de que se trate. Debe haber una diferencia claramente determinable entre el estado de la tcnica y la invencin reivindicada. Algunos ejemplos de lo que no puede considerarse inventivo, tal como se ha establecido en decisiones judiciales en algunos pases, son: el mero cambio de

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tamao, la conversin de un producto en porttil, la inversin de las piezas, el cambio de materiales; la combinacin de objetos; o la mera sustitucin por una parte o funcin equivalente. 2.1.4 Aplicacin industrial (o utilidad)

Para ser patentable, una invencin debe poder reproducirse o utilizarse en la industria. Si la invencin est destinada a ser un producto o parte de un producto, su produccin debera ser posible. Por otra parte, si la invencin est destinada a ser un proceso o parte de un proceso, debera ser posible llevar a cabo ese proceso o utilizarlo (en trminos generales) en la prctica. Tanto las leyes nacionales y las normas regionales como las prcticas relativas a la exigencia de la aplicacin industrial pueden variar significativamente. En un extremo de la gama de criterios que deben observarse, el requisito de la aplicacin industrial se tiene por cumplido siempre que la invencin reivindicada se puede reproducir sin tomar en consideracin la utilidad de la invencin. En el otro extremo de dicha gama de criterios, para determinar la aplicacin industrial se tiene en cuenta la utilidad que posea la invencin reivindicada. Por otro lado, ciertos pases no exigen la aplicacin industrial, sino la utilidad. A continuacin se enumeran ejemplos tpicos de invenciones que no son susceptibles de aplicacin industrial: las que parezcan ser contrarias a las leyes de la naturaleza (por ejemplo, una mquina de movimiento perpetuo); las relativas a los mtodos que podran encuadrarse completamente dentro de la esfera privada o personal

2.1.5 Divulgacin suficiente y/o Divulgacin habilitante En la solicitud se deber divulgar la invencin de una manera lo suficientemente clara y completa como para que una persona capacitada en el mbito tcnico de que se trate pueda llevarla a cabo, es decir, un experto en la materia (segn la terminologa del PCT) o una persona capacitada en la tcnica de que se trate (segn la terminologa del Acuerdo sobre los ADPIC). En la memoria descriptiva se debe establecer al menos una manera de llevar a cabo la invencin reivindicada. Esto debera hacerse mediante ejemplos, cuando corresponda, y con referencia a los dibujos, si los hubiere. En algunos pases se exige que en la memoria descriptiva se divulgue la mejor manera de ejecutar la invencin conocida por el solicitante. Para las patentes relativas a microorganismos, muchos pases requieren que, si el microorganismo no pudiera divulgarse completamente, se lo deposite en una institucin de depsito reconocida.

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2.2 2.2.1

Requisitos de apoyo Estado de la tcnica

En trminos generales, el estado de la tcnica es toda la informacin puesta a disposicin del pblico antes de la fecha de presentacin de la respectiva solicitud de patente (o de la fecha de prioridad, en los casos en que se reivindique la prioridad de una solicitud anterior). En muchos pases, toda la informacin divulgada al pblico en cualquier lugar del mundo, sea en forma escrita, por medio de comunicacin oral, o mediante su exhibicin o su uso, forma parte del estado de la tcnica. As pues, en principio, la publicacin de la invencin en un boletn cientfico, su presentacin en una conferencia, su uso en el comercio o su aparicin en el catlogo de una empresa constituiran actos que podran socavar la novedad de la invencin y conllevar la prdida de su patentabilidad. La divulgacin de una invencin, de modo tal que esta se convierta en parte del estado de la tcnica, puede realizarse de tres maneras, a saber: mediante la descripcin de la invencin en una publicacin escrita u otra forma de publicacin; mediante una descripcin oral de la invencin realizada en pblico, que se denomina divulgacin oral; mediante la utilizacin de la invencin en pblico, o ponindola a disposicin del pblico de manera tal que cualquier persona pueda utilizarla, constituyendo tal divulgacin una divulgacin por el uso. Unidad de la invencin

2.2.2

En la mayora de las leyes en materia de patentes se establecen algunas limitaciones con respecto al nmero de diferentes invenciones que pueden incluirse en una solicitud de patente. Estas limitaciones comprenden el requisito denominado unidad de la invencin. Mientras que algunas leyes en materia de patentes establecen requisitos muy estrictos respecto de la unidad de la invencin (por ejemplo, la ley de patentes de los Estados Unidos de Amrica), otras (por ejemplo, el Convenio sobre la Patente Europea y el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes) permiten que se incluyan en una misma solicitud grupos de invenciones relacionados de tal manera que conformen un solo concepto inventivo. En caso de que se constate la falta de unidad de la invencin, se podr exigir al solicitante que limite las reivindicaciones o divida la solicitud (solicitudes divisionales). Debido a las diferencias existentes entre las diversas legislaciones aplicables, una solicitud de patente podr considerarse suficiente en algunos pases, mientras que en otros tal vez sea necesario presentar dos o ms solicitudes para cubrir la misma materia.

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2.2.3

Estructura e interpretacin de las reivindicaciones

Las reivindicaciones determinan la patentabilidad y el alcance de la proteccin de una patente. Las reivindicaciones son absolutamente fundamentales para una invencin patentada dado que, si estn mal redactadas, incluso una invencin realmente valiosa podra convertirse en una patente sin valor, que los terceros podran fcilmente eludir o design around. En las controversias en materia de patentes, la primera medida que se lleva a cabo a los fines de determinar si la patente es vlida y de establecer si ha sido objeto de una infraccin consiste en, por lo general, interpretar las reivindicaciones. Por ello, se recomienda firmemente contar con el asesoramiento de un experto para redactar las solicitudes de patentes, en especial las reivindicaciones. 2.3 Procedimientos de oposicin

Algunos pases prevn un procedimiento de oposicin, que puede iniciarse antes o despus de la concesin de una patente. El procedimiento de oposicin tiene por finalidad permitir que los terceros formulen objeciones respecto de la concesin de la patente sobre la base de determinados motivos. Generalmente estos motivos son la falta de novedad, de actividad inventiva o de aplicacin industrial, la divulgacin insuficiente de la invencin, o el hecho de que se haya introducido una enmienda a una solicitud de patente que no quedara comprendida en la divulgacin inicial realizada en la solicitud. Para que puedan presentarse tales oposiciones, se debe informar al pblico respecto del contenido de la solicitud, y dicha tarea la realiza la oficina de patentes. 2.4 Perodo de gracia

En muchos casos, una divulgacin pblica de la invencin antes de la presentacin de la solicitud anulara la novedad de la invencin, ocasionando la prdida de su patentabilidad, a menos que la legislacin respectiva establezca un denominado perodo de gracia. En la legislacin de algunos pases se prev un perodo de gracia de 6 o 12 meses, desde el momento en que una invencin ha sido divulgada hasta que se presenta la solicitud, durante el cual la invencin no pierde su novedad. En estos pases, una empresa podr divulgar su invencin, por ejemplo, exhibindola en una feria comercial o publicndola en un catlogo de la empresa o en una revista tcnica, y presentar la solicitud de patente dentro del plazo de gracia sin que la invencin pierda su novedad a los fines de la obtencin de una patente. 2.5 Solicitudes provisionales

En unos pocos pases (entre ellos Australia, Canad, Estados Unidos de Amrica, India y el Reino Unido), los solicitantes tienen la posibilidad de presentar una solicitud de patente provisional. Dicha solicitud de patente, que debe contener una descripcin detallada de la invencin, pero que no tiene que incluir las reivindicaciones, tiene por objeto posibilitar el ingreso al sistema de patentes a un costo relativamente bajo. Tras haber presentado una solicitud provisional, el solicitante tiene hasta un ao para presentar la solicitud de patente completa. Por otra parte, tambin se podr reivindicar la prioridad de una solicitud provisional.

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Entre algunas de las caractersticas que se suelen observar en los pases que ofrecen esta modalidad, figuran: las solicitudes de patentes provisionales generalmente no son sometidas a un examen de fondo; las tasas oficiales de presentacin de la solicitud son menores que las tasas previstas para una solicitud de patente completa. Agotamiento de los derechos y/o Importaciones paralelas

2.6

Una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por el titular del derecho, o por terceros con su consentimiento, el titular pierde la facultad de ejercer los derechos de propiedad intelectual referidos a la explotacin comercial de este producto, puesto que se han agotado. Salvo que en la legislacin se disponga especficamente lo contrario, el titular de la propiedad intelectual no podr controlar u oponerse a que los terceros realicen posteriormente actos de reventa, alquiler, prstamo u otras formas de uso comercial del producto. Si bien existe un consenso bastante amplio en el sentido de que esto se aplica al menos en el mbito del mercado nacional, el consenso no es tan amplio a la hora de determinar en qu medida la venta en el exterior de un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual agota esos derechos sobre ese producto en el marco de la legislacin nacional. La cuestin adquiere un gran inters en los casos de la denominada importacin paralela. Por importacin paralela se entiende la importacin de mercaderas por fuera de los canales de distribucin negociados contractualmente por el fabricante. El concepto del agotamiento nacional no permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle la explotacin comercial de mercaderas que l mismo comercialice en el mercado nacional, o con su consentimiento. No obstante, el titular de los derechos de propiedad intelectual (o su licenciatario autorizado) an podra oponerse a la importacin de productos originales comercializados en el exterior, sobre la base del derecho de importacin. En el caso del agotamiento regional, tras la primera venta del producto protegido por propiedad intelectual realizada por el titular de los derechos, o con su consentimiento, se produce el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual sobre dichos productos, no slo a escala nacional sino en toda la regin, y no habr lugar a la oposicin a las importaciones paralelas dentro de la regin sobre la base de los derechos de propiedad intelectual. Cuando un pas aplica el concepto de agotamiento internacional, los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido en cualquier parte del mundo por el titular de los derechos o con su consentimiento.

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Respuesta a la Tarea 1: Anverso del Documento de Patente US6139898

De la patente de los Estados Unidos de Amrica 6.139.898, surge que su solicitud fue presentada en los Estados Unidos el 26 de marzo de 1999. La patente se basa en la solicitud de patente europea, nmero 98200964, que se present el 27 de mayo de 1998, que constituye la patente original. Por lo tanto, la fecha de prioridad es la del 27 de mayo de 1998, 10 meses antes de que fuera presentada la solicitud de los Estados Unidos el da 26 de marzo de 1999 (tambin detallado en el documento de patente, como documento de referencia). Si presento la misma patente, o una patente en conflicto con aquella, directamente el 12 de noviembre de 1998, no podr obtener la patente ni invalidar la patente 6.139.898, aun cuando mi solicitud en los Estados Unidos haya sido presentada antes que dicha solicitud, puesto que la patente 6.139.898 podra reivindicar la prioridad basndose en la solicitud europea anterior.

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Mdulo 5 Prueba de fin de mdulo 1. Para que una persona jurdica de un pas A pueda beneficiarse de la disposicin relativa al trato nacional en el pas B en virtud del Convenio de Pars: a) b) c) d) el pas A debe ser parte en el Convenio de Pars; debe desarrollar una actividad comercial o industrial en el pas B; debe existir un acuerdo comercial bilateral entre el pas A y el pas B; las dos anteriores, b) y c).

2.

El cientfico James ha inventado un mtodo que ayuda a controlar y reducir los atascos de trfico. As pues, present una solicitud de patente en el pas X el da 12 de enero de 2001, que fue posteriormente concedida el da 3 de marzo de 2003. El 4 de marzo 2003 la Autoridad Municipal del pas Y se pone en contacto con el inventor para solicitarle una licencia de la invencin para controlar los atascos de trfico en su ciudad. Consciente de que su patente no estaba protegida en el pas Y, James rpidamente se dispuso a presentar una solicitud de patente en el pas Y, descubriendo que exista una solicitud en cierta forma semejante presentada por el cientfico Jacob del pas Y el 13 de agosto de 2002. En virtud de estos antecedentes cul de las siguientes aseveraciones es correcta? a) b) c) d) James podr oponerse a la solicitud de Jacob en base a la fecha de prioridad, y se har lugar a su oposicin; Jacob ha actuado correctamente en lo que respecta a las normas que establecen la fecha de prioridad; la Oficina de patentes en el pas Y tiene que ceirse la fecha de prioridad de James en el pas X ninguna de las anteriores es correcta.

3.

Por actividad inventiva, se entiende: a) b) c) d) una invencin que es desconocida para el pblico; la diferencia entre el conjunto de conocimientos existente y la invencin; una invencin que resuelva un problema social especfico; una invencin importante.

4.

La siguiente afirmacin respecto de las reivindicaciones contenidas en una solicitud de patente NO es correcta: a) b) c) d) definen el alcance de la proteccin de una invencin; son extremadamente importantes para determinar la patentabilidad de la invencin; se derivan de la memoria descriptiva de la patente; resultan fundamentales a la hora de determinar la infraccin de una patente.

Nota: Para este modulo se necesitarn alrededor de 10 horas de estudio. Se recomienda hacer una pausa entre la seccin 2 y 3. Respecto del material de lectura adicional o de documentos sugeridos, srvase consultar las referencias contenidas en su cuaderno de estudio.

MODULO 6: Observancia
Objetivos
Una vez estudiado este modulo, el estudiante podr: 1. Explicar los principios de trato nacional, de trato de la nacin ms favorecida (NMF) y de independencia de las patentes en el marco del Convenio de Pars y del Acuerdo sobre los ADPIC; Describir los fundamentos y los beneficios del derecho de prioridad; Identificar los siguientes criterios de patentabilidad: 4. Condiciones de patentabilidad; Materia patentable; Novedad; Actividad inventiva o no evidencia; Divulgacin; Estado de la tcnica; Unidad de la invencin; Estructura de las reivindicaciones; Procedimiento de oposicin; Perodo de gracia; Agotamiento de los derechos y/o importaciones paralelas.

2. 3.

Establecer la diferencia entre los trminos patente, invencin y descubrimiento, y

5. Explicar la importancia de la estructura y de la interpretacin de las reivindicaciones. Observancia Para facilitar su estudio se ha dividido el presente mdulo en cuatro secciones que comprenden: I) el procedimiento cuasi-judicial previo a la concesin de las patentes que abarca la defensa de los derechos de patente y los procedimientos de apelacin durante la fase de examen de las patentes, II) la observancia de los derechos de patente en caso de infraccin, III) los recursos disponibles contra las infracciones, y IV) las principales actividades de la OMPI tendientes a facilitar el acceso directo a los mecanismos de resolucin alternativa de conflictos, as como a las actividades en materia de observancia a nivel internacional.

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Seccin I 1. Oficina de Patentes / Procedimientos de la Oficina de Propiedad Intelectual 1.1. Apelaciones internas contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual 1.2 Revisin de las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Introduccin Apelaciones previas a la concesin. Apelaciones posteriores a la concesin Procedimiento de apelacin Conferencia previa a la audiencia Prueba Resolucin definitiva

Seccin II 2. Observancia de la Propiedad Intelectual en general 2.1 3. Prevencin de litigios

Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual Observancia de los derechos conferidos por una patente 4.1 4.2 4.3 4.4 Procedimiento ante los tribunales civiles Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente El costo de los litigios en materia de patentes

4.

Seccin III 5. Recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 Introduccin Medidas cautelares: El mandamiento cautelar Mandamientos definitivos Indemnizacin de daos y perjuicios o liquidacin de beneficios

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Seccin IV 6. Actividades de la OMPI relativas a la observancia y al arbitraje y la mediacin de controversias en materia de propiedad intelectual 6.1 6.2 Introduccin Disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en materia de observancia 6.3. Resolucin alternativa, o extrajudicial, de controversias 6.3.1 Arbitraje 6.3.2 Mediacin 6.3.3 Decisin de expertos Observancia en el mbito internacional 6.4.1 Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

6.4

Seccin I 1. Procedimiento ante la Oficina de Patentes / Oficina de Propiedad Intelectual

Introduccin: Como se expuso en el mdulo 5, las oficinas de propiedad intelectual, como administradoras de los sistemas de propiedad industrial, ejercen frecuentemente funciones cuasi-judiciales, y constituyen el mbito en el cual se lleva a cabo el procedimiento de impugnacin de los derechos que son objeto de examen por la oficina, o que han sido concedidos por esta. Estos procedimientos suelen denominarse procedimientos de oposicin. Comenzaremos el estudio de la observancia de los derechos de propiedad intelectual a partir del momento en que el solicitante de una patente deposita una solicitud ante la oficina de patentes. La mayora de las personas cree que la observancia de los derechos conferidos por una patente se aborda o inicia slo en los tribunales, cuando se infringe la patente o cuando se plantea una controversia al respecto. Sin embargo, como el derecho conferido por una patente es un derecho al que un individuo o una empresa se acoge mediante una solicitud realizada al Estado, cuando dicha solicitud se rechaza o se deniega por motivos con los que el solicitante no est de acuerdo, la mayora de los sistemas de patentes prevn procedimientos de oposicin y acciones que podr adoptar el solicitante de la patente con el objeto de hacer cumplir sus derechos mediante un procedimiento previo a su concesin. Algunos sistemas permiten formular una oposicin formal antes de la concesin de la patente (durante los 18 meses), o conceden a los terceros la oportunidad de ser parte en las discusiones respecto de si la patente debera o no concederse. El problema con tales oposiciones previas a la concesin de la patente es que suelen demorar considerablemente la concesin. Este rgimen tiene sus beneficios y desventajas. La demora provoca que el solicitante que requiera la concesin de una patente con el fin de entablar un proceso judicial contra una infraccin no podr interponer rpidamente ninguna accin contra el infractor. Al mismo tiempo, la posibilidad de formular una oposicin formal antes de la concesin de la patente suele dar lugar a un minucioso anlisis de la patente solicitada.

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En aras de celeridad y eficacia, es importante iniciar oportunamente el procedimiento de oposicin previo a la concesin. Si este procedimiento se demora demasiado, quien utilice la patente posterior podra argumentar que el titular de la patente anterior ha tolerado (consentido) la concesin de la ulterior patente y que, por lo tanto, no tiene derecho para iniciar acciones judiciales. Esta circunstancia podra entorpecer la observancia de la patente anterior respecto de los productos o procesos protegidos por la patente posterior, cuando se alegue la infraccin. En algunos pases, como los Estados Unidos de Amrica, no existe disposicin alguna referida a la oposicin. Sin embargo, los terceros interesados en una patente concedida pueden solicitar que la Oficina de Patentes la examine nuevamente. Estos terceros no pasan a ser directamente partes en el procedimiento, pero pueden alegar cuestiones referidas al estado de la tcnica que podran haber sido pasadas por alto durante en el primer examen. Un nuevo examen de la patente podra dar lugar a su denegacin o a que una reivindicacin se redacte con un alcance ms restringido. En muchos pases las disposiciones en materia de oposicin son escasas o directamente inexistentes debido a la falta de experiencia de la oficina de propiedad industrial en el tema. Esto puede suceder en aquellos pases, como Francia, en donde no se lleva a cabo un examen de fondo. En esos casos, la nica posibilidad de obtener la cancelacin o la modificacin de la patente de un competidor en infraccin es solicitar la revocacin ante los tribunales. 1.1. Recursos internos contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual En muchos sistemas de propiedad intelectual generalmente se prev algn tipo de recurso interno contra las decisiones adoptadas por un examinador de patentes o de marcas. Existen, por ejemplo, Cmaras de Recurso en la Oficina Europea de Patentes y en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de Amrica. Aunque en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido no existe ningn recurso interno formal, cualquier disputa entre el solicitante y el examinador puede plantearse en una audiencia ante un oficial superior. Cualquiera que sea el rgimen de recursos internos, en la mayora de los sistemas de propiedad intelectual, los tribunales cumplen una importante funcin al conocer en las apelaciones interpuestas contra las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual y al decidir sobre las acciones por infraccin. 1.2 1.2.1 Revisin de las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual Introduccin

Las funciones que desempean las oficinas de patentes en la mayora de los pases son ms bien de ndole administrativa que judicial. Sin embargo, dado que los Comisarios y los Directores estn obligados a interpretar la ley para poder desempear sus funciones correctamente, y dado que deben tenerse en cuenta los derechos de los terceros y el inters pblico, a veces se tiende a considerar que las decisiones de la oficina son sagradas. En varios pases, el Comisario o el Director est facultado para citar testigos, tomar juramentos, exigir la presentacin de documentos u objetos y el pago de las costas. Por esa razn, sus funciones suelen describirse como cuasi-judiciales. Sin embargo, no se debe olvidar que una decisin de la Oficina de Patentes es de ndole administrativa, a pesar de que ciertas

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funciones del Comisario o del Director presenten caractersticas cuasi-judiciales. En lneas generales, las decisiones adoptadas durante o al finalizar el procedimiento de solicitud de una patente de invencin pueden ser objeto de apelacin - en el primer caso previas a la concesin, y en el caso de las decisiones adoptadas despus de la concesin de una patente de invencin, apelaciones posteriores a la concesin. 1.2.2 Apelaciones previas a la concesin

Cronolgicamente, la primera decisin de la Oficina de Patentes es la decisin de asignar o no una fecha de presentacin. El solicitante podr estar en desacuerdo con la fecha asignada y tal vez desee apelar la decisin. As, por ejemplo, ello podra ocurrir en la hiptesis de que en un determinado pas el pago de la tasa de solicitud sea una de las condiciones para establecer una fecha de presentacin, y que la Oficina de Patentes y el solicitante discrepen respecto de cuando se pag efectivamente dicha tasa. La Oficina de Patentes alega que la tasa de solicitud se pag dos das despus de la fecha en que se presentaron los documentos que constituyen la solicitud, en tanto que el solicitante afirma que se pag el mismo da en que se present la solicitud. Si la invencin reivindicada en la solicitud se public el da posterior a la presentacin de la solicitud, la decisin de la Oficina de Patentes respecto de la asignacin de una fecha de presentacin resulta fundamental. Si el solicitante no puede convencer a la Oficina de Patentes de que la tasa de la solicitud se pag antes de la publicacin de la invencin, la solicitud finalmente ser rechazada por falta de novedad de la invencin. Por lo tanto, es importante que el solicitante tenga el derecho de apelar contra la decisin que asigna una fecha de presentacin. El solicitante tambin podr interponer una apelacin ante el tribunal contra la decisin adoptada durante el examen preliminar (o formal), mediante la cual la Oficina de Patentes declara que la solicitud se considera retirada. Esta decisin se puede tomar, por ejemplo, por no haberse subsanado oportunamente algn defecto formal del que adoleca la solicitud (ver Mdulo 3, procedimiento de forma) o porque la invencin reivindicada en la solicitud es contraria al orden pblico o a las buenas costumbres, lo cual planteara la cuestin de su patentabilidad (vanse los criterios de patentabilidad analizados en los mdulos 2 y 5). La decisin ms frecuente contra la cual el solicitante puede interponer un recurso de apelacin ante el tribunal es aquella adoptada con motivo del examen de fondo de la solicitud, mediante la cual la Oficina de Patentes deniega la solicitud. Tal decisin se podr adoptar, por ejemplo, fundndose en que la invencin reivindicada en la solicitud no es nueva, no entraa actividad inventiva o no es susceptible de aplicacin industrial (vanse los mdulos 2 y 5 respecto de los tres requisitos de patentabilidad). Otro posible motivo que justifica el rechazo de la solicitud podra ser que las reivindicaciones o la descripcin presenten defectos de fondo que no hayan sido subsanados por el solicitante (vase el mdulo 5 respecto de la divulgacin suficiente). 1.2.3 Apelaciones posteriores a la concesin

Despus de la concesin de la patente de invencin, tambin existen otros supuestos en los que se puede interponer una apelacin contra una decisin de la Oficina de Patentes. Por ejemplo, la Oficina de Patentes podra haber declarado la caducidad de la patente de invencin debido al impago en fecha de la tasa anual. Por su parte, el titular de la patente de invencin podra alegar que la tasa anual se pag oportunamente y, en consecuencia, podra

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interponer una apelacin ante los tribunales en contra de la declaracin de caducidad. En tal caso, en la apelacin slo participarn el titular de la patente de invencin y la Oficina de Patentes. Otro ejemplo de apelacin posterior a la concesin sera interponer una apelacin contra la decisin de la Oficina de Patentes mediante la cual concede una licencia obligatoria respecto de la patente. Si la ley as lo dispone, tambin se podra interponer una apelacin similar contra la decisin de la Oficina de Patentes que deniega la concesin de una licencia obligatoria. En ambos casos, en el proceso de apelacin intervendrn tres partes, a saber, el titular de la patente de invencin, la parte que solicita la concesin de una licencia obligatoria y la Oficina de Patentes. 1.2.4 Procedimiento de apelacin Introduccin

El procedimiento aplicable a los recursos de apelacin es generalmente establecido por reglamentos o por normas, que pueden estar previstos en la ley de patentes, en las normas de procedimiento del tribunal competente en la materia o en las normas generales de procedimiento del pas. Por lo general, en la legislacin de propiedad industrial se establece el plazo dentro del cual se debe interponer el recurso. En las normas de procedimiento se determinan los plazos y la manera en que proseguir cada etapa del proceso. Estas normas procesales suelen otorgar al tribunal un amplio margen de discrecin a fin de que las partes puedan exponer sus argumentos de la mejor manera posible. Por ejemplo, si se permite la correccin de las reivindicaciones denegadas, es posible resolver la controversia sin tener que celebrar una audiencia. Generalmente, en las normas de procedimiento se establecern los plazos para la finalizacin de cada etapa procesal. Por ejemplo, se podr exigir la presentacin de la prueba ante el tribunal dentro del plazo de un mes a partir de la notificacin del recurso, y la presentacin del memorndum (o escrito de alegacin) del recurso dentro del mes subsiguiente. En los pases adheridos al common law, las normas de procedimiento disponen que cada una de las partes - el apelante (quien interpone la apelacin) y el demandado (aquel cuya sentencia es apelada) - notifique a la otra parte cada acto que realice y que acredite ante el tribunal haber efectuado dicha notificacin. Si un tercero interviniera en una apelacin, se debe aplicar la misma norma. Las normas de procedimiento tambin suelen prever la posibilidad de apartarse de lo establecido para permitir que las partes expongan debidamente sus argumentos. Por ejemplo, puede resultar necesaria una prrroga si el apelante no puede impartir las instrucciones correspondientes a tiempo. Generalmente, tambin hay normas que obligan a las partes a instar el procedimiento bajo pena de no hacer lugar a sus pretensiones. Conferencia previa a la audiencia

A menudo, en el marco del common law, se prev la convocatoria a una conferencia

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previa a la audiencia para resolver cualquier cuestin relativa al procedimiento que se observar durante el desarrollo de la audiencia; as, la cuestin podr ser dirimida por el tribunal. En la conferencia previa a la audiencia podrn plantearse preguntas respecto de quines tendrn la oportunidad de hablar y en qu orden, los elementos que se tendrn en cuenta y qu hechos sern admitidos por cada parte. Pruebas

La palabra prueba, en el sentido en que se utiliza en los procesos judiciales, significa por lo general todo elemento que se pueda presentar ante el tribunal para permitirle dirimir cuestiones de hecho. Por ejemplo, un documento suscrito por un inventor, debidamente inscrito por la Oficina de Patentes, en el que consta la transferencia de una patente de invencin a otra entidad o persona, es la mejor prueba de que la otra entidad o persona es la titular de la patente de invencin. Esto tambin se denomina prueba directa. Si se extrava el documento, entonces podr bastar la declaracin de un testigo que afirme haber visto cuando el inventor firm dicha transferencia. Esta es una prueba secundaria. Si el documento est disponible, entonces deber presentarse. Si no es as, entonces no hay ms opcin que seguir la segunda va. Se pueden distinguir tres tipos de pruebas- las pruebas documentales, es decir, las pruebas aportadas mediante escritos y documentos de todo tipo, las pruebas materiales, es decir, las pruebas aportadas por las cosas mismas y no a travs de su descripcin, y la prueba pericial, a saber, la prueba oral facilitada por un experto. En lo posible todas las pruebas debern presentarse por escrito. Los testimonios orales, en su caso, suelen registrarse en forma textual y transcribirse en formato impreso para su revisin por la autoridad; sin embargo, si se solicitase una audiencia a los fines de recibir los testimonios orales, por lo general se hace lugar. En el caso de las pruebas orales, la parte o el testigo que declare tendr que estar preparado para ser interrogado por la parte contraria o por el tribunal. Resolucin definitiva

Al resolver la apelacin, el tribunal, por lo general, adoptar algunas de las siguientes medidas: rechazar la apelacin, conceder la apelacin, remitir el asunto a la Oficina de Patentes para su reconsideracin o, si la decisin contra la cual se apel consista en el rechazo de la solicitud, podr modificar las reivindicaciones y ordenar a la Oficina de Patentes que conceda la patente de invencin. Si el tribunal remite el asunto de vuelta a la Oficina de Patentes, podr formular recomendaciones para la modificacin de las reivindicaciones, de la descripcin o de los dibujos, con el fin de superar las posiciones que una o ambas partes hayan adoptado arbitrariamente. La actuacin de la autoridad del tribunal por lo general se funda en la ley de patentes o en otras disposiciones legislativas de carcter general.

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Seccin II 2. Observancia de los derechos de propiedad intelectual en general

Generalmente, la proteccin jurdica contra cualquier violacin de la propiedad privada no se concede automticamente sino slo cuando el titular del derecho, o su representante, la solicita. Del mismo modo, los titulares de los derechos conferidos por una patente deben controlar peridicamente los boletines nacionales de patentes y mantenerse al tanto de las actividades comerciales en la materia comprendida en sus patentes (que se describe en el mdulo 2), si desean hacer valer sus derechos de propiedad intelectual (derechos de patente). Si bien existen diferencias en la forma en que los tribunales nacionales y regionales, como el Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aplican los derechos de los titulares de una patente, tambin existe un mnimo de acuerdo y principios comunes en materia de observancia de los derechos de propiedad intelectual. As, existe un convencimiento general entre los Estados de los beneficios que acarrea la adopcin de regmenes accesibles, adecuados y dotados de recursos suficientes en materia de proteccin de los derechos de patente. No tiene sentido establecer un sistema pormenorizado e integral de proteccin de los derechos de propiedad intelectual, que favorezca el desarrollo nacional y la creacin de riqueza, y difundir informacin respecto de dicho sistema, si los titulares de los derechos no tienen la posibilidad de hacer respetar efectivamente sus derechos en un mundo en el que las nuevas tecnologas han facilitado la comisin de infracciones de los derechos protegidos en un modo sin precedentes. En aras de la proteccin de los derechos y del establecimiento de un marco de competencia leal entre las empresas, los titulares de los derechos deben ser capaces de tomar medidas contra los infractores a fin de evitar nuevas infracciones y recuperar las prdidas generadas por toda infraccin que se haya cometido. Tambin se les debe ofrecer la posibilidad de apelar a las autoridades del Estado para reprimir las falsificaciones, las cuales traen aparejados, entre otras cosas, productos de consumo defectuosos, productos peligrosos para la salud, as como la imposibilidad de que sus creadores disfruten de los beneficios de sus creaciones. Todos los sistemas de propiedad intelectual necesitan contar con el respaldo de un sistema judicial slido para hacer frente a las infracciones civiles y penales, dotado de una cantidad adecuada de jueces que posean la formacin y experiencia adecuadas. Las controversias en materia de propiedad intelectual se encuentran entre las principales cuestiones que deben resolverse en el mbito del derecho civil y el sistema judicial debe hacer todo lo posible para resolverlas, no solo en forma justa sino tambin con la mayor celeridad posible. A menudo los organismos administrativos estatales, como es el caso de las oficinas de propiedad intelectual y de las autoridades aduaneras, son las instituciones que desempean el papel ms importante en los casos de infraccin, piratera o falsificacin. Algunos Estados han adoptado importantes programas de educacin y capacitacin con miras a aumentar la conciencia pblica y capacitar a sus ciudadanos a travs de la inclusin de la enseanza de la propiedad intelectual como tema central en sus universidades. Si no se cuenta con un sistema adecuado que posibilite la observancia de los derechos y que permita tambin oponerse a la concesin de derechos a otros sujetos, el sistema de propiedad intelectual carecer de todo valor.

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Adems, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Adems de la lista de oficinas de propiedad intelectual que figura en el Mdulo 2, la siguiente lista no exhaustiva de sitios brinda informacin sobre servicios relacionados especficamente con el mbito de la observancia: Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) www.wipo.int/portal/index.html.es Organizacin Mundial del Comercio (OMC) http://www.wto.org/ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) http://curia.europa.eu Organizacin Mundial de Aduanas http://www.wcoomd.org/ Business Software Alliance (BSA) www.bsa.org Road Marking Industry Association of Australia (RIAA) www.riaa.com Backing Australia http://www.ipaustralia.gov.au/about/backing.shtml Philippines IPR Enforcement Report http://www.ipophil.gov.ph/ipenforcement/ipenforcementmain.asp Servicio de Aduanas y Proteccin de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) http://www.cbp.gov/ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Seccin de la Delincuencia Informtica y los Derechos de Propiedad Intelectual www.cybercrime.gov Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido http://www.ipo.gov.uk/crime.htm Sitios de acceso general: www.ipmenu.com http://ipmall.info/ www.worldlii.org www.grayzone.com

2.1

Prevencin de acciones judiciales

Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas por derechos preexistentes, tratar de evitar o resolver el problema de manera legtima, por ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invencin en el rea protegida a partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o negociar algn tipo de acuerdo de manera amistosa. En la celebracin de acuerdos con los competidores, las empresas deben evitar, obviamente, cualquier tipo de contravencin de las normas en materia de competencia. Esto, por lo general, significa que ningn acuerdo de licencia debe contener disposiciones que atenten contra la libre competencia o que sean irrazonables. Como se describi brevemente en los mdulos uno y dos, las normas relativas a la competencia se basan principalmente en el derecho mercantil. Es importante sealar que, con el auge del comercio internacional y el fomento de un comercio desprovisto de barreras legales y fiscales, el objetivo de los encargados de adoptar decisiones polticas ha consistido en esforzarse por lograr una legislacin uniforme en materia de propiedad intelectual respecto de aquellos territorios que desean unificar tal legislacin, como por ejemplo, el Espacio Econmico Europeo (EEE), constituido en 1994-5.

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Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluar cuidadosamente el alcance y la validez de ese derecho. Esto nos conduce nuevamente a un tema que reviste singular importancia para los titulares de patentes, a saber, que las reivindicaciones deben estar bien redactadas y debidamente respaldadas por la divulgacin de la invencin. As, deben establecer claramente la diferencia entre la materia protegida y el estado de la tcnica y no deben ser demasiado exhaustivas ni demasiado vagas. A menudo una patente bien redactada bastar por s misma para disuadir a los potenciales infractores. Los mismos argumentos pueden ser vlidos para otros derechos, como las marcas y los diseos. Depende del titular de los derechos actuar como su propia polica. As pues, debe vigilar los mercados industriales y comerciales en los cuales vende sus productos o presta sus servicios, o en los cuales pueden utilizarse sus procesos. Debe mantenerse informado de las actividades de sus competidores. Si toma conocimiento de una presunta infraccin, no debe suponer necesariamente que tal infraccin es deliberada (aunque si el artculo infractor es una copia exacta o una falsificacin, es casi seguro que la infraccin ha sido cometida con premeditacin). Primero debera ponerse en contacto con el competidor para sealarle la existencia de su derecho. Las legislaciones de varios pases en materia de patentes, diseos y marcas, disponen que el titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o sus distribuidores. Por ejemplo, no se debe amenazar con una accin judicial cuando no hay motivos para alegar que se ha cometido una infraccin o cuando el derecho que se invoca ha caducado. El titular de un derecho puede enviar una simple carta sealando la existencia de su derecho, con lo cual el infractor no podr argir posteriormente su ignorancia al respecto. La negociacin es un aspecto importante de la proteccin y la observancia de los derechos de patente. Al entablar negociaciones, un infractor bien podra ser persuadido de cesar su conducta. Durante el lapso en el que se procura entablar negociaciones, el supuesto infractor podra aducir que no est infringiendo derecho alguno, o podra alegar que el derecho es de poco valor y que no justifica el pago de importantes regalas, o podra cuestionar las condiciones de la licencia propuesta. Bien puede valer la pena proponer la contratacin de los servicios de un mediador o que la cuestin se dirima mediante arbitraje. Por supuesto, ambas partes deben convenir en que aceptarn la decisin de un rbitro y ser necesario celebrar un convenio a tal efecto. Vase los procedimientos de arbitraje y mediacin ms adelante en este mdulo. Para obtener ms informacin respecto de los procedimientos de arbitraje y mediacin de la OMPI relativos a casos de propiedad intelectual, considere la posibilidad de inscribirse en el Curso Especializado de Procedimientos de la OMPI en materia de Arbitraje y Mediacin impartido por la Academia de la OMPI.

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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN (PAE) PAE 1: Mencione al menos tres razones por las cuales es importante la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

PAE 2: Quines son los encargados de velar por la observancia de los derechos del titular de una patente?

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3.

Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual

No sera exagerado sealar que las acciones judiciales contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual dan lugar a procesos largos y costosos. Si a pesar de la buena voluntad del titular de la patente, como se expuso anteriormente, contina la infraccin del derecho, qu debera o podra hacer el titular de la patente? Al finalizar el estudio de este mdulo, Ud. ser capaz de elaborar una estrategia para determinar las medidas ms adecuadas que debern tomarse. Antes de tomar una decisin respecto de las alternativas disponibles, se recomienda: Identificar al autor de la infraccin (incluidos los fabricantes y distribuidores principales, y no slo a los minoristas); Determinar el alcance de la infraccin; Analizar si es probable que dicha infraccin adquiera mayores dimensiones; Calcular, si fuese posible, las prdidas directas o indirectas sufridas o que sufrir.1 La primera oportunidad en la cual una empresa competidora, que produce bienes de la misma naturaleza que los comprendidos en otra solicitud de patente, toma consciencia de que se ha solicitado una patente que podra afectar a su negocio, es al momento de la primera publicacin, es decir, 18 meses despus de la fecha de prioridad. Los particulares y las empresas, especialmente aquellos que son titulares de una o ms patentes, deben mantenerse al tanto de las actividades desarrolladas por sus competidores y de lo que est aconteciendo en el mercado. As, debern examinar especialmente aquellas solicitudes de patente correspondientes a sus respectivas reas de inters, mediante el seguimiento de las publicaciones de las oficinas de patentes y las solicitudes publicadas. No slo es importante saber si los competidores solicitan la proteccin de invenciones relacionadas con la actividad de nuestras patentes, sino que tambin es importante saber si han solicitado la proteccin de una tecnologa conocida o patentada por terceros. Tambin se podr conocer cul es el estado de la tcnica que se analizar en la etapa de examen, a partir del informe de bsqueda que se publica con la solicitud. 4. Observancia de los Derechos conferidos por una Patente

En la mayora de los sistemas, una patente es el derecho que puede hacerse valer ante un tribunal, generalmente destinado a prevenir la fabricacin, la venta y la utilizacin de una invencin patentada. No es, como mucha gente cree, la autorizacin para explotar la invencin patentada, la cual puede estar sujeta a restricciones por otros motivos como la seguridad o la salud pblica. As, cuando se desea detener la fabricacin, la venta o el uso no autorizado de la invencin, se debe presentar una peticin ante los tribunales a fin de obtener la correspondiente orden judicial y poner fin a la infraccin. Sin embargo, en la prctica, el proceso es menos sencillo de lo que parece.

Secrets of Intellectual Property: A guide for small and medium-sized exporters. Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual, Publicacin N /Naciones Unidas N E.04.III.T.2

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4.1

Procedimiento ante los Tribunales Civiles

En una accin por infraccin de patentes en los pases regidos por el common law, el titular de la patente, a travs de sus abogados directos (solicitors), toma las medidas necesarias para notificar la demanda al presunto infractor. En la demanda, el titular de la patente, en su carcter de demandante, especificar la naturaleza de la presunta infraccin y la reparacin solicitada. En la mayora de los casos se solicita una medida provisional que le prohba al presunto infractor (el demandado) continuar realizando la actividad objeto de la infraccin, como as tambin una indemnizacin por los daos y perjuicios. El demandado, por lo general, acusar recibo de la demanda y notificar su intencin de defenderse. Si no lo hace, el demandante puede tener derecho a que se dicte de forma inmediata una sentencia definitiva o una sentencia interlocutoria (aquella que decide la cuestin de fondo, pero deja abierto el tema de los daos y perjuicios, etc.). Si el demandado contesta la demanda, y la cuestin no se resuelve extrajudicialmente mediante un acuerdo o no se imprime al procedimiento una tramitacin sumaria, proceder el intercambio de escritos, exponiendo los hechos de la demanda por un lado y las defensas o reconvenciones por el otro. El propsito de los escritos es definir con precisin las cuestiones en litigio y eliminar o ponerse de acuerdo sobre cuestiones irrelevantes. Ambas partes presentarn escritos y respuestas a tales escritos, lo que puede durar varios meses. La reconvencin presentada por el demandado puede consistir en la afirmacin de que la patente del demandante no es vlida, en cuyo caso el titular de la patente tendr que defender su validez. Una vez que se han presentado los escritos iniciales, el demandante cursar la notificacin para comparecer a la audiencia en la que el juez impartir instrucciones a las partes para prepararse para el juicio. Estas instrucciones del juez, versarn sobre la presentacin e inspeccin de documentos antes del inicio del proceso y de manera general, sobre los preparativos del juicio. Si el tribunal as lo autoriza, se podr notificar a la otra parte la orden de inspeccin de documentos. El mismo criterio se aplica para los interrogatorios, que adoptan la forma de preguntas escritas que la otra parte debe responder bajo juramento, por ejemplo, por declaracin jurada, antes del juicio. Cabe sealar que slo una pequea minora de los casos llega de hecho a la etapa del juicio, mientras que el resto, por razones de tiempo, de costos y por los esfuerzos que dicho proceso entraa, se resuelve en la etapa preparatoria. Aquellos casos relativos a tecnologas complejas pueden demorar mucho tiempo dado que se deber citar a peritos que, a su vez, sern sometidos a interrogatorios y contrainterrogatorios por ambas partes. Al emitir su decisin motivada, el juez podr hacer lugar a varias pretensiones. Adems de conceder una medida provisional, el tribunal tambin puede hacer lugar a la peticin de daos y perjuicios por la infraccin cometida, es decir, una compensacin por las ventas y los mercados perdidos como consecuencia de la actividad infractora. Como alternativa a la indemnizacin, se podr hacer lugar una liquidacin de beneficios a favor del titular de la patente. Todos los beneficios obtenidos por la demandada como resultado de la infraccin podrn transferirse al titular de la patente. Tambin se podr ordenar a la demandada que haga entrega al titular de la patente, o destruya, todos los productos o artculos que incluyan la invencin patentada. Por ltimo, el titular de la patente podr conseguir una declaracin judicial en el sentido de que la patente es vlida y ha sido violada.

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4.2

Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente

En primer trmino el titular de patente debe evaluar qu ha patentado. En la actualidad es una caracterstica de casi todos los sistemas de patentes exigir que en la patente figure una seccin conteniendo las reivindicaciones, o una memoria descriptiva, las reivindicaciones o los dibujos necesarios (segn la terminologa de cada ley en particular). En la mayora de los sistemas las reivindicaciones son decisivas, ya que definen el alcance de la proteccin solicitada, y finalmente concedida, a travs de la patente. La memoria descriptiva y los dibujos pueden utilizarse para interpretar las reivindicaciones, que deben estar plenamente respaldadas por aquellos. La mayora de los inventores utilizan los servicios de un abogado de patentes para redactar la memoria descriptiva. Un inventor puede no comprender acabadamente la memoria descriptiva y, en particular, le podr resultar difcil comprender las reivindicaciones. Aun cuando el titular tenga una cierta idea del derecho exclusivo que se le concede en su propio pas, es muy poco frecuente que sepa con algn grado de precisin cules son los derechos que podra tener en otros pases respecto de una patente equivalente. A menudo el titular solo comprende la dimensin exacta de los derechos que le confiere su patente cuando considera la posibilidad de hacer valer tales derechos. As, la base para la observancia de los derechos de patente queda establecida al inicio del proceso de concesin de patentes, cuando el inventor o su abogado especializado en patentes redactan la memoria descriptiva de la patente. A travs del procedimiento de examen en la Oficina de Patentes se puede modificar el texto inicial. Por lo general, el inventor tratar de evitar toda modificacin que se traduzca en una limitacin del alcance de la proteccin, dado que toda limitacin del alcance de la proteccin contribuir a que el competidor pueda impedir ms fcilmente que su accionar sea considerado una infraccin. Si un competidor puede fcilmente comercializar en el mercado un producto que es equivalente (pero no idntico) a la invencin y que no infringe la patente, esto puede provocar que la patente original adquiera un valor comercial limitado. Los examinadores de la Oficina de Patentes deberan tener esto presente cuando el solicitante de una patente se resista firmemente a modificar sus reivindicaciones con el fin de subsanar una objecin e intente desvirtuar dicha modificacin mediante la presentacin de una impugnacin fundada. Si bien la aceptacin de una enmienda puede traer aparejada una rpida concesin de la patente solicitada, tambin podra dar lugar a un derecho de patente de dudosa utilidad comercial. 4.3 Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente

Tras evaluar el alcance de su derecho de patente, la siguiente tarea del titular de la patente es determinar si su patente es objeto de una infraccin. Antes de asumir el riesgo financiero que entraa un juicio en materia de patentes - que puede ser una de las ms extensas y costosas formas de litigio - el titular de la patente, a menos que sea una persona adinerada y no le d mucha importancia al dinero, debe intentar averiguar cules son las perspectivas de obtener una sentencia favorable. La cuestin de la infraccin muy rara vez se analiza en forma aislada. Las patentes, al igual que las dems formas de la propiedad intelectual, no slo afectan a las partes que participan en una controversia sino que tambin suelen repercutir sobre el pblico en general. As pues, generalmente se estima que una patente cuya invalidez puede demostrarse, no podr considerarse que es un ttulo vlido para proteger la invencin de que se trate. A pesar

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del examen al que son sometidas las solicitudes de patente durante su tramitacin, ningn sistema de patentes garantiza la validez de una patente concedida. Por lo tanto, en una accin destinada a hacer valer el derecho conferido por una patente, el demandado, adems de alegar como defensa que no ha cometido ninguna infraccin, generalmente aadir una nueva defensa, a menudo en forma de reconvencin, en el sentido de que, aun cuando haya sido infringida, la patente es invlida y, por lo tanto, no es susceptible de proteccin jurdica. En algunos pases las cuestiones relativas a la infraccin y la validez se abordan en forma conjunta. En otros, la cuestin de la validez se trata en forma separada ante un tribunal diferente o bien se remite a la Oficina de Patentes. En virtud del principio que establece que no se debe otorgar proteccin jurdica a una patente invlida, en el marco de una accin judicial sobre patentes suele permitirse que la parte demandada presente pruebas de su nulidad en cualquier etapa del procedimiento y, en algunos pases, incluso durante el juicio mismo. Por lo tanto, la posicin del titular de la patente durante el procedimiento de observancia tiende a deteriorarse a medida que el demandado realiza bsquedas y, a menudo, halla elementos de prueba que son pertinentes a la validez. Pero mucho ms importante es que la defensa a menudo presentar una reconvencin a los fines de obtener la revocacin de la patente. Al igual que lo que ocurre con las infracciones de las marcas, hay una serie de razones previstas en la ley sobre cuya base el demandado puede tratar de impugnar la validez de una patente, y as, podr fundar su pretensin, entre otras cuestiones, en la anticipacin, es decir, en la falta de novedad, en el hecho de que la invencin es evidente, en que el titular de la patente no ha expuesto suficientemente o en forma adecuada la manera en que funciona la invencin, en que carece de utilidad, en que ha sido obtenida en virtud de una idea falsa o mediante engao o que ha sido obtenida en forma ilcita de un tercero. Algunos o todos estos motivos estn previstos en la mayora de las leyes en materia de patentes. Una vez ms, la prueba pericial reviste una gran importancia en este mbito, y no es inhabitual que la reconvencin presentada en el marco de una accin por infraccin al derecho de patentes insuma ms tiempo que la propia demanda. Naturalmente, en este caso la carga de prueba recae sobre la parte demandada que es quien solicita la revocacin de la patente. Como se indic anteriormente, la primera tarea del tribunal en toda accin por infraccin de una patente es evaluar con precisin el lmite de los derechos concedidos. Para ello, el tribunal deber interpretar la memoria descriptiva de la patente y determinar si la infraccin se encuadra en el mbito interpretado. En lneas generales, no se permite aportar la prueba pericial para interpretar palabras que poseen un significado corriente. La nica excepcin es cuando se utiliza un vocabulario tcnico, para lo cual el tribunal puede solicitar una explicacin tcnica. Al determinar la validez, el tribunal (o cualquier tribunal ante el que se prosiga la accin relacionada con la validez de la patente) debera atenerse al mismo mbito de proteccin que fuera definido para determinar la infraccin, y analizar si las pruebas aportadas por la parte demandada tornan invlida la patente con respecto al mbito de proteccin pretendido por el titular de la patente y a su alcance. Al realizar estas dos evaluaciones casi siempre surgirn diferentes cuestiones. Sin embargo, en ambos casos el punto de partida ser, en la mayora de los casos, la redaccin de las reivindicaciones.

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Ejemplo 1 Los tribunales a menudo tienen que interpretar las reivindicaciones. Esta tarea, en los casos de infraccin, presenta sus propias dificultades y, a veces, sus propias controversias. El anlisis que los tribunales debern realizar gira en torno a saber si el propio tenor de las reivindicaciones, interpretadas a la luz de de la memoria descriptiva (o de la descripcin y los dibujos), define una invencin que contiene la materia objeto de la presunta infraccin. Por ejemplo, una reivindicacin puede incluir como un elemento a un resorte. Si el producto con el que se realiza la presunta infraccin no incluye un 'resorte', sino que posee un tubo de goma slida, que en cierto modo acta como un resorte, puede esto configurar una infraccin?. Segn el pas de que se trate la respuesta a esta pregunta podra variar, en funcin de la forma en que su derecho se haya desarrollado. Adems, muchos de ellos tal vez soliciten o cuenten con la asistencia de un experto para que los oriente respecto de los fundamentos tcnicos de un argumento, como el caso del ejemplo anterior, en el que un tubo de goma puede considerarse comprendido en el trmino, resorte.

La siguiente labor que debe llevar a cabo el tribunal consiste en decidir si la presunta infraccin se encuadra en el mbito de la reivindicacin que l ha interpretado. Esto por lo general no es una tarea fcil, especialmente cuando el demandado ha sido bien asesorado. Es en esta etapa cuando se suele solicitar la prueba pericial. Por otra parte, en las acciones por infraccin de patentes, se suele recurrir a la realizacin de experimentos con el fin de probar la infraccin, cuya carga siempre recae en el demandante. En los Estados Unidos, por ejemplo, el primer elemento que la mayora de los tribunales examinan antes de recurrir a referencias externas, como podra ser un diccionario, es el documento de la patente, es decir, las reivindicaciones, la memoria descriptiva, los dibujos y todo el historial del procedimiento de examen que se desarroll entre el titular y la oficina de patentes. Al mismo tiempo, al analizar las reivindicaciones, no est permitido inspeccionar el cuerpo de la memoria descriptiva con el objeto de intentar tergiversar o deformar el significado de trminos normales en ingls para que la infraccin encuadre en ellos. De hecho, la primera tarea del tribunal al interpretar la memoria descriptiva es no tomar en cuenta la presunta infraccin, ni lo que se denomina estado de la tcnica. Ejemplo 2 http://www.supremecourtofappeal.gov.za/judgments/sca_judg/sca_2002/6302.pdf Los tribunales han formulado reglas de interpretacin, que han sido reformuladas constantemente a lo largo de la historia. El siguiente es un ejemplo de una regla de interpretacin de las reivindicaciones, aplicada por el juez JA Harms, en el caso de Monsanto Co c. MDB Animal Health(Pty) Ltd, 2001 (2) SA 887 (SCA) en Sudfrica. La patente sudafricana N 87/2378, que se analiza en este recurso de apelacin, versa sobre un preparado farmacutico que contiene omeprazol. El omeprazol es un potente inhibidor de la secrecin de cido gstrico, lo que lo torna til en el tratamiento de las lceras gstricas y duodenales. a) Una memoria descriptiva debe interpretarse como cualquier otro documento, a reserva de que el intrprete tenga presente la finalidad de la memoria descriptiva y de sus diversas partes;

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b) La regla de interpretacin es determinar, no la intencin del inventor o del titular, sino el significado de los trminos utilizados en la memoria descriptiva, es decir, cul fue la intencin segn lo expresado en dicha memoria, correctamente interpretada; c) Verificar que el significado de las palabras utilizadas se interprete de forma gramatical y en su sentido habitual; d) las palabras tcnicas del arte o la ciencia relativas a la invencin deben interpretarse segn su significado habitual, es decir, como se entiende comnmente en el mbito especfico de la ciencia; e) Si resulta que una palabra o expresin no se utiliza en su sentido habitual sino con una connotacin especial, debe darse ese significado por cuanto, en ciertas ocasiones, en la memoria descriptiva se puede definir una palabra o expresin determinada con la intencin de que se le d ese significado en el cuerpo de las reivindicaciones, ofreciendo as un diccionario propio para su interpretacin; f) si una palabra o expresin ofrece cierta flexibilidad en su acepcin habitual, debe interpretrsela de manera que se ajuste al resto de la memoria descriptiva y no que resulte incongruente o incompatible con esta; y g) si se deduce, de un anlisis completo de la memoria descriptiva, que ciertas palabras o expresiones utilizadas en las reivindicaciones se ven afectadas o se definen sobre la base de expresiones que figuran en el cuerpo de la memoria descriptiva, el texto de las reivindicaciones deben interpretarse en consecuencia.

La informacin tcnica que figura en muchas acciones judiciales sobre patentes puede ser, en realidad, muy compleja, y la resolucin de los puntos tcnicos de la controversia no slo podr requerir la participacin de uno o ms peritos, sino que tambin podr demandar la presentacin de pruebas que entraen la realizacin de experimentos. Por ejemplo, en un caso relativo a la supuesta infraccin de una patente concedida respecto de una invencin que consiste en un soplete de corte por de plasma de aire, la reivindicacin inclua un dispositivo que determinaba lo que estaba sucediendo dentro del soplete cuando se lo encenda. Para probar la infraccin, fue necesario llevar a cabo un experimento a los fines de determinar el gradiente de temperatura del plasma de aire dentro del soplete. Una sonda inserta en el soplete tiene el efecto de modificar el flujo de aire a travs del soplete, lo que a su vez afectar el gradiente de temperatura. La mejor forma de evaluacin es a travs de una imagen trmica, pero su instalacin es costosa. Tan pronto como una de las partes en el caso realice los experimentos, la otra se sentir obligada a llevar a cabo sus propios experimentos con el fin de comprobar el valor de la primera serie de experimentos o de refutarlo. Fundndose en los argumentos, que a su vez estarn respaldados por las pruebas periciales y las pruebas basadas en los experimentos, el tribunal llegar a una conclusin acerca de si se ha o no cometido una infraccin. Pero la mayora de las patentes contienen ms de una reivindicacin. La inclusin de varias reivindicaciones ofrece al titular de la patente mayores posibilidades de evitar una infraccin. Si el tribunal considera invlida una

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de las reivindicaciones, la accin por infraccin del titular an podr prosperar si el tribunal considera que otra reivindicacin es vlida y que ha sido objeto de una infraccin. Cuando la patente objeto de una accin judicial contenga varias reivindicaciones, respecto de las cuales el titular de la patente alega que se ha cometido una infraccin, el tribunal deber examinar cada reivindicacin por separado para determinar cul ha sido objeto de infraccin. Al examinar la cuestin relativa a la validez de la patente, tal vez podra requerirse la produccin de pruebas periciales y de pruebas basadas en experimentos similares a las sealadas anteriormente. Refirindonos al resorte del ejemplo 1, podra ser factible que el demandado pudiera demostrar que antes de la fecha de la patente se conoca la utilizacin de un componente con propiedades elsticas, que en ciertos aspectos, tena caractersticas similares a las de un resorte. Procediendo del mismo modo que al determinar la infraccin, el juez tendr que decidir si la informacin conocida es suficiente para invalidar las reivindicaciones; y ese proceder debe observarse respecto de todas las reivindicaciones. 4.4 El costo de los juicios en materia de patentes

Sea que las presentaciones y las pruebas relativas a la infraccin y a la validez de la patente se realicen por escrito o en forma oral en una audiencia, o en forma mixta, las partes en un juicio sobre patentes se vern inmersas en un prolongado proceso de anlisis de las cuestiones controvertidas y de preparacin de los elementos que deben presentar durante el proceso. Podra afirmarse sin lugar a dudas que, en principio, solo los casos dudosos terminan en un juicio. Esta circunstancia induce a las partes a ampliar los argumentos sobre cuya base esperan obtener una sentencia favorable a sus intereses. Esto es particularmente cierto respecto de las controversias relativas a patentes de un elevado valor comercial. Esas controversias surgen, en gran medida, como consecuencia del elevado costo de la patente. Por ello, las partes tal vez muestren una predisposicin a debatir todos y cada uno de los puntos controvertidos, aun aquellos que sean tangenciales, a fin de robustecer los fundamentos de su pretensin. Algunas veces, los costos en los que se incurre en tales procedimientos pueden llegar a ser exorbitantes. El elemento clave que hay que tener presente respecto del costo de los procedimientos de observancia de los derechos conferidos por una patente podra resumirse de la siguiente manera: por ms minuciosa que sea la estimacin de las costas que se realice al inicio del juicio, casi siempre se tendrn que ir aumentando a medida de que se vayan planteando nuevas cuestiones durante el desarrollo del proceso. La observancia de los derechos conferidos por una patente, o la defensa contra la observancia, se produce porque alguien desea recibir una ventaja comercial, es decir, ganar dinero. Esta ventaja debe ser objeto de un continuo anlisis tomando en consideracin el costo del juicio.

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Seccin III 5 5.1 Recursos Introduccin

Los recursos que se prevn habitualmente para las acciones por infraccin de los derechos de propiedad intelectual son las medidas provisionales judiciales, el resarcimiento de los perjuicios y la liquidacin de beneficios. La mayora de las acciones se inician con una solicitud de algn tipo de medida preliminar o cautelar, y en la mayora de los casos no se prosiguen ms all de esta etapa preliminar. 5.2 Medidas preliminares: medidas provisionales

Las medidas preliminares revisten suma importancia para la proteccin de todos estos derechos de propiedad intelectual. Entre el perodo de tiempo que transcurre entre el momento en que se inicia un procedimiento y aquel en el que se dicta la decisin final del caso, se puede infligir un importante dao a las ventas, a las ganancias y a la reputacin del titular de la patente, como consecuencia de la explotacin por parte de un tercero de un determinado producto y/o informacin. Adems, la ndole de la infraccin o de la conducta ilcita de que se trate puede alcanzar tal magnitud que un resarcimiento del perjuicio ocasionado, o una liquidacin de beneficios, podran no ser una reparacin suficiente. Ello debido a que el demandado podra ser insolvente o podra desaparecer. Pero estas no son las nicas razones por las cuales, en un caso particular, el resarcimiento del perjuicio podra no ser una reparacin suficiente. Con frecuencia esto obedece a la naturaleza del derecho de propiedad intelectual en cuestin y a las dificultades que se plantean para calcular una estimacin exacta de las prdidas sufridas como consecuencia de una infraccin. Si, en su caso, se reprime desde un principio la conducta ilegal de la demandada, la problema de la indemnizacin puede desaparecer por completo del juicio o tal vez plantee muchas menos dificultades de las que planteara si ese problema persistiese. El recurso preventivo ms til y ms ampliamente utilizado es la medida interlocutoria o provisional, cuya principal finalidad suele definirse como la preservacin del status quo hasta tanto se lleve a cabo el proceso sobre la accin de fondo. Si bien mantener el status quo existente al momento de entablar una accin es, por lo general, la orden ms adecuada que se puede impartir, este no es el principal objetivo de las medidas provisionales. La principal preocupacin del Tribunal, al conceder una medida provisional, es preservar una situacin en la que ms fcil resulte impartir justicia al momento de dictar una resolucin definitiva. Por lo tanto, en algunas ocasiones el tribunal ordenar que se restaure una situacin anterior, o que las partes tomen las medidas necesarias para que sus actividades se adapten mejor a las necesidades de justicia. En cada vez ms casos las medidas provisionales no bastan para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la amenaza de una infraccin continua. A menudo esto sucede porque no resulta fcil obtener las pruebas necesarias para fundar un pedido de medidas provisionales o definitivas, y tampoco se podrn obtener dichas pruebas durante la habitual presentacin exhaustiva de pruebas antes del inicio del procedimiento. En tal caso, es improbable que el demandante pueda obtener una medida provisional, dado que no contar con las pruebas necesarias. A veces el demandado eliminar o destruir el material infractor. En los ltimos aos los tribunales del Reino Unido han desarrollado un recurso rpido y

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eficaz para obtener y conservar esa prueba. El recurso consiste en una orden ex parte, es decir, que se dicta sin dar intervencin a la otra parte, para ingresar e inspeccionar locales y obtener pruebas. Estas rdenes son conocidas como rdenes Anton Piller, y pueden ser una medida necesaria antes de poder obtener una medida provisional. Del mismo modo, la recoleccin de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favor de un demandante podran resultar de ejecucin imposible si el demandado no tiene recursos que puedan ser utilizados para financiar el pago de los daos y perjuicios establecidos en la sentencia. Este es un grave problema dada la amplia gama de recursos con que cuentan aquellos que tratan de eludir sus obligaciones, la facilidad con la que el dinero se puede trasferir de un pas a otro y los avances de la tecnologa. Con el fin de abordar este problema, los tribunales de los pases regidos por el common law han formulado y desarrollado la medida provisional Mareva, que se utiliza para evitar que los demandados transfieran sus recursos al exterior o que dispongan o negocien con ellos dentro del pas de tal manera que resulte imposible ejecutar toda decisin que se dicte en su contra. 5.3 Medidas definitivas

Habitualmente, el demandante que ha tenido xito en una accin judicial que verse sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendr derecho a que se dicte a su favor una medida preliminar definitiva. La concesin de tales tipos de medidas es una facultad discrecional del tribunal y slo se utiliza en situaciones excepcionales (por ejemplo, cuando el demandado es el nico proveedor de una droga vital o, en un caso referido a derechos de autor, cuando ha habido una demora extrema), sino dicha medida se denegar. Si no se ha concedido una medida provisional, por ejemplo, a favor del titular de una patente que ha obtenido una resolucin favorable a sus intereses, esto equivaldra a permitir que el demandado obtuviera una licencia obligatoria de la patente sin tener seguir el procedimiento establecido para la concesin de tales licencias. En caso de incumplimiento de la medida provisional, el demandante podr solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato a la autoridad y, en el mbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es absoluto infrecuente que el demandante solicite dicha medida. 5.4 Perjuicios o Liquidacin de Beneficios

La evaluacin de los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige, como un primer paso, que el demandante que ha obtenido una sentencia a su favor decida si solicita una estimacin del perjuicio o una liquidacin de beneficios. Estas alternativas son, por supuesto, mutuamente excluyentes, ya que al optar por una liquidacin el demandante est aceptando los actos de la demandada como propios. En cada caso la eleccin depender de los hechos. En determinadas ocasiones, por ejemplo, el tiempo puede ser un factor fundamental y el juicio de responsabilidad puede haber generado suficientes pruebas materiales como para permitirle al demandante solicitar rpidamente una liquidacin de beneficios. En otras ocasiones, el acusado puede haber realizado ms ventas del producto en cuestin durante el perodo de infraccin que las que podra haber realizado el demandante. En tal caso, es probable, una vez ms, que el demandante opte por una liquidacin en lugar de solicitar una estimacin del perjuicio - que, por cierto, estar referida a los beneficios netos. Sin embargo, el demandante que ha obtenido una resolucin favorable solicitar, generalmente, una orden judicial para que se estimen los perjuicios sufridos. Cuando presenta dicha peticin en un juicio complejo, el demandante tal vez tenga que hacer frente a un nuevo

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juicio casi tan de fondo como el juicio en materia de responsabilidad. Por esta razn, aquellos casos relativos a la propiedad industrial, que han sido objeto de amplios debates, rara vez alcanzan la etapa en la que se solicita una estimacin completa de los perjuicios, sino que las partes generalmente llegan a un acuerdo una vez que se ha determinado la responsabilidad del infractor. En los juicios en materia de propiedad intelectual, la evaluacin de los perjuicios correspondientes varan en funcin de las diferentes causas que hayan motivado el proceso. La suplantacin engaosa y la infraccin de las marcas pueden analizarse en forma conjunta; el mismo criterio es vlido respecto de las patentes y los diseos registrados. Los criterios judiciales respecto del correcto enfoque de los perjuicios derivados del abuso de confianza han sido divergentes, y en los casos referidos a los derechos de autor existen disposiciones legales especiales. No obstante, no existe un examen o frmula de aceptacin universal que se aplique a la estimacin de los perjuicios. Resulta claramente difcil estimar con cierto grado de exactitud los perjuicios sufridos en cualquiera de estos mbitos, y los tribunales han tenido en cuenta esta circunstancia al no establecer normas generales al respecto. Un criterio comn ha sido el de evaluar los daos en base a una hipottica licencia otorgada en condiciones de mercado: esta se plantea, por ejemplo, cuando las partes son competidores y generalmente se aplica en los juicios que versan sobre patentes y diseos registrados. Los daos y perjuicios sufridos en virtud de infracciones previas se establecen en base al pago de una regala respecto de, por ejemplo, cada artculo en infraccin. Pero aqu surgen los problemas - especialmente cuando en los hechos el demandante nunca habra concedido una licencia. Este criterio tambin ha sido utilizado en los casos de abuso de confianza y en los casos de infraccin de los derechos de autor. Otro criterio, que es ms difcil de probar, es el que se basa en el anlisis de las ventas que el demandante se vio impedido de realizar; en este caso el demandante tiene el derecho a obtener la totalidad del lucro cesante.

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Seccin IV 6. Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos de propiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediacin de controversias que versan sobre tales derechos 6.1 Introduccin

Uno de los aspectos bsicos de las actividades de la OMPI, aunque no el menos importante, es la transferencia de los conocimientos tcnicos necesarios para administrar los convenios internacionales de propiedad intelectual que los Estados miembros celebran. En efecto, es muy importante que las disposiciones elaboradas en el plano internacional se apliquen en el mbito nacional. El fomento de la creatividad requiere, principalmente, una gestin adecuada y la aplicacin de las disposiciones adoptadas en favor de los inventores. En este sentido, las actividades de la OMPI en materia de cooperacin para el desarrollo son especialmente importantes. Desde finales del decenio de 1990 hasta el ao 2001, hubo inicialmente dos comits de la OMPI sobre observancia - el Comit Asesor en Materia de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial y el Comit Asesor sobre la Gestin y la Observancia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos en la Redes Mundiales de Informacin. El Comit Asesor en Materia de Observancia de los Derechos de Propiedad Industrial celebr una reunin en octubre de 2001, en la cual los Estados miembros solicitaron a la Secretara de la OMPI que realizase estudios y actividades tendientes a promover una observancia ms eficaz de los derechos de propiedad industrial a escala mundial, as como la identificacin de prcticas y procedimientos adecuados para lograr dicho encargo, velando por que la carga horaria y los gastos administrativos que dicha labora demandase fuesen mnimos. En septiembre de 2002 se decidi que estos dos comits se fusionaran en un nico Comit Asesor sobre Observancia (ACE), encargado de todas las cuestiones relativas a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Los Estados miembros de la OMPI y/o de las Uniones de Pars y de Berna podrn adherirse a dicho comit. Su primera sesin tuvo lugar en junio de 2003 y la segunda en junio de 2004. En el sitio en Internet de la OMPI en materia de observancia http://www.wipo.int/enforcement/es/ ) figura, entre otras cosas, informacin sobre las actividades de la OMPI en el mbito de la observancia de la propiedad intelectual, incluidas las actividades de formacin y de coordinacin. Entre tales actividades cabe citar los informes relativos a la primera y a la segunda sesin del Comit Asesor sobre Observancia, como tambin respuestas a las preguntas ms frecuentes que se formulan respecto de la observancia de la propiedad intelectual. 6.2 Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia

Vale la pena recordar que en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que forma parte del Acuerdo general por el que se estableci la Organizacin Mundial del Comercio (OMC), se dispone que los miembros de la Organizacin Mundial del Comercio debern prever procedimientos de observancia eficaces. En el Acuerdo sobre los ADPIC tambin figuran disposiciones que exigen que las autoridades aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancas presuntamente falsificadas o pirata. Vase el Acuerdo sobre los ADPIC, Parte III,

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Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, artculos 41 a 61 (http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm4_s.htm ). 6.3. Resolucin Alternativa de Controversias La resolucin alternativa de controversias, o resolucin extrajudicial de controversias, hace referencia a los mtodos de resolucin de controversias en materia de propiedad intelectual, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento judicial. Existen muchas formas de resolucin alternativa de controversias. Las ms comunes son el arbitraje y la mediacin. Las controversias que versen sobre cuestiones relativas a la propiedad intelectual tambin pueden resolverse sobre la base de opiniones de expertos. 6.3.1 Arbitraje

El arbitraje tiene una larga historia, especialmente en ciertas esferas del comercio. El arbitraje es de carcter consensual: se requiere que las partes acuerden someter la controversia a la decisin de un rbitro. Las partes suelen hacerlo incluyendo en su contrato una clusula en la se que prevea el sometimiento de las controversias al arbitraje. Las partes tienen flexibilidad a la hora de establecer los poderes que le conferirn al rbitro y pueden elegir el procedimiento aplicable, generalmente mediante una remisin al reglamento de una institucin de arbitraje. En general, se consideran como ventajas del arbitraje la celeridad con la que se puede pronunciar una decisin, su bajo costo, la confidencialidad del procedimiento, su carcter informal y la facilidad con la que se puede ejecutar un laudo arbitral en el plano internacional. Las ventajas que presenta el arbitraje en materia de plazos y costos se deben, en parte, a la posibilidad de resolver en un nico fuero una controversia con puntos de conexin en mltiples jurisdicciones, en lugar de verse obligado a recurrir a diversos tribunales, y la inexistencia de apelaciones institucionales. El laudo arbitral es definitivo. El arbitraje es un procedimiento menos formal que un procedimiento judicial, pero comparte algunas de sus caractersticas. Un procedimiento arbitral generalmente comprende un intercambio de memorias por escrito, incluidas las declaraciones de testigos y las posibles opiniones de expertos, as como una audiencia en la que se permite la presentacin de argumentos en forma oral, declaraciones de testigos y de expertos, as como las preguntas que formulan los rbitros y las partes. 6.3.2 Mediacin

Otra forma de resolucin alternativa de controversias es la mediacin, a veces tambin denominada conciliacin. Un mediador es una persona neutral que ayuda a las partes a resolver sus controversias. Una vez ms, es preciso que las partes convengan en someter su controversia a la mediacin. Este carcter voluntario, tambin se aplica una vez que el procedimiento de mediacin est en marcha: cada parte puede poner fin a su participacin en cualquier etapa del procedimiento. Si la mediacin es exitosa, el acuerdo tiene el efecto de un contrato entre las partes.

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La mediacin resulta especialmente conveniente cuando las partes desean mantener o desarrollar su relacin y resolver una controversia en forma privada. La mediacin tiene en cuenta los respectivos intereses de las partes, ms que sus posiciones jurdicas. 6.3.3 Decisin de experto

No resulta inhabitual observar, especialmente en los acuerdos de transferencia de tecnologa, que las partes han acordado someter a la decisin de un experto cualquier controversia tcnica que se plantee. Este experto ser un tercero independiente con la experiencia necesaria en el mbito de la tecnologa pertinente. Para que este procedimiento tenga efectos jurdicos, ambas partes debern obligarse a cumplir la decisin adoptada por el experto. Ms importante aun, la eleccin del experto resulta esencial a fin de evitar la parcialidad, y brindar confianza y un alto nivel de especializacin. 6.4. Observancia en el contexto internacional Muchos acuerdos de transferencia de tecnologa se celebran a escala internacional. En el marco de la resolucin de controversias esto representa un importante obstculo. Si las partes en un acuerdo someten sus controversias a la resolucin de los tribunales, deben asegurarse de que la sentencia sea ejecutable en cualquier pas en que as se lo solicite. La ejecucin en el pas del demandado de una sentencia dictada en el pas del demandante puede resultar difcil. Este problema puede superarse iniciando el procedimiento en el pas del demandado, pero esto puede no ser una opcin aceptable para un potencial demandante dado que, probablemente, estar menos familiarizado con la legislacin, la cultura jurdica, los tribunales y el idioma de ese pas. Adems, ello no resolvera los problemas planteados por la posible necesidad de ejecutar esa sentencia en un tercer pas en el cual el demandado posee bienes. En general, no existen tales problemas de ejecucin con respecto a los laudos arbitrales. En virtud de los trminos de la ampliamente aceptada Convencin de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecucin de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, los Estados contratantes estn obligados a reconocer y a ejecutar los laudos arbitrales, con la salvedad de un nmero limitado de excepciones especficas. 6.4.1 Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI

En septiembre de 1993, la Asamblea General de la OMPI aprob por unanimidad la creacin del Centro de Arbitraje de la OMPI, ahora denominado el Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI. El Centro ofrece servicios para la resolucin conflictos entre partes privadas en materia de propiedad intelectual, a travs del arbitraje y de la mediacin. El Centro tambin administra procedimientos administrativos especiales para la resolucin de controversias derivadas del registro de nombres de dominio de Internet. El Centro fue creado para unir dos reas que, por separado, han experimentado recientemente considerables cambios. Estas reas son el arbitraje, o ms generalmente, la resolucin extrajudicial de controversias, por un lado, y la propiedad intelectual, por el otro.

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El nmero de instituciones que administran procedimientos de arbitraje en todo el mundo se ha incrementado considerablemente, al igual que el nmero de procedimientos de arbitraje iniciados. Al mismo tiempo, en particular en los Estados Unidos de Amrica, los tipos de procedimientos de resolucin alternativa de controversias disponibles han evolucionado ms all del arbitraje y la mediacin tradicionales, para as abarcar nuevas modalidades adaptadas sobre la base del modelo de arbitraje clsico, tales como los minijuicios, y diferentes combinaciones de procedimientos. La produccin cada vez ms basada en la tecnologa, la importancia que se atribuye a la imagen y a la mercadotecnia para la distribucin de bienes y servicios, as como la proliferacin y diversidad de los medios de comunicacin han contribuido a que la propiedad intelectual cobrase un protagonismo sin precedentes. El aumento del nmero de solicitudes de ttulos de propiedad intelectual se debe principalmente al aumento de las solicitudes de origen extranjero. Esto refleja la internacionalizacin de los mercados: y a medida que las empresas tratan de ingresar en un rea geogrfica ms extensa, van procurando obtener una proteccin ms amplia de sus derechos de propiedad intelectual. La mayor frecuencia con la que se procura obtener proteccin de los derechos de propiedad intelectual en el mbito internacional, abre nuevas posibilidades para hacer uso de la resolucin alternativa de controversias. La existencia de ms derechos plantea la posibilidad de surjan un nmero mayor de controversias en torno a esos derechos. Sin embargo, quienes negocian las licencias y dems acuerdos contractuales, a menudo prestan ms atencin a la conclusin satisfactoria de un potencial acuerdo de negocios que a las consecuencias que podran traer aparejadas su interrupcin. La evolucin en el mbito del arbitraje no se ha visto necesariamente reflejada en estipulaciones contractuales orientadas a la resolucin eficaz de posibles controversias. Adems, la existencia de una multiplicidad de derechos nacionales y regionales que tienen el mismo objeto constituye una seal de que es preciso contar con procedimientos de solucin de controversias que eviten tener que entablar diversas acciones judiciales en el mbito nacional. Y, aun cuando hubiese una multiplicidad de demandas en el mbito nacional, ante la confrontacin de dos partes extranjeras podra ser necesario recurrir a procedimientos de solucin de controversias neutrales que eviten el sistema judicial del pas de una de las partes. Adems de la reciente evolucin de la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, muchas de las ventajas tradicionales en favor de la resolucin alternativa de controversias son vlidas especialmente para los derechos de propiedad intelectual. En el Mdulo 5, y en lo que va de este captulo, ya hemos sealado el hecho de que los conflictos relativos a los derechos de propiedad intelectual con frecuencia tienen puntos de conexin con varias jurisdicciones as como la oportunidad de resolver dichas controversias en un fuero nico. Adems, la posibilidad de elegir rbitros y mediadores con conocimientos especializados reviste suma importancia para las materias de carcter eminentemente tcnico y cientfico sobre las que versan las patentes, los secretos comerciales, los derechos de autor y los derechos de obtenciones vegetales. Si bien en varios pases existen tribunales especializados que pueden contar con la asistencia de expertos, tal vez resulte ms eficaz someter una controversia a la decisin de un tribunal arbitral que est compuesto por, al menos, un experto que posea los conocimientos especializados pertinentes. Adems, la confidencialidad del arbitraje y de los dems procedimientos representa una ventaja en aquellos casos en los cuales, durante el desarrollo de la controversia, deban exponerse

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conocimientos tcnicos o algn otro tipo de informacin confidencial. Los servicios que provee el Centro de la OMPI, con relacin a los cuatro procedimientos, son esencialmente de dos tipos. El primer tipo consiste en poner a disposicin de las partes los instrumentos para la resolucin de una controversia con arreglo a uno de los procedimientos administrados por el Centro. En los acuerdos que celebren las partes pueden incluirse clusulas contractuales tipo por las cuales se someten las futuras controversias a dichos procedimientos. Tambin, los acuerdos de sometimiento puede emplearse para someter las controversias existentes a uno de los procedimientos, es decir, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, y/o el Reglamento de Mediacin de la OMPI. El segundo tipo de servicio que presta el Centro es una consecuencia de estos reglamentos. En tales reglamentos se prev que el Centro de la OMPI ejercer ciertas funciones relativas a la direccin del procedimiento de resolucin de controversias; as, entre tales funciones que cabe citar las siguientes: asistir a las partes en la seleccin y la designacin del mediador/es o del rbitro/s, si fuera necesario a partir de la base de datos del Centro que comprende ms de 1.000 rbitros y mediadores originarios de ms de 100 pases con experiencia en la solucin de controversias relativas a la propiedad intelectual y comercial y a las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones; brindar asesoramiento respecto de la aplicacin de las normas de procedimiento pertinentes; establecer vnculos entre las partes y el tribunal o mediador con el fin de asegurar una comunicacin ptima y un procedimiento eficaz; ayudar a las partes en lo atinente a la organizacin de los servicios de apoyo que pueden ser necesarios, tales como traduccin, interpretacin o secretariado; fijar los honorarios de los rbitros y mediadores, previa consulta con ellos y con las partes; administrar los aspectos financieros del procedimiento, percibiendo de cada parte un depsito de los costos estimados, y pagar, de los fondos depositados, los honorarios de los rbitros y mediadores y cualquier otro servicio o prestacin de apoyo, entre ellos los honorarios de los intrpretes, cuando fuese necesario; proporcionar, en forma gratuita, una sala de reuniones y salas privadas para las partes cuando el procedimiento se lleve a cabo en la sede de la OMPI en Ginebra; ayudar a las partes a encontrar locales adecuados y otros servicios necesarios cuando el procedimiento se desarrolle fuera de Ginebra;

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prestar todos aquellos servicios o funciones que sean necesarios para garantizar que el procedimiento de arbitraje o mediacin se lleve a cabo de manera eficaz y expedita. Los servicios descritos anteriormente pueden utilizarse en cualquier parte del mundo. Si bien los reglamentos de la OMPI son especialmente apropiados para el mbito de la propiedad intelectual como, por ejemplo, en el caso de una controversia referida a una licencia, tambin son compatibles con la resolucin de todo tipo de controversias comerciales. Sus procedimientos pueden aplicarse en cualquier sistema jurdico en el mundo, en cualquier idioma y con arreglo a cualquier ley que las partes hayan elegido.

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RESUMEN Con respecto a las patentes, en este mdulo se han expuesto las apelaciones internas disponibles contra las decisiones de la oficina de propiedad intelectual, las principales etapas del procedimiento de observancia de los derechos conferidos por las patentes y los recursos disponibles, y se han abordado los principales mtodos de resolucin alternativa de controversias, as como la cuestin de la observancia en el contexto internacional: Recursos internos contra las decisiones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual En muchos sistemas de propiedad intelectual generalmente se prev algn tipo de recurso interno contra las decisiones adoptadas por un examinador de patentes o de marcas. Cualquiera que sea el rgimen de recursos internos, en la mayora de los sistemas de propiedad intelectual, los tribunales cumplen una importante funcin al conocer en las apelaciones interpuestas contra las decisiones de la Oficina de Propiedad Intelectual y al decidir sobre las acciones por infraccin. En lneas generales, las decisiones adoptadas durante el procedimiento de solicitud de una patente de invencin o tras su conclusin pueden ser objeto de apelacin - en el primer caso, se denominan apelaciones previas a la concesin, y en el caso de las decisiones adoptadas despus de la concesin de una patente de invencin, se denominan apelaciones posteriores a la concesin. Apelaciones previas a la concesin A modo de ejemplo de apelaciones previas a la concesin, cabe citar aquellas apelaciones interpuestas contra: la decisin de la Oficina de Patentes mediante la cual se asigna o no una fecha de presentacin; la decisin mediante la cual la Oficina de Patentes declara que la solicitud se considera retirada; y la decisin, adoptada con motivo del examen de fondo de la solicitud, mediante la cual la Oficina de Patentes deniega la solicitud.

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Apelaciones posteriores a la concesin Despus de la concesin de la patente de invencin, tambin existen otros supuestos en los que se puede interponer una apelacin contra una decisin de la Oficina de Patentes. Por ejemplo, la Oficina de Patentes podra haber: declarado la caducidad de la patente de invencin debido a la falta de pago en trmino de la tasa anual decidido conceder una licencia obligatoria.

Procedimiento de Apelacin El procedimiento aplicable a los recursos de apelacin es generalmente establecido por reglamentos o por normas, que pueden estar previstos en la ley de patentes, en las normas de procedimiento del tribunal competente en la materia o en las normas generales de procedimiento del pas. Generalmente, en las respectivas normas de procedimiento se establecern los plazos para la finalizacin de cada etapa procesal. Por ejemplo, se podr exigir la presentacin de la prueba ante el tribunal en el plazo de un mes a partir de la notificacin del recurso, y la presentacin del memorndum (o escrito de alegacin) del recurso dentro del mes subsiguiente. Las normas de procedimiento tambin suelen prever la posibilidad de apartarse de lo all establecido para permitir que las partes expongan debidamente sus argumentos. Generalmente, tambin existen normas que obligan a las partes a instar el procedimiento bajo pena de no hacer lugar a sus pretensiones. Conferencia previa a la audiencia El propsito de la conferencia previa a la audiencia es precisar el alcance de la controversia. Este proceder es habitual en los pases regidos por el common law y consiste en una reunin entre el tribunal y las partes con el fin de establecer ciertos aspectos especficos del juicio. Pruebas La palabra prueba, en el sentido en que se utiliza en los procesos judiciales, significa por lo general todo elemento que se pueda presentar ante el tribunal para permitirle dirimir cuestiones de hecho. Por ejemplo, un documento suscrito por un inventor, debidamente inscripto por la Oficina de Patentes, en el que consta la transferencia de una patente de invencin a otra entidad o persona, es la mejor prueba de que la otra entidad o persona es la titular de la patente de invencin. Esto tambin se denomina prueba directa. Si se extrava el documento, entonces podr bastar la declaracin de un testigo que afirme haber visto cuando el inventor firm dicha transferencia. Esta es una prueba secundaria. Si el documento est disponible, entonces deber presentarse. Si no es as, entonces no hay ms opcin que seguir la segunda va.

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Se pueden distinguir tres tipos de pruebas: las pruebas documentales, es decir, las pruebas aportadas por los escritos y los documentos de todo tipo; pruebas materiales, es decir, las pruebas aportadas por las cosas mismas y no a travs de su descripcin; y la prueba pericial, a saber, la prueba oral facilitada por un experto. En lo posible todas las pruebas debern presentarse por escrito.

Resolucin Definitiva Al resolver la apelacin, el tribunal, por lo general, adoptar algunas de las siguientes medidas: rechazar apelacin; conceder la apelacin; remitir el asunto a la Oficina de Patentes para su reconsideracin, (si la decisin contra la cual se apel consista en el rechazo de la solicitud); o modificar las reivindicaciones y ordenar a la Oficina de Patentes que conceda la patente de invencin.

Si el tribunal remite el asunto de vuelta a la Oficina de Patentes, podr formular recomendaciones para la modificacin de las reivindicaciones, de la memoria descriptiva o de los dibujos, con el fin de superar las posiciones que una o ambas partes hayan adoptado arbitrariamente. La actuacin de la autoridad del tribunal por lo general se funda en la ley de patentes o en otras disposiciones legislativas de carcter general. Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en general El titular de los derechos debe velar por que estos se respeten. Corresponde al titular de los derechos tomar medidas contra cualquier infraccin. Los titulares de los derechos de patente deben, asimismo, confiar en que los Estados adopten regmenes accesibles, adecuados y dotados de recursos suficientes para la proteccin de tales derechos. Los titulares de los derechos deben ser capaces de adoptar medidas contra los infractores a fin de evitar nuevas infracciones y recuperar las prdidas generadas por la infraccin que se haya cometido. A menudo los organismos administrativos estatales, como es el caso de las oficinas de propiedad intelectual y de las autoridades aduaneras, son las instituciones que desempean el papel ms importante en los casos de infraccin, piratera o falsificacin.

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Adems, existen instituciones y asociaciones industriales que asisten a sus miembros, y a sus nacionales en el caso de las instituciones gubernamentales, en la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Prevencin de acciones judiciales Generalmente, cuando un competidor advierte que sus actividades se ven entorpecidas por derechos preexistentes, tratar de evitar o resolver el problema de manera legtima, por ejemplo, en el caso de una patente previa, realizando una invencin en el rea protegida a partir de dicha patente. Otra forma de abordar el tema consiste en solicitar una licencia o negociar algn tipo de acuerdo de manera amistosa. Una empresa que se ve afectada por el derecho de un tercero evaluar cuidadosamente el alcance y la validez de ese derecho. Las leyes de varios pases en materia de patentes, diseos y marcas, disponen que el titular de un derecho no puede efectuar amenazas infundadas contra los competidores o sus distribuidores. El titular de un derecho puede enviar una simple carta (una intimacin para que cese y desista de su accionar) sealndole la existencia de su derecho, con lo cual el infractor no podr argir posteriormente su ignorancia al respecto. Anlisis de la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual Las acciones judiciales contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual dan lugar a procesos largos y costosos. Por lo tanto, antes de tomar una decisin respecto de las alternativas disponibles, se recomienda: Determinar con precisin quines son los fabricantes infractores, los distribuidores principales y los minoristas; Determinar el alcance de la infraccin; Analizar si es probable que dicha infraccin adquiera mayores dimensiones; Calcular las prdidas directas o indirectas

Observancia de los Derechos conferidos por una Patente Aun cuando, en principio, el titular de un derecho de patente puede solicitar judicialmente el cese de la fabricacin, la venta o el uso no autorizado de la invencin, a fin de obtener la correspondiente orden judicial y poner fin a la infraccin, en la prctica, el proceso es menos sencillo de lo que parece.

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Procedimiento judicial El procedimiento previsto para las acciones por infraccin a los derechos de patente comprende: la notificacin de la demanda por el demandante al demandado, acuse de recibo por el demandado y su consiguiente notificacin de su intensin de defenderse, intercambio de escritos, posible reconvencin por parte del demandado, celebracin de la audiencia en la que el juez impartir instrucciones, y finalmente, inicio de la etapa del juicio, en la que el juez dictar una sentencia. Adems de conceder una medida provisional, el tribunal tambin podr hacer lugar a la peticin de daos y perjuicios por la infraccin cometida, es decir, establecer el pago de una indemnizacin por las ventas y los mercados perdidos como consecuencia de la infraccin cometida. Como alternativa a la indemnizacin: se podr hacer lugar a una liquidacin de beneficios a favor del titular de la patente; todos los beneficios obtenidos por la demandada como resultado de la infraccin podran transferirse al titular de la patente; se podr ordenar a la demandada que haga entrega al titular de la patente, de todos los productos o artculos que incluyan la invencin patentada, o que los destruya; el titular de la patente podr conseguir una declaracin judicial en el sentido de que la patente es vlida y ha sido violada.

Principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente Al analizar la posibilidad de entablar acciones tendientes a la observancia de los derechos derivados de una patente, su titular debe, en primer trmino, evaluar qu ha patentado. En la mayora de los sistemas las reivindicaciones son decisivas, ya que definen el alcance de la proteccin solicitada, y finalmente concedida, a travs de la patente. A menudo el titular solo comprende la dimensin exacta de los derechos que le confiere su patente cuando considera la posibilidad de hacer valer tales derechos. Evaluacin de la validez y de la infraccin a una patente Tras evaluar el alcance de su derecho de patente, la siguiente tarea del titular de la patente es determinar si su patente es objeto de una infraccin. Antes de asumir el riesgo financiero que entraa un juicio en materia de patentes - que puede ser uno de las ms extensas y costosas formas de litigio -, el titular de la patente debe intentar averiguar cules son las perspectivas de obtener una sentencia favorable. En una accin destinada a hacer valer el derecho conferido por una patente, el demandado, adems de alegar como defensa que no ha cometido ninguna infraccin, generalmente aadir una nueva defensa, a menudo en forma de reconvencin, en el sentido de que, aun cuando haya sido infringida, la patente es invlida.

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En virtud del principio que establece que no se debe otorgar proteccin jurdica a una patente invlida, en el marco de una accin judicial sobre patentes suele permitirse que la parte demandada presente pruebas respecto de la nulidad en cualquier etapa del procedimiento. La primera tarea del tribunal a los fines de evaluar con precisin el alcance de la proteccin definida por la patente y si la infraccin lesiona dicha proteccin consiste casi siempre en analizar las reivindicaciones. El costo de los juicios en materia de patentes Este es efectivamente el elemento clave que hay que tener presente en relacin con la observancia de los derechos conferidos por una patente: por ms minuciosa que sea la estimacin de las costas que se realice al inicio del juicio, casi siempre se tendrn que ir aumentando a medida de que se vayan planteando nuevas cuestiones durante el desarrollo del procedimiento. La observancia de los derechos conferidos por una patente, o la defensa contra la observancia, se produce porque alguien desea recibir una ventaja comercial. Esta ventaja debe ser objeto de un continuo anlisis tomando en consideracin el costo del juicio. Recursos Los recursos que se prevn habitualmente para las acciones por infraccin de los derechos de propiedad intelectual son las medidas provisionales, el resarcimiento de los perjuicios y la liquidacin de beneficios. La mayora de las acciones se inician con una solicitud de algn tipo de medida preliminar o provisional, y en la mayora de los casos no se prosiguen ms all de esta etapa preliminar. Medidas preliminares: Medidas provisionales Por lo general, la finalidad principal de una medida provisional o interlocutoria, que es el recurso preventivo ms til y ms ampliamente utilizado, es la preservacin del status quo hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento sobre la accin de fondo. La principal preocupacin del Tribunal, al conceder una medida provisional, es preservar una situacin en la que resulte ms fcil impartir justicia al momento de dictar una resolucin definitiva. Por lo tanto, en algunas ocasiones el tribunal ordenar que se restaure una situacin anterior, o que las partes tomen las medidas necesarias para que sus actividades se adapten mejor a las necesidades de justicia. En cada vez ms casos los medidas provisionales no bastan para proteger los derechos de propiedad intelectual contra la amenaza de una infraccin continua, puesto que no resulta fcil obtener las pruebas necesarias para fundar un pedido de medidas provisionales o de una resolucin definitiva, y tampoco se podrn obtener dichas pruebas durante la habitual presentacin exhaustiva de pruebas antes del inicio del procedimiento. En tal caso, es improbable que el demandante pueda obtener una medida provisional, dado que no contar con las pruebas necesarias, y a veces el demandado eliminar o destruir el material infractor. En los ltimos aos los tribunales del Reino Unido han desarrollado un recurso rpido y eficaz para obtener y conservar esa prueba, que se denominan rdenes Anton Piller, consistentes en una orden ex parte, es decir, que se dicta sin dar intervencin a la otra parte, para ingresar e inspeccionar locales y obtener pruebas. Estas rdenes, pueden ser una medida

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necesaria antes de poder obtener una medida cautelar. Del mismo modo, la recoleccin de pruebas e incluso una sentencia definitiva en favor de un demandante podran resultar de ejecucin imposible si el demandado no tiene recursos que puedan ser utilizados para solventar el pago de los daos y perjuicios establecidos en la sentencia. Con el fin de abordar este problema, los tribunales de los pases regidos por el common law han formulado y desarrollado la medida cautelar Mareva, que se utiliza para evitar que los demandados transfieran sus recursos al exterior o que dispongan o negocien con ellos dentro del pas de tal manera que resulte imposible ejecutar toda decisin que se dicte en su contra. Resolucin definitiva Habitualmente, el demandante que ha tenido xito en una accin judicial que verse sobre cuestiones relativas a la propiedad industrial tendr derecho a que se dicte a su favor una resolucin definitiva. En caso de incumplimiento de la medida provisional, el demandante podr solicitar al tribunal que condene al demandado por desacato a la autoridad y, en el mbito de la propiedad industrial, la experiencia demuestra que no es absoluto infrecuente que el demandante solicite dicha medida. Perjuicios o Liquidacin de Beneficios En caso de que el demandante haya obtenido una sentencia a su favor, la evaluacin de los perjuicios en los casos de propiedad industrial siempre exige, como un primer paso, que el demandante decida si solicita una estimacin del perjuicio o una liquidacin de beneficios. En los juicios en materia de propiedad intelectual, la evaluacin de los perjuicios correspondientes varan un tanto, y los criterios ms comunes son los siguientes: Evaluacin de los daos basada en las ganancias obtenidas por el demandado; Evaluacin de las ventas que el demandante se vio impedido de realizar, basada en las prdidas sufridas por el demandante como resultado de la infraccin; Analoga con las licencias: los daos se calculan como si fuesen regalas que el demandante habra percibido del demandado en caso de que se hubiera celebrado un acuerdo de concesin de licencia entre ambos; Perjuicios establecidos por ley: aunque este criterio de evaluacin de los perjuicios es un tanto controvertido, por cuanto varios pases consideran que este tipo de compensaciones son conceptualmente muy semejantes a un recurso tpico del derecho penal, las mismas han venido siendo aceptadas por un nmero cada vez mayor de pases en tanto constituyen un medio prctico para fijar los perjuicios en aquellos casos de infraccin en que resulta difcil evaluar la cuanta exacta de los perjuicios sufridos.

Actividades en el seno de la OMPI relativas a la Observancia de los derechos de propiedad intelectual y al Arbitraje y la Mediacin de controversias que versan sobre tales derechos El Comit Asesor sobre Observancia (ACE) de la OMPI est orientado a coordinar, en forma conjunta con determinadas organizaciones y con el sector privado, la lucha contra los

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actos de falsificacin y piratera; fomentar la educacin pblica a travs de la asistencia y la coordinacin de programas de formacin nacionales y regionales destinados a todos los interesados vinculados a la actividad y el intercambio de informacin en materia de observancia mediante la creacin de un Foro Electrnico. Disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de Observancia Los Miembros de la Organizacin Mundial del Comercio deben garantizar a travs de sus legislaciones nacionales ciertas medidas de observancia previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). En el Acuerdo sobre los ADPIC tambin figuran disposiciones que exigen que las autoridades aduaneras adopten medidas respecto de aquellas mercancas presuntamente falsificadas o pirata. Resolucin Alternativa de Controversias La resolucin alternativa de controversias, o resolucin extrajudicial de controversias, hace referencia a los mtodos de resolucin de controversias en materia de propiedad intelectual, sin que sea necesario recurrir a un procedimiento judicial. Las formas ms comunes de resolucin alternativa de controversias son el arbitraje y la mediacin. Arbitraje El arbitraje requiere que las partes acuerden someter la controversia a la decisin de un rbitro. Las partes suelen hacerlo incluyendo en su contrato una clusula en la se que prevea el sometimiento de las controversias al arbitraje. Las partes tienen flexibilidad a la hora de establecer las facultades que le conferirn al rbitro y pueden elegir el procedimiento aplicable, generalmente mediante una remisin al reglamento de una institucin de arbitraje. El arbitraje es un procedimiento menos formal que un procedimiento judicial, pero as y todo comparte algunas de sus caractersticas. Un procedimiento arbitral generalmente comprende un intercambio de memorias por escrito, una audiencia en la que se permite la presentacin de argumentos en forma oral, declaraciones de testigos y las opiniones de expertos, as como las preguntas que formulan los rbitros y las partes. Mediacin La mediacin o conciliacin es otra forma de resolucin alternativa de controversias. Un mediador es una persona neutral que ayuda a las partes a resolver sus controversias. Una vez ms, es preciso que las partes convengan en someter su controversia a la mediacin. Habida cuenta de su carcter voluntario, cada parte podr poner fin a su participacin en cualquier etapa del procedimiento. Si la mediacin es exitosa, el acuerdo tiene el efecto de un contrato entre las partes. La mediacin resulta especialmente conveniente cuando las partes desean mantener o desarrollar su relacin y resolver una controversia en forma privada. La mediacin tiene en cuenta los respectivos intereses de las partes, ms que sus posiciones jurdicas. Decisin de experto

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En los acuerdos de transferencia de tecnologa las partes suelen acordar someter cualquier controversia tcnica que se plantee a la decisin de un experto, que es un tercero independiente con la experiencia necesaria en el mbito de la tecnologa pertinente. Para que este procedimiento tenga efectos jurdicos, ambas partes debern obligarse a cumplir la decisin adoptada por el experto. Observancia en el contexto internacional Problemas en materia de observancia: Si las partes en un acuerdo someten sus controversias a la resolucin de los tribunales, deben asegurarse de que la sentencia sea ejecutable en cualquier pas en que as se lo solicite; La ejecucin en el pas del demandado de una sentencia dictada en el pas del demandante puede resultar difcil; En general, no existen tales problemas de ejecucin con respecto a los laudos arbitrales. En virtud de los trminos de la ampliamente aceptada Convencin de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecucin de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, los Estados contratantes estn obligados a reconocer y a ejecutar los laudos arbitrales, con la salvedad de un nmero limitado de excepciones especficas.

Centro de Arbitraje y Mediacin de la OMPI Ofrece servicios para la resolucin de controversias entre partes privadas en materia de propiedad intelectual, a travs del arbitraje, de la mediacin y del arbitraje acelerado, y provee clusulas contractuales tipo que las partes pueden incluir en los acuerdos por las cuales se someten las futuras controversias a dichos procedimientos.

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PREGUNTA DE AUTOEVALUACIN PAE 3: Puede dar cuatro ejemplos de apelaciones contra las decisiones de la oficina de patentes previas y posteriores a la concesin de la patente? Por favor, srvase transmitir su respuesta a su tutor.

PAE 4: Podra describir las principales etapas de la observancia de los derechos conferidos por una patente?

PAE 5: Puede explicar los recursos disponibles en el marco de una accin judicial por infraccin de patentes?

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PAE 6: Puede sealar dos mtodos de resolucin alternativa de controversias?

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Mdulo 6 Prueba de fin de mdulo 1. En virtud del sistema de patentes, el procedimiento de oposicin tiene por objeto: a) b) c) d) proteger contra las infracciones; facilitar la rpida concesin de los derechos de patente; examinar la patentabilidad y la titularidad de la invencin; resolver las controversias entre el solicitante y la oficina de patentes

2.

La observancia de los derechos derivados de una patente requiere que la parte agraviada evale cuidadosamente el alcance de sus derechos antes la iniciar una accin judicial. A ese fin, se debe examinar: a) b) c) d) las disposiciones legislativas en materia de patentes del pas en el que se plante la controversia; las reivindicaciones y la memoria descriptiva; las disposiciones del Convenio de Pars y del Acuerdo sobre los ADPIC; el contrato relativo a los conocimientos tcnicos.

3.

En el caso de infraccin de una patente, el siguiente no es un recurso disponible: a) b) c) d) mandamiento cautelar; indemnizacin de perjuicios; represalias; mandamiento definitivo.

4.

Adems de la observancia de los derechos derivados de las patentes por medio del sistema judicial ordinario, existen otras vas internacionales para velar por la observancia de tales derechos, como por ejemplo: a) b) c) d) el Arbitraje y la Mediacin de la OMPI; el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE); tribunales; rganos cuasi judiciales.

Mdulo 7: Nuevas cuestiones, casos y debates importantes


Las patentes y la poltica en materia de ciencia y tecnologa En nuestra vida cotidiana utilizamos invenciones patentadas, desde el proceso qumico que se utiliza para la fabricacin del jabn que usamos, hasta los diferentes tipos de artculos utilizados en nuestros hogares, tales como los reproductores de DVD y el televisor, que implican la utilizacin de un producto o proceso patentado. Las polticas nacionales en materia de ciencia y tecnologa definen el rumbo estratgico del pas en lo tocante a la transferencia de tecnologa al sector privado, ya sea desde de las empresas privadas o desde las universidades en las que se lleva a cabo una labor investigadora, que permite llevar cabalmente a la prctica los resultados del trabajo de investigacin en diferentes productos tecnolgicos que posteriormente sern comercializados y promocionados, creando as fuentes de trabajo, generando ingresos en sus distintas etapas y, ms importante an, generando conocimientos. El uso de invenciones patentadas en las investigaciones que se lleven a cabo en el marco de la investigacin universitaria, ser objeto de examen en funcin de diversas polticas y de la importancia que reviste la poltica nacional en materia de ciencia y tecnologa para establecer ciertas normas y reglamentos que fomenten el crecimiento econmico. La poltica en materia de ciencia y tecnologa puede describirse como una estrategia para desarrollar y aplicar conocimientos cientficos y polticas tecnolgicas y presupuestarias slidos as como para trabajar en forma conjunta con el sector privado, con los gobiernos estatales y locales, con las comunidades cientficas y de educacin superior, y con otras naciones en pos de esa meta.1 Este tipo de planificacin estratgica a nivel nacional comprende a las oficinas de propiedad intelectual y a las oficinas de transferencia de tecnologa como parte de una combinacin de recursos y herramientas para el avance tecnolgico.2 Sin embargo, a nivel comunitario, la propiedad intelectual desempea una funcin importante a travs de las patentes, especialmente en lo que respecta a los avances tecnolgicos a nivel institucional. Las instituciones educativas y de investigacin, como por ejemplo, las universidades, utilizan la informacin que se deriva de las patentes principalmente como una fuente de conocimientos. Las patentes constituyen el recurso tcnico individual ms completo del mundo. En este momento hay ms de 45 millones de documentos de patente, la mayora de los cuales son la primera y nica publicacin de la invencin tal y como fue descrita. En general los documentos de patentes difunden la informacin ms reciente. Esto se debe al hecho de que los solicitantes siempre tratan de presentar sus solicitudes lo antes posible en virtud del principio que establece que la patente se conceder al primero que la solicite. Dado que en los documentos de patente se suele difundir toda la informacin sobre las nuevas invenciones antes que en otras fuentes documentales de informacin tecnolgica, esos documentos resultan de mxima utilidad para los investigadores que trabajan en los mbitos de la investigacin o de la tecnologa, que son sumamente competitivos, as como para los estudiantes cuya actividad se relacione con un campo en el cual se registran rpidos avances. Por ejemplo, la patente correspondiente a la invencin de la televisin llevada a cabo por Baird se public en 1923 y tard cinco aos en divulgarse por otro medio escrito.

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www.ostp.gov www.ostp.gov

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As, las instituciones educativas, como las universidades y las instituciones de investigacin, pueden utilizar, con diferentes propsitos, las patentes y la informacin derivada de las patentes durante el proceso de investigacin y desarrollo. En este mdulo abordaremos las cuestiones relativas a las polticas y los conflictos inherentes a la gestin de las patentes y de la propiedad intelectual dentro del proceso de transferencia de tecnologa desde las universidades al sector privado; cmo se utilizan las patentes y la informacin derivada de las patentes en la investigacin a nivel institucional y, por ltimo, analizaremos la manera en que funcionan las normas tcnicas y las patentes, habida cuenta de que casi todos los productos en se encuentran en el mercado han sido desarrollados en cumplimiento de una o varias normas tcnicas. Estas normas, que suelen entraar la utilizacin de productos patentados, sern estudiadas ms detalladamente, al igual que la forma en que esas normas funcionan, especialmente con relacin al proceso de comercializacin.

II. Transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado A pesar de que las iniciativas de patentamiento (formal) por parte de las universidades son relativamente escasas, la mayor importancia que se atribuye a la obtencin de patentes respecto de las invenciones realizadas en el mbito universitario y a la consiguiente concesin de licencias de tales patentes a favor de empresas, ha planteado una serie de preocupaciones comunes a los pases de la OCDE (Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos) como a otros pases. Tales preocupaciones abarcan desde cuestiones relacionadas con la incidencia que puedan tener las actividades de patentamiento en la misin tradicional de las universidades, su efecto en la orientacin de las investigaciones y en los costos y beneficios reales que genera la solicitud de patentes y la concesin de licencias, hasta los efectos que dichas actividades pueden tener en la difusin de los resultados de investigaciones financiadas con fondos pblicos y en el acceso a esos resultados. A un gran nmero de los avances cientficos y tecnolgicos desarrollados en el mbito de las universidades y de los institutos pblicos de investigacin no se les da una utilidad prctica, a algunos de ellos se los considera solamente como logros acadmicos, aun cuando se han invertido importantes fondos pblicos en la financiacin de las investigaciones. El problema principalmente reside en el hecho de que la labor investigadora no est vinculada a la aplicacin comercial de los resultados de la investigacin. El xito comercial depende en gran medida del seguimiento que se realice por parte de las empresas y de la industria. Sin la participacin del sector comercial, los beneficios que pueden obtener las instituciones de investigacin son escasos. Esto ocasiona una dilapidacin de fondos y un sistemtico crculo vicioso de rendimiento decreciente. Las polticas estatales deberan fomentar la colaboracin y la cooperacin entre las instituciones acadmicas, las instituciones de investigacin y la industria, a travs de la concesin de licencias y otras formas de transferencia de tecnologa, de actividades de investigacin conjunta y del intercambio de conocimientos. En las naciones en desarrollo, la relacin entre la investigacin universitaria y el desarrollo econmico nacional es particularmente importante debido a la escasez de recursos para la investigacin y el desarrollo en los sectores comerciales, as como a la relativa ausencia de inversin extranjera en el sector tecnolgico y en el sector pblico de investigacin y desarrollo.3

Intellectual Property - a power-tool for economic growth, Captulo 4, pg. 94-96.

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Qu es la transferencia de tecnologa? La transferencia de tecnologa se define como un proceso complejo, que implica la transmisin de conocimientos codificados, de conocimientos tcnicos y de tcnicas de gestin.4 Habida cuenta de que el proceso de transicin de las economas basadas en la manufactura hacia una economa basada en el conocimiento no ha finalizado an, la gestin de la propiedad intelectual desarrollada en el mbito universitario cumplir una funcin cada vez ms significativa. Por otra parte, cobra cada vez ms importancia que los pases desarrollen polticas y programas estratgicos tendientes a mejorar el desarrollo econmico a travs de la transferencia de tecnologa desde las universidades locales en las que se desarrolla una labor de investigacin y, a medida que las instituciones acadmicas se conviertan en centros de coordinacin para el desarrollo econmico, la transferencia de tecnologa se convertir en una herramienta indispensable. Cul ha sido la incidencia de la propiedad intelectual y de la transferencia de tecnologa sobre el rumbo que toma la labor de investigacin? Los estudios cuantitativos tienden a mostrar que el patentamiento ha llevado a las universidades a realizar mayores investigaciones aplicadas.5 Al lograr que la investigacin universitaria se torne ms receptiva a la economa, se corre el riesgo de perjudicar la investigacin bsica? Por un lado, varios estudios realizados en los Estados Unidos de Amrica han revelado que las universidades y los investigadores que ms han aumentado la presentacin de solicitudes de patentes coinciden con los que mayores beneficios obtuvieron con las publicaciones acadmicas y la contratacin de sus estudiantes. Por otro lado, el porcentaje de patentes acadmicas citadas en otras patentes cay (respecto del promedio) en los Estados Unidos entre principios del decenio de 1980 y finales del decenio de 1990, siendo ahora inferior al porcentaje de citas de patentes concedidas a las empresas. Esto sugerira una posible cada del nivel de calidad de la investigacin pblica o, al menos, de sus invenciones patentadas. Tambin podra reflejar la falta de experiencia de las oficinas de transferencia de tecnologa de reciente creacin.

La transferencia y la comercializacin de la tecnologa entendidas como un proceso El proceso de transferencia de tecnologa incluye la identificacin de nuevas tecnologas, la proteccin de las tecnologas por medio de patentes y derechos de autor y la formulacin de estrategias de desarrollo y de comercializacin, como es la comercializacin y concesin de licencias a favor de las empresas del sector privado o la creacin de nuevas empresas basadas en la tecnologa. La informacin derivada de las patentes, como se seal anteriormente, puede utilizarse durante este proceso, con diversos fines, como por ejemplo, para:
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Aportar soluciones a los problemas tcnicos Identificar las tecnologas alternativas Evaluar las tecnologas especficas que se ofrezcan para su adquisicin Identificar los derechos que pertenecen al dominio pblico Identificar el potencial de patentabilidad de actividades de investigacin y desarrollo en las primeras etapas del desarrollo Evitar el riesgo de la duplicacin de las actividades de investigacin y desarrollo

http://www.ictsd.org/pubs/ictsd_series/iprs/PP/PP_3CH_05.pdf University to industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. Ajay Aggrawal, http://www.rotman.utoronto.ca/Ajay.Agrawal/Documents/Agrawal-IJMR.pdf

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Solucionar potenciales conflictos en materia de patentes Prestar asistencia en el desarrollo y la comercializacin de nuevos productos Supervisar las tendencias en investigacin y desarrollo Supervisar el xito de las actividades de investigacin y desarrollo que hayan sido objeto de financiacin.

Este proceso suele ser gestionado por una oficina de transferencia de tecnologa o centro de gestin. Estos centros proporcionan varios servicios, entre los que figuran: la elaboracin y el depsito de acuerdos en materia de patentes y derechos de autor; la determinacin de la patentabilidad (incluida la recepcin de las divulgaciones que se realizan en el contexto de una solicitud de patente, realizacin de bsquedas de patentes as como la presentacin de solicitudes de patente) tanto a nivel nacional como internacional; la evaluacin e identificacin del potencial comercial de una invencin; la obtencin de una adecuada proteccin por medio de patentes; la bsqueda de socios idneos para el desarrollo comercial.

En el marco del proceso de transferencia de tecnologa y de generacin de ingresos mediante la comercializacin de los derechos de propiedad intelectual, se deben responder varias preguntas antes de proceder a solicitar una patente para una invencin. Para determinar cul es el valor de la invencin, si puede explotarse en forma rentable, y si existen posibles compradores, habr que realizar un estudio de mercado respecto de los productos resultantes de la invencin y del ciclo de vida til del producto. En el supuesto de que una invencin tenga valor, la institucin que la ha desarrollado dispondr de las siguientes opciones de comercializacin y promocin: Vender los derechos de patente; Conceder una licencia para la explotacin de los derechos de propiedad intelectual; Celebrar un contrato de empresa conjunta o de colaboracin; Crear parques tecnolgicos o incubadoras de negocios; Colaborar con empresas de la Universidad.

Para una colaboracin exitosa en el marco de un proceso de transferencia de tecnologa, tambin es preciso contar con varios elementos indispensables. Generalmente se necesitar una estrategia de negocios o un especialista en desarrollo comercial, especialistas en comercializacin, cientficos (investigadores, asistentes de investigacin, estudiantes, graduados, becarios doctorados e investigadores invitados), especialistas en produccin y en finanzas y abogados especializados en el mbito del derecho de propiedad intelectual, ms especficamente, abogados especializados en patentes. Estos son los requerimientos en el mbito de la institucin. Fuera de dicho mbito, se necesitar la colaboracin de patrocinadores (industria, gobierno y otras organizaciones) como, por ejemplo, las oficinas nacionales de patentes.

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Creacin de una masa crtica en materia de gestin de la propiedad intelectual A fin de superar la brecha existente entre la invencin y la comercializacin, las universidades han establecido oficinas de transferencia de tecnologa (OTT), han designado intermediarios, dentro de los propios campus universitarios o fuera de ellos, que desempearn una amplia gama de funciones. Muchas universidades bien establecidas cuentan con oficinas de transferencia de tecnologa o centros de gestin encargados de la proteccin y el desarrollo comercial de las invenciones y las creaciones, que abarca desde la concesin de licencias de patentes hasta la gestin de contratos de investigacin. Estos centros posibilitan la creacin de una masa crtica en la gestin de la propiedad intelectual. En un informe elaborado por la Organizacin de Cooperacin y de Desarrollo Econmicos (OCDE) respecto de la solicitud de patentes y la concesin de licencias por parte de las instituciones pblicas de investigacin,2 se constata que existe una gran diversidad en cuanto a la estructura y organizacin de las OTT entre los diferentes pases, e incluso dentro de cada pas (por ejemplo, oficinas dentro o fuera del campus universitario, intermediarios independientes, OTT dedicadas al sector industrial y OTT regionales), aunque la mayor parte de ellas son al parecer instituciones in situ, que han sido previstas a tales efectos, y que forman parte de la universidad o institucin de investigacin. Muchas de esas oficinas estn en su etapa de formacin; la mayora de ellas se crearon hace menos de 10 aos y cuentan con un personal a tiempo completo conformado por menos de cinco miembros. Aun as, el nmero de OTT est en alza a razn de una por ao en cada institucin. En cuanto a los resultados, en el informe de la OCDE se muestra que existe una enorme variacin en lo que respecta al volumen de las carteras de patentes, as como a lo que atae a los ingresos obtenidos a partir de la concesin de licencias. En el ao 2000, los Estados Unidos de Amrica aventajaban en gran medida a los dems pases de la OCDE en lo atinente al nmero de patentes obtenidas por las instituciones acadmicas: las universidades y los laboratorios federales obtuvieron ms de 8.000 patentes (lo que representa el 5% del total de patentes concedidas, y el 15% en lo que respecta a las patentes en el mbito de la biotecnologa). El patentamiento por parte de instituciones acadmicas en otros pases, medido en relacin con el nmero de patentes concedidas a las entidades pblicas de investigacin, fue de apenas un centenar de patentes en el Japn, los Pases Bajos y Suiza, hasta aproximadamente unas 1.000 en los laboratorios pblicos alemanes y en las entidades de investigacin coreanas en el perodo 2000-2001. Si bien las principales universidades y entidades pblicas de investigacin de pases como los Estados Unidos, Alemania y Suiza pueden ganar millones de dlares o de euros en concepto de ingresos por la concesin de licencias, las ganancias son extremadamente desproporcionadas siendo unas cuantas invenciones exitosas las que aportan la mayor parte de los ingresos. Adems, los ingresos derivados de las licencias de invenciones acadmicas siguen siendo relativamente reducidos en comparacin con los presupuestos globales destinados a la investigacin. Por consiguiente, el patentamiento en las universidades se relaciona ms con la promocin de la investigacin y la transferencia de tecnologa a la industria que con la generacin de beneficios. En efecto, la experiencia de los Estados Unidos muestra que en el mbito de las OTT el punto de equilibrio se sita entre los cinco y siete aos. Uno de los principales obstculos para el desarrollo de las OTT es la contratacin de profesionales experimentados en la transferencia de tecnologa. No solo escasean los profesionales con esas aptitudes sino que en ciertas oportunidades las normas laborales y las escalas salariales de la administracin pblica impiden que las entidades pblicas puedan ofrecer salarios competitivos a tales profesionales. No obstante, los gobiernos estn

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adoptando medidas tendientes a ayudar a las universidades a desarrollar sus capacidades de gestin en materia de propiedad intelectual. Tanto Dinamarca como Alemania han invertido varios millones de euros en la creacin de oficinas de transferencia de tecnologa agrupadas en torno a ciertas regiones o a sectores como la biotecnologa. A su vez, el gobierno del Reino Unido ha aumentado los gastos de formacin en materia de gestin de la propiedad intelectual en las universidades. Incluso en los Estados Unidos y el Japn6 las universidades pagan tasas reducidas para la solicitud de patentes. Las oficinas nacionales de patentes tambin asisten a las universidades en la tarea de formacin en materia de propiedad intelectual.

Transferir la titularidad de los derechos de propiedad intelectual a las instituciones universitarias no soluciona todos los problemas Incitar a las universidades a comercializar los resultados de sus actividades de investigacin concedindoles la titularidad de los activos de propiedad intelectual puede ser una estrategia til, pero no es suficiente por s sola para incitar a los investigadores a pasar a ser inventores. La clave reside en ofrecer incentivos a las instituciones universitarias e investigadores particulares para que divulguen, protejan y exploten sus invenciones, pero estos incentivos equivaldran, como dice la expresin, a dar una de cal y otra de arena. Entre lo que cabe considerar arena estn las exigencias administrativas y legales de divulgar las invenciones. Pero en un gran nmero de pases se adolece de la falta de ese tipo de normativa, incluso en los que se contempla la posibilidad de que las instituciones universitarias soliciten patentes. Las normas estatales que impiden que las universidades conserven los ingresos en concepto de regalas derivados de licencias son todo menos un incentivo para las instituciones. Entre lo que cabe considerar una de cal estn los acuerdos de participacin en las regalas o en el capital de empresas startups que comercialicen la tecnologa concebida en las universidades. El hecho de tener en cuenta la obtencin de patentes respecto de la evaluacin y la contratacin de personal docente puede ser tambin un incentivo para los jvenes investigadores. La Universidad Tsinghua, en China, ofrece a los jvenes investigadores primas por las invenciones que se comercialicen. Habida cuenta de la diversidad de instituciones y tradiciones en la esfera de la investigacin, es menester establecer incentivos a nivel institucional pero formular directrices nacionales puede promover la coherencia y la uniformidad en las prcticas. Tan importante como los incentivos es la necesidad de que las instituciones de investigacin establezcan normas claras de propiedad intelectual y las difundan entre los miembros del personal docente, el resto del personal as como estudiantes de doctorado, por cuanto participan cada vez ms en actividades de investigacin financiadas con fondos pblicos.

Creacin de start-ups o concesin de licencias a otras empresas Uno de los problemas con que se enfrentan los gestores de transferencia de tecnologa e inventores es determinar en qu medida conviene conceder licencias sobre las tecnologas o crear empresas que se encarguen de comercializarlas. A ese respecto se observa que los gobiernos y administradores de universidades, en particular en algunos pases europeos, se inclinan a favor de la creacin de empresas startup y en contra de adoptar estrategias de concesin de licencias. Eso se justifica en parte por el aumento de los fondos de capital de
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Vase la Ley Bayh-Dole.

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riesgo invertidos por los gobiernos con la finalidad de promover la creacin de empresas. Ahora bien, lo primordial sigue siendo determinar cul es la mejor forma de transferir la tecnologa hacia el mercado. Y eso depende de la tecnologa de que se trate, del mercado que exista para ese tipo de tecnologa, de la competencia del personal y los investigadores que hayan participado en la invencin, del acceso a capital de riesgo y, por ltimo, de las finalidades que tenga la institucin. Ciertas tecnologas de plataforma que ofrecen una amplia gama de aplicaciones pueden ser comercializadas por conducto de una empresa start up mientras que otras se prestan ms a la concesin de licencias a empresas ms grandes con capacidad para perfeccionar la invencin e integrarla en su estrategia comercial y de investigacin y desarrollo.

Licencias exclusivas o no exclusivas Cabe preguntarse si las universidades y otras entidades pblicas de investigacin deben o no conceder licencias exclusivas a empresas por invenciones para cuya realizacin se ha contado con fondos pblicos. Los licenciatarios suelen exigir licencias exclusivas por cuanto ofrecen un mayor grado de proteccin durante la fase de desarrollo necesaria antes de que la invencin concebida en la universidad pase a comercializarse. Esa cuestin reviste particular importancia en lo que respecta a las empresas startup, que cuentan con pocos activos aparte de los de propiedad intelectual. Por otro lado, y por definicin, las licencias exclusivas limitan la difusin de tecnologas. En el informe de la OCDE se llega a la conclusin de que existe un debido equilibrio entre licencias exclusivas y no exclusivas concedidas por entidades pblicas de investigacin, y que en las licencias exclusivas se suelen imponer restricciones al licenciatario. En los contratos de licencia, las entidades de investigacin suelen incluir clusulas de proteccin del inters pblico y de acceso a la propiedad intelectual a los fines de nuevas investigaciones y descubrimientos. En muchos de esos acuerdos, el licenciatario se compromete a explotar la invencin, en particular, si se trata de una licencia exclusiva y se estipula una serie de objetivos por etapas para velar por que la invencin llegue realmente a comercializarse. Dichas salvaguardias pueden utilizarse para garantizar que la tecnologa ser transferida y que las patentes concedidas en licencia no se utilizarn nicamente para obstaculizar a la competencia. A medida de que las invenciones concebidas en las universidades se centran en mbitos ms prximos a la investigacin bsica, los cientficos y los encargados de la formulacin de polticas temen tambin que patentar ciertas invenciones pueda obstruir las investigaciones secundarias. A ese respecto cabe citar el ejemplo de los instrumentos de investigacin, en relacin con los cuales la concesin de una patente podra inhibir su difusin al incrementar los costos y la dificultad de utilizar esos instrumentos en la investigacin aplicada. En respuesta a ese problema, los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos han adoptado una poltica en la que se disuade el patentamiento no necesario y se insta a conceder licencias no exclusivas (vase enlace)7. Esas directrices sirven hoy de ejemplo para otros organismos de financiacin y para las entidades de investigacin de otros pases.

La legislacin en materia de patentes, facilita el patentamiento por parte de las universidades?


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Oficina de Transferencia de Tecnologa de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos: http://ott.od.nih.gov/res_tools.html

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En 1980 se promulg en los Estados Unidos de Amrica lo que todos convienen en considerar una ley que ha sentado jurisprudencia, a saber, la Ley Bayh-Dole, en cuya virtud los beneficiarios de fondos federales para actividades de investigacin y desarrollo tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a empresas. La finalidad primordial de esa ley era promover la explotacin de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado mediante la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las Universidades y otros contratistas a fin de que estos a su vez puedan conceder licencias sobre los activos de propiedad intelectual a empresas. Aunque ya antes de promulgarse la Ley Bayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento en las universidades estadounidenses, en modo alguno era algo sistemtico. A finales de los aos 1990, y siguiendo el ejemplo normativo de los Estados Unidos, muchos otros pases de la OCDE procedieron a reformar sus normativas de financiacin de investigaciones o la legislacin laboral de modo que las instituciones de investigacin pudieran presentar solicitudes, pasar a ser titulares y conceder licencias sobre la propiedad intelectual generada a partir de fondos pblicos de investigacin. En Alemania, Austria, Dinamarca y el Japn, esos cambios se han traducido principalmente en la supresin de lo que se llamaba privilegio del profesor, es decir, el derecho de los miembros de instituciones acadmicas a ser titulares de patentes. El derecho a la titularidad ha pasado as a manos de las universidades y, a cambio, los inventores acadmicos tienen derecho a beneficiarse de una parte de los ingresos en concepto de regalas. En Suecia se ha estudiado tambin la posibilidad de seguir ese camino y transferir la titularidad a las instituciones universitarias. Por el momento no se ha tomado decisin alguna y los esfuerzos se centran en dar medios a las universidades para que respalden a los profesores en la obtencin de patentes. En el Canad, pas en el que las normas en materia de titularidad de activos de P.I. por las universidades varan de una provincia a otra, se han tomado iniciativas para armonizar polticas, por lo menos, en lo que se refiere a las actividades de investigacin y desarrollo financiadas con arreglo a contratos concertados con el Gobierno Federal (Crown Contracts). A su vez, los Gobiernos de Irlanda y de Francia, pases en los que la titularidad suele recaer en las instituciones, han tomado una opcin distinta, a saber: establecer directrices de gestin de la propiedad intelectual en las instituciones con miras a promover prcticas uniformes. Ahora bien, esas reformas no slo se limitan a los pases de la OCDE. No hace mucho, China introdujo reformas legislativas que permiten que las universidades protejan y hagan valer sus derechos de propiedad intelectual aunque la ejecucin de dichas reformas plantea dificultades. Lo que cabe deducir de todo esto es que, a pesar de la importancia que reviste la legislacin de patentes en el fomento de la transferencia de tecnologa, no hay una solucin que se adapte a unos y otros sistemas nacionales. En el Reino Unido, la aplicacin de los acuerdos tipo Lambert88 ha facilitado el tratamiento de las cuestiones derivadas de la titularidad de las instituciones universitarias. Estos acuerdos fueron el resultado de un proceso de revisin llevado a cabo por el Departamento de Industria y Comercio. Esta revisin condujo a la elaboracin de cinco acuerdos tipo destinados a resolver las cuestiones relativas a la titularidad, el costo, los plazos y la negociacin de los convenios de colaboracin celebrados entre universidades y empresas, como tambin a establecer un marco de negociacin para la colaboracin entre universidades y empresas. Esta gestin de la propiedad intelectual, como consecuencia directa de una poltica estatal, ha creado un marco de referencia para las oficinas universitarias de
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http://www.innovation.gov.uk/lambertagreements/

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transferencia de tecnologa, simplificando as la manera de abordar la cuestin en las universidades del Reino Unido y proporcionando una norma de poltica a nivel nacional y un marco de referencia para la transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado.

Acuerdos tipo Lambert Acuerdo Condiciones Acuerdo 1 El patrocinante no posee los derechos exclusivos para utilizarlo en mbitos y /o territorios especficos; no puede ceder la licencia Universidad Acuerdo 2 El patrocinante puede negociar licencias adicionales de algunos o todos derechos de P.I de la universidad Acuerdo 3 El patrocinante puede negociar la cesin de un servicio por parte de la universidad en materia de P.I Acuerdo 4 La universidad tiene el derecho de utilizarlo con fines no comerciales Acuerdo 5 Contrato de investigacin : la universidad no puede publicarlo sin la autorizacin del patrocinante

Derecho de P.I

Universidad

Universidad

Patrocinante

Patrocinante

Experiencias exitosas en materia de transferencia de tecnologa I) Primer caso: La universidad como fuente generadora de conocimientos: Waterloo University, Ontario (Canad). La Oficina de Transferencia de Tecnologa y Concesin de Licencias de la Waterloo University promueve, a travs de dos programas, la transferencia de tecnologa por parte de los investigadores al sector privado y a otras universidades. El Programa NSERC I2I (De la idea a la innovacin) se cre con el objeto de colmar la necesidad concreta de dotar a las instituciones de investigacin de fondos sujetos a la viabilidad del proyecto a fin de ayudar a las oficinas de transferencia de tecnologa a comercializar aquellas tecnologas que contaran con un potencial de transferencia visible, por medio de la transferencia acelerada de tecnologa y de la comercializacin de la tecnologa subyacente al derecho de propiedad intelectual de que se trate (generalmente una patente). El Flintbox es una plataforma en Internet destinada a la comercializacin y la concesin de licencias que tienen por objeto los resultados de la labor de investigacin que se lleva a cabo en las universidades o en torno a ellas. As, permite que las instituciones describan y publiquen los proyectos de investigacin por Internet y que los productos relacionados con dicha labor de investigacin puedan ser objeto de licencias, puedan ser comprados o descargados en lnea. Este sistema est disponible en 30 universidades canadienses. La Waterloo University, a travs de una serie de programas de asociacin e investigacin menos formales, ha posibilitado la transferencia de tecnologa a la regin de la Waterloo University y ha contribuido a la formacin de varias empresas derivadas. En este caso, y siempre a travs de la investigacin bsica, la innovacin ha cobrado un gran auge. La actividad derivada de la transferencia de tecnologa se document mediante procesos de

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proteccin de propiedad intelectual y la transferencia contractual de los derechos. Estas empresas derivadas surgieron ya en la dcada de 1980. Actualmente existen 294 empresas derivadas de la Waterloo University. Sobre la base de un anlisis economtrico realizado por PriceWaterhouseCoopers, en cuyo marco se realiz una encuesta a 18 de las 30 empresas seleccionadas, 10 indicaron que la empresa no existira de no ser por la Waterloo University. En trminos econmicos, estas empresas representan ms de 500 millones de dlares estadounidenses en ingresos, han pagado ms de $ 2,4 millones en impuestos locales y han invertido ms de $ 54,4 millones en edificios, maquinarias, equipos y programas informticos para sus operaciones locales. II) Segundo caso: Factores/Elementos del xito: El Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (Estados Unidos de Amrica). La Oficina de Licencias Tecnolgicas del MIT es una de las oficinas universitarias que registra mayor actividad en lo que respecta a la obtencin de patentes y concesin de licencias en los Estados Unidos. El MIT ha tenido en su cartera ms de 1.000 patentes concedidas en los Estados Unidos, muchas de ellas con patentes equivalentes en el exterior. En cada uno de los ltimos cinco aos, han obtenido ms de 100 patentes en los Estados Unidos y han firmado entre 60 y 100 acuerdos de opcin y de concesin de licencias. En un estudio realizado por el Bank of Boston con el fin de evaluar las repercusiones de la labor de una sola universidad de investigacin en la economa de un pas, se constat que existen 4.000 empresas relacionadas con el MIT, las cuales emplean a 1.100.000 personas y realizan ventas mundiales anuales por $ 232 mil millones de dlares estadounidenses, lo cual prcticamente equivale a un producto bruto interno de $ 116 mil millones, que es un poco menos que el PIB de Sudfrica y ms que el PIB de Tailandia. Los funcionarios de la oficina de licencias tecnolgicas del MIT proceden a identificar las tecnologas que sean potencialmente convenientes para las nuevas empresas: generalmente tecnologas de punta en nuevos mercados, con una amplia gama de potenciales aplicaciones, y, por lo general, un inventor interesado en fundar una empresa. El fundador podr tener o no la intencin de dejar la universidad para formar parte de la direccin de la empresa. Seguidamente, presentarn la tecnologa a los potenciales inversores (normalmente, aunque no siempre, inversores de riesgo), cuyos esquemas de inversin parezcan adecuarse a la circunstancia. As pues, le corresponder a los inversores (por lo general conjuntamente con el fundador) elaborar una estrategia de negocios para la empresa y fundar formalmente la empresa. El mecanismo formal a travs del cual el MIT transfiere su tecnologa a la empresa es un acuerdo de licencia. En ese acuerdo se establece la propiedad intelectual que se transfiere, las metas que deber cumplir la empresa (que a menudo incluye los montos mnimos de capital que debern aportarse) as como las condiciones de las regalas. A menudo el MIT toma acciones de la empresa en reemplazo parcial de regalas. Normalmente sus licencias tambin incluyen el pago de ciertos derechos de licencia y regalas peridicas. Cuando a la oficina de tecnologa y licencias del MIT se le pregunt si alguna universidad ha logrado lo que ellos haban logrado, esta respondi: Comience contratando personas extraordinarias, luego formule polticas claras y bien estructuradas, y un proceso simplificado. Sin embargo, para comenzar es preciso contar con una suma de dinero para invertir en la solicitud de patentes y para formar una cartera de patentes. No espere recuperar su inversin hasta dentro de cinco aos o ms.

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Entre los factores que influyen en el xito de las oficinas de transferencia de tecnologa, se han sealado los siguientes: Tecnologa adecuada en abundancia provista por los investigadores, as como un cuerpo docente con espritu emprendedor. Polticas claras, bien elaboradas y sistemticamente aplicadas. Un firme respaldo de la administracin superior del MIT, comprometida con el proceso de transferencia de tecnologa. Un procedimiento de divulgacin y revisin de la invencin muy simplificado, que reduce los obstculos para que los investigadores puedan presentar sus invenciones. Un equipo de funcionarios encargados de la concesin de licencias, que hayan recibido capacitacin tcnica, que cuenten con experiencia en el mbito de la industria, que conozcan el funcionamiento del instituto y de la industria, que se sientan plenamente satisfechos al cerrar un trato dentro del marco normativo de la institucin, la mayora de los cuales ya ha negociado efectivamente docenas de licencias (algunos ms de 100) para que, por lo tanto, sean capaces de proponer diferentes soluciones alternativas para sortear los obstculos y abriguen expectativas realistas. Procedimientos sencillos de concesin de licencias y la habilidad para sellar acuerdos en la mesa de negociaciones. La mayora de los acuerdos se pueden firmar en la Oficina de Licencias Tecnolgicas sin necesidad de revisiones adicionales. Existencia de clima empresarial en el rea de Cambridge/Boston. Las nuevas empresas se benefician con la presencia de un gran nmero de incipientes empresas de capital de riesgo (no todas cuentan con oficinas en la zona, pero todas la vistan con frecuencia); muchos consultores y ejecutivos experimentados; cientos de modelos de conducta (tanto en el recinto universitario como en la zona) que han contribuido a crear empresas anteriormente; incubadoras locales (incluso fuera del MIT), y una serie de foros de capitales de riesgo y clubes relacionados con la creacin de redes comerciales, con especial mencin del MIT Enterprise Forum (Foro Empresarial del MIT). La oficina de licencias tecnolgicas del Instituto Tecnolgico de Massachusetts no pueden atribuirse el mrito de todas estas circunstancias, pero constituyen un mbito propicio para las presentaciones.

Conclusiones La transferencia de tecnologa requiere de una seleccin representativa de aptitudes en varias disciplinas y forma parte del proceso esencial de generacin de ingresos. Para poder operar de manera viable, ese proceso necesita estar respaldado por una poltica nacional y, a nivel institucional, requiere de incentivos. Las patentes y la informacin derivada de las mismas son herramientas fundamentales para el procedimiento de transferencia de tecnologa de las universidades al sector privado. Promover la proteccin y la explotacin de los derechos de propiedad intelectual de las universidades y de las entidades pblicas de investigacin no slo implica fomentar las investigaciones por parte del cuerpo docente y de los estudiantes sino tambin establecer la mejor manera de procurar clientes comerciales sin dejar de velar por el inters pblico. Llevar algn tiempo resolver muchas de las inquietudes o problemas que plantea el mantenimiento de un equilibrio entre la proteccin de la propiedad intelectual y el acceso pblico. El hecho de que las entidades pblicas de investigacin recurran cada vez ms a distintas fuentes de financiacin, incluso del sector privado, de que se terceriza parte de la investigacin, y de que la sociedad exige que se obtengan mayores

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beneficios econmicos y sociales de las inversiones en actividades de investigacin y desarrollo pblico, ha contribuido a que el patentamiento en las universidades sea una realidad, con una mayor propensin a seguir desarrollndose que a disminuir. Por otro lado, cabe recordar que la propiedad intelectual es una entre varias vas de transferencia de los conocimientos y de la tecnologa derivados de la investigacin financiada con fondos pblicos, pudiendo mencionarse adems la publicacin, el intercambio de estudiantes graduados, las conferencias y otras vas informales. Al tiempo que las entidades de investigacin y las empresas trabajan en la bsqueda de soluciones a medida que se plantean los problemas, los gobiernos y los organismos encargados de la financiacin de las investigaciones tienen que desempear una funcin en el establecimiento de directrices en materia de obtencin de patentes y concesin de licencias por las universidades y en la promocin del debate. III. Las patentes, la exencin con fines de investigacin y la exencin reglamentaria Tradicionalmente se ha eximido a las universidades del pago formal o informal de tasas por la utilizacin de invenciones patentadas con el fin de realizar sus propias investigaciones. La justificacin de tal circunstancia reside en el hecho de que las universidades cumplen una funcin pblica en materia de educacin. El alcance y la condicin jurdica de esta excepcin difieren segn el pas y en la mayora de los casos su definicin es imprecisa. Sin embargo, la exencin con fines de investigacin se ha venido aplicando en las universidades del Japn, en los pases de la Unin Europea y en los Estados Unidos de Amrica. La interpretacin de la exencin con fines de investigacin ha estimulado un debate en los Estados Unidos, ha sido objeto de discusiones en materia de polticas y tambin suscitado acciones judiciales como lo evidencia la reciente decisin de la Justicia de los Estados Unidos limitando su alcance, decisin que luego debi ser objeto de un nuevo examen por parte del tribunal que la dict. [Madey v. Duke, F.3d, 2002 WL 31190842 (Fed. Cir., 3 de octubre de 2002) (Gajarsa, J.)] En el caso Madey contra Duke, la controversia se plante entre un profesor de investigaciones que era titular de una patente y la Duke University, para la cual aquel haba trabajado anteriormente. La universidad continu utilizando el laboratorio, los equipos y las invenciones de Madey, dando lugar as a la interposicin de una accin por infraccin a la patente. La cuestin en este caso gira en torno a la exencin con fines de investigacin contemplada en Derecho interno de los Estados Unidos (common law) pero no prevista expresamente por ley. En la legislacin hay una prohibicin general en materia de infraccin de patentes prevista en el artculo 271 a) del Ttulo 35 del Cdigo de los Estados Unidos.99 El Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos abord la cuestin sealando que la interpretacin dada por el tribunal de distrito haba sido demasiado amplia. As, el Tribunal Federal de Apelaciones expres al respecto: En resumen, con independencia de si una determinada institucin o entidad persigue o no un fin comercial, si el acto se realiza en el marco de una actividad profesional legtima del presunto infractor y no es una mera actividad ociosa encaminada a satisfacer una curiosidad desinteresada o con un fin estrictamente filosfico, dicho acto no rene las condiciones precisas y estrictamente limitadas de la excepcin para uso experimental. Adems, la finalidad lucrativa o no lucrativa del usuario no
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271. Infraccin de patentes Salvo lo dispuesto en contrario en este ttulo, todo aquel que, sin autorizacin, produzca, utilice, ofrezca a la venta o venda cualquier invencin patentada dentro del territorio de los Estados Unidos o importe a los Estados Unidos cualquier invencin patentada durante el plazo de vigencia de la patente, infringe la patente

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es determinante. Asimismo, el Tribunal Federal de Apelaciones resolvi que: El correcto enfoque de la cuestin no pasa por considerar el carcter no lucrativo de la Duke University, sino el legtimo negocio en el que participa esta institucin y si la utilizacin se llev a cabo para desplegar una mera actividad ociosa, satisfacer una curiosidad desinteresada o con un fin estrictamente filosfico. Por consiguiente, el tribunal ha interpretado que estn permitidas las investigaciones llevadas a cabo con fines puramente filosficos para constatar si una invencin funciona efectivamente como tal, pero que el ms mnimo propsito comercial ser motivo suficiente para que quien utilice la invencin no pueda ampararse en la exencin.10 En virtud de ello, la cuestin respecto de la exencin con fines de investigacin en los Estados Unidos an debe ser resuelta por la Corte Suprema. La actual legislacin europea permite tanto el uso privado con fines no comerciales como el uso por las instituciones educativas con fines experimentales. El Convenio sobre la Patente Europea se remite a las leyes nacionales respecto de las cuestiones relativas a las infracciones, que es el mbito en el cual se plantean las mayores controversias en torno a excepcin de la investigacin, an cuando la norma aplicable es el artculo 27.b) del Convenio sobre la Patente Comunitaria. En este artculo se establece que los derechos conferidos por la patente comunitaria no se extendern a los actos realizados con carcter experimental que se refieran al objeto de la invencin patentada. En el Reino Unido, en virtud de la Ley de Patentes de 1977, art.60. 5, por uso privado se entienden los actos realizados en privado y con fines no comerciales, y los actos realizados con fines experimentales que constituyan el objeto de la invencin. Disposiciones similares figuran en la Ley de Patentes de Alemania, art.11. La exencin con fines de investigacin y las Disposiciones (reglamentarias) Bolar se utilizan en muchos pases como normas para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnologa. Las mismas permiten a los investigadores utilizar una invencin patentada a los fines de realizar investigaciones, para as obtener una comprensin ms cabal de la invencin. Adems, algunos pases permiten que los fabricantes de medicamentos genricos utilicen la invencin patentada para obtener la aprobacin para su comercializacin, por ejemplo, por parte de las autoridades de salud pblica, sin la autorizacin del titular de la patente y antes de que expire el plazo de proteccin de la misma. Los productores de medicamentos genricos pueden comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. Esta disposicin se suele denominar excepcin reglamentaria o disposicin Bolar.11 En el artculo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se aborda la cuestin en forma ms general: Los Miembros podrn prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condicin de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotacin normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legtimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legtimos de terceros. 12

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Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artculo, Academic Medicine Vol. 77, N 12 de diciembre de 2002 (parte 2:132) http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm02_s.htm 271. Infraccin de patentes, (e) 1) No constituye infraccin producir, utilizar, ofertar a la venta o vender en el territorio de los Estados Unidos o importar a los Estados Unidos una invencin patentada (excepto los nuevos medicamentos veterinarios o los productos biolgicos veterinarios ( por cuanto esos trminos se utilizan en la Ley Federal de Productos Alimenticios, Medicamentos y Cosmticos y en la Ley del 4 de marzo de 1913) fabricados principalmente mediante el uso de ADN recombinante, ARN recombinante, tecnologa de hibridoma u otros procesos que entraen tcnicas especficas de manipulacin gentica) solo para un uso que se relacione razonablemente con la obtencin y presentacin de informacin en virtud de una ley federal que reglamente la produccin, utilizacin o venta de medicamentos o productos biolgicos veterinarios.

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Los criterios que deben tomarse en consideracin en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC son la explotacin normal y el perjuicio injustificado. En el plano multilateral, tambin se ha sentado un precedente en una causa iniciada en el marco del mecanismo de solucin de controversias de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) relativa a la proteccin de los productos farmacuticos por medio de una patente concedida en el Canad, en la cual el Grupo especial confirm que la legislacin canadiense se ajustaba al Acuerdo sobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genricos obtener la aprobacin para su comercializacin por parte de las autoridades de salud pblica, sin el permiso del titular de la patente y antes de que expirase el plazo de proteccin de la misma. Los productores de medicamentos genricos pueden comercializar sus versiones tan pronto como expire la patente. En el caso del Canad, esta flexibilidad est limitada solamente a la aprobacin reglamentaria y no a la fabricacin o al almacenamiento de productos patentados. Por ltimo, la exencin con fines de investigacin no est exenta de controversias. Sin embargo, hay cuestiones relacionadas con el tema que han acrecentado el descontento como, por ejemplo, el patentamiento de los mtodos de investigacin. El actual debate internacional en cuanto a la patentabilidad de los mtodos de investigacin tiene por causa la propia naturaleza del patentamiento de los mtodos de investigacin y las complicaciones originadas en el procedimiento. Se argumenta que el patentamiento de las herramientas de investigacin limita el intercambio fluido de informacin, aumenta los costos de las operaciones en lo que atae a los acuerdos de transferencia de material, sobre todo en el campo de la biotecnologa, y agrava el problema de la titularidad.13 Adems, coartan el proceso de investigacin en s mismo atiborrando el procedimiento de investigacin con invenciones patentadas y afectando la capacidad para llevar a cabo la investigacin. Conclusin En esta seccin se ha examinado la exencin con fines de investigacin y las patentes y cmo ello se relaciona con la investigacin institucional y con las empresas de investigacin. La exencin con fines de investigacin y las disposiciones Bolar se utilizan en muchos pases como disposiciones para promover el avance de la ciencia y la tecnologa. Permiten a los investigadores utilizar una invencin patentada para la investigacin, a fin de comprender ms cabalmente la invencin. Adems, algunos pases permiten a los fabricantes de medicamentos genricos utilizar la invencin patentada para obtener la aprobacin necesaria para su comercializacin, por ejemplo, por parte de las autoridades de salud pblica, sin la autorizacin del titular de la patente y antes de que expire el plazo de proteccin. Actualmente, en los Estados Unidos, la controversia en torno a la exencin con fines de investigacin referida especficamente a las universidades se encuentra pendiente de resolucin por la Corte Suprema. En el plano multilateral, tambin se ha sentado un precedente en una causa, en el marco del mecanismo de solucin de controversias de la OMC, relativa a la proteccin de los productos farmacuticos por medio de una patente concedida en el Canad, en la cual el Grupo especial sostuvo que la legislacin canadiense se ajustaba al Acuerdo sobre los ADPIC al permitir a los fabricantes de productos genricos obtener la aprobacin para su comercializacin por parte de las autoridades de salud pblica, sin que fuese necesario requerir el permiso del titular de la patente y aun antes de que expire el plazo de proteccin de la misma. Este mbito del Derecho de patentes ha dado lugar a una controversia originada por el patentamiento de los mtodos de investigacin.
Murashige Kate, Patents and Research: an Uneasy Alliance, Artculo, Academic Medicine Vol. 77 N 12 de diciembre de 2002 (parte 2:132)
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IV. Normas tcnicas y patentes Normas tcnicas y patentes (ejemplos, estudios de casos en la industria electrnica) Qu son las normas tcnicas? Vivimos rodeados por normas tcnicas. Casi todos los productos que existen en el mercado han sido desarrollados ajustndose a una o varias normas tcnicas (llamados comnmente estndares). Estas normas se conciben en la etapa de innovacin de cada producto. Tal como lo pueden sugerir las normas en materia de productos alimenticios o de automviles, la adecuacin de los productos y servicios a las normas tcnicas ofrece garantas sobre su calidad, su seguridad, su fiabilidad y sus efectos sobre el medio ambiente. Esto comprende la gestin de la propiedad intelectual en materia de tecnologa. Las normas tcnicas son fundamentales para lograr una amplia aceptacin de las nuevas tecnologas en el mercado, especialmente en el campo de la electrnica y de las telecomunicaciones. Las normas tcnicas promueven el desarrollo de productos que sean compatibles entre s aunque hayan sido fabricados por empresas competidoras. Nos permiten sustituir una pieza de un determinado producto por otra pieza fabricada por un competidor. Reducen los costos de transaccin al proporcionar una plataforma tcnica uniforme y economas de escala para todas las empresas que desarrollan sus actividades en un rea tcnica especfica. An con la aplicacin de la poltica de exencin del pago de regalas (vase ms adelante), el beneficio de la normalizacin puede compensar con creces la prdida de ingresos por regalas en determinados mbitos de la tecnologa, dado que garantizar una norma de compatibilidad puede aumentar el volumen total del mercado.

La inclusin de la tecnologa patentada en las normas tcnicas El conflicto potencial entre las patentes y las normas tcnicas surge cuando la aplicacin de una norma requiere la utilizacin de tecnologas protegidas por una o ms patentes. Por un lado, el objetivo de un organismo de normalizacin, que generalmente est integrado por empresas interesadas en el desarrollo de la tecnologa, es crear tecnologas normalizadas que puedan ser ampliamente utilizadas en el mercado. Por otra parte, las empresas titulares de derechos de patente en el mbito de que se trate tienen un inters econmico en presionar para que se adopte la tecnologa desarrollada sobre la base de una norma tcnica determinada que ellas han patentado, con el fin de beneficiarse con el cobro de las regalas correspondientes. Por consiguiente, puede haber conflicto de intereses entre el titular de la patente y quienes utilicen o adopten la tecnologa normalizada para sus propios productos. Un ejemplo de organismo de normalizacin es la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) y la Comisin Electrotcnica Internacional (que establece las normas electrnicas). Una comisin mixta de ambos organismos supervisa la poltica en materia de patentes. Esta comisin tiene por objetivo, de conformidad con el mandato conferido a cada una de dichas organizaciones y en estrecha cooperacin con otras organizaciones que trabajan en reas afines, promover acuerdos voluntarios en materia de cuestiones tcnicas y operativas que garanticen la compatibilidad en el plano internacional. Estas normas a menudo contienen requisitos que estn comprendidos en una patente u otros derechos de P.I., as, si se analiza el principio, este consiste en garantizar la aplicacin y utilizacin de las normas en todo el

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mundo, sobre una base justa y equitativa. La ISO y la Comisin Electrotcnica Internacional reciben de los titulares de patentes, que por lo general han registrado su tecnologa en la base de datos de la Comisin, una declaracin en el sentido de que estn dispuestos a conceder licencias a los solicitantes de todo el mundo en condiciones razonables y no discriminatorias. Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalizacin no son nuevos, la complejidad en torno a los derechos de patentes y a las normas tcnicas ha venido suscitando numerosos debates en los ltimos tiempos. Esto puede obedecer a varias razones, entre las cuales cabe citar las siguientes:14 El nmero de normas relativas a las tecnologas patentadas est aumentando, las empresas le atribuyen ms importancia a los beneficios generados por sus derechos de propiedad intelectual a fin de competir a nivel internacional, y algunos casos controvertidos han puesto en conocimiento del pblico los problemas que suscita la interaccin entre las patentes y las normas tcnicas. Adems, un creciente nmero de patentes estn quedando comprendidas en una norma nica debido a que la tecnologa se torna cada vez ms compleja. Si el titular de una patente logra impedir la aplicacin de la norma al denegar una licencia o exigir regalas excesivas que tornen imposible para terceros la celebracin de un contrato de licencia, esto redundar, lgicamente, en detrimento del proceso de normalizacin tcnica. Para minimizar el riesgo de conflicto y velar por la difusin amplia y sin dificultades de tecnologas normalizadas, la mayora de los organismos de normalizacin han establecido su propia poltica en materia de patentes. En primer lugar, a fin de evitar posibles controversias, muchos organismos de normalizacin exigen que las partes que participan en el proceso de elaboracin de normas divulguen a los restantes miembros del organismo la informacin relativa a las patentes pertinentes (y en algunos casos incluso las solicitudes de patente) que puedan comprender la norma tcnica que se examina, para que dicha informacin pueda tenerse en cuenta durante el proceso de elaboracin de normas. En segundo lugar, si existe alguna patente (o solicitud de patente) que comprenda la norma tcnica que es objeto de examen, muchos organismos de normalizacin exigen a su titular que acepte la concesin de licencias en trminos razonables y no discriminatorios (licencias RAND) en caso de adoptarse la norma. Si el titular no acepta esa condicin, la norma objeto de examen no deber adoptarse, y el organismo deber volver a examinar la norma. Algunos organismos de normalizacin, por ejemplo, el W3C, adoptaron una poltica de concesin de licencias basada en la exencin de regalas (RF, de las siglas de la expresin inglesa royalty free), segn la cual los titulares de patentes estn obligados a concederse recprocamente licencias exentas del pago de regalas. En otras palabras, el titular de la patente pone a disposicin su tecnologa, exenta del pago de regalas, a condicin de que el licenciatario ponga a disposicin su tecnologa patentada, la cual es necesaria para la aplicacin de la norma, tambin libre del pago de regalas. Cada organismo de normalizacin establece su propia poltica de patentes procurando lograr un equilibrio entre los costos y los riesgos, tanto para el titular de la patente como para las otras partes. Se pueden establecer diferentes polticas en funcin de las distintas caractersticas del organismo de normalizacin, tales como la tecnologa en cuestin, las partes intervinientes, las consecuencias para aquellos que no participen y la capacidad de la
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The Guidelines for Implementation of ITU-T Patent Policy. http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/index.html

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organizacin. Por ejemplo, habida cuenta de que muchos han estimado que el libre acceso a Internet ha sido clave para lograr un xito sostenido, la comunidad de Internet ha preferido optar por las licencias exentas de regalas (licencias RF) en lugar de las licencias en trminos razonables y no discriminatorios (licencias RAND). En general, la mayora de los organismos de normalizacin no toman parte en los arreglos relativos a las patentes (por ejemplo, los contratos de licencia) ni en la solucin de controversias sobre la validez y el alcance de las patentes pertinentes. Al igual que sucede con otras cuestiones de poltica, la poltica en materia de patentes debe redactarse en trminos claros y sin ambigedades. Cualquier posibilidad de divergencias en su interpretacin puede provocar controversias entre las partes, como lo demuestra el siguiente caso. [Rambus Inc. v. Techs Infineon. AG, 318 F. 3d 1081, 1085, 1100 (Fed.Cir., 2003)] Rambus demand a Infineon y a otros fabricantes por infraccin de sus cuatro patentes relativas a una memoria dinmica y sincrnica de acceso aleatorio (SDRAM) al producir lo que se consideraba que era una norma SDRAM exenta de regalas establecida por el Joint Electron Devices Engineering Council (JEDEC). Rambus particip en el comit del JEDEC entre 1992 y 1996, lapso durante el cual Rambus no revel su solicitud en trmite presentada en 1990. Esta solicitud fue posteriormente dividida en varias solicitudes divisionales y de continuacin, algunas de los cuales dieron lugar a las cuatro patentes en cuestin. La cuestin fundamental fue el intento de Rambus de modificar las reivindicaciones con el fin de incluir las normas de JEDEC, sin revelar la existencia de la solicitud de patente. El Tribunal Federal de Apelaciones (CAFC) sostuvo que Rambus no haba cometido fraude contra el JEDEC, ya que consider que este ltimo no contaba con una poltica especfica que obligara a Rambus a divulgar una solicitud pendiente. Patentes mancomunadas Una vez que se ha logrado un acuerdo entre las partes, al establecerse las normas se debera tratar de evitar que aquellas patentes representen una traba a la amplia difusin de la tecnologa. Se registra una gran actividad de normalizacin en aquellas esferas tcnicas, como la correspondiente a la tecnologa digital y a las telecomunicaciones, que incluyen varias patentes de manera intrincada. Una posible solucin para los casos en los cuales distintos titulares de patentes poseen patentes relacionadas con una norma consiste en conformar lo que se denomina una mancomunidad de patentes. Si bien cada mancomunidad de patentes se rige por acuerdos diferentes, en general, el hecho de agruparlas permite a sus titulares utilizar las patentes mancomunadas y conceder a los licenciatarios que no son miembros de esa asociacin una licencia normalizada respecto de esas patentes, asignando a cada uno de los miembros del consorcio una parte de las regalas procedentes de las licencias otorgadas en virtud de ese acuerdo. Uno de las mancomunidades de patentes ms exitosas es el creado para la norma MPEG-2. Por otro lado la mancomunidad de patentes debe obtener la autorizacin de las autoridades competentes en materia de antimonopolio del pas en el cual los titulares deseen llevar adelante el negocio. Si la mancomunidad es internacional, resulta difcil conformar una mancomunidad de patentes respecto de las cuales existen diversas autoridades competentes que regulan las patentes mancomunadas de manera diferente y que no aplican directrices armonizadas internacionalmente sobre las condiciones en que se permite este tipo de mancomunidad. Existe el riesgo de que algunas empresas puedan quedar excluidas del proceso de normalizacin y, por ende, de la mancomunidad de patentes. Uno de los

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problemas que actualmente enfrentan los organismos de normalizacin es cmo abordar el tema de las partes que no pertenecen al organismo. [Mancomunidad de patentes MPEG-2] MPEG-2 es una tecnologa normalizada que asegura la transmisin, el almacenamiento y la visualizacin eficaz de la seal de vdeo digital utilizada, por ejemplo, a travs de las transmisiones por satlite o compuyadora. A fin de garantizar una forma equitativa, razonable y no discriminatoria de acceder a la tecnologa patentada incorporada en la norma, se cre una mancomunidad de patentes. De conformidad con los acuerdos de mancomunidad, los titulares de las patentes concedieron una licencia de sus patentes relacionadas con el MPEG-2 a un rgano administrativo, denominado MPEG LA.15 Dicho rgano ofrece una licencia que permite el acceso a las tecnologas comprendidas en las patentes mancomunadas en las mismas condiciones y con valores establecidos en una licencia nica. Adems, revisa constantemente las nuevas tecnologas patentadas que merecen ser incluidas en el consorcio. La mancomunidad abarca ms de 120 patentes esenciales y muchas ms patentes relacionadas. Conclusin La incorporacin de tecnologa patentada en las normas tcnicas genera eventuales conflictos entre las patentes y tales normas. Esta situacin se plantea cuando para la aplicacin de las normas se necesita recurrir al uso de la tecnologa protegida por las patentes. Si bien el sistema de patentes y las actividades de normalizacin no son nuevos, entraan una gran complejidad. En una sola norma interviene un nmero de patentes cada vez mayor. La complejidad se produce a raz de la tecnologa, especialmente si existe alguna patente (o solicitud de patente) especfica que abarca la norma objeto de examen, por ello, muchos organismos de normalizacin exigen que el titular de la patente acepte conceder licencias en condiciones razonables y no discriminatorias. Una vez que se ha logrado un acuerdo entre las partes, se evitarn aquellas patentes que pudieran impedir la amplia difusin de la tecnologa. Una posible solucin para aquellos casos en los que distintos titulares de patentes poseen varias patentes relacionadas con una norma es la conformacin de lo que se denomina una mancomunidad de patentes.

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http://www.mpegla.com