ESCENA 6: LAS PROHIBICIONES PARA REGISTRAR UNA MARCA

Qu signos no se pueden registrar como Marca?

MARQUITA: En INDECOPI me explicaron que no todos los signos pueden
registrarse como marcas, esto porque la legislacin sobre marcas contiene dos
tipos de prohibiciones de registro, que se conocen como:
a) Prohibiciones absolutas; y
b) Prohibiciones relativas
a) Prohibiciones Absolutas (Artculo 135 de la Decisin 486)
Las solicitudes de registro de marca se deniegan por las denominadas
prohibiciones absolutas, principalmente en los siguientes casos:
Signos Genricos, Tcnicos y Usuales
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que estn
conformados exclusivamente por el nombre genrico, tcnico o
usual de un producto o servicio.
Ejemplos:
Ser GENRICO el nombre del producto o servicio que se
quiere distinguir con la marca. Por ejemplo, la palabra
PLANTA para identificar este tipo de producto (planta).
Ser TCNICO el nombre utilizado por los especialistas o
conocedores del rubro al que pertenece el producto. Por
ejemplo, ser tcnica la palabra UNCARIA TOMENTOSA
para una planta medicinal, ya que ese es el nombre
cientfico de la planta conocida con el nombre ua de
gato.
Ser USUAL el nombre utilizado en el lenguaje corriente o
coloquial de nuestro pas, incluyendo las palabras de la
jerga. Por ejemplo, ser usual la frase UA DE GATO para
plantas medicinales. Otros ejemplos de signos usuales, son
las palabras CHELA para cerveza, TABA para zapatos,
BICLA para bicicleta y TELO para servicios de hotel.
Signos Descriptivos
No se podrn registrar como marcas los signos descriptivos, es
decir, aquellos que nos informan sobre alguna caracterstica
esencial del producto o servicio al que se aplica.
Ejemplos:
La palabra DULCE sera descriptiva para chocolates.
Asimismo, la palabra ALGODN sera descriptiva para
ropa, y lo mismo ocurrira con las palabras EXTRA para
arroz, RPIDO para servicios de lavandera y CRIOLLO
para servicios de restaurantes.
Igualmente, se consideran descriptivos aquellos trminos
que utilizamos para elogiar un producto o servicio, como
por ejemplo, EXCELENTE, PREMIUM o EL MEJOR.
Signos que consisten en la forma usual del producto o de su envase
No se podrn registrar como marcas los signos que consisten en
la forma usual del producto o de su envase, es decir, aquellos
signos compuestos por la forma habitual o comn de los
productos o de sus envases.
Ejemplos:
El pastelito que se aprecia a continuacin tiene una forma
usual para dicho producto:
Una forma usual de medicamento es la que vemos a
continuacin:
Una forma usual de envase de yogurt, es la siguiente:
Signos Engaosos
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que puedan
engaar a las personas sobre alguna caracterstica esencial del
producto o servicio al que se aplica.
Ejemplos:
La denominacin SALUDABLE es engaosa como marca
de cigarrillos, y la palabra IRROMPIBLE es engaosa
como marca de vajilla.
La figura de una vaca para distinguir margarinas (y no
mantequillas), y la figura de un racimo de uvas para
aguardientes de caa (y no de uvas).
Signos que infrinjan Denominaciones de Origen
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que
reproduzcan, imiten o contengan una denominacin de origen
protegida para los mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar riesgo de confusin con la
denominacin de origen.
Tampoco podrn registrarse como marcas aquellos signos que
contengan una denominacin de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas, con independencia de los productos que
dichos signos pretendan distinguir.
Una denominacin de origen est constituida por la denominacin
de un pas, una regin o un lugar determinado, o por una
denominacin que se refiere a una zona geogrfica determinada,
que es utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputacin u otras caractersticas se deben
exclusiva o esencialmente al medio geogrfico en el cual se
produce.
Ejemplos:
En la actualidad, las denominaciones de origen de nuestro pas
son las siguientes:
PISCO, que identifica los aguardientes de uva producidos
en los departamentos de Ica, Arequipa, Moquegua y en los
valles de Locumba, Sama y Caplina del departamento de
Tacna, que cumplan con los requisitos establecidos en la
versin vigente de la Norma Tcnica Peruana 211.001
Bebidas Alcohlicas. Pisco. Requisitos.
MAZ BLANCO GIGANTE CUSCO, que identifica un maz
blanco gigante (paraqay sara) proveniente de los distritos
San Salvador, Psac, Taray, Coya, Lamay y Calca de la
provincia de Calca, as como de los distritos Urubamba,
Huayllabamba, Ollantaytambo, Yucay y Maras de la
provincia de Urubamba, en el departamento del Cusco.
CHULUCANAS, que identifica cermica proveniente del
distrito de Chulucanas, provincia de Morropn,
departamento de Piura.
En nuestro pas, el dueo de las denominaciones de origen
peruanas es el Estado Peruano, quien autoriza su uso a las
personas que cumplan con los requisitos correspondientes
a cada denominacin de origen.
Adems, nuestro pas ha reconocido la proteccin de
denominaciones de origen extranjeras, tales como:
CAF DE COLOMBIA
HABANOS
BOURGOGNE
Las siguientes marcas fueron denegadas por la Oficina de
Signos Distintivos de INDECOPI porque vulneraban la
denominacin de origen PISCO:
DON PISCO, solicitada para identificar servicios de
restaurantes, entre otros.
PISCOLA y logotipo, solicitada para distinguir bebidas
alcohlicas.
Smbolos de pases y organizaciones internacionales
No podrn registrarse como marcas los signos que reproduzcan o
imiten las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y
emblemas de estados o de organizaciones internacionales, sin
permiso de sus respectivas autoridades.
Ejemplos:
El siguiente signo fue denegado como marca de servicios
educativos por reproducir el escudo de armas de Rusia.
El siguiente signo fue denegado por incluir la bandera de
Italia para distinguir calzado.
Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden pblico o a las buenas
costumbres.
No se podrn registrar como marcas los signos contrarios a la ley,
a la moral, al orden pblico o a las buenas costumbres.
Los siguientes signos fueron solicitados como marcas para
distinguir servicios de espectculos y papel higinico,
respectivamente, y se denegaron por ir en contra de las
buenas costumbres y la moral.
b) Prohibiciones Relativas (Artculo 136 de la Decisin 486)
MARQUITA: Las solicitudes de registro de marca se deniegan por las denominadas
prohibiciones relativas, principalmente en los siguientes casos:
Signos confundibles con marcas
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que sean
confundibles con otras marcas que hayan sido registradas o
solicitadas antes por otras personas.
Como dije, las marcas se protegen registrndolas en la Oficina de
Signos Distintivos del INDECOPI, por lo que si tengo mi marca
registrada, entonces otras personas no podrn registrar una
marca igual o parecida a la ma, para identificar los mismos o
similares productos o servicios.
Para establecer si dos signos son confundibles, se toman en
cuenta dos aspectos que tienen que ocurrir a la vez:
1. Que los signos sean iguales o parecidos, sea porque se
pronuncian o escriben de manera semejante, o porque
sugieren la misma o similares ideas.
2. Que los signos estn referidos a productos iguales o
similares.
Ejemplos:
La marca FERNANDO para distinguir chocolates resultara
confundible a la marca FERNANDA para distinguir dulces.
FERNANDO vs. FERNANDA
Las marcas ZICSAM y SYXAN, ambas para productos
farmacuticos, sera confundibles ya que se pronuncian de
forma similar, aunque se escriban de manera distinta.
ZICSAM vs. SYXAN
La marca HURACN para distinguir papel higinico que
resultara confundible con la marca TORNADO para
distinguir productos de papel, porque evocan la misma idea.
HURACN vs. TORNADO
Signos confundibles con Lemas comerciales
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que sean
confundibles con lemas comerciales que hayan sido registrados o
solicitados con anterioridad por otras personas.
El Lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada para
publicitar una marca.
Ejemplo:
La frase DE SABOR NACIONAL para publicitar la marca
INCA KOLA.
La frase VA PARA TI para publicitar la marca de cerveza
CUSQUEA.
Al igual que las marcas, los lemas comerciales se protegen con su
registro ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, por
eso es conveniente registrarlos antes de utilizarlos, y para ello, en
la solicitud de registro del lema comercial debe sealarse cul es
la marca solicitada o registrada que se desea publicitar con dicho
lema comercial.
El lema comercial es un elemento accesorio de la marca, por lo
que si el titular de una marca decide venderla, entonces, tambin
tendr que vender el lema comercial que la publicita.
Para establecer si un signo es confundible con un lema comercial
debemos tener en cuenta si los signos son iguales o parecidos, y
si estn referidos a productos o servicios iguales o similares.
Signos confundibles con Nombres comerciales
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que sean
confundibles con nombres comerciales protegidos a favor de
otras personas.
En el INDECOPI me explicaron que el nombre comercial es el
signo que identifica a:
Una actividad econmica, por ejemplo, actividades de
comercializacin de abarrotes.
Una empresa o establecimiento comercial, por ejemplo,
BEMBOS o E. WONG.
A diferencia de lo que ocurre con las marcas, los nombres
comerciales estn protegidos por su uso en el mercado, sin
necesidad de registro. Pero, es conveniente inscribirlos ante la
Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, ya que con el registro
las dems personas se enteran de que existen.
Para registrar un nombre comercial es necesario que el solicitante
presente documentos que prueben que viene utilizando ese
nombre comercial en el mercado, para identificar las actividades
econmicas para las cuales solicita el registro.
Para saber si un signo es confundible con un nombre comercial
debemos tener en cuenta si los signos son iguales o parecidos, y
si estn referidos a productos y actividades econmicas
relacionadas.
Ejemplos:
No podra registrarse la palabra HYRAOCA como marca
de artefactos electrodomsticos, por ser confundible con el
nombre comercial HIRAOKA usado en el mercado para
distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta
de dichos artefactos.
Tampoco podra registrarse la frase EL METRO como
marca de abarrotes, por ser confundible con el nombre
comercial METRO usado para identificar un supermercado
dedicado a la venta de dichos productos.
Signos que afecten la identidad o prestigio de personas
No se podrn registrar como marcas aquellos signos que afecten
la identidad o el prestigio de personas jurdicas o naturales, es
decir, no podrn registrarse marcas compuestas por el nombre,
apellido, firma, ttulo, hipocorstico, seudnimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta a quien solicita la marca, o que
sea identificada por el pblico como una persona distinta.
Pero si el solicitante de la marca cuenta con el consentimiento de
la persona cuyo nombre, apellido u otros datos, componen la
marca, entonces no se aplicara esta prohibicin.
Ejemplos:
El seor Jos Prez no podr registrar como marca el
nombre MARIO VARGAS LLOSA, si es que no cuenta con
autorizacin de este ltimo, porque afectara el prestigio de
dicho escritor.
Una persona solicit el registro de la denominacin LA
URRACA como marca de peridicos. El INDECOPI deneg
el registro de la marca porque LA URRACA es el
seudnimo de una conocida periodista y el solicitante no
tena la autorizacin de ella para incluir esa denominacin
en su marca.
Una persona solicit el registro de la marca que inclua la
denominacin ORGANIZACIN EDUCATIVA ALBERT
EINSTEIN para servicios educativos. El INDECOPI deneg
el registro de la marca porque no slo inclua el nombre de
ese famoso cientfico, sino adems su retrato, sin que el
solicitante tuviera la autorizacin de la entidad heredera del
patrimonio cultural y cientfico de dicha persona.
Signos que infrinjan el derecho de autor de un tercero
No podrn registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan
el derecho de autor de un tercero.
El derecho de autor es aquel que se tiene sobre todas las obras
del ingenio, en el mbito literario o artstico, cualquiera que sea su
gnero, forma de expresin, mrito o finalidad.
Ejemplos:
No se podrn registrar marcas que incluyan figuras de
personajes tales como MICKEY MOUSE, PATO
DONALD, WINNIE THE POOH, BUGS BUNNY, PATO
LUCAS, BARNEY, si es que el solicitante no tiene la
autorizacin de sus titulares.
El INDECOPI ha denegado la siguiente marca porque inclua
la figura de un personaje animado protegido por el derecho
de autor, y el solicitante no tena la autorizacin del titular.
Signos que infrinjan marcas notoriamente conocidas
No podrn registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan
marcas notoriamente conocidas, es decir que sean confundibles
con dichas marcas, o que puedan aprovecharse del prestigio o
reputacin de las mismas.
La marca notoria es aqulla ampliamente difundida y conocida por
el grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios a los
que se aplica.
Por ello, las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor
proteccin con la finalidad que terceras personas no se aprovechen
del prestigio y buena reputacin de este tipo de marcas.
Ejemplos:
Marcas notoriamente conocidas son:
COCA COLA, para bebidas gaseosas;
REEBOK, para zapatillas;
INTEL, para microprocesadores de computadoras; y
MASTERCARD, para servicios de tarjetas de crdito.