FORMATION A DISTANCE Année universitaire 2008-2009

MASTER SCIENCES DU MANAGEMENT Spécialité: Commerce international

« DROIT DES MARQUES ET DES BREVETS A L’INTERNATIONAL »

ALEXANDRA LE CORRONCQ
REFERENCE DE L’OUVRAGE FOURNI AVEC LE COURS : « DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE» 6ème EDITION CHAVANNE, BURST, AZEMA, GALLOUX—galloz 2006

Pour toutes questions supplementaires Voir forum ensEignants http://www.iae.univ-poitiers.fr/forums/acces _iae.asp FASCICULE COMPLETE PAR UN MODULE INTERNET www.iae.univ-poitiers.fr www.ciece.fr
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DROIT INTERNATIONAL DES BREVETS ET DES MARQUES
Master de Sciences du management, spécialité Commerce international IAE de Poitiers – Groupe ESCE
Ouvrage de référence M.M. CHAVANNE, BURST, AZEMA, GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Edition Dalloz 2006, collection Précis droit privé, n° ISBN 2-247-04126-4. Titulaire du cours Alexandra Le Corroncq CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3 Villa Emile Bergerat 92522 Neuilly sur Seine Cedex alexandra.lecorroncq@cms-bfl.com Fonctions actuelles - Avocate au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, - Enseignante aux Formations professionnelles Francis Lefebvre, Séminaire « droit des marques » - Intervenante à l’Institut Supérieur du Marketing et dans le Master ESCE-IAE de Poitiers « Commerce International » (formation continu), Titres universitaires et diplômes - Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) - DESS de droit de la propriété industrielle - DEA de droit privé général - Maîtrise de Droit des affaires. POUR TOUTES QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES = Voir Forum enseignants http://www.iae.univ-poitiers.fr/forums/acces_iae.asp

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Table des matières
OBJECTIFS DU COURS .......................................................................................................4 5 OUTILS PEDAGOGIQUES ...................................................................................................5 METHODE DE TRAVAIL......................................................................................................7 BIBLIOGRAPHIE ...............................................................................................................9 INTRODUCTION ............................................................................................................11 1.- PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROPRIETE INDUSTRIELLE ..................................................11 2. -PROPRIETE INDUSTRIELLE ET NATURE JURIDIQUE ............................................................11 3. - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ENJEUX ECONOMIQUES ......................................................12
3.1. - L’importance économique de la propriété industrielle.............................................. 12 3.2. - Le rôle concurrentiel de la propriété industrielle ...................................................... 14

4. - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET DIMENSION INTERNATIONALE ..............................................17
4.1.- Les conventions internationales applicables à l’ensemble des droits de propriété industrielle .................................................... 17 4.2. - Les conventions concernant les droits spécifiques .................................................... 18

PREMIERE PARTIE LE BREVET D’INVENTION .........................................................................19 INTRODUCTION ............................................................................................................19 1. - OBJET DU DROIT DES BREVETS ...................................................................................19 2. - SOURCES DU DROIT DES BREVETS ...............................................................................20 CHAPITRE 1. LE REGIME NATIONAL DES BREVETS D’INVENTION .............................................23 1. - LES CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA PROTECTION ....................................................23
1.1. - L’auteur de la demande de brevet........................................................................... 23 1.2. - L’objet de la demande de brevet.............................................................................. 24 1.3. - La procédure d’obtention d’un brevet ...................................................................... 27

2. - LES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA PROTECTION..........................................................29
2.1 - La réservation de l’invention brevetée....................................................................... 29 2.2. - La commercialisation de l’invention brevetée .......................................................... 39

CHAPITRE 2. LE REGIME INTERNATIONAL DES BREVETS D’INVENTION .....................................49 1. - LA CONVENTION DE WASHINGTON DU 13 JUIN 1970 (PCT)..........................................49
1.1. - La demande internationale ...................................................................................... 49 1.2. - L’examen préliminaire international ........................................................................ 50

2. - LA CONVENTION DE MUNICH DU 5 OCTOBRE 1973 SUR LA DELIVRANCE DU BREVET EUROPEEN ..................................................................50
2.1. - L’obtention du brevet européen ............................................................................... 50 2.2. - Les effets du brevet européen .................................................................................. 51

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SECONDE PARTIE

LA MARQUE ......................................................................................... 53

1.- OBJET DU DROIT DES MARQUES ................................................................................. 53 2. - SOURCES DU DROIT DES MARQUES ............................................................................ 55 CHAPITRE 1. LE REGIME NATIONAL DES MARQUES .............................................................. 57 1. - LES CONDITIONS D’ACQUISITION DE LA PROTECTION ................................................... 57
1.1. - Les conditions de fond............................................................................................. 57 1.2. Les conditions de forme ............................................................................................. 67

2. - LES EFFETS DE L’ACQUISITION DE LA PROTECTION ......................................................... 71
2.1. - Le droit du titulaire de la marque ............................................................................. 71 2.2. - La commercialisation du droit ................................................................................. 95

CHAPITRE 2. LE REGIME INTERNATIONAL DES MARQUES ...................................................... 97 1. - LA MARQUE INTERNATIONALE ................................................................................... 97
1.1. - L’arrangement de Madrid du 4 avril 1891 ................................................................ 97 1.2. - Le protocole de Madrid de 1989.............................................................................. 98

2. - LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ................................................................................. 98
2.1. - Les conditions d’acquisition de la protection............................................................ 98 2.2. - Les effets de l’acquisition de la protection .............................................................. 100

ZOOMS ..................................................................................................................... 101 ZOOM N° 1 : COMMENT PROTEGER …? ........................................................................ 101 ZOOM N° 2 : LES CREATIONS DE SALARIES ...................................................................... 105
I . Les créations techniques : les inventions salariées ....................................................... 105 II . Les créations artistiques : les œuvres originales salariées ............................................ 110 III . Les créations complexes : les logiciels salariés .......................................................... 113

ZOOM N° 3 : LA PROCEDURE D’OBTENTION DU BREVET EUROPEEN .................................... 115 ZOOM N° 4 : LES NOMS DE DOMAINE ........................................................................... 119 ZOOM N° 5 : LA MARQUE COMMUNAUTAIRE ETAPE PAR ETAPE .......................................... 127 EXERCICES THEORIQUES ............................................................................................... 135 EXERCICE N° 1............................................................................................................ 135 EXERCICE N° 2............................................................................................................ 135 EXERCICE N° 3............................................................................................................ 135 CAS PRATIQUES .......................................................................................................... 137 LISTE DES ANNEXES ...................................................................................................... 141

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Objectifs du cours
L’objectif du cours est de vous sensibiliser aux enjeux de la propriété industrielle au travers l’étude particulière des marques et des brevets d’invention. Les droits de propriété industrielle sont devenus des actifs majeurs que les multinationales entendent à la fois développer et protéger contre les pratiques déloyales et la contrefaçon. Comprendre et maîtriser les concepts inhérents à cette matière, c’est vous doter d’un outil juridique indispensable à la réalisation de vos desseins professionnels dans un contexte économique international. À cet effet, ce cours vous propose d’atteindre les buts suivants : - savoir valoriser les créations par le recours à la propriété industrielle - définir les stratégies de dépôt pertinentes en matière de marques et de brevets d’invention - savoir organiser la gestion et la défense des marques et des brevets d’invention au sein d’un groupe international

Outils pédagogiques
Pour cela, vous vous appuierez sur les différents outils pédagogiques mis à votre disposition, à savoir : - un ouvrage de référence - un fascicule - des modules Internet - des exercices théoriques et des cas pratiques.

L’ouvrage de référence
Il s’agit de l’ouvrage de M.M. CHAVANNE, BURST, AZEMA, GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, Edition Dalloz octobre 2006, collection Précis droit privé, n° ISBN 2-247-04126-4, prix : 45 euros. Note de l’éditeur : - Présentation La propriété industrielle, l’une des branches les plus dynamiques du droit commercial, a pris au cours des dernières décennies un essor considérable. Cet ouvrage offre un panorama complet des droits en cause (brevets, marques, dessins et modèles…etc) y compris dans leurs développements les plus récents (inventions biotechnologiques ou noms de domaine. Il constitue une présentation vivante d’une matière désormais essentielle au carrefour de l’industrie, de la technologie et du droit. - Sommaire I. Les créations industrielles Les créations à caractère technique - Le brevet Les périphériques du brevet (protection, obtention végétale, produits semi-conducteurs, dessins et modèles industriels)

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II. Les signes distinctifs Les signes à usage individuel - La marque Les signes à usage collectif - La marque collective Les signes distinctifs autres que la marque

Le fascicule
En complément du livre de référence, le fascicule récapitule les points clés des matières envisagées et approfondit des questions d’actualité ("Zoom"). Le fascicule inclut également des annexes destinées à illustrer certains développements du cours au travers des exemples de formulaires, des textes et des statistiques. Le fascicule comprend enfin des exercices théoriques et des cas pratiques.

Le module Internet
Le module Internet suggère des synthèses pratiques et des liens vers d’autres sites Web dont la consultation a vocation à parfaire vos connaissances sur des sujets particuliers. Il présente par ailleurs les corrigés des exercices théoriques et des cas pratiques.

Les exercices théoriques et les cas pratiques
Plusieurs exercices théoriques vous sont demandés afin de vous familiariser avec la matière. Vous serez ensuite amenés à résoudre des cas pratiques pour mettre en œuvre les connaissances acquises grâce à l’ouvrage de référence et au fascicule.

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Méthode de travail
Le cours est fractionné en 16 séquences : - 8 séquences « cours », - 3 séquences « exercices théoriques », - 3 séquences « exercices pratiques, étude de cas », - 1 séquence « regroupement », - 1 séquence « examen ». Les 16 séquences sont réparties de la manière suivante : - séquence 1 : maîtrise des éléments introductifs concernant la propriété intellectuelle - séquence 2 : la protection du brevet et les droits voisins du brevet - séquence 3 : les créations de salariés - séquence 4 (décembre) : exercice théorique n° 1 - séquence 5 : les conditions d’acquisition du droit sur la marque - séquence 6 : les effets de l’acquisition du droit à la marque - séquence 7 : l’exploitation de la marque - séquence 8 : la contrefaçon de marque et les noms de domaine - séquence 9 (février) : exercice théorique n° 2 - séquence 10 : la protection internationale des marques et brevets - séquence 11 (mars) : exercice théorique n° 3 - séquence 12 (avril) : cas pratique n° 1 - séquence 13 (avril) : cas pratique n° 2 - séquence 14 (avril) : cas pratique n° 3 - séquence 15 (avril) : regroupement (discussion collective et correction collective des exercices théoriques) - séquence 16 a : Examen – Session de juin - séquence 16 b : Examen – Session de septembre Les séquences « cours » (n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10) représentent chacune approximativement 2 semaines de travail. Elles font l’objet d’une lecture attentive du cours, et en complément la partie concernée de l’ouvrage de référence. Les séquences « exercices théoriques » (n° 4, 9 et 11), qui demandent environ une semaine de travail, permettent de faire une révision des lectures effectuées et de vérifier si les connaissances sont assimilées. Les séquences « cas pratiques » (n° 12, 13 et 14), qui demandent environ une semaine de travail, permettent d’appliquer les méthodes et outils présentés dans l’ouvrage et le fascicule. La séquence « regroupement » (15) permet, pour les étudiants qui peuvent se libérer et se déplacer, de rencontrer l’enseignant et de lui poser les questions sur le fascicule. Cette séquence sert également à faire la correction collective de l’un des cas pratiques soumis aux étudiants. Pour les étudiants qui ne peuvent assister au regroupement, une correction de l’un des cas pratiques sera proposée par voie électronique.
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La session « examen » (16) est programmée en juin. Une session de rattrapage est prévue en septembre. L’examen repose sur une étude de cas. Cette formule a été choisie car elle correspond aux conseils qui vous seront demandés en entreprise par une personne se trouvant, par exemple, en situation de choix pour le lancement d’un produit, ou encore de litige avec un tiers dans le cadre d’une action en contrefaçon. Il vous appartiendra de soumettre des réponses pratiques et rapides fondées sur une évaluation exhaustive de la situation et une appréciation des risques encourus. Une telle approche vous permettra : d’apprendre à poser les questions essentielles et à réagir face aux difficultés rencontrées en entreprise; d’utiliser les concepts et outils présentés dans l’ouvrage de référence et le fascicule ; d’accroître vos capacités synthétiques, analytiques et techniques ; d’apprécier la complexité et les risques liés à la prise de décision.

En toute hypothèse, l’énoncé de l’examen se présentera sous la forme de faits qu’il s’agira de lire attentivement dans leur ensemble, puis d’analyser afin d’en tirer les conclusions juridiques qui s’imposent. Il conviendra donc de faire une application des connaissances juridiques afin de fournir des conseils pratiques et opérationnels.

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Bibliographie
Pour approfondir certaines parties du cours, les étudiants sont invités à se référer à la bibliographie suivante : AZEMA J., Propriété industrielle, Droit commercial, Lamy

BASTIAN B. (Mélanges en l’honneur de), Droit de la propriété industrielle, Litec 1974, t. 2 BERTRAND A., Le droit d’auteur et les droits voisins, Masson 1991 BUHL C., Le droit des noms géographiques, Coll. CEIPPI, Litec 1997 BURST J-J. (Mélanges offerts à), Litec 1997 BURST J-J., Concurrence déloyale et agissements parasitaires, Dalloz CHAVANNE A. et BURST J-J., Droit de la propriété industrielle, Dalloz COLOMBET C., Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Dalloz DERRUPPE J. (Mélanges offerts à), Les activités et les biens de l’entreprise, Litec 1991 FRANCON A et KEREVER A., Les conditions internationales du droit d’auteur et des droits voisins, Dalloz FRANCON A., - (Mélanges en l’honneur de), Dalloz Le droit français de la concurrence, Thémis LUCAS A. et H.-J., Traité de la propriété littéraire et artistique, Litec MATHELY P. (Mélanges dédiés à), Litec 1990 MATHELY P., Le droit des signes distinctifs, éd. JNA 1984 (m. à jr en 1994) MARTIN R., Droit des inventions de salariés, Litec OLSZAK N., Droit des appellations d’origine et des indications de provenance, éd. Tech et Doc. PASSA J., Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec PASSA J., Droit de la propriété industrielle, Tome 1 Les signes distinctifs, LGDJ POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien PLASSERAUD et DEHAUT, Marques, création - valorisation - protection, éd. F. Lefebvre ROCHARD D, La protection internationale des indications géographiques, éd. PUF SAINT-GAL Y., Protection et défense des marques de fabrique, de commerce et de service, Delmas SCHMIDT-SZALEWSKI J. et PIERRE J-L., Droit de la propriété industrielle, Litec SCHMIDT-SZALEWSKI J., Le droit des marques, Coll. connaissance du droit, Dalloz

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Introduction
1.- Propriété intellectuelle et propriété industrielle
La propriété industrielle constitue, avec la propriété littéraire et artistique, les deux grands pans d’un ensemble que l’on appelle « propriété intellectuelle » ou « droits intellectuels »1. Ces derniers contribuent à une catégorie encore plus vaste désignée « propriétés incorporelles » qui regroupe des éléments aussi hétéroclites tels que les fonds de commerce, les valeurs mobilières ou les droits de créances. Tous ces droits ont en commun qu’ils portent sur un objet immatériel, autrement dit abstrait et non palpable contrairement aux immeubles et aux meubles corporels. À la différence des droits de propriété littéraire et artistique (c’est-à-dire des droits d’auteur et des droits voisins), les droits de propriété industrielle ne naissent pas automatiquement (du seul fait de la création) mais sont accordés par l’autorité publique (en France, par l’Institut National de la Propriété Industrielle - INPI) qui délivre un certificat officiel d’enregistrement. Les droits de propriété industrielle sont regroupés en deux catégories : - les droits sur les créations industrielles : le droit des brevets couvre les créations utilitaires tandis que les dessins et modèles couvre les créations ornementales ; - les droits sur les signes distinctifs : les signes distinctifs d’une activité commerciale (marques, indications de provenance, appellations d’origine) sont protégés contre les risques de confusion dans l’esprit de la clientèle. En particulier, le droit des marques a pour fonction de garantir l’identité d’origine du produit ou du service en lui permettant de se distinguer de ceux ayant une autre provenance. Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) réglemente le droit de la propriété intellectuelle français : - les droits d’auteur et droits voisins sont régis par les Livres I et III du CPI - le droit des dessins et modèles par le Livre V du CPI - le droit des brevets par le Livre VI du CPI - le droit des marques par le Livre VII du CPI. A côté des droits de propriété industrielle principaux que constituent les brevets et les marques, soulignons également l’existence d’autres droits connexes tels que le droit des semiconducteurs et des appellations d’origine. À l’instar des droits d’auteur et des dessins et modèles, ceux-ci ne seront toutefois abordés que de manière périphérique dans le cadre de l’étude principale du droit des brevets et des marques, objet du présent cours.

2. -Propriété industrielle et nature juridique
La nature juridique des droits de propriété industrielle a longtemps fait l’objet de controverses doctrinales jusqu’à ce que le législateur les qualifient officiellement de « droit de propriété ». Toutefois, il faut convenir qu’il s’agit d’une propriété quelque peu différente de celle du droit commun (article 544 du Code civil).

1 Voir module Internet, chapitre n°1 relatif aux droits de propriété intellectuelle

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En effet, bien que leur bénéficiaire dispose des attributs classiques du droit de la propriété (à savoir, « l’usus » ou le droit d’user de la chose, « le fructus » ou le droit d’en tirer les fruits notamment en concluant des contrats de licence et en percevant des redevances, et « l’abusus » ou le droit de disposer de la chose, c’est-à-dire le droit de la vendre ou de la donner en garantie en signant des contrats de cession ou de nantissement), le monopole d’exploitation conféré par l’autorité publique souffre de particularismes. Par exemple, force est de relever le caractère temporaire des droits de propriété industrielle (ainsi, le brevet tombe inéluctablement dans le domaine public au bout de 20 ans, le dessin et modèle à l’issue d’une période maximale de 25 ans, la marque doit être renouvelée tous les 10 ans). La propriété industrielle n’est donc pas perpétuelle. De la même manière, les droits de propriété industrielle ne sont pas des propriétés oisives en ce sens qu’elles doivent être exploitées par leur titulaire sous peine de déchéance. Ces considérations conduisent finalement la doctrine à qualifier aujourd’hui les droits de propriété industrielle de « droits sui generis".

3. - Propriété industrielle et enjeux économiques
3.1. - L’importance économique de la propriété industrielle
Pour les chefs d’entreprise, innovateurs et créateurs, la propriété industrielle est un puissant levier de protection et de valorisation de l’innovation. Marques et brevets permettent de constituer, à partir d’une avancée technologique ou commerciale, un avantage compétitif que d’autres ne pourront pas s’approprier. La propriété industrielle récompense l’effort des innovateurs en leur donnant des droits exclusifs, leur permettant de diffuser leurs créations dans la société en les faisant fructifier, grâce à un monopole d’exploitation pour une période déterminée. Dans une économie mondialisée, la propriété industrielle est désormais un outil indispensable pour rentabiliser et sécuriser les efforts de créativité et les investissements des entreprises. Se protéger grâce à la propriété industrielle, c’est donc donner aux acteurs économiques une arme juridique efficace pour lutter contre les contrefacteurs et les pratiques déloyales. La contrefaçon est devenue un véritable fléau économique 2. Faisant perdre des parts de marché aux entreprises, elle affecte à la baisse leurs chiffres d’affaires. La contrefaçon pénalise également les retours sur investissement des entreprises innovantes. Elle ternit et banalise l’image des marques contrefaites, ainsi que celle des entreprises ellesmêmes. La contrefaçon menace l’emploi et amène les entreprises à revoir à la baisse leur plan de développement.

2 Voir module Internet chapitre n° 2 relatif à la contrefaçon en chiffres

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Par conséquent, outre l’arsenal de dispositions internationales adoptées par la communauté internationale sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (en particulier, le 15 avril 1994, de l’Accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle dit « Accord ADPIC » ou « TRIP’S Agreement"), les pouvoirs publics français ont, dès les années 90, mis en place une politique active de lutte contre la contrefaçon. Le but en était d’une part de réduire les pertes financières subies par les entreprises victimes de ces agissements et, d’autre part, de prévenir le risque de santé publique lié au défaut de sécurité de certains produits contrefaits (tels que les jouets, les médicaments, les pièces détachées des automobiles…). Se protéger grâce à la propriété industrielle, c’est aussi : - CREER de la valeur Posséder un portefeuille de brevets, de marques, contribue à enrichir le capital immatériel de l’entreprise, et peut constituer une source de revenus tangibles (cessions de brevets, licences d’exploitation…). Les droits de propriété industrielle sont devenus des actifs majeurs des patrimoines des entreprises particulièrement valorisés dans le cadre d’opérations de restructuration (fusion/acquisition). La place de la propriété industrielle dans le PIB est importante (environ 10 % du PIB de l’Union Européennes). Les statistiques des dépôts sont croissantes : en 2006, plus de 1 million de marques françaises, plus de 300 000 marques communautaires, plus de 200 000 marques internationales ont été déposées.

Annexe 1 : Statistiques 2006 brevets et marques (Source : INPI)
- VALORISER les créations Facteur de reconnaissance, la propriété industrielle est un moyen sûr de valoriser les créations auprès des partenaires et d’asseoir la notoriété de l’entreprise auprès de ses clients. - STIMULER la créativité et l’innovation La propriété industrielle récompense l’activité inventive et la nouveauté. Elle incite à la recherche de solutions toujours plus créatives. - ORGANISER une veille technologique La documentation-brevets est la source technologique internationale la plus complète de sorte que le suivi des publications de brevets constitue un des meilleurs moyens de connaître l’état de la technique d’un secteur particulier et de dégager corrélativement les chemins de la recherche les plus pertinents. - ACCROITRE la crédibilité Déposer des titres de propriété industrielle, c’est assurer à l’entreprise une plus grande crédibilité face à ses partenaires, notamment financiers (qui peuvent prendre des nantissements sur ces titres afin de garantir un financement), et concrétiser le développement des idées ou des produits nouveaux. - SE DEVELOPPER sur d’autres marchés Protéger les créations à l’international, c’est ouvrir de nouveaux marchés pour exploiter les produits, et s’allier de nouveaux partenaires à l’étranger.

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3.2. - Le rôle concurrentiel de la propriété industrielle
On a vu que les droits de propriété industrielle se caractérisent par l’octroi d’un monopole d’exploitation valable sur le territoire de l’autorité publique qui délivre le certificat officiel d’enregistrement. Ainsi, une marque enregistrée par l’Institut National de la Propriété Industrielle confère à son titulaire un droit exclusif sur le territoire français. Les droits de propriété industrielle ont donc pour effet de diviser les droits d’exploitation par zones territoriales et de contrôler la circulation des produits incorporant l’objet du droit (un brevet ou une marque), notamment en interdisant les importations parallèles. Or, le Traité de Rome établit, quant à lui, un marché unique et pose comme pierres angulaires de l’Union Européenne les principes de libre circulation des produits (articles 30 à 34 devenus 28 et 30 du Traité) et de libre concurrence (articles 85 et 86 du Traité). Ces principes apparaissent a priori contradictoires avec les éléments fondateurs de la propriété industrielle puisque celle-ci repose sur l’idée de droits exclusifs et de contrôle de la circulation des marchandises par l’octroi d’un monopole d’exploitation et par la mise en place de licences exclusives. Toutefois, le droit européen ne pouvait méconnaître l’importance économique de la propriété industrielle et les bases d’une conciliation entre les droits nationaux de propriété industrielle et le droit communautaire ont été trouvées. A partir de l’article 36 du Traité aux termes duquel « les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacles aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale », la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) estime que l’article 36 admet les restrictions aux principes de libre circulation des marchandises dans le Marché Commun et de libre concurrence seulement « dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de cette propriété » (CJCE, 17:10/1990, Hag II, Aff. C. 10/89). L’objet spécifique est précisé par la fonction essentielle propre à chacun des droits de propriété industrielle. Ainsi, selon la Cour, la fonction essentielle du brevet est de « récompenser l’effort créateur de l’inventeur » (CJCE, 31/10/1974, « Centrafarm", Aff. 15/74) tandis que celle de la marque est de « garantir au consommateur l’identité d’origine du produit marqué » (CJCE, 22/06/1976, « Terrapin-Terranova"; CJCE, 22/06/1994, « Ideal Standard", Aff. C 9/93). C’est donc dans la limite de leurs fonctions essentielles que les droits de propriété industrielle, en accordant à leur titulaire un monopole exclusif d’exploitation sur un territoire déterminé, justifient les restrictions portées aux principes communautaires de libre circulation et de libre concurrence. 3 . 2 .1. - P r o pr iété in dustr ie l le et li bre c i r c ulatio n C’est la question des importations parallèles qui a conduit la CJCE à définir l’objet spécifique des droits de propriété industrielle et a posé la règle de l’épuisement des droits. En l’occurrence, la question se pose de savoir dans quelle mesure le titulaire d’un droit de propriété industrielle peut restreindre la circulation du produit couvert par son droit (brevet ou marque) dans le territoire de l’Union Européenne. Il est à cet égard évident que l’objet spécifique des droits de propriété industrielle comprend, dans tous les cas, (i) le droit d’interdire aux tiers la fabrication et la vente du produit incorporant l’invention ou reproduisant la marque et (ii) le droit d’interdire la première mise en circulation du produit couvert par ce droit.

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En revanche, son droit de propriété industrielle s’épuise dès lors que le produit a été mis en circulation sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres et avec son consentement. Les produits doivent alors pouvoir circuler librement dans l’ensemble de l’Union Européenne sans que le titulaire du droit de propriété industrielle ne puisse opposer son monopole d’exploitation national. La règle de l’épuisement des droits est aujourd’hui consacrée tant en matière de brevet qu’en matière de marque. L’article L. 613-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose : « Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès ». L’article L. 713-4 du CPI prévoit également que « Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits » 3 . 2 . 2. - P r o pr iété in dust r iel le et l i bre co n c u r ren ce La question se pose ensuite de savoir comment concilier le caractère exclusif des droits de propriété industrielle et le principe de libre concurrence, tel qu’il s’exprime dans les articles 85 (prohibition des ententes restreignant la concurrence ou faussant le marché) et 86 du Traité CE (interdiction des abus de position dominantes) ? Si l’article 85 du Traité fait figurer, parmi les dérogations à la libre concurrence, la protection des droits de propriété industrielle, cette exception reste d’interprétation stricte. À cet égard, la CJCE a très tôt opéré une distinction entre l’existence du droit de propriété industrielle et son exercice. Elle a, dès lors, défini que si l’existence des droits de propriété industrielle était couverte par la réserve de l’article 30, leur exercice n’échappait pas au principe de la libre concurrence : - ARTICLE 85 : la prohibition des ententes restrictives de concurrence Les accords anticoncurrentiels sont en principe nuls de plein droit en application de l’article 81 § 2 et sont sanctionnés d’une amende. Cette interdiction s’applique aussi bien aux accords horizontaux, entre concurrents, qu’aux accords verticaux, entre entreprises qui interviennent à un niveau différent de la chaîne de production. Cependant, le paragraphe 3 de l’article 85 permet à la Commission de lever cette interdiction, s’agissant des accords anticoncurrentiels dont les effets positifs, tels la promotion du progrès technique, l’emportent sur les effets négatifs découlant de la restriction de la concurrence.

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Afin de trouver le juste équilibre entre la protection du libre jeu de la concurrence et celle des droits de propriété industrielle, les instances communautaires ont adopté, le 1er mai 2004, un Règlement d’exemption par catégorie (n° 772/04) qui crée une « sphère de sécurité » pour les accords de licence (de brevet, savoir-faire, dessins et modèles, logiciels) conclus entre deux entreprises (i) dont les parts de marché cumulées sont inférieures à 20 % des parts de marché en cause si elles sont concurrentes ou (ii) dont les parts de marché individuelles ne dépassent pas 30 % des de marché en cause si elles sont non concurrentes (articles 2 et 3). Cette exemption est toutefois accordée à condition que les accords concernés ne contiennent pas certaines restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves. L’exemption peut prendre deux formes distinctes : - soit, elle est accordée de plein droit à une catégorie de contrats déterminés, par un règlement d’exemption de la Commission, qui exclut les sanctions pour un contrat qui tombe pourtant sous le coup de l’interdiction des ententes; - soit, elle est accordée à une entreprise nommément désignée et pour un contrat particulier, de manière temporaire, conditionnelle et surveillée. Il convient toutefois de souligner que pareil dispositif n’est pas prévu en matière de marque. Le contrôle du contenu des contrats de licence de marque ne relève pas de règlement d’exemption mais est soumis, au cas par cas, à une appréciation de la Commission qui différencie trois catégories de clauses : - sont considérées comme clauses permises celles qui apparaissent indispensables pour assurer la sauvegarde des droits du titulaire de la marque (par exemple, les clauses interdisant la cession du contrat ou prohibant les sous-licences); - les clauses prohibées sont celles qui, non nécessaires pour une exploitation raisonnable de la marque ou de la préservation du droit, font apparaître d’inutiles restrictions de concurrence (par exemple, les clauses de non-contestation de la validité de la marque ou de fixation du prix des produits marqués imposées au licencié); - enfin, certaines clauses sont permises avec réserve (par exemple, les clauses encadrant l’approvisionnement des produits marqués afin de garantir aux consommateurs la qualité du produit). - ARTICLE 86 : prohibition des abus de position dominante Le seul fait qu’une entreprise détienne une position dominante sur le marché grâce à sa marque ne suffit pas à considérer l’exercice du droit de propriété industrielle comme abusif. Si cet exercice est conforme aux prescriptions de l’article 86 du Traité, c’est-à-dire s’il ne réalise pas une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, l’exercice du droit sur la marque ne tombe pas sous le coup de la prohibition. Néanmoins, lorsque l’exercice du droit de propriété industrielle dépasse les limites de son objet spécifique, un abus est possible et sa sanction ne peut être éludée.

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4. - Propriété industrielle et dimension internationale
De la nature incorporelle des droits de propriété découle deux conséquences : d’une part, le caractère territorial de ces droits (ils ne produisent des effets juridiques que sur le territoire où ils sont enregistrés) et, d’autre part, l’ubiquité de leur objet (l’immatérialité du brevet et de la marque implique qu’ils peuvent se trouver en plusieurs endroits au même moment à la différence d’un bien mobilier). Ces deux aspects justifient la nécessité d’une protection territoriale internationale et expliquent la conclusion des nombreuses conventions internationales.

4.1.- Les conventions internationales applicables à l’ensemble des droits de propriété industrielle
La Conventi o n d’U n i o n de Par i s (CUP) C’est le gouvernement français qui a réuni la 1ère conférence internationale ayant abouti à la signature le 20 mars 1883, à Paris, d’un traité couvrant l’ensemble des droits de propriété industrielle. Sur la Convention d’Union de Paris toujours en vigueur, il convient de retenir à tout le moins deux principes importants : - d’une part, la règle du traitement national qui signifie que l’unioniste (c’est-à-dire le ressortissant d’un Etat signataire de la CUP) qui souhaite jouir des droits de propriété industrielle dans un pays de l’Union autre que le sien, y est traité comme les nationaux de ce pays et non comme un étranger. Il peut donc invoquer le bénéfice des lois nationales de propriété industrielle ainsi que les droits institués par la Convention; - d’autre part, la règle du droit de priorité qui est une technique juridique originale permettant à l’unioniste d’organiser la protection de son droit dans plusieurs pays membres de l’Union. Ce droit permet d’obtenir dans un Etat membre la protection pour une marque, un brevet déjà protégé dans un Etat membre, sans que les divulgations intervenues depuis le premier dépôt puissent antérioriser les dépôts ultérieurs. Le droit de priorité est de six mois en matière de marque à compter du dépôt dans le pays d’origine. Il est de douze mois à compter de la publication de la demande originale. Les acc o r ds AD PI C Pendant longtemps, les accords du GATT ont laissé de côté les droits de propriété intellectuelle. Il a fallu attendre la signature par l’OMC de l’Accord relatif aux aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dit accord « ADPIC » ou « TRIP’S agreement") du 15 avril 1994 (entré en vigueur le 1er janvier 1995). Cet accord pose le principe du traitement national. Il impose par ailleurs aux Etats signataires le respect de la CUP et de la convention de Berne de 1886 (relatif aux droits d’auteur). Il comporte en outre des règles minimales de protection des différents droits que les membres doivent respecter sous peine de sanctions commerciales. Les dispositions de l’accord ADPIC ont été introduites dans le Code de la propriété intellectuelle par la loi du 18 décembre 1996.

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4.2. - Les conventions concernant les droits spécifiques
Le dr o it des brevets - Le Traité de Coopération en matière de brevets dit PCT (Washington 19/06/1970) : le brevet international est géré par le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - La Convention sur la délivrance de brevets européens (Munich 5/10/1973) : le brevet européen est géré par l’Office Européen des Brevets - La Convention de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire : ce traité qui a l’ambition d’instaurer un titre unitaire valable sur l’ensemble de l’Union Européenne n’est cependant toujours pas en vigueur Le dr o it des mar q ues - Les Arrangement et Protocole de Madrid de 1891 et 1989 relatifs à la marque internationale: la marque internationale est gérée par le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle - Le Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire : ce texte, application immédiate dans les législations de chaque Etat membre, crée un seul titre unitaire efficace sur tout le territoire de l’Union Européenne - La Convention de Nice sur la classification internationale (aujourd’hui 9ème édition) : ce traité organise par classes de produits (34) et de services (10) les différents biens et prestations pour lesquels une marque peut être enregistrée. Outre ces conventions internationales, les autorités européennes ont entamé à travers des directives et des règlements l’élaboration d’un véritable droit européen de la propriété industrielle. Ces textes ont fait l’objet de plusieurs interprétations de sorte que les apports de jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européens et des décisions de Commission contribuent de surcroît activement à l’édification d’un droit harmonisé de propriété industrielle (en particulier grâce au système des questions préjudicielles posées à CJCE par les juridictions nationales). la la la la

Néanmoins, on verra que la propriété industrielle est un droit essentiellement jurisprudentiel, donc mouvant, qui est façonné par les finalités économiques qui lui sont assignées3.

3 Voir Zoom n° 1 "Comment protéger…"

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Première partie

Le brevet d’invention Introduction
"La grande histoire véritable est celle des inventions…" R. Queneau ("Bâtons, chiffres et lettres", éd. Gallimard)

1. - Objet du droit des brevets
Le brevet est un titre délivré par l’Etat à la demande du détenteur d’une création industrielle. Il confère à son titulaire à un droit exclusif d’exploitation de la création utilitaire protégée4. Nul n’est obligé de breveter les inventions qu’il détient. Toutefois, l’invention non brevetée n’est pas protégée par un monopole d’exploitation. Elle constitue seulement un élément de savoir-faire secret qui n’a de valeur économique qu’autant qu’il reste inaccessible aux tiers. Pareille technique n’est pas soumise au droit de la propriété industrielle : sa protection relève du droit pénal (i), du droit de la concurrence déloyale (article 1382 du Code civil) (ii) ou du droit des contrats (article 1134 du Code civil) (iii). (i) Le titulaire du savoir-faire se tournera vers les techniques de droit pénal quand l’atteinte portée à son procédé sera particulièrement grave et quand il souhaitera obtenir, outre des dommages-intérêts qui proviendraient d’une action civile, une condamnation pour l’auteur de la faute. Plusieurs textes sont à sa disposition. Un texte vise directement la protection du savoirfaire: il s’agit du délit de violation de secret de fabrique; les autres textes, comme le délit de corruption active et passive, le délit de violation du secret professionnel, le délit d’abus de confiance et le délit de vol visent indirectement la protection du savoir-faire. (ii) La responsabilité civile délictuelle est un autre moyen sinon de réserver un savoir-faire, en tous cas d’obtenir une réparation en cas d’atteinte portée sur lui. La faute dommageable constitue un fait juridique qui, à raison du mécanisme de responsabilité civile, crée une obligation de réparation à la charge de l’auteur de la faute. Dans la mesure où l’atteinte au savoir-faire pourra constituer une faute génératrice de responsabilité, le détenteur de ce savoirfaire pourra assurer la réservation de sa connaissance, tout au moins à l’égard de l’auteur de cette faute. L’atteinte au savoir-faire entraîne un préjudice certain, que cette atteinte consiste en une usurpation, c’est-à-dire un usage illégitime de la connaissance, ou en une appréhension, c’està-dire un accès illégitime à cette même connaissance. Si l’atteinte ne porte que sur certains éléments de recherche rassemblés par le titulaire dans l’espoir de réaliser un savoir-faire, la certitude du préjudice sera moins évidente, mais on peut considérer que l’usurpation de ces éléments constitue pour le titulaire au moins la perte d’une chance. Les tribunaux disposent alors de moyens leur permettant de statuer tout en ignorant la gravité précise du dommage. On peut pour se faire une idée sur ce point, examiner l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 9 octobre 2003 :

4 Les créations utilitaires sont classiquement protégées par le brevet d’invention, mais l’évolution de la technique a conduit le législateur à instaurer des droits voisins du brevet (Voir module Internet chapitre 3 « Fiche récapitulative sur le brevet » et chapitre4 sur les droits voisins du brevet d’invention).

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"Considérant que le préjudice subi par Monsieur Perrin et Madame Cuadros correspond au travail d’analyse et de conception informatique que s’est approprié la société Softimage sans en payer le prix ; Considérant que pour quantifier la valeur de ce travail, il convient de se reporter à la proposition de convention, faite le 2 février 1994 à Monsieur Perrin et Madame Cuadros qui ne l’ont pas acceptée ; Considérant que dans ce projet de contrat constitutif du précédent, la société Softimage déclare : « Les sommes versées par Softimage à Relief jusqu’à date, à concurrence de $ 225 000 sont déclarées acquises définitivement par Syn’x. Cette somme représente la rémunération de Relief pour le support de développement des fonctions décrites en annexe » ; que ceci confirme explicitement la reconnaissance de la valeur du travail réalisé par Monsieur Perrin et Madame Cuadros." (iii) Par la liberté qu’il confère aux parties, le contrat apparaît comme une troisième technique d’une grande efficacité qui permet d’adapter la réservation du savoir-faire à chaque cas d’espèce. Le titulaire va pouvoir par convention imposer à ses partenaires, qu’il s’agisse de salariés de l’entreprise ou d’autres personnes (entreprises tierces telles qu’un laboratoire de recherches et développement), des obligations lui permettant de contrôler l’utilisation des connaissances transmises ou, en tout cas, d’obtenir des dommages-intérêts en cas de nonrespect du pacte conclu. Ces mécanismes de réservation joueront notamment, dans les hypothèses où le savoir-faire est communiqué, que ce soit à une autre entreprise ou un salarié ou, à l’inverse, dans celles où le savoir-faire est réalisé par le salarié ou par une entreprise partenaire.

2. - Sources du droit des brevets
Les règles applicables varient selon qu’il s’agit d’un brevet français d’origine nationale ou internationale, déposé auprès de l’INPI, ou d’un brevet européen, pour la France, délivré par l’Office Européen des Brevets (OEB). Les textes relatifs aux brevets d’origine nationale sont regroupés dans le Livre VI du CPI (article L. 611-1 à L. 623-35). La convention de Washington du 13 juin 1970 (Traité dit PCT) réglemente le brevet international. Cette convention a été introduite en France par la loi du 13 juin 1977 (article L. 614-17 à L. 614-24 du CPI). La convention de Munich du 5 octobre 1973 crée une procédure unique de délivrance des brevets européens devant un Office Européen des brevets à Munich. Elle a été introduite en France par la loi du 30 juin 1977 (article L. 614-& à L. 614-16°. Elle a fait l’objet d’une récente révision dans le cadre de l’accord de Londres, signé le 17 octobre 2000 et entré en vigueur le 1er mai 2008, à l’issue des procédures de ratification et d’adhésion menées dans les parlements nationaux. L’accord de Londres vise essentiellement à réduire les coûts en introduisant un régime de traduction post-délivrance attractif du point de vue des coûts pour tous les brevets européens. À cette fin, les Etats parties à l’accord ont accepté de renoncer - totalement ou dans une large mesure - à l’exigence de produire une traduction, dans leur langue nationale, des brevets déjà délivrés. Les Etats ayant une langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB, tels que l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Suisse, ont renoncé totalement aux exigences en matière de traduction.

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Les Etats n’ayant aucune langue officielle en commun avec une des langues officielles de l’OEB peuvent exiger que soit fournie une traduction des revendications du brevet - qui sont bien moins longues - dans une de leurs langues officielles. Le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, par exemple, exigent ainsi que les revendications du brevet européen soient produites respectivement en danois, en néerlandais et en suédois. Ces Etats exigent en outre que le fascicule du brevet européen soit disponible en anglais ou qu’il soit fourni dans cette langue. L’entrée en vigueur de l’accord a constitué une véritable percée, en améliorant le système du brevet européen. Les titulaires de brevet économisent ainsi des coûts élevés liés à la traduction des brevets européens : > économies importantes en matière de coûts de traduction ; > pas de taxes de publication des traductions ; > réduction des honoraires des mandataires ; > solution exhaustive - trois langues au lieu de solutions unilingues du type « anglais uniquement ». D’autres Etats devraient adhérer à l’accord au cours des prochaines années. Le régime linguistique post-délivrance sera tel que les revendications seront toujours disponibles dans la langue nationale des Etats où le brevet européen est enregistré, tandis que la description ne sera généralement disponible qu’en anglais.

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Chapitre 1.

Le régime national des brevets d’invention
1. - Les conditions d’acquisition de la protection
1.1. - L’auteur de la demande de brevet
1.1.1. - Le cas général Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause (article L. 611-1, al. 1). L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel (article L. 611-9). La procédure de délivrance ne comporte aucune vérification de cette qualité (article L. 611-6, al. 3). La demande de brevet peut donc être déposée par une personne physique, morale ou par plusieurs codemandeurs. Les étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’OMC bénéficient du traitement que la loi française accorde aux nationaux. Tout autre étranger jouit des mêmes droits que les Français sous condition de réciprocité (article L. 611-1, al. 3). La délivrance du brevet à une personne non habilitée est sanctionnée par l’action en revendication, exercée par le véritable titulaire du droit au brevet (article L. 611-8). 1.1.2 . - Les cas parti c ul ie r s
LES INVENTIONS CONCOMITANTES

Si la même invention fait l’objet de plusieurs demandes de brevet par des déposants différents, le droit au brevet appartient à celui qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne (article L. 611-6, al. 2).
LES INVENTIONS DE SALARIES 5

La loi (article L. 611-7) organise un régime spécial des inventions de salariés qui s’applique « à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié ». Ce régime s’applique aussi aux inventions de fonctionnaires et agents publics (article R. 6&&-11 à R. 611-14-1). A. Les règles d’attribution du droit au brevet > Les inventions de mission Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Cette rémunération est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Le salarié garde son droit moral. > Les autres inventions Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.
5 Voir Zoom n° 2 "Les créations de salariés".

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Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

B. La procédure de classement des inventions de salariés Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

C. Les litiges relatifs aux inventions de salariés Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au Tribunal de grande instance.

1.2. - L’objet de la demande de brevet
1.2.1. - Les c réatio n s brevetables Pour être brevetable, une création industrielle doit pouvoir être qualifiée « d’invention". Cette dernière doit en outre être « nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle". Ces conditions cumulatives doivent s’apprécier au jour du dépôt de la demande de brevet. La demande de brevet peut être dans certains cas rejetée par l’INPI. Une fois délivré, le brevet peut également être annulé, à l’initiative de toute personne intéressée, par le tribunal de grande instance compétent.
LES CREATIONS QUALIFIEES D’INVENTIONS

Le CPI ne donne de définition positive de l’invention. Selon les décisions de l’OEB, l’invention est une solution technique d’un problème technique, peu importe le domaine d’application de l’invention, ni la matière dont elle est constituée (matière naturelle ou artificielle, biologique ou inerte). La loi énonce seulement une liste indicative de créations qui ne sont pas brevetables car « elles ne sont pas considérées comme des inventions »(article L. 611-10). Ces exclusions ne s’appliquent que si ces éléments sont revendiqués en tant que tels.
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Ne sont pas des inventions : - les découvertes, théories, méthodes scientifiques et mathématiques (mais leurs applications peuvent en être) ; - les créations esthétiques en tant que telles ; - les plans, principes et méthodes, les règles de jeux ; - les présentations d’informations ; - les programmes d’ordinateur en eux-mêmes.
LES CREATIONS QUALIFIEES DE NOUVELLES

« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » (article l. 611-11, al. 1). L’état de la technique contient toutes les informations accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de brevet dont la nouveauté est discutée. Une telle invention constitue « une antériorité » destructrice de nouveauté de l’invention brevetée. A. La nouveauté suppose la comparaison de l’invention avec l’état de la technique 1. L’état de la technique ne contient que mais toutes les informations accessibles au public, peu important la forme, le lieu ou l’ancienneté de la divulgation 2. Exceptionnellement, une information n’est pas considérée comme faisant partie de l’état de la technique bien qu’elle ait été accessible au public avant la date de la demande de brevet, soit parce que : - la divulgation antérieure a eu lieu dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet et résulte d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son ayant cause (tel que la violation d’un engagement de confidentialité) ; - la divulgation a eu lieu dans les six mois précédant le dépôt de la demande de brevet au cours d’une exposition ; - la divulgation antérieure concerne une invention thérapeutique, chirurgicale ou de diagnostic d’une substance déjà connue ; - la divulgation antérieure est couverte par un droit de priorité prévu par la CUP.

B. La nouveauté suppose l’extériorité de l’invention para rapport à l’état de la technique L’appréciation de la nouveauté consiste à rechercher les différences entre l’état de la technique et l’invention revendiquée. Ces différences s’apprécient de façon objective et non par référence à l’originalité de l’invention. Pour que la nouveauté d’une invention puisse être détruite, on doit trouver dans l’état de la technique au moins une réalisation reproduisant l’ensemble de ses éléments essentiels : le droit français exige une « antériorité de toutes pièces », autrement dit l’invention doit se retrouver telle quelle dans l’état de la technique. Une différence même mineure peut suffire à satisfaire la condition de nouveauté.

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LES CREATIONS PRESENTANT UN CARACTERE INVENTIF

Une invention implique une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14). A. L’activité inventive suppose une comparaison de l’invention à l’état de la technique L’état de la technique considéré pour l’appréciation de l’activité inventive diffère de celui utilisé pour la nouveauté. Depuis 1978, le contenu entier des demandes antérieures non publiées est fictivement inclus dans l’état de la technique pour l’appréciation de la nouveauté alors qu’il ne l’est pas lors de l’appréciation de l’activité inventive. Pour l’appréciation de l’activité inventive, la jurisprudence n’exige pas une antériorité de toutes pièces : les antériorités peuvent être combinées ou rapprochées. B. L’activité inventive suppose la non-évidence de l’invention par rapport à l’état de la technique La non-évidence doit être appréciée par rapport à l’homme du métier (article L. 611-14) : l’homme du métier est un technicien moyen de la branche où se place l’invention. Les tribunaux ont utilisé différents indices de la non-évidence, tels que : - la durée nécessaire à la réalisation de l’invention - le progrès technique apporté par l’invention - les difficultés vaincues révélées par le nombre important d’expériences nécessaires…
LES CREATIONS SUSCEPTIBLES D’APPLICATION INDUSTRIELLE

Cette condition est remplie dès lors que l’objet de l’invention peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture (article L. 611-15). Ne sont pas considérées comme susceptibles d’application industrielle les méthodes appliquées au diagnostic ou traitement chirurgical ou thérapeutiques des humains et animaux (article L. 611-16). L’exclusion ne s’applique cependant pas aux produits pour la mise en œuvre de ces méthodes. 1.2. 2 . - Les i nventi o n s n o n brevetables Ne sont pas brevetables : - les inventions contraires à la dignité de la personne, l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; - les inventions concernant les espèces animales ou végétales (le principe c’est l’exclusion, sachant que les espèces végétales peuvent donner lieu à un certificat d’obtention végétale (CPI, art. L. 623-1 s.) ; Et qu’il y a des exceptions : ex. la brevetabilité des inventions microbiologiques. Il convient de souligner qu’il existe en la matière une harmonisation communautaire. La directive du Conseil n° 98/44 du 6 juillet 1998 sur la protection des inventions biotechnologiques, sans modifier ce régime, permet la brevetabilité d’un élément isolé du corps humain ou produit artificiellement, y compris la séquence d’un gène (art. 5). En revanche, ne sont pas brevetables les procédés de clonage d’êtres humains, de modification de l’identité génétique des animaux (art. 6).

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1.3. - La procédure d’obtention d’un brevet
1.3.1 - Auteur et l ieu de la demande Le dépôt peut être fait personnellement par le demandeur ou par un mandataire. Celui-ci doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. Les Conseils en propriété industrielle sont regroupés au sein d’une Compagnie nationale qui compte plusieurs centaines de membres dans toute la France. La liste des conseils est disponible à l’INPI. La demande de brevet peut être déposée auprès de : - l’INPI - une préfecture autre que celle de Paris - l’OEB, à Munich, s’il s’agit d’une demande de brevet européen désignant la France déposée par un non-résident ou fondée sur une priorité française (article L. 614-2, al. 2). 1.3. 2 - De la demande à la dél iv ran ce du brevet
LA DEMANDE DE BREVET

Une demande de brevet est un document à caractère technique qui a une portée juridique. Elle comporte deux parties essentielles : la description et les revendications. Elle peut également comporter des dessins et elle est résumée dans un abrégé. Sa rédaction devant être très précise, il est donc prudent de la confier à un professionnel, notamment à un conseil en propriété industrielle. En effet, une demande mal rédigée risque de protéger insuffisamment le déposant, ou d’être rejetée.

Annexe 2 : Formulaire de demande de brevet français
A. La description Cette partie a pour objet de décrire l’invention. Elle la situe par rapport à l’état de la technique et elle doit être suffisante pour permettre à un homme de métier de la réaliser. Elle sert de support aux revendications. Une description trop vague pourra faire rejeter votre demande par l’INPI ou annuler le brevet par les tribunaux. B. Les revendications Les revendications définissent l’étendue de la protection demandée. Elles comportent en principe un préambule qui rappelle l’état de la technique et une partie qualificative qui identifie l’invention. La bonne rédaction des revendications (dans leurs précision et champ d’application) conditionne l’efficacité du brevet à l’égard des contrefacteurs. Il faut en effet rédiger pertinemment afin de parer à toutes les tentatives de contournement. Ainsi la revendication principale doit être suffisamment large pour couvrir les différents modes de réalisation de l’invention. En même temps, il convient de s’assurer qu’elle ne soit pas antériorisée. C. Dessins et abrégé de la demande Les dessins complètent le cas échéant la description. Quant à l’abrégé, il consiste en un résumé de la demande. Destiné à être publié au BOPI (Bulletin officiel de la propriété industrielle), il a seulement valeur documentaire et non juridique. Ces abrégés sont consultables lors des recherches d’antériorités pour apprécier la nouveauté d’une invention.

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D. Le formulaire de désignation de l’inventeur Ce formulaire permet de désigner le ou les inventeurs lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur. Une notice explicative est associée à ce formulaire. Le texte de référence est l’article R 612-10 du Code de la propriété intellectuelle.
LA REQUETE

Outre les éléments évoqués ci-dessus - description, revendications, dessins et abrégé - il convient de compléter la requête et de payer les redevances exigées lors du dépôt de la demande de brevet.
DU DEPOT DE LA DEMANDE A LA DELIVRANCE DU TITRE JURIDIQUE DE PROTECTION

A. L’attribution d’une date de dépôt Avant d’attribuer une date de dépôt, l’INPI vérifie que le dossier du déposant comporte un exemplaire de la description, au moins une revendication et la requête : il est alors « recevable ». La date de dépôt qui lui est attribuée est le point de départ officiel de la protection. Si le déposant n’a pas acquitté les redevances le jour du dépôt, il dispose d’un mois pour le faire sous peine de rejet. Il convient de souligner qu’avant l’examen du brevet par l’INPI, les services de la défense nationale ont la possibilité de mettre l’invention au secret. Cette étape est imposée par la loi pour vérifier si l’invention ne présente pas une dimension stratégique telle que sa divulgation doive être empêchée ou retardée. Un tel cas de figure est exceptionnel et en règle générale, l’autorisation de divulguer est adressée rapidement. B. Examen administratif et technique Cet examen vise à vérifier que toutes les conditions sont réunies, c’est-à-dire que le dossier est correctement présenté, que la demande concerne bien une invention, que les revendications se fondent sur la description, que la description et les revendications sont suffisantes... pour permettre, d’une part, la publication et, d’autre part, l’établissement du rapport de recherche. C. Établissement du rapport de recherche Il est possible de différer l’établissement du rapport de recherche à 18 mois du dépôt. Il est cependant dans l’intérêt du déposant de le demander dès le dépôt pour apprécier l’opportunité d’étendre la protection de son brevet à l’étranger dans l’année de priorité. La recherche est essentielle puisqu’elle permet d’apprécier la brevetabilité de l’invention. Le rapport de recherche préliminaire fournit la liste des brevets et de tous autres documents publiés constituant « l’état de la technique » à la date de votre dépôt. Le déposant peut présenter des observations sur les documents cités et le cas échéant, modifier ses revendications dans la limite de la description initiale. Dans les trois mois qui suivent la publication du rapport de recherche préliminaire, toute personne pourra présenter des observations sur la brevetabilité de l’invention : elles vous seront communiquées et le déposant pourra y répondre. L’INPI établira alors un rapport définitif, qui sera joint au brevet délivré par décision du Directeur général de l’INPI. D. Publication de la demande de brevet Quel que soit l’état du dossier et l’avancement de la procédure de recherche, la demande de brevet est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI), 18 mois après la date de dépôt, accompagnée du rapport de recherche préliminaire s’il est disponible.

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Pendant trois mois à compter de la publication de la demande, les tiers peuvent présenter des observations auxquelles le déposant peut répondre par des observations ou par la modification des revendications. À compter de la publication, le déposant peut engager une action en contrefaçon, sans avoir à notifier au prétendu contrefacteur une copie certifiée de la demande de brevet (article L. 6154). E. La délivrance du brevet Si la demande est conforme aux prescriptions légales, le titre de propriété industrielle est délivré par décision du directeur général de l’INPI. Cette décision est notifiée au demandeur ou à son ayant droit. Mention de la délivrance est publiée au BOPI. La délivrance donne au breveté son contenu définitif : ce droit prend toutefois effet à compter de la date de la demande (article L. 613-1). Le titre est présumé valable. Il peut cependant être rétroactivement anéanti à l’issue d’une action en annulation intentée devant l’un des tribunaux de grande instance compétents.

2. - Les effets de l’acquisition de la protection
2.1 - La réservation de l’invention brevetée
2 .1.1. - Le sujet du dr o it de brevet
LE PROPRIETAIRE DU BREVET

Le brevet peut appartenir à une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. Le propriétaire du brevet peut : - soit, le déposant de la demande de brevet - soit, un ayant cause de celui-ci (un cessionnaire, héritier, autorité publique ayant exproprié l’agent) - la personne ayant gagné une action en revendication de la propriété du brevet (article L. 611-8). Cette action est ouverte dans deux cas : lorsque l’invention a été soustraite à l’inventeur et lorsque le brevet a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
LES COPROPRIETAIRES DU BREVET

Le droit au brevet peut également appartenir à plusieurs personnes qui sont copropriétaires du titre. La copropriété peut résulter d’un dépôt en commun de la demande de brevet ou résulter d’une indivision forcée (résultant d’une succession, par exemple) ou judiciaire à l’issue d’une action en revendication. Les articles L. 613-29 à 32 instituent un régime supplétif de la copropriété qui s’applique par dérogation au droit commun de l’indivision prévu par le Code civil. La copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes : a) Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
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b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit notifier l’assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification. c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. À défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. Toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence. À défaut d’accord dans le délai prévu à l’alinéa précédent, le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la concession de la licence ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. d) Une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice. e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. À défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, en cas d’appel, de l’arrêt, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce. Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut enfin notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. À compter de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de brevet non encore publiée, à compter de sa notification à l’Institut national de la propriété industrielle, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire. Les dispositions des articles L. 613-29 à L. 613-31 s’appliquent en l’absence de stipulations contraires. Les copropriétaires peuvent donc y déroger dans le respect des prescriptions légales impératives, et ainsi aménager conventionnellement leur copropriété en concluant un règlement de copropriété qui sera publié au Registre National des Brevets pour opposabilité aux tiers.

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2 .1.2 . - L’o bjet du dr o it de brevet
LES PREROGATIVES DU BREVETE

A. Le contenu des prérogatives du breveté 1. Les actes d’exploitation interdits aux tiers L’article L. 613-3 énumère ces actes de manière limitative. Il convient de distinguer les interdictions sans exigence d’élément intentionnel de celles impliquant une telle exigence : Interdictions sans exigence d’élément intentionnel Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) La fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) L’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) L’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. Interdictions avec exigence d’élément intentionnel Certains actes ne sont contrefaisants que si l’exploitant a agi en connaissance de cause, c’est-àdire connaissant l’existence du brevet et la violation qu’il réalisait. Sont visés les actes suivants : - la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre ; - la fourniture de moyens indispensables à la mise en œuvre de l’invention. Sont toutefois exemptés les fournisseurs d’objets très courants, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article L. 613-3. 2. Les actes d’exploitation autorisés aux tiers a. Les actes autorisés en considération de leur moment > Les actes précédant la délivrance du brevet On a précédemment vu que l’article L. 613-1 fixe à la date de dépôt de la demande de brevet le point de départ du droit exclusif du breveté. Néanmoins jusqu’à la délivrance du titre, le droit au brevet reste fragile et les actes antérieurs à la délivrance ne sont illicites qu’ils sont postérieurs (article L. 615-4 al. 1) : - soit à la publication de la demande; - soit à une notification au présumé contrefacteur d’une copie certifiée conforme de la demande.

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Dans les deux cas, le tribunal de grande instance saisi d’une action en contrefaçon basée sur une demande de brevet doit surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du titre (article L. 615-4, al. 3). > Les actes suivant l’extinction du brevet Il importe ici de distinguer : - l’extinction absolue du brevet par l’arrivée de son terme (au bout des 20 ans, voire avant cette échéance si le breveté a renoncé antérieurement à son droit au brevet ou s’il ne s’est pas régulièrement acquitté des annuités); - l’extinction relative tirée de l’application de la règle européenne de l’épuisement des droits selon laquelle « les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire français, après que ce produit a été mis dans le commerce en France ou sur le territoire d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le propriétaire du brevet ou avec son consentement exprès". b. Les actes autorisés en considération de leur finalité Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas (article L. 613-5) : - Aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales ; - Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée ; - A la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés ; - Aux études et essais requis en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, ainsi qu’aux actes nécessaires à leur réalisation et à l’obtention de l’autorisation. Par ailleurs, toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Ce droit dit de possession personnelle reconnu par l’article L. 613-7 ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché. B. La sanction des prérogatives du breveté L’action en contrefaçon permet au breveté d’obtenir la sanction des actes d’exploitation non autorisés par lui (1). Un concurrent peut écarter le risque de poursuites en utilisant l’action en déclaration de non-contrefaçon (2). 1. La contrefaçon Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile voire pénale de son auteur. Toutefois, il convient de souligner que l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

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Le contentieux de la contrefaçon a récemment fait l’objet d’une importante réforme suite à la transposition de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon". a. Le déclenchement de l’action en contrefaçon > Le titulaire du droit d’agir L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent. Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 61311, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19 (voir infra), peut exercer l’action en contrefaçon si, après la mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Tout licencié est enfin recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. > Le tribunal compétent L’ensemble du contentieux né du titre sur les brevets d’invention est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire. Jusqu’à ce jour, seule une dizaine de tribunaux de grande instance étaient limitativement compétents pour connaître de la contrefaçon de brevet. Le décret désignant les tribunaux compétents en vertu de la loi du 29 octobre 2007 devrait être publié prochainement. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles ordinaires de compétence, à savoir le lieu du domicile du défendeur ou le lieu de la contrefaçon. L’action en concurrence déloyale connexe à une action en contrefaçon est porté devant le même tribunal. Les dispositions qui précèdent ne font cependant pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13. > Les conditions de recevabilité de l’action Le demandeur à l’action doit tout d’abord justifier de l’opposabilité de son droit aux tiers. Son action n’est donc pas recevable avant : - avant la publication de la demande du brevet ou avant la notification au présumé contrefacteur d’une copie certifiée conforme; toutefois, jusqu’à la délivrance, le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après la première de ces dates ; - lorsque le brevet concerne l’utilisation d’un micro-organisme, il n’est opposable qu’à compter du jour où le micro-organisme est mis à la disposition du public.

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Ensuite, le demandeur en contrefaçon doit justifier avoir requis un rapport de recherche. > Le délai de prescription L’action en contrefaçon se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. S’agissant d’un délit continu, la prescription court à compter de la réalisation de chaque acte contrefaisant. b. Le déroulement de l’action en contrefaçon > Les moyens du demandeur La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Toutefois, le législateur met à la disposition du titulaire du droit de brevet tout un arsenal de mesures probatoires et provisoires efficaces. (i) le nouveau de droit de la saisie contrefaçon Il est prévu à l’article L. 615-5 du CPI : toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête (c’est-à-dire de manière non contradictoire ce qui permet de ménager l’effet de surprise et, par conséquent, d’éviter la disparition des preuves de la contrefaçon) par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La juridiction peut par ailleurs ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle peut néanmoins subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. Il convient en outre de souligner qu’à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (nous sommes à l’heure actuelle en attente du décret; auparavant, le délai prévu était de 15 jours), l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. (ii) le développement des mesures provisoires rapides L’innovation a été introduite à l’article L. 615-3 du CPI : Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé (cette fois-ci, les débats sont contradictoires et le présumé contrefacteur est informé de l’action préventive du titulaire du droit) la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur (c’est donc à titre exceptionnel que le demandeur à l’action pourra agir par voie de requête). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

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La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (Voir supra concernant le décret fixant le délai pour agir au fond à peine de nullité des mesures provisoires). A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. > Les moyens du défendeur (i) Le défendeur peut en premier lieu nier l’existence de la contrefaçon en contestant : - l’élément matériel, notamment en démontrant que les revendications du brevet ne sont pas reproduites, - l’élément intentionnel : le défendeur pourra établir qu’il n’a pas agi en connaissance de cause dans les cas où la loi exige un tel critère, - l’élément légal : le défendeur peut bénéficier d’un fait justificatif, tel qu’un droit de possession personnelle (voir supra). (ii) Le défendeur peut en second lieu contester l’efficacité du brevet argué de contrefaçon. La réplique habituelle à une action en contrefaçon consiste en effet à solliciter la nullité du brevet pour les motifs suivants (article L. 613-25) : - non brevetabilité de l’invention - insuffisance de description - extension des revendications au-delà du contenu de la demande initiale -extension d’une demande divisionnaire au-delà du contenu de la demande initiale. Si le brevet est annulé, il est rétroactivement anéanti, soit en totalité, sot en partie; dans ce dernier cas, le tribunal renvoie le titulaire devant l’INPI afin de présenter une nouvelle rédaction des revendications. La décision définitive d’annulation est inscrite au registre National des Brevets et opposable aux tiers à compter de cette date. Il importe enfin de souligner que l’ex-breveté peut être, à son tout, poursuivi (article L; 615-12) pour s’être indûment prévalu de la qualité de breveté (amende de 7500 €, portée au double en cas de récidive).

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D’où l’intérêt, avant d’exercer toute action en contrefaçon, de s’assurer que son titre est solide et que les chances de succès sont raisonnables ! c. Le dénouement de l’action en contrefaçon Dans la loi du 29 octobre 2007, le juge saisi d’une action en contrefaçon a d’importants pouvoirs. Il peut ordonner la délivrance d’informations ou, plus classiquement, prononcer des sanctions qui sont toutefois largement renouvelées. > L’obtention d’informations Partant du constat que la contrefaçon résulte de plus en plus de réseaux mafieux et organisés, il est apparu nécessaire de consacrer un droit d’information. Ce droit est désormais prévu à l’article l. 615-5-2 du CPI : Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut dorénavant ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : - Les noms et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; - Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. > Les sanctions destinées à réparer les atteintes aux droits (i) Les sanctions civiles - les mesures financières : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. - les mesures matérielles : En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

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La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. (ii) Les sanctions pénales Aux termes de l’article L. 615-4 du CPI, sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende les atteintes portées sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet, tels que définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. En cas de récidive des infractions définies ci-dessus, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes. Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal du délit prévu à l’article L. 615-14 du présent code encourent : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut aussi ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

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2. L’action en déclaration de non-contrefaçon Cette action est soumise à des conditions fixées par l’article L. 615-9, à savoir : - une exploitation industrielle du demandeur à l’action sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet, - le demandeur doit inviter le titulaire d’un brevet à prendre parti sur l’opposabilité de son titre à l’égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée, - le titulaire du brevet n’a pas pris parti dans un délai de trois mois ou le demandeur conteste sa réponse, - assignation par le demandeur devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation en cause. Lorsque toutes ces conditions sont remplies, cette action a pour effet qu’une action en contrefaçon fondée sur les mêmes faits ne peut être ultérieurement intentée par le titulaire du brevet à l’encontre du bénéficiaire de cette action; en revanche, une action en nullité peut l’être.
LES CHARGES DU BREVETE

Elles sont essentiellement de deux ordres. A. L’obligation au paiement des annuités (article L.612-19) Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard le dernier jour du mois d’anniversaire du dépôt de la demande. La première annuité est due au jour du dépôt de la demande tandis que al dernière est due au 19ème anniversaire. Les taux des annuités est progressif.

Annexe 3 : Redevances de dépôt de brevet et annuités
La sanction du non-paiement de la taxe annuelle consiste en principe dans la déchéance du brevet. Toutefois, le titulaire dispose d’un délai de grâce de six mois pour s’acquitter régulièrement de la redevance. Ainsi, lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à la date prévue, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d’un supplément dans le même délai. En outre, le breveté déchu peut être exceptionnellement restauré dans ses droits s’il justifie d’une cause légitime du non-paiement des annuités. B. L’obligation d’exploiter l’invention brevetée En vertu de l’article L. 613-11, le breveté a l’obligation d’exploiter l’invention sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande. Il doit à tout le moins avoir fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention. Il est à noter que pour l’application de cet article, l’importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. La sanction du défaut d’exploitation consiste, comme on le verra plus loin, dans l’octroi d’une licence obligatoire, sauf au breveté à justifier d’excuses légitimes.
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2.2. - La commercialisation de l’invention brevetée
2 . 2 .1. - La co m me r c ia l i sati o n vo l o ntai re Le droit au brevet confère à son titulaire un droit de propriété qui peut faire l’objet d’une gestion d’origine contractuelle. On rappellera que le titulaire d’un brevet dispose de l’ensemble des attributs du droit de propriété, à savoir l’usus, l’abusus et le fructus. Le propriétaire d’un brevet peut donc notamment céder, donner en licence ou apporter en société son titre de propriété industrielle. Il importe de souligner que les contrats comportant transmission ou une licence de brevet doivent être constatés, entre les parties, par écrit à peine de nullité (article L. 613-8). Pour être opposables aux tiers, les actes transmettant ou modifiant la propriété des droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet doivent faire l’objet d’une inscription sur le Registre National des Brevets. Avant une telle inscription, ces actes sont opposables aux tiers qui en avaient connaissance lors de l’acquisition de ces droits. Deux formalités spécifiques sont de surcroît à signaler : - les licences de brevet ainsi que les cessions de brevet exploités sont enregistrées à la recette des impôts au droit fixe; - doivent être déclarées à l’INPI les contrats d’acquisition ou de cession « de droits de propriété industrielle, et de tous éléments intellectuels relevant de l’aide scientifique et technique sous toutes ses formes". La déclaration doit être faite dans le mois qui suit la conclusion du contrat lorsque celui-ci est passé entre une personne ayant son domicile ou siège en France et une personne ayant son domicile ou siège à l’étranger. En outre, chaque année, un relevé des opérations financières doit être fourni sous la menace des sanctions de l’article 459 du Code des douanes. Ces généralités précisées, la commercialisation par la voie contractuelle passe classiquement par la conclusion des contrats suivants : > La cession de brevet est un contrat au terme duquel le breveté, appelé encore le cédant, transfère et cède à titre onéreux son droit de brevet en totalité ou en partie à un tiers, appelé le cessionnaire. Selon la jurisprudence constante, la cession de brevet s’apparente à une vente sous réserve de quelques aménagements liés à l’objet incorporel du droit cédé (Cass. req., 25 mai 1869 : DP 1869, 1, p. 367). Les dispositions relatives à la vente, à savoir les articles 1582 et suivants du Code civil s’appliquent donc. > Le contrat de licence de brevet est un contrat au terme duquel le breveté, appelé donneur de licence ou concédant, concède à un tiers, appelé le licencié, la jouissance de son droit d’exploitation à des conditions déterminées et moyennant généralement le versement de redevances. La licence de brevet est soumise au régime du contrat de louage (CA Orléans, 13 juill. 1892 : DP 1893, 2, p. 270. – TGI Lyon, 1er avr. 1987 : PIBD 1987, n° 415, III, p. 270) : les règles édictées par les articles 1713 et suivants du Code civil s’appliquent donc. Un contrat de licence ne doit pas être confondu avec un contrat de non-opposition qui a uniquement pour objet de mettre en place une coexistence paisible entre deux droits de brevets (Cass. com., 5 janv. 1983 : Dossiers brevets 1983, I, 5 ; Juris-Data n° 001019). Un tel accord doit être, bien entendu, conforme au droit communautaire. > Le contrat d’apport d’un brevet est le contrat par lequel le breveté concède ou cède, selon le cas, son droit de jouissance ou sa propriété à une société en contrepartie de l’attribution de parts sociales ou d’actions de cette personne morale.

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En raison du principe d’autonomie de la volonté, les contractants disposent d’une très grande liberté contractuelle pour définir le contenu et l’étendue des droits et des obligations résultant d’un contrat d’exploitation. Toutefois, la liberté contractuelle n’est pas entière : certaines obligations de garantie, de responsabilité (garantie d’éviction du fait personnel, ...) sont d’ordre public, et par conséquent, s’imposent aux parties. La rédaction d’un contrat de propriété industrielle doit dès lors être minutieuse et demande l’intervention d’un spécialiste, compte tenu de toutes les spécificités propres au brevet. En toute hypothèse, avant toute négociation du contrat, il appartient au futur licencié ou cessionnaire de vérifier : - la validité formelle du brevet en demandant à l’INPI un état d’annuité (brevet déchu ou expiré) ; - la solidité des revendications du brevet en exigeant du breveté la copie officielle du brevet délivré afin d’apprécier le contenu des revendications et les antériorités citées dans le rapport de recherche. Si le brevet n’est pas encore délivré, il est souhaitable de demander au déposant de produire les échanges de correspondance avec l’INPI afin de connaître précisément l’état de la procédure de la demande de brevet. Il est aussi prudent de s’informer sur la procédure de délivrance des brevets Étrangers correspondants (maintien ou modification des revendications du brevet de base) ; - la titularité et propriété du titre en exigeant du breveté la production d’un extrait du Registre national des brevets ; - l’état des inscriptions concernant le brevet (inscription d’une éventuelle licence, d’un nantissement, ...).
LE CONTRAT DE CESSION DE BREVET

A. Les parties au contrat Le cédant est le titulaire du droit cédé pourvu qu’il ait la capacité d’en disposer. Nous rappellerons qu’un copropriétaire ne peut céder que sa quote-part et que les autres copropriétaires ont un droit de préemption. Le cessionnaire est toute personne apte à être titulaire du brevet. B. L’objet du contrat Conformément au droit commun des obligations, le contrat de cession de brevet doit avoir un objet lors de la formation du contrat. À défaut d’objet, le contrat peut être déclaré nul. Ainsi un contrat portant sur un brevet expiré ou sur brevet déchu n’est pas valablement formé (Cass. com., 13 juin 1978 : Dossiers brevets 1978, IV, p. 3). L’objet du contrat peut porter sur une simple demande de brevet ou sur un brevet délivré (art. L. 613-8). De ce fait, un contrat de cession de brevet ne peut avoir pour objet une invention non encore brevetée. En tout état de cause, dans le contrat de cession, le titre cédé doit être parfaitement identifié par ses numéros de dépôt et de publication, ses dates de dépôt, de publication et de délivrance, par son titre.

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Selon l’article L. 613-8 du CPI, les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet délivré peuvent être cédés en totalité ou en partie, à savoir : - la cession peut porter sur la totalité des revendications et/ ou applications revendiquées dans le brevet ou seulement pour une partie des revendications et/ou applications (Cass. com., 25 avr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 130) ; - la cession peut être conclue pour l’ensemble du territoire ou seulement pour une partie du territoire de l’État qui a délivré le titre (région, département, zone géographique définie) ; - la cession peut porter sur tous les droits d’exploitation conférés par le brevet ou seulement pour une partie de ces droits. Il s’en suit que la cession partielle de brevet (cession pour une partie du territoire, pour des applications spécifiques et/ou pour certaines revendications) a pour conséquence de créer une copropriété de brevet. En l’absence de clause, il faut considérer que la cession porte sur la totalité des revendications, des applications de l’invention brevetée (CA Paris, 17 mars 1900 : Ann. propr. ind. 1900, p. 78) ainsi que pour l’ensemble des droits d’exploitation et pour l’ensemble du territoire. En revanche, sont exclus de la cession sauf clauses contraires : - les brevets de perfectionnement - le droit de priorité unioniste - le savoir-faire complétant éventuellement le brevet - le droit moral de l’inventeur (personne physique) - les brevets étrangers C. Le prix de la cession Le prix versé par le cessionnaire peut consister en une somme forfaitaire dont le versement peut être échelonné dans le temps. Le prix peut être également fixé sous forme de redevances proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé par le contractant avec des taux de redevances fixes, dégressifs ou proportionnels (CA Paris, 20 mai 1986 : PIBD 1986, n° 398, III, p. 331). D. Les effets de la cession > Subrogation des droits Le cessionnaire acquiert tous les droits privatifs découlant du brevet cédé. Le transfert du droit s’effectue à la conclusion du contrat sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, à l’égard des tiers, le transfert n’est opposable qu’à compter de l’inscription de la cession au Registre national des brevets. La cession a notamment pour effet de transférer au cessionnaire le droit d’agir en contrefaçon pour tous les actes de contrefaçon postérieurs à la cession. Toutefois, les parties au contrat peuvent prévoir expressément que le cessionnaire acquiert le droit de poursuivre en contrefaçon tous les faits de contrefaçon antérieurs à la cession et non prescrits. Pour que cette clause produise ses effets à l’égard des tiers, il faut au préalable qu’elle ait été inscrite au Registre national des brevets.

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> Obligations à la charge des parties La cession emporte la transmission des prérogatives attachées au brevet mais aussi les charges et notamment l’obligation du cessionnaire d’acquitter les redevances annuelles s’il souhaite maintenir en vigueur son brevet et l’obligation d’exploiter le brevet lorsque le prix de la cession est proportionnel à l’exploitation. En outre, à l’instar du contrat de vente, le contrat de cession fait naître des obligations réciproques à la charge des parties dont certaines sont d’ordre public et d’autres purement conventionnelles (clauses de limitation, d’exonération de responsabilité). a. Les obligations légales à la charge du cédant Le breveté est tenu de respecter trois obligations légales et éventuellement d’autres de nature conventionnelle : - obligation de délivrance, - obligation de garantie d’éviction du fait personnel, et - obligation de garantie des vices cachés. En cas de non -respect de ces obligations, le cessionnaire peut demander soit une réduction du prix, soit la résolution du contrat avec la restitution du prix. Toutefois, la jurisprudence a tendance à admettre que le breveté de bonne foi peut conserver le prix ou les redevances déjà payées si l’autre partie a bénéficié de l’exploitation de l’invention. En outre, le cédant de mauvaise foi peut être tenu d’indemniser le cessionnaire de tous les dommages qu’il a pu subir. b. Obligations à la charge du cessionnaire Nous distinguerons les principales obligations suivantes : - obligation de payer le prix : le cessionnaire doit payer le prix conformément aux modalités prévues dans le contrat. Pour éviter tout litige sur le prix, il faut définir clairement l’assiette, le taux, la périodicité et le lieu de paiement, la monnaie du règlement, les délais de paiement ainsi que la sanction du non-respect des délais contractuels, - obligation d’exploiter : la cession n’exige pas du cessionnaire une obligation d’exploiter l’invention cédée sauf lorsque les parties ont convenu d’une obligation contractuelle d’exploiter ou lorsque le prix de la cession est fixé de manière proportionnelle à l’activité du cessionnaire. - obligation de payer les redevances annuelles pour le maintien en vigueur du titre : par le transfert de propriété, le cessionnaire devient désormais propriétaire du titre, et de ce fait, il lui incombe de payer les redevances annuelles pour le maintien en vigueur du titre. Faute de quoi, son titre sera déchu et tombera dans le domaine public : il perd tous les droits exclusifs d’exploitation attachés au brevet cédé. Naturellement, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle, les parties au contrat de cession sont loisibles de prévoir d’autres clauses et aménagements dès lors que leurs stipulations conventionnelles ne sont pas contraires aux prescriptions légales impératives. Il n’existe donc pas de contrat de cession type : chaque convention diffère selon les négociations des parties.

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LE CONTRAT DE LICENCE

La licence de brevet est un contrat par lequel le breveté concède l’exploitation de son droit à un licencié moyennant le paiement d’une redevance. Elle doit être distinguée du contrat de communication de savoir-faire qui porte sur une technique non brevetée et qui s’apparente à un contrat d’entreprise, et non à un contrat de louage d’ouvrage. Nous rappellerons que le contenu du contrat de licence doit respecter le droit français et communautaire de la concurrence. En particulier, si le contrat ou certaines de ses clauses sont susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres de la Communauté Européenne, il convient d’en vérifier la conformité aux dispositions de l’article 81 (prohibant les ententes concurrentielles) et de l’article 82 (prohibant l’abus de position dominante) du Traité CE. A. Les conditions du contrat de licence > Les parties au contrat Le concédant peut être, soit le titulaire du brevet, soit l’usufruitier du brevet, soit le licencié, devenant concédant à l’égard du sous-licencié (la sous-licence supposant l’accord exprès du breveté). En tout état de cause, le donneur de licence doit avoir la capacité d’effectuer des actes d’administration. Le licencié est toute personne ayant la capacité de contracter. A son égard, la licence est un contrat conclu « intuitu personae". > L’objet du contrat La licence peut porter sur la demande de brevet ou le brevet délivré (article L. 613-8, al. 1). La licence peut être totale ou partielle. La licence peut être accordée pour l’intégralité du territoire de protection du titre ou pour une partie de ce territoire. Les parties définissent la durée du contrat. Le contrat peut s’éteindre de façon anticipée, soit par la disparition rétroactive du contrat, soit la cessation du contrat (du fait par exemple de la déchéance du brevet). B. Les effets du contrat Contrairement au contrat de cession, la licence de brevet n’a pas d’effet translatif de droits (notamment de propriété) mais est seulement créateur d’obligations à la charge des parties. > Les obligations du concédant On retrouve les deux obligations légales, d’une part, de délivrance et, d’autre part, de garantie. Cette dernière comprend l’obligation de garantie des vices cachés du brevet et l’obligation de garantie d’éviction. Seule la garantie d’éviction du fait personnel est d’ordre public, autrement dit les parties peuvent décider d’aménager conventionnellement la garantie d’éviction du fait des tiers. Parmi les obligations également stipulées, figurent souvent celles d’exclusivité et de communication des perfectionnements apportés à l’invention après la concession de licence. > Les obligations du licencié En premier lieu, il incombe au licencié de payer la contrepartie financière du droit concédé. Le montant de la redevance peut consister en une somme forfaitaire ou en une somme variable (classiquement, un pourcentage du chiffre d’affaires du licencié). En second lieu, le licencié doit exploiter le brevet, que la licence soit simple ou exclusive. L’exploitation doit être de bonne foi.

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Les contrats de licence comportent généralement toute une série d’obligations accessoires, plus ou moins contraignantes, à la charge du licencié. La pratique contractuelle est imaginative en la matière.
L’APPORT EN SOCIETE

Le brevet est un apport en nature (à la différence du savoir-faire qui s’apparente à un apport en industrie), soumis aux règles du droit des sociétés pour cette catégorie d’apport. En contrepartie de l’apport du brevet, le breveté se voit attribuer des parts ou des actions de la société. L’apport peut être fait en pleine propriété : dans ce cas, la société devient titulaire du brevet apporté et le breveté ne peut plus récupérer son droit au brevet à la dissolution de la société. L’apporteur est, dans cette hypothèse, tenu aux mêmes obligations que le cédant. L’apport peut alternativement être fait en jouissance à la société, l’apporteur conservant la propriété du brevet et en récupérant l’ensemble des attributs à la dissolution de la société. L’apporteur est dans ce cas tenu aux mêmes obligations que le concédant d’une licence. 2 . 2 . 2. - La co m me r c ial i satio n auto r itai re Il est des situations où la commercialisation du brevet est imposée à son titulaire. Il importe ici de distinguer les opérations transférant le droit au brevet de celles n’emportant que la concession d’un droit d’exploitation au profit d’un tiers.
LES OPERATIONS TRANSFERANT LE DROIT DE BREVET

A. L’expropriation On a vu que dans l’intérêt de la défense nationale, l’Etat peut exproprier totalement ou partiellement le titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet (article L. 613-20). L’expropriation est réalisée par décret du ministère chargé de la propriété industrielle et du ministère de la Défense nationale. L’exproprié reçoit une indemnité fixée par le tribunal de grande instance. B. Le nantissement du brevet Le gage (ou nantissement) est un contrat par lequel le breveté accorde au créancier un droit réel accessoire sur le brevet afin de garantir l’exécution d’une dette (en général, un prêt). Bien que d’origine volontaire, la mise en œuvre du gage peut aboutir à la mise en vente forcée du brevet en cas de défaillance du breveté-débiteur.
LES OPERATIONS NE TRANSFERANT PAS LE DROIT DE BREVET

Ces licences sont octroyées à la demande de la personne intéressée par le tribunal de grande instance compétent en application de l’article L. 615-17.

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A. Les licences d’origine judiciaire > La licence obligatoire pour non-exploitation (articles L. 613-11 à L. 613-14) Toute personne de droit public ou privé peut, à l’expiration d’un délai de trois ans après la délivrance d’un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause : a) N’a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l’invention objet du brevet sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. b) N’a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français. Il en est de même lorsque l’exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans. Il est toutefois à relever que l’importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter l’invention de manière sérieuse et effective. La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent toutefois être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié. La licence obligatoire est consentie à titre non exclusif. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel ils sont attachés. Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. > La licence de dépendance (article L. 613-15) Le titulaire d’un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l’autorisation du titulaire du brevet postérieur. Lorsque le titulaire d’un brevet ne peut l’exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d’exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l’exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l’égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu’avec ledit brevet. Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque sur le brevet postérieur.

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B. Les licences d’origine administrative > La licence d’office dans l’intérêt de la santé publique (article L. 613-16 et 17) Si l’intérêt de la santé publique l’exige et à défaut d’accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613-17, tout brevet délivré pour : a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ; b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ; c) Une méthode de diagnostic ex vivo. Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d’office dans l’intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d’une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive. Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d’urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n’est pas tenu de rechercher un accord amiable. Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. À défaut d’accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. > La licence d’office dans l’intérêt du développement économique (article L. 613-18) Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d’invention autres que ceux visés à l’article L. 613-16 d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie nationale. Si la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l’intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d’office par décret en Conseil d’Etat. Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d’un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.

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Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l’octroi d’une licence d’exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d’application, mais à l’exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l’arrêté aux parties. À défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. > La licence d’office dans l’intérêt de la Défense nationale (article L. 613-19) L’Etat peut obtenir d’office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l’exploitation d’une invention, objet d’une demande de brevet ou d’un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte. La licence d’office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office. À défaut d’accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance.

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Chapitre 2.

Le régime international des brevets d’invention
Sans reprendre les développements consacrés en introduction au droit international privé français ainsi qu’à la CUP et l’ADPIC, nous évoquerons ci-après les lignes directrices du droit international conventionnel institué, d’une part, par la convention de Washington dite PCT du 13 juin 1970 et, d’autre part, par la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance du brevet européen.

1. - La convention de Washington du 13 juin 1970 (pct)
Cette convention a créé une Union internationale de coopération en matière de brevet gérée par l’OMPI. L’Union concerne la coopération dans le domaine du dépôt, de la recherche documentaire et l’examen des demandes de protection des inventions ainsi que la prestation de services technique spéciaux. La convention organise le dépôt d’une demande internationale, suivi d’un examen préliminaire international. Elle a été introduite en France par la loi du 30 juin 1977, complétée par le décret du 10 octobre 1978.

1.1. - La demande internationale
Le chapitre 1 du PCT organise une procédure de dépôt international, suivie d’une recherche documentaire. La demande internationale de brevet peut être déposée auprès d’un « office national réceptionnaire » (tel que l’INPI) ou auprès de l’OEB. Toutefois, les demandes internationales formulées par des personnes ayant leur siège ou domicile en France doivent obligatoirement être déposées à l’INPI, lorsqu’aucune priorité française n’est revendiquée, afin de permettre l’examen de la demande par les services de la défense nationale. Les demandes internationales déposées devant l’INPI ne peuvent être divulguées et exploitées tant qu’une autorisation n’a pas été accordée. Ces règles comportent des sanctions pénales. La demande doit désigner les Etats où la protection est demandée. Dans ces Etats, elle a les effets d’une demande nationale. Les Etats membres à la fois du PCT et de la convention de Munich (comme la France) peuvent être désignés pour un brevet européen (pour la France, seul un brevet européen peut être obtenu par la voie PCT). La demande internationale peut revendiquer une priorité nationale d’une demande antérieure. Une fois déposées, toutes les demandes internationales sont soumises à une recherche documentaire, effectuée par une administration chargée de la recherche internationale. Le rapport est ensuite transmis aux administrations nationales des brevets des Etats désignés par le déposant (en France, l’INPI). La phase internationale prend alors fin à l’égard des Etats n’ayant pas ratifié le chapitre 2 de la convention de Washington. La suite de la procédure se déroule devant chacun des Offices nationaux désignés, conformément au droit national.

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1.2. - L’examen préliminaire international
Cette procédure n’a d’effet qu’à l’égard des Etats ayant ratifié le chapitre 2 de la convention (tel est le cas de la France). Elle est déclenchée à l’initiative du déposant. La demande internationale fait alors l’objet d’un examen préliminaire international visant à formuler une opinion préliminaire sur la nouveauté, l’activité inventive et la possibilité d’une application industrielle de l’invention. Le rapport d’examen est ensuite transmis à chaque Office des brevets désigné par le déposant dans sa demande. La fin de la procédure se déroule devant cet Office en application du droit national. Ainsi, chaque Office est libre de décider de la délivrance du brevet pour le pays concerné.

2. - La convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance du brevet européen
Cette convention (non communautaire, à la différence de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire instituant un titre unitaire valable sur tout le territoire de l’Union Européenne mais encore non entrée en vigueur) créé une procédure unique de délivrance des brevets devant un office européen des brevets (OEB) à Munich6. Elle a été introduite en France par la loi du 30 juin 1977, complétée par le décret du 10 octobre 1978. Elle fut révisée en 1991 et, tout récemment, par l’Accord de Londres.

2.1. - L’obtention du brevet européen
2 .1.1. - Le dépôt de la deman de La demande de brevet européen est déposée : - soit devant l’OEB - soit par l’intermédiaire d’un Office de brevet national d’un Etat membre (les demandes de brevet européen formulées par des personnes ayant leur siège ou domicile en France doivent, à peine de sanctions pénales, être déposées à l’INPI lorsqu’aucune priorité française n’est revendiquée, afin de permettre l’examen de la demande par les services de la défense nationale) La demande doit être rédigée dans une des langues de travail de l’OEB, à savoir l’allemand, l’anglais et le français. Le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Il est à noter qu’une demande de brevet européen peut être transformée en demande française dans les cas prévus à l’article L. 614-6 du CPI. 2 .1.2 L’examen de la de mande L’OEB vérifie la conformité de la demande aux règles de brevetabilité prévue par la convention de Munich.

6 Voir Zoom n° 3 « La procédure détaillée d’obtention du brevet européen ».

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Cet examen conduit, soit au rejet de la demande, soit à la délivrance du brevet européen par l’OEB. Un recours contre ces décisions peut être porté devant une des chambres des recours de l’OEB, avec appel devant de la grande chambre de recours.

2.2. - Les effets du brevet européen
Le brevet européen consiste en un faisceau de brevets délivrés par chacun des Etats membres de la convention de Munich désignés dans la demande. Ainsi le cumul entre brevet européen et brevet français n’est pas possible. Dans chacun de ces Etats, le brevet européen obéit aux règles suivantes : - application du droit conventionnel aux problèmes de la validité et de la portée du droit du breveté, - application du droit national aux problèmes du contenu du droit et de sa sanction. Les litiges relatifs à un brevet européen sont de la compétence des juridictions nationales de chacun des Etats dans lesquels il a été délivré : ainsi, les tribunaux de grande instance français jugent les brevets européens pour la France.

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seconde partie

La marque
« À défaut d’âme, les objets ont des marques » Y. de L’Ecotais ("La Seccotine est irremplaçable", éd. Plon)

1.- Objet du droit des marques
Selon l’article L 711-1 du CPI « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à désigner les produits ou services d’une personne physique ou morale ». La marque est donc un signe distinctif apposé sur un produit, ou un service, ou l’accompagnant et ce, afin de le distinguer des produits similaires des concurrents 7. Si elle présente un caractère facultatif (nul n’est contraint de procéder au dépôt de sa marque), son enregistrement confère à son titulaire à un droit exclusif d’exploitation sur le signe distinctif protégé. Les enjeux de sa protection sont doubles. Economiquement, la marque a une double fonction : d’une part, individualiser les produits ou services et, d’autre part, servir d’instrument de marketing et de publicité. Comment aujourd’hui lancer un produit sans le support d’une marque efficace ? La marque est un véritable outil de conquête de la clientèle, un facteur de promotion des ventes. Elle crée un phénomène psychologique qui provoque un réflexe chez le consommateur entre un produit et la marque qui le désigne. Dans ces conditions, la marque devient l’instrument de toute une stratégie économique dans l’organisation des marchés et des circuits de distribution. On comprend alors qu’elle puisse acquérir une valeur intrinsèque pour l’entreprise : c’est l’image de marque qui est ici valorisée. Juridiquement, la marque garantit seulement l’identité d’origine du produit ou service en le rattachant à une personne morale ou physique déterminée. Elle ne comporte aucune garantie de qualité du produit ou service à la différence des appellations d’origine contrôlée (ou des marques collectives de certification). La marque n’est donc pas perçue comme une garantie juridique de la qualité. La protection des consommateurs au niveau de la qualité des produits est en effet assurée par d’autres moyens, tels que la loi sur les fraudes de 1905. Par ailleurs, à l’exception des marques renommées, la marque est protégée dans la limite du principe de spécialité, c’est-à-dire qu’elle n’est réservée que pour les produits ou services identiques et similaires à eux désignés dans l’acte de dépôt. Des marques identiques relevant de secteurs d’activités différents peuvent en principe coexister pacifiquement (la marque « Mont-Blanc » désigne, d’une part, des crèmes lactées et, d’autre part, des stylos et de la maroquinerie).

7 Voir module Internet Chapitre 5 "Fiche récapitulative sur la marque".

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Il existe plusieurs types de marque; ce n’est pas pour autant qu’il existe pour chacune d’elles un régime juridique différent. La distinction a un fondement davantage économique que juridique : - la marque de fabrique : celle qui appartient à l’industriel qui fabrique un produit et l’appose dessus. Elle permet d’identifier l’origine du produit. Elle peut porter sur un produit fini, ou sur un produit de base servant de matière première et pourra alors éventuellement venir se cumuler avec une autre marque pour désigner le produit fini; - la marque de commerce : apposée par un commerçant pour désigner des produits qu’il ne fabrique pas mais dont il assure la distribution. Ces marques sont l’apanage des grandes surfaces : aussi parle-t-on pour les désigner de « marque de distribution ou de distributeur » (la marque « mmm » d’Auchan, la marque « repère » de Carrefour...); - la marque de service : elle accompagne le service rendu avec l’objectif d’en laisser le souvenir dans l’esprit du consommateur. L’Arrangement de Nice de 1951 pris dans sa 9ème édition, qui a établi une classification internationale des produits pour les marques (34 classes), a prévu aussi 10 classes pour les services. Pour information, il s’agit de : publicité d’affaires, assurances et finances, construction et réparation, communication, transports et entrepôts, traitement des matériaux, éducation et divertissement et « divers ». Toutes ces marques ont en principe un régime juridique identique. Font exception les marques collectives 8, qui depuis la loi de 1964 et surtout de 1991, bénéficient d’un traitement particulier (dépôt, règlement d’utilisation ...). Les marques collectives sont déposées par des personnes morales de droit public ou de droit privé. Elles ont pour but soit l’intérêt particulier des membres qui composent la personne morale ; on parle alors de marque « collective ordinaire". La marque collective peut également avoir pour but l’intérêt général qui peut être commercial, industriel ou agricole. La marque certifie que le produit présente des caractéristiques particulières ; aussi parle-t-on de « marque de certification » ou encore de « marque de garantie". Plus que l’exploitation collective, c’est la fonction de garantie qui prime et commande un traitement juridique particulier (on peut, par exemple, citer la marque figurative relative au recyclage des produits qui en sont marqués). La marque se distingue en outre d’autres signes distinctifs tels que : - la dénomination sociale : nom qui désigne la personne morale et qui est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés; - le nom commercial : dénomination sous laquelle une personne exploite son fonds de commerce. Le nom commercial désigne une entreprise pour la distinguer des autres dans ses rapports avec la clientèle. Le droit sur le nom commercial naît du premier usage et est unique pour chaque entreprise. Le nom commercial, s’il n’a qu’un rayonnement local ou n’a pas de caractère notoire, ne sera protégé que sur une partie du territoire. En l’absence de dépôt, le nom commercial est protégé par l’action générale en concurrence déloyale ; d’où le réflexe de certains de déposer leur nom commercial comme marque; - l’enseigne : nom apposé sur un établissement commercial. Elle bénéficie d’une protection limitée au lieu où se trouve l’établissement qui la porte (sauf à bénéficier d’une grande notoriété) ; d’où l’intérêt là encore de déposer parfois l’enseigne comme marque;

8 Voir module Internet Chapitre 6 relatif aux droits voisins des marques.

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- l’appellation d’origine: l’AO a pour but d’indiquer l’origine géographique des produits. Elle est à la disposition de tous les producteurs du lieu bénéficiant de l’AO. Elle ne peut jamais être déposée en tant que telle comme marque mais en revanche être incluse dedans pour former ce que l’on appelle une marque complexe : ex. « Champagne Veuve Clicquot.. ». C’est alors l’ensemble constitué qui est protégé par le droit de marques; l’appellation d’origine reste elle à la disposition de tous les ayants droit; - le dessin ou modèle : le dessin ou modèle peut constituer une marque, dans le cadre d’une marque à trois dimensions par exemple si, en plus d’être nouveau et présenté un caractère propre, il est distinctif. Il y alors interférence entre les deux droits. S’il s’agit du même propriétaire, cela ne pose pas de problème. En revanche, si le propriétaire est différent, le titulaire de la marque doit obtenir l’autorisation pour faire entrer un dessin dans sa marque. - le droit d’auteur : il en va de même du droit d’auteur qui peut grever un logo déposé également à titre de marque. A défaut du consentement du titulaire du droit d’auteur, ont été refusées par exemple l’appropriation dans le cadre d’une marque du terme « Tarzan » ou encore du titre d’un film « Vol de nuit".

2. - Sources du droit des marques
Les règles applicables varient selon qu’il s’agit d’une marque française déposée à l’INPI, d’une marque communautaire délivrée par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), ou d’une marque internationale enregistrée auprès de l’OMPI. Les textes relatifs aux marques d’origine nationale sont regroupés dans le Livre VII du CPI (article L. 711-1 à L. 716-16); Les Arrangement et Protocole de Madrid de 1891 et 1989 relatifs à la marque internationale: la marque internationale est gérée par le Bureau International de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle; Le Règlement 40/94 du 20 décembre 1993 relatif à la marque communautaire : ce texte, application immédiate dans les législations de chaque Etat membre, crée un seul titre unitaire efficace sur tout le territoire de l’Union Européenne; La Convention de Nice sur la classification internationale (aujourd’hui 9e édition) : ce traité organise par classes de produits (34) et de services (10) les différents biens et prestations pour lesquels une marque peut être enregistrée.

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Chapitre 1.

Le régime national des marques
1. - Les conditions d’acquisition de la protection
1.1. - Les conditions de fond
Pour être valable, la marque doit être licite et distinctive. Pour pouvoir être librement exploitée, elle doit en outre être disponible, autrement dit non appropriée par un tiers. Le non-respect de l’une de ces trois conditions est la nullité de la marque et la perte rétroactive des droits de propriété industrielle du déposant sur le signe indûment déposé. 1.1.1. - Les tro i s c o n d it i o n s de fon d
LE CARACTERE LICITE DE LA MARQUE

A. Les signes dont le choix est autorisé Aux termes de l’article L. 711-1 du CPI, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs." La loi ne donne donc qu’une liste exemplative de signes pouvant constituer une marque : les signes dénominatifs, les signes sonores, les signes figuratifs. En toute hypothèse, le signe choisi doit être susceptible de représentation graphique, condition impérative. > Les signes dénominatifs Les dénominations (ou marques verbales) constituent la grande majorité des marques déposées: elles sont susceptibles à la fois d’une vue et d’être prononcée. Toute dénomination quelconque peut, en principe, être utilisée. On citera notamment : - Les termes courants - Le terme choisi n’a pas être ni original (critère du droit d’auteur), ni nouveau (critère du dessin et modèle ou du brevet), dès lors qu’il caractérise, sans pour autant décrire (voir supra) l’objet auquel il est appliqué (vêtements « Petit Bateau"). - Les termes de fantaisie

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Il peut s’agir de termes connus ou inventés (ce que l’on appelle des néologismes), ayant ou non une signification, isolés ou composés, français ou étrangers. Il convient toutefois de souligner à propos des slogans que s’ils peuvent être déposés à titre de marque, encore faut-il qu’ils présentent un caractère distinctif en plus de leur fonction promotionnelle. A ainsi été rejeté le slogan « Looks like grass, Feel like grass, Plays like grass » pour désigner du gazon synthétique; ont en revanche été acceptés comme suffisamment distinctifs les slogans « Allez les bleus » ou « Dessine moi… » pour des services de divertissement. > Les lettres, chiffres et monogrammes Ils peuvent être choisis comme marque, dans la mesure où ils ont un pouvoir d’identification : par exemple, « n° 5 » pour désigner un parfum, « 1664 » pour de la bière, « IBM » pour du matériel informatique… > Les noms patronymiques Un nom peut être déposé tel quel, qu’il s’agisse du nom patronymique du titulaire de la marque ("Yves Saint Laurent » pour des parfums), d’un pseudonyme ("Anne de Solène » pour désigner du linge), d’un prénom « Caroll » pour des vêtements). Dans le cas contraire, il sera nécessaire de s’assurer que le nom choisi n’a pas déjà été approprié par autrui auquel cas il faudra obtenir son autorisation. A cet égard, la jurisprudence a posé le principe (dans un arrêt « Bordas » de 1985) selon lequel « le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre d’autres personnes physiques, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale, nom commercial ou marque". Il est toutefois indispensable de requérir de la part du titulaire du nom son autorisation écrite et sa renonciation expresse à ses droits patrimoniaux (Cass. Com. 6/05/2003, « Alain Ducasse"). > Les noms géographiques La loi française n’interdit pas l’utilisation de noms géographiques comme marques. Une telle marque ne doit cependant pas créer de confusion avec une appellation d’origine ou une indication de provenance, ni induire le consommateur en erreur. On citera par exemple les marques « Mont-Blanc » pour des crèmes desserts, « Zanzibar » pour du parfum, « Montroucous » pour de l’eau minérale. > Les signes sonores Les signes auditifs (sons, phrases musicales, jungles publicitaires…) peuvent constituer une marque, dès lors qu’ils sont susceptibles de représentation graphique. Actuellement, la jurisprudence admet le dépôt de partition musicale. > Les signes figuratifs Les marques figuratives (voire complexe ou semi-figurative, c’est-à-dire associant un mot et un signe figuratif) sont des signes non écrits, de formes planes ou en trois dimensions. > Les signes unidimensionnels Il peut s’agir de formes planes diverses figuratives (le coq stylisé du « Coq Sportif") ou non (la virgule de « Nike"). Elles peuvent être apposées sur l’objet sous forme de dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse…

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Les nuances de couleurs (mais pas les couleurs primaires) et les combinaisons de couleurs (les trois bandes d’"Adidas") peuvent également être déposées. La jurisprudence exige alors d’indiquer un code de nomenclature international correspondant aux nuances réservées, tel que le Code Pantone. Il est à noter que de grands groupes déposent aujourd’hui de nombreuses nuances de couleurs identifiant leur gamme de produits, en particulier dans le secteur des cosmétiques (tels que « L’Oréal") et des produits pharmaceutiques (tel que « Sanofi"). > Les signes tridimensionnels Un produit ou service peut être identifié par une forme plastique : - la marque peut notamment être constituée par une forma plastique particulière, indépendante du produit ou service qu’elle signale (le Bibendum de Michelin). Elle peut aussi consister dans l’emballage du produit ou son décor (la forme de la bouteille Perrier); - l’article L. 711-1-C autorise aussi le dépôt de la forme caractéristique d’un produit ou d’un service (la forme des bonbons « Smarties »). Mais ne peut être protégée à titre de marque une forme qui donne à l’objet sa valeur substantielle car dans pareil cas, la forme doit être protégée en tant que modèle ou par le droit d’auteur. De la même manière, la protection à titre de marque de l’aménagement intérieur d’un bâtiment, tel qu’un magasin, dans lequel est fourni un service n’est possible que s’il s’agit d’une forme précise et arbitraire (Cass. Com. 11/01/2000, refusant le dépôt d’une marque constituée par la photographie de l’intérieur d’un magasin « Séphora » pour désigner des services de parfumerie car pas suffisamment précise). D’une manière générale, la jurisprudence exclut la possibilité de réserver une marque composée d’un concept ou d’un genre (CJCE, 25/01/2007). > Autres signes La liste de l’article L. 711-1 du CPI n’est pas limitative et, avec les innovations constantes des services marketing des entreprises, la protection d’autres signes est actuellement recherchée. Prenons l’exemple des odeurs, qui nonobstant le fait que si elles peuvent être protégées par le droit d’auteur si elles sont originales (le parfum « Angel » de Thierry Mugler a ainsi été qualifié d’œuvre originale par le tribunal de commerce de Paris), ont donné lieu à une récente jurisprudence. La CJCE a rappelé que « peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement (tel est le cas des odeurs), à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète en elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Ces conditions ne sont toutefois pas remplies par le dépôt d’une formule chimique, d’un échantillon de l’odeur ou d’une description (CJCE, 12/12/2002, « Sieckmann »). A ce jour, la jurisprudence n’a donc pas donné de solution pratique pour déposer à titre de marque un signe olfactif. B. Les signes dont le choix est interdit > Les interdictions générales Sont nulles les marques contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs et celles de « nature à tromper le public » (art. L 711-3, b et c). > Les signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs A titre d’exemple, ont été refusées la marque « sans souci » pour des préservatifs, ou « flirt » pour des sous-vêtements féminins. La marque « Opium » pour le parfum d’Yves Saint-Laurent a d’abord été refusée comme de nature à encourager l’usage de la drogue, avant d’être finalement admise.

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Il importe de souligner que la marque est indépendante de l’objet qu’elle désigne : sa validité ne dépend de la licéité dudit objet. > Les signes trompeurs Est déceptive la marque portant des indications propres à tromper le public sur la nature, les qualités ou l’origine du produit ou du service. La marque est déceptive lorsqu’elle comporte un risque de tromperie pour le consommateur d’attention moyenne. Ont été jugées trompeuses les marques suivantes : - « Cobra » pour des bracelets-montres qui n’étaient pas en peau de serpent ; - « Comme à la maison » pour des confitures industrielles ; - « Evian Fruité » pour une boisson ne comportant pas d’eau minérale Evian - « Servifrais » pour des plats cuisinés industriels. > Les interdictions spéciales Elles sont prévues par la CUP de 1883 qui interdit par exemple les emblèmes des Etats membres ou des Organisations internationales, ou par des lois spéciales (emblème de la croix rouge, de la Légion d’honneur, des Jeux Olympiques …). La sanction est naturellement la nullité du dépôt concerné de la marque.
LE CARACTERE DISTINCTIF DE LA MARQUE

Il signifie que la marque doit être apte à distinguer les produits ou services qu’elle désigne. Elle est distinctive lorsqu’elle est indépendante de la désignation ordinaire de l’objet : elle doit présenter un caractère arbitraire par rapport à celui-ci. La distinctivité ne se confond ni avec la nouveauté ni avec l’originalité. La distinctivité s’apprécie par rapport aux produits et services qui sont désignés dans l’acte de dépôt et non par rapport à ceux sur lesquels elle est effectivement apposée (Cass. Com. 3/04/2007). A. Les critères du caractère distinctif > Le signe doit différer de la désignation ordinaire de l’objet Sont tout d’abord dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service : - le signe est « nécessaire » lorsqu’il est constitué d’un terme dont l’emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause : ex. « Eau » pour de l’eau; - le signe est « générique » lorsqu’il définit la catégorie, l’espèce ou le genre auquel appartient l’objet : « condiment » pour de la moutarde; - le signe est « usuel » lorsqu’il est communément utilisé pour désigner l’objet en cause : « bagnole » pour des véhicules automobiles. C’est un domaine où la jurisprudence joue un rôle considérable. Ont été considérées comme constituant des termes génériques : « affaires » pour un journal économique, « les grandes heures de l’histoire » pour une collection de livres. A l’inverse, ont été déclarées valables car non génériques les marques : « cavalier » pour une revue hippique, « brut de pêche » pour un vin aromatisé à la pêche, « au bain marie » pour un service de restauration, « les petites récoltes » pour du vin.

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De nombreuses décisions concernent des néologismes formés à partir de termes existants. Souvent, la jurisprudence considère la marque comme valable dans la mesure où le néologisme présente une part suffisante d’arbitraire dans le choix des termes, leur inversion, leur contraction, pour que l’ensemble constitué ne puisse être considéré comme présentant un caractère générique. Pour illustration ont été admises les marques « la bagagerie » pour des articles de maroquinerie et de voyage, « soldécor » pour des revêtements de sol ou encore « Jura-Morbier » pour un fromage. En revanche, la marque sera refusée si le mot ou groupe de mots forgé est trop proche de celui ou ceux à partir desquels il a été constitué ; ainsi a-t-il été jugé pour « visagiste » pour des services d’esthéticienne, « brebidou » pour des fromages doux de brebis (à travers ce dernier exemple, on constate que le terme peut aussi être considéré comme descriptif). Les mêmes règles s’appliquent aux termes étrangers. La marque « supermint » a été rejetée pour désigner des produits à base de menthe, le terme étant susceptible d’être compris par la plus grande partie de la clientèle. Par contre, a été admise la marque « fragola » pour des produits à base de fraises. L’exigence d’arbitraire du terme choisi, et par conséquent la nullité des marques génériques ou nécessaires, s’appliquent pareillement, même si l’appréciation est encore plus délicate, aux marques figuratives ou tridimensionnelles. > Le signe doit différer de la description de l’objet Sont ensuite dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. Il importe peu que la caractéristique décrite soit essentielle ou accessoire. Il s’agit là encore d’une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Aussi trouve-t-on des décisions dans les sens les plus divers, la jurisprudence oscillant entre rigueur et laxisme : - ont ainsi été annulées pour leur caractère descriptif : « bril » pour des produits d’entretien pour automobiles, « sélection » pour une revue, « bien » pour des lessives ; « doublemint » pour une gomme à mâcher; - en revanche, ont été validées car leur caractère évocateur n’a pas été jugé par les juges comme véritablement descriptif : « au bain marie » pour des services de restauration, « zeste » pour une boisson à base d’agrumes, « marathon » pour des articles de sport. En règle générale, quand la validité d’une marque est admise alors qu’elle est à la limite du descriptif (on parle de » marques faiblement distinctive"), la contrepartie est de ne lui accorder qu’une protection réduite et d’admettre la coexistence pacifique avec des marques voisines ou complexes. Si elle est constituée d’un mot du langage courant, son titulaire ne pourra pas s’opposer à son emploi dans son sens commun par un tiers à condition que cet usage ne se réfère pas à la marque. Ainsi, la société Garnier n’a pu s’opposer à l’usage des termes « ultra doux", pourtant déposée à titre de marque dans le cadre d’un signe complexe, par un de ses concurrents dès lors que ce dernier utilisait ces mots dans leur sens courant à des fins purement descriptifs de ses propres shampoings. Il est donc intéressant de rechercher des signes dont la distinctivité est forte car, comme on le verra en étudiant la contrefaçon de marque, le champ de protection de la marque dépend notamment de son pouvoir distinctif.

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B. La date d’appréciation du caractère distinctif > Le principe Le caractère distinctif s’apprécie lors de l’appropriation de la marque. Son absence est sanctionnée par le refus d’enregistrement ou par l’annulation de la marque enregistrée. La marque initialement distinctive ne perd pas ce caractère si elle devient notoire, à condition toutefois que le titulaire ait continué d’affirmer son droit exclusif sur le signe. À défaut, nous verrons que son droit être susceptible de déchéance pour dégénérescence (tel est le cas des marques « pédalo", « pina colada », « vintage »…). > Les exceptions Un signe non distinctif peut le devenir par l’usage (par exemple, « le bon marché », « les chèques-repas »…), à condition qu’il remplisse par ailleurs les autres conditions de validité du droit des marques. Cette prescription acquisitive ne peut jouer pour des signes constitués exclusivement par la forme nécessaire du produit (article L. 711-2, c).
LE CARACTERE DISPONIBLE DE LA MARQUE

Le signe choisi comme marque doit être disponible, autrement dit sa réservation ne doit pas porter atteinte aux droits antérieurs de tiers. En ce sens, l’article L; 711-4 du CPI dispose que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; d) A une appellation d’origine protégée ; e) Aux droits d’auteur ; f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité locale. » Cette liste n’est pas exhaustive. C’est ainsi que la jurisprudence considère aujourd’hui que les noms de domaine peuvent, sous certaines conditions, constituer des antériorités pertinentes et empêcher l’enregistrement d’une marque postérieure similaire9.

9 Voir Zoom n° 4 relatif aux noms de domaine.

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Depuis une décision « vie.com » de 2000, les tribunaux estiment en effet qu’un nom de domaine peut antérioriser une marque postérieure si trois conditions cumulatives sont remplies: - d’une part, les droits antérieurs du nom de domaine doivent être établis - d’autre part, il convient de démontrer l’antériorité de son usage par rapport au signe contesté - enfin, un risque de confusion que la diffusion de celui-ci peut entraîner dans l’esprit du public doit être prouvé (ce qui implique de rapporter la preuve que les produits vendus sur le site litigieux sont identiques ou similaires aux produits couverts par le dépôt de la marque contestée en vertu du principe de spécialité). Le dépôt d’une marque doit donc, en principe, être toujours précédé de recherches d’antériorités pour vérifier la disponibilité du signe envisagé. De manière pratique, ces recherches sont effectuées par l’intermédiaire de prestataires (tels que Icimarque, Plutarque, Societe.com, Compumark) auprès de plusieurs bases de données : - en premier lieu, auprès des registres de marque pertinents selon le territoire où le signe sera déposé. Par exemple, si le déposant souhaite enregistrer une marque française, il devra effectuer des recherches parmi le registre national français, le registre communautaire (car les marques communautaires couvrent nécessairement la France) et le registre international visant la France ; - en deuxième lieu, auprès du registre du commerce et des sociétés pour relever les dénominations sociales, noms commerciaux et enseignes antérieurs inscrits, étant rappelé que la protection du nom commercial et de l’enseigne s’acquiert également par l’usage en dehors de tout dépôt ; - en troisième lieu, auprès des noms de domaine nationaux (tels que le « .fr ») et génériques (tels que le « .com ») en consultant la base de données en ligne « Whoïs ». Il est entendu que la marque étant soumise au principe de spécialité, il conviendra de procéder à ces recherches dans le secteur d’activités correspondant aux produits et services qu’elle est censée recouvrer dans l’acte de dépôt.

A. Signes rendus indisponibles par le droit de la concurrence > L’appropriation antérieure comme marque (art. L. 711-4, a) > Le principe Un signe est rendu indisponible lorsqu’il a déjà été approprié comme marque dans le même secteur d’activité (principe de spécialité) et pour le même territoire (principe de territorialité). L’indisponibilité porte sur le signe lui-même et ses imitations, que la marque antérieure soit enregistrée ou simplement déposée.
LE PRINCIPE DE SPECIALITE

Il signifie que la marque n’est appropriée que pour les produits ou les services identiques et similaires à ceux désignés à l’acte de dépôt tel qu’enregistré. Si l’on considère que les produits ne sont pas trop proches, les marques pourront coexister car il n’y a pas de danger de confusion et chaque marque continuera à exercer sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine. Deux marques identiques pourront donc être valablement enregistrées pour désigner des produits et services différents : par exemple, la marque « Mont-Blanc » désigne tantôt des crèmes dessert tantôt des stylos ; la marque « Aubade » vise à la fois des « sous-vêtements » et de la robinetterie.
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(i) La classification des produits ou services Le déposant a l’obligation d’indiquer lors du dépôt la liste des produits et services pour lesquels il sollicite la protection avec indication de la classe correspondante. Rappelons qu’une classification internationale a été adoptée par l’Arrangement de Nice (15 juin 1957, ratifié par la France en 1975) ; il prévoit 34 classes de produits et 10 classes de services. A cet égard, il convient d’indiquer que la classification par certains côtés apparaît arbitraire voire désuète, notamment en raison de l’évolution technologique.

Annexe 4 : 9ème édition de la classification de Nice
Il faut surtout noter que la référence faite par un acte de dépôt à une classe déterminée n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Il ne faut donc pas s’arrêter aux classes pour apprécier la similitude entre les produits. C’est ainsi que la jurisprudence estime, par exemple, que le vin (qui relève de la classe 34) et la bière (qui relève de la classe 33) sont des produits similaires. Les classes administratives déterminent seulement sur le plan fiscal le nombre de taxes que le déposant doit payer en fonction du nombre de classes dans lequel il effectue son dépôt. Cela permet également de faciliter le travail de recherche des antériorités. A cet égard, seuls les produits ou services expressément visés sont protégés par le dépôt de la marque. La référence à une classe administrative ne détermine donc pas l’étendue de la protection. Reste à savoir ce qu’il faut entendre par produits similaires. (ii) Les critères de la similitude Il existe deux méthodes : - la méthode « objective », selon laquelle ne peuvent être considérés comme similaires que des produits dont la nature et l’usage sont extrêmement voisins (ex. des maillots de bains et des sous-vêtements pour la marque « Bikini »). L’inconvénient de cette approche est qu’elle limite étroitement le champ d’application de la protection (Aussi la jurisprudence tend-t-elle à avoir une conception plus simple de la similitude, ce qui revient à privilégier ; - une méthode plus « subjective » : celle-ci consiste à apprécier la similitude par référence à la psychologie de la clientèle. On considère alors comme similaire des produits dont le public a toutes les raisons de croire qu’ils proviennent du même fabricant. Cette méthode tend à étendre le domaine de la protection ; ont par exemple été considérées comme similaires parce que bien que de nature différente, la clientèle pouvait croire la même origine du produit : des parfums et des vêtements, des conserves et des produits surgelés, des chaussures et des sous-vêtements.
LE PRINCIPE DE TERRITORIALITE

Les seules antériorités opposables et de nature à ruiner la disponibilité d’une marque française sont les marques, et le cas échéant les autres signes distinctifs, qui sont protégés sur le territoire français : soit à la suite d’un dépôt national, soit par la voie d’un enregistrement international. Par conséquent, si le signe n’est pas protégé en France, il est disponible et peut être valablement déposé comme marque. Ainsi, une marque déposée en France peut cohabiter avec une marque identique déposée à l’étranger.

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> L’exception des marques notoires Une marque est notoire lorsqu’elle est largement connue du grand public (par exemple: CocaCola; Mercedes; Mc Donald’s; Nike). Ces marques sont prévues par l’article 6 bis de la CUP de 1883 et par l’article 6-2 de l’ADPIC. La notoriété est prouvée par l’ancienneté de la marque, l’étendue de sa diffusion commerciale et territoriale, les efforts publicitaires et promotionnels dont elle fait l’objet. La notoriété s’apprécie dans le pays où elle doit produire ses effets. La marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la CUP est soumise au principe de spécialité mais est protégée plus largement que la marque ordinaire en raison du danger de son exploitation parasitaire. Bien que non déposée dans le pays où elle est exploitée et notoirement connue, la marque notoire au sens de l’article 6 bis échappe ainsi au principe de territorialité. Ainsi, une marque notoire en France est indisponible même sans dépôt. Son titulaire peut agir (i) en opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque identique ou similaire désignant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque notoire est connue, ou (ii) en annulation d’une marque déjà enregistrée risquant de créer un risque de confusion dans un délai de 5 ans à compter du dépôt de celle-ci, à moins que le second exploitant n’ait agi de mauvaise foi (article L. 714-4 du CPI). Le concept de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la CUP ne doit être confondu avec celui de « marque renommée » au sens de l’article L. 713-5 du CPI qui vise des marques enregistrées bénéficiant d’une protection dérogeant au principe de spécialité. Nous verrons toutefois que ces deux protections exceptionnelles peuvent se combiner (article L. 713-5 alinéa 2). > L’appropriation antérieure comme dénomination sociale (article L. 711-4, b) Elle ne peut être opposée à la marque que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. > L’appropriation antérieure comme nom commercial ou enseigne (article L. 711-4, c) La dénomination constituant un nom commercial antérieur est indisponible en France. Son titulaire peut donc faire annuler le dépôt postérieur à titre de marque, s’il existe un risque de confusion. Quant à l’enseigne, elle doit de surcroît disposer d’un rayonnement géographique national pour que son titulaire puisse l’invoquer à l’encontre d’une marque postérieure. > L’appropriation antérieure comme appellation d’origine (article L 711-4, d) La dénomination correspondant à une appellation d’origine fait, comme nous l’avons souligné, l’objet d’une appropriation collective au profit de tous les producteurs de l’aire géographique concernée. Elle ne peut donc être sujette à un dépôt à titre de marque individuelle par l’un des producteurs. Le Code de la consommation s’oppose également à son dépôt pour désigner des produits et services différents à des fins de détournement de sa notoriété. C’est ainsi que Yves Saint Laurent a dû abandonner la marque « Champagne » qu’il avait déposée pour désigner du parfum. > L’appropriation antérieure comme dessin ou modèle protégé (article L. 711-4, f) Il convient d’indiquer qu’inversement, le dépôt comme dessin ou modèle peut constituer la contrefaçon d’une marque antérieure.

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B. Les signes rendus indisponibles par le droit d’auteur Le signe constituant une création littéraire et artistique, valablement appropriée par le droit d’auteur (autrement dit originale), est indisponible pour tous les produits et services. Toutefois, le titulaire des droits d’auteur peut expressément autoriser un tiers à déposer son œuvre originale à titre de marque, par un contrat de cession conforme aux prescriptions de l’article L. 131-3 du CPI. Tel est, par exemple, le cas des logos créés par des agences de communication ou des salariés qui sont déposés ultérieurement par les sociétés commanditaires à titre de marque. C. Les signes rendus indisponibles par les droits de la personnalité L’atteinte aux droits de la personnalité (nom patronymique, pseudonyme, image de la personne…) suppose que le titulaire soit visé par l’emploi du signe et qu’il en éprouve un dommage. La dénomination sociale d’une personne morale ou d’une collectivité territoriale est protégée dans des conditions analogues à celle des droits de la personnalité mais un risque de confusion est exigé. 1.1.2 . - La sancti o n du no n-res pect des co n di tio n s de vali dité
LES CAS DE NULLITE

A. Les nullités absolues Ce sont celles qui résultent d’un vice intrinsèque à la marque. Tout intéressé peut s’en prévaloir. La nullité absolue est encourue dans les cas suivants : - signes non prévus par la loi ; - signes interdits, par la loi nationale ou par des conventions internationales ; - signes contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; - les marques qui seraient déceptives ou de nature à induire le public en erreur ; - les signes qui en eux-mêmes ne sont pas distinctifs car génériques ou descriptifs. B. Les nullités relatives Ce sont celles qui résultent de droits antérieurs possédés sur le même signe par un tiers. La marque n’est pas disponible. En droit français, et c’est logique puisqu’est encourue une nullité relative, seul le titulaire de l’antériorité est fondé à l’invoquer et peut agir contre la marque postérieure. C. Les nullités partielles Pour la nullité absolue comme la nullité relative, la nullité peut n’être que partielle ; elle ne peut par exemple que viser certains produits ou services de la demande d’enregistrement de la nouvelle marque.

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LA MISE EN ŒUVRE DE LA NULLITE

Elle peut être invoquée à plusieurs moments : - lors du dépôt, l’administration peut refuser d’enregistrer les marques qui lui semblent illicites et non distinctives ; - bien qu’enregistrée, la marque peut également être annulée à l’issue d’un procès mettant en cause, à titre principal ou reconventionnel (comme moyen de défense d’un contrefacteur) sa validité. Il existe cependant une réserve : l’article L 714-3 dispose qu’une action en nullité d’une marque portant atteinte à ses droits introduite par le titulaire d’une marque antérieure n’est pas recevable si la marque nulle a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l’usage pendant 5 années consécutives (art. L 714-4). Les effets de la nullité sont évidents : c’est l’impossibilité de se prévaloir de la loi sur les marques. L’article L 714-7 exige la publication au registre national des marques de toutes les décisions de nullité ; elles sont donc opposables aux tiers (art. L 714-3). La nullité a un effet absolu, c’est-à-dire qu’elle est opposable à tous sans qu’une radiation soit nécessaire ; celle-ci n’étant faite qu’à la demande du greffier. L’effet absolu de la nullité équivaut à la radiation.
L’ACTION EN REVENDICATION

L’article L. 712-6 du CPI prévoit que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement". Cette disposition sanctionne le dépôt frauduleux et permet au véritable titulaire de la marque d’en revendiquer la propriété. Il s’agit d’une action judiciaire exercée, à titre principal ou reconventionnelle, devant le tribunal de grande instance compétent. Le code exige que la mention d’une telle procédure soit inscrite au registre national des marques pour en informer les tiers. Il est à noter que cette action doit être exercée dans un délai de trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, sauf en cas de mauvaise du déposant.

1.2. Les conditions de forme
Le système d’acquisition du droit sur la marque a évolué à travers le temps. Jusqu’à la loi de 1964, c’est le principe de l’acquisition par l’usage qui prévaut. La règle consiste à attribuer le droit sur une marque à celui qui établit qu’il a fait le premier des actes d’usages publics. Dans ce système, un dépôt était toujours possible ; mais il n’avait alors qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit. Le problème de l’acquisition par l’usage est l’insécurité dans laquelle il place celui qui envisage un dépôt de marque (difficile de savoir s’il y a déjà eu un premier usage) mais également celui qui est titulaire du premier usage, parfois difficile à déterminer s’il est resté très confidentiel ; Aussi le législateur a-t-il opté en 1964 en faveur du principe de l’acquisition de la marque par le dépôt et l’enregistrement ; le système repose sur une formalité qui traduit la volonté d’acquérir un droit sur la marque. L’article L 712-1 prévoit ainsi que « la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement ». Le dépôt et l’enregistrement sont désormais seuls acquisitifs de droits et l’usage est impuissant à créer un droit sur la marque.

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La modification du mode d’acquisition du droit à la marque a posé le problème du respect des droits acquis légitimement sous l’empire de la loi de 1857. Le législateur a prévu un délai légal de trois ans pour déposer une marque simplement en usage et obtenir l’enregistrement de celleci, dont la naissance est alors réputée remonter au premier usage. Au moment de l’enregistrement, l’INPI se contente d’enregistrer les déclarations d’usage antérieur du déposant (si par contre il y a un litige, le titulaire devra fournir les preuves de cet usage antérieur).
LE DEPOT

Le dépôt consiste dans la remise à l’INPI, ou au greffe du tribunal de commerce, d’une demande d’enregistrement, comportant notamment le modèle de la marque envisagée, accompagné de l’énumération des produits ou services auxquels elle entend s’appliquer avec l’indication des classes correspondantes. Toute cette phase est minutieusement réglementée par les articles R 712-1 à R 712-28 du CPI.

Annexe 5 : Formulaire de demande de marque française
Le déposant peut être une personne physique ou morale, commerçante ou non. Les personnes n’ayant en France ni leur domicile, ni leur siège, doivent constituer un mandataire et faire élection de domicile en France pour que soit admis le dépôt de leur marque. La marque peut être déposée par une seule personne, ou en copropriété au nom de plusieurs titulaires, ou sous forme de marque collective par une personne morale de droit privé ou de droit public, exploitée par une collectivité d’ayants droit. Selon l’article R 712-3, le dépôt doit comprendre : - la demande d’enregistrement de la marque sur papier libre, en 5 exemplaires ; - le nom du déposant (raison sociale s’il y a lieu), sa nationalité ; - le modèle de la marque (représentation graphique de celle-ci, accompagnée éventuellement d’une brève description. Le modèle doit être d’une netteté suffisante pour permettre la reproduction de tous les détails. Si on entend obtenir la protection d’une marque de couleur, le modèle doit être en couleur. - l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique et les classes correspondantes de la classification en vigueur. C’est l’énumération des produits, et non la classe, qui détermine le champ de la protection (voir ex. Marque Chanel). - le cas échéant, l’indication qu’est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger; - enfin, différentes pièces annexes qui sont : * la justification du paiement des redevances prescrites (le montant est fixé par voie d’arrêté ; il s’élève actuellement à 225 euros pour le dépôt jusqu’à trois classes et une redevance supplémentaire de 40 euros par classe supplémentaire). * le pouvoir du mandataire quand il y en a un qui est intervenu, pour une marque collective, le règlement d’usage déterminant les conditions auxquelles est subordonné l’usage de la marque, * le document de priorité unioniste si ce droit est invoqué (redevance de 22 euros à acquitter).

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Une fois ces formalités accomplies, la demande d’enregistrement est publiée au Bulletin officiel de la Propriété industrielle (BOPI), dans les six semaines qui suivent la réception du dépôt (art. R 712-8). La publication permet aux tiers, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de formuler des observations (communiquées alors au déposant ou classées sans suite si formées hors délai ou que leur objet apparaît étranger aux prévisions du législateur), voire former des oppositions. Parallèlement, le déposant reçoit de l’INPI un récépissé mentionnant la date, le lieu et le numéro d’ordre de dépôt.
L’EXAMEN PREALABLE A L’ENREGISTREMENT PAR L’INPI

A. Le contrôle de la régularité formelle L’INPI contrôle la régularité du dossier de dépôt et le paiement des redevances. Les irrégularités de forme concernent 20 à 30% des dépôts (ex. caractère irrégulier du mandat donné au déposant, absence de pièce..) ; elles peuvent donner lieu à des sanctions allant jusqu’à l’irrecevabilité définitive de la demande. L’INPI a toutefois la possibilité (art. R 712-11) d’adresser au déposant une notification motivée lui signalant l’irrégularité qui laisse la possibilité soit de procéder à la régularisation, soit de contester la ou les irrégularités soulevées, sachant que si l’INPI n’admet pas la discussion, la demande est rejetée. En pratique, il existe une procédure plus simple : l’INPI va adresser au déposant une proposition de régularisation. Si ce dernier ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti, entre 1 et 4 mois, la proposition est réputée acceptée et l’INPI procède lui-même à la régularisation. Le demandeur peut aussi, de sa propre initiative, demander à l’INPI qu’elle régularise les erreurs contenues dans sa demande. Si malgré les irrégularités ou lacunes du dossier la marque est néanmoins enregistrée, elle est valable. B. Le contrôle de la régularité de fond) L’article L 712-7 b), qui renvoie aux articles L 711-1 à L 711-3, charge l’INPI de vérifier certaines conditions de fond de la validité des marques. Le directeur de l’INPI peut faire porter son examen, et le cas échéant le rejet du dépôt, s’il s’avère par exemple : - que le signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, - que le signe est exclu en raison de l’article 6 ter de la CUP (armoiries, signes officiels d’Etat..), - que le signe présente un caractère générique, descriptif ou déceptif. Dans les 4 mois qui suivent le dépôt, l’administration de l’INPI envoie, si elle estime que la marque est nulle, une notification motivée de rejet du signe envisagé. C’est une invitation faite au déposant de présenter ses observations et de discuter avec l’INPI, dans un délai de 2 mois renouvelable, de la validité de la marque projetée. Si l’administration persiste à penser que la marque est nulle, elle prévient officieusement le déposant (pour tenter un dernier dialogue), avant de lui adresser une décision officielle de rejet. Si jamais la décision définitive n’est pas fondée sur les mêmes motifs que ceux présentés dans le premier refus, il existe un recours possible pour le déposant. Face à une décision définitive de rejet de la demande, le déposant dispose d’un délai de 1 mois (pour résident français, 2 pour l’Europe et 3 pour le reste du monde) pour former un recours par requête adressée au premier président de la cour d’appel territorialement compétente (celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours).
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C. La procédure d’opposition Il s’agit d’une innovation importante de la loi de 1991, reprise dans les articles L 712-4 et L 712-5. Parmi les droits antérieurs opposables, et pour rendre la procédure d’opposition plus simple et plus rapide, l’article L 712-4 ne retient que la marque enregistrée ou déposée antérieurement, le droit exclusif d’exploitation correspondant, ou la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la CUP comme motif d’opposition. Pour les autres droits antérieurs, il faudra agir en nullité de la marque déposée contrairement à ces droits, c’est-à-dire postérieurement à son enregistrement. Le titulaire du droit antérieur (une marque) dispose d’un délai de 2 mois, à compter de la date de publication de l’enregistrement pour former opposition ; étant précisé que le délai est suspendu en cas d’action en nullité ou en déchéance de la marque. En pratique, les entreprises mettent en place des procédures de surveillance sur leurs marques phares afin d’être averties de tout dépôt de signes identiques ou similaires désignant des produits/services identiques ou similaires. Dans son mémoire en opposition, l’opposant expose les moyens tirés de la comparaison des produits ou des services et ceux tirés de la comparaison des signes déposés. Il fournit un dossier comprenant : copie de la publication de la demande d’enregistrement national ou international contre lequel opposition est formée, copie de son propre titre et la justification du paiement de la redevance d’opposition (310 euros). L’opposition est alors notifiée sans délai au titulaire de la demande d’enregistrement qui dispose de 2 mois pour répondre. A défaut de réponse dans le délai prévu, il sera statué sur l’opposition. En cas de réponse, un projet de décision est établi au vu de l’opposition et des observations répondues et notifié aux parties : - soit, elles ne le contestent pas et cela vaut décision ; - soit, elles le contestent et c’est alors une commission de l’INPI qui statue au vu des dernières observations. Si la décision est une décision de rejet de l’opposition, la procédure d’enregistrement suit son cours. Si l’opposition est admise, c’est le rejet, total ou partiel (que pour certains produits), de la demande d’enregistrement. Il est possible d’exercer un recours contre la décision du directeur de l’INPI devant une cour d’appel.
L’ENREGISTREMENT

A. Le mécanisme de l’enregistrement L’enregistrement, c’est la décision par laquelle le directeur de l’INPI accepte l’inscription de la marque au registre national des marques ; décision qui sera publiée au BOPI (CPI, art. R 71223). Lorsque la marque est enregistrée, un certificat, qui constitue le titre de propriété du signe enregistré, est adressé au déposant. Le registre national contient pour chaque marque : le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et le numéro d’enregistrement ainsi que tous les renseignements susceptibles d’intéresser les tiers : cession, licence, gage, saisie, décision judiciaire. La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.

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B. Les effets de l’enregistrement L’enregistrement produit ses effets pour une période 10 ans, indéfiniment renouvelable, à compter de la date de dépôt. L’enregistrement fait naître le droit sur la marque dans les limites résultant de la territorialité et de la spécialité. Le signe est protégé à titre de marque sur l’ensemble du territoire français et pour les produits et services pour lesquels la marque a été enregistrée. Néanmoins, l’enregistrement n’empêche pas des éventuelles nullités de la marque par la suite.

2. - Les effets de l’acquisition de la protection
2.1. - Le droit du titulaire de la marque
2 .1.1. - La durée du dr o it
LA DATE DE PRISE D’EFFET DU DROIT

Depuis la loi du 30 juin 1975, le droit de propriété sur la marque prend naissance lors du dépôt mais n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de la demande au BOPI. Exceptionnellement, le dépôt est opposable aux tiers présumés contrefacteurs à qui il a été notifié par le déposant (article L. 7162, al. 2).
L’EXTINCTION NORMALE DU DROIT

Le droit sur la marque produit ses effets pendant 10 ans à compter du dépôt. Mais, à la différence des droits protégeant des créations nouvelles (telles que les brevets, modèles ...), la marque a vocation à la perpétuité puisqu’elle peut être renouvelée de manière illimitée. Il y deux conceptions possibles de la notion de renouvellement : considérer le renouvellement comme la reconduction pure et simple de l’ancien dépôt : c’est le système de la prorogation (Arrangement de Madrid de 1891, marque communautaire), ou envisager le renouvellement comme une nouvelle formalité d’enregistrement, comme s’il s’agissait d’un premier dépôt (ancien système français). Le CPI a adopté le système de la prorogation. L’article L 712-9 dispose que l’enregistrement peut être renouvelé à la condition qu’il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou des services. Le renouvellement de la marque est indispensable au maintien de la protection. A défaut, la marque retombe dans le domaine public et peut être réservée par un tiers. A. Le moment du renouvellement Selon l’article R 712-24, la déclaration de renouvellement doit être présentée au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement. L’administration considère que le renouvellement doit être opéré au plus tard la veille du jour anniversaire du dépôt et le renouvellement effectué le jour même est tardif. Le renouvellement opéré après cette date est tardif et sera donc considéré comme un premier dépôt. Toutefois, l’article R 712-10 a prévu que « si le demandeur n’a pas respecté le délai, mais qu’il justifie d’un empêchement imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à son imprudence, il peut, en faisant la demande au directeur de l’INPI dans les 2 mois qui suivent la cessation de l’empêchement, être relevé de sa déchéance ».

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B. La procédure du renouvellement La loi de 1991 a opéré une importante modification. L’article L 712-9 prévoit que le renouvellement n’est soumis ni à la vérification de conformité de la marque aux exigences de validité, ni à la procédure d’opposition. Il suffit de formuler, dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement, une déclaration de renouvellement, accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite (renouvellement jusqu’à 3 classes : 240 euros ; par classe au delà : 40 euros). La limite étant que le renouvellement ne doit pas comporter de modification par rapport à l’enregistrement précédent. En fait, il convient de distinguer deux situations : - si la modification porte sur les produits, par exemple, le titulaire de la marque diminue l’étendue de la protection en réduisant la liste des produits par rapport au précédent enregistrement, il n’y a pas de difficulté ; - si en revanche il ajoute des éléments nouveaux, le dépôt sera considéré comme un renouvellement pour les produits initialement protégés et comme un premier dépôt pour les nouveaux produits (avec procédure d’examen et opposition). Les modifications portant sur le signe même paraissent exclus ; sauf à ce qu’elles portent sur un point de détail n’altérant pas la physionomie générale de la marque. En résumé, toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou des services doit faire l’objet d’un nouveau dépôt avec examen préalable dans les conditions de droit commun et avec la possibilité d’une procédure d’opposition. C. Les effets du renouvellement Le renouvellement protège à nouveau la marque pour 10 ans à compter de l’expiration de la période de protection précédente.
L’EXTINCTION ANORMALE DU DROIT

A. L’extinction anticipée par la volonté du titulaire > L’abandon Depuis que seul le dépôt est attributif de droit sur la marque, la disparition de celle-ci par la volonté du déposant peut venir du défaut de renouvellement à l’expiration de la période de protection. L’abandon est donc une renonciation tacite à une marque résultant d’un comportement non équivoque. A défaut de procéder au renouvellement dans les délais prescrits, le droit sur la marque est perdu, quand bien même son ex-titulaire continuerait de l’exploiter ; la marque devient une res nullius et peut être appropriée par un tiers. > La renonciation De surcroît, l’article L 714-2 prévoit que le titulaire de la marque peut, par une déclaration à l’INPI, renoncer aux effets du dépôt d’une marque enregistrée pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la marque. Si des licences ou gages avaient été consentis, le consentement écrit des licenciés ou gagistes est exigé. Les formalités sont régies par l’article R 714-1 qui renvoie aux conditions de retrait de la marque.

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B. L’extinction anticipée hors la volonté du titulaire Le titulaire peut être exceptionnellement déchu de son droit. Le CPI prévoit trois causes de déchéance (article L. 713-5 et article L. 713-6) : - pour défaut d’usage sérieux - pour dégénérescence - pour déceptivité. > La déchéance des droits pour défaut d’usage sérieux L’article L 714-5 dispose « qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans". Innovation de la loi de 1964, reprise à l’occasion de la codification de 1991, cette disposition vise à lutter contre un encombrement du registre des marques par de nombreuses marques inexploitées. En effet, la tentation est grande pour certains de déposer des « marques de réserve » qu’ils exploiteront le moment venu pour un nouveau produit ou un service. D’autres déposent des « marques de défense", proches de celle réellement exploitée pour la protéger contre les risques d’imitation. Enfin, certains déposent plus simplement des « marques de barrage » afin d’empêcher tout concurrent d’utiliser le signe. Mais toutes ces marques inexploitées ne remplissent pas leur fonction essentielle qui est garantir l’identité d’origine des produits et services qu’elles désignent puisque le lien entre elles et le consommateur est rompu ou inexistant. Le législateur estime logiquement que leur titulaire devient indigne du monopole d’exploitation qui lui a été accordé du fait de leur enregistrement. Il doit donc être déchu de ses droits. a. Les conditions de la déchéance (i) Le défaut d’exploitation Pour échapper à la déchéance, le titulaire de la marque doit faire la preuve de son exploitation. Cette preuve peut se faire par tous moyens. Le législateur exige un « usage sérieux » sans pour autant en donner une définition. En pratique, l’expression est interprétée largement. L’exploitation normale se traduira par l’apposition de la marque sur les produits. Elle peut aussi se manifester par la diffusion de catalogue comportant la marque ou une autre forme d’action publicitaire dont elle est le support. Que l’exploitation de la marque ait lieu en France ou exclusivement à l’étranger (produit exporté) est indifférent, dès lors qu’elle est bien utilisée pour les produits ou services visés dans l’acte de dépôt et qu’ils soient fabriqués en France. En revanche, l’exploitation du signe à titre de dénomination sociale ou de nom commercial/d’enseigne ne vaut pas usage à titre de marque. L’exploitation peut être restreinte si elle est effective pendant le délai de 5 ans. En revanche, une exploitation sporadique ou de façade sera jugée insuffisante pour échapper à la déchéance. En pratique, il est recommandé aux titulaires de conserver les preuves de l’exploitation de leur marque, notamment les catalogues, les emballages, les factures ou encore les bons de commande de produits. L’article L 714-5 assimile à l’usage excluant la déchéance, celui fait par un tiers avec le consentement du propriétaire de la marque dans le cadre d’un contrat de licence. L’article L 714-5 b) dispose par ailleurs que « l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif » constituera un usage de nature à faire échec à une déchéance demandée.
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Il est donc admis que la marque déposée et enregistrée soit exploitée sous une forme comportant quelques variantes (en particulier du logo s’il s’agit d’une marque semi-figurative) par rapport au modèle de la marque, à condition que cela n’altère pas son caractère distinctif. Dans certains cas, il arrive qu’une marque, déposée et enregistrée pour plusieurs produits ou services, ne soit exploitée en fait que pour certains seulement (ex. une marque est déposée pour des stylos, des articles de papeterie et des peintures, mais elle n’est exploitée que pour les stylos).Dans une pareille hypothèse, la demande de déchéance peut ne porter que sur une partie des produits ou services visés dans l’enregistrement et la marque sera alors réputée déchue pour les produits pour lesquels elle n’est pas exploitée. Elle redevient alors disponible pour ces produits ; encore faut-il qu’ils ne soient pas trop proches de ceux pour lesquels la marque est réellement exploitée. En effet, la marque n’est pas disponible pour des produits identiques ou similaires à ceux protégés, et on a vu que les juges interprètent souplement cette notion de similitude afin de lutter contre une forme de concurrence déloyale trop facile. (ii) L’absence de justes motifs de non-exploitation Pour échapper à la déchéance, le titulaire d’une marque peut présenter une excuse légitime, un « juste motif » selon le code pour le défaut d’exploitation. Il peut s’agir : - d’obstacles de droit tels qu’une absence d’autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation d’un médicament; - d’obstacles de fait tels que l’impossibilité ou la très grande difficulté à se procurer les matières premières nécessaires à l’exploitation (par contre des difficultés internes à l’entreprise, tel qu’un problème d’approvisionnement par une filiale, n’a pas été considérée comme une excuse légitime). Pour être pris en considération, le juste motif doit avoir lieu à un moment quelconque du délai de déchéance. Toutefois, il a été prévu une « période suspecte » de 3 mois pendant lesquels un acte d’exploitation ne fera pas échapper à la déchéance. On a voulu éviter que le titulaire, alerté par une démarche en déchéance, ne se mette immédiatement à exploiter la marque pour échapper à une déchéance pourtant méritée. L’article L 714-5 al. 7 déclare que « la déchéance sera encourue si un usage sérieux commencé ou repris postérieurement à une période de 5 ans de non-usage a été entrepris dans les trois mois après que le propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance ». La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d’inexploitation de la marque se sont écoulées. Le renouvellement de la marque ne fait pas courir un nouveau délai et ne constitue pas, à lui seul, un usage sérieux. La déchéance n’a pas un caractère automatique ; elle doit être demandée. Tant qu’elle ne l’a pas été, une marque même inexploitée depuis plus de 5 ans demeure valable et peut donc servir de base à une action en contrefaçon (avec le risque que le prétendu contrefacteur invoque, à titre reconventionnel, la déchéance pour défaut d’exploitation). b. La procédure et les effets de la déchéance (i) La procédure La déchéance doit être prononcée par une décision de justice. L’action en déchéance peut être exercée à titre principal ou par voie reconventionnelle. La compétence territoriale est déterminée par les règles de droit commun (tribunal du domicile du défendeur : le titulaire de la marque). L’action doit être portée devant le tribunal de grande instance qui a compétence d’attribution exclusive.

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Selon l’article L 714-5 « toute personne intéressée » peut agi, autrement dit « tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention » (art. 31 NCPC). Ce sera le cas des titulaires de marques identiques ou voisines, antérieures ou postérieures à celles dont ils demandent la déchéance. (La jurisprudence a admis que peuvent avoir un intérêt à agir des concurrents intervenant dans le même secteur d’activité). (ii) Les effets de la déchéance Si l’action aboutit, le code affirme clairement l’effet rétroactif de la décision. La déchéance, qui a un effet absolu, prend effet à l’expiration du délai de cinq ans de non-exploitation (et non à la date de la demande). L’inscription de la décision équivaut à une radiation. Radiée du registre national, la marque deviendra res nullius (sauf pour les marques collectives qui demeurent inappropriables pendant 10 ans). La radiation peut n’être que partielle et ne concerner que les produits pour lesquels la marque est inexploitée. > La déchéance pour dégénérescence L’article L. 714-6 a) du CPI dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. Il s’agit des marques victimes d’un excès de notoriété, telle que « Fermeture-Eclair », « Caddie », « Pédalo », « Esquimau », « Frigidaire », « Pina Colada », « Spa »…Ces signes ne remplissent plus leur fonction essentielle en ce sens qu’en devenant la désignation usuelle du produit qu’elle désigne, elles ne garantissent plus aux consommateurs leur identité d’origine. Leur propriétaire doit être en conséquence déchu de ses droits et le signe tombe dans le domaine public de sorte que toute personne est habilitée à l’utiliser sans se heurter à un quelconque monopole d’exploitation. Toutefois, deux conditions doivent être réunies pour que la déchéance soit judiciairement constatée : - d’une part, la marque doit être devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; - d’autre part, cet état de fait doit incomber à son titulaire qui n’a pas agi à l’encontre de cette situation en défendant son droit exclusif. Pour vaincre cette condition, la jurisprudence recommande aux titulaires de marques d’agir régulièrement en opposition, en contrefaçon contre des tiers usurpateurs ou encore de faire des communiqués de presse auprès du public et des éditeurs de dictionnaires pour rappeler qu’il s’agit de marques déposées et non d’un nom commun. En montrant qu’ils s’étaient opposés à cette dégénérescence, certains propriétaires ont donc pu échapper à la déchéance de leurs droits (par exemple, pour la marque « Pages Jaunes"). > La déchéance pour déceptivité L’article L. 714-6 b) du CPI dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Jusqu’à très récemment, cette disposition n’avait jamais été mise en œuvre. Une affaire mettant en cause la célèbre mannequin et styliste, Inès de la Fressange, a été l’occasion d’une première interprétation de cette disposition par les tribunaux.

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a. Les faits La société INES DE LA FRESSANGE (IF1), dont le président du conseil d’administration était madame Inès SEIGNARD de la FRESSANGE et la société ORCOFI, dont le président du directoire était M. Henry RACAMIER, ont selon le protocole d’accord en date du 7 juin 1991, constitué la société INES DE LA FRESSANGE (IF2) sous forme de société anonyme. Ledit protocole d’accord, signé par Madame Inès de la Fressange et la société IF1 d’une part et la société ORCOFI d’autre part, organisait les relations sociales entre les deux actionnaires, le contrat de travail de madame de la Fressange avec IF2, et prévoyait la cession par madame Inès de la Fressange de diverses marques composées du prénom Inès et/ou du patronyme de la Fressange, du prénom Inès ou d’une combinaison des deux, leurs dérivés, logos et signes distinctifs pour la France et le monde entier et ce, moyennant le prix de 1 700 000 francs et le paiement d’une redevance. Suite à des difficultés financières François-Louis Vuitton s’est porté acquéreur le 17 janvier 1994 des actions cédées par ORCOFI et Inès de la Fressange. Louis Vuitton s’engageait à redresser la société par un apport en numéraire d’un montant maximum de 18 millions de francs et s’engageait par ailleurs à maintenir le contrat de travail de Madame de la Fressange. Par lettre du 29 juin 1999, la société IF2 a procédé au licenciement pour faute grave de madame de la Fressange. Par un arrêt en date du 30 janvier 2001, la Cour d’appel de Paris après avoir relevé que madame de la Fressange avait « incontestablement commis une faute", a confirmé la décision du conseil de prud’hommes du 8 mars 2000 ayant jugé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. Estimant d’une part que certains articles du protocole du 7 juin 1991 et du contrat de cession de marques étaient nuls, et, d’autre part, que son licenciement abusif a créé un déséquilibre de nature à remettre fondamentalement en cause l’accord des parties tel que formalisé dans le protocole d’accord du 7 juin 1991, madame Inès Seignard de la Fressange a fait assigner la société Inès de la Fressange afin que soit prononcée la nullité du protocole d’accord du 17 janvier 1994 (annulant et remplaçant de celui du 7 juin 1991) et de l’acte de cession de marques du 6 septembre 1991 pour violation des articles 9 et 720 du Code civil, et subsidiairement que soit prononcé, en application des articles 1134 et 1184 du Code civil, la résiliation du protocole et de l’acte de cession précités. Elle a également sollicité que soit prononcée la déchéance des droits de la société Inès de la Fressange sur les marques Inès, Inès de la Fressange et de la Fressange pour déceptivité sur le fondement de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle et que soit prononcé la déchéance des droits de la société sur lesdites marques pour défaut d’exploitation sérieuse pendant une durée de cinq ans sur le fondement de l’article L. 714-5 du code précité. La société Inès de la Fressange demandait elle, en application de l’article 1304 du Code civil, la prescription de l’ensemble des demandes de nullité formées par madame Inès de la Fressange et, en application de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, la prescription de la demande relative aux dépôts intervenus postérieurement à l’acte de cession de marques. b. La première instance Devant le tribunal de grande instance de Paris10, le mannequin obtint la nullité du protocole d’accord et de l’acte de cession de marques, conformément à l’article 1174 du code civil, au motif que les articles 13-3 b) du protocole qui disposait qu’ « Aussi longtemps que se poursuivra la collaboration de Madame Inès de la Fressange au sein de IF2, au-delà de la quinzième année, la redevance réduite prévue ci-dessus sera complétée par un intéressement
10 TGI Paris, 17 sept. 2004 : J.C.P. G 2004, II, 10182, note F. Pollaud-Dulian.

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supplémentaire de 2 % sur le résultat net après impôts de IF2 » et 6.2 b) alinéa 2 de l’acte de cession qui disposait que « …ce complément de redevance ne sera dû que pour autant que se poursuivra la collaboration de la cédante avec le cessionnaire dans le cadre de son contrat de travail, et il ne sera pas dû ou cessera d’être dû au cas de cessation de celui-ci pour quelque cause que ce soit. » étaient entachés de potestativité. En effet, le tribunal releva, avec raison, « qu’une telle clause, qui permet à l’employeur, par une simple mesure de licenciement, de se dispenser du versement de ce complément de redevances constituant une partie du prix de vente des marques, est en conséquence potestative au sens de l’article 1170 du Code civil ». c. L’appel En appel11, le débat s’est déplacé et a surtout porté sur le droit des marques et, plus particulièrement, sur l’action en déchéance pour déceptivité de la marque. Pour faire obstacle à cette action, la société appelante invoquait l’article 1648 du Code civil qui garantit l’acquéreur d’une chose contre l’éviction du fait personnel du vendeur. En vain, la Cour, après avoir rejeté la demande tendant à la nullité desdits contrats en considérant comme non écrites les dispositions empreintes de potestativité, déclare Mme de la Fressange recevable en son action en déchéance des droits des marques litigieuses sur le fondement de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle. Afin de prononcer la déchéance de toutes les marques composées du nom patronymique, pour l’ensemble des produits ou services désignés lors des dépôts, la cour commence par réaffirmer la distinction, incontestée depuis le célèbre arrêt Bordas, entre l’incessibilité du nom comme moyen d’identification des personnes et sa cessibilité en tant que signe distinctif, ce qui est d’ailleurs expressément prévu par l’article L.711-1 a) du Code de la propriété Intellectuelle. Elle précise ensuite que les marques composées d’un patronyme sont soumises au droit commun des marques. Cela signifie qu’elles doivent respecter la fonction essentielle de la marque, dégagée en droit communautaire et rappelée dans le présent arrêt. La marque est en effet un « signe servant à distinguer des produits ou services, pour garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ». Ensuite, la Cour prend le soin de souligner que la marque en cause est particulière du fait de la notoriété du patronyme : le consommateur « lie d’évidence dans son esprit le produit marqué à la personne dont l’identité est déclinée à titre de marque ». En d’autres termes, le consommateur achète le produit marqué « parce qu’il pense que la personne mentionnée dans la marque a supervisé sa fabrication et sa réalisation. Le décor est planté pour appliquer les conditions de la déchéance pour déceptivité. Il faut tout d’abord, que la marque soit devenue déceptive du fait du propriétaire. C’est bien le cas en l’espèce puisque c’est ce dernier qui a licencié le célèbre mannequin. Il est ensuite fondamental que le consommateur soit induit en erreur. » L’arrêt souligne que le propriétaire de la marque a volontairement entraîné une confusion dans l’esprit du public puisqu’il a continué à utiliser les attributs de la personnalité du mannequin après son licenciement alors que ce dernier n’avait plus aucune maîtrise sur la création artistique des produits. En l’espèce, la Cour souligne que la société Inès de la Fressange tentait de « maintenir artificiellement dans l’esprit des consommateurs un lien entre l’image attachée à la personnalité de Inès de la Fressange et les produits vendus sous les signes contestés », notamment en utilisant des photographies ou la silhouette du mannequin dans le cadre de nouvelles collections de vêtements ou de la promotion de nouveaux produits à la création desquels elle était parfaitement étrangère.

11 CA Paris, 4ème ch. A 15 déc. 2004, SA Inès de la Fressange c/ Madame Inès de la Fressange et al., Com. com. électr. n°2, Février 2005, comm. 29.

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d. La Cour de cassation La société Inès de la Fressange s’est alors pourvue en cassation. La chambre commerciale de la cour de cassation12 a choisi une argumentation différente en appliquant le droit commun de la vente pour rejeter la recevabilité de l’action sans prendre position sur l’admission d’une déceptivité des marques. Au visa de l’article 1628 du Code civil13, elle déclare que « Mme de la Fressange, cédante, n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur ». En conséquence, la cour casse et annule ainsi l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme Seignard de la Fressange, épouse d’Urso, recevable en ses prétentions tendant à voir prononcer la déchéance des marques « Inès", « Inès de la Fressange » […]. « En effet, toutes les garanties relatives à la vente sont applicables à la cession de marques, et en particulier les obligations de délivrance et de garantie du vendeur consacrées dans le code civil, notamment à l’article 1628. La garantie du fait personnel consiste pour le vendeur à s’abstenir de tout trouble causé à l’acquéreur, et le cédant de marques à l’image de tout cédant ne doit rien faire qui contrevienne à son engagement. » Ce dernier ne peut pas inquiéter son acquéreur et nuire à l’exploitation des droits cédés. e. La Cour de Justice des Communautés Européennes Notons que, de manière intéressante, la CJCE s’est prononcée, peu de temps après, dans une affaire similaire14, et est arrivée au même résultat que la Cour de Cassation mais en se fondant quant à elle sur le seul droit des marques. En l’espèce, une créatrice de mode britannique avait cédé son activité de création de vêtements. Parmi les actifs cédés, on comptait une marque composée de son prénom et de son nom. En conflit avec le cessionnaire de son entreprise, elle a contesté devant la High Court la validité des droits attachés à la marque ainsi cédée. Elle arguait que le signe distinctif devait être frappé par une déchéance car il induisait en erreur le public sur la nature des produits qui n’étaient plus réalisés sous son contrôle. La personne désignée par le Lord Chancelier a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés en ces termes : une marque composée d’un patronyme est-elle de nature à tromper le public lorsqu’elle est exploitée et déposée par une entreprise à laquelle la personne concernée n’est plus liée ? La Cour répond par la négative en estimant que « le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. » Dans sa note 15, le Professeur Caron fait remarquer qu’ « il faut en déduire que le consommateur n’est pas forcément trompé. Il sait par exemple que l’entreprise en question a été vendue ou rachetée. Par ailleurs, le lien entre le nom et le produit n’est pas fort au point d’affecter la validité de ces marques. En effet, comme le souligne la Cour, les produits peuvent conserver leur qualité. Les marques patronymiques sont dorénavant fortement protégées par le droit communautaire. La solution est assez pragmatique et tend à privilégier l’activité commerciale qui s’est développée autour de la marque, ce qui, bien évidemment, sacrifie les intérêts de la personne physique concernée. »

12 Cass. Com., 31 janv. 2006, Sté Inès de la Fressange c/ Mme Inès d’Urso, épouse Seignard de la Fressange : JurisData n° 2006-031928. 13 « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. » 14 CJCE, 3e ch., 30 mars 2006 (Aff. C-259/04) Elizabeth Florence EMANUEL c. CONTINENTAL SHELF 128 LTD. 15 C. Caron, La Cour de justice en faveur de la pérennité des marques patronymiques, Com. com. électr. n° 7, Juill. 2006, comm. 107. Page 78 IAE de Poitiers - CIECE - Master de Commerce International UE3 – Droit international des brevets et des marques – A. Le Corroncq

2 .1.2 . - Le co ntenu du dr o it
LES ATTRIBUTS DU DROIT

A. Les prérogatives L’article L. 713-1 du CPI dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Dans la limite du principe de spécialité, le titulaire peut donc s’opposer à toute atteinte à son droit de propriété. Le législateur détermine les actes qui sont interdits sans l’autorisation du propriétaire de la marque (art. L 713-2 et L 713-3), et il affirme que ces actes constituent une contrefaçon et engagent la responsabilité civile de leur auteur (art. L 716-1). Sous le nom unique de « contrefaçon » est désignée toute violation des droits conférés par l’enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. De la lecture combinée des articles L 713-2, L 713-3, L 716-9, L 716-10 et L 716-11, il résulte que les atteintes susceptibles d’être portées à la marque sont : - la reproduction à l’identique de la marque : la contrefaçon ; - l’apposition ; - l’imitation ; - l’usage de la marque d’autrui ; - auxquels viennent s’ajouter des délits accessoires. En dehors du principe de spécialité, c’est-à-dire en cas d’utilisation d’une marque protégée pour des produits non identiques ou similaires à ceux couverts par l’acte de dépôt, son titulaire pourra, le cas échéant, invoquer l’article L. 713-5 du CPI. Cette disposition institue une action en responsabilité civile spéciale (autrement dit, une action personnelle, et non une action réelle sanctionnant la violation d’un droit de propriété) destinée à éviter le détournement ou l’usage abusif d’une marque renommée pour des produits et services différents. Aussi l’article L. 713-5 du CPI prévoit-il que « l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée ». Des conditions particulières doivent être remplies aux fins de succès de cette action : - d’une part, il faut un « emploi » de la marque : la jurisprudence « Olymprix », conformément à la position de la CJCE, en a déduit qu’il pouvait s’agit, soit d’une utilisation à l’identique de la marque réservée, soit de l’utilisation d’un signe similaire ; - d’autre part, il faut que la marque soit « renommée », autrement dit il est nécessaire que son titulaire démontre qu’elle est connue par une large fraction du public concerné ; - enfin, ledit emploi doit être, soit nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, soit de nature à constituer une exploitation injustifiée de cette dernière. L’exploitation injustifiée consiste à bénéficier indûment de la renommée du signe tandis que le préjudice exigé est réalisé lorsque l’utilisation de la marque renommée a pour conséquence d’affaiblir ou d’avilir le pouvoir distinctif ou attractif de la marque et d’entraîner sa vulgarisation, portant ainsi atteinte à sa valeur économique.

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Il convient de souligner que la protection spéciale prévue par l’article L. 713-5 a vocation, si l’ensemble des conditions sont remplies, à s’appliquer à la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la CUP. Dans pareille hypothèse, la marque notoire déroge à la fois au principe de territorialité (puisqu’elle est protégée alors qu’elle n’est pas déposée) et au principe de spécialité (puisqu’elle bénéficie d’une protection au-delà du principe de spécialité). Ceci précisé, constituent des actes de contrefaçon dans le respect du principe de spécialité les comportements suivants : > La contrefaçon par reproduction Au sens technique et étroit du terme, la contrefaçon se définit comme la reproduction à l’identique ou au quasi-identique de tout ou partie de la marque d’autrui. Depuis la jurisprudence « Arthur & Félicie », il est en effet admis qu’un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes quelles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Dans pareille hypothèse, la reproduction suffit en elle-même à constituer la contrefaçon. Mais, la reproduction s’entend strictement, et une marque reproduite avec adjonction ou suppression de l’un de ses éléments constitue, non une reproduction, mais une imitation sous réserve qu’il en résulte un risque de confusion. Ceci permet de distinguer la contrefaçon par reproduction de l’imitation. L’article L 713-2 a) du CPI prohibe de surcroît la reproduction accompagnée de formules correctrices telles que « genre, type, style, méthode ... ». En fait, les dispositions issues de la loi de 1991 invite à distinguer : - si la marque est reproduite pour des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque authentique, la contrefaçon est réalisée indépendamment de toute démonstration d’un risque de confusion (art. L 713-2); - alors que l’article L 713-3 exige un risque de confusion pour que la contrefaçon soit constituée lorsqu’il s’agit seulement de produits similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ou d’un signe similaire. En conclusion, les cas de contrefaçon par reproduction dispensés de la preuve d’un risque de confusion se limitent aux hypothèses de copie stricte de la marque pour des produits identiques à ceux désignés dans l’acte de dépôt. > L’imitation de marque Annexe 7 : TPICE 3 juillet 2003, Bud c. Budmen, Affaire T-129/01 L’article L 713-3 b) déclare interdit « l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Le délit, qui existe aussi bien pour des produits identiques ou similaires, consiste à emprunter des éléments de la marque d’autrui sans pour autant les reproduire exactement et à s’en rapprocher au point de créer un risque de confusion avec la marque imitée. De manière très parlante, Me Mathély déclare que l’imitation est « une contrefaçon qui cherche à se déguiser ». Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être
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compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés. En outre, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. À la lumière des considérations qui précèdent, il y a donc lieu de vérifier la comparaison, d’une part, des produits concernés et, d’autre part, des signes en conflit pour apprécier l’existence d’un risque de confusion et corollairement l’existence d’une imitation contrefaisante. S’agissant de la comparaison des produits et services en cause, il y a lieu de déterminer s’ils sont, sinon identiques (en tout ou en partie), à tout le moins similaires. On a vu que les classes administratives ne constituent pas un critère pertinent d’appréciation car des produits relevant de classes différentes peuvent, par exemple, être considérés comme similaires par la jurisprudence. Il convient dès de procéder à une analyse de la similitude selon les critères objectifs précités en recherchant notamment si le consommateur d’attention moyenne peut être enclin à leur attribuer une origine commune. Une fois avoir vérifié que les produits et services en cause sont similaires (et donc que le principe de spécialité est respecté), il convient de s’attacher à la comparaison des signes. Entrent en ligne de compte, concernant la comparaison des marques, des critères d’appréciation : - visuelle (étude des graphismes et polices utilisés, présence ou non de logos) ; - auditive (la phonétique joue un rôle très important : étude du rythme sonore, de l’accentuation tonique…) ; - et conceptuelle (le consommateur d’attention moyenne va-t-il pouvoir ou non percevoir les significations éventuellement distinctes des vocables mis face à face). Tous ces points sont systématiquement examinés et ils sont tous d’égale importance. Il existe plusieurs cas de comparaison. Nous prendrons les exemples suivants : > L’adjonction Ceci concerne l’hypothèse où la marque seconde, reproduit la première en date, en lui rajoutant des éléments. Il est des adjonctions que l’on considère opérantes, autrement dit, qui permettent d’aboutir à une construction différente de la plus ancienne, évitant ainsi la condamnation, et d’autres qui, au contraire, sont insuffisantes

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Droit antérieur

Droit contesté

Organe décideur Confusion
TPICE, 25 nov. 2003,aff. T-286/02, Oriental Kitchen c/ OHMI

Critères retenus
Point 39 : Dans le cas où l’un des deux seuls termes constituant une marque verbale est identique à l’unique terme constituant une marque verbale antérieure et dans le cas où ces termes n’ont sur le plan conceptuel aucune signification les marques en cause sont normalement à considérer comme similaires - L’adjonction du terme PARADE laisse subsister l’individualité de la marque invoquée.

MOU

KIAP MOU

OUI

KINDER

KINDERPARADE

CA Paris, 30 janv. 2004, Harribo c/ Ferrero SPA : JurisData n° 2004234125 Cass. com., 26 nov. 2003, SNC Estée Lauder c/ Sté Clinique du Rond Point des Champs Elysées : Juris-Data n° 2003-021193

OUI

CLINIQUE

Clinique du Rond Point des Champs Elysées

NON

- « Le mot CLINIQUE perd son individualité visuelle et phonétique, pour former avec les autres vocables, un ensemble unitaire ».Absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure- Impression d’ensemble très différente, tout risque de confusion est assurément exclu. - Dans l’expression « Clinique de la Renaissance », le vocable CLINIQUE, qui appartient au langage courant, ne concentre pas l’essentiel du caractère distinctif Impression d’ensemble très différente, tout risque de confusion est assurément exclu. - Architecture très différente des deux signes et signification intellectuelle propre

CLINIQUE

CA Paris, 12 déc. 2003 : CAE 2003, Clinique de la n° 442 Renaissance

NON

AUFEMININ

VIVRE AU FEMININ

CA Paris, 17 oct. 2003, SA Home Éditions c/ Directeur de l’INPI : Juris-Data n° 2003-226238

NON

> Un mot en commun Dans l’hypothèse précédente, la marque première se trouvait en quelque sorte absorbée, par le titre second et il fallait vérifier si cette tentative d’assimilation prospérait suffisamment pour éviter toute confusion ou si au contraire, le droit le plus ancien parvenait, malgré les adjonctions, à se lire dans la combinaison nouvelle. Dans le cas du « mot en commun », le mimétisme allégué ne va pas aussi loin puisque les titres en présence se contentent de partager un élément semblable, chacun comportant par ailleurs d’autres composants.

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Droit Antérieur

Droit contesté Organe décideur Confusion
CA Douai, 13 avr. 2004, SA Redcats c/ Directeur de l’INPI : Juris-Data n° 2004-243498

Critères retenus
- Les éléments d’attaque TANT QU’IL Y AURA/ON N’EST PAS diffèrent radicalement et ne présentent aucune ressemblance visuelle, phonétique ou intellectuelle.- « La marque antérieure est détachée de toute connotation spirituelle » ; « le signe contesté renvoie à l’inverse à des êtres doués de courage et emprunts de vertus exemplaires ». - RIO GRANDE ne présente aucun caractère distinctif de par sa notoriété ou renommée.- Le risque de confusion doit s’apprécier au-delà de la seule ressemblance ou existence d’un terme identique. - GRANDE n’est pas un élément caractéristique essentiel. - RIO GRANDE est un tout indivisible à signification propre.

TANT QU’IL Y ON N’EST PAS AURA DES DES ANGES ANGES

NON

RIO GRANDE

EL GRANDE

TGI Douai, 12 févr. 2004, SA Ceres Déesse des moissons c/ SA Karlsbrau France : Juris-Data n° 2004232499

NON

> Les constructions voisines Sans aller jusqu’à reproduire intégralement la marque première ou un des termes de celle-ci, il existe d’autres hypothèses où une confusion peut être retenue. L’un des cas classiques de construction voisine est la présence d’un préfixe identique. De par cette position stratégique (le début de la marque), ce point commun peut être fatal au titre second, y compris lorsque le vocable repris n’est guère protégeable en lui-même. En effet, les juges sont enclins à admettre l’existence d’un risque de confusion du fait de la reprise en position d’attaque de l’élément distinctif de la marque première. On peut également s’interroger quand les vocables en présence partagent le même suffixe, et plus encore bien évidemment lorsque les reprises contestées portent à la fois en fin et début de mots. Plus rares mais également critiquables dans certains cas, les inversions (exercice dans lequel excelle le consommateur depuis la pratique du verlan) et la traduction où, bien que le public français ne soit pas réputé être doué pour les langues étrangères, on constate néanmoins que les tribunaux sont prêts à lui reconnaître une compétence en progrès.

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Droit antérieur

Droit contesté

Organe décideur Confusion
CA Rennes, 27 janv. 2004, Le Duff c/ INPI : Juris-Data n° 2004-234135

Critères retenus
- Préfixe PHARMA d’usage courant dans le secteur n’a aucun caractère distinctif, mais associé dans les deux cas à un suffixe visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche engendrant une confusion - Faible pouvoir distinctif de CROUSTI- Différences visuelles, phonétiques et intellectuelles tenant aux terminaisons de consonance très distincte BAT/KID - Nombre de lettres différent, substitution opérante de la lettre K à la lettre C, phonétique distincteSuffixe dépourvu de caractère distinctif - Même impression d’ensemble, environ même longueur (11/10 lettres) dont 8 en commun parmi lesquelles les mêmes voyellesRythme identique, sonorités proches accentuées par la même attaque GER et le même final ETTE - Proximité visuelle, faible degré de similitude phonétique dû à l’usage de la consonne R en lieu et place des SS- Non similitude sur le plan conceptuel, PICASSO étant particulièrement bien connu, alors que PICARO n’a, pour la plupart des consommateurs, aucune signification - Aucune ressemblance visuelle ou phonétique- Mais similitude d’ordre intellectuelle prépondérante - Accessibilité des termes anglais SKIN et BREAKFAST au consommateur français ; ce dernier verra donc une déclinaison française de la marque antérieure

PHARMISSIME

PHARMEXIM

OUI

CROUSTIBAT

CROUSTI’KID

CA Paris, 12 sept. 2003 : CAE 2003, n° 426

NON

ACTIVIR

AKAVIR

CA Paris, 5 mars 2004, The Wellcome foundation Ltd c/ Directeur général de l’INPI : PIBD 789/2004, III, p. 386 CA Bordeaux, 24 mai 2004, SAS Auch Hyper Distribution c/ Directeur de l’INPI : Juris-Data n° 2004243674 TPICE, 22 juin 2004, aff. T-185/02, RuizPicasso c/ OHMI

NON

GERMILLETTE

GERSINETTE

OUI

PICASSO

PICARO

NON

SKINBREAKFAST

PETIT DEJEUNER DE LA PEAU

CA Paris, 17 déc. 2003, Institut Jeanne Piaubert SAS c/ Matta SA et Directeur général de l’INPI : PIBD 785/2004, III, p. 268

OUI

> Délits de contrefaçon par usage On parle des délits d’usage au pluriel car le texte lui-même distingue plusieurs hypothèses : - article L 713-2 a) pour l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement. - article L 713-3 a) pour l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux de l’enregistrement. - article L 713-3 b) qui prévoit l’usage d’une marque imitée, qu’il s’agisse de produits identiques ou similaires à ceux de l’enregistrement.
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Précisons que pour les deux derniers cas, la loi exige qu’il y ait un danger de confusion dans l’esprit du public. On emploie également le pluriel parce qu’il y a plusieurs conceptions possibles du délit d’usage : - 1re conception : on considérera que le délit d’usage est constitué par l’usage d’une marque contrefaite ou imitée ; délit commis par tous ceux qui commercialisent ou utilisent à des fins commerciales des produits revêtus d’une marque imité ou contrefaite. Ce sont souvent les mêmes personnes qui contrefont et commercialisent ; toutefois, l’intérêt du délit d’usage est de permettre la poursuite de ceux qui, sans avoir eux-mêmes reproduits ou imités la marque, se sont bornés à commercialiser ou à utiliser des produits revêtus d’une marque contrefaite par un autre. - une 2de interprétation, plus extensive, englobe dans le délit d’usage tout acte d’usage, même d’une marque authentique effectué sans l’autorisation de son titulaire. Cette conception permet alors de poursuivre par exemple la référence à la marque d’autrui dans la publicité. Cela a permis de sanctionner, sur le fondement de l’article 422-2 du Code pénal, par exemple : - le fabricant d’un produit d’entretien qui avait indiqué sur le conditionnement « le produit de beauté pour skaï » alors que « skaï » est une marque déposée dont le titulaire n’avait pas autorisé un tel emploi. - le commerçant qui avait utilisé la marque d’autrui dans un bon de commande ; - ou encore l’ancien concessionnaire d’une marque automobile prestigieuse ("Porsche") qui après exploitation du contrat de concession avait persisté à utiliser la marque en la précédant de l’expression « spécialiste de". Cela permet également de réprimer la pratique des marques d’appel, qui consiste à offrir à la vente un produit de marque à des prix très intéressants, sans avoir les moyens de satisfaire totalement la demande ; les clients sont alors orientés vers d’autres produits concurrents. Pour la jurisprudence, il y ainsi délit d’usage. L’apposition est également un cas particulier d’usage. Elle consiste dans le fait d’appliquer une marque pour désigner et accompagner des produits qui ne sont pas authentiques. La limite fixée par la jurisprudence elle-même étant qu’il n’y a pas délit si l’usage de la marque d’autrui apparaît normal et dépourvu de caractère fautif (ex.: citation de la marque d’autrui dans un ouvrage littéraire). La contrefaçon n’est en outre pas constituée si la marque reproduite est constituée d’un ou plusieurs mots communs qui sont utilisés par le tiers dans leur sens courant à des fins descriptives de ses propres produits : c’est souvent le cas des marques dites « faiblement distinctives ». > Les délits accessoires Ils sont nombreux et on ne citera que : - la contrefaçon par substitution de produits (on parle aussi « d’usage verbal de marque"). L’article L 716-10 b) incrimine celui qui « aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé sous uns une marque enregistrée". Le texte permet de réprimer le fait de fournir, sur demande écrite ou le plus souvent verbale d’un client désignant un produit sous une marque, un produit de même nature mais d’une autre marque (ex.: un Pepsi pour un Coca-Cola). Il s’agit d’une infraction intentionnelle qui suppose la preuve de la mauvaise foi. En revanche, le délit de substitution de produit n’exige pas pour être constitué que l’acquéreur ait eu connaissance de ce que le produit livré n’était pas conforme à sa commande ;
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- la suppression de marque. Elle est réprimée par un texte qui sanctionne la suppression ou l’altération de tout signe distinctif. L’article L 217-1 du Code de la consommation déclare que « quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l’article L 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu ». Article L 217-2 prévoit que: « sera puni des peines prévues par l’article L 213-1 toute personne qui aura frauduleusement supprimé, masqué ou modifié de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier. Seront punis des mêmes peines les complices de l’auteur principal ». Le délit n’est pas constitué lorsque celui qui a supprimé la marque, avait l’obligation de le faire pour ne pas se rendre coupable d’une autre infraction, en particulier de contrefaçon ou d’apposition frauduleuse de marque ; - le recel de produits contrefaits. L’article L 716-10 a) frappe tous ceux qui auront détenu, sans motifs légitimes, des produits qu’ils savent revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée.

B. Les sanctions L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4. Il est à noter que le contentieux de la contrefaçon de marque a été réformé suite à la transposition de la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 dite « de lutte contre la contrefaçon". > Le déclenchement de l’action en contrefaçon Le titulaire du droit d’agir L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire de la marque n’exerce pas cette action. Le titulaire de la marque est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent. Tout licencié est enfin recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. Le tribunal compétent L’ensemble du contentieux né du titre sur les marques est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d’appel auxquelles ils sont rattachés, à l’exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

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Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. Jusqu’à ce jour, seule une dizaine de tribunaux de grande instance étaient limitativement compétents pour connaître de la contrefaçon de marque. Le décret désignant les tribunaux compétents en vertu de la loi du 29 octobre 2007 devrait être publié prochainement. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles ordinaires de compétence, à savoir le lieu du domicile du défendeur ou le lieu de la contrefaçon. L’action en concurrence déloyale connexe à une action en contrefaçon est portée devant le même tribunal. Les dispositions qui précèdent ne font cependant pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les conditions de recevabilité de l’action Le demandeur à l’action doit tout d’abord justifier de l’opposabilité de son droit aux tiers. Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent donc être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés. Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement. Le délai de prescription L’action en contrefaçon se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. S’agissant d’un délit continu, la prescription court à compter de la réalisation de chaque acte contrefaisant. > Le déroulement de l’action en contrefaçon Les moyens du demandeur La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. Toutefois, le législateur met à la disposition du titulaire du droit de marque tout un arsenal de mesures probatoires et provisoires efficaces. Les moyens mis à la disposition des douanes ont par ailleurs été renforcés. (i) le nouveau de droit de la saisie contrefaçon Il est prévu à l’article L.716-7 du CPI : toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête (c’est-à-dire de manière non contradictoire ce qui permet de ménager l’effet de surprise et, par conséquent, d’éviter la disparition des preuves de la contrefaçon) par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La juridiction peut par ailleurs ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle peut néanmoins subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

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Il convient en outre de souligner qu’à défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (nous sommes à l’heure actuelle en attente du décret; auparavant, le délai prévu était de 15 jours), l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. (ii) le développement des mesures provisoires rapides L’innovation a été introduite à l’article L. 716-6 du CPI : Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé (cette fois-ci, les débats sont contradictoires et le présumé contrefacteur est informé de l’action préventive du titulaire du droit) la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur (c’est donc à titre exceptionnel que le demandeur à l’action pourra agir par voie de requête). Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire (Voir supra concernant le décret fixant le délai pour agir au fond à peine de nullité des mesures provisoires). A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. (iii) Les procédures douanières

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L’article L. 716-8 du CPI prévoit qu’en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé. Lors de l’information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue. Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur. Aux fins de l’engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes. La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte toutefois pas : - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ; - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne. L’article L716-8-1 dispose par ailleurs qu’en l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

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La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article. En outre, l’article L716-8-2 précise que : - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit. Il importe de souligner que les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Enfin, l’article L716-8-3 indique que pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues. Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale. En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes. Les moyens du défendeur (i) Le défendeur peut en premier lieu nier l’existence de la contrefaçon en contestant : - l’élément matériel, notamment en démontrant qu’il n’y a pas de reproduction ou d’imitation de la marque première en l’absence de risque de confusion, - l’élément intentionnel : le défendeur pourra établir qu’il n’a pas agi en connaissance de cause dans les cas où la loi exige un tel critère, - l’élément légal : le défendeur peut bénéficier d’un fait justificatif, tel qu’un droit antérieur régulièrement opposable ou que le signe n’a pas été utilisé à titre de marque dans le cadre des affaires (voir supra). (ii) Le défendeur peut en second lieu contester l’efficacité de la marque arguée de contrefaçon. La réplique habituelle à une action en contrefaçon consiste en effet à solliciter, soit la nullité de la marque, soit sa déchéance.

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> Le dénouement de l’action en contrefaçon Dans la loi du 29 octobre 2007, le juge saisi d’une action en contrefaçon a d’importants pouvoirs. Il peut ordonner la délivrance d’informations ou, plus classiquement, prononcer des sanctions qui sont toutefois largement renouvelées. L’obtention d’informations Partant du constat que la contrefaçon résulte de plus en plus de réseaux mafieux et organisés, il est apparu nécessaire de consacrer un droit d’information. Ce droit est désormais prévu à l’article L. 716-7-1 CPI : Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut dorénavant ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les documents ou informations recherchés portent sur : - Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; - Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. Les sanctions destinées à réparer les atteintes aux droits (i) Les sanctions civiles - les mesures financières : Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. - les mesures matérielles : En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

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Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. (ii) Les sanctions pénales Selon l’article L. 716-9, est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b. Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. Par ailleurs, l’article L716-10 dispose que : Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne : a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celuici. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ; d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique. Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. Aux termes de l’article L716-11, sera puni des mêmes peines quiconque : a) Aura sciemment fait un usage quelconque d’une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ; b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d’une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

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c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d’une marque collective de certification ayant fait l’objet d’une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d’une marque qui en constitue la reproduction ou l’imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque. Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code encourent : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double. Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud’hommes. Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.

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LES LIMITES DU DROIT

Dans certains cas particuliers, les tiers peuvent exploiter une marque sans l’autorisation de son propriétaire. A. Utilisation par des titulaires de droits antérieurs Lorsque, antérieurement à l’enregistrement d’une marque, un tiers utilisait le même signe ou un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom patronymique, il peut continuer à le faire (article L. 713-6). Cependant le titulaire de la marque peut demander aux juges l’interdiction ou la limitation de pareille utilisation si elle est de nature à porter atteinte à ses droits.

B. Utilisation pour désigner des accessoires ou pièces détachées Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à son utilisation comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment comme accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion sur leur origine (article L. 713-6, al. 1, b). Tel est par exemple le cas des fabricants d’accessoires de consoles de jeux vidéo (comme de cartes mémoires, de manettes) qui indiquent que leurs produits sont « compatibles PS3® » ou encore « adaptables sur WII® ». Pour éviter tout risque de confusion sur l’origine de ces accessoires, leurs fabricants précisent également que « PS3 » ou « WII » sont respectivement des marques déposées et protégées par SONY et NINTENDO.

C. Utilisation dans la publicité comparative Le titulaire de la marque ne peut s’opposer à ce qu’un annonceur compare ses produits ou services à ceux de son concurrent en les désignant par leur marque, dans les conditions des articles L. 121-8 à L. 121-11 du Code de la consommation. Si l’annonceur ne respecte pas strictement ces conditions, il commet une contrefaçon de marque. La CJCE vient de rappeler cette règle à l’occasion d’une question préjudicielle qui lui a été posée dans une affaire opposant Hutchison 3G (H3G) qui a lancé un service prépayé appelé « Threepay » et son concurrent de O2 qui commercialise ses services sous le signe « 3 ». À cette fin, H3G a fait diffuser à la télévision une publicité dans laquelle elle comparait le prix de ses services avec ceux proposés par O2. Cette publicité débutait par l’utilisation du nom « O2 » et d’images de bulles en noir et blanc en mouvement, puis se poursuivait avec des images de « Threepay » et « 3 », ainsi qu’avec un message indiquant que les services de H3G étaient moins chers d’une façon spécifique La Cour souligne qu’un titulaire d’une marque peut interdire l’usage d’un signe similaire à sa marque, lorsque quatre conditions sont réunies : - l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; - il doit être fait sans le consentement du titulaire de la marque ; - il doit être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée; - et il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
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La Cour note que les trois premières conditions sont réunies dans l’affaire au principal. En revanche, elle constate que, selon les propres constations de la juridiction de renvoi, l’usage par H3G d’images de bulles similaires aux marques n’a pas fait naître de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. En effet, la publicité, dans son ensemble, n’était pas trompeuse et, en particulier, elle ne suggérait pas qu’il y eût un quelconque lien commercial entre O2 et H3G. Par conséquent, la quatrième condition fait défaut dans l’affaire au principal. Dans ces conditions, la Cour constate que le titulaire d’une marque ne peut pas invoquer ses droits de marque pour interdire l’usage par un tiers, dans une publicité comparative, d’un signe similaire à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque a été enregistrée, lorsque cet usage ne fait pas naître, dans l’esprit du public, un risque de confusion (CJCE, 12/06/2008, affaire C-533/06).

E. Utilisation postérieure à l’épuisement des droits Dès l’introduction, nous avons vu que le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage pour des produits mis dans le commerce de l’UE ou de l’EEE par lui-même ou avec son consentement (article L. 713-4). Il peut, néanmoins, exercer son droit en invoquant des motifs légitimes, tels que la modification de sa marque par l’importateur, ou, dans certains cas, le reconditionnement du produit.

F. Marque de médicament Le pharmacien peut substituer à un médicament prescrit par le médecin sous une marque un médicament différent (article L. 716-10, b).

2.2. - La commercialisation du droit
Le droit sur la marque confère à son titulaire un droit de propriété qui a une valeur patrimoniale : il peut faire l’objet de contrats à titre gratuit ou onéreux. Les opérations à titre gratuit obéissent aux règles des libéralités. Les opérations à titre onéreux sont soumises aux règles générales du droit des contrats et à quelques règles spécifiques prévues par le CPI. À l’instar du breveté, le propriétaire d’une marque brevet peut notamment céder, donner en licence, nantir ou apporter en société son titre de propriété industrielle. Il importe de souligner que les contrats de cession et de nantissement doivent être constatés, entre les parties, par écrit à peine de nullité (article L. 714-1). En revanche, les contrats de licence peuvent être, à la différence du droit des brevets, verbaux mais il est entendu que pour éviter toute contestation à venir sur les termes de leurs engagements réciproques, les parties ont fortement intérêt à rédiger un écrit. À l’égard des tiers, les actes transmettant ou modifiant la propriété des droits attachés à une marque ou à une demande de marque doivent faire l’objet d’une inscription sur le Registre National des Marques. Avant une telle inscription, ces actes sont opposables aux tiers qui en avaient connaissance lors de l’acquisition de ces droits. Sans reprendre l’étude détaillée des différents contrats dont le brevet peut fait l’objet (voir supra) et qui a vocation à s’appliquer mutadis mutandis à la marque, nous distinguerons :

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La cession de marque qui est un contrat au terme duquel le titulaire de la marque, appelé encore le cédant, transfère et cède à titre onéreux son droit sur la marque en totalité ou en partie (avec ou sans l’entreprise qui l’exploite ou la fait exploiter - article L. 714-1) à un tiers, appelé le cessionnaire. Selon la jurisprudence constante, la cession de marque s’apparente à une vente sous réserve de quelques aménagements liés à l’objet incorporel du droit cédé. Les dispositions relatives à la vente, à savoir les articles 1582 et suivants du Code civil s’appliquent donc. Le contrat de licence de marque qui est un contrat au terme duquel le propriétaire de la marque, appelé donneur de licence ou concédant, concède à un tiers, appelé le licencié, la jouissance de son droit d’exploitation à des conditions déterminées et moyennant généralement le versement de redevances. La licence de marque est soumise au régime du contrat de louage (CA Orléans, 13 juill. 1892 : DP 1893, 2, p. 270. – TGI Lyon, 1er avr. 1987 : PIBD 1987, n° 415, III, p. 270) : les règles édictées par les articles 1713 et suivants du Code civil s’appliquent en conséquence. Le contrat de licence ne doit pas être confondu avec un contrat de nonopposition ou accord de coexistence qui a uniquement pour objet de mettre en place une coexistence paisible entre deux droits de marque (Cass. com., 5 janv. 1983 : Dossiers brevets 1983, I, 5 ; Juris-Data n° 001019). Un tel accord doit être bien entendu conforme au droit communautaire. Le contrat d’apport d’une marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque concède ou cède, selon le cas, son droit de jouissance ou sa propriété à une société en contrepartie de l’attribution de parts sociales ou d’actions de cette personne morale. En raison du principe d’autonomie de la volonté, les contractants disposent là encore d’une très grande liberté contractuelle pour définir le contenu et l’étendue de leurs droits et obligations. En toute hypothèse et avant toute négociation, il appartient au futur licencié ou cessionnaire de vérifier : - la validité formelle de la marque en demandant à l’INPI une copie du certificat d’enregistrement ou de renouvellement ; - la validité réelle de la marque en appréciant sa régularité par rapport aux conditions de fond prescrites par le CPI ; - la titularité et propriété du titre en exigeant du titulaire de la marque la production d’un extrait du Registre national des marques ; - l’état des inscriptions concernant la marque (inscription d’une éventuelle licence, d’un nantissement, ...).

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Chapitre 2.

Le régime international des marques
Sans reprendre les développements consacrés en introduction au droit international privé français ainsi qu’à la CUP et aux ADPIC, nous évoquerons ci-après les lignes directrices du droit international conventionnel institué, d’une part, l’Arrangement et le Protocole de Madrid relatifs à la marque internationale et, d’autre part, au Règlement n° 40/94 relatif à la marque communautaire.

1. - La marque internationale
Des systèmes d’enregistrement international des marques sont organisés par l’Arrangement et le Protocole de Madrid, conclus dans le cadre de la convention d’union de Paris. L’arrangement de Nice de 1957 concerne en outre la classification internationale des marques tandis que l’arrangement de Vienne de 1973 concerne des éléments figuratifs des marques.

1.1. - L’arrangement de Madrid du 4 avril 1891
Les Etats adhérents à cet arrangement constituent une union particulière au sein de l’Union de Paris, dans le but d’organiser et de gérer un système d’enregistrement international des marques. Ce système géré sous l’égide de l’OMPI bénéficie aux ressortissants (et assimilés) des Etats membres.

Annexe 6 : liste des Etats membres du système de Madrid
1.1.1. - Les co n dit i o n s d’en re g i st re ment internati o nal
L’EXISTENCE D’UN DEPOT ORIGINAIRE

Le signe dont l’enregistrement international est demandé doit avoir été régulièrement déposé à titre de marque dans l’Etat d’origine du demandeur.
LA PROCEDURE D’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL

La demande d’enregistrement international est présentée au Bureau International de l’OMPI à Genève : elle doit identifier le dépôt initial et justifier du paiement des taxes. L’OMPI examine la régularité formelle de la demande, enregistre la marque et notifie l’enregistrement est publié au registre national des marques. 1.1.2 . - Les effets de l’en re g i st rement i nternatio nal Dans chacun des Etats désignés, l’enregistrement international a la valeur d’un dépôt national et bénéficie de la priorité unioniste. L’administration recevant notification de l’enregistrement international examine le dépôt conformément à la loi interne et décide de son enregistrement ou rejet. Celui-ci doit être communiqué au Bureau international de l’OMPI avec ses motifs. La demande internationale peut être transformée en demandes nationale ou régionales. Le dépôt enregistré produit ses effets pendant 20 ans et peut être renouvelé. Il devient toutefois indépendant du dépôt de bases après 5 ans (il s’en suit que si la marque d’origine est attaquée et invalidée, le dépôt international cessera de produire ses effets).
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Il importe de souligner que la marque internationale ne peut être cédée à une personne ne bénéficiant pas de l’arrangement de Madrid. La jurisprudence décide cependant que la partie française de la marque internationale peut être cédée à un non-unioniste.

1.2. - Le protocole de Madrid de 1989
Un protocole de 1989 relatif à l’arrangement s’applique dans les relations entre les nouveaux membres et les anciens et dans les relations entre les nouveaux membres. La demande d’enregistrement international est adressée à l’OMPI sur la base d’un dépôt national préalable. Le Bureau international de l’OMPI enregistre la marque et notifie l’enregistrement aux Etats désignés par le demandeur. La suite de la procédure est nationale. La protection a une durée de 10 ans renouvelable. En cas d’annulation de la marque d’origine, l’enregistrement international peut être transformé en demandes nationales.

2. - La marque communautaire
Le système de la marque communautaire a été instauré par le règlement CE n° 40/ç4 du 20 décembre 1993. Il est entré en vigueur depuis le 1er janvier 1996. Il est administré par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) qui siège à Alicante, en Espagne. Les marques nationales subsistent et peuvent coexister avec les marques communautaires. D’un point de vue stratégique, déposer une marque communautaire et une marque française, par exemple, semble a priori superflu puisque la marque communautaire couvrant l’ensemble des pays de l’Union Européenne en application du principe unitaire vise de facto la France. Il existe cependant certains intérêts juridiques et fiscaux à disposer de titres nationaux et communautaires, notamment dans le cadre d’une gestion de groupe et d’accords de licence. Il est en outre intéressant de privilégier le dépôt de marques nationales lorsque les résultats des recherches d’antériorités effectuées dans l’UE révèlent des antériorités pertinentes de nature à invalider l’intégralité du dépôt communautaire pour cause d’indisponibilité. La passerelle vers la marque internationale, certes plus onéreuse, est souvent dans ce cas recommandée (il faut en effet compter environ 2000 euros pour l’enregistrement d’une marque communautaire dans trois classes alors que le dépôt d’une marque internationale visant l’ensemble des pays membres de l’UE reviendrait beaucoup plus cher).

2.1. - Les conditions d’acquisition de la protection16
2 .1.1. - Les co n dit i o n s de fon d
LES TITULAIRES DE LA PROTECTION

Toute personne ressortissante, domiciliée ou établie dans l’UE ou dans un Etat partie à la convention de Marrakech de 1994 créant l’OMC.

16 Voir Zoom n° 5 "La marque communautaire étape par étape".

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LES SIGNES PROTEGES

La définition de la marque est conforme à la directive du 21 décembre 1988 sur le rapprochement du droit des marques qui a été transposée en droit français par la codification de 1991. Les conditions de validité sont donc mutadis mutandis les mêmes que celles exigées pour la marque française; toutefois, ces conditions doivent être remplies sur tout le territoire de l’UE. La marque communautaire doit donc être susceptible de représentation graphique, licite, disponible et distinctive. 2 .1.2 . - Les co n dit i o n s de fo r me
LE DEPOT DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

La demande d’enregistrement d’une marque communautaire peut être déposée, soit à l’OHMI, soit auprès d’une administration nationale compétente qui transmet à l’OHMI. La présentation formelle est régie par le règlement d’exécution du règlement n° 40/94. La demande à laquelle une date a été accordée a la valeur d’un dépôt national dans tous états membres.
L’EXAMEN DE LA DEMANDE

Un rapport de recherche communautaire est établi par l’OHMI mentionnant les marques communautaires susceptibles d’être opposées à l’enregistrement. La demande est ensuite publiée au registre des marques communautaires.
LA PROCEDURE D’OPPOSITION DES TIERS

Dans un délai de trois mois de la publication de la demande (pour mémoire, nous rappellerons que le délai d’opposition à l’enregistrement d’une marque française est, quant à lui, de deux mois à compter de la publication de la demande au BOPI), les tiers peuvent former opposition à l’enregistrement. En vertu du principe unitaire selon lequel la marque communautaire produit ses effets sur l’ensemble des pays membres de l’UE, il suffit d’une seule opposition diligentée avec succès par un titulaire d’un droit antérieur dans un des pays pour que l’ensemble du dépôt communautaire soit rejeté : la marque communautaire, c’est tout ou rien. Compte tenu du coût d’une marque communautaire, le déposant soit donc impérativement faire précéder son dépôt de recherches d’antériorités dans tous les pays afin de mesurer le risque d’opposition et de refus de sa demande. L’OHMI ne rembourse pas les frais qu’il a engagés à perte !
LES RECOURS

Les décisions administratives de l’OHMI sont susceptibles de recours devant les chambres des recours, puis devant le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) et enfin, pur les questions de droit exclusivement, devant la CJCE.

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2.2. - Les effets de l’acquisition de la protection
2 . 2 .1. - Le co ntenu du dr o it Le titulaire a un droit exclusif sur la marque communautaire sur tout le territoire de la Communauté Européenne. Elle ne peut être cédée ou transmise que pour l’ensemble de ce territoire : il n’est donc pas possible de la démanteler géographiquement. En revanche, à l’instar de la marque française, elle peut être cédée ou donnée en licence pour une partie des produits ou services qu’elle désigne (cession ou licence partielle). Le droit s’épuise par la première mise dans le commerce intracommunautaire autorisée par le titulaire. La durée du droit est de 10 ans renouvelables indéfiniment. Le titulaire est déchu de son droit pour les mêmes causes que celles admises par le droit français, à savoir pour défaut d’exploitation sérieuse, pour déceptivité ou pour dégénérescence. 2 . 2 . 2. - La sancti o n du dr o it Les actions en contrefaçon visant à obtenir la sanction du droit sont de la compétence des tribunaux des marques communautaires (en France, c’est le tribunal de grande instance de Paris).

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Zooms
Zoom n° 1 : Comment protéger ?
... mon idée ? Mon concept d’entreprise ou de service ? ... le produit, le procédé que j’ai inventé ? ... mes travaux et les résultats de mes recherches scientifiques ? ... mes procédés ou méthodes de fabrication, mes informations techniques ? ... le nom de mon produit, de mon service ? ... le nom de mon entreprise ou le nom de mon association ? ... le logo de mon entreprise ? ... le nom du lieu d’origine de mon produit ? ... la forme de mes créations ? Ma nouvelle collection de vêtements, de bijoux... ? ... mon roman, mon scénario, mon poème, les paroles de mes chansons ? …ma musique, ma peinture, mon dessin, ma photo... ? ... mon logiciel ? ... mon jeu de société ?

1.- Comment protéger mon idée ? Mon concept d’entreprise ou de service ?
Une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels. On a coutume de dire que les idées et les concepts sont de libre parcours. Seule la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut être protégée : - par un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation technique, - par un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de votre idée est esthétique, - par un dépôt de marque, pour tout signe permettant d’identifier les produits ou services que vous allez proposer à la clientèle, - par le droit d’auteur sans dépôt, si votre concept se matérialise par une œuvre artistique ou littéraire, - en gardant, dans certains cas, le secret sur votre idée. Il convient en toute hypothèse de respecter certaines précautions. Avant de contacter un futur partenaire financier, industriel ou commercial, si votre idée ou votre projet n’est pas concrétisé, vous devez agir avec prudence. Auprès de l’INPI, vous avez la possibilité de vous constituer une preuve de création et de donner une date certaine à votre idée, votre projet d’entreprise, en utilisant l’enveloppe Soleau. Il est ici important de souligner qu’à la différence d’un dépôt de brevet, de marque ou de dessein et modèle, cette enveloppe qui porte le nom de son inventeur ne constitue pas un titre de propriété industrielle et n’est pas génératrice de droits d’auteur. Elle permet seulement de se préconstituer une preuve de la date de votre création laquelle sera source de droits d’auteur que si elle est originale.

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L’enveloppe Soleau est disponible à l’INPI. Elle coûte 15 euros et sera conserver par l’Institut pendant 5 ans à charge pour le déposant de demander, le cas échéant, le renouvellement de son dépôt moyennant 15 euros. En pratique, l’enveloppe Soleau est constituée de deux compartiments : l’un pour vous et l’autre pour l’INPI. Vous devez introduire dans chaque compartiment les éléments que vous souhaitez dater, c’est-à-dire une description (texte) ou une reproduction en deux dimensions (schémas, dessins, photos, etc.) de votre création, en deux exemplaires parfaitement identiques. Attention, les prototypes ne peuvent pas faire l’objet d’un dépôt par enveloppe Soleau. Le contenu est libre de toute présentation, mais il ne doit pas gêner la perforation au laser effectuée par l’INPI, qui permet de dater l’enveloppe : L’enveloppe ne doit pas comporter de « corps durs »: vous ne pouvez pas insérer, par exemple, du carton, du caoutchouc, du cuir, une disquette, un CD-Rom, une épingle, une agrafe... Enfin, l’enveloppe ne doit pas dépasser 5 mm d’épaisseur : vous ne pouvez introduire dans chacun des deux compartiments qu’un maximum de 7 feuilles au format A4. Vous pouvez également négocier un accord de confidentialité avec les partenaires que vous aurez contactés en vue d’une collaboration. Ce type d’accord permet d’échanger des informations en leur imposant l’obligation de ne pas les divulguer.

2. - Comment protéger le produit, le procédé que j’ai inventé ?
Pour protéger un nouveau produit, une amélioration apportée à un produit, un procédé innovant, vous pouvez recourir au dépôt de brevet ou garder le secret.

3.- Comment protéger mes travaux et les résultats de mes recherches scientifiques ?
Pour protéger vos travaux de recherche, vous pouvez recourir au dépôt de brevet ou conserver le secret.

4. - Comment protéger mes procédés ou méthodes de fabrication, mes informations techniques ?
Vos procédés, méthodes de fabrication peuvent, à condition de remplir certains critères, être protégés par un dépôt de brevet ou vous pouvez les maintenir secrets.

5. - Comment protéger le nom de mon produit, de mon service ?
Le nom de votre produit ou de votre service peut être protégé par un dépôt de marque.

6. - Comment protéger le nom de mon entreprise ?
La dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne sont les différents noms qui servent à distinguer votre entreprise. Leur protection s’obtient de différentes façons. La protection de la dénomination sociale, du nom commercial, de l’enseigne peut s’obtenir par l’inscription de ceux-ci au Registre du Commerce et des Sociétés lors de l’immatriculation de votre société ou au cours de sa vie sociale. Il est à noter que la protection par le nom commercial peut de surcroît s’acquérir par l’usage, pour l’activité que vous avez déclarée. Si vous souhaitez vendre des produits ou proposer des services qui portent le nom de votre entreprise, de votre association, vous pouvez vous protéger en déposant une marque.

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Si vous souhaitez utiliser le nom de votre entreprise pour votre site Internet, il existe des règles spécifiques liées au nom de domaine.

7. - Comment protéger le logo de mon entreprise ou de mes produits ?
Si votre logo est un élément graphique apposé sur des produits ou des affiches, vous pouvez le protéger par un dépôt de dessins et modèles, mais également par le droit d’auteur à condition qu’il soit original. S’il sert à distinguer votre entreprise de ses concurrents, et s’il est, aux yeux des clients, un signe d’identification de vos produits ou de vos services, votre logo peut également être protégé par un dépôt de marque.

8. - Comment protéger le nom du lieu d’origine de mon produit ?
Dans certains cas, vous pouvez protéger le nom d’un lieu pour désigner des produits ou services en déposant une marque. Certaines règles sont néanmoins à observer. Le nom que vous avez choisi ne doit pas risquer de tromper le public sur l’origine du produit, ni constituer ou évoquer trop directement une indication de provenance ou une Appellation d’origine contrôlée. Une indication de provenance désigne le nom d’une région ou d’une ville réputée pour certains produits. Elle est, en général, apposée sur le produit pour indiquer le lieu où il est fabriqué ou cultivé. Citons, par exemple, la moutarde de Dijon, les bêtises de Cambrai, le brie de Meaux. Une Appellation d’origine contrôlée est utilisée sur des produits qui présentent une qualité particulière, due exclusivement ou essentiellement au milieu géographique dans lesquels ils sont obtenus. Par exemple : le Bordeaux, le Roquefort, le poulet de Bresse. Personne ne peut obtenir un monopole sur une indication de provenance ou une Appellation d’origine contrôlée ou en faire un usage trompeur pour le consommateur. Sachez par ailleurs qu’il existe également les Appellations d’origine protégée (AOP) et les Indications géographiques protégées (IGP) qui bénéficient d’une protection au niveau communautaire.

Pour en savoir plus: vous pouvez contacter l’Institut national de l’origine et de la qualité sur le site http://www.inao.gouv.fr

9. - Comment protéger la forme de mes créations ? Comment protéger ma nouvelle collection de vêtements, de meubles… ?
Pour protéger vos créations esthétiques ou le design de vos créations, vous bénéficiez automatiquement de la protection par le droit d’auteur si vos créations sont originales, c’est-àdire qu’elles sont empreintes de votre personnalité. Vous pouvez aussi les protéger par un dépôt de dessins et modèles. Il vous est également possible de cumuler ces deux moyens de protection en application de la règle dite de « l’unité de l’art », ce qui vous permettra d’invoquer à la fois les dispositions des Livres I et III du CPI (relatives aux droits d’auteur) et du Livre V du CPI (relatives aux dessins et modèles).

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10. - Comment protéger mon roman, mon scénario, mon poème, les paroles de mes chansons… ? Comment protéger ma musique, ma peinture, mon dessin, ma photo… ?
Toutes ces créations artistiques, si elles présentent là encore un caractère original, sont protégées par le droit d’auteur.

11. - Comment protéger mon logiciel ?
Les logiciels et programmes informatiques bénéficient de la protection par le droit d’auteur. Vous pouvez recourir, le cas échéant, au dépôt de brevet mais uniquement si votre logiciel ou programme d’ordinateur participe à votre invention. Il n’est en effet pas possible déposer à titre de brevet un logiciel seul.

12. - Comment protéger mon jeu de société ?
Votre jeu de société peut cumuler plusieurs protections. Le nom de votre jeu peut être protégé en tant que marque. Les éléments esthétiques de votre jeu (le plateau du jeu, les figurines…) peuvent faire l’objet d’un dépôt de dessins et modèles. Si un dispositif technique innovant a été conçu à cette occasion, un dépôt de brevet peut être également envisagé. La règle de votre jeu peut être protégée par le droit d’auteur si elle est originale, c’est-à-dire si elle témoigne de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Mais la seule idée de votre jeu de société n’est pas protégeable en tant que telle. Les dépôts de brevet et de marque sont toutefois soumis à des conditions de validité très strictes qu’il est impératif de respecter à peine de nullité de la protection par le droit de la propriété industrielle.

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Zoom n° 2 : Les créations de salariés
Les créations de salariés posent le délicat problème de l’articulation du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle. A priori, l’état de subordination juridique dans lequel se trouve un créateur ne devrait, dans la logique personnaliste du droit français, exercer aucune influence sur la titularité des droits. Toutefois, le pragmatisme économique postule que l’employeur, qui est porté à voir dans le droit des propriétés intellectuelles une technique juridique destinée à rentabiliser l’investissement, est naturellement enclin à en revendiquer le bénéfice, au moins pour les créations réalisées par le salarié dans l’exercice de ses fonctions rémunérées. La conciliation de ces aspirations se traduit actuellement par une pluralité de régimes juridiques applicables selon la nature de la création considérée. Il appert cependant que la mise en œuvre des solutions consacrées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI) telles qu’exposées ci-après n’est pas toujours aisée. Il en résulte une certaine insécurité juridique préjudiciable tant pour les salariés que pour les employeurs.

I . Les créations techniques : les inventions salariées
Le régime des inventions salariées est défini par l’article L.611-7 du CPI qui dispose que : « Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. 3. Le salarié auteur d’une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire. Le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent livre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit […] ».
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Ces prescriptions légales n’ont vocation à s’appliquer qu’aux inventeurs salariés, liés à un employeur par un contrat de travail. Il s’ensuit, d’une part, qu’elles ne peuvent être invoquées par ou à l’encontre des mandataires sociaux17 ou des stagiaires18. Il en résulte aussi que ce régime ne s’applique pas à une invention réalisée après que le contrat de travail a pris fin. En revanche, il régit les inventions réalisées pendant la durée du contrat de travail et déposées après son terme. D’autre part, le régime n’est pas transposable à d’autres biens que les inventions brevetables, qu’elles aient ou non fait l’objet d’un dépôt. Les inventions brevetables sont définies par l’article L.611-10 du CPI comme « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle ». Sont donc exclues du champ d’application de l’article L.611-7 les idées, les découvertes, les méthodes et les théories. Toutefois, il est possible d’organiser la protection de ces créations non brevetables par la voie conventionnelle. Ceci étant précisé, il convient de revenir sur la classification tripartite instituée par les dispositions de l’article L.611-7 du CPI, laquelle est applicable en l’absence de stipulations conventionnelles plus favorables aux inventeurs salariés. À cet égard, le Code distingue les trois catégories d’inventions de salariés suivantes: Les i nventi o n s de m i s s i o n : Il s’agit des inventions faites par le salarié, soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive, à condition que cette mission corresponde à ses fonctions effectives, soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. La mission peut donc être générale ou spéciale, être prévue par le contrat de travail ou résulter des fonctions effectives du salarié19, ou encore lui être confiées ponctuellement 20. Il suffit de prouver l’existence de cette mission et son effectivité, laquelle ne résulte donc pas nécessairement d’une clause expresse du contrat de travail, ni du titre donné au salarié. Ainsi, l’employeur peut prouver par tous moyens (notes de services, description des tâches effectives, comportement du salarié…) l’existence d’une mission inventive. L’intérêt d’une telle qualification tient au fait que les inventions de mission appartiennent ab initio et de jure à l’employeur. En effet, l’attribution des droits de propriété industrielle attachés aux inventions de mission au profit de l’employeur est légale et intervient de plein droit, sauf convention contraire plus favorable aux salariés. Les i nventi o n s h o r s m i s s i o n attr i buables : Dans l’hypothèse où le salarié n’a aucune mission inventive dans l’entreprise ou si cette mission n’est pas prouvée, l’employeur pourra néanmoins exercer un droit sur l’invention sous réserve de démontrer que cette invention relève du domaine de l’activité de l’entreprise. Peu importe alors que l’invention ait été réalisée en dehors du travail et sans utiliser les moyens de l’entreprise21.
17 Cass.Com, 21/06/1988, RTD Com 1988, p. 621; Cass.Com, 8/12/1993, PIBD 1993, n° 539, III, 150. 18 Cass. Com. 25/04/2006, Prop. Ind. Sept. 2006, p. 15. 19 Paris, 19/02/1991, PIBD 1991, III, n° 503, 392. 20 Cass.Com, 13/01/1998, Bull.Civ. IV, n° 241. 21 TGI Paris, 5/04/1993, PIBD 1993, 550, III, 514: jugé que "si l’invention est amortisseur en milieu fluide destiné à limiter les débattements d’une charge immergée et ayant vocation à être monté sur des bouées, et que l’objet social de l’employeur est la fabrication et le développement technique et industriel des bouées acoustiques, ladite invention relève de facto des activités de l’entreprise et entre dans la catégorie des inventions attribuables".

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A fortiori, l’invention faite grâce aux techniques ou moyens spécifiques à l’entreprise ou à des données procurées par elle constitue une invention attribuable. Que le lien entre l’invention et le domaine d’activité de l’entreprise soit ténu ou non, la qualification d’invention hors mission attribuable sera donc retenue dès lors qu’il sera certain. Les inventions hors mission attribuables sont ab initio la propriété du salarié. Toutefois, l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance (par l’octroi forcé d’une licence) de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention. L’employeur peut même exercer ce droit, avant que l’employé n’ait déposé une demande de brevet, se faisant attribuer ainsi l’invention elle-même ou, plus précisément, le droit de déposer la demande de brevet. Les i nventi o n s h o r s m i s s i o n n o n attr i buables : Les inventions qui sont hors mission et qui sont sans aucun lien avec l’entreprise, ni dans leur élaboration, ni dans leur domaine d’application, appartiennent, en toutes hypothèses, exclusivement au salarié22. Protectrice a minima des intérêts des inventeurs salariés23, cette classification légale a, en effet, pour enjeu essentiel de déterminer, non seulement les modalités d’attribution des droits sur l’invention, mais surtout la rémunération à laquelle l’inventeur salarié peut prétendre du fait, soit de la réalisation d’une invention dans le cadre de sa mission, soit de l’attribution (cession ou licence) des droits attachés à une invention réalisée hors mission. Ainsi, la levée par l’employeur de l’option d’acquérir les droits sur une invention hors mission attribuable a pour contrepartie le versement au salarié d’un juste prix calculé en « fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre ainsi que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention » 24. A cet égard, les juges ont récemment précisé que le droit d’attribution de l’employeur ne constituait pas un acte unilatéral lui permettant à son gré de se rétracter dans le cas où l’invention qu’il s’est hâtivement approprié se révélait d’exploitation déficitaire. Il ne peut s’exonérer de la sorte d’une dette de juste prix précisément générée par cette décision25. En revanche, l’invention de mission confère au salarié le bénéfice d’une rémunération supplémentaire, dont les conditions sont « déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprises et les contrats individuels de travail"26. » La vive controverse qui divisait la doctrine depuis la loi du 26 novembre 1990, qui a remplacé l’expression « peut bénéficier » par celle de « bénéficie » à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) relatif à la rémunération supplémentaire d’invention de salarié, a en effet été tranchée par un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2005.

22 Paris, 11/09/1993, DB 1996, III, 2; TGI Paris, 17/11/1999 (inédit); 23 Article L.611-7 du CPI dispose: « … à défaut de dispositions plus favorables au salarié… » 24 Le juste prix peut être, soit un montant forfaitaire libératoire (soit recommandée par la CNIS), soit une redevance sur le chiffre d’affaires, soit une combinaison des deux ou d’un montant résultant d’une transaction entre les parties. Selon une réponse ministérielle en date du 3 octobre 1994 (PIBD, I, 131), la CNIS évalue le montant du juste prix entre 7 622 EUR et 106 714 EUR. 25 CA Paris 10/05/2002, "France Télécom c Ferrand Christian", Propriété Industrielle, novembre 2002, p.19. 26 Pour une illustration des critères retenus pour la détermination d’une rémunération supplémentaire et la désignation d’un expert judiciaire : TGI Paris 17/09/2002, PIBD 2003, III, 118.

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Relevant que la loi du 26 novembre 1990 est venue substituer une obligation à ce qui demeurait jusqu’alors une simple faculté, la Haute Juridiction en déduit que « l’article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie [qui subordonne le droit à une rémunération supplémentaire à la démonstration que l’invention de mission présente pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance est sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur], contraire au texte désormais applicable, lequel est d’ordre public, devait être réputé non écrit, dès lors que les clauses d’une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi ». L’ambiguïté de l’article L. 611-7 du CPI est ainsi enfin levée. La rémunération supplémentaire du salarié inventeur est automatique et toute disposition conventionnelle qui viendrait restreindre ou écarter ce droit doit être réputée non écrite et inopposable au salarié. Cette décision de principe a vocation à s’appliquer non seulement à la convention collective de la métallurgie mais également à toutes les conventions collectives qui soumettent l’attribution d’une rémunération supplémentaire à quelque condition que ce soit. Il semble ainsi que les limitations insérées dans les conventions collectives de la chimie et Syntec, par exemples, portant sur l’exigence d’une exploitation industrielle de l’invention de mission pendant un certain délai, sont en contradiction avec les termes de la loi et qu’elles devraient, comme celle de la convention collective de la métallurgie, être réputées non écrites. Il est donc aujourd’hui vain pour les entreprises de se retrancher derrière les conventions collectives ou les accords d’entreprise, dans le silence du contrat de travail, pour tenter de se soustraire à l’obligation de verser une rémunération supplémentaire à l’inventeur salarié, auteur d’une invention de mission. Si le droit à rémunération supplémentaire est désormais acquis, l’on peut maintenant s’interroger sur le montant de cette rémunération. Depuis l’arrêt Reynaud rendu le 21 novembre 2000 par la Cour de cassation, il est admis que la rémunération supplémentaire ne doit être pas déterminée en fonction du salaire de l’inventeur mais de la valeur économique de l’invention. En effet, « il ne ressort (…) d’aucun texte légal ou conventionnel applicable en l’espèce, que le salaire ait à entrer en ligne de compte pour l’établissement du calcul à effectuer ». La référence au salaire écartée, les conventions collectives applicables doivent donc être considérées pour les critères qu’elles posent à l’appréciation du quantum de la gratification due au salarié. Naturellement, puisqu’il ne peut être dérogé à l’article L. 611-7 du CPI qu’en faveur du salarié, il va sans dire que devraient être inefficaces toutes clauses de contrat de travail dont la mise en œuvre ouvrirait droit pour le salarié à une rémunération inférieure aux critères posés par l’arrêt Reynaud. Mais il reste que, dans beaucoup de cas de figure, la fixation de la rémunération supplémentaire est délicate, soit parce que la convention collective applicable est muette, soit parce qu’elle définit des critères dont l’interprétation par les juges aboutit à une évaluation souveraine 27 et donc approximative. Un jugement récent du Tribunal de grande instance de Paris indique, par exemple, que dans le silence de la convention collective de la métallurgie, il appartient aux tribunaux de déterminer ces critères d’évaluation en fonction de la situation qu’il est soumise.

27 Cass. Com. 18/12/2007, n° 05-15.768.

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Le Tribunal en déduit que dans le cas d’invention relevant de cette convention, il faut tenir compte d’au moins deux éléments : le cadre de la recherche permettant d’approcher le rôle personnel du salarié dans la découverte de l’invention et la valeur relative de celle-ci pour l’entreprise, valeur qui ne peut être déterminée qu’au regard du chiffres d’affaires et de la marge réalisée grâce aux applications industrielles du brevet (TGI Paris, 9 mars 2004, Brinon c/ Vignon). D’autres conventions collectives, telles que la convention collective des industries chimiques, sont plus précises. Dans une affaire opposant la société Rhodia à l’un de ses salariés, le Tribunal de grande instance de Paris a indiqué que « pour fixer le montant de la rémunération supplémentaire, la convention collective ne renvoie pas au salaire versé, de sorte que la société Rhodia n’est pas fondée à soutenir que cette rémunération doit rester dans l’ordre de grandeur du salaire mais à la valeur de l’invention. Cependant, la notion de valeur de l’invention ne doit pas être analysée dans cette hypothèse comme une valeur vénale dans la mesure où il s’agit pas ici de déterminer le juste prix de l’invention dont le salarié serait dépossédé mais une valeur relative destinée à préciser la référence à considérer par opposition précisément au salaire en considération duquel sont habituellement fixées les primes exceptionnelles, afin de faire bénéficier le salarié inventeur d’une gratification particulière liée à l’apport exceptionnel que ses compétences ont fourni à l’entreprise et à la possibilité corrélative d’un développement commercial qui n’aurait pas pu avoir lieu sans l’invention. C’est bien là ce que précise la convention collective lorsqu’elle définit les critères à prendre en considération pour fixer le montant de la rémunération, à savoir : le cadre général de la recherche dans lequel s’est placée l’invention, les difficultés de la mise au point pratique, la contribution personnelle originale de l’inventeur et l’intérêt commercial de l’invention » (TGI Paris, 30 septembre 2003, M. Ray c/ Rhodia). Les juges de première instance n’ont pas retenu la méthode de pondération proposée par M. Ray pour estimer « disposer d’éléments suffisants » permettant d’apprécier la montant de la rémunération supplémentaire à la somme de 600.000 euros. Toutefois, les juges d’appel ont, pour réduire la gratification attribuée au salarié de la société Rhodia à la somme forfaitaire de 300.000 euros, tenu compte de la notoriété et des investissements réalisés par l’employeur (CA Paris, 13 mai 2005). Cette jurisprudence illustre l’important risque contentieux lié à l’évaluation difficile par l’employeur de la rémunération supplémentaire due au salarié, auteur d’une invention de mission. Ainsi le paiement d’une rémunération supplémentaire même non négligeable n’écarte pas le risque d’une action contentieuse de la part de l’inventeur, dès lors que la convention collective applicable énonce que cette rémunération doit être « en rapport avec la valeur de l’invention » et que l’inventeur peut raisonnablement estimer que cela n’a pas été le cas. En l’absence de règles de calcul officiellement consacrées de la rémunération supplémentaire ans l’industrie privée, à la différence de ce qui existe dans le secteur public, une référence imprécise telle que « la valeur de l’invention » est source de contestation devant la CNIS ou les tribunaux. Afin de limiter autant que possible de longs contentieux et souvent préjudiciables en termes d’image de marque, un effort de contractualisation entre l’inventeur et l’employeur sur les modalités de détermination et de versement de la rémunération supplémentaire peut s’avérer utile. Toutefois, il ne saurait exclure la survenance de litige né à l’occasion de l’évaluation par l’entreprise de la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié. Une démarche préventive est pourtant plus que jamais utile si l’on tient compte de la récente position retenue par la Cour de cassation en matière de prescription.
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L’arrêt rendu le 22 février 2005 par la Cour de cassation prend en effet une position remarquée sur l’application de l’article 2277 du Code civil. La Cour d’appel de Lyon, dont l’arrêt est frappé du pourvoi, avait estimé que cet article qui prévoit une prescription de cinq ans pour les actions en paiement de salaires n’était pas applicable aux rémunérations supplémentaires qui, d’une part, ne sont pas payables périodiquement et, d’autre part, dont la détermination du montant n’était pas encore acquise et fait l’objet de la présente procédure. La Cour régulatrice approuve la Cour d’appel d’avoir retenu que « la prescription quinquennale n’atteint les créances que si elles sont déterminées et qu’il n’en est pas ainsi lorsque la fixation fait l’objet d’un litige entre les parties ». Certes, la prescription quinquennale est abolie mais l’arrêt du 22 février 2005 ne dit pas s’il faut maintenir le principe d’un délai de prescription pour l’action en paiement des rémunérations d’inventions de mission, dans l’affirmative quelle durée de prescription doit être retenue (dans le sens de la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil, CA Paris 13 mai 2005, Ray c/ Rhodia ; dans le sens de la prescription décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, TGI Paris, 16 mars 2005, Villa c/ L’Oréal) et enfin quel doit être le point de départ de ce délai de prescription. C’est dire qu’à ce jour, il n’existe aucune règle unanime en la matière.

II . Les créations artistiques : les œuvres originales salariées
Le Livre I du CPI définit les créations originales protégeables par le droit d’auteur, et dont les droits patrimoniaux sont susceptibles de faire l’objet d’une exploitation28. À ce titre, les idées étant par « nature de libre parcours », elles n’entrent pas, non plus, dans le champ de protection du droit de la propriété littéraire et artistique. En revanche, sont couverts par le droit d’auteur les dessins et modèles originaux. Là encore, si le défaut d’originalité d’une création matérielle prive celle-ci de la protection légale du droit d’auteur, rien n’interdit, en revanche, de prévoir un régime d’attribution et d’exploitation de nature conventionnelle. Sous cette précision, la question de l’attribution des droits d’auteur d’une œuvre originale créée par un salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail a suscité de nombreuses discussions. En effet, deux thèses se sont affrontées.

28 Aux termes du CPI, la qualité d’auteur est toujours attribuée à une personne physique; l’entreprise employeur, peut, toutefois, être titulaire des droits patrimoniaux sur une œuvre, soit en vertu de sa qualité d’ayant droit, soit en présence d’une œuvre collective. Dans le cadre d’une cession, seuls les droits patrimoniaux peuvent être cédés à l’entreprise; en effet, l’article L.121-1 du CPI précise à cet égard que "le droit moral est attaché à la personne de l’auteur » mais il reste transmissible à cause de mort aux héritiers de celui-ci.

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Thèse po stulant une préso m pt i o n de cess i o n en faveur de l ’e m pl o yeur : Certains auteurs 29, en se fondant sur la jurisprudence traditionnelle, considèrent que le contrat de travail implique, par sa nature même, la cession automatique des droits patrimoniaux de l’employé à l’employeur. Certaines décisions des juges du fond vont ainsi très nettement en ce sens: le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, par exemple, à propos d’un salarié d’une entreprise de presse, que « les droits patrimoniaux sont forfaitairement compris dans le salaire reçu en exécution du contrat de travail »30. Cependant, même si l’on admet que le contrat de travail entraîne de facto une cession des droits patrimoniaux du créateur salarié à son employeur, le champ de cette cession trouve deux limites: d’une part, le salarié doit avoir réalisé son œuvre dans le cadre normal de ses activités, et d’autre part, la cession est cantonnée à l’objet social de l’entreprise. Par ailleurs, cette thèse ne règle pas toutes les difficultés liées à une présomption de cession : ainsi, il est possible de s’interroger sur la pérennité d’un tel transfert à l’issue des relations de travail. À la fin de son contrat de travail, le salarié peut-il interdire à son ancien employeur d’utiliser sa création ou, éventuellement, exiger de celui-ci une rémunération proportionnelle quant à l’exploitation de celle-ci ? Sous réserve des dispositions particulières applicables aux œuvres de presse (article L.121-8 du CPI), seule la Cour d’appel a eu, à notre connaissance, à répondre à cette question dans un sens défavorable à l’employeur31: en effet, selon les juges du fond, il ne faut même pas distinguer entre la période où l’auteur était salarié et la période postérieure à celle-ci puisqu’en tout état de cause, il est titulaire des droits sur l’œuvre créée par lui dans le cadre de son contrat de travail. Cette décision semble, en conséquence, épouser la seconde thèse ci-après développée. Thèse exi geant une cess i o n expres se au pr of i t de l’e m pl o yeur : Certains auteurs insistent, au contraire, sur ce que « l’article L.111-1 du CPI interdit de s’appuyer sur un contrat de travail pour en inférer une prétendue présomption »32. En effet, aux termes de ce texte, « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle ». C’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans une importante décision du 16 décembre 199233, selon laquelle « l’existence d’un contrat de travail conclu par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ses droits de propriété incorporelle, dont la transmission est subordonnée à la condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à l’étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée". La Haute Juridiction en tire la conséquence que « viole l’article L.111-1 la cour d’appel qui admet une cession tacite des droits d’auteur au profit de l’employeur ».

29 P. et F. GREFFE, in La publicité et la loi, 6ème édition, Litec, p.78; A. BERTRAND, in Le droit d’auteur et les droits voisins, 2ème édition, Dalloz, p.324: "juger qu’un employeur n’est pas titulaire des droits sur les créations réalisés par les salariés dans le cadre de leur travail revient à nier les principes les plus élémentaires du Code du travail". 30 TGI Paris, 29/06/1971, RIDA 1972, p.133; dans le même sens, CA Paris, 20/04/1989, RIDA 1990, n° 143. 31 CA Paris, 13/02/1983, GP 1985, 2, Somm.259. 32 P.- Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 4ème édition, PUF, n° 154-1; dans le même sens, J.- M. MOUSSERON et J. SCHMIDT, Les créations d’employés, in Mélanges Paul Mathély, Litec, p.280. 33 Cass.Civ.1ère 16/12/1992, JCP 1993, IV, 549.

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En dehors des présomptions de cession de droits en matière audiovisuelle34 et de publicité35, il résulte de cette jurisprudence qu’en l’absence d’un contrat de cession conforme aux articles L.131-1 (nullité des cessions globales d’œuvres futures), L.131-2 (exigence d’un écrit) et L.1313 (mentions obligatoires) du CPI, un employeur n’est pas investi des droits sur les créations originales de ses salariés. Il lui incombe de se faire expressément céder les droits patrimoniaux des œuvres créées par ses salariés s’il souhaite les exploiter sous peine de se rendre contrefacteur. Cette seconde thèse doit être considérée comme constituant le droit positif car elle a été confirmée par plusieurs arrêts36, lesquels ont, par ailleurs, étendu son champs d’application aux journalistes et aux artistes interprètes, notamment sur le fondement des articles L.761-9 et L.762-1 du Code du travail. En conséquence, tout employeur se montrera prudent en insérant directement une clause dans le contrat de travail prévoyant le principe de l’attribution des œuvres futures à son bénéfice, et pour respecter à la fois l’article L.131-137 et l’article L.131-3 du CPI, en concluant, à l’occasion de chaque création, un contrat particulier de cession, lequel prendrait soin d’indiquer si la rémunération de la cession entre dans la composition du salaire38. Un autre aménagement serait la conclusion, distincte du contrat de travail, d’un contrat-cadre portant pacte de préférence pour les cinq prochaines années au profit de l’employeur, que les parties renouvelleraient à échéance dans la bonne foi39. Enfin, pour contourner les problèmes posés par la cession des droits d’auteur (à savoir, 1°/ la prohibition de la cession globale des œuvres futures (art.L.131-1); 2°/ l’exigence d’un écrit (art.L.131-2); 3°/les mentions obligatoires (art.L.131-3)), une solution alternative pourrait consister pour un employeur à se placer dans une approche d’œuvre collective. Toutefois, cette option ne sera pas envisageable pour les créations réalisées par des salariés parfaitement identifiables, c’est-à-dire par un employé seul. Ainsi, l’œuvre collective est définie, par l’article L.113-2 du CPI, comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans un ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Aux termes de l’article L.113-5 du CPI, l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est publiée.

34 Article L.132-24 CPI 35 Article L. 132-31 CPI 36 Cass.Civ.1ère 23/01/2001 et Cass.Civ.1ère 6/03/2001, JCP E 21/6/2001, p.1051; Cass.Civ.1ère 12/06/2001, JCP E 27/09/2001, p.1506. 37 Nous rappelons que cet article prohibe toute cession globale d’œuvres futures. 38 Un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 décembre 2002 semble toutefois admettre la validité d’une cession des œuvres au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail, exclusive d’une cession globale d’œuvre future, dès lors que seules sont envisagées les œuvres créées par le salarié dans le cadre de sa mission, laquelle est étroitement définie au contrat de travail, Légipresse n° 202, Juin 2003, p. 88. 39 Inspirée de l’article L.132-4 relatif à l’édition, la pratique du pacte de préférence est privilégiée par les employeurs car elle est conforme à l’article L.131-1, mais son efficacité reste subordonnée au respect du formalisme prévu aux articles L.131-2 et L.131-3 du CPI. Pour un exemple, "Les pactes de préférences et la création salariée: accord entre le groupe EMAP et les syndicats des journalistes du 27/07/2000", Cyril Rojinsky, Légipresse n° 197, décembre 2002.

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En vertu de ce texte, l’intérêt de la qualification de l’œuvre collective serait d’investir automatiquement l’employeur des droits patrimoniaux et moraux 40 sur ces œuvres, ce qui le dispenserait de la conclusion de contrats de cession avec ses salariés auteurs. Pour se faire, il est possible d’insérer dans les contrats de travail une clause qualifiant d’œuvres collectives toutes les créations originales réalisées par les salariés de la société dans le cadre de leur contrat de travail, protégeables au titre du droit d’auteur ou du droit des dessins ou modèles, et dont les droits de propriété intellectuelle seraient dévolus de plein droit à l’employeur en application des dispositions des articles L.113-2 et L.113-5 du CPI.

III . Les créations complexes : les logiciels salariés
La dévolution des droits et des contreparties financières afférents aux créations de logiciel informatique est marquée, en droit français, par une dualité de régimes légaux, entre d’une part, le droit d’auteur et d’autre part, le droit des brevets lorsque le logiciel est inclus dans un dépôt de brevet. Aux termes de l’article L.113-9 alinéa 1er du CPI, « Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans le cadre de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habiliter à les exercer ». A priori, les créations de logiciel relèvent des droits d’auteur, lesquels font l’objet d’une présomption dérogatoire de droit commun d’attribution au profit de l’employeur, sous réserve des droits moraux de l’auteur salarié. Toutefois, lorsqu’un logiciel est intégré dans un ensemble faisant l’objet d’un dépôt de brevet, le salarié inventeur va pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.611-7 du CPI, car seuls « les programmes d’ordinateurs considérés en tant que tels » ne sont pas brevetables 41. En conséquence, il convient de distinguer trois hypothèses, exclusives les unes des autres42: Lorsqu’aucun brevet n’est déposé et que le logiciel créé par le salarié constitue une œuvre originale, les droits patrimoniaux attachés à cette œuvre sont donc de plein droit dévolus à l’employeur sans contrepartie financière en vertu de l’article L.113-9 du CPI, sauf dispositions contraires. Le salarié créateur reste, toutefois, titulaire des droits moraux.

40 Cass.Civ.1ère 8/12/1993, RIDA juillet 1994, p.303. 41 Néanmoins, la brevetabilité des logiciels en tant que tels a fait l’objet d’une proposition de directive communautaire en date du 20 février 2002; "L’Europe timide des brevets de logiciels", C. CARON, Propriété Industrielle, novembre 2002, p. 9. 42 J.- P. MARTIN relève qu’ "en cas de dépôt de brevet incluant un logiciel de salarié, le régime des inventions de salariés s’applique nécessairement en occultant celui du droit d’auteur", in Droit des inventions de salariés, Litec, 2ème édition, 2002, n° 245.

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Lorsque le logiciel créé par le salarié est inclus dans un ensemble faisant l’objet d’un dépôt de brevet, le régime juridique applicable à la dévolution des droits diffère selon que l’on est en présence d’une invention de mission ou d’une invention hors mission attribuable : - Lorsque le logiciel fait partie d’une invention de mission brevetée, l’article L.611-7.2° du CPI a vocation à s’appliquer, sauf stipulations contraires plus favorables au salarié. L’invention de mission appartient à l’employeur, mais celui-ci a l’obligation légale minimale (voir supra) de verser à l’inventeur salarié, créateur du logiciel, une rémunération supplémentaire ; - Lorsque le logiciel fait partie d’une invention hors mission attribuable brevetée, l’article L.611-7.3° du CPI trouve, en revanche, à s’appliquer, sous réserve de clauses plus favorables au salarié. L’employeur peut lever l’option d’acquisition (ou de concession) des droits attachés au brevet, moyennant l’obtention par le salarié d’un juste prix. Dans certains cas, l’employeur aura tout intérêt à ne pas déposer un brevet pour ne pas rémunérer, de quelque manière que ce soit, son salarié créateur du logiciel, lorsqu’il estimera que la protection par le droit d’auteur est suffisante compte tenu de l’exploitation envisagée. À l’inverse, dans d’autres cas, l’employeur préféra verser tantôt une rémunération supplémentaire, même importante, tantôt un juste prix, mais bénéficier d’une protection plus large et a priori plus efficace par le droit des brevets. Les enjeux d’un tel choix doivent pouvoir être appréciés casuellement.

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Zoom n° 3 : La procédure d’obtention du brevet européen
1. Avant de déposer une demande de brevet européen

Avant de déposer une demande de brevet européen, il convient d’assurer que l’invention est brevetable. Les articles 52 et 53 de la Convention de Munich sur le brevet européen (CBE) définissent ce qui est brevetable et ce qui ne l’est pas. Les brevets européens sont délivrés pour des inventions - nouvelles, - impliquant une activité inventive, et - susceptibles d’application industrielle. Les inventions peuvent relever d’un quelconque domaine technologique. En outre, - les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, - les créations esthétiques, - les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, - les programmes d’ordinateur, et - les présentations d’informations ne sont pas considérés comme des inventions si la demande de brevet européen concerne uniquement l’un de ces éléments, considéré en tant que tel. Les inventions relevant de l’une des catégories suivantes sont également exclues de la brevetabilité : les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ; les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sont pas exclus) ; les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal (les produits, les substances et les compositions pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes, par exemple les médicaments ou les instruments chirurgicaux, ne sont pas exclus). En contrepartie de la protection conférée par le brevet, son titulaire doit divulguer le détail de l’invention. Ces informations sont publiées dans le document brevet de sorte que chacun puisse en bénéficier. La divulgation de l’invention s’effectue en échange de la protection par brevet.

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2.

La demande

Une protection par brevet peut s’obtenir par différentes voies. La meilleure voie à suivre dépendra de l’invention ainsi que des marchés ciblés par le déposant. L’Office européen des brevets accepte les demandes déposées au titre de la Convention sur le brevet européen (CBE) et du Traité de coopération en matière de brevets (PCT). Si le déposant souhaite faire protéger une invention seulement dans un nombre réduit de pays, il est préférable de faire une demande de brevet national directement auprès de chacun des offices nationaux. Une demande de brevet européen se compose des parties suivantes : - une requête en délivrance - une description de l’invention - des revendications - des dessins (le cas échéant) - un abrégé. Les demandes peuvent être déposées auprès de l’Office européen des brevets (OEB) dans une langue quelconque. Les langues officielles de l’OEB sont toutefois l’allemand, l’anglais et le français. Si la demande n’est pas déposée dans l’une de ces langues, une traduction doit être produite. Seuls les demandeurs qui ne sont pas domiciliés en Europe sont tenus de se faire représenter par un mandataire agréé. L’OEB conseille néanmoins à l’ensemble des demandeurs de consulter un mandataire.

3.

Dépôt et examen quant à la forme

La procédure de délivrance d’un brevet européen débute par l’examen lors du dépôt. Cet examen consiste à vérifier si toutes les informations et pièces requises ont été fournies afin qu’une date de dépôt puisse être accordée à la demande. Les éléments suivants sont requis : - une indication selon laquelle un brevet européen est demandé ; - les indications qui permettent d’identifier le demandeur ; - une description de l’invention ou - un renvoi à une demande déposée antérieurement. Si le demandeur ne dépose pas de revendication, il dispose d’un délai de deux mois pour soumettre celles-ci. L’examen lors du dépôt est suivi par un examen quant à la forme, qui porte sur certains aspects formels de la demande, y compris la forme et le contenu de la requête en délivrance, les dessins et l’abrégé, la désignation de l’inventeur, la constitution d’un mandataire agréé, les traductions requises et les taxes exigibles.

4.

Recherche

Un rapport de recherche européenne est établi parallèlement à l’examen quant à la forme. Il énumère tous les documents dont l’Office dispose et qui sont susceptibles d’être pertinents pour apprécier la nouveauté et l’activité inventive. Le rapport de recherche est fondé sur les revendications du brevet, mais il tient également compte de la description et, le cas échéant, des dessins.

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Dès qu’il a été établi, le rapport de recherche est envoyé au demandeur avec une copie de tous les documents cités et un premier avis sur la question de savoir si l’invention revendiquée et la demande satisfont aux exigences de la CBE.

5.

Publication de la demande

La demande est publiée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. Le rapport de recherche est en principe publié à la même date que la demande. Les demandeurs disposent dès lors d’un délai de six mois pour décider s’ils maintiennent ou non leur demande en requérant un examen quant au fond. Il se peut également qu’un demandeur ait déjà requis l’examen, auquel cas il sera invité à confirmer qu’il maintient sa demande. De plus, le demandeur devra dans ce même délai décider dans quels Etats une protection est nécessaire et confirmer cette décision en acquittant les taxes de désignation appropriées et, le cas échéant, les taxes d’extension. À compter de sa publication, une demande de brevet européen assure provisoirement une protection de l’invention dans les Etats désignés dans la demande. Cependant, la législation nationale applicable d’un pays peut prévoir l’obligation de fournir une traduction des revendications à l’office de brevets concerné et de la faire publier.

6.

Examen quant au fond

Après le dépôt de la requête en examen, l’Office européen des brevets examine si la demande de brevet européen et l’invention satisfont aux exigences de la Convention sur le brevet européen et si un brevet peut être délivré. Une division d’examen se compose en temps normal de trois examinateurs, dont l’un assure le contact avec le demandeur ou son mandataire. La décision concernant la demande est prise par l’ensemble de la division d’examen, afin de garantir un maximum d’objectivité.

7.

Délivrance d’un brevet

Si la division d’examen conclut qu’un brevet peut être délivré, elle rend une décision à cet effet. La mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets sitôt que les traductions des revendications ont été produites et les taxes de délivrance et d’impression acquittées. La décision de délivrer un brevet prend effet à la date de la publication. Le brevet européen délivré constitue un « faisceau » de brevets nationaux individuels.

8.

Validation

Une fois que la mention de la délivrance a été publiée, le brevet doit être validé dans un délai spécifique dans chacun des Etats désignés. Validé, le brevet continuera de protéger l’invention et d’être opposable aux contrefacteurs. Dans un certain nombre d’Etats contractants, le titulaire du brevet doit le cas échéant produire une traduction du fascicule dans une langue officielle de l’office national de brevets. Le droit national applicable d’un pays peut également disposer que le demandeur doit acquitter des taxes dans un délai défini.

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9.

Opposition

Des tiers (en général des concurrents du demandeur) peuvent faire opposition au brevet européen après sa délivrance s’ils estiment qu’il est dénué de fondement.Ils peuvent par exemple invoquer le fait que l’invention n’est pas nouvelle ou qu’elle n’implique pas d’activité inventive. L’opposition doit être formée dans un délai de neuf mois à compter de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets. Les oppositions sont traitées par les divisions d’opposition, qui se composent en temps normal de trois examinateurs.

10.

Limitation/révocation

À tout moment après la délivrance du brevet, le titulaire du brevet peut requérir la révocation ou la limitation de son brevet. La décision de limiter ou de révoquer le brevet européen prend effet à la date à laquelle elle est publiée au Bulletin européen des brevets et s’applique dès l’origine à tous les Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré.

11.

Recours

Les décisions de l’Office européen des brevets (telles que le rejet d’une demande ou les décisions rendues à l’issue des procédures d’opposition) sont susceptibles de recours. Ce sont les chambres de recours qui statuent en toute indépendance sur les recours. Dans certains cas, il est possible de présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

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Zoom n° 4 : Les noms de domaine
Le système des noms de domaine (DNS) a été créé en 1987. Dès 1999, l’Organisation mondiale des propriétés intellectuelles a qualifié les noms de domaine de signes distinctifs. Les entreprises ont parfaitement saisi l’importance économique de ces actifs : le chiffre d’affaires du commerce électronique en France a en effet dépassé les 10 milliards d’euros et le nombre de sites marchands français s’élève à plus de 15000. Si le développement du commerce électronique a fortement contribué au succès des noms de domaine, la facilité et la modicité (une quinzaine d’euros annuels) de leur réservation n’y sont également pas étrangères. L’évolution constante du système des noms de domaine entraîne une élaboration permanente de leur régime juridique. Car contrairement aux marques, les noms de domaine ne sont pas des titres de propriété industrielle sanctionnés par une action en contrefaçon : leur réservation confère seulement un droit d’occupation (et non de propriété) protégé par l’action en responsabilité civile de droit commun fondée sur l’article 1382 du Code civil.

I. - La réservation des noms de domaine
A. Les si g nes po s s i bles Les noms de domaine sont composés d’un radical et d’un suffixe. Parmi les suffixes ou extensions possibles, on distingue les noms de domaine génériques (tels que les « .com », « .org », « .net »…) et les noms de domaine géographiques (tels que les « .fr », « .eu »…). La réservation d’un nom de domaine n’est subordonnée à aucun examen préliminaire, à l’exception des termes interdits contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le choix du radical est en principe libre. Techniquement, il est limité à 83 caractères. Aussi la réservation d’un nom de domaine générique auprès de l’ICANN (organisme international qui gère les extensions génériques) est-elle régie par la seule règle du « premier arrivé, premier servi". Toutefois, en pratique, il est particulièrement déconseillé de réserver un nom de domaine composé de termes dépourvus de distinctivité, c’est-à-dire dénués d’arbitraire par rapport à l’objet du site ainsi désigné. Car, si le radical d’un nom de domaine est constitué de termes nécessaires ou utiles pour désigner les produits ou activités promus sur le site, son réservataire ne pourra pas soutenir qu’un tiers est fautif de les utiliser à son tour pour identifier un site relatif à la même spécialité. Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie interdit en effet de qualifier comme fautif celui qui utilise un terme nécessaire, générique ou usuel dans le secteur d’activité. L’adoption d’un nom de domaine dénué de distinctivité est donc dangereuse puisque son réservataire peut être contraint d’accepter la coexistence de son signe et d’un signe postérieur similaire, voire identique, dût-il en résulter un risque de confusion dans l’esprit des internautes.

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La jurisprudence récente en fournit une illustration concrète dans un arrêt rendu par la cour de Paris le 25 mai 2005. Dans cette affaire, l’exploitant d’une entreprise de pompes funèbres avait réservé le nom de domaine www.servicesfuneraires.fr. Il s’est aperçu qu’un concurrent avait réservé, peu de temps après lui, un nom de domaine quasi identique : www.servicesfuneraires.fr. Le risque de confondre les deux sites était considérable étant donné que seul un trait d’union les distingue l’un de l’autre. Saisie d’une action en responsabilité délictuelle par le réservataire du premier nom de domaine, la cour de Paris a pourtant admis la coexistence des deux signes au motif que le caractère descriptif du radical interdit de considérer le défendeur comme fautif. Cet arrêt a marqué l’actualité du droit des noms de domaine dans la mesure où la jurisprudence est assez divergente sur ce point. À plusieurs reprises, des juges ont effectivement statué, à tort, en sens contraire ; c’est par exemple ce qu’a fait le tribunal de grande instance de Strasbourg dans une ordonnance de référé du 29 mai 2001, considérant la réservation des noms de domaine alsaceimmo.net et alsaceimmo.org fautive et préjudiciable au réservataire du nom de domaine antérieur alsaceimmo.com. L’arrêt de la cour de Paris mérite d’autant plus d’être signalé qu’un usage courant d’Internet démontre que les noms de domaine pas ou peu distinctifs sont très fréquents en pratique. Les créateurs de sites pensent qu’un nom de domaine dénué d’arbitraire est plus facilement mémorisable par les internautes du point de vue marketing et commercial. Cependant, sur le plan juridique, un nom de domaine mérite d’être protégé que s’il constitue un signe distinctif, c’est-à-dire s’il est suffisamment arbitraire par rapport aux produits et services proposés sous le site Internet qu’il désigne. B. La pr o cédure de réservatio n des no m s de do ma i ne 1. La réservation des noms de domaine génériques Elle se fait par l’intermédiaire des registrars agréés par l’ICANN moyennant le versement d’un prix (environ 15 euros annuels). Cette réservation ne confère qu’un droit d’occupation (et pas un titre de propriété industrielle) soumis aux Principes directeurs 43 dits UDPR édictés par l’ICANN. Ces règles énoncent les clauses et conditions applicables à tout litige entre des détenteurs de nom de domaine et des tiers titulaires de droits sur des marques. Ces dispositions d’ordre administratif s’appliquent sans préjudice d’un recours aux tribunaux. Autrement dit, chacune des parties conserve la possibilité de porter ultérieurement le litige devant une juridiction étatique. Compte tenu de la règle « premier arrivé, premier servi », il est recommandé aux réservataires de vérifier la disponibilité du radical envisagé en recourant à la base de données en ligne « Whoïs » pour éviter tout conflit avec des tiers titulaires de droits antérieurs.

2. La réservation des noms de domaine en « .fr » Elle se réalise sous l’égide de l’Agence Française pour le Nommage Internet en Coopération (l’AFNIC). Pour éviter les situations de cybersquatting occasionnées par l’application trop libérale de la règle « premier arrivé, premier servi », l’AFNIC a mis en place à une Charte de Nommage 44 pour la réservation des noms de domaine dans l’extension « .fr ».

43 http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icannpolicy-fr.pdf 44 http://www.afnic.fr/obtenir/chartes

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La procédure de réservation d’un nom de domaine en « .fr » a par conséquent longtemps été qualifiée de « contrôlée ». On désigne ainsi les procédures dans lesquelles l’enregistrement n’est pas automatique, mais au contraire subordonné à la réunion de conditions assez rigoureuses en sus de la simple disponibilité du radical réservé. Jusqu’en mai 2004, l’AFNIC obligeait le réservataire, d’une part, à choisir comme radical un terme sur lequel il avait déjà un droit – sa marque, par exemple – et, d’autre part, à justifier de l’existence de ce droit. Leur liberté était si restreinte que les réservataires avaient alors tendance à privilégier d’autres extensions. C’est pourquoi, à partir du 11 mai 2004, l’AFNIC a considérablement assoupli sa procédure, en autorisant l’enregistrement de radicaux librement choisis et en ne subordonnant plus la réservation qu’à la possibilité d’identifier le demandeur sur les bases de données des greffes des tribunaux de commerce, de l’INPI ou de l’INSEE ; cette réforme s’adressait donc aux entreprises, sociétés, artisans, associations, membres des professions libérales et organismes publics. La procédure de réservation d’un « .fr » y a alors considérablement gagné en rapidité et en automaticité, mais certains demandeurs en étaient toujours exclus et, notamment, les particuliers. Effectivement, ceux-ci n’avaient pas alors la possibilité de réserver un nom de domaine en « .fr", mais uniquement leur patronyme assorti de l’extension « .nom.fr". Mais, depuis le 20 juin 2006, l’AFNIC a ouvert du « .fr » aux particuliers. Depuis cette date, toute personne majeure et disposant d’une adresse postale en France peut réserver un nom de domaine en « .fr » que celui-ci corresponde ou non à son nom de famille. L’autre événement procédural récent est l’ouverture du « .eu » géré par l’organisme EURID.

II. - Les conflits opposant un nom de domaine à un autre signe distinctif
Il convient de distinguer les procédures administratives des procédures judiciaires. A. Les pr o cédures adm i n i st ratives 1. Les procédures alternatives de résolution des litiges des noms de domaine en « .fr » Les « procédures alternatives de résolution des litiges » (PARL) sont des systèmes extrajudiciaires mis à la disposition de ceux qui estiment qu’un tiers a porté atteinte à leurs droits en déposant un nom de domaine en .fr ou .re (pour l’île de la Réunion) et/ou en l’utilisant d’une manière qui leur porte préjudice. Il existe trois procédures gérées chacune par un organisme différent. À noter que l’AFNIC n’intervient pas dans ces procédures et reste neutre. Les objectifs de la mise en place de ces procédures sont : - des délais courts (entre un et deux mois maximum) ; - des coûts réduits (de zéro à moins de 1500 Euros) ; - la possibilité de toujours faire appel devant les tribunaux des avis rendus. La charte de nommage du .fr et du .re, rappelle de manière expresse, conformément aux termes du projet de loi pour les communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles, qu’il appartient à celui qui demande l’enregistrement d’un nom de domaine ou qui exploite un nom de domaine de vérifier qu’il ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Pour ce faire, et à côté de la voie judiciaire traditionnelle, trois procédures alternatives de résolution des litiges sont mises en œuvre au sein des zones de nommage .fr et .re, désignées par le sigle « PARL du .fr et du .re ».

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En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine et en adhérant à la charte de nommage le titulaire d’un nom de domaine s’engage à se soumettre à ces procédures. Chacune de ces procédures est administrée par un organisme différent et repose sur un règlement distinct. On distingue :
LA PARL DU .FR ET DU .RE PAR « RECOMMANDATION EN LIGNE », administrée par le Centre de

Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP)dont le règlement est accessible à l’adresse www.mediationetarbitrage.com ; La PARL du .fr et du .re par « recommandation en ligne » permet à toutes les parties d’un litige relatif à un ou plusieurs noms de domaine, de confier, d’un commun accord, à un « tiers aviseur » désigné par le CMAP, la mission de formuler une « recommandation ». Le « tiers aviseur » intervient pour faciliter l’émergence d’une solution amiable. Si la recommandation est acceptée par les parties elle est alors utilisée pour rédiger un protocole transactionnel et mettre fin au litige. La solution retenue sera alors mise en œuvre par l’AFNIC sur demande du prestataire gérant le nom de domaine. Apparentée à la médiation, cette solution innovante est une solution non contraignante au sens où elle nécessite que les parties s’accordent aussi bien pour lancer la procédure que pour appliquer la recommandation du « tiers aviseur » ou s’en inspirer. La recommandation du tiers aviseur peut porter sur d’autres solutions que la simple suppression ou le simple transfert du nom de domaine et peut permettre de purger l’intégralité d’un litige en s’intéressant notamment aux problématiques de dédommagement. Cette procédure très rapide (de l’ordre de 16 jours) et peu onéreuse est particulièrement adaptée au cas de conflits de légitimité comme par exemple les contentieux nés entre franchiseurs et franchisés ou à l’occasion d’opérations de fusion, acquisition, apports partiels, ... c’est-à-dire l’ensemble des situations conflictuelles qui ne sont pas nécessairement des cas de détournement de noms de domaine (cybersquatting), ce qui n’exclut pas que cette procédure puisse aussi être utilisée dans ce cas. Les recommandations du CMAP ne font pas l’objet d’une publication et restent confidentielles contrairement aux décisions de l’OMPI.
LA PARL DU .FR ET DU .RE PAR « DECISION TECHNIQUE », administrée par le Centre d’arbitrage

et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)dont le règlement est accessible à l’adresse http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/fr/index-fr.html. La PARL du .fr et du .re par « décision technique", administrée par le Centre de l’OMPI est une procédure de type UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) adaptée à la zone de nommage du .fr et du .re. Il s’agit d’une procédure contraignante à laquelle le titulaire du nom de domaine litigieux ne peut se soustraire. Il est tout de même possible de soumettre, à tout moment, le litige à un tribunal compétent. Au titre de cette procédure, l’expert désigné par le Centre de l’OMPI devra décider soit de rejeter la demande, soit de transmettre le nom de domaine au requérant, soit de le supprimer. Cette décision est transmise à l’AFNIC qui la met en œuvre passé un délai de 20 jours pendant lequel le titulaire peut engager une action judiciaire devant les tribunaux français en contestation de la décision. Dans cette hypothèse l’application de la décision technique est alors suspendue au rendu de la décision judiciaire.

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Ce type de procédure utilisée depuis 1999 aussi bien au niveau des gTLD que de certains ccTLD (noms de domaine génériques) a fait preuve de son efficacité notamment dans la lutte contre l’enregistrement frauduleux de noms de domaine. On notera toutefois que le champ d’application de la procédure UDRP est limité aux atteintes au droit des marques (voir infra). Par contre, la PARL du .fr et du .re par « décision technique porte sur les atteintes aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne. S’il est possible de mettre en œuvre une PARL du .fr et .re par « décision technique » après qu’ait été rendue une recommandation dans le cadre d’une PARL par « recommandation en ligne », l’inverse n’est pas possible du fait du caractère contraignant de la « décision technique ».
LA PARL DU .FR PAR « MEDIATION », administrée par le Forum des droits sur l’Internet dont le

règlement est accessible à l’adresse http://www.foruminternet.org. Le Forum des droits sur l’Internet assure le règlement extra-judiciaire des conflits portant sur les noms de domaine en .fr enregistrés par des particuliers (personnes physiques). Deux types de litiges sont concernés : entre deux particuliers ou entre un particulier et une entreprise. Le service de médiation du Forum est gratuit et les internautes sont invités à présenter leur dossier sur le site www.mediateurdunet.fr.

2. Les principes directeurs dits UDPR pour la résolution des litiges des noms de domaine génériques Ces principes organisent une procédure administrative de résolution des litiges mettant en cause les noms de domaine génériques. Tout réservataire d’un tel nom de domaine est tenu de se soumettre à la procédure administrative obligatoire au cas où un tiers (le requérant) fait valoir auprès de l’institution de règlement compétente que (i) ledit nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; (ii) le réservataire n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et (iii) ledit nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Dans la procédure administrative, il appartient au requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis. Les détails de cette procédure administrative sont précisés dans une charte à laquelle nous renvoyons expressément le lecteur45. À l’instar des PARL, l’issue de la procédure administrative mise en place par les principes UDPR est, soit le rejet de la requête, soit le transfert du nom de domaine au profit du requérant.

45 http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/icannpolicy.doc

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En aucun cas, l’arbitre statuant dans le cadre de cette procédure n’a compétence pour accorder des dommages et intérêts. Seule une action judiciaire peut aboutir à cette fin. B. Les pr o cédures j udi c ia i res Les juridictions françaises ont également eu à connaître de litiges opposant les noms de domaine à d’autres signes distinctifs, tels que les marques, les dénominations sociales ou les noms commerciaux. Plus récemment, les juges ont au surplus été saisis de conflits entre noms de domaine dont on a précédemment vu que l’issue dépendait de la capacité du nom de domaine premier à sa prévaloir de la qualité de signe distinctif (voir supra). Si l’étude de la disponibilité des marques a révélé qu’un nom de domaine pouvait antérioriser une marque postérieure à certaines conditions depuis la jurisprudence « vie.com », il est à noter que la majorité des conflits concerne des litiges entre une marque antérieure et un nom de domaine postérieur. C’est le cas classique de cybersquatting par lequel le réservataire d’un nom de domaine utilise comme radical une marque, généralement notoire, à des fins de détournement de clientèle ou de revente exorbitante dudit nom de domaine au propriétaire antérieur de la marque. À cet égard, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler deux grands principes applicables aux conflits opposant un nom de domaine à un autre signe distinctif : le principe de territorialité et le principe de spécialité.

1. Le principe de territorialité Les signes distinctifs, quels que soient leur nature et leur régime juridique, sont gouvernés par le principe de territorialité, en vertu duquel ils ne sont protégés que sur le territoire de l’État ou des États dans lequel ils sont enregistrés ou exploités. Il en résulte qu’en dehors de cette zone géographique de protection, un tiers peut librement utiliser un signe identique. Dès lors, chaque fois qu’il est question de résoudre un conflit opposant deux signes distinctifs semblables, la première étape du raisonnement juridique consiste à comparer leurs territoires de protection respectifs. Le principe de territorialité a vocation à s’appliquer aux noms de domaine comme à tous les signes distinctifs, mais cette application est problématique, car le droit n’est pas encore très harmonieux en ce qui concerne la méthode de détermination de la zone géographique d’exploitation d’un nom de domaine. La jurisprudence récente l’illustre très nettement. Dans un arrêt Roederer du 9 décembre 2003 la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le territoire d’exploitation d’un nom de domaine est constitué de tous les lieux où le site qu’il désigne est accessible aux internautes. Cela revient à dire que le territoire d’un nom de domaine est la terre entière, puisque par hypothèse, un site Web est accessible en tout point du globe. Une telle méthode de détermination du territoire d’exploitation d’un nom de domaine est certes simple à mettre en œuvre, mais elle est assez irréaliste, car un site Web, bien qu’accessible partout, n’est jamais – ou alors très exceptionnellement – exploité et connu dans le monde entier. Cette méthode de détermination de la spécialité d’un nom de domaine est en outre assez dangereuse en ce sens qu’elle risque de générer un contentieux très lourd.

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C’est la raison pour laquelle cette méthode d’appréciation du territoire d’un nom de domaine ne fait pas l’unanimité et ce, au sein même de la Cour de cassation. Dans un arrêt Boss du 21 janvier 2005, la chambre commerciale retient effectivement un autre critère, celui du public visé par le site. La chambre commerciale est d’avis que le territoire d’exploitation d’un nom de domaine doit être apprécié au regard du public à qui s’adresse le site qu’il désigne. En d’autres termes, la localisation géographique d’un nom de domaine correspond à celle de la clientèle du site auquel il mène. Ce critère est beaucoup plus restrictif que le précédent ; il est en outre plus objectif puisqu’il évite que le réservataire d’un nom de domaine soit contraint de renoncer à son signe à l’initiative d’un tiers avec qui il n’existe pas la moindre concurrence géographique. Il est à espérer qu’il sera définitivement consacré.

2. Le principe de spécialité Selon le principe de spécialité, nous rappellerons qu’un signe distinctif n’est réservé que pour désigner un ou plusieurs produits, services ou activités déterminés et reste à la disposition d’autres commerçants désireux de l’utiliser dans des secteurs différents. Le principe de spécialité concerne les noms de domaine, mais à l’instar du principe de territorialité, ses modalités d’application à ce nouveau signe distinctif restent incertaines. Une majorité de juges estime que la spécialité d’un nom de domaine s’apprécie concrètement, au regard des produits, services ou activités promus sur le site que désigne ce nom ; ainsi, un nom de domaine a pour spécialité le vin lorsque le site qu’il nomme est consacré au vin. Cette méthode fait preuve d’une certaine orthodoxie juridique. Pourtant, dans certaines décisions de justice, une autre méthode est utilisée, consistant à juger que tous les noms de domaine ont une même spécialité : l’« Internet » ou les « communications par le biais de services télématiques ». Cette méthode est extrêmement abstraite, puisqu’elle conduit à attribuer la même spécialité à tous les noms de domaine. On peut donc se réjouir que se prononçant pour la première fois sur le sujet, la Cour de cassation ait, dans un arrêt du 23 décembre 2005, choisi d’appliquer la méthode concrète. Cette décision devrait inciter les juges du fond qui l’appliquaient encore à renoncer à la méthode abstraite.

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Zoom n° 5 : La marque communautaire étape par étape
1. - Quelle marque déposer?
Une marque communautaire doit répondre à deux conditions : une marque est un signe susceptible de représentation graphique et celui-ci doit permettre de distinguer les produits et les services de ceux d’une autre entreprise. Peuvent ainsi faire partie des signes susceptibles d’être déposés comme marque : > les mots, inventés ou appartenant à une langue connue. Dans ce dernier cas, ils ne doivent pas servir à désigner dans cette langue les produits et les services auxquels la marque s’applique ; > les noms et prénoms ; > les signatures ; > les lettres, les nombres ; > les sigles, les combinaisons de lettres, les nombres et les signes, les logos ; > les slogans ; > les dessins, les figures et les pictogrammes ; > les portraits de personnes ; > les ensembles de mots ou d’éléments graphiques, ainsi que les signes complexes associant les signes verbaux et les signes graphiques, par exemple les étiquettes ; > les marques tridimensionnelles comme les formes de produits ou de leur confection ; > les couleurs ou les combinaisons de couleurs ; > les marques sonores, en particulier des phrases musicales.

2. –Qui peut avoir accès à la marque communautaire ?
L’accès à la marque communautaire est largement ouvert à toutes les catégories de demandeurs. Toute personne physique peut être titulaire d’une marque communautaire. Il n’est pas nécessaire d’être entrepreneur ou de s’engager à utiliser soi-même la marque sur le marché. Un signe graphique peut ainsi être enregistré par son créateur en vue de sa cession ultérieure à une entreprise. Des opérations déloyales, impliquant la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt, peuvent néanmoins entraîner l’annulation de la marque. Toute personne morale peut obtenir l’enregistrement d’une marque communautaire. L’accès à celle-ci est ouvert aux sociétés ou associations privées dans la perspective d’un usage direct, aux holdings pour une utilisation par les sociétés qu’ils contrôlent et aux associations ou autres entités publiques qui souhaitent identifier les produits ou services de leurs membres par une marque collective. Toutes les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, leur siège ou un établissement sérieux et effectif dans un pays soit membre de l’Union européenne, soit partie à la convention de Paris, soit signataire de l’accord TRIP peuvent avoir accès à la marque communautaire.

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Toutes les personnes physiques et morales qui ont la nationalité de ces pays bénéficient de la même possibilité. Lorsqu’aucune de ces conditions d’origine n’est remplie, l’accès à la marque communautaire reste possible, mais il est alors subordonné à une constatation de réciprocité avec le pays du demandeur.

3. - Par qui le dépôt d’une - marque communautaire peut-il être effectué ?
L’OHMI est un organisme ouvert au public. Toute entreprise intéressée est libre d’agir directement devant lui. Néanmoins, les entreprises des pays tiers à l’Union européenne (celles qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement sérieux et effectif dans un Etat de l’Union européenne) doivent se faire représenter par un mandataire agréé ou par un avocat. Toutes les personnes, physiques ou morales, des pays de l’Union européenne peuvent agir directement devant l’OHMI

4. - La représentation devant l’OHMI
Le recours à un représentant spécialisé est souvent utile. L’expérience et les conseils d’un représentant professionnel spécialisé évitent aux entreprises qui ne disposent pas d’un employé expérimenté en matière de marques les difficultés liées à une insuffisante connaissance du droit des marques, des règles de procédure et des délais à respecter. Les avocats, et les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue par l’OHMI, peuvent seuls être habilités à représenter devant lui. L’inscription sur la liste des mandataires agréés est réservée aux professionnels ayant obtenu

5. - Les langues de l’OHMI : en quelle langue faut-il présenter une demande de marque communautaire ?
La limitation du nombre des langues a été voulue par le législateur communautaire afin de pallier les lourdeurs de fonctionnement de l’OHMI qu’une multiplication des langues aurait amenées dans les procédures opposant des particuliers venant en général d’Etats différents de l’Union européenne. Le coût de traduction, et donc le niveau des taxes nécessaires pour les couvrir, a lui aussi été pris en compte. La demande de marque communautaire peut être faite dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. Mais les procédures postérieures à l’enregistrement peuvent nécessiter un choix limité aux cinq langues de l’OHMI, à savoir l’espagnol, l’allemand, l’anglais, le français et l’italien. La demande est présentée dans n’importe laquelle des langues officielles de l’Union européenne. Lors du dépôt, une deuxième langue, choisie parmi les cinq langues de l’OHMI, devra être indiquée par le demandeur. Il s’engage ainsi à accepter que cette deuxième langue puisse être utilisée comme langue de procédure en cas d’opposition et d’action en déchéance ou en nullité. Si la langue de dépôt est l’une des cinq langues de l’OHMI, d’éventuelles procédures d’opposition, de déchéance ou de nullité se feront dans la langue de dépôt ou dans la deuxième langue, au choix du requérant. Dans le cas contraire, la langue utilisée pour ces procédures sera obligatoirement la deuxième langue indiquée lors du dépôt de la marque. Les parties gardent toutefois le droit de choisir d’un commun accord une autre langue officielle de l’Union européenne.

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6. Comment préparer une demande de marque communautaire : le choix du signe
Le choix d’une marque unique qui doit pouvoir être utilisée dans de nombreux pays aux langues, cultures, traditions et habitudes différentes requiert une attention plus poussée que celui d’une marque nationale. Le choix d’un signe nouveau dont la protection est demandée résulte souvent d’une réflexion marketing avancée. Le publicitaire et le « graphic designer » aideront à trouver un signe disposant d’une capacité d’impact et de reconnaissance. L’expert en marketing veillera à l’efficacité du signe comme vecteur de communication et de promotion dans les mass media et comme moyen d’individualisation des produits et services de l’entreprise, y compris les développements futurs. Il faut dans tous les cas, création ou transformation d’une marque existante, vérifier que le signe n’est pas déjà « occupé » par des droits antérieurs dans un des Etats de l’Union européenne, condition nécessaire pour pouvoir l’enregistrer et l’utiliser comme marque communautaire. Un rapport de recherche établi par un organisme privé spécialisé est essentiel à ce stade.

7. Comment déposer ?
Le dépôt d’une marque communautaire se fait soit directement auprès de l’OHMI, soit par l’intermédiaire d’un office national de propriété industrielle d’un Etat de l’Union européenne. Le dépôt direct peut être effectué en remettant le dossier personnellement au siège de l’OHMI ou par un envoi postal, par télécopie et par e-filing (demande en ligne). Le dépôt par l’intermédiaire d’un office de propriété industrielle national sera daté de la réception de la demande par cet office. Pour constituer le dossier de demande, il suffit de remplir le formulaire mis à la disposition du public par l’OHMI en précisant la liste des produits et services pour lesquels la protection est demandée et de joindre une reproduction de la marque. Chaque dépôt d’une marque communautaire donne lieu au paiement d’une taxe, ainsi que d’une taxe par classe de produits ou de services citée au-delà de trois.

Pour en savoir plus: http://oami.europa.eu/fr/mark/marque/efentry.htm

8. Comment procéder à l’enregistrement ?
8 .1. DATE D E D É PÔT Le dossier doit être complet pour qu’une date de dépôt soit attribuée. Dès sa réception, un examinateur de l’OHMI vérifie que la demande comprend l’ensemble des éléments nécessaires et que les taxes ont été acquittées. Le cas échéant, le demandeur est invité à remédier aux irrégularités constatées. La date de dépôt est attribuée à l’issue de cette première phase. 8 . 2 . RAP PORTS D E REC H E RC H E Des rapports de recherche sur les marques antérieures existantes sont établis par l’OHMI et, dans les conditions prévues dans le règlement du Conseil sur la marque communautaire, par les offices de certains Etats de l’Union européenne dès l’attribution d’une date de dépôt.

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L’OHMI réalise un rapport de recherche d’antériorité, limité aux marques communautaires. Les offices centraux de propriété industrielle des Etats membres de l’Union européenne qui l’ont décidé établissent, simultanément et chacun pour leur compte, des rapports de recherche relatifs aux marques nationales antérieures figurant sur leurs registres. Des délais impératifs sont fixés pour la réalisation de l’ensemble de ces rapports. Ceux-ci sont communiqués au demandeur par l’OHMI. 8 . 3 REJ ET POUR MOTIFS ABSOLUS La demande peut être rejetée par l’OHMI pour des motifs dit « absolus » qui tiennent aux caractéristiques de la marque dont l’enregistrement est demandé. Les examinateurs de l’OHMI vérifient que la demande porte sur un signe qu’il est possible d’enregistrer comme marque communautaire. L’OHMI doit s’assurer du caractère distinctif des signes utilisés. Ceux-ci ne doivent pas : être un terme générique du produit ou du service en cause dans l’une des langues de l’Union européenne; - désigner dans une de ces langues la qualité, la quantité, la valeur, la provenance géographique ou d’autres caractéristiques du produit ou du service; - être devenu un signe usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, même dans un seul des Etats de l’Union européenne. Ces motifs peuvent ne pas jouer si l’usage a donné au signe en question un caractère distinctif, dit « signification secondaire » du signe. Certaines caractéristiques particulières de la forme d’un produit dans le cas des marques tridimensionnelles, le caractère trompeur ou contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs peuvent aussi constituer des motifs absolus de refus d’enregistrement. Comme pour toutes les décisions de l’OHMI, un recours peut être formé contre le rejet de la demande. Au cas où l’examen préalable n’aurait pu éviter l’enregistrement d’un signe présentant ces défauts, tout tiers peut ultérieurement demander à l’OHMI l’annulation de la marque communautaire en question. 8 . 4 . P UBLICATION D E LA D E M AN D E La demande est publiée s’il n’existe pas de motifs absolus de refus et si la communication des rapports de recherche d’antériorité n’amène pas le demandeur à se désister. Si la demande n’a pas été rejetée pour un motif absolu de refus, et si le demandeur ne l’a pas retirée après avoir pris connaissance des rapports de recherche qu’il a reçus, elle est publiée dans le Bulletin des marques communautaires par l’OHMI, dans toutes les langues de l’Union européenne. 8 . 5 . D É LAI D ’O P POS ITION AVANT EN RE G I STRE M E NT Pendant les trois mois qui suivent la publication de la demande d’enregistrement, des tiers peuvent former une opposition pour demander le refus d’enregistrement.

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Pour pouvoir être enregistré comme marque communautaire, un signe doit éviter toute possibilité de confusion dans l’esprit du public et porter ainsi atteinte à des droits antérieurs détenus par d’autres titulaires de marques. Dans ce but, les titulaires de droits antérieurs peuvent former, dans un délai de trois mois après la publication, une opposition en invoquant des motifs relatifs au refus d’enregistrement. La procédure contradictoire entre le demandeur et les opposants se déroule devant une division d’opposition de l’OHMI, qui ne peut d’elle-même invoquer d’office ces motifs pour rejeter une demande. La similitude soit des signes, soit des produits et services, soit des deux à la fois, peut aussi créer un risque de confusion. La possibilité d’une association dans l’esprit du public entre les signes est assimilée à ce même risque. L’identité ou la similitude d’un signe entre un signe protégé par des droits antérieurs et un signe dont l’enregistrement est demandé pour des produits ou services même totalement différents du premier entraîne un refus si le droit antérieur jouit d’une renommée dans la Communauté et si l’usage sans juste motif de la nouvelle marque permettrait un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée du droit antérieur, voire même de lui porter préjudice. Une possible « dilution » de la force distinctive du droit antérieur est un exemple d’un tel préjudice. Tous ces motifs de refus peuvent êtres invoqués dans la procédure d’opposition devant l’OHMI par les titulaires de droits antérieurs. Les droits antérieurs qui peuvent être pris en compte dans la procédure d’opposition comprennent : - les marques communautaires antérieures; - les marques nationales enregistrées et les marques internationales ayant effet dans un des Etats de l’Union européenne; - les marques notoires au sens de l’article 6bis de la convention de Paris; - les marques antérieures « de fait » ou « d’usage » et tout autre signe antérieur non enregistré utilisé dans la vie des affaires qui, dans le droit de l’Etat qui lui est applicable, donnent à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (par exemple, les noms commerciaux et les enseignes). Les droits antérieurs ne peuvent être invoqués si, sur requête du demandeur, leurs titulaires ne sont pas en mesure de prouver qu’ils en ont fait un usage sérieux au cours des cinq années précédentes. L’existence de droits antérieurs constitue un risque important pour le succès de toute procédure d’enregistrement d’une marque communautaire. La division d’opposition de l’OHMI conclut la procédure d’opposition soit par un rejet, total ou partiel, de la demande, soit par un rejet de l’opposition et par l’enregistrement de la marque. En l’absence d’opposition dans le délai de trois mois suivant la publication, la marque est enregistrée à l’issue de ce délai.

9. - Quel est le rôle du registre communautaire ?
Le registre des marques communautaires permet d’accéder à toute l’information sur les marques communautaires et leurs titulaires. L’inscription sur ce registre rend seul opposables aux tiers les droits attachés à une marque communautaire. À l’issue de la procédure d’enregistrement, la marque communautaire est inscrite dans le registre. Les éventuels transferts, licences ou autres droits constitués sur la marque doivent être inscrits dans ce registre pour être opposables aux tiers. Les produits et les services revendiqués pour chaque marque y seront portés dans toutes les langues de l’Union européenne, ainsi que toutes les données qui nécessitent une traduction pour être accessibles aux citoyens de tous les Etats de l’Union européenne. Le registre est aussi une banque de données qui peut être consultée dans le monde entier en temps réel directement depuis tout office national de propriété industrielle ou par l’intermédiaire d’un service de propriété industrielle d’entreprise et des cabinets de conseil en propriété industrielle. Le Bulletin de l’OHMI diffuse l’information
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contenue dans le registre sous la forme d’une publication imprimée incluant des reproductions polychromes pour les marques ayant revendiqué la couleur.

10. - Quels droits l’enregistrement d’une marque communautaire donne-t-il ?
La marque communautaire apporte à son titulaire une protection contre la reproduction ou l’imitation de sa marque sur tout le territoire de l’Union européenne. Elle permet ainsi les transferts et les licences. Sur tout le territoire de l’Union européenne, la marque communautaire confère à son titulaire le droit d’interdire à des tiers d’utiliser sans son consentement des signes identiques ou similaires à ceux couverts par sa marque. La similitude est appréciée en fonction du risque de confusion du public, y compris le risque d’association entre le signe et la marque. L’existence d’une renommée dans l’Union européenne accroît la protection dont bénéficie une marque communautaire. L’interdiction d’utiliser des signes identiques ou similaires s’étend à des produits ou services différents de ceux pour lesquels la marque est enregistrée si cette utilisation tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou si un préjudice lui est porté par cette utilisation. Lorsque le titulaire de la marque a procédé ou a consenti à la mise dans le commerce de produits sous cette marque dans un Etat de l’Union européenne, il ne peut interdire leur libre circulation dans l’Union européenne. Cette limite aux droits conférés par la marque communautaire résulte de la règle de l’épuisement communautaire de ces droits, qui s’applique également aux marques nationales et internationales des Etats de l’Union européenne. Les importations parallèles de produits couverts par la marque communautaire en provenance de pays non membres de l’Union européenne ne sont pas soumises à cette règle et à cette limitation, à l’exception de ceux qui participent à l’accord sur l’Espace économique européen. La marque communautaire peut être transférée pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée. Ce transfert n’est pas subordonné à un transfert de l’entreprise. Mais ce transfert ne doit pas avoir pour conséquence d’induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits et services.

11. - Comment mettre en oeuvre la protection assurée par la marque communautaire?
L’atteinte aux droits conférés par la marque communautaire est sanctionnée par les tribunaux des marques communautaires désignés dans chaque Etat membre de l’Union européenne à l’issue d’une action en contrefaçon. L’action en contrefaçon permet de sanctionner les agissements en violation du droit des marques. Cette tâche appartient aux tribunaux des marques communautaires de l’Union européenne, et non à l’OHMI. Le demandeur a le choix entre deux juridictions, celle du lieu où la contrefaçon a été commise et celle du domicile de l’auteur présumé de celle-ci. Le tribunal du lieu de la contrefaçon ne peut connaître que des faits commis sur le territoire de l’Etat auquel il appartient. Le choix du tribunal du domicile du contrefacteur présumé présente l’avantage de rassembler tout le contentieux en une seule procédure, ce tribunal pouvant connaître de tous les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Le nombre réduit des tribunaux des marques communautaires de première et de deuxième instance, qui ont compétence exclusive pour les actions en contrefaçon de la marque communautaire, a pour contrepartie la grande spécialisation de leurs magistrats. Les décisions de ces tribunaux peuvent être exécutées dans les autres Etats de l’Union européenne en ayant recours à la procédure simplifiée d’exequatur introduite par la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

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12. - Quelle est la durée de la protection assurée par la marque communautaire ?
Le renouvellement de l’enregistrement prolonge indéfiniment la durée de la protection procurée par la marque communautaire. L’enregistrement de la marque communautaire peut être renouvelé tous les dix ans à compter de son dépôt à la demande de son titulaire. Le montant de la taxe ainsi que celui perçu pour chaque classe de produits ou services à partir de la quatrième est doublé dans le cas de marques collectives.

13. - Comment et sur quels motifs peut-on introduire une action en déchéance ou en nullité d’une marque communautaire?
Tout au long de la vie d’une marque, son titulaire peut être déchu de ses droits à la suite d’une action en déchéance ou il peut voir sa marque annulée au terme d’une action en nullité. Ces actions peuvent être intentées exclusivement devant l’OHMI pour les actions directes (en revanche, elles peuvent exercées devant les tribunaux. Le défaut d’usage sérieux pendant cinq années consécutives, la dégénérescence, le caractère trompeur de la marque résultant de son usage sont les motifs principaux qui permettent de fonder une action en déchéance. La marque communautaire est soumise à la même obligation d’usage que les marques enregistrées des Etats de l’Union européenne et les marques internationales produisant leurs effets dans ces Etats. Le titulaire de la marque peut être déchu de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux pendant les cinq ans suivant l’enregistrement ou une période de cinq années consécutives. La marque communautaire offre l’avantage que l’usage sérieux de celle-ci dans un seul pays de l’Union européenne constitue l’usage dans toute la Communauté permettant ainsi d’éviter la déchéance dans tous les pays membres. C’est donc un instrument destiné à répondre aux besoins d’une entreprise même si sa politique de marketing ne s’étend pas à la totalité des Etats de l’Union européenne. Toute personne peut invoquer des motifs absolus (notamment l’absence de caractère distinctif, la généricité, le caractère trompeur de la marque). Seule l’invocation de droits antérieurs sur la marque peut fonder l’action en nullité sur des motifs relatifs. Une entreprise qui aurait omis d’utiliser la voie offerte par la procédure d’opposition peut ainsi demander qu’une marque communautaire soit rayée du registre. Cependant, même s’il est reconnu titulaire d’un droit antérieur, le demandeur ne doit pas avoir toléré pendant une période de cinq ans au moins l’usage de cette marque sur le territoire où son droit antérieur déploie ses effets (forclusion par tolérance). L’OHMI a compétence exclusive pour connaître des actions directes en déchéance ou en nullité. Les intéressés ne pourront donc pas saisir un tribunal à cette fin. Les tribunaux des Etats de l’Union européenne peuvent toutefois prononcer la déchéance ou la nullité d’une marque communautaire lorsque la question est soulevée devant eux à titre reconventionnel, en réaction à une action en contrefaçon basée sur cette marque.

14. - Comment introduire un recours contre une décision de l’OHMI ?
Toute décision finale d’une instance de l’OHMI, pour autant qu’elle n’ait pas fait droit aux prétentions d’une partie, est susceptible de recours à l’initiative de ladite partie.

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Le recours est porté devant les chambres de recours de l’OHMI. Il s’agit d’instances à caractère quasi juridictionnel, indépendantes de la direction de l’OHMI. Leurs membres sont nommés par le Conseil de l’Union européenne. Ce recours donne lieu au paiement d’une taxe. La décision de la chambre de recours peut, à son tour, être soumise à un contrôle de légalité devant la juridiction communautaire à l’initiative de la partie qui n’a pas obtenu satisfaction. Ce recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, détournement de pouvoir et, surtout, violation du droit communautaire des marques ou de toute autre règle de droit communautaire. La procédure de contrôle de légalité oppose la partie ayant formé le recours à l’OHMI devant le Tribunal de première instance, juridiction adjointe à la Cour de justice des Communautés européennes. Le Tribunal peut confirmer, annuler ou réformer la décision de la chambre de recours. Un éventuel pourvoi en dernière instance, limité aux questions de droit, a lieu devant la Cour de justice. Les procédures devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice sont régies par les règlements de procédure applicables devant ces juridictions. Elles se déroulent à leur siège de Luxembourg.

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Exercices théoriques
Exercice n° 1
Compléter le tableau ci-dessous : Objet concerné Création artistique Brevet Marque Logiciel Appellation d’origine contrôlée Produit semiconducteur Savoir-faire Obtention végétale Titulaire des droits Conditions de validité de fond Conditions de validité de forme Durée de protection

Exercice n° 2
1. Donnez une définition juridique de la marque et indiquez sa fonction économique 2. Quelles sont les différences majeures entre la marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris et la marque renommée visée à l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ? 3. Distinguez la contrefaçon par reproduction et la contrefaçon par imitation 4. Récapitulez les contrats dont peut faire l’objet la marque 5. Listez les cas de perte (volontaire et autoritaire) des droits sur la marque

Exercice n° 3
Décrivez le processus d’enregistrement de la marque française et comparez-le avec les procédures communautaire et internationale en précisant les avantages et inconvénients de chacun des systèmes.

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Cas pratiques
Cas n° 1
La société Y et la société X ont conclu un contrat de recherche et développement concernant une nouvelle technologie. Les parties ont stipulé que tout brevet issu de leur collaboration serait déposé auprès de l’INPI en copropriété. Les sociétés X et Y vous consultent pour savoir : - d’une part, quels sont leurs droits légaux en leur qualité respective de cotitulaire d’un brevet français, - et, d’autre part, s’il leur possible d’y déroger par la voie conventionnelle et, dans l’affirmative, elles souhaiteraient que vous leur suggériez quelques dispositions en vue de l’établissement d’un règlement de copropriété.

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Cas n° 2
La société PRIMUS est titulaire de la marque française semi-figurative « Baby Love », renouvelée le 28 avril 2004 :

Cet enregistrement porte sur les produits suivants en classes 16, 18, 24 et 25: « Boîtes cadeaux en carton. Sac, vanity. Puériculture : drap, housse, duvet, nid d’ange, dessus de lit, draps, berceau et lit. Robes, chaussons, bavoirs, pyjamas, salopettes, housse de nuit ». Dans le cadre d’une procédure de surveillance, son attention a été attirée par le dépôt par la société SECONDUS de la demande d’enregistrement de marque française semi-figurative BABYTOLOVE :

Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants en classes 10, 25 et 28 : « Biberons, tétines de biberon. Vêtements, chaussures, chemises, chaussettes, chaussons, couches en matières textiles, sous-vêtements. Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), balles ou ballons de jeu, jeux de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes. » La société PRIMUS souhaiterait s’opposer à l’enregistrement de la marque déposée par la société SECONDUS. Elle sollicite, en conséquence, vos conseils sur les points de savoir : - d’une part, quelles sont les conditions requises pour engager une procédure d’opposition devant l’INPI, - et, d’autre part, quelles sont les chances de succès que l’INPI décide que le signe second « BABYTOLOVE » constitue une imitation du signe premier « BABY LOVE » et rejette, par suite, la demande d’enregistrement de la marque « BABYTOLOVE » pour tout ou partie des produits revendiqués.

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Cas n° 3
La société Louis Vuitton Malletier est propriétaire des marques renommées « Louis Vuitton", « Vuitton » et « LV ». Ayant eu connaissance que dans le cadre de la diversification des activités de la société Google Inc. et de sa filiale la société Google France, qui selon elle, proposent à des annonceurs des encarts publicitaires pour des sites Internet déterminés échappant à toute logique de classification par degré de pertinence à laquelle est fondé à s’attendre l’internaute lorsqu’il utilise le moteur de recherche Google pour trouver le ou les sites qu’il désire, la société Louis Vuitton Malletier a fait constater que, lors de l’utilisation du moteur de recherche Google (google.com ou google.fr) la saisie des dénominations « Louis Vuitton » et « LV » en tant que critère de recherche permettait, selon le système Adwords, de faire apparaître en tête de liste des résultats de la recherche, et en partie droite, sous l’appellation liens commerciaux des annonces publicitaires pointant vers des sites proposant pour certains à la vente, des produits dont il est établi qu’ils sont contrefaisants. C’est dans ces circonstances que la société Louis Vuitton Malletier a décidé d’introduire à l’encontre des sociétés Google France et Google Inc une instance en contrefaçon de ses marques, concurrence déloyale par usurpation de dénomination sociale, atteinte à l’enseigne et au nom de domaine www.vuitton.com. La société Louis Vuitton Malletier demande aux juges de : - faire interdiction aux sociétés Google France et Google Inc de faire usage, sur l’ensemble de leurs sites accessibles depuis la France, des termes LV, Vuitton et Louis Vuitton, dont elle est propriétaire, ou d’une imitation de ceux-ci, de quelque manière que ce soit en relation avec leurs services publicitaires, en particulier dans le générateur de mots clés du système Adwords, et ce, sous astreinte de 8000 € par jour de retard et par marque, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, - juger que Google a engagé sa responsabilité civile en utilisant les marques de renommée LV, Vuitton et Louis Vuitton pour permettre l’apparition d’annonces concernant des produits ou services dont elle ne serait pas à l’origine. - tenir compte de la persistance des faits incriminés et en condamnant in solidum les sociétés Google France et Google Inc à lui verser la somme de 200 000 € au titre des faits de contrefaçon de ses trois marques et celle de 200 000 € au titre des fautes résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale, et des noms de domaine ww.vuitton.com et www.louisvuitton.com ainsi que des actes de publicité déloyale, - condamner les sociétés Google France et Google Inc à lui verser la somme de 60 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux entiers dépens. Pensez-vous que l’action de la société Louis Vuitton Malletier a des chances d’aboutir et, si oui, sur quel fondement ?

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Liste des annexes
Annexe 1 : Statistiques 2006 brevets et marques (Source : INPI) Annexe 2 : Formulaire de demande de brevet français Annexe 3 : Redevances de dépôt de brevet et annuités Annexe 4 : 9ème édition de la classification de Nice Annexe 5 : Formulaire de demande de marque française Annexe 6 : Liste des Etats membres du système de Madrid Annexe 7 : TPICE 3 juillet 2003, Bud c. Budmen, Affaire T-129/01

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Annexe 1
Statistiques 2006 brevets et marques (Source : INPI)

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Annexe 2
Formulaire de demande de brevet français

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Les 16 étapes clés du dépôt
Avant le dépôt Avant toute démarche préalable Avant toute démarche préalable Avant toute démarche préalable Du dépôt à la délivrance Le jour du dépôt Dans les jours qui suivent la réception de votre dépôt 4- Vous déposez le dossier à l’INPI et payez les redevances 5- L’INPI vous adresse le numéro d’enregistrement national et la date du dépôt 6- L’INPI transmet ensuite votre demande pour examen à la Défense nationale 7- L’INPI examine votre demande 8- L’INPI vous adresse le rapport de recherche préliminaire et un avis sur la brevetabilité de votre invention 9- Vous répondez aux documents cités dans le rapport de recherche 10- L’INPI publie le dépôt de votre brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) 11- L’INPI vous envoie l’avis de publication 12- L’INPI vous transmet d’éventuelles observations 13- Vous répondez aux éventuelles observations 1- Vous vérifiez l’état de la technique et gardez le secret sur votre invention 2- Vous vous assurez que votre innovation est brevetable 3- Vous remplissez le formulaire de dépôt et rédigez le texte de votre demande

4 semaines à 5 mois au maximum après votre dépôt 2 à 5 mois après votre dépôt 7 à 9 mois après votre dépôt Dans un délai de 3 mois après la réception du rapport de recherche préliminaire, renouvelable une fois 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité Dans les jours qui suivent la publication Pendant les 3 mois qui suivent la publication Dans un délai de 3 mois après la réception du courrier de l'INPI, renouvelable une fois La délivrance 25 mois après votre dépôt Dans un délai de 2 mois à compter de la demande de paiement de l’INPI 27 mois après votre dépôt

14- L’INPI établit un rapport de recherche “définitif” 15- Vous payez la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet 16- L’INPI délivre le brevet, vous adresse un exemplaire et publie la mention de la délivrance au BOPI

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI
26bis, rue de Saint-Pétersbourg - 75800 PARIS Cedex 08 Pour vous informer : INPI Direct 0 820 210 211 Pour déposer par télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65
Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D’ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L’INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L’INPI
I

N° 111354*05

REQUÊTE EN DELIVRANCE

page 1/2
Cet imprimé est à remplir lisiblement à l’encre noire

BR1
DB 540 W - 02 08

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE
I

Vos références pour ce dossier
(facultatif)

I

I

Confirmation d’un dépôt par télécopie 2 NATURE DE LA DEMANDE Demande de brevet Demande de certificat d’utilité Demande divisionnaire
Demande de brevet initiale ou demande de certificat d’utilité initiale

N° attribué par l’INPI à la télécopie Cochez l’une des 4 cases suivantes

N° N° N°

Date Date Date

Transformation d’une demande de brevet européen Demande de brevet initiale

3 TITRE DE L’INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date

N° N° N°

S’il y a d’autres priorités, cochez la case et utilisez l’imprimé «Suite» 5 DEMANDEUR (Cochez l’une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Rue Code postal et ville Pays N° de télécopie (facultatif) S’il y a plus d’un demandeur, cochez la case et utilisez l’imprimé «Suite»
Remplir impérativement la 2ème page

Personne morale

Personne physique

Nationalité N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)

BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITE REQUÊTE EN DELIVRANCE page 2/2
Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D’ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L’INPI
DB 540 W - 02 08

BR2

6 MANDATAIRE (s’il y a lieu) Nom Prénom Cabinet ou Société Nationalité N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel Rue Adresse Code postal et ville Pays N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif) 7 INVENTEUR (S) Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes 8 RAPPORT DE RECHERCHE Établissement différé Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques Oui Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d’inventeur(s)

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation) Cochez la case si l’établissement du rapport de recherche doit être différé (si la case n’est pas cochée, la redevance de rapport de recherche doit être payée dans le mois de la remise des pièces) Personne(s) physique(s) PME (attestation à fournir dans le mois du dépôt) Organisme à but non lucratif dans le domaine de l’enseignement ou de la recherche (attestation à fournir dans le mois du dépôt)

9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES

10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D’ACIDES AMINÉS Le support électronique de données est joint La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe Si vous avez utilisé l’imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes 11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)

Cochez la case si la description contient une liste de séquences

VISA DE L’INPI

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu(e) de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire.

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BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITE
Code de la propriété intellectuelle - Livre VI N° 11354*05

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
Page suite N° . . . / . . .
Réservé à l'INPI REMISE DES PIÈCES DATE LIEU N° D’ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L’INPI

BR/SUITE

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l’encre noire

DB 829 W - 02 08

Vos références pour ce dossier (facultatif) Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Pays ou organisation Date Personne morale 5 DEMANDEUR (Cochez l’une des 2 cases) 4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Rue Code postal et ville Pays N° N° N° Personne physique

Nationalité N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif) 5 DEMANDEUR (Cochez l’une des 2 cases) Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF Domicile ou siège Rue Code postal et ville Pays

Personne morale

Personne physique

Nationalité N° de téléphone (facultatif) N° de télécopie (facultatif) Adresse électronique (facultatif) 11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) VISA DE L’INPI

Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6.01.1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI. Les données à caractère personnel que vous êtes tenu(e) de nous fournir dans ce formulaire sont exclusivement utilisées pour identifier le titulaire de la demande et son éventuel mandataire.

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REQUÊTE EN DÉLIVRANCE DE BREVET
ANNEXE

Détail des redevances versées
A remplir par le demandeur

Redevances 062 062 063 063 068 068 077 Dépôt Dépôt à taux réduit Rapport de recherche Rapport de recherche à taux réduit Revendication, à partir de la onzième Revendication, à partir de la onzième à taux réduit Rapport de recherche sous priorité étrangère reconnu équivalent

Tarif

Quantité

Montant

TOTAL À PAYER

Euros

Mode de règlement
Mandat Chèque Virement Autres : Signature du représentant autorisant le prélèvement sur compte client

Autorisation de prélèvement sur le compte client ouvert à l’INPI N° du compte : Nom Prénom du signataire

Vos références pour ce dossier
(facultatif)

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
I I

NOM ET ADRESSE DE LA PERSONNE À QUI DOIT ÊTRE ADRESSÉ LE REÇU DE PAIEMENT (si différent du cadre 1)
I I

I

I

I

I

Nom ou dénomination sociale du demandeur
DB 540 A W - 02 08

Annexe 3
Redevances de dépôt de brevet et annuités

IAE de Poitiers - CIECE - Master de Commerce International UE3 – Droit international des brevets et des marques – A. Le Corroncq

TARIFS DES PROCÉDURES

La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du Code de la propriété intellectuelle est fixée à 50 % à l’exception des 6ème et 7ème annuités pour lesquelles la réduction est de 25 %. Elle ne s’applique pas aux annuités au delà de celles afférentes à la septième, à la redevance de rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l’INPI, aux redevances de recours en restauration, de rectification d’erreurs matérielles, d’inscription au registre national et de publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen. Elle s’applique aux brevets déposés à compter du 1er mai 2008 et à ceux admis au bénéfice d’une réduction avant cette date. Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :

MODES DE VERSEMENT Mandat-lettre Envoyé directement à l'INPI Chèque bancaire Ordre de prélèvement par voie postale sur un compte client ouvert auprès de l’INPI Mandat-lettre Chèque bancaire Remis directement à l'INPI Ordre de prélèvement sur un compte client ouvert auprès de l’INPI Numéraire Virement bancaire Mandat carte Carte bancaire Aux guichets du siège et des délégations régionales

DATES D'EFFET Date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi)

Date de remise de l'effet

Date du paiement Date de crédit du compte de l'INPI Date d’émission du mandat (le cachet de la poste faisant foi) Date du paiement

Arrêté du 24 avril 2008 (J. O. du 26 avril 2008) - Applicable au 1er mai 2008

Siège 26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 PARIS Cedex 08 Téléphone : 0 820 213 213 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpi.fr – contact@inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Pour vous informer : INPI DIRECT : 0 820 210 211

TARIFS DES PROCÉDURES
Montant en euros
Plein tarif Tarif réduit

I - BREVETS D’INVENTION, CERTIFICATS D’UTILITÉ ET CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES DE PROTECTION

Dépôt d’une demande de brevet ou de certificat d’utilité (incluant la première annuité de maintien en vigueur) - dépôt sous forme papier - dépôt sous forme électronique Dépôt d’une demande de certificat complémentaire de protection (n’incluant pas la première annuité de maintien en vigueur) Rapport de recherche

36,00 26,00 500,00 500,00 150,00

18,00 13,00 250,00

● ● ●

Rapport de recherche concernant une demande sous priorité étrangère accompagnée d’un rapport de recherche reconnu équivalent au rapport de recherche national par décision du Directeur général de l’INPI ● Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche, supplément pour requête tardive de rapport de recherche (1)
● ● ● ● ● ●

50 % de la redevance correspondante due

Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième Rectification d’erreurs matérielles par requête Requête en poursuite de la procédure Délivrance et impression du fascicule de brevet ou de certificat d’utilité Redevance annuelle de maintien en vigueur d’un brevet ou d’un certificat d’utilité - Deuxième annuité - Troisième annuité - Quatrième annuité - Cinquième annuité - Sixième annuité - Septième annuité - Huitième annuité - Neuvième annuité - Dixième annuité - Onzième annuité - Douzième annuité - Treizième annuité - Quatorzième annuité - Quinzième annuité - Seizième annuité - Dix-septième annuité - Dix-huitième annuité - Dix-neuvième annuité - Vingtième annuité Redevance annuelle de maintien en vigueur d’un certificat complémentaire de protection Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle de protection de maintien en vigueur d’un brevet, d’un certificat d’utilité ou d’un certificat complémentaire (1) Recours en restauration (2)

500,00 40,00 50,00 100,00 86,00 36,00 36,00 36,00 36,00 72,00 92,00 130,00 170,00 210,00 250,00 290,00 330,00 380,00 430,00 490,00 550,00 620,00 690,00 760,00 900,00

250,00 20,00 50,00 43,00 18,00 18,00 18,00 18,00 54,00 69,00

● ●

50 % de la redevance correspondante due

150,00

(1) Montant dû arrondi à l’euro inférieur. (2) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire. Arrêté du 24 avril 2008 (J. O. du 26 avril 2008) - Applicable au 1er mai 2008

TARIFS DES PROCÉDURES
Montant en euros

II - BREVETS EUROPÉENS
● ●

Publication de traduction ou de traduction révisée d’un brevet européen ou des revendications d’une demande de brevet européen Établissement et transmission de copies de la demande de brevet européen - aux États destinataires - en plus par page et par exemplaire

35,00

25,00 0,75

III - DEMANDES INTERNATIONALES (PCT)

Transmission d’une demande internationale Préparation d’exemplaires complémentaires : par page et par exemplaire Supplément pour paiement tardif

60,00 0,75
50 % des taxes impayées avec un minimum de 60 euros et un maximum correspondant à 50% de la taxe internationale de dépôt

IV - MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE

Dépôt : - premier dépôt (jusqu’à trois classes) - renouvellement (jusqu’à trois classes) - par classe de produits ou de services (au-delà de trois) - Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement ou pour renouvellement tardif

225,00 240,00 40,00
50 % de la redevance correspondante due

● ● ● ●

Régularisation, rectification d’erreur matérielle Requête en relevé de déchéance Opposition Demande d’inscription au registre international des marques
(2)

100,00 150,00 310,00 60,00

V - DESSINS ET MODÈLES

Dépôt : - dépôt du dossier de demande d’enregistrement - supplément par reproduction déposée en noir et blanc - supplément par reproduction déposée en couleur Prorogation de protection : - 1ère prorogation (par dépôt) Supplément pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation Régularisation, rectification d’erreur matérielle, requête en relevé de déchéance (2) Enregistrement et gardiennage ou prorogation de gardiennage d’enveloppe spéciale

38,00 22,00 45,00 50,00
50 % de la redevance correspondante due

75,00 15,00

(2) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire. Arrêté du 24 avril 2008 (J. O. du 26 avril 2008) - Applicable au 1er mai 2008

TARIFS DES PROCÉDURES
Montant en euros

VI - DROITS VOISINS DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Topographie de produits semi-conducteurs : - dépôt et conservation 76,00 26,00

Récompenses industrielles : enregistrement d’un palmarès, d’une récompense, ou transcription d’une déclaration de cession ou de transmission

VII - REGISTRES NATIONAUX DES BREVETS, MARQUES, DESSINS ET MODÈLES
● ●

Inscription d’une renonciation Autre inscription au registre national (par titre)

26,00 26,00
Avec un maximum de 260 euros lorsqu’une demande d’inscription vise plusieurs titres

Supplément pour traitement accéléré d’une demande d’inscription (par titre)

50,00

Arrêté du 24 avril 2008 (J. O. du 26 avril 2008) - Applicable au 1er mai 2008

26bis, rue de Saint-Pétersbourg 75800 PARIS Cedex 08 - Téléphone : 0 820 213 213 - www.inpi.fr

AC 141 - 01 05 2008

Annexe 4
9ème édition de la classification de Nice

IAE de Poitiers - CIECE - Master de Commerce International UE3 – Droit international des brevets et des marques – A. Le Corroncq

APERÇU DU CONTENU DE LA 9 EDITION CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L’ENREGISTREMENT DES MARQUES

ème

Lorsque vous complétez le formulaire CERFA de demande d’enregistrement de marque, vous devez indiquer, dans la rubrique n° la liste des produits et/ou s ervices pour lesquels vous souhaitez revendiquer une protection. 5, Lors de l’examen de la marque par l’INPI aux fins de son enregistrement éventuel, cette liste de produits et services fait l’objet d’une attention particulière. Pour vous aider à l’établir, vous trouverez ci-après, pour chaque classe de la classification internationale des marques, un aperçu des intitulés de produits et services pour lesquels les examinateurs de l’INPI ne formulent pas d’objection. Le libellé de chaque classe n’est pas obligatoirement à reprendre tel quel et il est conseillé de choisir parmi les produits et services proposés ceux qui vous concernent directement. Cet aperçu n’est pas non plus exhaustif et vous pouvez, si vous le souhaitez, mentionner d'autres produits et services. Dans ce cas, évitez les termes vagues tels que « services divers ou accessoires », ou en langue étrangère comme « funboard » qui seront considérés comme un libellé irrégulier.
PRODUITS Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures). Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques. Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs. Machines agricoles ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre, à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ; machines de cuisine électriques ; machines à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques. Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments à main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massages esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation. Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles. Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique. Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques. Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semifinis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour l'isolation. Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage . Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres. Objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie. Boîtes en bois ou en matières plastiques. Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d’appartement. Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles, tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ; matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage.. Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textile ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée. Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement). Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (à l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure. Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel. Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport). Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages. Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool. Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques. Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

SERVICES
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques. Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisses de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Services d'étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'informations (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Informations en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement. Classe 40 : Sciage. Couture. Imprimerie. Informations en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Étamage. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d'encadrement d'œuvres d'art. Purification de l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux). Décontamination de matériaux dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographies. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation). Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressage d'animaux. Production de films sur bandes vidéos. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro- édition. Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d'œuvres d'art. Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise à disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux. Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste. Classe 45 : Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.

Annexe 5
Formulaire de demande de marque française

IAE de Poitiers - CIECE - Master de Commerce International UE3 – Droit international des brevets et des marques – A. Le Corroncq

Annexe 6
Liste des Etats membres du système de Madrid

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- 14 5. Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques Arrangement de Madrid (marques) (1891), révisé à Bruxelles (1900), à Washington (1911), à La Haye (1925), à Londres (1934), à Nice (1957) et à Stockholm (1967), et modifié en 1979 et 6. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques Protocole de Madrid (1989) et modifié en 2006 (Union de Madrid) 1 Situation le 16 juin 2008 État/OIG Date à laquelle l’État est devenu partie à l’Arrangement de Madrid 2 4 octobre 1995 5 juillet 1972 1er décembre 1922 – 25 décembre 1991 – 1er janvier 1909 25 décembre 1995 – 25 décembre 1991 15 juillet 1892 3 4 août 2000 1er mars 1992 – 1er août 1985 4 octobre 1989 4 4 novembre 2003 – 8 octobre 1991 6 décembre 1989 – 1er juillet 1952 15 juillet 1892 – – 8 septembre 1991 1er juillet 1976 9 – 15 juillet 1892 10 – – – 1er janvier 1909 25 décembre 2003 – – 15 octobre 1894 – 25 décembre 1991 26 juin 1998 25 décembre 1991 12 février 1999 1er janvier 1995 25 décembre 1995 14 juillet 1933 – 1er septembre 19243 – 30 juillet 1917 25 décembre 1991 Date à laquelle l’État/OIG est devenu partie au Protocole de Madrid (1989) 30 juillet 2003 – 20 mars 1996 17 mars 2000 19 octobre 20006,11 11 juillet 20015,6 13 avril 1999 15 avril 2007 15 décembre 200511 18 janvier 20026,11 1er avril 19983, 6 4 août 2000 – 5 décembre 2006 2 octobre 20016,11 1er décembre 19954,5,6 4 novembre 20035 1er octobre 20046,11 23 janvier 2004 26 décembre 1995 13 février 19965,6,7 – 1er décembre 1995 18 novembre 19985,6, 8 2 novembre 20035,6 30 août 2002 10 juin 1997 1er avril 19965,6 7 novembre 199710 20 août 19986,11 16 septembre 20085,6 10 août 20005, 6 3 octobre 1997 25 décembre 20035 19 octobre 20015,6 15 avril 19976, 11 17 avril 20005,6 14 mars 20006, 11 – 26 juin 19985 17 juin 20046 12 février 1999 5 janvier 2000 – 17 mars 1998 15 novembre 19975 1er avril 19983, 6 28 avril 200811 8 octobre 1999 1er décembre 19976

Albanie ............................................................. Algérie .............................................................. Allemagne......................................................... Antigua-et-Barbuda .......................................... Arménie ............................................................ Australie ........................................................... Autriche ............................................................ Azerbaïdjan....................................................... Bahreïn ............................................................. Bélarus.............................................................. Belgique............................................................ Bhoutan ............................................................ Bosnie-Herzégovine ......................................... Botswana .......................................................... Bulgarie ............................................................ Chine ................................................................ Chypre .............................................................. Communauté européenne ................................. Croatie .............................................................. Cuba.................................................................. Danemark ......................................................... Égypte............................................................... Espagne ............................................................ Estonie .............................................................. États-Unis d’Amérique ..................................... Ex-République yougoslave de Macédoine.................................................. Fédération de Russie......................................... Finlande ............................................................ France ............................................................... Géorgie ............................................................. Ghana................................................................ Grèce ................................................................ Hongrie ............................................................. Iran (République islamique d’) ......................... Irlande............................................................... Islande .............................................................. Italie.................................................................. Japon................................................................. Kazakhstan ....................................................... Kenya ............................................................... Kirghizistan ...................................................... Lesotho ............................................................. Lettonie............................................................. Libéria .............................................................. Liechtenstein..................................................... Lituanie.................................... Luxembourg ..................................................... Madagascar....................................................... Maroc................................................................ Moldova............................................................

- 15 -

(suite)

État/OIG

Date à laquelle l’État est devenu partie à l’Arrangement de Madrid 2 29 avril 1956 21 avril 1985 3 juin 2006 7 octobre 1998 30 juin 20042 – – – 1er mars 18933,12 18 mars 1991 31 octobre 1893 5 août 2004 – 10 juin 1980 1er janvier 1993 6 octobre 1920 – 25 septembre 1960 27 avril 1992 17 juin 1997 – 1er janvier 1993 25 juin 1991 16 mai 1984 – 15 juillet 1892 14 décembre 1998 25 décembre 1991 – – 25 décembre 1991 8 mars 1949 – (56)

Date à laquelle l’État/OIG est devenu partie au Protocole de Madrid (1989) 27 septembre 1996 16 juin 2001 3 juin 2006 7 octobre 1998 30 juin 2004 29 mars 19965,6 16 octobre 2007 27 décembre 20066,11 1er avril 19983, 6, 12 4 mars 199711 20 mars 1997 5 août 2004 10 avril 20035,6 3 octobre 1996 25 septembre 1996 28 juillet 1998 1er décembre 19955,6,13 12 septembre 20076,11 17 février 1998 28 décembre 1999 31 octobre 20005,6 13 septembre 199711 12 mars 1998 – 1er décembre 19955,6 1er mai 19976,11 14 décembre 1998 – 28 septembre 19996,11 1er janvier 1999 5, 6,8 29 décembre 20005,6 11 juillet 20066 15 novembre 2001 (76)

Monaco ............................................................. Mongolie .......................................................... Monténégro....................................................... Mozambique ..................................................... Namibie ............................................................ Norvège ............................................................ Oman ................................................................ Ouzbékistan ...................................................... Pays-Bas ........................................................... Pologne ............................................................. Portugal ............................................................ République arabe syrienne................................ République de Corée ........................................ République populaire démocratique de Corée .................................... République tchèque .......................................... Roumanie.......................................................... Royaume-Uni ................................................... Saint-Marin....................................................... Serbie 14 ............................................................. Sierra Leone...................................................... Singapour.......................................................... Slovaquie .......................................................... Slovénie ............................................................ Soudan .............................................................. Suède ................................................................ Suisse................................................................ Swaziland ......................................................... Tadjikistan ........................................................ Turkménistan.................................................... Turquie ............................................................. Ukraine ............................................................. Viet Nam .......................................................... Zambie.............................................................. (Total: 83)

1

L’Union de Madrid est composée des États parties à l’Arrangement de Madrid et des parties contractantes du Protocole de Madrid.

Tous les États parties à l’Arrangement de Madrid ont déclaré, conformément à l’article 3bis des Actes de Nice ou de Stockholm, que la protection résultant de l’enregistrement international ne s’étendra à eux que si le titulaire de la marque le demande expressément. L’ensemble des territoires de la Belgique, du Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe doit être considéré comme un seul pays pour l’application des dispositions de l’Arrangement de Madrid à compter du 1er janvier 1971 et pour l’application des dispositions du Protocole à compter du 1er avril 1998.
4 3

2

Non applicable à la région administrative spéciale de Hong Kong et à la région administrative spéciale de Macao.

Conformément à l’article 5.2) b) et c) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois et que, lorsqu’un refus de protection résulte d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois.
6 Conformément à l’article 8.7) a) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que, à l’égard de chaque requête en extension territoriale de la protection d’un enregistrement international dans laquelle elle est mentionnée, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, elle veut recevoir une taxe individuelle au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments des émoluments. 7

5

Non applicable aux îles Féroé ni au Groenland.

- 16 -

(suite)

8

Conformément à l’article 14.5) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu du présent Protocole avant la date d’entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l’objet d’une extension à son égard.
9

Date d’adhésion de l’Union soviétique, continuée par la Fédération de Russie à compter du 25 décembre 1991. Y compris les départements et territoires d’outre-mer. Conformément à l’article 5.2)b) du Protocole, cette partie contractante a déclaré que le délai pour notifier un refus de protection sera de 18 mois.

10

11

12

L’instrument de ratification de l’Acte de Stockholm et l’instrument d’acceptation du Protocole ont été déposés pour le Royaume en Europe. Les Pays-Bas ont étendu l’application du Protocole de Madrid aux Antilles néerlandaises avec effet au 28 avril 2003. Ratification pour le Royaume-Uni et l’île de Man. La Serbie est l’État assurant la continuation de la Serbie-et-Monténégro à compter du 3 juin 2006.

13

14

Annexe 7
TPICE 3 juillet 2003, Bud c. Budmen, Affaire T-129/01

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