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COMUNIDAD ANDINA

SECRETARIA GENERAL

SG/REG.PI/III/Informe
08 de julio de 1998
Tercera Reunin de Expertos Gubernamentales
en Materia de propiedad Industrial
7 8 de mayo de 1998
Lima - Per

INFORME DE LA TERCERA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES


EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Los das 7 y 8 de mayo de 1998 se reunieron en Lima, en la sede institucional
de la Secretara General de la Comunidad Andina, los expertos gubernamentales en
materia de Propiedad Industrial de los cinco Pases Miembros (cuya lista se detalla en
el Anexo I) con el propsito de continuar con la revisin de la Decisin 344, iniciada en
la Primera Reunin de Expertos realizada el da 23 de enero de 1998.
La Dra. Mnica Rosell, en representacin de la Secretara General, dio la
bienvenida a los representantes asistentes y detall las caractersticas de los
materiales de trabajo que se haban distribuido a cada uno de los participantes.
Asimismo, la Secretara General hizo de conocimiento de los expertos el inters del
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de asistir a las discusiones en calidad
de observador, a lo que no vea inconveniente habida cuenta que ello podra facilitar la
labor interpretativa del Tribunal. A este respecto, las delegaciones manifestaron que en
principio vean con beneplcito dicha participacin, pero que estaran a la espera de la
respuesta formal de los organismos respectivos.
Por su parte, la delegacin de Colombia hizo entrega a los asistentes de un
documento preparado por la Asociacin de Laboratorios Farmacuticos de
Investigacin de Colombia

INFORME DE LA TERCERA REUNION DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES


EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuacin, se inici formalmente la reunin, retomando las discusiones a


partir del punto 1.2 de la Agenda temtica aprobada en la Segunda Reunin.
1.2 y 1.3. Aplicacin de Tratados por Remisin y eventual adhesin a los tratados
administrados por OMPI:
Iniciada la discusin, el delegado de Colombia plante la posibilidad que los
Pases Miembros adhieran de manera conjunta a los diversos Tratados en materia de
propiedad industrial administrados por la OMPI, incluidos aquellos a los que hace
referencia la Decisin 344. En este sentido la Secretara General, seal que los
tratados referidos en la nombrada Decisin eran: Niza, Locarno y Estrasburgo e invit
al delegado de la OMPI a efectuar una breve exposicin sobre los contenidos y
alcances de estos Tratados.
El delegado de la OMPI precis que adems de los sealados tratados, la
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual tambin administraba el Tratado de
Viena sobre clasificacin internacional de los elementos figurativos de marcas. En
cuanto a tratados de proteccin sustantiva, mencion a Pars, Madrid (represin de las
indicaciones falsas o engaosas), Nairobi (sobre proteccin del smbolo olmpico) y
Washington (sobre circuitos integrados). En cuanto a los convenios de facilitacin,
mencion al PCT (sobre cooperacin en materia de patentes), Budapest (sobre

patentes biotecnolgicas), Madrid (sobre cooperacin en materia de marcas), Haya


(sobre diseos industriales), Lisboa (sobre denominaciones de origen) y los Convenios
de la UPOV.
Al respecto, Ecuador seal que su gobierno estara evaluando la adhesin a
Pars y PCT encontrndose los textos en el Congreso. Colombia seal que se
encontraba en el Congreso la adhesin a PCT. Per y Venezuela sealaron que
estaban evaluando la adhesin a PCT pero que el texto an no se encontraba en el
Congreso y Finalmente Bolivia seal que estaba evaluando la adhesin a PCT y
UPOV 91, todava no a nivel de Congreso.
Concluida esta exposicin, las delegaciones de Bolivia y Per manifestaron que
no podran asumir de momento una posicin conjunta frente a los tratados antes
mencionados. Se acord diferir la consideracin de este punto para ms adelante,
encargndosele a la Secretara General el anlisis de PCT y los tratados referidos en
la Decisin andina y su compatibilidad con dicha norma subregional, teniendo en
cuenta, respecto a stos textos que la adhesin no afecta en principio la legislacin
nacional.
1.4.

Regulacin de las Nulidades

Sobre este particular, la Secretara General manifest su preocupacin por la


existencia de algunos vacos en la aplicacin de las nulidades y plante una posibilidad
de diferenciar entre nulidades absolutas y relativas, as como la necesidad de
establecer causales y plazos prescriptorios.
En consideracin a ello, se analizaron los artculos 52, 70 y 113, acordndose
en primer trmino el distinguir entre nulidades absolutas y relativas. Las primeras de
tipo imprescriptible y relacionadas con causales sustanciales o de fondo y las
segundas, sujetas a un plazo prescriptorio de cinco aos y tipificadas en una clusula
general de tipo residual. La sugerencia de la OMPI de limitar las causales de stas
ltimas al supuesto de concesin de patente a persona distinta del titular no fue
aceptada, acordndose mas bien tratar el tema en la accin reivindicatoria.
Igualmente se acord eliminar la referencia a la previa audiencia contenida en
la versin de la Decisin 344 puesto que las legislaciones nacionales s prevn la
posibilidad del derecho de defensa a las partes. En todo caso, se indic que una
referencia general al debido proceso y al derecho de defensa podra incluirse como un
artculo final de la eventual nueva Decisin.
En el tema de marcas se acord hacer nfasis en los supuestos de mala fe como
causal de nulidad y se dej pendiente una redaccin propuesta por OMPI sobre
cancelacin de marcas notorias para considerarlo en su oportunidad. La redaccin
presentada por dicho organismo es la siguiente:
Artculo 108 bis.- La autoridad nacional competente podr en cualquier tiempo
cancelar el registro de una marca, a peticin del titular legtimo, cuando sta sea
idntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de
acuerdo con la legislacin vigente, al momento de solicitarse el registro.
La accin de cancelacin prescribir a los cinco aos contados desde la fecha
del registro impugnado. Esta accin no prescribir cuando el registro se hubiese

-3efectuado de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los indicados
en el artculo 113.
No podr cancelarse el registro por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolver. Cuando una causal slo se aplicara a uno o a
algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
cancelar nicamente para esos productos o servicios, y se eliminarn del
registro de marca.
Igualmente, se acord tener en cuenta, en el momento en que se considere el
artculo 102 que el derecho de exclusividad slo aplica a los elementos arbitrarios del
signo.
En materia de diseos industriales se acord especificar las causales de nulidad
privativas de este tipo de elementos de la propiedad industrial, sealndose que para
los dems se observaran las mismas pautas antes sealadas.
La redaccin acordada para este tema, forma parte del Anexo II del presente
Informe.
1.5.

Vigencia de las Normas en el Tiempo

La Secretara General hizo un listado indicativo de los aspectos que durante la


vigencia de las Decisiones 311 a 344 haban observado problemas relacionados con la
vigencia de las normas en el tiempo y el trnsito de una legislacin a otra.
En cuanto a las nulidades las delegaciones observaron que deba diferenciarse
ente las cuestiones de derecho que deban resolverse conforme a la legislacin vigente
en el momento de la concesin del derecho, de las cuestiones de hecho que deban
analizarse conforme a la legislacin vigente en el momento de revisarse la cuestin.
En este sentido, se indic que los nuevos hechos deban en todo caso beneficiar al
titular. La OMPI solicit que se tenga en cuenta que no debera imputrsele a dicho
titular, nulidades que al momento de resolver haban dejado de serlo debido al cambio
legislativo.
Se acord reglamentar de mejor manera el tema general de la cancelacin por
falta de uso. La Secretara General dej en claro que ms all de esta regulacin, se
debe tener en cuenta que el anlisis del tiempo de uso debe hacerse siempre conforme
a la norma vigente al momento de plantearse la controversia y que el cmputo del
plazo de los tres aos no debe verse afectado por el trnsito legislativo.
Sobre el tema de la ampliacin de plazos de proteccin, se consider el caso de
los modelos de utilidad cuyo plazo de proteccin podra adecuarse al plazo mas
amplio. Se acord que esto se sealara de manera expresa cuando se considere la
cuestin.
Para los procedimientos en trmite se convino la aplicacin del principio de
aplicacin inmediata de la norma, segn el cual, la nueva regulacin aplicara para las
siguientes etapas que tuvieran que cumplirse, sin incluir aquella que estuviese
corriendo al momento de entrar en vigencia la nueva normativa.
Como quiera que no hubo acuerdo para una redaccin de articulado los
aspectos acordados en esta parte figuran listados en el anexo II y constituirn la base

-4de una redaccin de nuevos artculos, los cuales considerarn adems las
disposiciones existentes en la Decisin 344.
1.6.

Obligacin del titular para la explotacin de la patente

Las delegaciones manifestaron sus opiniones sobre el tema, pronuncindose a


favor del mantenimiento de la obligacin del titular de explotar la patente por
considerarla apropiada para el contexto subregional andino. Sin embargo, acordaron
tambin que era necesario mejorar la redaccin de las normas que desarrollan este
punto y tratar de superar cualquier connotacin negativa.
Luego de discutir las propuestas de redaccin alcanzadas por Colombia,
Ecuador y Venezuela para los artculos 37 y 38, se acord la redaccin que figura en
el Anexo II del presente documento.
Temas Varios: La Comunidad Andina en el ALCA
Habiendo la Secretara General solicitado en el la carta de convocatoria a la
reunin que se tratara este punto, sta solicit a la delegacin peruana se sirviera
realizar una breve exposicin sobre las acciones realizadas por el grupo de trabajo en
materia de propiedad intelectual, luego de la cual la delegacin de Venezuela en su
calidad de presidente del grupo de negociacin de Propiedad Industrial, solicit el
apoyo y colaboracin de las otras delegaciones y de la Secretara General para el
mejor desarrollo del tema.
Acto seguido, la Secretara General expuso los elementos conceptuales que
estara considerando para su propuesta a la Comisin de un plan de trabajo y
cronograma de actividades en esta materia y solicit a los expertos sus opiniones no
vinculantes para mejorar el documento de la Secretara. Previo a ello, confirm a las
delegaciones que al nivel de representantes alternos, los pases miembros haban
acordado actuar en bloque y que la Comunidad Andina tendr una nica vocera, para
lo cual se ha establecido un cronograma de reuniones a nivel viceministerial y
ministerial con miras a establecer la estrategia andina.
En lo relativo a objetivos de la negociacin, los expertos de Venezuela propuso a
la Secretara General que considere incluir en su documento lo relativo a la
Cooperacin y Financiamiento mientras que el los expertos de Per propusieron se
aada el tema de reduccin de las asimetras en materia de acceso a nuevas
tecnologas.
Con respecto a los Principios de Negociacin, los expertos puntualizaron que al
presente el rgimen andino no contena excepciones al principio de Trato Nacional, no
obstante que haban interpretaciones equvocas de terceros pases que as lo
sealaban. Sobre el principio Nacin ms Favorecida los expertos estuvieron de
acuerdo con las precisiones realizadas por la Secretara General, habida cuenta que
los pases andinos haban cumplido con notificar al Consejo del Adpic, tanto el Acuerdo
de Cartagena como sus normas derivadas. Los expertos estuvieron tambin de
acuerdo en recomendar a la Secretara General la inclusin del principio del
agotamiento universal del derecho, la novedad universal y de la irretroactividad
normativa.

-5En cuanto a los posibles temas sustantivos, la Secretara General expres que
no se tena una posicin definida a la fecha sobre los temas de los Recursos Genticos
y de la Proteccin de Conocimientos Tradicionales, por lo que solicit a los expertos
remitan sus opiniones al respecto a fin de enriquecer su documento.
Sobre la relacin de la Propiedad Intelectual con otros Grupos de Trabajo, la
Secretara General seal que encontraba relacin con los procedimientos aduaneros
en lo relativo a las medidas de observancia, que propondra a la Comisin la
eliminacin del tema de inversin o en la alternativa el preservar en la definicin del
mbito los derechos, obligaciones y excepciones que se negocien en propiedad
intelectual, y que propondra incluir el tema del tratamiento diferenciado. Los expertos
estuvieron de acuerdo con esta aproximacin, sealando que no vean relacin directa
entre propiedad intelectual y los dems temas no nombrados.
Finalmente con respecto al Cronograma de Actividades, la delegacin de
Venezuela se comprometi a remitir a los pases miembros y a la Secretara General un
borrador para comentarios.
Fecha de la siguiente reunin
Antes de finalizada la sesin, se acord que la siguiente reunin se llevara cabo
en la ciudad de Bogot, los das 30 y 31 de julio, en principio, en la sede de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Se acord asimismo que la primera parte de
la sesin se dedicara a la coordinacin andina de Alca al nivel de los expertos.

-7ANEXO I
LISTA DE PARTICIPANTES
BOLIVIA
Aldo Ruz Rivero
Cancillera
COLOMBIA
Marco Alemn Badel
Delegado para la Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
Jos Luis Reyes Villamizar
Asesor del Ministro de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Exterior
ECUADOR
Alfredo Corral Ponce
Director Nacional
Direccin Nacional de Propiedad Industrial
PERU
Huber Valencia Medrano
Director de Integracin
Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales
Internacionales
Ana Mara Pacn
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
INDECOPI
Isaias Flit Stern
Vocal Sala Propiedad Intelectual
INDECOPI
Ernesto Franco Temple
Gerente de Cooperacin Tcnica y Relaciones Internacionales
INDECOPI

-8Begoa Venero Aguirre


Jefe de la Oficina de Inversiones y Nuevas Tecnologas
INDECOPI
Luis Alonso Garca Muoz-Najar
Jefe de Oficina de Signos Distintivos
INDECOPI
VENEZUELA
Francisco Astudillo Gmez
Director General Sectorial de la Propiedad Industrial
Servicio Autnomo de la Propiedad Industrial
Flor Mara Arvelo Yanez
Jefe de Oficina de Marcas
Direccin General Sectorial de la Propiedad Industrial
OMPI
Octavio Espinosa
Director Adjunto, Oficina de Cooperacin para Amrica Latina
Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI
SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA
Mnica Rosell
Gerente del Proyecto de Propiedad Industrial
Alvaro Gutirrez
Proyecto de Propiedad Industrial
Alejandro Neyra
Proyecto de Propiedad Industrial

-9ANEXO II
ARTICULADO
EXPLOTACION DE LA PATENTE
Artculo 37.- Cuando el titular no explote la invencin patentada directamente o
por medio de una persona autorizada, permitir que un tercero lo haga siempre que
concurran los requisitos del artculo 42.
Artculo 38.- A los efectos de la presente Decisin, se entender por
explotacin, la produccin industrial del producto objeto de la patente o el uso integral
del proceso patentado, en cualquier pas miembro, junto con la distribucin y
comercializacin de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la
demanda del mercado. Tambin se entender por explotacin, la importacin en
cualquier pas miembro, junto con la distribucin y comercializacin del producto
patentado, cuando sta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del
mercado.
Cuando se trate de patentes de procedimiento, el requisito de explotacin slo
se entender satisfecho cuando el proceso integral hubiere tenido lugar en la
Subregin. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se
materialice en un producto, no sern exigibles los requisitos de comercializacin y
distribucin.
NULIDAD Y ANULABILIDAD
Artculo 52.- Si perjuicio de la aplicacin de las causales de nulidad absoluta
previstas en las legislaciones nacionales para los actos administrativos, la Autoridad
Nacional Competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, nicamente cuando:
a)

la invencin, al momento de su concesin, no hubiese cumplido con las


condiciones de patentabilidad previstas en el artculo 1;

b)

el objeto de la patente no constituyese una invencin conforme al artculo 6 de la


presente Decisin;

c)

la patente se hubiese concedido para una invencin comprendida en el articulo


7;

d)

la patente no divulgue la invencin, de conformidad con el artculo 13;

e)

las reivindicaciones incluidas en la patente no hubiesen cumplido los requisitos


previstos en el Artculo 13; y,

f)

las reivindicaciones incluidas en la patente concedida contuviesen una


divulgacin ms amplia que en la solicitud inicial, siempre que ello implicase una
ampliacin de la proteccin.

Cuando las causales indicadas anteriormente slo fueran aplicables a algunas


de las reivindicaciones o a algunas partes de una reivindicacin, la nulidad se

- 10 declarar solamente con respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la


reivindicacin, segn corresponda.
La patente, la reivindicacin o aquella parte de una reivindicacin que fuese
declarada nula, se reputar nula y sin ningn valor desde la fecha de presentacin de
la solicitud de la patente.
Artculo 52 bis.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a
producir la nulidad absoluta, de conformidad con el artculo precedente, los harn
anulables. En estos casos, la Autoridad Nacional Competente, de oficio o a solicitud de
persona interesada, podr declarar dicha anulacin dentro de los cinco aos siguientes
contados a partir de la fecha de la concesin de la patente 1.
Articulo 52 tris.- Cuando en razn de la legislacin interna de un Pas Miembro,
el organismo nacional competente para los casos de nulidad sea la oficina nacional
competente, se aplicar el procedimiento previsto en el artculo 109, en lo pertinente.
En el caso que esta facultad corresponda a un rgano jurisdiccional, se aplicar el
procedimiento previsto en dicha la legislacin.
Artculo 70.- Sin perjuicio de la aplicacin de las causales de nulidad absoluta
previstas en las legislaciones nacionales para los actos administrativos, la Autoridad
Nacional Competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier parte, y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de diseo industrial, nicamente cuando:
a)

el diseo industrial no cumpliese con las condiciones de proteccin previstas en


esta Decisin;

b)

el objeto del registro no constituyese un diseo industrial conforme a esta


Decisin; y,

c)

el registro se hubiese concedido para una materia excluida de proteccin como


diseo industrial.

Artculo 70 bis.- Para los casos de anulabilidad ser aplicable lo dispuesto en el


artculo 52 bis 2.
Artculo 70 tris.- Ser aplicable lo dispuesto en el artculo 52 tris.
Artculo 113.- Sin perjuicio de la aplicacin de las causales de nulidad absoluta
previstas en las legislaciones nacionales para los actos administrativos, la Autoridad
Nacional Competente decretar de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en
cualquier momento, la nulidad absoluta del registro de una marca si ste fue concedido
en contravencin de alguna de las disposiciones de los Artculos 81 y 82.
Artculo 113 bis.- La contravencin a las disposiciones del artculo 83 har el
registro de una marca anulable. En estos casos, la Autoridad Nacional Competente, de
oficio o a solicitud de persona interesada, podr declarar dicha anulacin dentro de los
cinco aos siguientes contados a partir de la fecha de la concesin del registro 3.

Los casos de usurpacin del titular, se han dejado para su consideracin en la accin reivindicatoria.
Los casos de usurpacin del titular, se han dejado para su consideracin en la accin reivindicatoria.
3
Los casos de usurpacin del titular, se han dejado para su consideracin en la accin reivindicatoria.
1
2

- 11 Se excepta del plazo de prescripcin dispuesto en el prrafo anterior, los casos


de registro de mala fe.
Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
a)

cuando quien obtuvo el registro impugnado conoca o deba conocer de la


existencia de un derecho anterior, entre otros, cuando un representante,
distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite
y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella,
sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera;

b)

cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere sido


obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para
su comercializacin.

Articulo 113 tris.- Cuando en razn de la legislacin interna de un Pas


Miembro, el organismo nacional competente para los casos de nulidad sea la oficina
nacional competente, se aplicar el procedimiento previsto en el artculo 109, en lo
pertinente. En el caso que esta facultad corresponda a un rgano jurisdiccional, se
aplicar el procedimiento previsto en dicha la legislacin.
VIGENCIA DE LAS NORMAS EN EL TIEMPO
Disposicin Primera:
-

Regla general: aplicacin de la ley vigente a la fecha de la concesin del derecho.

Recursos impugnativos y procesos de nulidad: se revisa la legalidad del acto


conforme a la ley existente a la fecha de registro. Los hechos se analizan conforme
a la legislacin vigente a la fecha de la revisin. Los nuevos hechos benefician al
interesado. (No podr declararse la nulidad o la anulacin por hechos que hubiesen
dejado de ser aplicables al tiempo de resolver).

Las nuevas etapas que deban surtirse se analizan conforme a la nueva legislacin.

Se mantienen los principios previstos en la Decisin 344 para el uso y goce de


derechos.

El trmino de proteccin de un derecho se beneficia del nuevo plazo si ste ltimo


es ms largo.

El trmino que se encuentre corriendo se rige por la legislacin vigente en el


momento en que empez a correr.

El cmputo del plazo de cancelacin por falta de uso no se altera por el cambio
legislativo y se regula en la parte relativa a cancelacin.
*****