EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO COMERCIAL

1. Origens do direito comercial

Ainda que o comércio existisse desde a Idade Antiga, não é possível (nem mesmo em
Roma) falar na existência de um direito comercial, já que as regras existentes faziam parte do
direito privado comum, isto é, do direito civil (ius civile ou ius privatorium).

O surgimento propriamente dito se dá com o amadurecimento e generalização do comércio
entre os povos, o que ocorre precisamente na época do ressurgimento dos burgos, sob a
atmosfera do Renascimento Mercantil do fim da Idade Média. Fala-se aqui da primeira fase do
direito comercial.

A descentralização do poder político, do qual o maior detentor era a nobreza, somado à
força do Direito Canônico (que repudiava o lucro), impeliu os burgueses a se organizarem para
construir seu próprio sistema de regras, de modo que o direito comercial vai surgindo da própria
dinâmica da atividade negocial.

Surgem, então, as Corporações de Ofício, as quais ficavam responsáveis – através de
seus representantes eleitos (cônsules) – por reger as relações entre os membros-associados,
aplicando-lhes os usos e costumes mercantis. Na elaboração deste “direito” não havia ainda
nenhuma participação “estatal” (normas “pseudossistematizadas” ou “codificação privada”).

É também o momento das aparições dos primeiros institutos jurídicos, como os títulos de
crédito (letra de câmbio), sociedades (comendas), contratos mercantis (contratos de seguro) e os
bancos.

Outras características marcantes são a presença crescente do informalismo (para dar
mais agilidade aos negócios) e o caráter subjetivista (direito “a serviço do comerciante”,
conforme bem colocado por Requião).

O excesso formalista herdado do Direito Romano (solenidade na celebração dos pactos)
dá lugar ao princípio da liberdade das formas.

Em suma, o sistema jurídico comum-tradicional perde espaço e é derrogado por um novo
direito, mais específico e mais propício aos interesses burgueses.

2. Da definição do regime jurídico dos atos de comércio

A intensificação do comércio a partir do Renascimento Mercantil acarreta a difusão do
sistema de jurisdição especial - baseado na autodisciplina das relações comerciais por parte dos
mercadores, através das corporações de ofício e seus juízes consulares -, fazendo-o chegar a
todos os principais países europeus da época. Ademais, há uma ampliação da competência dos
tribunais consulares, os quais passaram a abranger comerciantes associados e não associados.

Contudo, o advento dos Estados Nacionais monárquicos interrompe esse desenvolvimento
ao impor a todos os súditos (inclusive os comerciantes) um novo direito, fragilizando
paulatinamente o monopólio da jurisdição mercantil outrora detido pelas Corporações Mercantis
até chegar ao ponto em que os diversos tribunais de comércio existentes tornaram-se atribuição
do poder estatal. É a inauguração da segunda fase do direito comercial, isto é, a existência de
um sistema jurídico estatal destinado a disciplinar as relações jurídico-comerciais. Desaparece o
direito comercial como direito profissional e corporativista, surgindo em seu lugar um direito
comercial posto e aplicado pelo Estado.

2.1. Definição e descrição dos atos de comércio e sua justificação
histórica

A divisão do direito privado em dois grandes ramos ou dois grandes corpos de leis fez com
que surgisse a necessidade de se criar um critério para delimitar o âmbito de incidência de cada
um desses ramos. Assim, surge na França a teoria dos atos de comércio, destinada a
esclarecer, a partir da análise dos atos praticados, quais relações jurídicas mereceriam a
incidência deste regime jurídico especial chamado direito comercial.

Nesta segunda fase a mercantilidade, antes definida pela qualidade do sujeito (critério
subjetivo), agora passa a ser definida pelo objeto (critério objetivo). Ou seja, de direito aplicável
aos sujeitos pertencentes às Corporações de Ofício, passa-se ao direito aplicável às situações
que envolvam um certo objeto: os atos de comércio (objetivação do direito comercial).

Contudo, desde o início as deficiências do sistema francês ficaram latentes, eis que havia
dificuldade em se determinar a característica comum a permitir inferir a natureza mercantil
presente em uma dada relação econômica, mesmo porque, é forçoso lembrar, tais atos eram
determinados pelo legislador, criando um rol taxativo e, por isso mesmo, incapaz de albergar
todas as manifestações econômicas.

Duas teorias surgiram para tentar solucionar este problema: a de Thaller (atos de comércio
eram aqueles relacionados à atividade de circulação de bens ou serviços) e a de Rocco (atos de
comércio eram aquele que apresentavam a característica comum de servirem de intermediação
para a troca). Nenhuma delas prosperou.

Outras atividades econômicas importantes que não a mercancia (ex: prestação de
serviços) estavam, por diversas razões, excluídas do rol dos atos de comércio.
Outro problema foi aquele originado pelos chamados atos mistos (ou unilateralmente
comerciais), em que eram comerciais apenas para uma das partes (ex: venda de produtos aos
consumidores, o ato era comercial para o comerciante vendedor, e civil para o consumidor
adquirente). Vivante alertou que isto poderia ensejar o retorno a um “direito de classe”, em que o
cidadão seria submetido a normas distintas em razão da qualidade da pessoa com quem
contratava. Não obstante as críticas, o próprio Código Comercial Brasileiro de 1850 adotou tal
teoria.

Fazia-se necessária a adoção de um novo critério delimitador do âmbito de incidência das
regras de direito comercial, de modo a abarcar atividades econômicas tão importantes quanto o
comércio de bens (ex: prestação de serviços, agricultura, pecuária, negociação imobiliária). Isto
só ocorreria, contudo, em 1942.

2.2. Os atos de comércio na legislação brasileira

Sob influência francesa o Brasil começou a debater, no início dos anos 1800, a
necessidade de se criar um Código Comercial Brasileiro, já que, por muito tempo se aplicaram as
chamadas Ordenações do Reino.

A abertura dos portos por D. João VI é o primeiro movimento importante nesta direção, pois
incrementou o comércio na colônia e permitiu a criação da Real Junta de Comércio, tornando
viável a elaboração do Código Comercial, o que viria a ser feito em 1850.

O comerciante passa a ser aquele que exerce a mercancia de forma habitual, como sua
profissão. Mas o que se considerava “mercancia”?

A resposta estava no Regulamento 737, art. 19, em que o legislador deixava claro quais
atos compunham o conceito de mercancia (atos de comércio). Como no sistema francês, a
prestação de serviços, negociação imobiliária e atividades rurais foram negligenciadas. Mesmo
após a revogação do Regulamento 737, em 1875, a doutrina e a jurisprudência continuaram a
levar em conta o rol do art.19 para a definição das relações jurídicas que mereceriam disciplina
jurídico-comercial.

A exemplo do ocorrido na Europa, também no Brasil os grandes doutrinadores não
conseguiram atribuir um conceito unitário aos atos de comércio.

3. A teoria da empresa e o novo paradigma do direito comercial

A ampliação do mercado e a consequente diversificação das atividades econômicas
pressionou para que se formulasse uma nova teoria, a qual fosse capaz de superar a teoria dos
atos de comércio, já que esta não era mais capaz de abarcar as novas atividades no conceito
limitado de mercancia ou ato de comércio.

O Código Civil Italiano de 1942 atendeu aos reclamos da nova realidade e lançou a
chamada teoria da empresa inaugurando a terceira fase do direito comercial. Passava-se,
então, a alargar consideravelmente o âmbito de incidência do regime comercial, isto porque
deixava para trás o vetusto critério da mercantilidade para dar lugar ao critério da
empresarialidade. Do direito do comerciante (primeira fase ou período subjetivo), passando pelo
direito dos atos de comércio (segunda fase ou período objetivo), chegava-se ao direito da
empresa, capaz de abranger muito mais relações jurídicas.

A teoria da empresa faz com que o direito comercial não se ocupe apenas com alguns
atos, mas com uma forma específica de exercer uma atividade econômica: a forma empresarial.
Assim, para receber a incidência das regras de direito empresarial, basta que a atividade
econômica seja exercida empresarialmente.

Vale lembrar que o Código Civil Italiano de 1942 promoveu a unificação formal do direito
privado, sem afetar a autonomia didático-científica do direito comercial. O direito civil continua a
ser um regime jurídico geral de direito privado, e o direito comercial continua a ser um regime
jurídico especial de direito privado (pois este possui regras específicas destinadas a disciplinar o
mercado).

Surgimento da teoria da empresa e seus contornos

A definição do que seja empresa sempre gerou inúmeros problemas na doutrina do direito
empresarial. E isto ocorre, em boa medida porque se trata de um fenômeno econômico complexo
em que há a organização dos fatores de produção (natureza, capital, trabalho e tecnologia).

Ao transpor para o universo jurídico, Alberto Asquini elaborou a famosa teoria dos quatro
perfis da empresa, observando que a empresa é um fenômeno econômico poliédrico. Os perfis
(que não mais são do que facetas desta atividade complexa) são:

a) Perfil subjetivo: empresa é uma pessoa (física ou jurídica), ou seja, o próprio
empresário;

b) Perfil funcional: empresa é uma atividade empresarial dirigida a um determinado
escopo produtivo, ou seja, uma atividade econômica organizada;

c) Perfil objetivo: é o aspecto patrimonial, pelo qual a empresa seria um conjunto de
bens (matérias e imateriais) afetados ao exercício da atividade econômica
desempenhada, ou seja, o próprio estabelecimento empresarial;
d) Perfil corporativo: é um núcleo social organizado – que reúne empresário e
colaboradores - em função de um fim econômico comum. (!) ATENÇÃO: esta última
possui atualmente pouca relevância, haja vista fazer sentido à época do fascismo.
O sentido técnico-jurídico mais adequado, talvez por ser o mais abrangente, é aquele que
corresponde ao perfil funcional, isto é, empresa é uma atividade econômica organizada.
Consequentemente, quem contrata é o empresário (deve-se mencionar o perfil subjetivo); e o que
é posto à venda é o estabelecimento empresarial (deve-se mencionar o perfil objetivo). Isto é
relevante porque o próprio legislador fez confusão (ex: art. 1º da Lei 8.934/94 e art. 2º da Lei
6.404/76).

Em suma, a partir da afirmação da empresarialidade como critério delimitador do âmbito de
incidência das regras do regime jurídico empresarial, o fenômeno econômico empresa, visto
como organismo econômico em que há articulação dos fatores de produção (natureza, trabalho,
capital e tecnologia) para atendimento das necessidades do mercado (produção e circulação de
bens e serviços), é absorvido pelo direito empresarial com o sentido técnico jurídico de atividade
econômica organizada.

(!) ATENÇÃO: a empresa não é sujeito de direito. Quem é sujeito de direito é o titular da
empresa, quem exerce empresa, ou seja, o empresário, que pode ser pessoa física (empresário
individual) ou pessoa jurídica (sociedade empresária). A titularidade da empresa nos remete ao
perfil objetivo de Asquini.
Princípios do direito empresarial

São princípios do direito empresarial: i) livre iniciativa (art. 170,caput, CF); ii) livre
concorrência (art. 170, IV, CF); ii) propriedade privada (art. 170, II, CF); iv) preservação da
empresa.

Fontes do direito empresarial
Os juristas costumam dividir as fontes do direito em:

a) Fontes materiais: elementos e fatores que influenciam a criação de normas
jurídicas. São as “fontes das fontes (formais)”. Podemos citar os fatores
econômicos e políticos de uma sociedade como exemplos de fontes materiais a
influenciar a produção das normas empresariais.

b) Fontes formais: forma/meio de exteriorização e manifestação das normas
jurídicas. Subdividem-se em primárias (ou diretas) – que são as leis comerciais
e os tratados internacionais; e subsidiárias (ou indiretas) – que são os usos &
costumes e as leis civis (especialmente no campo das obrigações e dos
contratos).

TEORIA GERAL DO DIREITO EMPRESARIAL
A unificação promovida pelo CC de 2002 acarretou uma união meramente formal entre
direito civil e direito comercial, haja vista ter este último conversado sua autonomia substancial,
dotado de princípios e institutos peculiares. O Código Civil de 2002 – no Título I do Livro II, Parte
Especial – detém as regras gerais de direito empresarial, enquanto as regras específicas (ex:
falimentares, propriedade industrial, sociedade por ações etc.) estão esparsas em diversos
diplomas normativos.

2. O conceito de empresário

Conforme se disse, o Brasil adota atualmente a teoria da empresa, em substituição à
antiga teoria dos atos de comércio, de modo que o critério definidor de incidência das normas
empresariais é a empresarialidade, em detrimento do vetusto critério da comercialidade. Assim,
prioriza-se a atividade (empresa), em vez de ater-se aos atos singularmente considerados (atos
de comércio).

A partir do caput do art. 966 do CC, extraímos os seguintes elementos caracterizadores
do conceito de empresário:

a) Profissionalmente: só será empresário aquele que exercer determinada atividade
econômica de forma profissional, ou seja que fizer do exercício daquela atividade a sua
profissão habitual (habitualidade).

b) Atividade econômica: a empresa é uma atividade em que o empresário ou sociedade
empresário visa ao lucro (intuito de lucro) e assume os riscos.

c) Atividade organizada: significa que o empresário ou sociedade empresária organiza
os fatores de produção (capital, mãode obra, insumos e tecnologia), é dizer, organiza
pessoas e meios para o alcance da finalidade almejada. (!) ATENÇÃO: há situações
em que tal elemento não se encontra presente (ex: microempresários), e, portanto, não
se caracteriza como indispensável em todas as situações.

d) Para a produção ou circulação de bens ou de serviços: denota a amplitude
abarcada com o advento da teoria da empresa. (!) ATENÇÃO: só restará caracterizada
a atividade (empresa) quando a produção ou circulação de bens ou serviços destinar-se
ao mercado, e não ao consumo próprio.

2.1. Empresário individual x sociedade empresária

O empresário pode ser um empresário individual (pessoa física que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada) ou sociedade empresária (pessoa jurídica
constituía sob a forma de sociedade cujo objeto social é a exploração de uma atividade
econômica organizada). (!) ATENÇÃO: sócio não é empresário!

A grande diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária é que esta, por
ser uma pessoa jurídica, tem patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram.
Assim, os bens particulares dos sócios, em princípio, não podem ser executados por dívidas da
sociedade, senão depois de executados os bens sociais (art. 1.024, CC).

Portanto, enquanto a responsabilidade do empresário individual é direta e ilimitada, a
responsabilidade do sócio de uma sociedade empresária é subsidiária (seus bens só podem ser
executados após a execução dos bens sociais) e pode ser limitada (bens particulares dos sócios
não podem ser executados por dívidas da sociedade 1), a depender do tipo societário utilizado.

1
Exceto nas hipóteses de responsabilização direta e pessoal dos sócios pela prática de atos ilícitos e a
possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC).
A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI)

Objetivando permitir que um determinado empreendedor, individualmente, exercesse
atividade empresarial limitando sua responsabilidade ao capital investido no empreendimento, o
legislador criou a figura jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

Quanto à natureza jurídica, trata-se de uma nova espécie de pessoa jurídica de direito
privado, que se junta às outras já existentes (sociedades, associações, fundações, partidos
políticos e organizações religiosas) no art. 44 do CC. Entretanto, uma parcela da doutrina
considerada que não se trata de nova espécie de pessoa jurídica, mas sim uma subespécie da
sociedade, assim como os partidos políticos e organizações religiosas seriam subespécies da
associação. De todo modo, o legislador não parece ter acatado essa concepção da doutrina.

Para sanar tal discrepância, o legislador poderia ter optado por dois caminhos, ambos
melhores que o escolhido do ponto de vista técnico:

1) Empresário individual de responsabilidade limitada: a pessoa física constitui um
patrimônio de afetação (que não se confunde com o patrimônio pessoal) e o registraria
na Junta Comercial. Assim, as dívidas em função da atividade, via de regra, não
atingiriam o patrimônio pessoal.

2) Sociedade limitada unipessoal: permite-se que uma pessoa, sozinha, seja titular de
100% das quotas do seu capital social. Aqui também não haveria confusão patrimonial
e, em princípio, o patrimônio pessoal não seria atingido por dívidas sociais.

Percebe-se, portanto, que tais sugestões consertariam o equívoco legislativo cometido em
relação à nomenclatura, pois, como se sabe, “empresa” é a atividade desenvolvida – e não a
pessoa jurídica criada.

A exigência de capital mínimo (100 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no pais)
é regra polêmica, pois inexiste no Brasil qualquer regra que exija capital mínimo para a
constituição de sociedades, razão pela qual tal exigência sofre contestação (via ADI 4.637) junto
ao STF.

Convém ressaltar que, consoante art. 980-A, §6º, CC, o patrimônio da EIRELI e o
patrimônio pessoal da pessoa natural que a constitui não se confundem, o que garante a
possibilidade de limitação de responsabilidade, pela aplicação do dispositivo mencionado, o qual
determina a aplicação à EIRELI das regras da sociedade limitada.

Por fim, vale mencionar uma questão polêmica: diante da omissão do legislador, seria
possível a constituição de uma EIRELI por uma pessoa jurídica? Resposta: majoritariamente
entende-se que não.

(CONTINUAR...)
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
1. Introdução

Para desempenhar sua atividade, o empresário ou sociedade empresária precisam
organizar os fatores de produção, ou mais precisamente, um complexo de bens
(estabelecimento empresarial), tanto bens matérias, como bens imateriais.

O direito de propriedade industrial compreende, pois, o conjunto de regras e princípios
que conferem tutela jurídica específica aos elementos imateriais do estabelecimento empresarial,
como as marcas e desenhos industriais registrados e as invenções e modelos de utilidade
patenteados. Trata-se, portanto, de sub-ramo do direito empresarial.

2. Direito de propriedade intelectual x Direito de propriedade industrial

Do chamado direito de propriedade intelectual derivam o direito do inventor (direito de
propriedade industrial) e o direito do autor (direito autoral). O que os aproxima é o fato de ambos
tutelarem bens imateriais, os quais resultantes da atividade criativa do gênero humano – e não de
forças físicas. O que os diferencia é que o direito autoral protege a obra em si, enquanto o direito
de propriedade industrial protege uma técnica 2.

2
Técnica é o conjunto de procedimentos destinados a produzir um determinado resultado de um modo
específico.
Direito de
Propriedade
Intelectual

Direito de Propriedade Direito
Industrial Autoral

3. Histórico do Direito de Propriedade Industrial

O direito de propriedade industrial se difundiu a partir da Revolução Industrial e do
posterior acirramento da lógica concorrencial inerente ao sistema capitalista de produção. A
criação passava a ser o grande motor do desenvolvimento e o instrumento capaz de gerar
riquezas, eis porque requeria um aparato que pudesse garantir a proteção.

A Convenção da União de Paris (1883) foi a primeira grande reunião cuja finalidade era
harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade industrial. O Brasil,
desde então, sempre deu grande atenção à proteção da propriedade intelectual como um todo, e
mais especificamente à proteção da propriedade industrial.

Mais recentemente, em 1994, celebrou-se o Acordo TRIPS (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights), originado da Rodada Uruguai, oportunidade
em que se pactuaram diversos outros acordos, bem como a criação da Organização Mundial do
Comércio (OMC). O STJ oscilou no entendimento em torno do momento da vigência do TRIPS:
primeiramente prosperou a tese de que a aplicação seria imediata, mas depois permaneceu o
que estava previsto no próprio corpo do Tratado, isto é, nos países em desenvolvimento dever-se-
ia respeitar o prazo de 5 anos para a aplicação.
3.1. Crítica à propriedade intelectual

A defesa jusnaturalista do direito de propriedade intelectual: Segundo Locke, o direito
aos frutos do trabalho é um direito natural do indivíduo que o produziu. Contudo, já resta latente a
dificuldade em se identificar, no valor do total da obra, o que seria o valor da contribuição do
inventor e o que seria um valor atribuído pelo mercado, mesmo porque há uma inegável
“herança” de invenções anteriores (ex: o iPhone carrega elementos do primeiro telefone,
inventado por Graham Bell) em praticamente qualquer invenção. Por tal motivo é que,
injustamente, descobertas complexas não merecem a proteção devida, enquanto criações mais
simples sim. Ainda, outra falha no fundamento jusnaturalista de proteção está em proteger um em
detrimento de outros inventores que tenham feito a mesma criação, mas de modo totalmente
independente. Por fim, ao monopolizar o direito de propriedade industrial para um detentor, os
demais ficam excluídos deste benefício, gerando algo que o próprio Locke condenava: o
desperdício na aquisição da propriedade.

A defesa utilitarista do direito de propriedade intelectual: segundo os utilitaristas, a
proteção momentânea é necessária para gerar lucros monopolistas aos inventores, haja vista ser
questão de pouco tempo até que alguém a copie. Ao proteger um pouco, incentiva-se novas
invenções, que posteriormente se propagarão para a sociedade, promovendo o desenvolvimento
tecnológico do país. Portanto, a propriedade intelectual não é uma decorrência/direito natural da
criação, é, em vez disso, um meio para se chegar ao fim do desenvolvimento tecnológico. O
problema desta visão está em garantir que tal incentivo ocorra em muitas áreas distintas - e não
apenas naquelas mais lucrativas -, de modo a se evitar o superinvestimento nas invenções
patenteáveis e o subinvestimento naquelas não patenteáveis. Em suma, o interesse dos
produtores dificilmente contempla de um modo amplo e diversificado o interesse da sociedade,
além de aumentar os custos relacionados a litígios.

4. A Lei de Propriedade Industrial ou LPI (Lei 9.279/1996)

Segundo o art. 2º da Lei 9.279/96 que a proteção dos direitos de propriedade industrial se
dará mediante:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal

Assim, temos que os bens tutelados pelo direito de propriedade industrial são: invenção;
modelo de utilidade; desenho industrial; marca. O modo de proteção dos dois primeiros é a
concessão de patente (via emissão de carta-patente), enquanto dos dois últimos são
protegidos pela concessão de registro (via emissão de certificado de registro). Este sub-ramo do
direito empresarial também visa a reprimir falsas indicações geográficas e combater a
concorrência desleal.

Por ser o Brasil signatário da já referida Convenção da União de Paris, diz-se que somos
um país unionista.

Já no art. 3º do mesmo diploma legal, temos consubstanciados dois princípios:

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por
quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; (princípio da
prioridade)

II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou
pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. ( princípio da
assimilação).

(!) ATENÇÃO: A LPI considera direitos de propriedade industrial coisas móveis (art. 5º da
Lei 9.279/96).

5. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

O INPI é uma autarquia federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento e cuja atribuição é
aplicar a LPI para conceder privilégios e garantias aos inventores e criadores em âmbito nacional,
bem como pronunciar-se a respeito da conveniência de assinar, ratificar e denunciar convenções,
tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (art. 2º da Lei 5.648/70). Por ser
entende administrativo, seus atos sempre estarão sujeitos à revisão pelo Poder Judiciário
(princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional).

Consoante jurisprudência do STJ, as ações contra o INPI são de competência da Justiça
Federal, por se tratar de autarquia federal, e deste modo devem ser ajuizadas no Rio de Janeiro,
sua sede, exceto se, havendo outro réu, este residir em outro lugar e o autor opte por ajuizar no
domicílio deste réu.

6. Patentes de invenção e de modelo de utilidade

6.1. Conceitos e requisitos de patenteabilidade

Sabemos que invenção é um ato original decorrente da atividade criativa do ser humano.
A LPI limitou-se a afirmar que “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicação industrial”, sem fornecer uma definição direta.

Já o modelo de utilidade tem seu conceito definido no art. 9 º da LPI, cuja redação
explicita que aquele é “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial,
que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Trata-se, segundo alguns autores, de uma “pequena
invenção”.

Para que um inventor receba a tutela jurídica de uma invenção ou modelo de utilidade,
precisa preencher os chamados requisitos de patenteabilidade:

a) Novidade: preenche-se tal requisito quando a invenção ou modelo de utilidade não
estão compreendidos no estado da técnica atual (art. 11 da LPI), isto é, um
determinado invento (invenção ou modelo de utilidade) atenderá o requisito da
novidade se constituir algo desconhecido até mesmo para a comunidade científica
especializada na respectiva área do conhecimento.

b) Atividade inventiva: o inventor terá de demonstrar que chegou àquele resultado novo
por um ato de criação seu. Tal exigência se dá para proteger o inventor em vez do mero
descobridor (exemplo: protege-se o inventor de um novo mecanismo de aproveitamento
dos metais oriundos das jazidas, mas não se tutela o mero descobridor desta jazida).
Nos EUA, de onde advém tal requisito, dá-se o nome non-obviousness.

c) Aplicação industrial: tal requisito é preenchido quando a invenção ou modelo de
utilidade podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria (art. 15 da
LPI), vale dizer, que o invento seja útil e factível. É também chamado
industriabilidade. Em síntese, o direito de propriedade industrial não protege inventos
inúteis à indústria.

d) Licitude: consoante art. 18 da LPI, devem respeitar as regras morais, bons costumes,
segurança, ordem e saúde pública, dentre outros. Estão presentes neste dispositivo os
impedimentos legais à patenteabilidade. (!) ATENÇÃO: o art. 10 da LPI trata de
coisas que merecem outro tipo de proteção jurídica concedida pelo ordenamento
jurídico (ex: obras literárias, que são protegidas pelo direito autoral – Lei 9.610/98), não
se confundindo, portanto, com o art. 18, cuja preocupação é tratar de casos que,
embora em tese preencham os requisitos de patenteabilidade, foram excluídos da
proteção ora estudada por poderem ferir outros valores tidos por mais elevados pelo
legislador. Por fim, ressalte-se a importante peculiaridade referente às concessões de
patentes de medicamentos, a qual fica condicionada à prévia anuência da ANVISA (art.
229-C, LPI).

6.2. Procedimento do pedido de patente

6.2.1. Legitimidade do autor do pedido de patente

Detém legitimidade para pedir a proteção oriunda da patente: o autor, herdeiros e
sucessores, cessionário, ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de
serviços determinar (art. 6, §2º, da LPI). Se o invento for realizado em conjunto por duas ou mais
pessoas, o pedido de proteção poderá ser feito por todos os inventores ou por qualquer deles,
desde que, neste último caso, sejam nomeados e qualificados os demais, para a ressalva dos
respectivos direitos (art. 6º, §3º, da LPI).

Segundo o art. 7º, se dois ou mais inventores realizarem a mesma invenção de modo
independente, gozará da proteção aquele que primeiro fizer o pedido de registro,
independentemente das datas de invenção ou criação.

(!) ATENÇÃO: no direito autoral a proteção é conferida desde o momento da criação,
motivo pelo qual a proteção tem efeito meramente declaratório; já no direito de propriedade
industrial, a proteção só é conferida quando se faz o pedido de proteção (patente ou registro)
junto ao INPI, de modo que haverá efeito constitutivo.

Entre os artigos 88 e 93 a LPI tratou dos inventos realizados por funcionários do
empresário.

Se o trabalho for realizado no Brasil e tiver por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos serviços para os quais o empregado fora contratado, os inventos
pertencerão exclusivamente ao empregador (art. 88, LPI), mesmo que o empregado requeira a
patente até um ano após a extinção do vínculo empregatício, salvo prova em contrário (art. 88, §
2, LPI).
Segundo o art. 89, o empregador (titular da patente) poderá conceder ao empregado, autor
do invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração
da patente, mas tal participação não se incorpora, a qualquer título, ao salário do empregado (art.
89, único, LPI).

Distintamente, se o empregado inventar, de modo desvinculado do contrato de trabalho e
sem utilização de qualquer recurso ou equipamento do empregador, a titularidade da patente
pertencer-lhe-á (art. 90, LPI).

Se a criação for do empregado, mas se valendo dos meios ou recursos do empregador, a
propriedade do invento será comum, ressalvada expressa disposição contratual em contrário (art.
91, LPI).

Por fim, os arts. 92 e 93 da LPI determinam que as regras acima mencionadas se aplicam
também a: i) estagiários; ii) trabalhadores autônomos; iii) empresas terceirizadas; iv) servidores
da Administração Pública.

6.2.2. Análise dos requisitos de patenteabilidade

O procedimento de análise dos pedidos de concessão de patente apresenta algumas
fases, a saber:

1) Fase de exame preliminar: se inicia com o depósito do pedido, o qual deve
apresentar alguns elementos (art. 19, LPI); apresentado ao INPI, o pedido passa por
um exame preliminar formal, e estando devidamente instruído, há a protocolização
do pedido (art. 20, LPI). Faltando algum elemento não tão importante, terá o
depositante até 30 dias para cumprir as exigências formais com vista a regularizar o
pedido, o qual será considerado depositado na data do recibo.

2) Fase de análise das condições do pedido: conforme os arts. 22 e 23 da LPI, a lei
procurará proteger um conceito inventivo, isto é, a ideia que norteia uma criação,
ainda que a mesma envolva vários objetos que possam se inter-relacionar. O relatório
descritivo apresentado deve ser claro o suficiente para que o técnico do INPI vislumbre
a presença do requisito da aplicação industrial (industriabilidade) do invento. Também
devem estar presentes no relatório, de modo claro e preciso, as reivindicações do
inventor (art. 25, LPI). Os arts. 26, 27 e 28 preveem a possibilidade de se dividir o
pedido em dois ou mais.

3) Fase do processo e exame do pedido: analisadas as condições do pedido, passa-se
ao processo e exame deste, em que o INPI o manterá sob prazo de sigilo de 18
meses e após o que se fará a publicação do pedido (na Revista da Propriedade
Industrial – RPI), salvo os casos de patente de interesse da defesa nacional. O
depositante poderá requerer a antecipação da publicação3. Feita a publicação, o
depositante ou qualquer interessado (!) deverão fazer o requerimento de exame,
dentro de 36 meses, contados da data de depósito. Este requerimento não poderá ser
feito antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido (art. 31, único, LPI). O
depositante poderá efetuar alterações no pedido até o requerimento do exame (art. 32,
LPI). Ultrapassado o prazo sem que haja o requerimento do exame, o pedido será
provisoriamente arquivado. O depositante terá no máximo 60 dias – a partir do
arquivamento – para requerer o desarquivamento, impedindo assim o arquivamento
definitivo (art. 33, LPI). Caso o requerimento de exame seja de fato feito, o INPI
fornecerá um parecer com vista a aceita-lo ou exigir adaptações (art. 35, LPI) e, neste
último caso, o depositante terá até 90 dias para manifestar-se, sob pena de
arquivamento definitivo (art. 36, LPI).

6.2.3. Concessão da patente

Por fim, profere-se a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido feito (art. 37, LPI), da qual
não caberá recurso (arts. 212 a 215, LPI). O terceiro interessado poderá acionar as vias
administrativas ou judiciais para requerer a nulidade da patente (art. 51, LPI). Em sendo deferido
o pedido, emite-se a carta-patente (art. 38, LPI). O inventor terá de pagar a retribuição no prazo
de 60 dias contados do deferimento, podendo prorrogar por mais 30 dias caso prefira pagar por
retribuição específica.

6.2.4. Vigência da patente

Seguindo as disposições do Acordo TRIPS, o art. 40 da LPI prevê que a “invenção vigorará
pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data de
depósito”. Todavia, sabendo da morosidade quando da apreciação de muitos pedidos, o
legislador inseriu dispositivo com o fito de garantir um mínimo de tempo para que o inventor
usufrua dos direitos relacionados à sua invenção, e assim o art.40, parágrafo único, previu que “o
prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a
patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI
estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou
por motivo de força maior”.

6.2.5. Proteção conferida pela patente

A LPI, em seu art. 42, preceitua que haverá proteção de: produto ou de processo. Este
direito de exploração econômica de que goza o titular da patente, também se apresenta como
direito de impedir que terceiros utilizem-no sem seu consentimento (exploração indevida). O
3
Neste ponto vale ressaltar a difícil decisão a que está submetido o empresário-inventor, pois uma vez
patenteada, sua invenção é publicada e concorrentes podem ter acesso a ela; por isso, muitas vezes a opção é por
manter o invento em segredo de empresa, ainda que correndo o risco de outrem requerer o registro da patente.
direito de ingressar em juízo é abrangente em prol do inventor, pois abarca até a utilização
indevida feita entre a data de publicação e de concessão, ou mesmo anteriormente à publicação
(caso em que o infrator fica sabendo do conteúdo de algum modo) – art. 44, LPI.

O art. 43 da LPI apresenta exceções à regra acima, ou seja, situações em que a
exploração do produto/processo patenteado é permitida, tal como ocorre na utilização com
finalidade acadêmica ou meramente experimental.

Já o art. 45 da LPI visa a tutelar o direito de exploração do terceiro de boa-fé que a
praticava desde antes do depósito do pedido pelo inventor.

6.2.6. Nulidade da patente

Não obstante a impossibilidade se se pleitear judicialmente a nulidade da patente
concedida, pode-se busca-la pela via administrativa. A nulidade pode ser total (art. 46, LPI) ou
parcial (art. 47, LPI), e neste último caso as reivindicações subsistentes têm de continuar a ser
patenteáveis por si mesmas. O reconhecimento administrativo da nulidade da patente produz
efeitos ex tunc, isto é, seus efeitos retroagem até a data do depósito do pedido (art. 48, LPI).
Caso a discussão seja em torno da legitimidade da titularidade da patente, o interessado por
ingressar em juízo e pedir a adjudicação da patente (art. 49, LPI).

Como se disse, excetuando-se quando se tratar de conflito envolvendo a titularidade da
patente, o interessado deverá buscar no INPI a instauração do processo administrativo de
nulidade (art. 50, LPI), objetivando contestar, por exemplo, falta de requisitos legais, objeto da
patente mais abrangente que o conteúdo depositado etc. O prazo para requerer a instauração é
de 6 meses, contados da concessão da patente, podendo também ser feito de ofício pelo INPI
(art. 51, LPI).

(!) ATENÇÃO: Como se disse, o prazo para acessar a via administrativa é de 6 (seis)
meses após a concessão da patente (início da sua vigência), mas é possível acessar a via judicial
a qualquer tempo, bastando que a patente esteja vigente.

E o processo prosseguirá ainda que extinta a patente (sendo ex tunc a decisão, o
processo deve prosseguir para que eventualmente possam ser desfeitas situações jurídicas
anteriores).

Instaurado o processo administrativo de nulidade, seguir-se-ão as disposições dos arts. 52
a 54 da LPI. O titular da patente é intimado para se manifestar em 60 dias. Havendo ou não
manifestação deste, o INPI emitirá parecer e dará um prazo comum de 60 dias a ambos os
litigantes para se manifestarem. Em seguida, ainda que nenhum apresente manifestação, o
Presidente do INPI decidirá o processo, encerrando-se a instância administrativa.
De acordo com o art. 56 da LPI “a ação [judicial] de nulidade poderá ser proposta a
qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo
interesse”. A nulidade da patente poderá ser arguida como matéria de defesa. E o juiz poderá
suspender, preventiva ou incidentalmente, os efeitos da patente, desde que atendidos os
requisitos processuais (provavelmente se refere ao fumus boni iuris e periculum in mora).

A ação de nulidade de patente deve ser ajuizada na Justiça Federal 4, e o INPI, quando não
for o autor da ação, intervirá no feito, necessariamente. O prazo de resposta do réu (titular da
patente) é de 60 dias. E transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará
anotação, para ciência de terceiros (art. 57, LPI).

6.2.7. Cessão da patente

O inventor pode ceder a patente ou mesmo o pedido de patente, total ou parcialmente (art.
58, LPI). Isto, porque o titular da patente exerce sobre ela um direito patrimonial disponível. Cabe
ao INPI fazer as respectivas anotações (art. 59, LPI), as quais produzirão efeitos em relação a
terceiros a partir da data de sua publicação (art. 60, LPI).

6.2.8. Licenciamento da patente

Há a possibilidade de o titular da patente licenciar a exploração mediante contrato de
licença, ou ainda ser obrigado a licenciá-la. Portanto, pode haver licença voluntária ou licença
compulsória.

Licença voluntária (arts. 61 a 67 da LPI): o contrato de licença para exploração deve ser
averbado junto ao INPI para produzir efeito erga omnes. Esta produção de efeitos perante
terceiros se dá a partir da data de publicação. Mas, para efeito de validade de prova de uso, não
há necessidade de o contrato estar averbado junto ao INPI.

(!) ATENÇÃO: embora a legislação não vede expressamente, o INPI tem rejeitado pedidos
de cobrança de royalties (contraprestação cobrada pelo titular em face do licenciado) nos casos
de licenciamento de pedido de patente. Assim, os royalties só são admitidos nos casos de
licenciamento de patente, mas não nos casos de licenciamento de pedido de patente.

O art. 63 dispõe que o aperfeiçoamento em patente licenciada pertence a quem o fizer,
mas se assegura à outra parte o direito de preferência para seu licenciamento. O art. 64 prevê a
possibilidade de o titular promover uma oferta pública de licença, com condições e preços
predeterminados, a qual será feita pelo INPI, a pedido do titular, na Revista de Propriedade
industrial (RPI). Desde que não haja nenhuma manifestação expressa de interesse, o inventor

4
Como se disse, a jurisprudência do STJ entende que as ações contra o INPI devem ser ajuizadas na Justiça
Federal do Rio de Janeiro, local da sede da autarquia. No entanto, havendo pluralidade de réus (INPI e particulares),
o STJ entende que a ação pode ser proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu (geralmente uma
sociedade empresária).
pode desistir da oferta. Na falta de acordo, as partes poderão requerer ao INPI o arbitramento
da remuneração (royalties); e decorrido um ano de sua fixação, o INPI poderá revê-la (art. 65,
LPI). Por fim, o art. 67 da LPI prevê que o titular da patente poderá requerer o cancelamento da
licença, caso o licenciado não inicie a exploração efetiva dentro de um ano a partir da concessão,
ou interrompa a exploração por prazo superior a um ano, ou não obedeça as condições de
exploração.

Licença compulsória (arts. 68 a 74 da LPI): aqui o titular é obrigado a licenciar, seja por
motivos de natureza sancionatória, seja para atender imperativos de ordem pública (art. 68 da
LPI). Então, o titular ficará sujeito a licença por abuso de direitos ou licença por abuso de
poder econômico, bem como nos casos em que não explorar o objeto da patente ou explorá-lo
incompletamente, ou pela falta de aplicação do processo patenteado, ou ainda pela
comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. Mas não basta mero
requerimento do interessado para que haja a ocorrência de licença compulsória; haverá processo
administrativo em que serão assegurados contraditório e ampla defesa ao titular da patente, o
qual poderá comprovar a não utilização por razões legítimas, ou o sério e efetivo preparativo para
a exploração, ou a presença de obstáculo originado por ordem legal (art. 69, LPI). Pode haver
também a modalidade chamada licença de dependência, em que a exploração de uma patente
de produto/processo depende de outra patente de produto/processo, a qual será concedida de
preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 70 da LPI. Já o art. 71 traz a
licença por interesse público, cuja ocorrência pode se dar quando há emergência nacional ou
interesse público, cabendo ao Chefe do Poder Executivo Federal declará-la de ofício (portanto, ao
contrário das demais, nesta modalidade não há processo administrativo junto ao INPI). Esta será
sempre temporária, prorrogável, e sem prejuízo dos direitos do titular da patente. (!) ATENÇÃO:
Em qualquer modalidade, NÃO se admite o sublicenciamento. Nos casos de licença
compulsória a serem determinados pelo INPI, a concessão ou não deverá ser analisada via
processo administrativo requerido pelo interessado, nos termos dos arts. 73 e 74 da LPI. Por fim,
o art. 75 dispõe acerca da patente de interesse da defesa nacional, cuja marca é o caráter
sigiloso e, portanto, não sujeito às publicações previstas na LPI.

6.2.10. Retribuição anual

O INPI recebe recursos pagos pelo depositante do pedido ou titular da patente por meio da
retribuição anual, a partir do terceiro ano da data do depósito (art. 84, LPI). O pagamento será
pago nos três primeiros meses do ano, ou nos 6 meses subsequentes (neste caso, mediante
retribuição anual). Enquanto estiver em oferta pública, a anuidade devida receberá um abatimento
de 50% sobre o valor devido (art. 66, LPI). A falta de pagamento importará no arquivamento do
pedido ou extinção da patente (art. 86, LPI).

6.2.11. Extinção da patente
Segundo o art. 79 da LPI, há cinco hipóteses de extinção da patente, quais sejam: I –
expiração do prazo de vigência; II – renúncia do titular (art. 79), ressalvado o direito de terceiros;
III – caducidade (art. 80); IV – falta de pagamento da retribuição anual; V – se pessoa domiciliada
no exterior não constituir e manter procurador com poderes especiais no Brasil. Extinta a patente,
seu objeto cairá em domínio público. Os prazos de resposta à intimação são de 60 dias, assim
como o são para se proferir a decisão, estes contados do término do prazo de resposta (arts. 81 e
82, LPI). A decisão de caducidade retroagirá à data do requerimento ou da publicação da
instauração de ofício do processo (art. 83, LPI).

6.3. Certificado de adição de invenção

No art. 76 está prevista a possibilidade de o depositante do pedido ou o titular da patente
requererem, mediante retribuição específica, certificado de adição para proteger
aperfeiçoamento ou desenvolvimento no objeto da invenção, desde que apresente o mesmo
conceito inventivo do objeto principal.

6.4. Patentes pipeline

As patentes pipeline (ou patentes de revalidação) surgiram com a entrada em vigor da
LPI, a qual passou a permitir a patente de medicamentos e alimentos. Ocorre que muitos titulares
de tais tipos de patentes tentaram estender o prazo de vigência da respectiva patente no Brasil,
nos casos em que tais prazos, no país de origem da patente, são mais longos ou prorrogados por
algum motivo específico. O STJ não deu guarida a tais tentativas, optando pelo entendimento de
que essas patentes vigoram no Brasil pelo prazo remanescente no país de origem, mas
observando, sempre, o prazo máximo previsto em nossa legislação (art. 40 da LPI: 20 anos para
patentes de invenção e 15 anos para patentes de modelo de utilidade).

7. Desenho Industrial

A proteção ao desenho industrial se dá por meio de registro, assim como ocorre com as
marcas. Por isto, diz-se que o desenho industrial é registrável, e não patenteável.

7.1. Conceito e requisitos de registrabilidade do desenho industrial

O conceito de desenho industrial está presente no art. 95 da LPI, o qual o conceitua
como “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que
possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”.
(!) ATENÇÃO: há diferença entre obra de arte e desenho industrial. A começar pelo regime
jurídico aplicável, a obra de arte é tutelada pelo direito autoral (Lei 9.610/98), enquanto o
desenho industrial é protegido pelo direito de propriedade industrial. Mas a grande diferença está
no fato de que o desenho industrial possui uma função utilitária (ainda que mínima), enquanto
as obras de arte são possuem função decorativa (ou estética). Tampouco o desenho industrial
se confunde com modelo de utilidade, já que este precisa conferir uma melhora funcional ao
objeto no seu uso ou em sua fabricação, enquanto o desenho industrial não guarda qualquer
relação com a funcionalidade do produto, já que intenta aprimorar o visual deste.

Portanto, se uma determinada criação tiver caráter técnico, estamos diante de uma
invenção ou de um modelo de utilidade; mas se, por outro lado, essa criação tiver caráter
estético/visual, estamos diante: de uma obra de arte (quando a modificação no visual não possuir
viés utilitário), ou de um desenho industrial (quando a modificação no visual possuir uma função
utilitária e mercadológica).

São requisitos de registrabilidade do desenho industrial:

a) Novidade (art. 96, LPI): tal como ocorre nos casos de invenções e modelos de
utilidade, o requisito da novidade, estará atendido quando o desenho industrial não for
compreendido no estado da técnica5.

b) Originalidade (art. 97, LPI): o desenho industrial deverá possuir uma configuração
(caráter) visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores. Vale ressaltar que
essa originalidade poderá decorrer da combinação de elementos conhecidos.

c) Aplicação industrial (art. 98, LPI): serve para diferenciar das obras de arte, haja vista
serem os desenhos industriais suscetíveis de industrialização, isto é, só eles podem ser
dotados de viés utilitário. No art. 100 da LPI estão as hipóteses dos casos de desenhos
não suscetíveis a registro.

d) Licitude

7.2. Procedimento de registro do desenho industrial

O procedimento é muito semelhante àquele das patentes de invenção e de modelo de
utilidade, com pequenas variações, senão vejamos.

7.2.1. Legitimidade do autor do pedido de registro de desenho industrial

De acordo com o art. 94 da LPI, pode-se dizer que: o requerente está, presumidamente
(iuris tantum), legitimado para obter o registro; pode ser em nome próprio, pelos herdeiros,
sucessores, cessionário ou por aquele a quem a lei ou contrato determinar que pertença a

5
Estado da técnica (art. 96, §1º, LPI): é “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da
data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso qualquer outro meio (...)”.
titularidade; quando realizado por duas ou mais pessoas, qualquer delas poderá pedir o registro,
desde eu nomeie e qualifique os demais, para a ressalva dos respectivos direitos; o criador pode
requerer a não divulgação de sua nomeação; o direito de registro estará assegurado ao que
promover o deposito primeiro etc.

Aplicam-se também aos pedidos de registro de desenho industrial, analogicamente, as
regras previstas na LPI sobre titularidade de patentes de inventos realizados por funcionários do
empresário (arts. 88 a 93), conforme manda o art. 121 da LPI.

7.2.2. Análise dos requisitos de registrabilidade

No art. 101, LPI, estão dispostos os requisitos que devem estar presentes no pedido de
registro de desenho industrial, os quais se assemelham muito aos de patente. Após isto, faz-se o
exame formal preliminar (art. 102, LPI), cujo prazo para sanar possíveis irregularidades é de 5
(cinco) dias (art. 103, LPI), diferenciando-se neste ponto do prazo das patentes, que é de 30 dias.

No art. 104 está prevista a necessidade de o registro se referir a um único objeto, podendo,
entretanto, apresentar até 20 (vinte) variações.

7.2.3. Concessão do registro de desenho industrial

O pedido de registro de desenho industrial, diferentemente do procedimento das patentes,
prevê a publicação e concessão automáticas, com expedição imediata do registro (art. 106, LPI).
Ainda, é peculiar o fato de o sigilo do pedido só existir caso haja requerimento expresso pelo
depositante. Em até 90 (noventa) dias do depósito em que haja o sigilo, o depositante poderá
retirá-lo (art. 105, LPI).

Por fim, importante ressaltar que o exame de mérito no registro de desenho industrial é
eventual e diferido, pois requer que o titular ou terceiros interessados requeiram expressamente
ao INPI tal análise do objeto do registro quantos aos aspectos da novidade e de originalidade (art.
111, LPI).

7.2.4. Prazo de vigência do registro de desenho industrial

Concedido o registro do desenho industrial, o titular receberá o respectivo certificado de
registro (art. 107, LPI).

O prazo de vigência do registro de desenho industrial é de 10 anos, contados da data do
depósito, mas a LPI permite a prorrogação deste prazo por três períodos sucessivos de 5 anos
cada (art. 108, LPI), devendo o pedido de prorrogação ser feito no último ano de vigência com
comprovação de pagamento de retribuição, ou nos 180 dias subsequentes ao término da
vigência, mediante pagamento de retribuição adicional.

7.2.5. Proteção conferida pelo registro de desenho industrial
O titular do registro de desenho industrial possui o direito de exploração econômica
exclusiva do seu objeto (art. 109, LPI). O terceiro de boa-fé que já explorava o mesmo desenho
antes do registro pelo titular do direito de exploração, também poderá a continuar a explorá-lo
sem ônus (art. 110, LPI).

7.2.6. Nulidade do registro de desenho industrial

A decretação de nulidade do registro de desenho industrial também produz efeito ex
tunc, retroagindo à data do depósito do pedido (art. 112, §1º, LPI). É possível pleitear
judicialmente a adjudicação do registro, quando decorra ofensa ao art. 94 da LPI, que dispõe
sobre os legítimos titulares do registro de desenho industrial.

Do art. 113 ao art. 118 da LPI estão presentes os dispositivos relativos ao processo
administrativo de nulidade (decorrente de ofensa a outros preceitos legais da LPI que não os
relacionados ao art. 94) e à ação judicial de nulidade, os quais são muito semelhantes às
disposições relativas ao mesmo tema quando do estudo das patentes.

7.2.7. Retribuição quinquenal

Enquanto nas patentes a retribuição é anual, no registro de desenho industrial temos uma
retribuição quinquenal (art. 120, LPI), a ser paga a partir do segundo quinquênio da data do
depósito.

7.2.8. Extinção do registro de desenho industrial

As hipóteses de extinção do registro estão presentes no art. 119 da LPI:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

8. Marca

As marcas são “sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas
proibições legais” (art. 122, LPI). A finalidade precípua da marca, portanto, é diferenciar o produto
ou serviço dos seus “concorrentes” no mercado consumidor.

Quando da análise dos conflitos envolvendo marcas possivelmente parecidas, um dos
aspectos mais importantes a se observar é o risco ou confusão entre as marcas pelo consumidor.

A proteção à marca tem a dupla finalidade, consubstanciada no art. 5º, XXIX, da CF e
regulamentada pelo art. 129 da LPI: por um lado visa a protegê-la contra usurpação, proveito
econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor
seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC) Ou seja, busca-se
diferenciar o produto ou serviço, individualizando-os em relação aos demais existentes no
mercado. É por isso que expressões comuns ou genéricas, que não sirvam para distinguir um
produto ou serviço de outros, não merecem a tutela concernente à marca. Da mesma forma, o
STJ já decidiu que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo (marcas
evocativas), bem como expressões que designem o componente principal do produto, não
merecem a proteção como marca.

(!) ATENÇÃO: a LPI deixou claro que o sinal distintivo a ser tutelado deve ser visualmente
perceptível (art. 122), não deixando qualquer dúvida de que não há possibilidade de se registrar
como marca um sinal sonoro (marca sonora) ou um determinado cheio ou odor (marca olfativa).

No art. 124 a LPI estabelece extenso rol dos casos não suscetíveis a registro como marca.
Sobre a vedação do inciso V, que impede registro de marca que colida com nome empresarial, o
STJ já decidiu que, sendo distintos os ramos de atividade, podem a marca e o nome empresarial
coexistirem.

Consoante os ensinamentos da jurisprudência do STJ, o eventual conflito/colidência entre
nome empresarial e marca, deve ser solucionado analisando-se dois princípios básicos do direito
marcário: i) princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; ii) princípio
da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de
“alto renome” ou “notória” , está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como
corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Persistindo-se a
colidência, aplicar-se-á o critério da anterioridade para determinar qual deve prevalecer, a
marca ou o nome empresarial.

Em suma: a interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da
marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento
característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de
marca – que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: 1) que a proteção ao nome
empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade
sobre o uso do nome em todo o território nacional 6, e 2) que a reprodução ou imitação seja
suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 3) Persistindo a
colidência, passível de provocar confusão entre consumidores, com eventual desvio de clientela,
deve-se solucionar o conflito pela aplicação do critério da anterioridade do registro.

8.1. Espécies de marca

6
Para isto, devem ser registrados os atos constitutivos da empresa nas Juntas Comerciais de todos os
Estados da Federação.
A LPI, em seu art. 123, distingue três espécies de marca:

1) Marca de produto ou serviço (art. 123, I): é aquela usada para distinguir produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Representa a noção
geral de marca que todos nós possuímos, isto é, são os sinais usados pelos
empresários para identificar produtos ou serviços que comercializam ou produzem. É
registrada pelo próprio empresário que irá utilizá-la.

2) Marca de certificação (art. 123, II): é aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas 7 -
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada. É registrada por um ente certificador titular da marca, bastando, para que
se proceda ao registro, que o empresário atenda aos requisitos de controle emitidos
pelo próprio certificador.

3) Marca coletiva (art. 123, III): é aquela usada para atestar aos consumidores que
determinados produtos ou serviços são provenientes de membros de uma mesma
entidade (ex: uma associação) e que tais produtos e serviços estão em conformidade
com as regulamentações técnicas dessa entidade. É registrada quando atendidos os
requisitos do regulamento de utilização da própria entidade (art. 150, LPI).

Existe outra forma de classificar as marcas, em que se obedece ao critério da forma de
apresentação. Segundo este, as marcas podem ser:

1) Marcas nominativas: são criadas a partir de palavras e/ou números ou combinação de
palavras e números. Podem ser expressões já existentes ou criações originais.

2) Marcas figurativas: são aquelas constituídas por desenhos, símbolos ou figuras que
apresentam configuração gráfica decorativa, incomum ou não usual.

3) Marcas mistas: são as que se constituem por meio da combinação das duas espécies
de marcas acima mencionadas.

4) Marcas tridimensionais: são aquelas constituídas pela forma plástica do produto, ou
seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos
(exemplo: um vidro de perfume).

8.2. Procedimento do pedido de registro de marca

De acordo com o art. 129 da LPI, “a propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso

7
Tais regras são estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental
ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes.
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o
disposto nos arts. 147 e 148.”.

8.2.1. Legitimidade do autor do pedido de registro de marca

Qualquer pessoa, física ou jurídica (de direito privado ou de direito público), pode requerer
o registro de marca (art. 128, LPI). As pessoas de direito privado, todavia, “só podem requerer
registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou
através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento,
esta condição, sob as penas da lei”. (art. 128, §1º).

A marca coletiva será registrada no INPI pela entidade, e não por um dos membros que a
integram. Da mesma forma, a marca de certificação, será registrada no INPI pela entidade
certificadora, e não pelos empresários que utilizarão posteriormente a marca. É por isso que os
doutrinadores chamam a marca coletiva e a marca de certificação de marcas de certificação
indireta, porque elas não são usadas pelos seus requerentes.

A LPI consagra o chamado direito de preferência àquele que primeiro criou a marca mas
não a registrou (art. 129, §1º, LPI). Contudo, este direito deve ser exercido antes da conclusão do
procedimento administrativo de concessão da marca perante o INPI para outrem, sob pena de
preclusão.

8.2.2. Depósito e exame do pedido

De acordo com o art. 155 da LPI, o pedido de registro de marca “deverá referir-se a um
único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão
ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua
tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias
subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento”.

Tratando-se de pedido de registro de marca coletiva, dispõe o art. 147 da LPI que o
pedido deve conter ainda “regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de
uso da marca.”. E seu parágrafo único assevera que “o regulamento de utilização, quando não
acompanhar o pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob
pena de arquivamento definitivo do pedido.”.

Se se tratar de pedido de registro de marca de certificação, devemos atender ao que
dispõe o art. 148 da LPI, segundo o qual o pedido deve conter ainda: I - as características do
produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo
titular. Por fim, seu parágrafo único nos diz que “a documentação prevista nos incisos I e II deste
artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.”.

O art. 156 da LPI prevê o exame formal preliminar, o qual, quando devidamente instruído,
será protocolizado, considerando-se a data de depósito a da sua apresentação. O art. 157, por
sua vez, possibilita, em cinco dias, ao depositante cumprir determinadas exigências faltantes.
Cumpridas estas, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do
pedido.

Em seguida, há a publicação para eventuais oposições de interessados no prazo de 60
(sessenta) dias. Havendo oposição, intima-se o para apresentar manifestação em até 60 dias (art.
158). Se a oposição fundar-se no fato de a marca a ser registrada já ser usada no Brasil ou em
país signatário da Convenção da União de Paris, caberá ao autor da oposição comprovar, em 60
dias, o depósito do pedido de registro da marca que alega já usar (art. 158, §2º, LPI). Por fim,
passa-se ao exame do mérito do pedido de registro da marca, com possível abertura de prazo
de 60 dias para a resposta a possíveis exigências formuladas (art. 159, LPI). Sendo estas
respondidas, será proferida a decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro (art. 160,
LPI).

8.2.3. Concessão do registro de marca

Deferido o registro da marca, após o exame do pedido, o INPI concederá o certificado,
desde que comprovado o pagamento das retribuições específicas, no prazo de 60 dias contados
do deferimento, ou em 30 dias após o final do prazo normal, mas neste caso será devida uma
retribuição específica (arts. 161 e 162 da LPI). Reputa-se concedido o certificado de registro na
data da publicação do respectivo ato (art. 163, LPI). Por fim, no art. 164 temos o que deverá
constar do certificado.

8.2.4. Vigência do registro de marca

Segundo o art. 133 da LPI, o prazo de vigência do registro de marca é de 10 anos,
contados da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

O pedido de prorrogação do registro da marca pode se prorrogar indefinidamente,
bastando que o seu titular a requeira durante o último ano de vigência do registro e mediante o
comprovante de pagamento de retribuição (art. 133, §1º, LPI). Se ocorrer o término da vigência
sem pagamento, o titular ainda poderá fazê-lo nos 6 meses subsequentes, mediante pagamento
de retribuição adicional (art. 133, §2º, LPI).

8.2.5. Proteção conferida pelo registro de marca
A proteção jurídica conferida ao titular do registro de marca assegura-lhe o uso exclusivo
em todo o território nacional (Art. 129, LPI), podendo ainda ceder, licenciar e zelar pela
integridade material (Art. 130, LPI). Essa proteção abrange o uso da marca em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular (art. 131, LPI). Contudo, isso
não significa que ninguém poderá usar a marca registrada ou mencioná-la em nenhuma situação,
conforme atesta o art. 132.

8.2.5.1. O princípio da especialidade (ou especificidade)

A proteção conferida ao titular da marca é abrangente no que concerne ao quesito
territorial (vale em todo o território nacional), mas sofre limitações no que respeita ao quesito
material, vez que se submete ao princípio da especialidade (ou especificidade), ou seja, a
proteção que confere o direito de uso exclusivo é restrita ao(s) ramo(s) de atividade em que o seu
titular atua.

Como se disse, o intuito da lei é proteger o consumidor de eventual concorrência desleal
que o leve a adquirir determinado produto pensando ser outro.

Há, porém, marcas que gozam de proteção em qualquer ramo de atividade, configurando
verdadeira exceção ao princípio da especificidade, são marcas de alto renome (art. 125, LPI), às
quais o legislador conferiu proteção especial. Nesse contexto, o registro da marca como de alto
renome confere ao seu titular proteção defensiva e acautelatória, a fim de impedir futuros usos ou
registros, por terceiros, de outras marcas iguais ou parecidas.

(!) ATENÇÃO: O TRF da 2ª Região entende que não cabe ao Poder Judiciário declarar que
uma marca possui “alto renome”, pois se trata de matéria de fato que compete: primeiro, ao povo
“no seu pensamento e impressão declarar”; e em seguida, ao INPI declarar incidentalmente. Tal
previsão coaduna com a Resolução 121/2005 do próprio INPI.
Marca notoriamente conhecida (art.
Marca de alto renome (art. 125, LPI)
126, LPI)

Tem proteção especial em todos os
Tem proteção especial apenas no seu
ramos de atividade (exceção ao
ramo de atividade
princípio da especificidade)

Proteção garantida, independentemente
Proteção requer registro no Brasil de registro ou depósito no país (exceção
ao princípio da territorialidade)

8.2.5.2. O uso indevido de marca registrada

Já que a marca assegura ao titular o direito ao uso exclusivo em todo o país (art. 129, LPI),
a ação contra o usurpador deve ser ajuizada pelo titular da marca em 5 (cinco) anos, sob pena de
prescrição, conforme preceitua a Súmula 143/STJ.

O STJ também entende que a simples contrafação já pode ensejar danos matérias, mesmo
que o produto não tenha sido comercializado, além de poder recair condenação em danos
morais, quando restar provada a vulgarização, pelo réu, da marca registrada.

8.2.6. Cessão de registro de marca

O art. 130, I, da LPI permite a cessão do registro e do pedido de registro, desde que o
cessionário preencha os requisitos legais para requerer tal registro (art. 134, LPI). Tais requisitos
são aqueles do art. 128; assim, por exemplo, uma sociedade empresária de uma marca que
identifica um determinado produto alimentício não pode cedê-la a outra sociedade empresária
que atue em ramo de atividade estranho.

O INPI deverá fazer as anotações de eventuais cessões de registro de marca (art. 136,
LPI), as quais produzirão efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação (art. 137,
LPI).

8.2.7. Licenciamento de registro de marca

O titular também pode celebrar contrato de licença da marca, sem prejuízo de seu direito
de controlar efetivamente as especificações, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou
serviços (art. 139, LPI). E o licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para
agir em defesa da marca. O contrato deverá ser averbado no INPI (art. 140, LPI).

8.2.8. Nulidade de registro de marca
É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições da LPI (art. 165). A
decretação da nulidade produz efeitos ex tunc, retroagindo à data do depósito do pedido (art.
167). Caso a nulidade decorra do fato de a marca já estar registrada em outro país unionista, o
titular poderá reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro (art. 166, LPI).

8.2.8.1. Processo administrativo de nulidade

A nulidade poderá ser declarada administrativamente (art. 168). O processo de nulidade
pode ser aberto pelo INPI, de ofício, ou por requerimento de qualquer interessado, no prazo de
180 dias contados da data de expedição do certificado de registro (art. 169). Nos arts. 170 a 172
o processo segue as mesmas etapas que aquelas presentes para a nulidade de patentes e de
registro de desenho industrial.

8.2.8.2. Ação judicial de nulidade

Como corolário do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, qualquer legítimo
interessado ou o INPI poderão propor ação de nulidade no prazo de 5 anos, a contar da
concessão do registro (arts. 173 e 174). O juiz poderá suspender liminarmente os efeitos do
registro e do uso da marca. Por fim, quando o INPI não for autor da ação, necessariamente
intervirá no feito como terceiro interessado (art. 175, LPI).

8.2.9. Extinção do registro de marca

As causas “gerais” de extinção são aquelas também incidentes sobre as patentes e o
registro de desenho industrial (art. 142, LPI). Contudo, o art. 151, dispõe que, além daquelas, o
registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando: I – a entidade deixar de existir; II
– a marca for utilizada em condições outras que não aquelas previstas no regulamento de
utilização. A entidade detém a marca coletiva, podendo renunciar à esta, porém, segundo o art.
152, só pode assim proceder se o fizer “nos termos do contrato social ou estatuto (...), ou, ainda,
conforme regulamento de utilização”.

Regra importante está no art. 153, segundo o qual a marca coletiva caducará se não for
usada por mais de uma pessoa autorizada, o que é óbvio, pois se trata de marca coletiva, e não
individual.

9. Indicações geográficas

De acordo com o art. 176 da LPI, “constitui indicação geográfica a indicação de
procedência e a denominação de origem”. Tutelar isto é relevante, pois a indicação inverídica do
local de origem ou de procedência do produto ou serviço pode induzir o consumidor a erro.
A indicação de procedência (art. 177, LPI) é “o nome geográfico de país, cidade, região
ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração,
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”.

A denominação de origem (art. 178, LPI) é “o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.

(!) ATENÇÃO: O STJ já decidiu que o nome de um local considerado indicação geográfica
não pode ser registrado como marca.

10. Trade dress (conjunto-imagem)

Nos Estados Unidos o trade dress (ou conjunto imagem) já é bastante conhecido e já tem
lei específica, o Lanham Act.

Ocorre a violação do chamado trade dress quando um concorrente não copia exatamente
a marca ou o desenho industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do
produto ou até mesmo o modus operandi da prestação de um serviço. Alguns casos
paradigmáticos a este respeito são: China in Box vs. Uai in Box; Mr. Cat vs. Mr. Foot; Spoleto vs.
Gepeto.
CONTRATOS EMPRESARIAIS

1. INTRODUÇÃO

Na condução de sua atividade econômica o empresário (tanto o empresário individual
quanto a sociedade empresária) celebra diversos contratos. Estes acordos podem ser
estritamente empresariais, quando firmados entre empresários, ou não, caso em que se
sujeitarão a disciplina especial (contratos de trabalho, contratos com consumidores e contratos
com a Administração Pública).

1.1. Aplicação do CDC aos contratos entre empresários

Os contratos entre empresários podem, excepcionalmente, se sujeitar às regras do CDC,
quando um dos contratantes assumir a posição de consumidor, ou seja, de destinatário final do
produto (art. 2º, CDC). Quando o escopo da aquisição do produto ou serviço for o de implementar
ou incrementar a própria atividade produtiva, não estaremos diante de uma relação consumerista.
Portanto, devemos sempre observar se há o intuito de aplicação na atividade, vale dizer, se há a
finalidade de integrar o produto ou serviço adquirido no processo de produção, transformação ou
comercialização.

(!) ATENÇÃO: O STJ tem admitido, com fulcro no art. 4º, I, do CDC, a incidência da lei
consumerista também sobre situações nas quais fique caracterizada a vulnerabilidade técnica,
jurídica ou econômica de uma parte frente à outra.

2. O CÓDIGO CIVIL DE 2002 E A UNIFICAÇÃO DO DIREITO OBRIGACIONAL

Em geral, a unificação entre direito civil e direito empresarial se deu de modo meramente
formal. No campo obrigacional, entretanto, a situação é um pouco distinta, pois os contratos
cíveis e empresariais se submetem a uma mesma disciplina geral contratualista, presente
basicamente entre do art. 421 ao art. 480 do Código Civil de 2002. Além disto, vários contratos
em espécie (arts. 481 a 532 do CC) também possuem a mesma disciplina legal, a despeito de
poderem ser qualificados como cíveis ou empresariais, conforme as circunstâncias de
celebração.

2.1. Contratos cíveis x contratos empresariais

Os contratos empresariais se caracterizam pela simetria natural entre os contratantes,
portanto, a intervenção estatal prévia (dirigismo contratual) ou posterior (revisão judicial dos
contratos) nesta seara empresarial mostra-se prejudicial e deturpa a lógica natural do livre
mercado – afligindo os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da propriedade privada -,
além de criar risco moral e trazer insegurança jurídica para as relações comerciais.

3. TEORIA GERAL DO DIREITO CONTRATUAL

Contratos

3.1. Princípios gerais dos contratos

3.1.1. Princípio da autonomia da vontade

No art. 421 do CC encontramos o princípio da autonomia da vontade, que assegura aos
indivíduos a liberdade de contratar, desde que respeitada a função social dos contratos 8. As
partes podem escolher com quem contratar, bem como decidir acerca do objeto da relação
contratual, e ainda fixar o conteúdo desta relação.

Também limitam a liberdade de contratar os preceitos de ordem pública e os bons
costumes, além do dirigismo contratual, este entendido como a possibilidade de intervenção
judicial com base na lei para que se garanta o equilíbrio entre as partes contratantes.

3.1.1.1. O princípio da atipicidade dos contratos empresariais

O princípio da autonomia da vontade reflete outra possibilidade, qual seja a de as partes
criarem contratos empresariais atípicos, com supedâneo no art. 425 do CC.

A presença de normas cogentes nos contratos típicos, que visam a preservar-lhes a
“essência” mitiga a liberdade contratual dos empresários.

3.1.2. Princípio do consensualismo

8
O Enunciado 26 da I Jornada de Direito Comercial do CJF, diz que “O contrato empresarial cumpre sua
função social quando não acarreta prejuízos a direitos ou interesses, difusos ou coletivos, de titularidade de sujeitos
não participantes da relação negocial”.
De acordo com o princípio do consensualismo, basta o acordo de vontades para que o
contrato se aperfeiçoe, motivo por que são chamados de contratos consensuais. No entanto,
nem todos seguem este padrão, como é o caso dos contratos reais (requer entrega de uma coisa)
e dos contratos solenes (requer formalidades específicas), por exemplo.

3.1.3. Princípio da relatividade

O princípio da relatividade nos diz que a relação contratual somente tem o condão de
produzir efeitos entre as partes contratantes (aspecto subjetivo) – exceto se o contrato for
personalíssimo -, e que o contrato está restrito ao seu objeto, não atingindo bens estranhos a este
(aspecto objetivo).

Há algumas exceções a este princípio, as quais devem sempre estar expressamente
previstas em lei. Um exemplo é o contrato de seguro em favor de terceiro.

Uma questão interessante envolvendo este princípio diz respeito à teoria da aparência,
cuja aplicação se dá quando um contratante de boa-fé engana-se diante de uma situação
aparente, tomando-a como verdadeira, o que gera a possibilidade de se criarem obrigações em
relação a terceiros que não atuaram diretamente na constituição do vínculo contratual.

3.1.4. Princípio da força obrigatória

Os direitos e deveres assumidos valem como lei entre as partes. Esta é o mandamento
que traduz o princípio da força obrigatória dos contratos, frequentemente representado pela
cláusula pacta sunt servanda, implícita em qualquer relação contratual. Trata-se da
impossibilidade de um dos contratantes se retratar unilateralmente, pervertendo as condições
contratadas. Há, portanto, nos contratos uma cláusula geral de irretratabilidade e de
intangibilidade, tendentes a preservar a segurança jurídica das relações contratuais.

Contudo, tal qual ocorre no princípio da relatividade, temos aqui também uma mitigação,
haja vista a possibilidade da teoria da imprevisão, representada pela cláusula rebus sic
stantibus (“retornar as coisas como eram antes”), segundo a qual os direitos e deveres
assumidos em um determinado contrato podem ser revisados se houver uma alteração
significativa e imprevisível nas condições econômicas que originaram a constituição do vínculo
contratual. Em outras palavras, tal cláusula determina que a obrigatoriedade do contrato só
deverá ser observada se as condições existentes no momento da celebração da avença se
mantiverem inalteradas ou, pelo menos, sofrerem alterações que não afetem o equilíbrio
contratual (arts. 478 a 480, CC).

3.1.5. Princípio da boa-fé
O princípio da boa-fé9 no âmbito contratual assevera que não se deve fazer prevalecer,
sobre a real intenção das partes, apenas o que está eventualmente escrito no acordo firmado.

Outro aspecto deste princípio pode ser descrito como a necessidade de as partes
contratantes atuarem com boa-fé na celebração do contrato, bem como na sua execução (art.
422, CC). Estamos falando do princípio da boa-fé objetiva.

3.2. Exceção de contrato não cumprido

A exceção do contrato não cumprido (ou exceptio non adimpleti contractus) é a
necessidade de uma parte cumprir primeiramente a sua obrigação para que possa exigir da parte
contrária o devido cumprimento (arts. 476 e 477 CC).

3.3. A teoria do adimplemento substancial

A teoria do adimplemento substancial sustenta que não se deve considerar resolvida a
obrigação quando a atividade do devedor, embora não tenha sido perfeita ou não atingido
plenamente o fim proposto, aproxima-se consideravelmente do seu resultado final (exemplo: não
é razoável ordenar a busca e apreensão de veículo quando se promoveu o adimplemento de 34
das 36 prestações devidas).

4. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EMPRESARIAL

É mercantil o contrato de compra e venda celebrado entre empresários, ou seja,
comprador e vendedor devem ser empresários (individuais ou sociedades empresárias),
ressalvando-se o já comentado caso em que o comprador se enquadra no conceito de
consumidor, hipótese em que incidirão as normas especiais do CDC.

4.1. Elementos essenciais da compra e venda
9
Boa-fé subjetiva é a intenção (interna), um estado psicológico, firme crença ou ainda por ignorância
(desconhecimento de situação fática) de estar agindo corretamente. Na hipótese do pagamento feito ao credor
putativo (ou credor aparente), pode-se considerar um exemplo em que apesar da boa-fé subjetiva (cognitiva) do
agente ele incidiu em erro não imputável a ele devido seu estado anímico (boa-fé pelo desconhecimento que à quem
se paga não é o verdadeiro credor). Boa-fé objetiva é a conduta externada pelo agente. Trata-se de um dever de
bom comportamento do agente. São considerados deveres anexos ou laterais às obrigações. Um comportamento
esperado das partes, independentemente de seu estado anímico (subjetivo), pode-se citar com exemplos os deveres
de lealdade, probidade, retidão, ética, informação, dentre outros.
A partir da leitura do art. 482 do CC, infere-se que são elementos essenciais para a
caracterização do contrato de compra e venda: i) consentimento; ii) coisa; iii) preço.

No que se refere ao consentimento, este deve ser livre e espontâneo, sob pena de
anulação por vício na formação. É, portanto, um contrato consensual, eis que se aperfeiçoa
pelo mero consentimento das partes acerca do seu objeto, do respectivo preço e das demais
condições da avença. Exceção a isto se dá no contrato de compra e venda de imóvel, o qual se
aperfeiçoa somente com o respectivo registro (art. 108, CC).

Quanto a coisa objeto da compra e venda, pode ser ela móvel, imóvel, semovente ou ser
um bem incorpóreo. Ademais, pode ter por objeto coisa atual ou futura, e neste último caso pode,
inclusive, envolver contrato aleatório, pelo qual as partes estão plenamente cientes do risco de a
coisa não vir a existir, e assim, quem assumir tal risco, terá de arcar com os prejuízos decorrentes
(art. 483, CC). Outrossim, se forem utilizadas amostras, protótipos ou modelos, entende-se que o
vendedor assegurará ter a coisa as mesmas qualidades daqueles. Em caso de a descrição do
contrato divergir das qualidades do protótipo, modelo ou amostra, prevalecerão estas em
detrimento do descrito no contrato (art. 484, CC).

No que se refere ao preço, as partes podem estipulá-lo ou ainda: deixar que terceiro o faça
(art. 485, CC); que seja fixado de acordo com a taxa de mercado ou bolsa de determinado dia e
lugar (art. 486, CC); que se fixe em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de
objetiva determinação (art. 487, CC). Caso não haja estipulação expressa entre as partes, estas
se sujeitarão ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor (art. 488, CC), e havendo
divergência em relação ao preço, prevalecerá o termo médio.

A lei não admite que se deixe ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço,
pois nesse caso o contrato será nulo (art. 489, CC).

Como decorrência da cláusula de exceção do contrato não cumprido (exceptio non
adimpleti contractus), o art. 491 do CC determina que “não sendo a venda a crédito, o vendedor
não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço”.

4.2. Direito e deveres fundamentais do comprador e do vendedor

Por ser um contrato sinalagmático, a compra e venda gera direitos e deveres recíprocos
para comprador e devedor (comprador => deve pagar o preço e tem direito a receber a coisa;
vendedor => deve entregar a coisa e tem direito a receber o preço). Estes são os direitos e
deveres principais das partes, porém há os direitos e deveres acessórios.

Por exemplo, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a
cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição (art. 490, CC). E também, “até o
momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta
do comprador” (art. 492, CC), exceto hipóteses dos §§1º e 2º.
A tradição da coisa vendida, na falta de estipulação expressa, dar-se-á no lugar onde ela
se encontrava, ao tempo da venda (art. 493, CC). Exceção a esta regra está no art. 494, a qual
prevê que caso a coisa seja enviada para lugar diverso, por ordem do comprador, por conta deste
correrão os riscos, uma vez entre a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções do
comprador se afastar o vendedor. Por fim, no art. 502 temos que os débitos anteriores que
eventualmente recaiam sobre a coisa a mercadoria comprada, serão de responsabilidade do
vendedor, salvo se o contrato dispuser expressamente de forma diversa.

4.3. Cláusulas especiais da compra e venda

No contrato de compra e venda admitem-se cláusulas acessórias, que configuram
verdadeiros pactos acessórios ou adjetos à compra e venda.

4.3.1. Retrovenda

A cláusula especial de retrovenda é aquela que assegura ao vendedor, nos contratos de
compra e vende de bem imóvel, o direito de recomprar o bem vendido (direito de resgate) no
prazo máximo de três anos após a venda (art. 505, CC). Caso o comprador se oponha, caberá ao
vendedor recorrer ao Judiciário, efetuando o depósito judicial integral do valor, para então garantir
seu direito de resgate do bem (art. 506, CC). Tal possibilidade, às vezes também denominada
direito de retrato ou de recompra, pode ser assegurada aos sucessores (herdeiros e legatários)
do vendedor, inclusive contra um terceiro adquirente (art. 507, CC). Por fim, se duas ou mais
pessoas detiverem o direito de recompra, e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as
outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito,
contato que seja integral (art. 508, CC).

4.3.2. Venda a contento

Outra cláusula especial é a chamada venda a contento. O contrato só se aperfeiçoa
quando o comprador manifestar seu contentamento com a mercadoria adquirida, já que até este
momento a venda fica sob condição suspensiva (art. 509, CC). Uma modalidade especial de
venda a contento é a venda sujeita a prova, isto é, a venda também é feita sob condição
suspensiva, mas desta vez relacionada à certeza de que a coisa vendida tenha realmente as
qualidades que o vendedor assegurou e seja idônea para o fim a que se destina (art. 510, CC).

Nas vendas a contento, enquanto o comprador não manifesta seu agrado sobre a coisa
comprada, assume a posição de mero comodatário (art. 511, CC).

O comprador deve manifestar este contentamento em prazo estipulado. Em caso de
omissão a este respeito, o vendedor terá direito de intimar o comprador, judicial ou
extrajudicialmente, para que o faça em prazo improrrogável (art. 512, CC).

4.3.3. Preempção ou preferência
Segundo esta outra modalidade de cláusula especial, pode-se estipular nos contratos de
compra e venda a preempção (ou preferência), que assegura ao vendedor o chamado direito
de prelação (ou direito de preferência). Assim, sempre que comprador quiser vender ou dar em
pagamento o bem que adquiriu do vendedor, tem que oferecê-lo a este, nas mesmas condições
de preço (art. 513, CC). O prazo para exercer tal direito será de até 180 dias, se a coisa for
móvel, ou dois anos, se for imóvel.

Se o vendedor souber de algum modo que o comprador pretende vender o bem, poderá
intimá-lo para que resguarde o seu direito de prelação (art. 514, CC).

Caso o vendedor exerça sua preferência, então terá a obrigação de pagar o mesmo preço
e nas mesmas condições da venda que seria feita para o terceiro (art. 515, CC). Em não havendo
prazo estipulado, o direito de preempção, se não exercido pelo vendedor, caducará em três dias,
se for móvel, e, se for imóvel, em sessenta dias, após a data que o comprador tiver feito a
notificação (art. 516, CC).

O comprador que não respeitar a cláusula de preempção, responderá por perdas e danos.
O adquirente de má-fé responderá solidariamente (art. 518, CC).

Por fim, o direito de preferência é exclusivo de vendedor, não se podendo passá-lo ou
cedê-lo aos herdeiros (art. 520, CC).

4.3.4. Venda com reserva de domínio

Por meio dessa cláusula especial assegura-se ao vendedor a reserva de domínio sobre a
coisa vendida, até que o comprador pague integralmente o preço ajustado (art. 521, CC).

(!) ATENÇÃO: a cláusula de reserva de domínio só é possível quando o objeto do contrato
for coisa móvel.

Para que produza efeitos perante terceiros, deverá estar expressamente estipulada no
contrato e registrada em cartório, no local do domicílio do comprador (art. 522, CC). Ainda, o bem
tem de ser suscetível de caracterização perfeita, de maneira que não se confunda com outras
congêneres (art. 523, CC).

A transferência da propriedade dar-se-á apenas quando o comprador pagar integralmente
o preço, mas como este fica na posse do bem desde a formalização do contrato, ele responderá
pelos riscos da coisa desde o momento em que lhe foi entregue (art. 524, CC). Verificada a mora
do comprador, o vendedor poderá cobrar as prestações, com as devidas correções e juros, ou
tomar o bem de volta (art. 526, CC). Todavia, para retomar a posse do bem, o vendedor deverá
constituir o comprador em mora, o que pode ser feito por meio de protesto do título que embasou
a venda ou mediante interpelação judicial (art. 525, CC).
O vendedor que execute a cláusula de reserva de domínio, recuperando a posse do bem,
deverá restituir as prestações eventualmente pagas pelo comprador, podendo o vendedor reter,
contudo, o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de
direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado,
tudo na forma da lei processual (art. 527, CC).

4.3.5. Venda sobre documentos

Na cláusula especial de venda sobre documentos, não há a tradição da própria coisa
vendida, mas tão somente de um título ou de documentos que a representem (art. 529, CC).

A venda sobre documentos, decorrente de usos e costumes vem sendo muito utilizada nos
negócios de importação e exportação, ou seja, nas vendas internacionais (trust receipt). Tem o
escopo de agilizar as compras mercantis de mercadorias.

Ajustado o contrato de venda sobre documentos, também chamada venda contra
documentos (porque o pagamento se faz contra a apresentação dos documentos), considera-se
cumprida a obrigação de entregar o vendedor a coisa vendida (tradição), uma vez colocada a
documentação nas mãos do comprador ou confiada sua entrega a pessoa física ou jurídica.
Substituída a tradição real pela tradição ficta, vigora a presunção de que o vendedor se
desincumbiu de seu dever contratual, competindo ao comprador efetuar o pagamento.

Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título
representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos,
caso em que, achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o
pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito
já houver sido comprovado (art. 529, único).

O vendedor, entregando os documentos, libera-se da obrigação e tem direito ao preço; e o
comprador, na posse justificada de tal documento, pode exigir do transportador (vettore) ou
depositário a entrega da mercadoria. Há uma substituição da tradição real pela simbólica. A
entrega física da coisa pode não ser feita, sendo suficiente que esteja à disposição do comprador.
Ocorre com frequência na venda de mercadoria que está depositada em armazém, em transporte
ou dependente de liberação na alfândega. O vendedor entrega ao comprador o título, warrant ou
outro documento que permite o recebimento ou levantamento da mercadoria.

O pagamento, não havendo estipulação em contrário, deve ser efetuado na data e no lugar
da entrega dos documentos. Portanto, sua efetivação dar-se-á no lugar e no momento em que o
comprador os receber (art. 530, CC). É lícita a convenção de lugar diverso. Tem o comprador o
arbítrio de recusar o pagamento se a documentação não estiver em ordem.

Pode ocorrer, e tornou-se habitual na vida mercantil, que a documentação seja entregue
por intermédio de instituição financeira. Neste caso, a operação de venda é geminada ao contrato
de crédito documentado. Na sua execução, credenciado pelo comprador, o banco assume o
encargo de efetuar a entrega da documentação ao comprador, obrigando-se a pagar ao vendedor
o preço, ao lhe serem confiados os documentos. Estipulado o pagamento por intermédio de
estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem
obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde (art. 532, CC); nesse caso,
somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor
pretendê-lo, diretamente do comprador (art.532, único, CC).

Coberta a coisa vendida por apólice de seguro, a perda ou deterioração sub-roga-se no
valor segurado. Eventual prejuízo sofrido pela avaria que ocorra no trajeto não lhe traz prejuízo,
porque a seguradora terá a seu encargo indenizá-lo. Procedendo, entretanto, de má-fé o
vendedor, que já tem prévia ciência de danos sofridos pela coisa vendida, não pode descarregar
no comprador os riscos da coisa. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice
de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser
concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa (art. 531, CC).

Se inexistir seguro contra riscos de transporte, o vendedor responderá por eles até que a
coisa seja, efetivamente, entregue ao comprador.

5. CONTRATOS DE COLABORAÇÃO EMPRESARIAL