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Perguntas e Respostas Frequentes

Contratos de Tecnologia

Gostaria de saber como se efetiva na prtica a suspenso temporria da remunerao pelo


licenciamento da patente/desenho industrial. Caso haja um contrato de licenciamento entre o
depsito da patente e sua concesso, devidamente averbado junto ao INPI, como realizada a
remunerao do licenciante? Ela fica retida at a concesso da patente? Caso no haja concesso, o
contrato fica anulado? Noutra hiptese (cesso) caso o depositante realize a cesso da expectativa
de direitos - depsito de patente - (eventualmente com uma clusula de que a defesa da patente
cabe ao cedido), caso a patente no seja concedida, o negcio fica desfeito?

possvel a celebrao e o registro de contratos envolvendo expectativa de direitos de propriedade


industrial. Nesses casos, a remunerao fica suspensa (no caso de patentes, a remunerao fica
"retida" como voc mencionou). Se patente no for concedida, o titular no poder ser remunerado
por direito de propriedade (que de fato ele no possui). No caso da cesso o risco (de
indeferimento), transferido transferido para o novo titular.

Penso que o sucesso do sistema de royalties pressupe o controle sobre o efetivo uso/explorao da
marca/patente/desenho. Geralmente, como feito esse controle?
Na falta de um sistema informatizado de controle, o licenciado se obriga a apresentar relatrios ou
o licenciador que tem que proceder fiscalizao?

Os procedimentos de controle relacionados ao pagamentos de royalties precisam ser acordados


entre as partes e descritos nos contratos. De fato, como voc observou, de um modo geral o
licenciado presta contas ao licenciante atravs de relatrios de vendas. Esses dados tambm podem
ser auditados por empresas independentes se houver previso contratual.
Os limites ao pagamento titulo de royalties entre empresas vinculadas foram institudos em
contexto crise do balano de pagamentos no Brasil.
A lei n 8.955/94 - Lei da franquia - no seu Art. 2 define: "Franquia empresarial o sistema pelo
qual um Franqueador cede ao Franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao
direito de distribuio exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou servios e, eventualmente,
tambm ao direito de uso de tecnologia de implantao e administrao de negcio ou sistema
operacional desenvolvidos ou detidos pelo Franqueador, mediante remunerao direta ou indireta,
sem que, no entanto, fique caracterizado vnculo empregatcio."

Um contrato de distribuio exclusiva de um produto de marca estrangeira devidamente registrada


no Brasil uma FRANQUIA? Esse contrato para surtir efeito contra terceiros, obrigatoriamente, tem
que ser registrado no INPI?

Um contrato de franquia diferente de um contrato de distribuio exclusiva de um produto de


marca pela natureza dos direitos e obrigaes que envolvem as partes. Em geral, nos contratos de
franquias o franqueador participa ativamente das decises estratgias dos franqueados.
O INPI no registra contratos de distribuio exclusiva de um produto de marca (mas so passveis
de registros contratos cujo OBJETO so licenas exclusivas de uso de marcas).
prtica comum o uso de contratos em regime de comodato para licenciar uma tecnologia
patenteada?

comum observamos na base de dados do INPI contratos no exclusivos sem remunerao (NIHIL).
No entanto, a participao desses contratos em relao ao total de contratos registrados
relativamente pequena.

Os contratos de tecnologia so aqueles que envolvem ativos intangveis, ou seja, que envolvem
elementos imateriais necessrios para o sucesso de mercado, que no so protegidos pelos direitos
de propriedade industrial. Esses contratos de transferncia de tecnologia podem ser divididos em
contratos de fornecimento de tecnologia e contratos de assistncia tcnica.

O escopo dos contratos de fornecimento de tecnologia e prestao de servios de assistncia


tcnica e cientfica envolve toda a chamada tecnologia industrial (incluindo a tecnologia industrial
bsica) que NO objeto de direitos de propriedade industrial.

No caso do licenciamento exclusivo, os direitos de propriedade industrial que compem o objeto do


contrato como marcas, patentes e desenhos industriais so licenciados em carter temporrio,
conforme acordado no contrato, apenas para um licenciado. Nos contratos de licenciamentos no-
exclusivos, os direitos temporrios de explorao podem ser estendidos para dois ou mais
licenciados. H ainda a possibilidade de o titular conceder direito exclusivo de explorao ou uso e
abrir mo da sua explorao, o que chamado de licena solo. Licenciamento exclusivo - direito de
explorao para um licenciado. Licenciamento no-excluvivo - para 2 ou mais licenciados.

Licena solo representa a situao que apenas o licenciado explora o direito (isto , o titular no
explora o direito). Na licena exclusiva existe apenas um licenciado (mas o licenciante pode,
potencialmente, explorar o direito).

Durante o perodo compreendido entre a solicitao e a concesso dos direitos, as patentes, marcas
e desenhos industriais no so considerados direitos formalmente constitudos, isto , so
expectativas de direitos de propriedade industrial. No caso das Patentes e Desenhos Industriais, os
direitos so formalmente constitudos quando do seu depsito no INPI, o que implica na suspenso
temporria da remunerao pelo licenciamento, at data da deciso pelo INPI.
Parece haver uma contradio sobre o momento em que os direitos sobre Patentes e Desenhos
Industriais passam a ser formais.

Os pedidos de patentes e de desenho industrial geram expectativas de direito a seus titulares partir
da data de seus respectivos depsitos. Os contratos de licenciamento de tecnologia destas
expectativas de direito no podem gerar pagamento de royalties, por esta razo, eles so suspensos
at que o direito seja concedido. A partir do momento da concesso do direito, o pagamento do
royalty retroagir data de depsito.
No caso de contratos de cesso de direitos, eles podem ser remunerados independente da
concesso deste direito, ou seja, a expectativa de direito pode gerar o pagamento por um direito
ainda no concedido.
Os contratos de tecnologia so aqueles que envolvem ativos intangveis, ou seja, que envolvem
elementos imateriais necessrios para o sucesso de mercado, que no so protegidos pelos direitos
de propriedade industrial. Esses contratos de transferncia de tecnologia podem ser divididos em
contratos de fornecimento de tecnologia e contratos de assistncia tcnica. Existem apenas essas
modalidades de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial e tecnolgica?

O escopo dos contratos de fornecimento de tecnologia e prestao de servios de assistncia


tcnica e cientfica envolve toda a chamada tecnologia industrial (incluindo a tecnologia industrial
bsica) que NO objeto de direitos de propriedade industrial. Existem outras possibilidade de
acordos que envolve transferncia de tecnologia, como caso de convnios entre instituies
cientficas e tecnologias. No entanto, esses acordos no so celebrados com finalidades comerciais.

Um inventor poderia registrar uma patente e no dia seguinte fazer um contrato de licenciamento e
receber royalties por este contrato, mesmo antes da concesso? E se a patente for negada no
futuro?

possvel a celebrao de acordos envolvendo expectativas de direitos (pedidos de patentes no


so direitos constitudos!). Nesses acordos, possvel, inclusive, prever-se uma remunerao
quando da concesso da patente (essa remunerao fica suspensa at a concesso do direito). Um
inventor poderia registrar uma patente e no dia seguinte fazer um contrato de licenciamento. Mas o
inventor no pode receber royalties pelo licenciamento da patente (at porque a patente pode ser
indeferida!)

Gostaria de saber como acontece (se h a possibilidade) um contrato que envolva o detentor de
uma patente, a empresa para a qual ela ser licenciada e um terceiro, que colaborou no
desenvolvimento da patente.

Em relao aos melhoramentos (bem como ao desenvolvimento de tecnologias relacionados a uma


determinada soluo,) a titularidade (da patente) pertencer empresa (ou empresas) que
desenvolverem essa nova tecnologia. Vale lembrar que as empresas podem estabelecer um acordo
(contrato) para definirem a forma como essa tecnologia ser explorada (incluindo a eventual
participao nos royalties).