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析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 1

以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令--以
日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點
李傑清**

目 次
壹、前言
貳、我國智慧財產案件適用秘密保持命令之分析
一、立法背景、理由及適用情況
二、智慧財產民事案件適用秘密保持命令之探討
主體範圍
客體範圍
保護程度及方式
三、智慧財產刑事案件適用秘密保持命令之探討
主體範圍
客體範圍
保護程度及方式
四、小結
參、日本不正競爭防止法增訂審理營業秘密刑事案件之特別程序
一、修法背景
二、修法重點
有關侵害營業秘密刑事案件的秘(密隱)匿裁定
審判期日外之證人訊問等及訊問要項提出命令(第 26 條、第 27 條)
三、質疑及批判
背離憲法公開審理原則

* 日本早稻田大學法學博士,現職為國立臺北科技大學智慧財產權研究所教授。本文係增修自 2014/06/20
由臺北科技大學智慧財產權研究所主辦,智慧財產法院、中華民國專利師公會、臺灣法學會智慧財產法
委員會及科技部人文社會科學研究中心協辦之「2014 智慧財產權理論及實務研討會」論文。作者由衷感
謝二名匿名審查委員詳實的指正及建議,使本文更加充實,文責則概由本人承擔。
2 東吳法律學報第二十六卷第四期

難以確保公平裁判
審判期日外之訊問並無實益
立法者對營業秘密刑事案件停止公開審訊的論理完全錯誤
四、私見
以專章增訂特別程序能大幅改善缺失
專章的特別程序利於公平審判及確保刑罰成效
專章保護營業秘密及實現公平裁判之例外規定必須確立
日本須制定較嚴謹、明確之要件,方能符合憲法明文保障之公開審理原

肆、我國智慧財產刑事案件適用秘密保持命令之修法建議——代結論
一、公開審理原則與營業秘密的秘匿裁定之關係
二、當事人訊問公開停止規定及審判期日內、外之訊問限制
三、智審法涉及營業秘密刑事案件的審理仍應參酌刑訴法或制定特別程序規定
四、法庭證據調查時如何兼顧營業秘密之保護及公平裁判之司法正義
五、結語

投稿日:103 年 7 月 16 日 接受刊登日:103 年 10 月 3 日
校 對:卓威廷

摘 要
我國於 2007 年 3 月制定公布智慧財產案件審理法時,為保障當事人營業秘密
等權益,特引進日本特許法主要適用於民事案件之秘密保持命令制度。該制度在
我國雖明定於智慧財產案件審理法之民事訴訟章內,但依法亦得準用於刑事訴
訟。
爾來,不論我國營業秘密法或日本不正競爭防止法都有因應國際立法趨勢,
加強擴大處罰侵害營業秘密犯罪類型及刑責的修法,勢必會增加智慧財產刑事案
件在審理時如何確保營業秘密不再進一步外洩等之問題。對此,日本不正競爭防
止法是以增設刑事訴訟特別程序(專章,第 23-31 條)的方式因應之,我國智慧財
產刑事案件究應如何妥切適用秘密保持命令?有無再度參酌日本不正競爭防止法
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 3
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

增修侵害營業秘密之刑事訴訟特別程序,重新建構適合智慧財產刑事案件審理時
之秘密保持命令或類似法制,俾利於進行刑事訴訟的過程中能在保護營業秘密、
確保公平裁判及落實司法正義三者間取得均衡,則為本文論述之主軸及價值所
在。

關鍵字:秘密保持命令、智慧財產案件審理法、營業秘密、智慧財產刑事訴訟、
日本不正競爭防止法

壹、前言
我國在智慧財產法院成立前,即於 2007 年 3 月制定公布智慧財產案件審理法(以下稱
智審法),該法為保障當事人營業秘密等權益,特變更部分審理程序,並在民事訴訟章內
明文引進秘密保持命令制度。例如:在審理智慧財產案件時,若涉及當事人或第三人之營
業秘密,得不公開審判,並得限制訴訟資料及卷證之閱覽、抄錄或攝影。同時,營業秘密
持有人在提起訴訟前及參與法庭攻防時,往往會擔心該營業秘密是否會被揭露、洩漏等而
遭受重大不利益的影響,故我國乃參照日本法規定,明定法院就智慧財產案件,得依聲請
核發秘密保持命令,並對違反者處以刑事制裁,旨在促進訴訟審理及保護營業秘密間取得
平衡。然在實務運作上由於智慧財產案件的審理,難免會涉及尚未取得專利權、商標權、
著作權之構思或創作中的想法、概念或表達等之業務秘密及營業秘密,甚或已實際符合營
業秘密法保護要件之營業秘密,其之主體、客體等並不易清楚界定,故為避免其在訴訟中
有洩漏予受秘密保持命令者以外之人知悉之虞,降低營業秘密持有人之訴訟意願,進而影
響法院發現真實或實現司法正義之公平裁判,實有深入研究之必要。
基此,智審法雖區分民、刑事案件分別制定得「不公開審判」及「限制訴訟資料及卷
證之閱覽、抄錄或攝影」(第 9 條)或「限制卷宗之檢閱、抄錄或攝影」(第 24 條)之規
定。然對於秘密保持命令之相關規定在體系定位上雖僅明定於第 2 章之民事訴訟中(第
11-15 條),但在第 3 章之刑事訴訟內亦有準用民事訴訟程序之規定。亦即,智審法之秘密
保持命令不論是智慧財產權的民事或刑事案件均得適用。惟民事訴訟及刑事訴訟在法庭攻
防之程序及證據能力之取捨等顯然有別,且隨著 2013 年 1 月新增營業秘密法第 13 條之 1
至 4 之刑事責任的規定,日後智慧財產刑事案件如何妥切適用秘密保持命令?或再度參考
日本不正競爭防止法增修侵害營業秘密刑事案件之特別規定,重新建構適合智慧財產刑事
案件審理時之秘密保持命令或類似法制,俾利於進行刑事訴訟的過程中能在保護營業秘
4 東吳法律學報第二十六卷第四期

密、確保公平裁判及落實司法正義三者間取得均衡,則為本文論述之主軸及價值所在。

貳、我國智慧財產案件適用秘密保持命令之分析
一、立法背景、理由及適用情況
我國智審法制定秘密保持命令的背景、理由等相關情況有: 當時對於訴訟中涉及當
事人或第三人營業秘密之保護,已有民事訴訟法第 195 條之 1、第 242 條第 3 項、第 344
條第 2 項、第 348 條及營業秘密法第 14 條第 2 項等,法院得為不公開審判、不予准許或限
制訴訟資料閱覽等規定。 在智慧財產案件之訴訟中,最須為保密之對象常為競爭同業之
他造當事人,此時若依秘密持有人之聲請而不予准許或限制他造當事人閱覽資料等,顯然
會妨害他造當事人之訴訟權利,故為兼顧二造當事人之訴訟利益及防止營業秘密因提出於
法院而致外洩之風險,即有明定秘密保持命令之必要 1。 秘密保持命令旨在鼓勵營業秘密
持有人於訴訟中提出資料,以協助法院為適正之裁判。若他造當事人在聲請前已從書狀閱
覽或證據調查以外之途徑取得或持有該營業秘密時,則不應指定其為受秘密保持命令之
人。 受秘密保持命令之人不得將受保護之營業秘密,使用於實施該訴訟以外之其他目
的,或向未受秘密保持命令之人開示,否則將科處刑罰。
上述秘密保持命令的相關規定,主要是直接參考日本 2004 年特許法所引進的秘密保持
命令,而日本之所以引進該制度的主要背景是:當時防止訴訟中營業秘密外洩的法制僅
有: 民事訴訟法第 92 條有限制卷宗閱覽規定; 不正競爭防止法第 3、4 條有防止侵害
請求、損害賠償請求之規定,普遍被認為無法充分保護營業秘密 2。此與我國智審法立法當
時的背景相似。其次,日本秘密保持命令除規定在特許法(第 105 條之 4 至之 6)外,尚分
別規定於當時的商標法(第 39 條)、著作權法(第 114 條之 6 至之 8)、實用新案法(第
30 條)、意匠法(第 41 條)及不正競爭防止法(第 10-12 條)等,我國則將其統合在智審
法。然在實務上,日本上述法制與秘密保持命令較為相關的多為特許法及不正競爭防止法
的案件,少部分則為涉及著作權法之軟體或資料庫的案件,且多為民事訴訟的案件 3 。對
此,我國智審法在立法審查之際,由於專利法及營業秘密法本身並無任何刑事責任的規
定,故參酌具有相當獨特性 4 之日本法秘密保持命令的結果,對立法者而言,似乎仍是以

彙編者,立法院公報,96 卷,10 期,院會紀錄,2007 年 1 月,頁 497-498。


參閱黃麟倫,日本秘密保持命令制度簡介,司法周刊,1287 期,2006 年 5 月,頁 2。
參閱三村量一,秘密保持命令 訴訟手続 運用 ,不正競争防止法 営業秘密
保護 ,日本弁理士会中央知的財産研究所,2006 年 12 月,頁 406-407。
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以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

適用於民事訴訟為主,但以準用的方式使其亦可適用於刑事訴訟。最後,立法者為強化秘
密保持命令之實效,對於違反秘密保持命令之人亦仿效日本科處刑罰 5,極易被指摘其與民
事訴訟法及當時已沒有刑事責任規定之專利法、營業秘密法等的體例不符 6,認日後恐會影
響聲請情況 7 或實施成效等。然實際上我國自 2008 年 7 月 1 日至 2013 年 4 月 30 日(近 5
年)止,智慧財產法院共受理 30 件秘密保持命令之聲請,其中,准許 10 件、駁回 9 件、
撤回 11 件,相較於該院所受理之總案件量,利用秘密保持命令之案件的確屬於少數 8 。惟
就日本東京地方法院自 2005 年至 2012 年(近 7 年)共受理 26 件秘密保持命令之聲請,其
中,准許 14 件、駁回 2 件、撤回 8 件、其他 2 件;且同期間內,大阪地方法院僅有 1 件准
許案件,智慧財產高等法院尚無任何聲請及准許的案件 9 等情形觀之,我國智慧財產法院
適用秘密保持命令之情況似乎已高於日本,更有值得關注之必要。

二、智慧財產民事案件適用秘密保持命令之探討
從立法者將秘密保持命令(第 11-15 條)僅明文規定於智審法民事訴訟章內之目的得
知,其除了補強民事訴訟法第 195 條之 1 及智審法第 9 條第 1 項有關「公開審理之例外」
及民事訴訟法第 242 條第 3 項及智審法第 9 條第 2 項「限制或禁止閱覽卷宗等」之直接知
悉的管道外,更有藉該規定防止受秘密保持命令之人使第三人間接知悉的作用 10 。此外,
主要針對民事訴訟引進該制度的成效,不僅可改善持有營業秘密之當事人「以擔憂洩漏營
業秘密」為由而拒絕開示的情況,更能擴大他造當事人蒐集基礎事證資料的範圍,促進二

日本秘密保持命令制度雖有參考歐美立法例,但在比較法制上其內容與英、美、德國制度間,具有相當
獨特性。黃麟倫,前揭註 2,頁 2。
違反美國法之保護令,輕則構成違反律師倫理之懲戒事由,重則成立蔑視法庭,並無相當於日本或我國
之刑事責任的規定。參閱范曉玲,智慧財產民事案件之證據蒐集兼論秘密保持命令,智慧財產訴訟新紀
元——智慧財產案件審理法評析,萬國法律事務所編,元照,2009 年 5 月,頁 215﹔林洲富,智慧財產權
之證據保全與營業秘密保護——以我國智慧財產訴訟新制為論述中心,法學叢刊,218 期,2010 年 4 月,
頁 111。
張宇樞,評析「智慧財產案件審理法」草案中秘密保持命令相關的規定——兼論美國實務之運作模式,
月旦法學,139 期,2006 年 12 月,頁 51。
范曉玲,智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰——以定暫時狀態處分、蒐集證據及秘密保
持命令為核心,全國律師,11 卷 4 期,2007 年 4 月,頁 51。
司法院司法行政廳,101 年度司法業務年報——案件分析,司法院秘書處,2012 年,頁 644。
小田真治,秘密保持命令 運用 実情,Law and Technology,59 号,2013 年 4 月,頁 6。
黃國昌,營業秘密在智慧財產權訴訟之開示與保護--以秘密保持命令之比較法考察為中心,台北大學法
學論叢,68 期,2008 年 12 月,頁 166。
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造當事人進行攻擊防禦之訴訟程序的保障,達到協助法院適正裁判之作用。然秘密保持命
令在民事訴訟之實際運作上仍有下列主要缺失:
主體範圍
受秘密保持命令之主體範圍究應如何界定?是否受聲請人所表明事項之限制,並無定
論。惟若參酌智慧財產案件審理細則第 21 條第 2 項「法院為前項(代理人併為受秘密保持
命令之人)裁定前,得通知兩造協商確定之」及第 23 條「法院就秘密保持命令之聲請,於
裁定前得詢問當事人、應受秘密保持命令之人、關係人或為其他必要之證據調查。」等規
定得知,法院除得通知兩造協商外,尚得依職權詢問當事人、應受秘密保持命令之人及關
係人或必要時進行證據調查,故法院對受秘密保持命令之主體範圍的確定應具有裁量權,
似可不受聲請人聲請時所應表明事項之限制,但仍須充分尊重雙方事前協商之結果。
客體範圍
智審法第 2 條明文規定「本法所稱營業秘密,係指營業秘密法第二條所定之營業秘
密。」惟營業秘密法之「營業秘密」與民事訴訟法第 195 條之 1(公開審理之例外)、第
242 條第 3 項(訴訟文書之利用)及第 344 條第 2 項(當事人有提出義務之文書)之「業務
秘密」的內容究竟是完全相同,抑或「業務秘密」大於「營業秘密」等並不明確。論者有
謂:「民事訴訟法上所稱之『業務秘密』,與營業秘密法上所稱之『營業秘密』,在內容
上應無二致。」認二者內容應完全相同 11 ,惟立法者既在增修民事訴訟法第 242 條之審查
會說明欄內明文「又所謂『業務秘密』,包括營業秘密法第二條所定之『營業秘密』,以
及其他業務上之秘密 12 」,足見就立法者而言,民事訴訟法「業務秘密」的範圍顯然大於
並包括智審法第 2 條所稱營業秘密法之「營業秘密」的範圍。然此立法者的見解雖仍未清
楚劃分或界定二者範圍之具體差異,但在概念及文義上似可將「業務秘密」視為「營業秘
密」之上位概念,其下再依其是否符合營業秘密法第 2 條之定義及要件,區分為「營業秘
密」及「非營業秘密」二大部分。
保護程度及方式
依智審法第 13 條第 1 項雖明定「准許秘密保持命令之裁定,應載明受保護之營業秘
密、保護之理由,及其禁止之內容。」惟就最具關鍵性之「禁止之內容」如何確實符合各
個不同案件之需求?如何具體、明確且詳實之記載?又得否將該受秘密保持命令之內容擴
大適用至相牽連之他案訴訟或假處分聲請等之保全程序,均有待釐清。特別是根據智審法
第 11 條第 4 項,受秘密保持命令之人原則上均不得為「實施『該訴訟』以外之目的」而使

沈冠伶,民事證據法與武器平等原則,自版,2007 年 10 月,頁 216。


彙編者,立法院公報,92 卷,8 期,院會紀錄,2003 年 1 月,頁 1279。
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用之,或「對未受秘密保持命令之人開示」該營業秘密。因此,論理上「禁止之內容」無
論如何完整,恐難因應各種不同個案之需求,且不應任意擴大至相牽連之他案訴訟。至於
保全程序假處分之聲請,由於就文義解釋之觀點,假處分並不具終局決定性的意義,其顯
然亦非「該訴訟」本身,故似乎不應任意擴大秘密保持命令之適用。然從目的解釋之觀
點,假處分在性質上是屬於本案訴訟的先驅程序,且與本案訴訟密切結合不可分,為本案
訴訟程序的一部分,故屬本案之附帶程序,似得適用受秘密保持命令之內容。我國實務界
似無相關案例 13 ,學界對此爭議,當前亦無定論,然在實務上受秘密保持命令之內容得否
適用在假處分之聲請,最終仍須取決於: 兩造事前協商之機制;或 法院仍須進一步就
該「禁止之內容」斟酌是否有違武器平等原則?抑或可否達到公平實施訴訟目的等而
定 14 。

三、智慧財產刑事案件適用秘密保持命令之探討
由於我國智審法之秘密保持命令的相關規定,係直接參考日本 2004 年特許法所引進的
秘密保持命令,且在立法形式上是明定於智審法第 2 章民事訴訟內,因此較易讓人產生
「秘密保持命令制度應於智慧財產民事訴訟案件始有其適用 15 」之誤會。然事實上我國當
時的專利法及營業秘密法 16 雖無任何刑事責任的規定,但商標法、著作權法及公平交易法
卻均有刑罰的規定。因此,立法者乃在智審法第 3 章刑事訴訟內制定第 30 條之規定,即法
院在審理智慧財產刑事案件得以準用第 2 章民事訴訟內第 11 至 15 條之秘密保持命令。

經筆者以關鍵字「秘密保持命令」及「假處分」搜尋司法院法學資料檢索系統的結果,並未查到相關案
例。又日本最高裁第三小法廷平成 21.1.27 決定,已採秘密保持命令亦可適用於假處分之見解。山田真
紀,特許権又 専用実施権 侵害差止 求 仮処分事件 特許法 105 条 4第1項 基
秘密保持命令 申立 許否,Law and Technology,44 号,2009 年 7 月,72-73 頁;伊原
友己,仮処分手続 秘密保持命令制度 適用 有無,知財 ,78 号,2009 年 3 月,頁
88。
另立法者為緩和原告舉證的困難及促進被告積極答辯的義務,裨益明確爭點及提升審理效率,已於 103 年
6 月增訂智審法第 10 條之 1 的規定。參閱彙編者,立法院公報,103 卷,37 期,院會紀錄,2014 年 5 月,
頁 9-13。至於受秘密保持命令之內容是否得適用在兩造當事人之舉證責任,在必要時(特別是被告的答
辯時),法院似仍須以類似思考權衡之。
熊誦梅,要多秘密才秘密--談秘密保持命令,全國律師,11 卷 8 期,2007 年 8 月,頁 58。
當時營業秘密法在立法審查時,因有考量公平交易法及刑法已有侵害營業秘密之相關行政及刑事責任規
定,且營業秘密對國人而言,仍屬尚未熟悉之新型態保護,遂未在其內增設相關刑事責任規定,僅明定
相關營業秘密之民事責任,故定位為民法之特別法。參閱彙編者,立法院公報,84 卷,65 期,院會紀
錄,1995 年 12 月,頁 76。
8 東吳法律學報第二十六卷第四期

如前所述,智慧財產案件適用秘密保持命令是以民事案件為主,且智審法第 35 條對違
反秘密保持命令之人(故意犯)是科處刑罰,因此當事人對其之聲請均較為慎重,故立法
初期即使是在民事案件已不多見,在刑事案件則更是少見 17 。然不論是在民事或刑事案
件,如何兼顧營業秘密之保護與公平裁判或司法正義之權衡,始終都是智審法導入秘密保
持命令的核心課題。特別是過去涉及營業秘密之刑責部分主要多以刑法竊盜、侵占、背
信、洩漏業務上工商秘密罪等處罰之,惟在 2013 年 1 月修正之營業秘密法已增修第 13 條
之 1 至 4 的刑事責任規定;且在著作權法方面由於以電腦伺服器或雲端設備作為儲存數位
著作之資料庫等亦常有涉及營業秘密之情形,故在國人習於「以刑逼民」的訴訟策略下,
今後智慧財產刑事案件適用秘密保持命令之機會恐會日漸增多。
智慧財產刑事案件在適用秘密保持命令時,因刑事及民事訴訟程序及作用之差異,其
在實際運作上恐有下列缺失:
主體範圍
智慧財產刑事案件之營業秘密通常多已為二造當事人或第三人所直接或間接知悉,由
於渠等並非在訴訟進行中經由閱覽書狀或調查證據之方法而知悉該營業秘密,故非應受秘
密保持命令之人。惟不論是原告或被告之營業秘密持有人在訴訟中若仍有尚未為他造當事
人或接觸本案之第三人所知悉之營業秘密時,則該營業秘密持有人即可針對他造當事人或
非公務員之第三人聲請秘密保持命令。然對刑事案件而言,除了在提起訴訟後或訴訟中 18
聲請秘密保持命令外,較大的爭議可能發生在偵查中,特別是司法警察依法執行搜索、扣
押 等 所 查 扣 電 腦主 機 內 已 有 非 單 獨儲 存 , 而 已 經 混 合(minglement)、污染(contamina-
tion)19 進而使用之營業秘密案件(晨星、聯發科背信等案 20)。此時若檢察官委託被害人或
選任鑑定人分析該扣押之資料,欲確認被害人營業秘密之內容或範圍時,但卻可能有揭露
或洩漏屬於嫌疑人或第三人持有之營業秘密的情形;或犯罪嫌疑人在受司法警察(官)詢

經筆者在司法院法學資料檢索系統初步搜尋得知,核發秘密保持命令的刑事裁定僅有 1 件(台北地院 97
年易字第 500 號),其相關刑事判決為台北地院 99 年訴字第 356 號及智慧財產法院 100 年刑智上訴字第
14 號。足證相關課題,並未受到應有的重視。
論者有謂:「秘密保持命令制度,係為『訴訟進行上』(雙引號為筆者所加)所必要之營業秘密之主
張、舉證,予以充分保障之制度,從而,在營業秘密早已取得之情形,即與秘密保持命令制度,係為促
進該營業秘密於『訴訟程序中』(雙引號為筆者所加)顯現之目的無涉,自不適於作為秘密保持命令之
對象。」似有認為秘密保持命令僅適用在訴訟中,而不及於偵查中之意涵。黃麟倫,前揭註 2,頁 2。日
文文獻類似見解。三村量一,前揭註 3,頁 406、407。
小松陽一郎,専門委員 秘密保持命令 裁判 公開停止 新制度 対応,知財管理,649 号,
2005 年 3 月,頁 335。
參閱智慧財產法院 100 年度刑智上訴第 14 號刑事判決。
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以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

問及調查時,以爭執該營業秘密的一致性或秘密性為由,意圖進一步自行或藉由選任之辯
護人探知與該營業秘密密切相關,且尚未被知悉之關聯資訊(例如:如何具體操作?是否
完整?如何有效地擴大運用?)時,應有即使處於偵查階段,尚未經起訴而得向日後可能
的繫屬法院聲請秘密保持命令之規定,或制定加強檢察官、當事人或第三人向該管法院提
出聲請之規定,否則,恐易形成法制漏洞。對此,就保護營業秘密之觀點,若日後法院能
儘早介入審酌偵查中智慧財產刑事案件之應受秘密保持命令之人的主體範圍,顯然較能兼
顧營業秘密與司法正義。另就武器平等之觀點,法院除在裁定前須確保程序主體享有陳述
意見之機會外,如何仿效智慧財產民事案件適切給予二造當事人或第三人先行協商的機
會,應有參酌適用之必要。惟就偵查或公訴中代表國家及犯罪被害人追訴犯罪之檢察官或
受其指揮之檢察事務官、司法警察(官)等,因具有公務上之保密義務,原則上並非應受
秘密保持命令之人,但其所選任或委託執行特定專業事務之非公務員的「人 21 」及「數」
則應有所限定及限縮。此乃由於刑事被告或第三人所處地位或持有之訴訟資訊,相對於檢
察官在偵查及訴訟中所處之主導且強勢之地位,顯然極為弱勢且匱乏。此時,法院若能協
助刑事被告及其辯護人與原告或檢察官進行公平、對等協商應受秘密保持命令之主體範圍
的「人」及「數」,方為公平裁判下權衡營業秘密之保護及司法正義之保障的前提。
客體範圍
由於智審法第 2 條所定義之「營業秘密」,係援用營業秘密法第 2 條所定義之營業秘
密,亦即在資訊的類型上雖區分為方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生
產、銷售或經營之資訊,可謂相當廣泛、多元。惟該資訊類型本身或可歸屬於民事法之
「業務秘密」或刑事法之「工商秘密」,然就「營業秘密」而言,尚須完全符合下列三要
件: 「非一般涉及該類資訊之人所知者」之秘密性要件; 「因其秘密性而具有實際或
潛在之經濟價值者」之價值性要件; 「所有人已採取合理之保密措施者」之採取合理保
密措施之要件。因此,營業秘密法所定義之「營業秘密」的範圍,就民事法或立法者的觀
點而言,應該是小於「業務秘密」的範圍,且「營業秘密」應被包含在「業務秘密」的範
圍內。然就智審法第 2 條之立法理由的說明欄內卻明文「刑法第三百十七條、第三百十八
條所稱之工商秘密亦包括在內 22 」亦即立法者似乎認為智審法所援用「營業秘密」之範圍
大於刑法「工商秘密」之範圍,此不僅與營業秘密法對「營業秘密」有意限縮的構成要件
不符,且與刑法通常將「工商秘密」解釋為「工業或商業上之發明或經營計劃具有不公開

就執行可能性之觀點,似應限定為自然人,而排除法人。參閱蔡瑞森,營業秘密之保護於智慧財產案件
審理法規範下所可能面臨之爭議,全國律師,11 卷 8 期,2007 年 8 月,頁 71。
彙編者,前揭註 1,頁 492。
10 東吳法律學報第二十六卷第四期

性質者屬之 23 」的內涵亦有所扞格。然贊成論者有謂:營業秘密與工商秘密「是同義字,
實屬相同的法律概念 24 。」;我國早期司法判決亦偏向於認定營業秘密與工商秘密相
當 25 。反對論者則認為:「營業秘密法是刑法第 317 條之特別法,營業秘密法對營業秘密
之定義較嚴謹,工商秘密較鬆,所以營業秘密法應優先適用,無法適用時才論以是否構成
刑法之違反工商秘密罪,因此工商秘密概念應大於營業秘密的定義,當初在行政機關討論
時是採取這個見解 26 。」;且近期智慧財產法院判決則指出:「刑法草擬與修正當時之立
法背景而言,『營業秘密』一詞未必存在,且要求營業秘密須滿足『秘密性』、『價值
性』與『合理保護措施』等三大要件,亦不見得當然存在,則依此推論,刑法上所謂之工
商秘密,其範圍即有可能大於營業秘密,何況依當時制定該法之意旨,乃在保護『工商秘
密 」 。是 以 , 將『 工 商秘 密 』 與『 營 業秘 密 』 劃上 等 號或 全 然 否同 之 作法 , 均 非妥
適 27 。」綜上,我國自 2013 年 1 月營業秘密法已增修第 13 條之 1 等有關刑事責任之罰則
等,基於罪刑法定原則、明確性原則及謙抑性原則,「營業秘密」既有三要件性之規範,
其範圍仍應小於刑法「工商秘密」的範疇 28 ,且唯有採如此解釋方可在完全符合「營業秘
密」三要件前提下,將修法前藉由刑法妨害秘密罪章所處罰之洩漏工商秘密罪(第 317、
318 條)改為依營業秘密法所處罰。是以,營業秘密法之法律性質已有從規範營業秘密之
保護與損害救濟之民法特別法,逐漸轉為兼具刑事特別法之趨勢。其中,在智慧財產營業
秘密刑事案件之審理上較具爭議之處有: 認定問題:訴訟客體之「營業秘密」是否符合
營業秘密法構成要件之該當性 29 ; 特定問題:若營業秘密的內容複雜,且非完整、明確
時,則秘密保持命令的範圍恐有不易特定之疑慮。
保護程度及方式
就准許秘密保持命令之裁定所應載明「禁止內容」之程度及方式的疑慮,智慧財產刑

黃仲夫,刑法精義,2 版,元照,2008 年 1 月,頁 632;例如:工業上之製造秘密、專利品之製造方法、


商業之營運計劃、企業之資產負債情況及客戶名錄等,就工商營運利益上,不能公開之資料,不論係屬
自然人或法人所有均屬之。林山田,刑法各罪論(上冊),增訂 5 版,2005 年 9 月,頁 293。
律師張靜發言內容,103 年度第 1 次智慧財產實務案例評析——營業秘密要件判斷座談會會議記錄,台大
智財培訓學院,2014 年 3 月 24 日,頁 15。
例如:桃園地院 88 易字第 1643 號刑事判決、台南高分院 90 年度上易字 1556 號刑事判決、台灣高等法院
91 年度上易字第 926 號刑事判決、台南高分院 91 年度上訴字 67 號刑事判決等。
智慧局法務室主任林清結發言內容,前揭註 24,頁 25。
智慧財產法院 100 年度刑智上訴字第 14 號刑事判決;參閱馮震宇,營業秘密等同於工商秘密?月旦法學
教室,126 期,2013 年 4 月,頁 40-41。
本文此見解與近年來智慧財產法院及智慧財產局之見解相近,並無衝突。
參閱蔡瑞森,前揭註 21,頁 69-70。
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 11
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

事案件與民事案件不僅相同,且有過之而無不及。此乃由於刑、民事案件對訴訟目的、人
權保障之程序正義及證據法則等之要求不同,特別是在刑事法庭詰問時,對知悉該營業秘
密之人(含因公務員身分而負保密義務者、受秘密保持命令者等)的當事人、鑑定人或證
人等的訊問、詰問或陳述,若完全不予限制,恐有礙營業秘密之保護;又若任意予以限
制,則可能侵害當事人等之辯護權、防衛權等而阻礙法院發現真實及公平裁判之實踐,此
乃當前智慧財產營業秘密刑事案件在審理上亟需克服的問題。否則,若檢察官、當事人或
其辯護人等為發現真實或利於己方之證詞而自由訊問受秘密保持命令之人時,被訊問人究
應避免違反秘密保持命令而犧牲自己辯解、防衛之權利;抑或為確保自己訴訟的利益而違
反秘密保持命令,恐陷於左右為難之困境 30 。又法院在調查人證、物證或書證時,所欲確
認及保護之營業秘密,若與犯罪構成要件的證明、犯罪的偵查作為或被告防禦權行使所必
要且密切相關時,究竟是否應予保護或如何保護等,現行法並無任何特別規定,既不利於
營業秘密之適切保護,亦恐有礙公平裁判之進行及司法正義之實現。

四、小結
綜上,從我國智慧財產案件適用秘密保持命令之立法背景及理由,論述我國引進之秘
密保持命令乃以適用在智慧財產民事案件為主,重在充分尊重當事人的事前協商,並輔以
法院綜合審酌相關情狀後的裁量權。然其在主體範圍的界定、客體範圍之確認與保護程度
及方式等具體執行事項上,仍有些許法理爭議尚待釐清。其次,最大的爭點乃現行秘密保
持命令如何正當、正確地適用在智慧財產刑事案件?對此,我國立法者當初僅以便宜行事
的方式,在智審法第 30 條明文準用的規定,惟民事訴訟及刑事訴訟在本質上的差異,特別
是就兼顧營業秘密保護、武器平等原則及被告防禦權保障等觀點,現行準用的秘密保持命
令之規定無論在主體範圍、客體範圍與保護程度及方式等存在更多的學理爭議及執行衝
突,亟待深入研討、克服。

由於智審法第 35 條、36 條的處罰規定屬於廣義刑法,依據刑法第 11 條前段,雖仍可適用刑法總則的規


定。進而在履行守密義務與作證義務相互衝突時,可援引義務衝突之法理免除刑事責任。惟依據刑法第
11 條後段「其他法律有特別規定者,不在此限」的但書,仍得科處刑罰。
12 東吳法律學報第二十六卷第四期

參、日本不正競爭防止法增訂審理營業秘密刑事案件
之特別程序
一、修法背景
日本政府鑒於重要技術及營業秘密外流情況十分嚴重,極有必要為維護及強化國家競
爭力,擴大不正競爭防止法侵害營業秘密罪之處罰範圍(第 21 條 1 項)。其次,侵害營業
秘密之刑事案件的審理,若為保護營業秘密而不予公開審理,恐有背離日本憲法第 37 條第
1 項「刑事犯罪的被告有在法院接受公平、迅速及公開裁判的權利」及第 82 條第 1 項「裁
判的對審及判決應在公開法庭進行」之疑慮,應有釐清之必要。再者,在刑事訴訟程序
上,雖刑訴法第 280 條之 4 及之 5 亦有對被告或辯護人因閱覽或影印而取得之複製等資料,
明文禁止不符合使用目的之交付、提示及傳輸,並可科以 1 年以下有期徒刑或 50 萬日圓以
下罰金。同時,刑訴法第 316 條之 25 至 27 亦有規定法院在證據開示時,在考量證據開示
之必要性程度及開示後可能產生缺失之內容、程度等事項而認為有必要時,得依檢察官或
被告及其辯護人之聲請,裁定開示該證據之時期、方法及條件。然尚難以確保相關之營業
秘密在審理的訴訟程序中有被外洩之虞,進而深刻影響被害人提起告訴之意願。最後,日
本參、眾兩議院在修法擴大侵害營業秘密罪之刑罰時,特以附帶決議的方式成立「2010 智
慧財產權推進計畫」,並由法務部及學者專家所組成之「保護營業秘密刑事訴訟程序研究
會」共同研商、制定保護營業秘密刑事訴訟特別程序的專章 31 。該修法草案於 2010 年 12
月提出,歷經國會審議後即於 2011 年 6 月公布、同年 12 月施行。

二、修法重點
有關侵害營業秘密刑事案件的秘(密隱)匿 32 裁定
涉及公訴事實之營業秘密的秘匿裁定(第 23 條第 1、2 項)
法院審理營業秘密案件之被害人、法定代理人或受其委託之辯護人對構成公訴事實而
得以特定之營業秘密的全部或部分事項,聲請不願該營業秘密在法庭被公開之際,法院在
聽取被告或其辯護人之意見,且認為相當時,則須明定其範圍後作出秘匿(非公開審理)

中原裕彥,不正競争防止法 一部 改正 法律 概要--営業秘密 保護 刑事訴訟手続


整備 技術的制限手段回避装置等 対 規律 強化,Law and Technology,52 号,2011 年 7
月,頁 82。
原文法條「秘匿」二字為日文漢字,即中文「秘密隱匿」之意,本文沿用之。
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 13
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

裁定。此與公訴事實相關之秘匿營業秘密的裁定,理論上應在第 1 次審判期日前宣告之,
但為減輕被害人等之負擔及順遂進行裁定程序之觀點,通常並非由被害人、法定代理人或
受其委託之辯護人直接聲請之,而是由在偵查階段即接觸該營業秘密之檢察官檢附意見書
後送交法院裁定之。
涉及被告或第三人持有營業秘密的秘匿裁定(第 23 條第 3 項)
法院在受理營業秘密案件之被害人等聲請秘匿裁定之案件,若從檢察官、被告或其辯
護人處得知被告或第三人就持有之特定營業秘密的全部或部分事項,聲請不願其在法庭公
開時,法院在聽取他造當事人等之意見,且認為符合 該營業秘密之特定事項為犯罪的證
明或被告的防禦所不可欠缺; 若該事項在法庭被公開將有可能對被告或第三人之事業活
動造成明顯的障礙,而具有相當性時,則須明定其範圍後作出秘匿的裁定。此針對被告或
第三人持有營業秘密的秘匿裁定,相對於前述涉及公訴事實之營業秘密的秘匿裁定,旨在
以武器平等的觀點,藉由對被告及其辯護人防禦權之行使,平衡代表被害人之檢察官等之
偵查、起訴權,同時在程序上既利於發現真實或釐清犯罪事實,亦在實質上促進了對第三
人有關證明犯罪事實所不可欠缺之營業秘密的保護。
代稱等的決定(第 23 條第 4 項、第 24 條、第 28 條、第 29 條第 1 款)
法院作出秘匿裁定後,在法庭之訊問、陳述或對被告之詰問等仍有可能涉及營業秘密
之特定事項。此時法院在必要時,應聽取檢察官及被告或其辯護人之意見,裁定該特定事
項之代稱等。該代稱的裁定除了達到秘匿營業秘密之目的外,亦有統一訴訟關係人對該特
定事項之用語的作用。此代稱等得在審理前的準備程序或審判期間的準備程序中作出決
定。同時,依日本刑訴法第 291 條第 1 項在第 1 次審判期日檢察官必須朗讀起訴書;依日
本刑訴法第 305 條第 1、2 項,法官等在朗讀調查書證時,即可以代稱取代營業秘密之特定
事項。
裁定的取消(第 23 條 5 項)
法院作出秘匿營業秘密之特定事項的裁定後,若有導致法院認為 該特定事項不予公
開並不相當; 維持該裁定並不適切時,法院應撤銷該裁定及代稱等之決定。
訊問等的限制(第 25 條)
當法院作出秘匿營業秘密之特定事項的裁定後,審判長對於訴訟關係人涉及該特定事
項之訊問或陳述,除有 對犯罪的證明造成重大影響之虞的情形; 對被告的防禦權可能
產生實質不利益影響的情形外,均得限制訊問之。又檢察官或律師之辯護人若有違反上述
限制訊問等之情形,法院則可依據刑訴法第 295 條第 4、5 項之規定,請求分別通知該檢察
官所屬檢察署檢察長及該律師所屬公會適切懲處之,並須將該懲處結果通知法院。
至於涉及上述 及 之訊問等,因犯罪事實之證明及保障被告防禦權之行使攸關刑訴
14 東吳法律學報第二十六卷第四期

法訴訟程序的核心價值,原則上不應限制之。然又該如何在不造成證明犯罪事實(之舉證
等)的重大障礙及對被告防禦權所涉特定事實的主張、舉證等產生實質不利益影響的同
時,兼顧營業秘密之保障呢?對此,日本不正競爭防止法明定的因應作為主要有二: 審
判期日外對證人、被告之訊問、詰問等; 審判期日外欲對證人、被告訊問要項(書狀)
之提出命令。
審判期日外之證人訊問等及訊問要項提出命令(第 26 條、第 27 條)
審判期日外對證人、被告之訊問、詰問等(第 26 條)
法院在審判期日內對(共同)被告或其辯護人、證人、鑑定人及通譯等之訊問時,在
不影響相關犯罪事實之證明及被告防禦權之行使的情況下,對有關營業秘密之特定事項得
以代稱或限制訊問方式、內容等而進行之,即無須特別制定在審判期日外訊問證人等之規
定。然上述審判期日內之法庭訊問在理論上雖得依法及時提醒「使用代稱」、禁止對營業
秘密特定事項之「具體描述」等,惟在事實上因對話情境或訊問內容等辯論情勢之發展,
而極易導致 不經意地外洩營業秘密特定事項; 訴訟關係人因遵守訊問限制等而無法充
分訊問或完整陳述之疑慮,既不利於營業秘密之保護,亦可能有礙訴訟關係人提起訴訟、
有利辯解等合法權益之行使。
基此,法院在裁定秘匿營業秘密之特定事項時,在斟酌下列要件後: 聽取檢察官及
被告或其辯護人之意見; 對證人、鑑定人及通譯之訊問或其之陳述;或對被告之訊問或
其之供述涉及營業秘密之特定事項; 該特定事項在法庭公開將可能導致嚴重影響被害
人、被告或第三人之事業活動,認為不得不於審判期日外對證人、被告之訊問、詰問等無
以確保營業秘密時,則可依法決定審判期日外對證人、被告之訊問、詰問等。此乃基於兼
顧確保營業秘密及公平裁判之目的,而在必要時為當事人等之辯論權而犧牲一般民眾聽審
請求權之特別作法。
惟此於審判期日外對證人、被告所作之訊問筆錄充其量僅是參照日本刑訴法第 281 條
而制定之蒐集證據的規定,事後須在必要處以代稱方式替代營業秘密之特定事項,並依日
本刑訴法第 303 條之規定仍須在法庭上進行調查程序以確認證據能力 33 ,亦即審判期日外
所製作之筆錄等,須再經法庭證據調查程序方能正式確定之。

棚橋祐治,日本 不正競争防止法 営業秘密 保護 強化 日米欧 比較,現代知的財産法講


座,高林龍、三村量一、竹中俊子編,日本評論社,2012 年 6 月,頁 346;中原裕彥,刑事「不正競争防
止法 一部 改正 法律」 概要--営業秘密 保護 刑事訴訟手続 整備及 技術的制限
手段回避装置等 対 規律 強化,刑事法 , 29 号,2011 年 6 月,頁 65。
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 15
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

審判期日外欲對證人、被告訊問要項之提出命令(第 27 條)
法院在決定營業秘密特定事項之代稱或審判期日外對證人、被告之訊問、詰問之際,
認有必要時,得對檢察官、被告或其辯護人,命令其提交記載下列內容的書狀: 欲對訴
訟關係人提出訊問或陳述之要項;或 欲請求被告陳述事務之要項。蓋此規定之目的,旨
在兼顧公平訴訟程序之進行及營業秘密之保護的前提下,利於法院事先判斷審判期日外之
訊問等可能涉及營業秘密特定事項之有無或程度 34 ,以利法庭及時遂行訴訟指揮權或作出
相關決定。
證據開示時秘匿「營業秘密」的請求(第 30 條)
由於日本刑訴法第 299 條第 1 項規定,檢察官、被告或其辯護人在請求調查書證、物
證時,除對方無異議外,應予對方閱覽之機會。因此,在開示之證據被認為可能導致嚴重
影響被害人、被告或第三人之事業活動時,應告知被開示對象,要求其除與犯罪之證明、
犯罪偵查或被告之防禦所必要的情況外,不得告知包括被告在內之關係人。但有關要求不
告知被告之該當事項,應限於起訴狀所記載事項以外之部分。

三、質疑及批判
針對日本不正競爭防止法制定保護營業秘密刑事訴訟特別程序的專章,立法者雖稱已
充分考慮憲法所保障之公開審判的原則,且在不至於會限制被告防禦權的行使或造成進行
訴訟程序的障礙下,合憲、合法地加強刑事訴訟案件之營業秘密的保護 35 。惟極少數學者
對該專章之規定,始終抱持仍有違憲、違法之疑慮。茲分析如下:
背離憲法公開審理原則
日本憲法第 82 條第 1 項明文規定,不論是民事或刑事案件的審理均應在法庭上公開進
行。尤其是刑事案件之被告,日本憲法第 37 條第 1 項更強調其「有在法院接受公平、迅速
公開裁判的權利」。因此,對於侵害營業秘密刑事案件秘匿裁定的過程,法院雖有聽取被
告或其辯護人(或對方)之意見,但就被告或其辯護人而言,從武器平等原則觀之顯然已
處於劣勢,且由於對檢方舉證之營業秘密之特定事項或有不明,如何能提出對己有利之反
證或有效之辯解,以遂行其之防禦權,已有疑問,恐有違公平裁判原則之虞 36 。其次,由
於營業秘密刑事罰的構成要件與日常業務接觸資料等極為接近,該營業秘密特定事項的範
圍亦不明確,此時法庭審理營業秘密相關之刑事案件更須貫徹公開審理原則,方能藉由客

中原裕彥,前揭註 31,頁 64-65。


中原裕彥,前揭註 31,頁 82。
參閱帖佐隆,不正競争防止法 30 条 問題点, ,66 巻 7 号,2013 年 7 月,頁 15。
16 東吳法律學報第二十六卷第四期

觀第三人之監視及檢驗,及時發現及糾正錯誤,進而避免誤判或冤獄情形之發生。因此,
有關侵害營業秘密刑事案件之秘匿裁定,制度上是由法庭密室內的極少數人確認該營業秘
密特定事項之秘密性,而非由國民(或被告)直接檢驗(或辯駁),不得不認其為違憲之
法制 37 。
難以確保公平裁判
日本不正競爭防止法秘匿裁定的規定雖參照刑訴法第 290 條之 2 對被害人特定事項
(姓名、住所等)的規定,但後者是為保護被害人的名譽或社會生活所制定,與前者要保
護營業秘密的利益或公平競爭的秩序等保護法益明顯不同,是否可參酌援用,不無疑慮。
況且,依不正競爭防止法第 2 條第 6 項所定義之營業秘密須具備非公知性、有用性及秘密
管理性等三要件,且此營業秘密性有無的認定往往即是營業秘密案件之爭點 38 ,若事先即
被法庭裁定秘匿,如何期待被告能合理辯解、攻防及舉證;又非公開審理的結果,如何期
待第三人能對訴訟程序予以客觀檢驗,故法院的秘匿裁定的本身恐已難確保公平裁判之遂
行。
審判期日外之訊問並無實益
刑事訴訟審判期日外之訊問的規定是源自刑訴法第 158 條之規定,目的在避免法庭公
開審理時,證人等因受到現場氛圍或辯論情勢之情緒、用語等外部壓力的影響,導致可能
無法取得真實之證詞,故特別制定法院在必要時得以在審判期日外傳喚、訊問證人等或至
其所在處所訊問之,以確保能取得真實證詞。然此規定最大的爭議在於,該訊問筆錄若仍
須在公開法庭內進行必要之調查程序,且筆錄本身亦可經閱覽等而可能外洩營業秘密特定
事項之具體內容 39 ,則本規定毫無意義。又其若與秘匿裁定結合,則本於秘匿裁定本身已
違反公開審理原則之觀點,認此規定亦是多此一舉、並無實益。
立法者對營業秘密刑事案件停止公開審訊的論理完全錯誤
立法者認為營業秘密刑事案件停止公開審訊的法源為憲法第 8 2 條第 2 項前段的規
定 40 ,亦即憲法該條文所謂「有危害公共秩序或善良風俗之虞」的情況乃指刑事訴訟進行
的過程中,作為其所欲保護法益之營業秘密,若有更進一步被侵害(外洩)的狀況,將會
有高度蓋然性「損害裁判的公正及對國民審判的信賴」,故營業秘密被公開的審訊,將有

帖佐隆,営業秘密 係 刑事訴訟 秘密裁判手続導入論 考察, ,64 巻 6


号,2011 年 6 月,頁 54。
帖佐隆,前揭註 37,頁 55。
帖佐隆,前揭註 37,頁 55。
該規定為﹕「法院在法官全員一致決議認為有危害公共秩序或善良風俗之虞時,得停止在其面前之審
訊。惟政治犯罪、出版相關犯罪或憲法第 3 章保障國民權利案件之審訊,通常應公開之。」
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 17
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

損國民的信賴。然反對論者對立法者的說明頗不以為然,認為審判若能公開,審訊的內容
則益臻明確,當更能確保裁判的公正及對國民審判的信賴。因此,立法者的主張根本完全
錯誤 41 。

四、私見
上述對日本不正競爭防止法增訂審理營業秘密刑事案件之特別程序的質疑及批判,雖
有其立論之依據,但在論述上似仍有不盡周延之處,特別是該特別程序有無違反日本以憲
法明文保障之公開審理原則?又法庭內、外之訊問能否在兼顧保護營業秘密的同時確保公
平裁判?個人淺見如下:
以專章增訂特別程序能大幅改善缺失
就日本不正競爭防止法以專章方式增訂審理營業秘密刑事案件之特別程序的規定而
言,無論是就涉及公訴事實及被告或第三人之營業秘密的秘匿裁定,均有其特定的程序步
驟及要件判斷,既考量武器平等原則,亦兼顧保護營業秘密及被告防禦權之行使,且為避
免審判期日外之審訊發生意外洩密的不可預測性,亦規定法院在必要時得命令提出訊問要
項的配套措施,在制度上可謂大幅改善修訂前之困境,利於公平裁判之遂行。
專章的特別程序利於公平審判及確保刑罰成效
就日本不正競爭防止法的體系而言,因其屬於智慧財產法制的一環,故秘密保持命令
等相關規定與專利法之規定極為相似。惟該法第 5 章自 2009 年增修侵害營業秘密的犯罪類
型及擴大處罰範圍後,由於民、刑事訴訟程序的差異,遂有制定相關刑事訴訟程序之迫切
必要性。否則,既無法鼓勵被害人勇於提起刑事訴訟,亦無法達到擴大刑事處罰的成效。
因此,日本經濟產業部及法務部乃共同成立研究會,並於 2011 年提案在該法增訂第 6 章刑
事訴訟特別程序的專章,期待相關刑事案件的審理既能保護營業秘密,亦能公平審判以確
保刑事處罰的成效。
專章保護營業秘密及實現公平裁判之例外規定必須確立
從上述針對專章法條內容的文義解釋、專章立法沿革的體系及歷史解釋觀之,該專章
在適用上的核心問題除了是否違反憲法公開審理原則之疑慮外,最大的爭點是法庭內、外
之訊問是否確實能兼顧營業秘密的保護及公平裁判的實現?對此,以專章特別程序第 25 條
及第 27 條之規定為例,若有對犯罪的證明造成重大影響之虞或對被告的防禦權可能產生實
質不利影響的情形,均不得限制訊問之;又對審判期日外之訊問等法院亦有在必要時得事

帖佐隆,前揭註 37,頁 58。


18 東吳法律學報第二十六卷第四期

前要求訊問者或供述者提出欲訊問或陳述內容之摘要,避免失控而意外洩密之規定,應可
窺知在法制上已盡力兼顧被告防禦權行使及營業秘密保護。另值得特別留意的是,營業秘
密刑事案件的審理當然優先適用專章特別程序的規定,但是否即無原適用於民事案件之該
法第 10 條秘密保持命令或第 13 條當事人訊問公開停止等之適用 42 ,似仍有疑慮。對此,
在過去日本不正競爭防止法少有適用刑罰規定時,上述二法條多被認為僅是民事措施,然
就文義及論理解釋而言,其適用的前提為「涉及不正競爭而侵害營業秘密之『訴訟』」,
並未特別區分民事或刑事訴訟,因此對刑事案件之當事人或其輔佐人、辯護人或證人等聲
請核發秘密保持命令,亦無完全排除之理,必要時似仍有參酌、援用之餘地。
日本須制定較嚴謹、明確之要件,方能符合憲法明文保障之公開審理原則
日本政府自 2002 年 7 月擬定「智財戰略大綱」後,由於全球產業高度競爭及產業外移
導致營業秘密外流之情況日益嚴重,遂於 2004 年增訂秘密保持命令等民事救濟措施的同
時,日益加強保護營業秘密之刑事處罰。然對此逐步擴大處罰範圍及加重法定刑之營業秘
密刑事案件的審理,最易令人詬病的是,有無違反日本憲法第 82 條第 1 項明文保障之公開
審理原則?可否兼顧營業秘密的保護及被告防禦權等之行使,以實現公平裁判?基此,依
據日本憲法第 82 條第 2 項,並非一切刑事案件之審訊均須公開,只要出席法官全員一致決
議認為有危害公共秩序或善良風俗之虞時,即得停止在其面前之公開審訊。惟較大之爭點
在於刑事被告之被公開審理權與證人訊問權等,均屬憲法第 3 章所保障之國民(基本)權
利,故依該條項但書「政治犯罪、出版相關犯罪或憲法第 3 章保障國民權利案件之審訊,
『通常應公開』之。」故若要排除「通常應公開」之規定的目的性及合憲性解釋,即應有
制定較嚴謹、明確之要件的必要。例如,不應過度影響營業秘密持有人的利益及被告防禦
權之行使等。
綜上,日本不正競爭防止法以專章方式增訂審理營業秘密刑事案件之特別程序的規
定,雖仍有不盡如人意或欠缺周延之處,但從各層面相互比較衡量的結果, 在保護營業
秘密的同時,如何促進言詞辯論原則的進行,並盡可能釐清出明確的界線或採取避免因法
庭攻防而外洩營業秘密之預防機制,此在營業秘密刑事案件審理上極為重要; 若僅有為
保護營業秘密強化刑事處罰的實體法制,卻無相對應之刑事程序法制,除無法達到立法者
欲以刑事制裁加強保護營業秘密之期待外,更有在審訊過程中造成當事人或第三人之營業
秘密再度(二次)外洩之可能,應可供我國制定類似法制之參考。

棚橋祐治,前揭註 33,頁 342。


析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 19
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

肆、我國智慧財產刑事案件適用秘密保持命令
之修法建議……代結論
我國智審法民事案件適用秘密保持命令之規定既直接參考日本特許法之秘密保持命令
(與日本不正競爭防止法之秘密保持命令相似),且日本不正競爭防止法增加刑事處罰的
規定亦與我國營業秘密法擴大刑事責任規定的背景及立法理由相似,因此若我國參照日本
不正競爭防止法增訂審理營業秘密刑事案件之特別程序或在智審法內增修僅適用於刑事案
件之秘密保持命令的相關規定均有其必要性、重要性及迫切性。茲就上述比較法分析、考
察之結果,提出修正我國智慧財產刑事案件適用秘密保持命令相關之修法建議如下:

一、公開審理原則與營業秘密的秘匿裁定之關係
日本保護營業秘密之秘匿裁定受到極少數較為嚴厲的批判是違憲及無法確保公平裁
判,亦即秘匿裁定的過程及結果,在客觀上無法藉由第三人之監視及檢驗,及時發現並糾
正錯誤,容易造成誤判或冤獄等情形。針對前者(違憲),由於保障的層次最高,當然必
須受到最嚴格的檢驗,對此學界及立法、行政當局極大多數的見解,仍認為不至於違憲。
然就我國而言,公開審理原則並非憲法明文保障的基本原則,而是屬於法律層級的保護,
明定於法院組織法第 86 條「訴訟之辯論及裁判之宣示,應公開法庭行之。但有妨害國家安
全、公共秩序或善良風俗之虞時,法院得決定不予公開。」另判決若有民事訴訟法第 469
條第 5 款「違背言詞辯論公開之規定者」或刑訴法第 379 條第 3 款「禁止審判公開非依法
律之規定者」之情形,依法均可認其為當然違背法令之判決,且在營業秘密法第 14 條第 2
項為保護營業秘密更有「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密,經當事人聲請,法
院認為適當者,得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」與智審法第 9 條「當事人提出之攻
擊或防禦方法,涉及當事人或第三人營業秘密,經當事人聲請,法院認為適當者,得不公
開審判;其經兩造合意不公開審判者,亦同。」、第 24 條「訴訟資料涉及營業秘密者,法
院得依聲請不公開審判;亦得依聲請或依職權限制卷宗或證物之檢閱、抄錄或攝影。」之
明文規定,我國並無日本少數意見指摘之缺失。至於後者(無法確保公平裁判)除與前者
密切相關外,能否兼顧保護營業秘密的同時,確保公平審理之裁判,確實有其困難,特別
是對於刑事構成要件之營業秘密應先有嚴謹的認定,方可能有是否需要保護及如何保護的
問題。因此,批判此一問題的重點不在於否定秘匿裁定的規定,而在於刑事案件構成要件
之營業秘密本身的認定,除在程序上應更為嚴謹外,在初步的實體判斷上亦應超越民事訴
訟聲請秘密保持命令時所需「釋明」相關情形的程度,方屬合理,且也較能避免秘密保持
20 東吳法律學報第二十六卷第四期

命令或秘匿裁定的規定被濫用或作為訴訟策略之應用。基此,我國法院組織法第 86 條但書
及營業秘密法第 14 條第 2 項既有「法院得決定不予公開」及「法院認為適當者,得不公開
審判或限制閱覽訴訟資料」之法律依據,應無針對營業秘密刑事案件增設日本法院秘匿規
定之必要。

二、當事人訊問公開停止規定及審判期日內、外之訊問限制
我國法院組織法、智審法及營業秘密法雖都有法院得決定不予公開(審判)之規定,
但重點在於公開審判原則及言詞辯論原則均是法治國原則之重要組成部分 43 ,無論是公開
或非公開審判均不應阻礙必要之言詞辯論的進行。尤其是審理營業秘密的刑事案件,一方
面因攸關犯罪構成要件的確認及被告防禦權的行使;另一方面應予保護之營業秘密若在訴
訟過程中無法防止二次受害或造成再次難以回復之重大損害等,將深刻影響被害人提起訴
訟的意願及質疑秘密保持命令等相關立法的成效,因此究應如何在保護營業秘密的同時,
促進言詞辯論原則的進行,有其絕對關鍵的重要性。對此,我國智審法並無任何限制訊問
等之規定;刑訴法第 182 條對「證人為醫師、藥師、助產士、宗教師、律師、辯護人、公
證人、會計師或其業務上佐理人或曾任此等職務之人,就其因業務所知悉有關他人秘密之
事項受訊問者,除經本人允許者外,得拒絕證言」;刑訴法第 274 條至 278 條亦有「法院
於審判期日前,」得調取或命提出證物或得於審判期日前訊問之等一般性規定。惟並無針
對營業秘密之敏感性、不可回復性及複雜性之特徵,制定類似日本不正競爭防止法第 13 條
有當事人訊問公開停止之一般規定及第 25 條訊問等的限制之刑事特別審訊程序,其中可供
我參考之處有: 相關訊問若可能對犯罪的證明造成重大影響或對被告的防禦權產生實質
不利影響時,均不得限制訊問之; 對違反限制訊問等之檢察官或律師之辯護人,法院則
可依據刑訴法第 295 條第 4、5 項之規定,請求分別通知該檢察官所屬檢察署檢察長及該律
師所屬公會適切懲處之,並須將該懲處結果通知法院; 由於公開審理原則是日本憲法明
文保障之權利,故日本除在審判期日有限制訊問等規定,以避免法庭旁聽等第三人洩漏營
業秘密外;另可依法決定審判期日外對證人、被告之訊問、詰問等,亦即採取最小程度、
最低影響之公開審理例外原則併行之雙軌制下保護營業秘密; 對當事人訊問公開停止及
審判期日內、外之訊問,均得命令證人、被告等提交記載其欲訊問或陳述要項之書狀。此
乃以事先預防的機制,儘量避免或降低可能洩漏原告、被告或第三人等營業秘密;或妨害
被告、原告等之防禦權、詰問權的風險或危害。

林燦都,審判公開與營業秘密,中央警察大學法學論集,15 期,2008 年 10 月,頁 203。


析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 21
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

三、智審法涉及營業秘密刑事案件的審理仍應參酌刑訴法或制定特別程
序規定
我國智審法審理智慧財產刑事案件(包括秘密保持命令的聲請及准駁等)除明列少數
有異於刑訴法的特別程序外,不足之處仍應依刑訴法明定之訴訟程序審理之。然由於涉及
營業秘密刑事案件的審理有其必須權衡實現公平裁判及保護營業秘密之特殊性,一般刑事
訴訟程序較難比照適用,故確有制定特殊性法制之需求。其次,無論是日制或美制 44 之秘
密保持命令的雛型均是以民事案件為核心,並建立在當事人等之事前協商 45 的機制上。對
此,我國的立法政策將其準用至刑事案件,產生最大的爭議並非違反公開審理原則或書狀
閱覽的限制 46 ,而是在如何保護營業秘密的同時,兼顧公平訴訟的進行,尤其是法庭上為
釐清、證明犯罪構成要件之「秘密性」所進行之法庭攻防,不能輕易或任意以保護營業秘
密為由而受到限制;或任由法庭交互詰問、被告防禦權行使與營業秘密保護間無法維持均
衡而有所偏失,導致訊問人無法問其所該問或陳述者無法暢其所欲言 47 。因此,上述日本
不正競爭防止法參酌其刑訴法之相關規定,制定符合兼顧公平訴訟進行與營業秘密保護之
當事人訊問公開停止規定、審判期日外對證人、被告訊問要項之提出命令等特別程序規
定,以避免秘密外洩及促進證據蒐集等應有參酌之價值。至於該相關法制應優先考量制定
在我國刑訴法或智審法則是刑事政策或立法政策之問題。

美制秘密保持命令(Protective Order)是在民事訴訟規則中所設置之事證開示制度(The Discovery System)


下處理之。黃國昌,前揭註 10,頁 20-21;參閱黃麟倫,智慧財產案件審理法,經濟部智慧財產局,2009
年 1 月,頁 44、51。日本由於當時剛引進提起訴訟前蒐集證據的程序規定(民事訴訟法第 132 條之 2 至
之 9),且美國秘密保持命令制度亦被批評會有濫用的可能,故未引進事證開示制度,而是採用法官在當
事人面前裁量有無正當或相當理由之非公開審理方式(in camera; )的同時,引進創新制的
秘密保持命令。土肥一史,医薬品輸入承認申請書添付資料中 営業秘密 秘密保持命令,Law and
Technology,38 号,2008 年 1 月,頁 5。
三村量一、三田知司,知的財産権訴訟 秘密保持命令 運用 ,判例 ,1170
号,2005 年 4 月,頁 4。
此證諸於營業秘密法第 14 條第 2 項「當事人提出之攻擊或防禦方法涉及營業秘密,經當事人聲請,法院
認為適當者,得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」之內容,僅強調「得不公開審判或限制閱覽訴訟資
料」,並無任何法庭攻防或訊問之限制等,亦可得到相同的結論。
至於是否能從刑事證據法有關「證據禁止」的立論基礎,導出用以建構刑事程序之秘密保持命令的原
理?由於兩者在性質、目的及法律效果等差異甚大,恐在理論及實務運作上均會產生極大的困難。
22 東吳法律學報第二十六卷第四期

四、法庭證據調查時如何兼顧營業秘密之保護及公平裁判之司法正義
我國刑訴法僅對調查證據的程序及方式等有一般性的規定,例如,依據刑訴法第 161
條之 2,當事人、代理人、辯護人或輔佐人應就調查證據之範圍、次序及方法提出意見。
法院亦應依其所提意見而為裁定;且在必要時,得因當事人、代理人、辯護人或輔佐人之
聲請而變更之;另依第 163 條,當事人、代理人、辯護人或輔佐人得聲請調查證據,並得
於調查證據時,詢問證人、鑑定人或被告。審判長除認為有不當者外,不得禁止之。且法
院為發見真實,得依職權調查證據。但於公平正義之維護或對被告之利益有重大關係事
項,法院應依職權調查之。又法院為前項調查證據前,應予當事人、代理人、辯護人或輔
佐人陳述意見之機會。惟法庭在證據調查時,其所欲保護之營業秘密及保障公平裁判之司
法正義間有所衝突,究應如何取捨,並未明定,極易滋生困擾。對此,依據日本不正競爭
防止法第 30 條前段,對可能導致嚴重影響被害人、被告或第三人經營事業之營業秘密進行
證據調查時,對被開示的對象(不論是否為受秘密保持命令之人)應負有其除與犯罪之證
明、犯罪偵查或被告之防禦所必要的情況外,不得告知關係人(包括被告在內)之義務,
應有其參考價值。

五、結語
我國主要乃參照日本特許法等引進秘密保持命令,然此在日本法是分散在著作權法、
實用新案法、意匠法及不正競爭防止法的法制,而我國則在體例上將其統合在智審法,且
以民事訴訟為主,刑事訴訟則以準用方式適用之。惟就台、日二國秘密保持命令之規範內
容及違反效果科處刑罰等觀之,可謂大致相同,但卻無「當事人訊問公開停止」之規定及
日本之後增修之不正競爭防止法刑事特別程序的專章規定,又因立法便宜行事而準用民事
訴訟秘密保持命令之智慧財產刑事訴訟,難以兼顧公平裁判之促進及有效防止營業秘密之
外洩,易陷入左右為難之困境。此在我國因應國際及兩岸以刑罰保護營業秘密之立法趨
勢,於 2013 年 1 月增修營業秘密法第 13 條之 1 至 13 條之 4 之刑事責任規定後,智慧財產
刑事案件準用秘密保持命令之正當性、合理性及有效性,實有再參酌日本等先進國家增修
相關配套法制之迫切必要。
析論智慧財產刑事案件之秘密保持命令-- 23
以日本法權衡司法正義與營業秘密保護之觀點

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Analysis on Issuance of Secret Protective Order in


Criminal Cases of Intellectual Property Offenses –
Viewpoints Based on Japanese Laws in Balancing Judicial
Justice and Trade Secret Protection

Jye-Ching Lee *

Abstract

In March 2007 the Intellectual Property Case Adjudication Act was promulgated in
Taiwan. This Act includes provisions about a secret protective order system, introduced from
Japanese Patent Law primarily applied in civil cases, for protecting parties’ trade secrets
involved in litigation. Although the secret protective system is stipulated in Chapter Two
of the Intellectual Property Case Adjudication Act for civil court proceedings, criminal court
proceedings can also be applied mutatis mutandis in accordance with the same Act.
In recent years, whether amendment on the Taiwanese Trade Secret Act or on the Japanese
Unfair Competition Prevention Act, types and liabilities of crimes on trade secret offenses
are reinforced and enlarged in compliance with the international trend of legislation. Nevertheless,
issues may inevitably increase on as to how to ensure preventing further leakage of trade
secrets during court proceedings when intellectual property cases are considered. In response,
a special criminal court procedure is added in the Japanese Unfair Competition Prevention
Act (in a specific Chapter, Articles 23 to 31). In view of the above, this paper targets
primarily and values on as to “How criminal cases of Intellectual Property offenses in Taiwan
should properly apply the secret protective order system?” and “Whether references should
be made to the amendment of the Japanese Unfair Competition Prevention Act in adding a
special criminal court procedure for trade secret offenses?” so as to re-establish a system o
f trade secret protective order or the like suitable for court hearing on Intellectual Property
criminal cases, and to realize a balance of trade secret protection, fair judgment assurance
and implementation of judicial justice.

* Ph. D. in Law University of Waseda, Japan, Professor, Graduate Institute of Intellectual Property,
National Taipei University of Technology.
26 東吳法律學報第二十六卷第四期

Keywords: Trade secret protective order, Intellectual Property Case Adjudication Act,
Trade secret, Criminal court proceedings of Intellectual Property offenses,
Japanese Unfair Competition Prevention Act