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Ciudad de México a febrero de 2018.

MODIFICACIONES A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Estimados clientes y amigos:

El pasado día 13 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un decreto por el
que se modifican diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), mismas que
compartimos con ustedes.

1 ¿Cuándo entran en vigor estas reformas?


De acuerdo con el artículo primero transitorio, estas reformas entrarán en vigor a los 30 días
hábiles posteriores a su publicación, esto es el 27 de abril de 2018.

Esto obedece a los ajustes que habrá de hacer el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) para cumplir con las nuevas disposiciones.

2 Aspectos cuantitativos:
Se reforman:
• 20 artículos; y
• Se modifica el Título Quinto para quedar como “De las Denominaciones
de Origen e Indicaciones Geográficas”

3 ¿Qué cambia o qué se reformó de la Ley?


A continuación señalamos las modificaciones que trae aparejada dicha reforma:

i. Art. 2, fracción IV.- Se dice que la LPI tendrá por objeto proteger la
propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de
invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicación de
nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen
e indicaciones geográficas, y regulación de secretos industriales.

Es decir, se añaden los apartados en negrillas para completar así todas las figuras
que son objeto de regulación por la citada Ley.

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ii. Art. 6.- De este artículo donde se comprenden las facultades del IMPI, se
modifica la fracción III para incluir como facultad del Instituto, otorgar registros de
esquemas de trazado de circuitos integrados y emitir declaraciones de
protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas, que antes
por supuesto no tenía.

iii. Se realiza una mejor redacción de las facultades del Director General del
IMPI consagradas en el artículo 7 de la LPI, para quedar como sigue destacando
las inserciones de la reforma: El Director General del Instituto expedirá,
mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y
especificaciones para la presentación de las solicitudes, así como los
procedimientos, criterios, lineamientos y requisitos específicos para facilitar la
operación del Instituto y garantizar la seguridad jurídica de los particulares,
incluyendo las reglas generales para la gestión de trámites a través de medios
de comunicación electrónica.

iv. Se reforma el artículo 13 de la LPI, al señalar que se presumen inventores


o diseñadores –esto es nuevo-, a las personas que se designan con tal carácter
en la solicitud correspondiente, teniendo el derecho que se les mencione con tal
carácter tanto en la solicitud –esto también es nuevo-, como en el Título, cuando
éste se conceda, prerrogativa que conforme al precepto legal tiene el carácter de
irrenunciable.

Modelos de Utilidad

v. Se reforma el artículo 30 de la LPI al disponer ahora respecto a los


modelos de utilidad que en la tramitación y obtención del registro de éstos, se
aplicarán los Capítulos II y V del título denominado De las Invenciones, Modelos
de Utilidad y Diseños Industriales, a excepción de los artículos 23, 45, 52 y 52
BIS, esto es:
v.1. El modelo de utilidad no tendrá naturalmente el mismo plazo de
protección de una patente;
v.2. El modelo de utilidad no puede proteger productos y procesos para su
obtención;
v.3. La publicación de una solicitud de modelo de utilidad no puede
publicarse lo antes posible después del vencimiento de los 18 meses
contado a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de
prioridad reconocida; y
v.4. En la solicitud de modelo de utilidad no se pueden presentar escritos
relacionados con los requisitos de patentabilidad y lo que no será
objeto de patentamiento, toda vez que se trata de un modelo de
utilidad y no una patente.

Esto mismo se dispone para los diseños industriales.

vi. Se añade un artículo 30bis, por virtud del cual, se dispone que la
publicación de una solicitud de registro de modelo de utilidad, que esté en
trámite ante el IMPI, se llevará a cabo “lo más pronto posible” después de que se

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Modelos de Utilidad
haya aprobado el examen de forma sin que se pueda solicitar una publicación
anticipada. Sin duda, consideramos que es vaga e imprecisa la expresión
añadida porque qué signifca: ¿Lo más pronto posible? ¿Al día siguiente? ¿De qué
depende de que la solicitud se publique “pronto”?

Esto mismo se dispone para los diseños industriales.

Diseños Industriales

vii. En materia de diseños industriales, se agrega un artículo 32bis que dispone


que se entenderá por creación independiente y grado significativo, con lo cual se
pretendió dar claridad a dichos conceptos dado que se contemplan en el artículo
31 para considerar un diseño industrial nuevo, añadiéndose al efectolas
siguientes definiciones:

vii.1. Creación independiente: cuando ningún otro diseño industrial


idéntico haya sido hecho público antes de la fecha de presentación de
la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida.
Se considerarán idénticos los diseños industriales cuyas características
difieran sólo en detalles irrelevantes, y

vii.2. Grado significativo: la impresión general que el diseño industrial


produce en un experto en la materia y que difiera de la impresión general
producida por cualquier otro diseño industrial, que se haya hecho público
antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la
fecha de prioridad reconocida, considerando el grado de libertad del
diseñador para la creación del diseño industrial.

viii. El artículo 33 de la LPI fue modificado para exigir que se anexen las
reproducciones gráficas o fotográficas del diseño correspondiente,
suficientemente claras, para la comprensión del diseño y su publicación.
Nuevamente un lenguaje vago.

ix. Sin duda una de las mayores reformas que se publicaron fue la que
tiene que ver con el artículo 36 de la ley, al disponer que el registro de los
diseños industriales tendrán una vigencia de 5 años renovables hasta por un
plazo de 25 años.

x. Se incluye un artículo 36bis para disponer que la renovación de un


registro de diseño industrial debe solicitarse 6 meses antes al vencimiento de su
vigencia y como periodo de gracia, 6 meses posteriores a ésta.

xi. Se modifica el artículo 52bis reduciendo a dos meses contados a partir de


la fecha de publicación de la gaceta, el plazo para interponer un escrito por
cualquier persona tendiente a señalar si la solicitud de diseño industrial cumple o
no con lo que dispuesto en los artículos 16 (requisitos de patentabilidad) y 19 (lo
que no se considera invención) de la Ley de la Propiedad Industrial.

xii. En concordancia con lo anterior, se reforma el artículo 80 de la LPI, insertando una


fracción IV y disponiendo que un registro de diseño industrial caerá en el dominio
público si no se renueva en los términos dispuestos en el nuevo artículo 36 y sin
que para ello se requiera una declaración, resolución o pronunciamiento del IMPI.

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Marcas

xiii. Se modifica el artículo 90 de la ley que contempla un catálogo limitativo


de lo que no es registrable como marca, incluyéndose ahora una fracción X por
virtud de la cual no serán registrables como marca: Las zonas geográficas,
propias o comunes, y los mapas, así como las denominaciones de poblaciones,
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su
procedencia. Quedan incluidas las que se acompañen de expresiones tales como
"género", "tipo", "manera", "imitación", "producido en", "con fabricación en" u
otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia
desleal relacionada con la misma.

Indicaciones Geográficas

xiv. Se reforma el Título Quinto de la Ley, para quedar de la siguiente manera:


De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.

xv. Se define en el artículo 157 a las indicaciones geográficas como:


el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra
indicación conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un
producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputación
u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico. Ejemplo: “cajeta de Celaya”.

A continuación un cuadro para señalar la diferencia entre una denominación de


origen y una indicación geográfica:

Denominación de Origen Indicación Geográfica

Nombre de una zona geográfica o que contenga


dicho nombre, u otra denominación conocida Nombre de una zona geográfica o que contenga
por hacer referencia a la citada zona, que sirva dicho nombre, u otra indicación conocida por
para designar un producto como originario de la hacer referencia a la citada zona, que identifique
misma, cuando la calidad o las características un producto como originario de la misma,
del producto se deban exclusiva o cuando determinada calidad, reputación u otra
esencialmente al medio geográfico, característica del producto sea imputable
comprendidos los factores naturales y humanos, fundamentalmente a su origen geográfico.
y que haya dado al producto su reputación.

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xvi. La protección que se concede tanto a las denominaciones de origen como
a las indicaciones geográficas se inicia con la declaración del IMPI de acuerdo
con el artículo 159.

xvii. El artículo 160 de la Ley reformada señala que, tanto las denominaciones
de origen como las indicaciones geográficas son bienes de dominio del público
de la Federación, pero sólo podrán usarse mediante la autorización que al
efecto expida el IMPI.

xviii. De los artículos 165 al 178 se regula todo lo concerniente a las


denominaciones de origen y a las recién incorporadas y reconocidas,
indicaciones geográficas.

Reserva de expedientes

xix. Se modifica el artículo 186 de la ley, para imponer una obligación a los
servidores públicos del Instituto para que guarden la debida reserva del contenido
de los expedientes que se manejan en el IMPI, pena que si incumplen serán
sancionados en términos de lo dispuesto por las disposiciones en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Infracciones

xx. Se reforma el artículo 213 de la ley, que regula y contiene las conductas
que se consideran infracciones, para incluir las siguientes fracciones:
xx.1. Usar sin la autorización de uso correspondiente una denominación de
origen o indicación geográfica protegida;
xx.2. No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto
cuando los requiera en ejercicio de la atribución prevista en la fracción
I del artículo 203;
xx.3. Usar una denominación o indicación idéntica o semejante en
grado de confusión a una denominación de origen o indicación
geográfica nacional protegida o extranjera reconocida por el
Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda
incluido en este supuesto, el uso de la denominación o indicación
en servicios;
xx.4. Usar la traducción o transliteración de una denominación de origen
o indicación geográfica nacional protegida o extranjera reconocida
por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos.
Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominación o
indicación en servicios;
xx.5. Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos
idénticos o semejantes a los que se encuentren protegidos por una
denominación de origen o indicación geográfica nacional protegida
o extranjera reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de
indicación o elemento que cree confusión en el consumidor sobre
su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera",
"imitación", "producido en", "con fabricación en" u otras similares.

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Delitos

xxi. Se agrega y se tipifica un nuevo delito en la fracción VII de la ley al disponer


que es delito producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de
origen nacional que no cuenten con la certificación correspondiente conforme a la
denominación de origen o indicación geográfica y la Norma Oficial Mexicana
correspondiente, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para
un tercero.

Como se alcanza a ver, estos cambios no son menores y se espera una difusión ardua para comunicar
las ventajas que arrojan estas reformas.

En R10S Abogados podemos ayudarles a la debida protección de sus activos intangibles


comprometiéndonos a encontrar una estrategia personalizada que conjugue efectividad y eficiencia a un
precio justo. Para tales efectos por favor contacte a nuestro equipo de propiedad intelectual.

Atentamente,

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