A especialidade das marcas [...] Especialidade e concorrência O campo da especialidade é definido pelo espaço da concorrência.

No caso das marcas registradas, por efeito do princípio da especialidade, a análise da concorrência é sempre e em todos casos indispensável. A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular, ou pelo menos induzido pela memória genérica da marca deste. Ou seja, a especialidade da marca é elemento central do direito exclusivo. Abandonada a idéia de que a marca registrada se exerce numa classe a definição do direito passa assim pela análise da efetiva concorrência, em especial pela noção de substituibilidade de produtos e de serviços. Verdade é que a questão das marcas não se reduz a esse fator singular; a projeção de outros elementos da concorrência material no mercado pertinente também são relevantes na proteção da marca: por exemplo, o fato de que outros concorrentes – ainda que não o titular - têm padrões de comercialização que compreendem os produtos A, B, e C, mesmo se o titular só o tenha em A, pode causar que a especialidade da marca abranja os segmentos B e C. Assim, são os parâmetros da concorrência objetiva e não só da competição envolvendo pessoal e subjetivamente o titular que são relevantes para a especialidade. A identidade objetiva pressupõe uma análise de utilidade do bem econômico: haverá competição mesmo se dois produtos sejam dissimilares, desde que, na proporção pertinente, eles atendam a algum desejo ou necessidade em comum. Assim, e utilizando os exemplos clássicos, a manteiga e a margarina, o café e a chicória, o álcool e a gasolina. É necessário que a similitude objetiva seja apreciada em face do consumidor relevante . Também na análise antitruste, a perspectiva do consumidor é primordial para definição da substituibilidade: Assim, a delimitação do mercado relevante predominante leva em consideração critérios de consumo, uma vez que as preferências dos consumidores são determinantes da substituibilidade dos produtos entre si. Note-se que a análise da concorrência não se faz exclusivamente no tocante à satisfação da utilidade em tese; produtos que tem a mesma aplicação prática simplesmente não colidem, por se destinarem a níveis diferentes de consumo. Vêse do teor do acórdão do caso Hermès (JSTF - Volume 176 - Página 220). Recurso Extraordinário Nº 115.820-4 – RJ. Primeira Turma (DJ, 19.02.1993)): Especialidade e novidade O princípio da especialidade implica basicamente numa limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico – onde se dá a efetiva competição. Disse Gama Cerqueira:

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desde que diversifique a classe de produto a que se aplica. mas.12. produtos afins ou congêneres. se facilita a verificação para não se permitir o registro de marcas iguais ou semelhantes na mesma classe. que circunscrevia a colisão entre produtos ou artigos da mesma classe: “de acordo com este sistema. poderiam ser assinalados com a mesma marca.-lei 16. tratando-se de produtos ou indústrias diversas. inclusive por associação: A noção de confusão derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente. com métodos de distribuição próprio. além de qualquer classificação administrativa. o risco de confusão por parte do consumidor não fica de todo afastado. efetuada como padrão de mercado. vedando-se apenas o registro de marcas idênticas ou semelhantes para distinguir produtos pertencentes à mesma classe. não se imagine que a especialidade é um fenômeno estático ou genérico. O mundo de hoje. o que pode ser colidente num mercado europeu. mas pertencentes a classes diferentes. falando do Regulamento de 1923 (Dec.264. n. diferente das existentes. no contexto temporal e geográfico pertinente. não era há dez anos. de 19. Dinâmica da especialidade De outro lado. induzindo em erro o comprador” Como se verá. A marca deve ser nova. abrandando a regra relativa à novidade. muitas delas abrangem artigos inconfundíveis ou pertencentes a gêneros de comércio ou indústria diferentes. porém. para apanhar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas. fora das classes de registro. Esse sistema. Mais ainda. art. É neste caso que o princípio da especialidade da marca tem sua maior aplicação."nada impede também que a marca seja idêntica ou semelhante à outra já usada para distinguir produtos diferentes ou empregada em outro gênero de comércio ou indústria. 80. Por outro lado. redesenhado pela informática e pelas telecomunicações. considera-se nova a marca para o efeito do registro. uma vez que pode haver afinidade entre produtos pertencentes a classes diversas” . os quais. independentemente do campo de aplicação dos sinais. os limites de uma especialidade determinada podem se deslocar. pois. a afinidade surge com vigor no CPI/96.23. mutável e complexo – e a divisão administrativa das atividades em classes. não importa que ela seja idêntica ou semelhante a outra em uso. não resolve todas as dificuldades. ao contrário. Afinidade vem a ser a eficácia da marca fora da classe à qual é designada. 6-7). Dizia Gama Cerqueira. destinadas a facilitar a simples análise de colidência e anterioridade pela administração. “Sendo limitado o número de classes. entretanto. na atualidade. Especialidade e produtos afins O conflito entre a realidade do mercado relevante – dúctil. principalmente pela existência de um mercado relevante que se constitui. não poderiam ser assinalados com marcas idênticas ou semelhantes a outras registradas na mesma classe. fica especialmente evidenciada pela questão da afinidade. pode não ser no americano. como critério de colidência ou anterioridade. O que pode ser colidente hoje. pelo alargamento da linha de produtos ou serviços. não 2 .

hoje. a qual só se coloca em relação a produtos concorrentes (mesmos produtos ou artigos semelhantes ou gênero de comércio e indústria idêntico ou afim). de 19.23.1. que reconhecia o direito de qualquer fabricante de marcar os produtos de sua manufatura e de seu comércio com sinais que os tornassem distintos dos de qualquer outra procedência. 6) refere-se amplamente à questão da imitação de marcas.682. como limitação da exclusividade ao mercado relevante.12. de outros idênticos ou semelhantes. os diversos setores podem interpenetrar-se.derrubou apenas fronteiras físicas. de forma que. terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio da especialidade das marcas tenha perdido a sua ratio essendi. 2. seja com a finalidade projetá-las.1875. de 23. está mais viva do que nunca – pois é radicada na economia de mercado. § 1º.1887. no art.10. concluindo que o CPI de 1945. na hipótese de marcas de produtos de consumo . O DL nº 7. Uma história da “procedência” e da “atividade” na proteção marcária A questão do tratamento da especialidade sofreu significativa alteração na história do nosso Direito. havia a figura do comerciante ou industrial. de 24. “Cada classe uma marca. Acrescenta Waldemar Ferreira que foi o Dec. cit. Produtos. n.1905). p. 3.424. ou a mesma marca para várias classes determinadas. 16. os bens materiais comprados pelo comerciante. manteve “tudo como dantes”. A especialidade. 89. ou seja.346. 5. tornou-se comum as empresas dos mais variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo. 95. por exemplo. de acordo com este Código.. comentando que “ateve-se mais ao estabelecimento de fabrico ou de venda que à qualidade dos produtos” (ob. os bens materiais fabricados ou produzidos pelo industrial. nem o seu regulamento (Dec. É que. a origem empresarial do bem assimilado: 3 .As marcas registradas. como também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos segmentos.1904. 1. os produtos ou artigos semelhantes e os pertencentes a gênero de comércio e indústria idêntico ou afim. Narra Newton Silveira: Waldemar Ferreira (Tratado de Direito Comercial. e havia os objetos materiais de seu ofício: produtos e mercadorias. que declarasse o requerente de registro de marca a classe ou classes de produtos ou artigos a que se destinava. como roupas e perfumes.9. apesar de referir em seu art. precisa em sua análise. A marca indicava a procedência. mercadorias. § 1º. O autor acima citado. 17. No que toca ao Dec. dirigida a pessoas com determinado perfil. por ter imposto ao requerente. destacou o “gênero de indústria ou de comércio”. no caso de marcas originariamente designativas de produtos ou serviços voltados para um círculo específico.903/45. O que se dilui violentamente é a eficácia da classificação. engana-se no entanto na nomenclatura. Faz o autor menção ao Dec.264. 89 .10. não dispondo diversamente o Dec. v. para revenda a terceiros. no decorrer das últimas décadas. 1962. o princípio da especialidade tem valor relativo. indicar “uma única marca correspondendo a produtos ou artigos de uma só classe”. de 10.236. Assim. de 14. referencial.” No juízo da lei de então. de procedência diversa. 126. no art. 311). seja com o objetivo de criar toda uma linha. Saraiva. dispunha: “Art. por conveniência mercadológica. o primeiro a exigir. sucedendo ao texto criticado por Gama Cerqueira.

O banco. marcas infames).n. vinculado a uma origem. Desapareceu. mas sim o artigo X. do produtor X. A noção de atividade só restou nos art. do comerciante do prestador de serviços. que não dispunha de insígnia. Ou. que o prestador de serviços vende. do produto Y. que consiste na comercialização de um bem material ou serviço. 59 .]. a atividade empresarial X (do titular X. de outros idênticos ou semelhantes. Para os efeitos desta Lei. A Lei 9. passa a anunciar e assinalar. ressalta a uniformidade conceitual do papel do industrial. o agente. Dizia o Código de 1971. 125 e 126. Todos agentes de uma atividade empresarial com fins idênticos. econômica e juridicamente. introduziu-se no direito nacional a figura da marca de serviço.. de origem diversa. Assinala-se o serviço porque a noção de bens corpóreos vinculados a uma origem diminui de importância. para distinguir seus produtos. os seus serviços. a qual se chancelava com o sinal do bom gosto do revendedor. Anno X”. do produtor Y. da atividade Y (do mesmo titular X. ao menos em sentido mundial. ou o nome comercial. considera-se: I . [S. ao se falar de marcas notórias (inclusive do que. para quem o estabelecimento é irrelevante. na classe correspondente à sua atividade. e porque. do texto legal. sob a proteção da propriedade industrial. 123. vigente até maio de 1997: “Art. Mudou o disposto no Código.marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico.l. mercadorias ou serviços. o advogado. mas se introduziu a menção à atividade. a quem o nome comercial raramente aproveita (embora o beneficie o próprio nome). assim era a marca do Luthier.279/96 retoma a noção substantiva de produto ou serviço. que indicava a excelência de sua artesania. [. tout court. pois mudou o próprio Sistema do Direito Comercial como um todo. mas elimina a noção de atividade…: Art. ou do titular Y). a Lei chama de “marca de alto renome”. ganham entrada na propriedade industrial. mas atividades. A partir do Código de 1969. “Confeitaria Colombo” indicava a boa escolha o artigo de fonte produtora de primeira. ou de um titular Z). em outras palavras. como se expressa no conceito de sinal distintivo.“Antonius Stradivarius Cremonensis Fexit. comicamente. como se pudessem proteger. Fonte 4 .” Assim não se distinguia mais o produto X.será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código. Mas não é em atenção a estes profissionais autônomos que se cria a marca de serviço. como tal. ou título do estabelecimento. tal marca não pode assinalar coisas.. que até então registrava sua insígnia. O corretor.: s. a referência à procedência. do artigo Y. Ora.] A especialidade das marcas. semelhante ou afim. sob a inspiração da Revisão de Lisboa da Convenção de Paris.

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