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EL KNOW HOW Antecedentes Es consecuencia de los grandes avances industriales y tecnolgicos ocurridos en el Mundo, luego de la II Guerra Mundial.

Las caractersticas de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no puedan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en posesin de tcnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces mtodos de trabajo, guardan celosamente estas innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos mercados. La tecnologa actual, especialmente la tecnologa de punta, hace que la competencia entre las empresas se site en pequeos avances que difcilmente seran patentables y, en todo caso, por su rpida obsolencia, no llegan a patentarse. Como la mayor parte de los contratos atpicos que estamos examinando, el Know how es de origen anglosajn, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansion rpidamente a otros pases industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania. El desarrollo industrial y la actividad inventiva del hombre han llegado a lmites insospechados. Existen productos que para su obtencin necesitaban largas jornadas y gran cantidad de fuerza de trabajo, hoy se logran en menos de la mitad del tiempo anteriormente empleado y con una fuerza humana casi nula. En la actualidad, el valor de muchos bienes materiales ha disminuido en comparacin con los beneficios monetarios que brinda la tecnologa moderna, ntimamente relacionada con derechos de Propiedad Industrial y secretos empresariales o know-how. En las condiciones actuales en que se desenvuelve la actividad comercial, en un mercado hipercompetitivo, con la concentracin de los bienes inmateriales en poder de las grandes transnacionales, existe al mismo tiempo un margen de insercin cada vez ms estrecho de las pequeas y medianas empresas en el mercado con productos propios y con posibilidades de xitos. Estos pequeos empresarios estn necesitados de una relacin eficiente, rpida y flexible con el mercado para promocionar y divulgar sus productos o servicios, y a su vez establecer una relacin

estrecha con los consumidores, que cada da se convierten en expertos ms exigentes, que cuando han probado la calidad de un producto, se resisten a sustituirlo por otro nuevo cuya adquisicin siempre supondr un riesgo. Como una alternativa de comercializacin surgen los contratos de licencia, una importante institucin jurdico-econmica que tiene su nacimiento alrededor de los aos 30 y alcanza su mximo esplendor despus de la II Segunda Guerra Mundial. Es por ello, que el estudio de estos negocios resulta de gran importancia para proveer de los elementos esenciales sobre estas figuras a nuestros empresarios, adems de que constituye una opcin vlida y eficaz a contemplar en el diseo de una estrategia de comercializacin. El trmino Know-how, es una expresin inglesa que significa saber cmo. Puede ser entendido como arte de fabricacin, aludindose as a un conocimiento determinado de produccin o comercializacin. Se le considera como un negocio jurdico de mucha importancia, puesto que dicho contrato es un instrumento de penetracin econmica, debiendo tenerse en cuenta que hoy en da .. las empresas como tales, producen sus bienes en lugares diferentes... de tal forma que estas fases de los procedimientos, estn o pueden estar dispersas y ni siquiera estar coordinadas entre s: son autnomas. El objeto del Know-how es muy diverso y no se circunscribe a lo tcnico; no se trata en todos los casos de cesin de tecnologa, sino tambin puede tratar algn aspecto de naturaleza comercial. Igualmente es menester sealar que puede generar ambigedad el denominarlo o concebirlo como una licencia, toda vez que existe como se sabe el genuino contrato de licencia de patente. No obstante debe aceptarse que entre ambos tipos de contratos se da con frecuencia una estrecha relacin, empero son dos negocios jurdicos diferentes. Naturaleza jurdica a. Es un contrato consensual, pues se perfecciona con el consentimiento de las partes. b. Es bilateral: siempre deben intervenir el cedente y el beneficiario.

c. Es un contrato de prestaciones reciprocas, pues el cedente transfiere un conjunto de tcnicas o conocimientos, y el beneficiario est en la obligacin de pagar a cambio una prestacin econmica que muchas veces se le denominar retribucin o regalas. d. Es un contrato temporal, pues las obligaciones se cumplen dentro del plazo previsto, ya que de lo contrario, se sujetara al mximo permitido por el Cdigo Civil. e. Es un contrato personalsimo, pues la cesin de conocimientos se efecta mayormente con la capacitacin y adiestramiento del personal de la empresa beneficiaria. No se trata de un contrato real, pues no se ceden bienes, sino tcnicas y conocimientos. f. Es un contrato innominado; pertenece al mbito de los contratos modernos en estrecha relacin con el avance tecnolgico. g. Es un contrato de tracto sucesivo, toda vez que la prestacin esencial del beneficiario es la de pagar peridicamente una cantidad dineraria al cedente o dador del Know How. empero tambin puede pactarse un pago nico o global. QU ES EL KNOW-HOW? Know How, es un neologismo del idioma Ingls, que data del 1838. Se define como: "saber cmo hacer algo fcil y eficientemente: experiencia". Tratamos el tema porque nos preguntan qu significado tiene este trmino en nuestro idioma, en relacin con la comercializacin. De verdad tiene demasiados industria. La palabra compuesta "Know How" puede ser reemplazada en nuestro rico y generoso idioma con muchos trminos: pericias, destrezas, habilidades, dotes, alto nivel de conocimiento. Palabras que al igual que "Know How" significan solo "saber cmo hacer algo pronto y bien hecho". El Know How tiene una directa relacin con la "experiencia", esto es la prctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo. Cuando se aplica a una organizacin se dice que es la experiencia con que esta cuenta para desarrollar sus actividades, ya sea productivas, administrativas, financieras, comerciales y de control. El "Know How" en una profundos significados y aplicaciones en el comercio y la

empresa, a partir de la era industrial, se ha convertido en valioso activo intangible, el cual incluye la forma de mezclar componentes, los equipos utilizados, el personal que sabe hacer la receta, etc. Lo que venden los que ofrecen franquicias es precisamente el "Know How", esto es cmo hacer las cosas en una empresa para que esta sea altamente productiva. Al mencionar el trmino "Know How" de inmediato viene a la mente el libro "Know How: las 8 habilidades que separan la gente que rinden y las que no" (The 8 Skills That Separate People Who Perform from Those Who Don't) del Dr. Ram Charan, quien es el consultor ms solicitado y mejor pagado del mundo.

Las ocho habilidades mencionadas en el libro son las siguientes: 1. Posicionar y Re-posicionar. Encontrar la idea central del negocio que permita satisfacer las demandas de los compradores y hacer dinero. 2. Identificar con Precisin el Cambio Externo. Detectar las amenazas de cambio en el comportamiento de industrias y compradores, para mantener el negocio a la ofensiva. 3. Liderar el Sistema Social. Agrupar a las personas adecuadas con las conductas correctas y la informacin correcta para tomar decisiones mejores, ms rpidamente y conseguir resultados. 4. Examinar a la Gente. Calibrar a las personas basndose en sus acciones, decisiones y conductas, alinendolas a las demandas de trabajo. 5. Crear un Equipo. Conseguir lderes muy competentes, emocionalmente estables, realistas, maduros, calmados y leales, que trabajen juntos expeditamente. 6. Fijar Objetivos. Determinar resultados deseados que estn balanceados entre los que el negocio puede llegar a ser, con lo que es realista conseguir. 7. Establecer Prioridades con Precisin Lser. Definir el camino y alinear recursos, acciones y energas para lograr los objetivos.

8. Confrontar las Fuerzas Sociales. Anticiparse y responder a las presiones sociales que no se controlan, pero que pueden afectar su negocio. El Know How En el Know How-como grficamente lo indica su denominacin- el objeto es la transmisin de conocimientos tcnicos, de una parte a la otra. Su meollo no reside tanto en la diferencia de las caractersticas jurdicas de las empresas contratantes sino en su distinto nivel tecnolgico. La forma de efectivizar el Know How adopta diversas modalidades: envo de planos, esquemas, dibujos, manuales tcnicos; envo de materiales en los que el Know How se encuentra incorporado; envos de tcnicos por el otorgante de la licencia o-a la inversa- la recepcin de tcnicos del licenciado, en las plantas industriales del licenciante. El contrato es conocido habitualmente como licencia de Know How. En este, un aparte se obliga a mantener en favor de la otra una corriente continua de informacin y asesoramiento sobre los conocimientos, pericia tcnica, experiencia y especial habilidad para la ejecucin fcil y eficiente de una operacin industrial complicada. Si comparamos esta prestacin con las que son propias de los contratos nominados de nuestro derecho, observamos que no coincide con ninguna de ellas. La locacin de obra impone un hacer para lograr por parte del locador el resultado prometido; la locacin de servicios impone al locador la realizacin de un trabajo con miras a un resultado esperado. Nada de esto se da en el contrato de Know How, pues el transmitente no se obliga a la entrega en uso y goce de una cosa, ni se obliga a una actividad para obtener un resultado prometido en favor de la otra parte, ni compromete su trabajo en favor de la otra parte en miras de un resultado esperado. A su vez difiere del contrato de licencia, pues no se concede el uso y goce de una patente de invencin, sino que se obliga a suministrar determinada informacin que constituye o no un secreto industrial.

Es de todos conocido el formidable avance tecnolgico operado en el mundo desde fines de la segunda guerra mundial, que ha alterado en pocos aos conceptos y esquemas de vida que, hasta entonces. Parecan poco menos que inmutables. Los empresarios se vieron obligados a mantenerse permanentemente actualizados, para no ver a sus productos superados por los progresos de sus competidores. Los objetivos de las leyes en esta materia son: evitar sacrificios financieros a empresas locales, evitar innecesarias cargas a la balanza de pagos, evitar restricciones injustificadas a los contratos, facilitar la creacin de tecnologa propia, y contar con un inventario actualizado de la tecnologa que adquiere el pas. Todos stos objetivos son, hoy en da, generalmente aceptados y ello explica que, aun con diferencias de detalle, y especialmente de espritu, las nuevas leyes mantengan esa lnea. En general, se comprende en el Know How todo acto jurdico oneroso o gratuito que tenga por objeto principal o accesorio la transferencia, cesin o licencia de tecnologa por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, domiciliadas en el pas y siempre que tales actos tengan efectos en el mismo. La definicin precedente incluye una cantidad de actos en los cuales deben darse simultneamente, los siguientes requisitos: a) que el objeto sea la transferencia, cesin o licencia de tecnologa; b) que la practiquen (la cesin activa), personas domiciliadas en el exterior; c) la cesin pasiva debe ser a favor de personas domiciliadas en el pas, y D) que tales actos tengan efecto en el pas. Generalidades sobre el Know How An cuando desde este mismo momento pudiramos entrar ya en un conflicto por la definicin que dar sobre el Know How y las denominaciones por las que es reconocido en el trfico comercial, correr el riesgo general que asumimos siempre al emitir conceptos. El Know How, expresin abreviada de la frase inglesa to know how to do it, que significa saber como hacer algo, entraa en s componentes

tangibles montaje)

(dibujos, e

gravados,

esquemas,

maquinarias, habilidades

folletos

con y

instrucciones reveladoras de un determinado proceso de fabricacin o intangibles (conocimientos, organizativas operativas, que estn representadas solo en el material humano, y que se conocen como show-how). En este caso solo los tangibles se consideran de propiedad para la empresa, pues los dems se los lleva el trabajador con l a donde quiera que vaya. En ese sentido pudiera conceptualizar el Know How como aquel conjunto de datos, informaciones y/o conocimientos; mtodos, procedimientos, tcnicas o combinacin de estos, con novedad, utilidad y valor, no patentados, que no sean conocidos por el pblico ni fcilmente accesible por el personal especializado, los que son utilizados en la actividad empresarial aportando ventajas competitivas y excelencia en el mercado. El Know How, como trmino, tiene otras denominaciones por las cuales se conoce e identifica y que, si bien est al margen de este material entrar a cuestionar la certeza de cada una de ellas, s resulta necesario al menos enunciarlas para utilizar algunos de esos trminos indistintamente y no caer en las molestas reiteraciones. El Know How le proporciona a su poseedor legal, al menos en principio, exclusividad y excelencia en el mercado, ya sea en la produccin, prestacin de servicios o la comercializacin. Es por ello que se considera un activo intangible de gran fortaleza, llegando en la mayora de las ocasiones a reportar mayores ventajas que una patente. En ese sentido se plantea una disyuntiva que debe ser cuidadosamente analizada en cada organizacin: patentar o mantener el secreto. A la conclusin certera se puede llegar luego de realizar varias actividades que incluyen, entre otras, una pormenorizada bsqueda de patentes y actualizacin del estado del arte, as como tener en cuenta las caractersticas propias de la nueva obtencin o tecnologa, su estado de madurez; pues en ocasiones se decide mantener en secreto la informacin

sobre la nueva obtencin, an cuando rena los requisitos exigibles in lege para protegerla por patente, por las ventajas que representara, mientras que en otros casos resulta casi obligado por que no rene los requisitos de patentabilidad. Se impone aclarar en este momento, o al menos informar, sobre un aspecto que pudiera confundir en el orden prctico por lo difcil que resulta definir ambos trminos en la mayora de los casos. Se trata de la asistencia tcnica y el Know How. El valor de la transferencia del Know How consiste en la posesin, manejo y aprovechamiento de datos e informaciones que si se utilizan de la forma que se estampa en el acuerdo, situarn al usuario en una posicin competitiva favorable. Mientras tanto, el valor de la asistencia tcnica consiste en que quien la proporciona tiene experiencia en la utilizacin de una completa informacin tcnica y conexa, que puede ser de conocimiento general o ntegramente asequible al pblico. En ese sentido, cuando se cede una maquinaria destinada a la produccin de un artculo determinado, los conocimientos relativos al montaje de sus partes se pueden obtener de una empresa dedicada al montaje de equipos industriales con experiencia en la actividad. Eso es asistencia tcnica. Pero el mtodo de fabricacin para hacerla ms eficiente puede ser una informacin celosamente guardada que solo ser conocida a travs de una licencia de Know How. Tambin se plantean, en cuanto al Know How, ciertos cuestionamientos referidos a su titularidad, las formas de transmisin y las acciones que pudiera ejercer su poseedor para exigir el resarcimiento de los daos y perjuicios que se le provoquen por terceros. A diferencia de las dems modalidades de propiedad industrial, como es el caso de las patentes y las marcas, la ley sustantiva no reconoce derechos en exclusiva oponibles erga omnes sobre el poseedor de un Know How, sin embargo, s se distingue entre una situacin de hecho y el derecho de quien transmite el Know How a exigir el mantenimiento de su confidencialidad,

entre otros elementos que se pacten en el acuerdo. Ntese que cuando un tercero obtiene por procedimientos lcitos lo que una organizacin custodia como secreto industrial, no podr ser impedido (el tercero) de su utilizacin, mientras que si ese tercero divulgara u obtuviera por medios ilcitos un Know How en posesin de una organizacin, o violara un acuerdo de licencias, s podra ser objeto de demanda por actos de competencia desleal o violacin de contrato, segn la mayora de las legislaciones nacionales. El Know How, en actos inter vivos, se transmite generalmente por acuerdos de licencias, ya sean mixtas (con patentes, marcas o asistencia tcnica) o puras (Know How solamente), motivado por el carcter intangible de ese activo (al igual que las dems modalidades de la propiedad industrial) que permiten su uso en diferente lugar por personas distintas. A continuacin se exponen algunas consideraciones sobre los acuerdos de licencias, que pudieran tenerse en cuanta en el momento de la rbrica del acuerdo. Las Licencias como formas jurdicas de transmisin del Know How. El trmino licencia proviene del latn licere, que significa permitir, entendiendo entonces por licencia de Know How aquel acuerdo en virtud del cual una de las partes (licenciante), autoriza a otra (licenciatario) para que utilice, segn lo convenido, un conjunto de informaciones y/o conocimientos tcnicos valiosos, tiles y novedosos, no patentados, guardados en rgimen de confidencialidad que le permiten la obtencin de ventajas competitivas. Las licencias de Know How se sustentan sobre la informacin y/o los conocimientos que el licenciante posee en secreto, a diferencia de las licencias de patentes, en las que el licenciatario se interesa por la adquisicin de derechos para utilizar la informacin publicada en el documento de patente. Es por ello que cuando se signe el acuerdo debe describirse

pormenorizadamente en que consiste el secreto industrial, pudiendo el licenciatario determinar, sobre todos si es un acuerdo de licencias mixtos de

patente y Know How o es de este ltimo solamente, si debi describirlo en una de las patente de que resulte titular el licenciante. Este elemento es de suma utilidad para el licenciatario pues las legislaciones nacionales, como la de Mxico, y los acuerdos internacionales como el Acuerdo sobre los ADPIC exigen que al momento de solicitar la patente en la Oficina su titular describa "la mejor manera" de su obtencin, por tanto no debera pagarse regala alguna por un Know How que, por ley, tendra que haberse publicado en la patente correspondiente. No obstante, hay elementos que tradicionalmente no se sealan en el cuerpo de la patente porque no lo requiere o porque su titular no lo comunica, como son las fuentes de materias primas, condiciones ambientales, fuentes de suministro, organizacin de la produccin, marcas de los productos empleados, entre otros que son los que le proporcionan las ventajas competitivas y la excelencia que buscan las dems organizaciones, por las cuales estn dispuestas a pagar, independientemente de que tambin pueden acordar una licencia de patentes para acceder a la informacin publicada y consignar clusulas de confidencialidad para que se les transmita el Know How como complemento. En las licencias de Know How el licenciante acostumbra a imponer al licenciatario una serie de obligaciones que comprenden entre otras:

Uso no exclusivo del Know How. El licenciante conserva para s el


derecho a conceder licencias a otros interesados, as como utilizarlo l propiamente.

El licenciatario solamente podr utilizar el Know How en los territorios


y para las actividades previstas en el contrato. El licenciatario no podr otorgar sublicencias. El licenciatario se tiene que comprometer a mantener bajo estricto secreto la informacin facilitada segn el tiempo acordado.

El

licenciatario

comunicar del

al

licenciante antes

las de

mejoras

perfeccionamientos

Know-How

emplearlo

comercialmente. Si comienza a utilizarlo en desconocimiento del licenciante no podr luego reclamarle por deficiencias en los resultados, ya que ha introducido un objeto extrao, desconocido para l.

Esta clusula es comn en Cuba, donde se posee un extraordinario capital humano con elevado nivel cientfico tcnico, lo cual hace posible la obtencin de mejoras por nuestra parte.

La obligacin de informar al licenciante del mal uso del Know How o


solicitar la accin judicial contra los presuntos infractores. En este ltimo caso el licenciante debe haberle comunicado previamente quienes son los autorizados a utilizar la informacin confidencial. Algunos acuerdos de licencias de Know How limitan la duracin del uso de la informacin y los conocimientos secretos concedidos hasta la duracin del contrato. Sobre este tema existen no pocas contradicciones y criterios diversos. Entendemos que esta condicin seria nicamente aceptable si el

licenciatario hace fracasar de forma deliberada el acuerdo, debiendo exigirse que cese en su utilizacin antes de la terminacin del plazo convenido para la duracin de la licencia. En los dems casos el licenciatario es libre de utilizar el Know How licenciado siempre que no lo divulgue y le haga perder su secretividad. No obstante siempre estara latente el problema del cmo hacer que el licenciatario olvide en pocos das lo que aprendi en mucho tiempo. En los Estados Unidos y los pases de la Comunidad Econmica Europea se le ha otorgado por diferentes sentencias judiciales el derecho del licenciatario a utilizar el Know How suministrado una vez terminado el acuerdo. CONTRATOS MIXTOS Con frecuencia se plantea la necesidad de regular la explotacin de una tecnologa compleja formada por soluciones tcnicas dotados de una proteccin jurdica diferente, o de diversa naturaleza, (patentes, secretos empresariales, marcas, asistencia tcnica). En estos supuestos, la transmisin o el otorgamiento de derechos de explotacin sobre la tecnologa resulta inviable a travs de un contrato puro. Suele ser necesario acudir a mecanismos que suponen una evolucin respecto del modelo

clsico y que presentan una mayor complejidad, como son los contratos conexos o coligados y los llamados contratos mixtos o complejos. En el marco de los contratos de transferencia de tecnologa no resulta difcil en principio, localizar en principio, localizar este fenmeno contractual. La prctica jurdico-econmica ofrece numerosos ejemplos de bloques tecnolgicos complejos a cuya explotacin se accede a travs de contratos diversos (cesin o licencia de patente, know-how, junto a contratos relativos a signos distintivos). LICENCIA MIXTA DE PATENTE Y KNOW-HOW Cuando se alude al contrato de licencia mixta de patente y know-how Es preciso destacar que la comunicacin al licenciatario de conocimientos tcnicos, comerciales o de gestin, de carcter secreto debe diferenciarse de la llamada prestacin de asistencia tcnica., teniendo en cuenta que el know-how lo conforman conocimientos, habilidades, pericias, destrezas, as como informacin tcnica plasmada en manuales, procedimientos, entre otros documentos, en este caso que la informacin reviste un carcter secreto, el licenciatario estar obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar su divulgacin. En tal sentido debern preverse otro grupo de clusulas adicionales a las mencionadas con anterioridad, como son las clusulas de confidencialidad, que establecen la obligacin del licenciatario de no divulgar, comunicar, copiar la informacin tcnica, as como los conocimientos secretos que han sido facilitados, y las medidas que al respecto deber tomar para asegurar la debida confidencialidad de la informacin secreta. TRANSFERENCIA DE KNOW-HOW COMBINADO Es el utilizado cuando el Know-how es transferido para un proyecto industrial junto con otras transacciones, tales como: la venta de mercancas o suministros de servicios. El licenciatario puede necesitar distinguir los servicios de diversos contratos relacionados con un proyecto nico, tales como la licencia de know-how, el

contrato de servicios de ingeniera y el acuerdo empresas proporcionan los diferentes servicios.

de asistencia tcnica.

Puede, otras veces asumir la responsabilidad de coordinacin, si varias

Otra modalidad de contratos es el Know-how incluido en un gran paquete, por ejemplo el proyecto de una planta industrial completa, el diseo de maquinarias y equipamiento y otros trabajos de ingeniera incluyen frecuentemente la vinculacin de know-how que es transferido al adquirente como parte de una gran negociacin, tales como planta completa y su eleccin en un rea determinada o una entrega llave en mano. En ocasiones el suministro de una planta completa no significa una entrega real de este Know-how incorporado y por consiguiente no se establece un acuerdo de licencia o clusulas referidas al know-how en el contrato de suministro. El adquirente de la tecnologa no tiene posibilidad de reproducir el Know-how incorporado en el gran paquete, ya que el que transfiere la tecnologa, slo entrega instrucciones y manuales de operacin para la construccin, mantenimiento y puesta en marcha de la planta. Por sta razn, frecuentemente los pases en desarrollo se proyectan en contra de las transferencias de grandes paquetes, o es factible en estos casos identificar detalladamente todas las clusulas con respecto a todas las figuras que se involucran en la negociacin.

LICENCIA DE KNOW-HOW Y ASISTENCIA TCNICA Tambin una de las vinculaciones ms usuales entre los secretos empresariales es con la asistencia tcnica. En los casos en los que el licenciatario no posee un elevado nivel tecnolgico, las partes acuerdan que el licenciante, titular del know-how, aporte su asistencia tcnica al licenciatario tanto en lo relativo al proceso de fabricacin o prestacin de servicios como a la instruccin de su personal. La asistencia tcnica implica dismiles prestaciones, a saber: formaciones del personal, asistencia al montaje, asistencia a la puesta en funcionamiento, asistencia en la produccin, etc. En cualquier caso las clusulas que establecen y regulan la

obligacin de prestar asistencia tcnica en el marco de un contrato de licencia de know-how hacen referencia a la transmisin, a la comunicacin de conocimientos que no tienen carcter secreto y experiencias imprescindibles para la explotacin del know-how. Existe una enorme diferencia, en la configuracin contractual como en la finalidad de la asistencia tcnica que habr de prestar el licenciante segn esta se incluya en el marco de una transmisin de know-how entre empresas de un nivel tecnolgico similar o a favor de una empresa sin un nivel tecnolgico avanzado. En el primer caso, la asistencia tcnica reviste un carcter muy puntual. En el segundo, la asistencia tcnica adquiere un carcter tan esencial, como la propia licencia de know-how. Esta asistencia tcnica no posee un carcter autnomo, solo es mecanismo para la puesta a disposicin del know-how, si falla la prestacin de la asistencia tcnica, tambin falla, lo que es ms relevante, la adecuada puesta a disposicin del know-how. Al licenciatario le interesa dominar la explotacin de la tecnologa que se transfiere, ello se manifestar en la configuracin de la asistencia tcnica a travs de una minuciosa regulacin dentro del contrato de licencia de know-how. En el que se deber prever el contenido concreto de las prestaciones mediante el desarrollo del programa de asistencia, estas clusulas debern establecer lo siguiente: Fijacin de los resultados que, en principio, debern conseguirse a travs de la asistencia tcnica, con una formulacin general que plantee por ejemplo: el personal del licenciatario ha de dominar la puesta en funcionamiento y el mantenimiento en explotacin del know-how o que el personal del licenciatario que ha tomado parte en el programa de asistencia tcnica, al final del mismo, ha de hallarse en condiciones de proporcionar a los dems empleados del licenciatario los conocimientos que les han sido comunicados. Determinacin de las modalidades concretas de asistencia tcnica, por ejemplo actividades de proposicin como operaciones de ingeniero consultor, organizacin del proceso de produccin, actividades de aplicacin directa, como ejecucin de las propuestas, puesta a punto del proceso de produccin, etc.

Determinacin

de

las

cuestiones

relativas

al

personal

del

licenciante y del licenciatario que ha de intervenir en las operaciones de asistencia tcnica. As se deber establecer los salarios, seguros, alojamiento de los tcnicos, etc. Establecimiento del lugar, momento y duracin de las prestaciones cuya ejecucin se prevn. Formacin del personal: Eleccin del personal del licenciatario que recibir la formacin. Esta eleccin debe alcanzar al personal perteneciente a todas las escalas de tcnicos y operarios que conforman la parte del personal involucrado encargado de explotar el know-how, establecer un programa de formacin y un sistema de valoracin de la formacin adquirida. Existe una profunda relacin entre la asistencia tcnica y la formacin de personal que por su parte, tambin puede ser objeto de una obligacin o de un contrato independiente al de licencia de know-how. La diferencia entre asistencia tcnica y formacin del personal radica en la respectiva finalidad de estas prestaciones. La asistencia tcnica persigue la comunicacin de los datos de todo tipo precisos para la explotacin satisfactoria del know-how, comunicacin que puede efectuarse recurriendo a modalidades de aprendizaje, la formacin de personal aspira a una mejora de la capacidad tecnolgica de la empresa por elevacin de los conocimientos tcnicos de su personal . Contrato de Licencia Mixta de Know-How y Marcas. Hay que apuntar la posibilidad de que entre los elementos de carcter tcnico (fundamentalmente patentes y secretos empresariales) exista una relacin de complementacin, en la que se sitan los signos distintivos, en especial las marcas. Es frecuente encontrar algunos negocios en los que se decide como estrategia la posibilidad de explotar adems de los bienes protegidos mediante la va del secreto empresarial, utilizar la marca que distingue a estos, y que goza de un reconocimiento o posicionamiento en el mercado nacional o internacional.

KNOW HOW Y CONTRATO DE LICENCIA KNOW HOW Y TECNOLOGA Como tal, el trmino ingls Know How no es utilizado por la legislacin peruana. Han sido la doctrina y la prctica comercial las que han asumido una traduccin literal al espaol significando saber cmo. En realidad, la expresin sintetiza la locucin ms completa de the Know How to do it, esto es, el saber cmo hacerlo. En suma se tratara de conocimientos susceptibles de desarrollar una aplicacin prctica. De esa manera ha resultado casi natural su clasificacin dentro de un concepto ms preciso de tecnologa. En efecto, en el mbito empresarial se considera que son lo mismo el contrato de transferencia de tecnologa y el de transferencia de Know How. Sin embargo, esto ltimo variar segn el concepto que se tenga de tecnologa. As, bajo una nocin bastante amplia la UNCTAD sostiene que la tecnologa consiste en bienes capitales y a veces bienes intermedios, de trabajo humano, usualmente calificado y a veces altamente calificado, de informaciones tcnicas y comerciales. Por otro lado, el Cdigo Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnologa de las Naciones Unidas adopta una definicin ms restrictiva, segn la cual se entiende por tecnologa los conocimientos sistemticos relativos a la fabricacin de un producto, a la aplicacin de un procedimiento o a la prestacin de un servicio, precisndose que la nocin de tecnologa no incluye los bienes materiales. Por las razones que se evidenciarn a lo largo del presente trabajo, creemos que la nocin que ms se ajusta a la tipologa comercial es esta ltima; es decir, aquella que asocia la tecnologa con los conocimientos prcticos. KNOW HOW El estudio del tema no est exento de debates, sobre todo cuando se pretende llegar a una definicin acabada de lo que en estricto consisten los conocimientos objeto del Know How en s. En este sentido, destacan la riqueza de propuestas surgidas desde la doctrina y el derecho comparado. Segn la Cmara de Comercio Internacional el Know How consiste en la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin de

un producto. Desde una perspectiva distinta, el alemn Stumpf es algo ms exquisito al sealar que junto a los conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de conocimientos comerciales y de economa de empresa cuya utilizacin le permite o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no slo la produccin y venta de objetos, sino tambin otras actividades empresariales tales como organizacin y administracin. El artculo 10 define al Know How como el conjunto de informacin tcnica que es secreto, sustancial e identificado en cualquier forma apropiada. Para la OMPI el concepto abarca las informaciones, datos o conocimientos resultantes en la prctica, particularmente en la industria. En sntesis, la gran mayora coincide en hacer referencia a conocimientos tcnicos. Sin embargo, aun cuando estrechamente vinculados, no debe confundirse con la patente. KNOW HOW Y PATENTE El Know How consiste en conocimientos no patentados,

independientemente del hecho que sean o no patentables: si bien es cierto aun cuando no en la mayora de los casos que un Know How determinado puede cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial necesarios para la obtencin de una patente, la modalidad de proteccin es, acaso, contrapuesta en su lgica. Efectivamente, la patente una vez concedida implica su inscripcin en un registro al que tienen acceso el pblico, particularmente los competidores quienes tendrn conocimiento de lo que en estricto y con detalle consista la invencin protegida. Adicionalmente, la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invencin patentada. Dicha tutela est limitada a un periodo de 20 aos, vencidos los cuales, dicha invencin ya no es no slo de conocimiento sino de dominio pblico. Y lo que es ms significativo, siendo accesible la informacin de la patente a la competencia, sta puede patentar una mejora calificada del invento. El titular del Know How prefiere, en cambio, una situacin intra muros en la que su tcnica permanezca al margen de los dems; es decir, que no pueda ser accedida libremente por terceros. Se teme al aprovechamiento de los competidores, al plagio o piratera. De esta manera es vlida la opcin por

la que los avances tecnolgicos se mantengan reservados en una confidencialidad de hecho a su titular. EL SECRETO COMO RASGO USUAL DEL KNOW HOW En doctrina se discute sobre los elementos tpicos de los contratos que transfieren o licencian Know How. Sin duda, un aspecto crtico es el referido al rol que desempea el secreto como rasgo caracterstico del Know How. Para Stumpf el Know How es un saber no protegido por los derechos de tutela industriales en el que no es condicin necesaria la existencia de un secreto. En Italia hay quienes sostienen que no es un elemento necesario, sino un componente usual de la nocin de Know How afirmando a la vez que es injusta la interpretacin limitativa debido a la ausencia de una definicin y una disciplina normativa precisa, por lo que podra darse la existencia de un Know How no secreto. En Espaa, por el contrario, Gmez Segade identifica el Know How con el secreto industrial, trmino este ltimo que habra sido reemplazado por influencia anglosajona por el de Know How. En este aspecto, creemos que sera una equivocacin asumir posturas generalizantes debido a que en la prctica no se presenta una homogeneidad de formas, por lo que estimamos necesario examinar el contenido de los contratos caso por caso. Al mismo tiempo, mucho depender de la idea que se tenga del secreto como rasgo tpico, puesto que de hecho pueden presentarse distintas interpretaciones tanto restrictivas como extensivas. Lo que s debemos ser conscientes al estudiar al Know How es que no podemos reducirlo a un simple contrato de disposicin de secretos industriales: en dicho contrato son cada vez ms recurrentes los aspectos relativos a la obligacin de enseanza e instruccin por parte del transferente o licenciante, as como la regulacin de la competencia entre las partes. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Asumiendo como hiptesis que el secreto es un elemento usual del Know How, analizaremos su regulacin en el derecho nacional. En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial en su ttulo VIII contiene doce artculos referidos al secreto industrial. En lnea de principios la ley protege a aquellos que

tengan lcitamente el control de un secreto industrial. La tutela es contra la revelacin, adquisicin o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prcticas leales de comercio. En mayor o menor medida, se ha tratado de identificar esta normativa con aquella que debiera tutelar al Know How secreto. Particularmente, la ley protege al secreto industrial siempre que se cumplan tres condiciones: Que la informacin sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuracin y composicin precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin de que se trate. La informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta. Adicionalmente, se precisa que no es secreto industrial aquella informacin que sea de dominio pblico, aadindose adems un requisito de originalidad, exigindose que el secreto no sea evidente para un tcnico de la materia. As descritas las caractersticas del secreto industrial, conviene precisar que la norma adolecera de cierta imprecisin en cuanto al grado de desconocimiento que pudieran tener los competidores respecto del mismo. La exigencia de que la informacin sea secreta en su conjunto o en la composicin precisa de sus elementos podra llevarnos al extremo de pensar que slo sera secreto industrial esto es amparado por la Ley de Propiedad Industrial aquel en el que cada uno de los factores o componentes individuales del Know How sean totalmente desconocidos por los crculos interesados. Del mismo modo, convendra precisar en la norma que no es necesario que la nica persona que pueda disponer de dicha informacin sea el titular transferente o licenciante en cuestin, sino que puedan haber otros sujetos que tambin la puedan negociar por haberla desarrollado independientemente. Esto es, debiera reconocerse que pueden haber alternativamente varias fuentes que pueden proveer legtimamente el secreto industrial. Por ello creemos til la precisin de significado tal como lo hace el reglamento 240/96 de la Unin Europea a efectos de evitar la

rigidez de conceptos y proteger adecuadamente la experiencia empresarial de un sector determinado. Por otro lado, resulta discutible sostener en lnea de principios que el valor comercial del Know How sea atribuible al simple hecho de que sea secreto, tal como lo seala la Ley de Propiedad Industrial en su artculo 116 b). Creemos por el contrario, que los conocimientos tcnicos adquieren un valor por su carcter utilitario o funcional en la economa de una empresa hacindola capaz de mejorar o conservar su posicin frente a los dems. Que su valor se vea reforzado por el hecho de que el Know How sea desconocido por la competencia no significa que el secreto en s determine el valor sino que contribuye en determinar la ventaja competitiva de las empresas. En esta misma lnea debe entenderse el requisito de sustancialidad exigido en Europa al establecerse que el Know How incluye informacin que debe ser til, esto es, que pueda razonablemente esperarse que a la fecha del contrato (entindase contrato por el que se transfiere o licencia el Know How) sea capaz de mejorar la posicin competitiva del licenciatario, por ejemplo ayudndolo a operar en un nuevo mercado o dndole una ventaja en la competencia con otros fabricantes o proveedores de servicios quienes no tienen acceso al Know How licenciado u otro comparable.

TUTELA DEL SECRETO EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE KNOW HOW En uso de su autonoma privada, el titular de un Know How puede valerse de distintos mecanismos jurdicos a efectos de obtener beneficios econmicos. As, si hablamos de una empresa extranjera poseedora de un Know How especializado con inters de invertir en el Per, bien podra decidir ingresar al mercado peruano directamente va la constitucin de una subsidiaria o una sucursal, en cuyo caso no habrn mayores riesgos ni problemas respecto de la proteccin de su conocimiento tecnolgico, dado que ser la misma empresa la que guardar y tutelar la confidencialidad de dicha informacin: seguir intra muros.

Sin embargo, por diversas razones principalmente los costos para cumplir los objetivos de crecimiento corporativola empresa extranjera podra no desear explotar el Know How directamente por s misma sino transferirlo o licenciarlo a una empresa local. En el primer supuesto estaramos ante un contrato de transferencia de tecnologa; esto es, cesin definitiva del Know How, mientras que en el segundo se tratara de un contrato de licencia en el que se adquiere el derecho de usar el Know How por un cierto plazo o para una cierta finalidad. En ambos casos, el riesgo de que la informacin estratgica sea divulgada y accesible a terceros resulta indudable, inclusive para el adquirente. El peligro antes sealado se presenta incluso desde la etapa anterior a la celebracin del contrato. No hay duda que el futuro adquirente o licenciatario querr estar seguro, convencido e informado previamente de los conocimientos a recibir y por los que pagar una regala o precio determinado. Sin embargo, en su propsito de persuadir a la otra parte y asegurar la firma del contrato, el titular del Know How no deber demostrar demasiado dicha informacin, ya que de hacerlo en exceso, el contrato perdera todo inters para la contraparte, quien habiendo tenido acceso al Know How en esta etapa de tratativas, podra ya aplicarlo por s solo sin necesidad de concluir el contrato. Por esta razn como mecanismo de proteccin del titular del Know How, es recomendable describir la informacin de una manera suficiente que determine la extensin de los conocimientos a transmitir, cuidando en no descifrar en detalle al futuro licenciatario o adquirente toda la informacin que ser materia de comunicacin. Alternativa o conjuntamente podr pensarse en el empleo de las llamadas cartas de intensin o memorandum of understanding obligando a las partes a un deber de confidencialidad, as como el recurso a los contratos preparatorios regulados por el Cdigo Civil. En lo que a la licencia de Know How se refiere, la ley seala que el usuario autorizado entindase licenciatario tendr la obligacin de no divulgar el secreto industrial por ningn medio, salvo pacto en contrario con quien le autoriz el uso de dicho secreto. La regulacin es opuesta a la de la transferencia o cesin del Know How, lo que encuentra lgica debido a la naturaleza temporal y no definitiva del derecho del licenciatario. No

obstante esto, el hecho de que la obligacin de no divulgar el secreto industrial constituya un mandato nacido de la ley no libera para efectos prcticos y en salvaguarda efectiva del secreto al licenciante ni licenciatario de establecer con precisin cules aspectos sean strictu sensu secreto industrial y, por lo tanto, sujetos a confidencialidad. Esto cobra mayor relevancia cuando se evale contractualmente el grado de precaucin y diligencia que deba exigrsele al licenciatario cuando por necesidad operativa tenga que comunicar a sus trabajadores el secreto a l transmitido. Ser de suma importancia que se establezca con claridad que tal informacin les es dada a los dependientes bajo vnculo de confidencialidad y slo en la medida necesaria para cumplir con sus funciones. Llama s la atencin que la norma se haya concentrado nicamente en la obligacin de confidencialidad por parte del usuario autorizado sin hacer referencia a la actitud que pueda tener el licenciante frente a la posibilidad de conceder una nueva licencia a un tercero y, por ende, divulgar la informacin a un competidor del primer licenciatario poniendo en riesgo el xito econmico de la operacin. De lo anterior se deduce que ser de suma importancia incorporar en el contrato respectivo determinadas clusulas adicionales que entre otras cosas regulen los aspectos crticos que puedan afectar la confidencialidad de la informacin. Una de stas deber tener en cuenta el problema de la competencia que pueda surgir entre las partes. En este sentido, deber evaluarse la legalidad de los acuerdos que puedan establecer un rgimen de, por ejemplo, licencias exclusivas en las que el licenciante asuma la obligacin de no otorgar a terceros licencias sobre la misma tecnologa dentro del territorio del licenciatario, o en las que ni el propio licenciante pueda explotar el Know How en el mismo territorio del licenciatario, as como aquellas que prohban al licenciatario sublicenciar a favor de terceros, etc. La obligacin a cargo del licenciatario de no divulgar el secreto en el que consista el Know How estara, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia establecido para el contrato en su conjunto. De all que, vencido el trmino de duracin del acuerdo, sera normal que cese tambin la obligacin de no divulgar la informacin. Sin embargo, se puede observar

que tal alternativa tendra efectos antieconmicos, al menos para el titular originario, dado que aceptar ello implicara poner a disposicin del licenciatario y de cualquier tercero los conocimientos tcnicos que tanto le haba costado mantener en confidencia. Equivaldra a, en otras palabras, desprenderse definitivamente de su secreto industrial ms all de los lmites temporales de la licencia, una clusula que desincentivara la celebracin de los contratos de licencia de por s. Por otro lado, una clusula que prohba el uso del Know How al licenciatario una vez vencido el plazo de la licencia encontrara importantes dificultades prcticas. Si bien es cierto se puede exigir al licenciatario la devolucin de toda la documentacin tcnica comunicada, esto no garantiza que de all en adelante el licenciatario se olvide para siempre de los conocimientos e informacin transmitida y usada durante la vigencia del contrato. Adems, exigir la abstencin de fabricar los productos empleando la tecnologa licenciada resultara una hiptesis poco atractiva para una empresa que con el correr del tiempo se encontrar frente a una maquinaria estancada al no ser ms utilizable la tecnologa para la fabricacin del producto en cuestin. A este punto, podra pensarse en una clusula complementaria que beneficie mutuamente a ambas partes e incentive al licenciatario a efectuar mejoras sucesivas de la tecnologa comunicada que podran ser compartidas con el licenciante. En todo caso, es conveniente a los intereses de este ltimo que se lleve un control detallado de la produccin y de los contratos que vaya realizando el licenciatario en relacin a los productos que utilizaron el Know How, principalmente en la etapa final de la licencia a efectos de evitar excesos por parte del licenciatario. Del mismo modo, es importante que el contrato contemple la situacin del licenciatario en relacin al pago de regalas o contraprestacin por el uso del Know How ante la eventualidad que ste caiga en dominio pblico durante la vigencia del acuerdo. Semejante situacin se present en el caso Rich Products Corporation vs Jus-Rol Limited ante la Comisin de la Unin Europea que admiti la validez de la clusula segn la cual el licenciatario deba pagar los royalties durante la vigencia del contrato independientemente del hecho que en tal perodo el Know How deviniese en conocimiento pblico, afirmando a la vez que tal estipulacin no poda ser

considerada restrictiva de la competencia. En el fondo, lo que se persigue es que las partes decidan libremente sobre las eventuales consecuencias financieras de la licencia o transferencia de tecnologa anticipando los riesgos que puedan presentarse. Por ello es que la actual regulacin europea incluye dentro de la lista blanca de acuerdos permitidos este tipo de clusulas calificndolas como generalmente no restrictivas de la competencia. Igualmente, en una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos se admiti la validez del pago de regalas por el uso de un diseo, no obstante ste haba devenido en pblico dominio. Adicionalmente, podra incluirse en el contrato mecanismos de proteccin ante los supuestos de infraccin o incumplimiento de las obligaciones atinentes al secreto de la informacin. En tal propsito, podran incorporarse clusulas disuasivas como la clusula penal que contemple la indemnizacin del dao ulterior, con la ventaja de que en principio la penalidad acordada es exigible sin necesidad de probar los daos y perjuicios sufridos. Por ltimo, debe tenerse en cuenta que el presente trabajo desarrolla nicamente los mecanismos contractuales de proteccin del secreto en los contratos de licencia y transferencia de Know How. Sin embargo, no debe descartarse la posible aplicacin de las distintas disposiciones que ofrecen otras reas del derecho, tales como la ley penal, as como las normas que regulan la represin de la competencia desleal, etc. CONCEPTO La Cmara Internacional de Comercio, citada por el tratadista Herbert Stumph defini el Know - how como la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin de un producto, y precisando que, dicho concepto puede designar no solamente frmulas y procedimientos secretos, sino tambin una tcnica que guarde conexin con procedimientos de fabricacin patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que tambin puede designar procedimientos prcticos, particularidades y procedimientos especializados tcnicos, que hayan sido obtenidos por un productor a travs de la investigacin y no deben ser adquiridos por la competencia.

El mismo tratadista Stumpf cita a los autores Ldecke y Fisher quienes afirman que el Know - how no se trata de los resultados de una actividad inventiva, ni siquiera de algo que sea casi susceptible de constituir una patente o un modelo de utilidad, sino de experiencias adquiridas en un lapso prolongado, que otro desea obtener para economizar tiempo. Stumpf considera que por Know How han de entenderse conocimientos y experiencias de orden tcnico, comercial y de economa de empresa, cuya utilizacin le permite, o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no solo la produccin y venta de objetos, sino tambin otras actividades empresariales tales como la organizacin y administracin. Afirma que es un saber no protegido por derechos de tutela industriales y que generalmente, existe un secreto, pero que ste no es una condicin fundamental, haciendo referencia en este punto a los contratos de transferencia de tecnologa. Marco Antonio Velilla, acogiendo la definicin de la Asociacin Internacional para la Proteccin de la Propiedad Industrial, seala que el Know - how est constituido por los conocimientos y la experiencia de naturaleza tcnica, comercial administrativa u otra que sea aplicable en la prctica, para la explotacin de una empresa o para el ejercicio de una profesin. Agrega que, sus principales caractersticas estn en que es un saber tcnico, es decir prctico, transmisible y secreto, lo cual no implica que necesariamente deba ser nuevo, sino que lo que importa es que no sea accesible al pblico, es decir que sea guardado como secreto, de tal manera que no sea conocido por todo el mundo. La doctrina coincide al afirmar que el Know - how es susceptible de ser objeto contractual. Velilla define entonces el contrato de comunicacin o transmisin de conocimientos como aquel mediante el cual quien es propietario de un proceso o mtodo transmite sus conocimientos o Know how a otra persona con el objeto de ayudarla a la fabricacin de un producto o en la ejecucin de una determinada prestacin de servicios.

El trmino ingls se utiliza, especialmente por las empresas vendedoras de hardware y software, como sinnimo de "experiencia". Tener "know how" en

algo quiere decir que la empresa ha acumulado una gran experiencia en cmo realizar cierta tarea, lo que garantiza que sta se llevar a cabo sin problemas. El Know-How (del ingls saber-cmo) es una forma de transferencia de tecnologa. Aunque se traduce literalmente por "saber-cmo", mejor dicho sera "Saber hacer". El trmino est relacionado a los conocimientos prcticos, tcnicas o criterios que han sido utilizados en la elaboracin o diseo de un proyecto y que se pueden reutilizar al momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo. Know-how describe, bsicamente, la habilidad con que cuenta una organizacin para desarrollar sus funciones, tanto productivas como de servicios, aunque tambin incluye reas como contabilidad y RR. HH., entre otras. Es una expresin anglosajona utilizada en los ltimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos preexistentes no siempre acadmicos, que incluyen: tcnicas, informacin secreta, teoras e incluso datos privados (como clientes o proveedores). Un uso muy difundido del trmino suele utilizarse en la venta de franquicias, ya que lo que se vende es el "saber como". Otra manera de definir "know how" es como las habilidades y aptitudes particularmente distintivas para desempear una labor especfica. En Latinoamrica como en el mundo, las franquicias generalmente son vendidas por pases (avanzados) que "ya lo han hecho" negocio casi siempre, el saber como hacerlo a personas que saben poco del tema y ese aprendizaje al ser compartido se convierte en un patrimonio de muchos aos de madurez y una ventaja comparativa muy valiosa frente a la competencia.

En virtud de este contrato de transferencia de tecnologa, el licenciante concede el uso de la tecnologa, a favor del licenciatario quien est obligado a pagar las regalas, en relacin a las ventas netas.

KNOW HOW Y FRANQUICIAS El Know How, - literalmente "saber hacer" - es uno de los elementos fundamentales del sistema de franchising. Es un trmino oriundo de Estados Unidos de Amrica, que a pesar de haber sido adoptado por todo el mundo, no tiene un significado unvoco. Los franceses tambin lo llaman "savoir faire". Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos que han sido adquiridas por un empresario en la explotacin de su negocio y que le han permitido alcanzar un cierto xito en el sector. A un automovilista se le par el motor en el medio del campo y pidi ayuda a un herrero, ste le peg al rodado dos buenos martillazos. El auto arranc y el herrero pidi un precio exagerado, a lo que el furioso automovilista coment: tanto por dos martillazos ? El herrero replic: no, por haberlos dado, sino por haber sabido dnde darlos. Esto es el Know How. En la franquicia es parte fundamental del acuerdo entre franquiciante y franquiciado, y coloca al franquiciado en disposicin de explotar su negocio con las ventajas y experiencias adquiridas por el franquiciante a lo largo de los aos. Es importante destacar que este conocimiento est conformado por experiencias positivas y negativas (saber no hacer). El conocimiento de los xitos y de los fracasos implica un aprendizaje de conductas o actividades que no se deben hacer para el buen desarrollo de un negocio. Empricamente el Know how se describe en los contratos y en los manuales de las franquicias. Y su forma de transmitirlo es esencial, ya que le facilita al

franquiciado la posibilidad de entrar en un negocio sin experiencia previa y con conocimientos limitados. El Know How debe estar en constante evolucin, adecundose a los avances comerciales De ah y que tecnolgicos debe ser y asimismo, adaptable a las y caractersticas geogrficas, demogrficas o culturales donde se desarrolle la franquicia. constantemente actualizado perfeccionado, introduciendo las innovaciones que vayan apareciendo, incluso las aportadas por los propios franquiciados. En las franquicias de formato o negocios, el Know-How incide en su valor comercial. Si el negocio a franquiciar tiene un saber hacer bien desarrollado, su atractivo ser mayor y, en consecuencia, tambin lo ser su costo y posible rentabilidad. El contrato de franquicia es un sistema de expansin comercial y el Know How es la forma de llevar adelante ese crecimiento, por lo tanto, si en el contrato o en los manuales o en los entrenamientos iniciales no existe ese Know How o no lo difunden correctamente, el contrato estar incompleto y la cadena se debilitar o desaparecer rpidamente. Elementos que caracterizan al Know How 1. Prctico, o sea til, funcional, beneficioso, aprovechable, real. 2. Probado: que los procedimientos hayan sido ensayados, demostrados y comprobados, a la vez seguros y acreditados. 3. Original: que sea nuevo, peculiar, interesante. Es esta caracterstica lo que lo hace confidencial durante la vida del contrato y luego de su terminacin. 4. Especfico: que sea un conjunto de tcnicas, procedimientos y mtodos definidos e individualizados e identificados en forma concreta. 5. Generalmente no patentados y secreto (en el sentido que no es comnmente conocido) 6. Reproducible: o fcilmente transmisible oralmente - en sesiones de entrenamiento - o por escrito en los contratos y/o manuales.

7. Sustancial: por el hecho de que el mismo incluya una informacin importante para la venta de los productos o la prestacin de los servicios, para la presentacin de los productos, las relaciones con la clientela y en general la gestin operativa y administrativa. En qu consiste el contrato de licencia de KNOW HOW El KNOW-HOW designa la serie de conocimientos o mtodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles. El contrato de licencia de KNOWHOW es un negocio jurdico por el que una parte (transferente) se compromete a poner a disposicin de la otra (adquirente o receptor) los conocimientos tcnicos constitutivos del KNOW-HOW de modo definitivo, desprendindose de ellos en todo o parte, o bien se obliga a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotacin por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestacin (normalmente, una cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre produccin o venta). Acuerdo de Licencia de Patente o Know-How Un acuerdo de licencia es un contrato por el cual el propietario de una patente o de un know-how, el licenciador, cede ciertos derechos industriales y/o comerciales al licenciatario por el uso de la misma y durante un determinado periodo de tiempo a cambio de un pago nico o de royalties. El licenciamiento de patente es muy similar legalmente al de know-how. La diferencia principal recae en el hecho de que el know-how no est patentado. El know-how puede definirse como el todo o una parte del conocimiento tcnico necesario para preparar, fabricar, manipular y poner en el mercado productos y/o procesos. Como una patente, el know-how es parte del activo tecnolgico de una empresa y ste puede ser transferido a terceros. En la prctica, las patentes y el know-how estn enlazados estrechamente de manera que la mayora de los acuerdos de patente proveen tanto la patente como el know-how involucrado. Los contratos de licencia pueden ser parte elemental de acuerdos de transferencia de tecnologa ms complejos, por ejemplo:

Intercambio de know-how Licencia - Cruzadas Licencias reciprocas en mercados diferentes Franquicia Industrial El acuerdo industrial de franquicia es un contrato en virtud del cual el franquiciado obtiene del franquiciador una patente o know-how para fabricar un producto que ser distribuido con la marca del franquiciador en un territorio dado. La franquicia industrial puede ser considerada como un acuerdo tradicional al cual se han aadido un nmero de clusulas tcnicas: El franquiciador vende sus tcnicas de venta y postventa. El marketing, ventas y herramientas de gestin sern desarrolladas por el franquiciado con el asesoramiento del franquiciador. Remuneracin comercial del poseedor de franquicia.

KNOW HOW Y CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE KNOW HOW Y TECNOLOGA Como tal, el trmino ingls Know How no es utilizado por la legislacin peruana. Han sido la doctrina y la prctica comercial las que han asumido una traduccin literal al espaol significando saber cmo. En realidad, la expresin sintetiza la locucin ms completa de the Know How to do it, esto es, el saber cmo hacerlo. En suma se tratara de conocimientos susceptibles de desarrollar una aplicacin prctica. De esa manera ha resultado casi natural su clasificacin dentro de un concepto ms preciso de tecnologa. En efecto, en el mbito empresarial se considera que son lo mismo el contrato de transferencia de tecnologa y el de transferencia de Know How. Sin embargo, esto ltimo variar segn el concepto que se tenga de tecnologa. As, bajo una nocin bastante amplia la UNCTAD sostiene que la tecnologa consiste en bienes capitales y a veces bienes intermedios, de trabajo humano, usualmente calificado y a veces altamente

calificado, de informaciones tcnicas y comerciales. Por otro lado, el Cdigo Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnologa de las Naciones Unidas adopta una definicin ms restrictiva, segn la cual se entiende por tecnologa los conocimientos sistemticos relativos a la fabricacin de un producto, a la aplicacin de un procedimiento o a la prestacin de un servicio, precisndose que la nocin de tecnologa no incluye los bienes materiales. Por las razones que se evidenciarn a lo largo del presente trabajo, creemos que la nocin que ms se ajusta a la tipologa comercial es esta ltima; es decir, aquella que asocia la tecnologa con los conocimientos prcticos. DEFINICIN DE KNOW HOW El estudio del tema no est exento de debates, sobre todo cuando se pretende llegar a una definicin acabada de lo que en estricto consisten los conocimientos objeto del Know How en s. En este sentido, destacan la riqueza de propuestas surgidas desde la doctrina y el derecho comparado. Segn la Cmara de Comercio Internacional el Know How consiste en la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin de un producto. Desde una perspectiva distinta, el alemn Stumpf es algo ms exquisito al sealar que junto a los conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de conocimientos comerciales y de economa de empresa cuya utilizacin le permite o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no slo la produccin y venta de objetos, sino tambin otras actividades empresariales tales como organizacin y administracin. El artculo 10 define al Know How como el conjunto de informacin tcnica que es secreto, sustancial e identificado en cualquier forma apropiada. Para la OMPI el concepto abarca las informaciones, datos o conocimientos resultantes en la prctica, particularmente en la industria. En sntesis, la gran mayora coincide en hacer referencia a conocimientos tcnicos. Sin embargo, aun cuando estrechamente vinculados, no debe confundirse con la patente. KNOW HOW Y PATENTE

El

Know

How

consiste

en

conocimientos

no

patentados,

independientemente del hecho que sean o no patentables: si bien es cierto aun cuando no en la mayora de los casos que un Know How determinado puede cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial necesarios para la obtencin de una patente, la modalidad de proteccin es, acaso, contrapuesta en su lgica. Efectivamente, la patente una vez concedida implica su inscripcin en un registro al que tienen acceso el pblico, particularmente los competidores quienes tendrn conocimiento de lo que en estricto y con detalle consista la invencin protegida. Adicionalmente, la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invencin patentada. Dicha tutela est limitada a un periodo de 20 aos, vencidos los cuales, dicha invencin ya no es no slo de conocimiento sino de dominio pblico. Y lo que es ms significativo, siendo accesible la informacin de la patente a la competencia, sta puede patentar una mejora calificada del invento. El titular del Know How prefiere, en cambio, una situacin intra muros en la que su tcnica permanezca al margen de los dems; es decir, que no pueda ser accedida libremente por terceros. Se teme al aprovechamiento de los competidores, al plagio o piratera. De esta manera es vlida la opcin por la que los avances tecnolgicos se mantengan reservados en una confidencialidad de hecho a su titular. EL SECRETO COMO RASGO USUAL DEL KNOW HOW En doctrina se discute sobre los elementos tpicos de los contratos que transfieren o licencian Know How. Sin duda, un aspecto crtico es el referido al rol que desempea el secreto como rasgo caracterstico del Know How. Para Stumpf el Know How es un saber no protegido por los derechos de tutela industriales en el que no es condicin necesaria la existencia de un secreto. En Italia hay quienes sostienen que no es un elemento necesario, sino un componente usual de la nocin de Know How afirmando a la vez que es injusta la interpretacin limitativa debido a la ausencia de una definicin y una disciplina normativa precisa, por lo que podra darse la existencia de un Know How no secreto. En Espaa, por el contrario, Gmez Segade identifica el Know How con el secreto industrial, trmino este ltimo que

habra sido reemplazado por influencia anglosajona por el de Know How. En este aspecto, creemos que sera una equivocacin asumir posturas generalizantes debido a que en la prctica no se presenta una homogeneidad de formas, por lo que estimamos necesario examinar el contenido de los contratos caso por caso. Al mismo tiempo, mucho depender de la idea que se tenga del secreto como rasgo tpico, puesto que de hecho pueden presentarse distintas interpretaciones tanto restrictivas como extensivas. Lo que s debemos ser conscientes al estudiar al Know How es que no podemos reducirlo a un simple contrato de disposicin de secretos industriales: en dicho contrato son cada vez ms recurrentes los aspectos relativos a la obligacin de enseanza e instruccin por parte del transferente o licenciante, as como la regulacin de la competencia entre las partes. EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Asumiendo como hiptesis que el secreto es un elemento usual del Know How, analizaremos su regulacin en el derecho nacional. En tal sentido, la Ley de Propiedad Industrial en su ttulo VIII contiene doce artculos referidos al secreto industrial. En lnea de principios la ley protege a aquellos que tengan lcitamente el control de un secreto industrial. La tutela es contra la revelacin, adquisicin o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prcticas leales de comercio. En mayor o menor medida, se ha tratado de identificar esta normativa con aquella que debiera tutelar al Know How secreto. Particularmente, la ley protege al secreto industrial siempre que se cumplan tres condiciones: Que la informacin sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuracin y composicin precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin de que se trate. La informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta.

Adicionalmente, se precisa que no es secreto industrial aquella informacin que sea de dominio pblico, aadindose adems un requisito de originalidad, exigindose que el secreto no sea evidente para un tcnico de la materia. As descritas las caractersticas del secreto industrial, conviene precisar que la norma adolecera de cierta imprecisin en cuanto al grado de desconocimiento que pudieran tener los competidores respecto del mismo. La exigencia de que la informacin sea secreta en su conjunto o en la composicin precisa de sus elementos podra llevarnos al extremo de pensar que slo sera secreto industrial esto es amparado por la Ley de Propiedad Industrial aquel en el que cada uno de los factores o componentes individuales del Know How sean totalmente desconocidos por los crculos interesados. Del mismo modo, convendra precisar en la norma que no es necesario que la nica persona que pueda disponer de dicha informacin sea el titular transferente o licenciante en cuestin, sino que puedan haber otros sujetos que tambin la puedan negociar por haberla desarrollado independientemente. Esto es, debiera reconocerse que pueden haber alternativamente varias fuentes que pueden proveer legtimamente el secreto industrial. Por ello creemos til la precisin de significado tal como lo hace el reglamento 240/96 de la Unin Europea a efectos de evitar la rigidez de conceptos y proteger adecuadamente la experiencia empresarial de un sector determinado. Por otro lado, resulta discutible sostener en lnea de principios que el valor comercial del Know How sea atribuible al simple hecho de que sea secreto, tal como lo seala la Ley de Propiedad Industrial en su artculo 116 b). Creemos por el contrario, que los conocimientos tcnicos adquieren un valor por su carcter utilitario o funcional en la economa de una empresa hacindola capaz de mejorar o conservar su posicin frente a los dems. Que su valor se vea reforzado por el hecho de que el Know How sea desconocido por la competencia no significa que el secreto en s determine el valor sino que contribuye en determinar la ventaja competitiva de las empresas. En esta misma lnea debe entenderse el requisito de sustancialidad exigido en Europa al establecerse que el Know How incluye informacin que debe ser til, esto es, que pueda razonablemente

esperarse que a la fecha del contrato (entindase contrato por el que se transfiere o licencia el Know How) sea capaz de mejorar la posicin competitiva del licenciatario, por ejemplo ayudndolo a operar en un nuevo mercado o dndole una ventaja en la competencia con otros fabricantes o proveedores de servicios quienes no tienen acceso al Know How licenciado u otro comparable.

TUTELA DEL SECRETO EN LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE KNOW HOW En uso de su autonoma privada, el titular de un Know How puede valerse de distintos mecanismos jurdicos a efectos de obtener beneficios econmicos. As, si hablamos de una empresa extranjera poseedora de un Know How especializado con inters de invertir en el Per, bien podra decidir ingresar al mercado peruano directamente va la constitucin de una subsidiaria o una sucursal, en cuyo caso no habrn mayores riesgos ni problemas respecto de la proteccin de su conocimiento tecnolgico, dado que ser la misma empresa la que guardar y tutelar la confidencialidad de dicha informacin: seguir intra muros. Sin embargo, por diversas razones principalmente los costos para cumplir los objetivos de crecimiento corporativola empresa extranjera podra no desear explotar el Know How directamente por s misma sino transferirlo o licenciarlo a una empresa local. En el primer supuesto estaramos ante un contrato de transferencia de tecnologa; esto es, cesin definitiva del Know How, mientras que en el segundo se tratara de un contrato de licencia en el que se adquiere el derecho de usar el Know How por un cierto plazo o para una cierta finalidad. En ambos casos, el riesgo de que la informacin estratgica sea divulgada y accesible a terceros resulta indudable, inclusive para el adquirente. El peligro antes sealado se presenta incluso desde la etapa anterior a la celebracin del contrato. No hay duda que el futuro adquirente o licenciatario querr estar seguro, convencido e informado previamente de los conocimientos a recibir y por los que pagar una regala o precio

determinado. Sin embargo, en su propsito de persuadir a la otra parte y asegurar la firma del contrato, el titular del Know How no deber demostrar demasiado dicha informacin, ya que de hacerlo en exceso, el contrato perdera todo inters para la contraparte, quien habiendo tenido acceso al Know How en esta etapa de tratativas, podra ya aplicarlo por s solo sin necesidad de concluir el contrato. Por esta razn como mecanismo de proteccin del titular del Know How, es recomendable describir la informacin de una manera suficiente que determine la extensin de los conocimientos a transmitir, cuidando en no descifrar en detalle al futuro licenciatario o adquirente toda la informacin que ser materia de comunicacin. Alternativa o conjuntamente podr pensarse en el empleo de las llamadas cartas de intensin o memorandum of understanding obligando a las partes a un deber de confidencialidad, as como el recurso a los contratos preparatorios regulados por el Cdigo Civil. En lo que a la licencia de Know How se refiere, la ley seala que el usuario autorizado entindase licenciatario tendr la obligacin de no divulgar el secreto industrial por ningn medio, salvo pacto en contrario con quien le autoriz el uso de dicho secreto. La regulacin es opuesta a la de la transferencia o cesin del Know How, lo que encuentra lgica debido a la naturaleza temporal y no definitiva del derecho del licenciatario. No obstante esto, el hecho de que la obligacin de no divulgar el secreto industrial constituya un mandato nacido de la ley no libera para efectos prcticos y en salvaguarda efectiva del secreto al licenciante ni licenciatario de establecer con precisin cules aspectos sean strictu sensu secreto industrial y, por lo tanto, sujetos a confidencialidad. Esto cobra mayor relevancia cuando se evale contractualmente el grado de precaucin y diligencia que deba exigrsele al licenciatario cuando por necesidad operativa tenga que comunicar a sus trabajadores el secreto a l transmitido. Ser de suma importancia que se establezca con claridad que tal informacin les es dada a los dependientes bajo vnculo de confidencialidad y slo en la medida necesaria para cumplir con sus funciones. Llama s la atencin que la norma se haya concentrado nicamente en la obligacin de confidencialidad por parte del usuario autorizado sin hacer referencia a la actitud que pueda tener el licenciante frente a la posibilidad de conceder una nueva licencia a un tercero y, por

ende, divulgar la informacin a un competidor del primer licenciatario poniendo en riesgo el xito econmico de la operacin. De lo anterior se deduce que ser de suma importancia incorporar en el contrato respectivo determinadas clusulas adicionales que entre otras cosas regulen los aspectos crticos que puedan afectar la confidencialidad de la informacin. Una de stas deber tener en cuenta el problema de la competencia que pueda surgir entre las partes. En este sentido, deber evaluarse la legalidad de los acuerdos que puedan establecer un rgimen de, por ejemplo, licencias exclusivas en las que el licenciante asuma la obligacin de no otorgar a terceros licencias sobre la misma tecnologa dentro del territorio del licenciatario, o en las que ni el propio licenciante pueda explotar el Know How en el mismo territorio del licenciatario, as como aquellas que prohban al licenciatario sublicenciar a favor de terceros, etc. La obligacin a cargo del licenciatario de no divulgar el secreto en el que consista el Know How estara, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia establecido para el contrato en su conjunto. De all que, vencido el trmino de duracin del acuerdo, sera normal que cese tambin la obligacin de no divulgar la informacin. Sin embargo, se puede observar que tal alternativa tendra efectos antieconmicos, al menos para el titular originario, dado que aceptar ello implicara poner a disposicin del licenciatario y de cualquier tercero los conocimientos tcnicos que tanto le haba costado mantener en confidencia. Equivaldra a, en otras palabras, desprenderse definitivamente de su secreto industrial ms all de los lmites temporales de la licencia, una clusula que desincentivara la celebracin de los contratos de licencia de por s. Por otro lado, una clusula que prohba el uso del Know How al licenciatario una vez vencido el plazo de la licencia encontrara importantes dificultades prcticas. Si bien es cierto se puede exigir al licenciatario la devolucin de toda la documentacin tcnica comunicada, esto no garantiza que de all en adelante el licenciatario se olvide para siempre de los conocimientos e informacin transmitida y usada durante la vigencia del contrato. Adems, exigir la abstencin de fabricar los productos empleando la tecnologa

licenciada resultara una hiptesis poco atractiva para una empresa que con el correr del tiempo se encontrar frente a una maquinaria estancada al no ser ms utilizable la tecnologa para la fabricacin del producto en cuestin. A este punto, podra pensarse en una clusula complementaria que beneficie mutuamente a ambas partes e incentive al licenciatario a efectuar mejoras sucesivas de la tecnologa comunicada que podran ser compartidas con el licenciante. En todo caso, es conveniente a los intereses de este ltimo que se lleve un control detallado de la produccin y de los contratos que vaya realizando el licenciatario en relacin a los productos que utilizaron el Know How, principalmente en la etapa final de la licencia a efectos de evitar excesos por parte del licenciatario. Del mismo modo, es importante que el contrato contemple la situacin del licenciatario en relacin al pago de regalas o contraprestacin por el uso del Know How ante la eventualidad que ste caiga en dominio pblico durante la vigencia del acuerdo. Semejante situacin se present en el caso Rich Products Corporation vs Jus-Rol Limited ante la Comisin de la Unin Europea que admiti la validez de la clusula segn la cual el licenciatario deba pagar los royalties durante la vigencia del contrato independientemente del hecho que en tal perodo el Know How deviniese en conocimiento pblico, afirmando a la vez que tal estipulacin no poda ser considerada restrictiva de la competencia. En el fondo, lo que se persigue es que las partes decidan libremente sobre las eventuales consecuencias financieras de la licencia o transferencia de tecnologa anticipando los riesgos que puedan presentarse. Por ello es que la actual regulacin europea incluye dentro de la lista blanca de acuerdos permitidos este tipo de clusulas calificndolas como generalmente no restrictivas de la competencia. Igualmente, en una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos se admiti la validez del pago de regalas por el uso de un diseo, no obstante ste haba devenido en pblico dominio. Adicionalmente, podra incluirse en el contrato mecanismos de proteccin ante los supuestos de infraccin o incumplimiento de las obligaciones atinentes al secreto de la informacin. En tal propsito, podran incorporarse clusulas disuasivas como la clusula penal que contemple la indemnizacin del dao ulterior, con la ventaja de que en principio la penalidad acordada es exigible sin necesidad de probar los daos y perjuicios sufridos. Por

ltimo, debe tenerse en cuenta que el presente trabajo desarrolla nicamente los mecanismos contractuales de proteccin del secreto en los contratos de licencia y transferencia de Know How. Sin embargo, no debe descartarse la posible aplicacin de las distintas disposiciones que ofrecen otras reas del derecho, tales como la ley penal, as como las normas que regulan la represin de la competencia desleal, etc.

EL CONTRATO DE KNOW HOW I. KNOW HOW Y TECNOLOGA

Como tal, el trmino ingls know how no es utilizado por la legislacin peruana. Han sido la doctrina y la prctica comercial las que han asumido una traduccin literal al espaol significando saber cmo. En realidad, la expresin sintetiza la locucin ms completa de the know how to do it, esto es, el saber cmo hacerlo. En suma se tratara de conocimientos susceptibles de desarrollar una aplicacin prctica. De esa manera ha resultado casi natural su clasificacin dentro de un concepto ms preciso de tecnologa. En efecto, en el mbito empresarial se considera que son lo mismo el contrato de transferencia de tecnologa y el de transferencia de know how. Sin embargo, esto ltimo variar segn el concepto que se tenga de tecnologa. As, bajo una nocin bastante amplia la UNCTAD sostiene que la tecnologa consiste en bienes capitales y a veces bienes intermedios, de trabajo humano, usualmente calificado y a veces altamente calificado, de informaciones tcnicas y comerciales. Por otro lado, el Cdigo Internacional de Conducta sobre transferencia de tecnologa de las Naciones Unidas adopta una definicin ms restrictiva, segn la cual se entiende por tecnologa los conocimientos sistemticos relativos a la fabricacin de un producto, a la aplicacin de un procedimiento o a la prestacin de un servicio, precisndose que la nocin de tecnologa no incluye los bienes materiales. Por las razones que se evidenciarn a lo largo del presente trabajo, creemos que la nocin que ms se ajusta a la tipologa comercial es esta ltima; es decir, aquella que asocia la tecnologa con los conocimientos prcticos. II. DEFINICIN DE KNOW HOW

El estudio del tema no est exento de debates, sobre todo cuando se pretende llegar a una definicin acabada de lo que en estricto consisten los conocimientos objeto del know how en s. En este sentido, destacan la riqueza de propuestas surgidas desde la doctrina y el derecho comparado. Segn la Cmara de Comercio Internacional el know how consiste en la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia

volcados en el procedimiento y en la realizacin tcnica de la fabricacin de un producto. Desde una perspectiva distinta, el alemn Stumpf es algo ms exquisito al sealar que junto a los conocimientos tcnicos cabe contemplar la inclusin de conocimientos comerciales y de economa de empresa cuya utilizacin le permite o llegado el caso, le hace posible al beneficiario no slo la produccin y venta de objetos, sino tambin otras actividades empresariales tales como organizacin y administracin. El artculo 10 define al know how como el conjunto de informacin tcnica que es secreto, sustancial e identificado en cualquier forma apropiada. Para la OMPI el concepto abarca las informaciones, datos o conocimientos resultantes en la prctica, particularmente en la industria. En sntesis, la gran mayora coincide en hacer referencia a conocimientos tcnicos. Sin embargo, aun cuando estrechamente vinculados, no debe confundirse con la patente. III. KNOW HOW Y PATENTE

El know how consiste en conocimientos no patentados, independientemente del hecho que sean o no patentables: si bien es cierto aun cuando no en la mayora de los casos que un know how determinado puede cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial necesarios para la obtencin de una patente, la modalidad de proteccin es, acaso, contrapuesta en su lgica. Efectivamente, la patente una vez concedida implica su inscripcin en un registro al que tienen acceso el pblico, particularmente los competidores quienes tendrn conocimiento de lo que en estricto y con detalle consista la invencin protegida. Adicionalmente, la patente confiere a su titular el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, exploten la invencin patentada. Dicha tutela est limitada a un periodo de 20 aos, vencidos los cuales, dicha invencin ya no es no slo de conocimiento sino de dominio pblico. Y lo que es ms significativo, siendo accesible la informacin de la patente a la competencia, sta puede patentar una mejora calificada del invento. El titular del know how prefiere, en cambio, una situacin intra muros en la que su tcnica permanezca al margen de los dems; es decir, que no pueda ser accedida libremente por terceros. Se teme al aprovechamiento de los competidores, al plagio o

piratera. De esta manera es vlida la opcin por la que los avances tecnolgicos se mantengan reservados en una confidencialidad de hecho a su titular. IV. EL SECRETO COMO RASGO USUAL DEL KNOW HOW

En doctrina se discute sobre los elementos tpicos de los contratos que transfieren o licencian know how. Sin duda, un aspecto crtico es el referido al rol que desempea el secreto como rasgo caracterstico del know how. Para Stumpf el know how es un saber no protegido por los derechos de tutela industriales en el que no es condicin necesaria la existencia de un secreto. En Italia hay quienes sostienen que no es un elemento necesario, sino un componente usual de la nocin de know how afirmando a la vez que es injusta la interpretacin limitativa debido a la ausencia de una definicin y una disciplina normativa precisa, por lo que podra darse la existencia de un know how no secreto. En Espaa, por el contrario, Gmez Cegade identifica el know how con el secreto industrial, trmino este ltimo que habra sido reemplazado por influencia anglosajona por el de know how. En este aspecto, creemos que sera una equivocacin asumir posturas generalizantes debido a que en la prctica no se presenta una homogeneidad de formas, por lo que estimamos necesario examinar el contenido de los contratos caso por caso. Al mismo tiempo, mucho depender de la idea que se tenga del secreto como rasgo tpico, puesto que de hecho pueden presentarse distintas interpretaciones tanto restrictivas como extensivas. Lo que s debemos ser conscientes al estudiar al know how es que no podemos reducirlo a un simple contrato de disposicin de secretos industriales: en dicho contrato son cada vez ms recurrentes los aspectos relativos a la obligacin de enseanza e instruccin por parte del transferente o licenciante, as como la regulacin de la competencia entre las partes. V. INDUSTRIAL Asumiendo como hiptesis que el secreto es un elemento usual del know how, analizaremos su regulacin en el derecho nacional. En tal sentido, la EL SECRETO INDUSTRIAL EN LA LEY DE PROPIEDAD

Ley de Propiedad Industrial en su ttulo VIII contiene doce artculos referidos al secreto industrial. En lnea de principios la ley protege a aquellos que tengan lcitamente el control de un secreto industrial. La tutela es contra la revelacin, adquisicin o uso de tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las prcticas leales de comercio. En mayor o menor medida, se ha tratado de identificar esta normativa con aquella que debiera tutelar al know how secreto. Particularmente, la ley protege al secreto industrial siempre que se cumplan tres condiciones: Que la informacin sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuracin y composicin precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni sea fcilmente accesible a las personas integrantes de los crculos que normalmente manejan el tipo de informacin de que se trate. La informacin tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta. Adicionalmente, se precisa que no es secreto industrial aquella informacin que sea de dominio pblico, aadindose adems un requisito de originalidad, exigindose que el secreto no sea evidente para un tcnico de la materia. As descritas las caractersticas del secreto industrial, conviene precisar que la norma adolecera de cierta imprecisin en cuanto al grado de desconocimiento que pudieran tener los competidores respecto del mismo. La exigencia de que la informacin sea secreta en su conjunto o en la composicin precisa de sus elementos podra llevarnos al extremo de pensar que slo sera secreto industrial esto es amparado por la Ley de Propiedad Industrial aquel en el que cada uno de los factores o componentes individuales del know how sean totalmente desconocidos por los crculos interesados. Del mismo modo, convendra precisar en la norma que no es necesario que la nica persona que pueda disponer de dicha informacin sea el titular transferente o licenciante en cuestin, sino que puedan haber otros sujetos que tambin la puedan negociar por haberla desarrollado independientemente. Esto es, debiera reconocerse que pueden haber alternativamente varias fuentes que pueden proveer legtimamente el

secreto industrial. Por ello creemos til la precisin de significado tal como lo hace el reglamento 240/96 de la Unin Europea a efectos de evitar la rigidez de conceptos y proteger adecuadamente la experiencia empresarial de un sector determinado. Por otro lado, resulta discutible sostener en lnea de principios que el valor comercial del know how sea atribuible al simple hecho de que sea secreto, tal como lo seala la Ley de Propiedad Industrial en su artculo 116 b). Creemos por el contrario, que los conocimientos tcnicos adquieren un valor por su carcter utilitario o funcional en la economa de una empresa hacindola capaz de mejorar o conservar su posicin frente a los dems. Que su valor se vea reforzado por el hecho de que el know how sea desconocido por la competencia no significa que el secreto en s determine el valor sino que contribuye en determinar la ventaja competitiva de las empresas. En esta misma lnea debe entenderse el requisito de sustancialidad exigido en Europa al establecerse que el know how incluye informacin que debe ser til, esto es, que pueda razonablemente esperarse que a la fecha del contrato (entindase contrato por el que se transfiere o licencia el know how) sea capaz de mejorar la posicin competitiva del licenciatario, por ejemplo ayudndolo a operar en un nuevo mercado o dndole una ventaja en la competencia con otros fabricantes o proveedores de servicios quienes no tienen acceso al know how licenciado u otro comparable. VI. TUTELA DEL SECRETO EN LOS CONTRATOS DE

TRANSFERENCIA Y LICENCIA DE KNOW HOW En uso de su autonoma privada, el titular de un know how puede valerse de distintos mecanismos jurdicos a efectos de obtener beneficios econmicos. As, si hablamos de una empresa extranjera poseedora de un know how especializado con inters de invertir en el Per, bien podra decidir ingresar al mercado peruano directamente va la constitucin de una subsidiaria o una sucursal, en cuyo caso no habrn mayores riesgos ni problemas respecto de la proteccin de su conocimiento tecnolgico, dado que ser la misma empresa la que guardar y tutelar la confidencialidad de dicha informacin: seguir intra muros.

Sin embargo, por diversas razones principalmente los costos para cumplir los objetivos de crecimiento corporativola empresa extranjera podra no desear explotar el know how directamente por s misma sino transferirlo o licenciarlo a una empresa local. En el primer supuesto estaramos ante un contrato de transferencia de tecnologa; esto es, cesin definitiva del know how, mientras que en el segundo se tratara de un contrato de licencia en el que se adquiere el derecho de usar el know how por un cierto plazo o para una cierta finalidad. En ambos casos, el riesgo de que la informacin estratgica sea divulgada y accesible a terceros resulta indudable, inclusive para el adquirente. El peligro antes sealado se presenta incluso desde la etapa anterior a la celebracin del contrato. No hay duda que el futuro adquirente o licenciatario querr estar seguro, convencido e informado previamente de los conocimientos a recibir y por los que pagar una regala o precio determinado. Sin embargo, en su propsito de persuadir a la otra parte y asegurar la firma del contrato, el titular del know how no deber demostrar demasiado dicha informacin, ya que de hacerlo en exceso, el contrato perdera todo inters para la contraparte, quien habiendo tenido acceso al know how en esta etapa de tratativas, podra ya aplicarlo por s solo sin necesidad de concluir el contrato. Por esta razn como mecanismo de proteccin del titular del know how, es recomendable describir la informacin de una manera suficiente que determine la extensin de los conocimientos a transmitir, cuidando en no descifrar en detalle al futuro licenciatario o adquirente toda la informacin que ser materia de comunicacin. Alternativa o conjuntamente podr pensarse en el empleo de las llamadas cartas de intensin o memorandum of understanding obligando a las partes a un deber de confidencialidad, as como el recurso a los contratos preparatorios regulados por el Cdigo Civil. En lo que a la licencia de know how se refiere, la ley seala que el usuario autorizado entindase licenciatario tendr la obligacin de no divulgar el secreto industrial por ningn medio, salvo pacto en contrario con quien le autoriz el uso de dicho secreto. La regulacin es opuesta a la de la transferencia o cesin del know how, lo que encuentra lgica debido a la

naturaleza temporal y no definitiva del derecho del licenciatario. No obstante esto, el hecho de que la obligacin de no divulgar el secreto industrial constituya un mandato nacido de la ley no libera para efectos prcticos y en salvaguarda efectiva del secreto al licenciante ni licenciatario de establecer con precisin cules aspectos sean strictu sensu secreto industrial y, por lo tanto, sujetos a confidencialidad. Esto cobra mayor relevancia cuando se evale contractualmente el grado de precaucin y diligencia que deba exigrsele al licenciatario cuando por necesidad operativa tenga que comunicar a sus trabajadores el secreto a l transmitido. Ser de suma importancia que se establezca con claridad que tal informacin les es dada a los dependientes bajo vnculo de confidencialidad y slo en la medida necesaria para cumplir con sus funciones. Llama s la atencin que la norma se haya concentrado nicamente en la obligacin de confidencialidad por parte del usuario autorizado sin hacer referencia a la actitud que pueda tener el licenciante frente a la posibilidad de conceder una nueva licencia a un tercero y, por ende, divulgar la informacin a un competidor del primer licenciatario poniendo en riesgo el xito econmico de la operacin. De lo anterior se deduce que ser de suma importancia incorporar en el contrato respectivo determinadas clusulas adicionales que entre otras cosas regulen los aspectos crticos que puedan afectar la confidencialidad de la informacin. Una de stas deber tener en cuenta el problema de la competencia que pueda surgir entre las partes. En este sentido, deber evaluarse la legalidad de los acuerdos que puedan establecer un rgimen de, por ejemplo, licencias exclusivas en las que el licenciante asuma la obligacin de no otorgar a terceros licencias sobre la misma tecnologa dentro del territorio del licenciatario, o en las que ni el propio licenciante pueda explotar el know how en el mismo territorio del licenciatario, as como aquellas que prohban al licenciatario sublicenciar a favor de terceros, etc. La obligacin a cargo del licenciatario de no divulgar el secreto en el que consista el know how estara, en principio, naturalmente ligada al plazo de vigencia establecido para el contrato en su conjunto. De all que, vencido el trmino de duracin del acuerdo, sera normal que cese tambin la

obligacin de no divulgar la informacin. Sin embargo, se puede observar que tal alternativa tendra efectos antieconmicos, al menos para el titular originario, dado que aceptar ello implicara poner a disposicin del licenciatario y de cualquier tercero los conocimientos tcnicos que tanto le haba costado mantener en confidencia. Equivaldra a, en otras palabras, desprenderse definitivamente de su secreto industrial ms all de los lmites temporales de la licencia, una clusula que desincentivara la celebracin de los contratos de licencia de por s. Por otro lado, una clusula que prohba el uso del know how al licenciatario una vez vencido el plazo de la licencia encontrara importantes dificultades prcticas. Si bien es cierto se puede exigir al licenciatario la devolucin de toda la documentacin tcnica comunicada, esto no garantiza que de all en adelante el licenciatario se olvide para siempre de los conocimientos e informacin transmitida y usada durante la vigencia del contrato. Adems, exigir la abstencin de fabricar los productos empleando la tecnologa licenciada resultara una hiptesis poco atractiva para una empresa que con el correr del tiempo se encontrar frente a una maquinaria estancada al no ser ms utilizable la tecnologa para la fabricacin del producto en cuestin. A este punto, podra pensarse en una clusula complementaria que beneficie mutuamente a ambas partes e incentive al licenciatario a efectuar mejoras sucesivas de la tecnologa comunicada que podran ser compartidas con el licenciante. En todo caso, es conveniente a los intereses de este ltimo que se lleve un control detallado de la produccin y de los contratos que vaya realizando el licenciatario en relacin a los productos que utilizaron el know how, principalmente en la etapa final de la licencia a efectos de evitar excesos por parte del licenciatario. Del mismo modo, es importante que el contrato contemple la situacin del licenciatario en relacin al pago de regalas o contraprestacin por el uso del know how ante la eventualidad que ste caiga en dominio pblico durante la vigencia del acuerdo. Semejante situacin se present en el caso Rich Products Corporation vs Jus-Rol Limited ante la Comisin de la Unin Europea que admiti la validez de la clusula segn la cual el licenciatario deba pagar los royalties durante la vigencia del contrato independientemente del hecho que en tal perodo el know how deviniese en

conocimiento pblico, afirmando a la vez que tal estipulacin no poda ser considerada restrictiva de la competencia. En el fondo, lo que se persigue es que las partes decidan libremente sobre las eventuales consecuencias financieras de la licencia o transferencia de tecnologa anticipando los riesgos que puedan presentarse. Por ello es que la actual regulacin europea incluye dentro de la lista blanca de acuerdos permitidos este tipo de clusulas calificndolas como generalmente no restrictivas de la competencia. Igualmente, en una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos se admiti la validez del pago de regalas por el uso de un diseo, no obstante ste haba devenido en pblico dominio. Adicionalmente, podra incluirse en el contrato mecanismos de proteccin ante los supuestos de infraccin o incumplimiento de las obligaciones atinentes al secreto de la informacin. En tal propsito, podran incorporarse clusulas disuasivas como la clusula penal que contemple la indemnizacin del dao ulterior, con la ventaja de que en principio la penalidad acordada es exigible sin necesidad de probar los daos y perjuicios sufridos. Por ltimo, debe tenerse en cuenta que el presente trabajo desarrolla nicamente los mecanismos contractuales de proteccin del secreto en los contratos de licencia y transferencia de know how. Sin embargo, no debe descartarse la posible aplicacin de las distintas disposiciones que ofrecen otras reas del derecho, tales como la ley penal, as como las normas que regulan la represin de la competencia desleal, etc. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA: LICENCIA Y CESION DE PATENTES Y KNOW HOW. El tema de la tecnologa est en boga. En cada lugar en el que nos encontramos escuchamos hablar de la tecnologa, ya sean aspectos positivos o negativos. Con no poca frecuencia tambin solemos escuchar hablar de la transferencia de tecnologa y de su importancia para todos los Estados y para las empresas. De igual forma, en materia de propiedad intelectual, leemos y escuchamos la ingente importancia y valor de la tecnologa y su transferencia, destacndose la cesin y licencia de patentes y secreto empresarial (know how) como las formas ms comunes de realizar la mencionada transferencia. Pero cuando nos prestamos un rato de reflexin sobre lo aspectos mencionados nacen dos preguntas inevitables y

necesarias: Qu es la tecnologa? Qu es la transferencia de tecnologa?. Y, como consecuencia de las anteriores preguntas, tambin nos interrogamos: Por qu se afirma que la licencia y cesin de patentes y secreto industrial o know how son formas de transferir la tecnologa? Estas breves lneas tienen por finalidad prioritaria allanar el terreno que permita cosechar respuestas para las anteriores interrogantes; por tanto, cualquier conclusin o respuesta que pueda emanar de la exposicin subsiguiente no tiene la pretensin de ser irrefutable ni definitiva. Tngase presente que la sencillez y generalidad con la que las ideas se expondrn no estn motivadas en el desinters por los detalles que el tema requiere; la sencillez y la generalidad apuntan a que cualquier persona pueda leer y comprender los planteamientos realizados, pues las nociones generales del derecho no deben ser patrimonio exclusivo de personas determinadas. En igual sentido, el tema planteado no slo compromete a abogados o estudiosos del derecho, sino a toda la colectividad; por eso tambin se quiere que sea asequible para cualquiera. Conceptos previos A primera vista, pareciera evidente lo que es la transferencia de tecnologa, sus motivaciones y la forma de llevarla a cabo. Sin embargo, no siempre nuestras afirmaciones tienen el grado de certeza que deseamos tengan, o como bien afirm Bertrand Russell, en la vida diaria aceptamos como ciertas muchas cosas que, despus de un anlisis ms riguroso, nos aparecen tan llenas de evidentes contradicciones, que slo un gran esfuerzo de pensamiento nos permite saber lo que realmente nos es lcito creer. Por eso decidimos aclarar lo que es la transferencia de tecnologa, es decir, a fin de evitar simples creencias en este tema. 1.1.- Lo que es transferencia de tecnologa. Entre los autores no existen discrepancias sobre el hecho de que la transferencia de tecnologa consiste en un acto por el cual una persona, natural o jurdica, transfiere a otra persona, natural o jurdica, un conocer o conjunto de conoceres tiles para el logro de fines, o sea, se refieren a

un conjunto de conocimientos. As, a manera de ejemplo, podemos mencionar a Hantke, para quien la transferencia de tecnologa es todo flujo de contenido tecnolgico (licencias, estudios, cooperacin tcnica, comercio de bienes y equipo e inversin extranjera) De esta forma, la denominacin transferencia de tecnologa hace referencia a un gnero o compartimiento en el cual se incluye todo acto por medio del cual se produce una transmisin de conocimientos. Lo antes dicho no es bice para afirmar que la transferencia de tecnologa puede ser clasificada, dependiendo de la perspectiva o posicin que se asuma. Podemos hablar, entonces, de transferencia nacional o internacional y de transferencia horizontal o vertical, entre otras clasificaciones posibles que, en ltimo trmino, atendern al inters u objetivo del clasificante. La transferencia de tecnologa es vertical cuando se realiza desde un ente oficial hacia un sector con el que normalmente est ligado, por ejemplo, la transferencia que realizan las universidades de farmacia a favor de las industrias qumicas. Por otro lado, es horizontal cuando se realiza entre entes que poseen una cualidad comn (desde un rgano oficial hacia otro rgano oficial) La transferencia de tecnologa es nacional cuando ocurre dentro del territorio de un pas, v.gr., la transferencia de tecnologa de una industria a favor de otra industria, dentro del territorio de un mismo Estado. La transferencia es internacional si es realizada desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otro u otros Estados, no importando la nacionalidad de las personas intervinientes en la transferencia, pues lo determinante es que el conjunto de conocimientos involucrados en la transferencia se traslade desde el territorio de un Estado hacia el territorio de otros u otros Estados. Punto aparte de estudio, debido a su impacto social, comercial y jurdico, lo constituye el objeto de la transferencia de tecnologa, o sea, el tipo de conocimiento que se transmite, y que seguidamente pasamos a exponer. 1.2.- Conocimiento transferido

El objeto de la transferencia de tecnologa, el conocimiento tecnolgico, constituye, tal vez, el punto ms lgido de esta materia, pues no existe un criterio unnime acerca de lo que debe entenderse por tal tipo de conocimiento. En este estado de cosas, pasamos a deslindar lo que se debe entender por conocimiento tecnolgico. Decimos deslindar, porque entre los conceptos de tecnologa, ciencia y tcnica existen fronteras que estn dadas por la esencia especfica de cada uno de estos conceptos y que deben tomarse en cuenta para evitar confusiones tericas y prcticas. 1.2.1.- Tecnologa Es ste, sin lugar a dudas, el concepto ms controvertido, por lo que las posturas asumidas al respecto se ubican en diferentes extremos. En primera instancia, se destaca la opinin de quienes afirman que la tecnologa comprende tanto el bien en el cual se encuentra incorporado el de conocimiento (mquinas, infraestructura, etc.) comnmente denominada tecnologa incorporada, como el conocimiento en s mismo, abstrado cualquier ente material que lo pueda contener, tambin denominada tecnologa desincorporada. Esta concepcin se basa en un estudio que patrocin el Departamento de los Estados Unidos de Norte Amrica, en el ao 1978, entre 120 empresas transnacionales de dicho pas, con la finalidad de saber cul era la posicin de estas empresas sobre el proceso tecnolgico. Segn el estudio mencionado: Se define como tecnologa para este proyecto, todo el conocimiento necesario para el funcionamiento productivo de una empresa. El trmino puede abarcar hardware como fbricas, mquinas, productos e infraestructura (laboratorios, caminos, sistemas de distribucin de agua y facilidades de depsito)-; y software, incluyendo componentes inmateriales como el know how, la experiencia del conocimiento, las formas de organizacin, y la educacin. Como podemos observar, para los partidarios de esta concepcin, la tecnologa es un gnero que comprende las especies conocimiento en sentido estricto-, instrumento y tcnica (el concepto de este ltimo trmino lo aclararemos en el siguiente punto, a fin de establecer sus diferencias con el concepto de tecnologa).

En segunda instancia, se halla a quienes sostienen que la tecnologa es solamente conocimiento, pero aplicable a la produccin y obtencin de bienes de capital, quedando circunscrito el concepto de tecnologa, a fin de cuentas y de manera subrepticia, dentro de la actividad comercial, ya que la produccin industrial y la obtencin de bienes de capital apunta hacia la comercializacin; as, se excluye cualquier otro fin que pueda alcanzase con esos conocimientos. En ltima instancia, se encuentra a los que sostienen que la tecnologa slo comprende conocimientos sistemticos y experimentales, los cuales pueden usarse para la consecucin de cualquier fin, condicionado a la satisfaccin de necesidades, es decir, se trata de conocimientos tiles en el sentido ms amplio posible. Consideramos que la concepcin correcta es la tercera de las mencionadas, pues el conocimiento humano til no puede limitarse al campo de la mera comercializacin. Ms all de esta sociedad industrial, productora ms de bienes de consumo masivo que de productos realmente necesarios, nos topamos con un mundo en el cual el conocimiento encuentra una aplicacin no industrial, aunque s econmica. En este sentido, puede hacerse referencia a Antonorsi, quien nos expresa: El conocimiento tecnolgico (TECNOLOGA) es el conocimiento sistemtico y experimental de los medios eficaces para el logro de fines. Es una forma de conocimientos que se interesa en el COMO (know how). Es errneo pretender que slo es conocimiento organizado para la produccin de bienes, o confundirlo con las mquinas, equipos, procesos que han sido producidos con ese conocimiento. Por tanto, el concepto de tecnologa involucra todo conocimiento til para la satisfaccin de necesidades, teniendo connotacin econmica y no exclusivamente comercial. De igual forma, la tcnica tampoco es tecnologa, pues este concepto tiene una connotacin empirista o fctica, como veremos a continuacin.

1.2.2.- Tcnica La tcnica en la aplicacin de los conocimientos tiles; implica una relacin entre el operario y el medio. La tcnica est orientada a una situacin de

hecho: a un saber hacer. La tcnica debe ser entendida como medio creados por los seres humanos para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades. Vemos, pues, que la tcnica est referida tanto a las habilidades para realizar cierta operacin como a los bienes resultantes de tal operacin. La tcnica considerada en s misma, insistimos, no es la consecucin de un fin, sino la aplicacin del conocimiento til para

conocimiento til, lo que marca diferencias con el concepto tecnologa. 1.2.3.- Ciencia En cuanto al conocimiento cientfico, tradicionalmente se ha sostenido que tiene por caractersticas el ser racional, metdico, sistemtico, exacto, verificable y por consiguiente falible. El conocimiento cientfico se encuentra libre de subjetividad, su consecucin no aspira a fin alguno. Es el conocimiento por el conocimiento. En los ltimo aos este concepto ha sido discutido debido al nacimiento de la denominada ciencia aplicada, que consiste en el conjunto de conocimientos racionales, metdicos, sistemticos, verificables y falibles adquiridos con la finalidad de ser usados industrialmente. Tomando en cuenta todo lo expuesto, las relaciones y diferencias entre la ciencia, la tecnologa y la tcnica se nos muestran claras. La ciencia es el conocimiento puro adquirido metdicamente, que no persigue ningn fin en s mismo. La tecnologa es el conjunto de conocimientos aplicables a un fin til, sin importar la naturaleza del conocimiento (cientfico o no). La tcnica apunta hacia la aplicacin o materializacin del conocimiento utilizable. Para acentuar an ms la diferencia entre tcnica y ciencia, podemos aseverar que la ciencia produce teoremas (enunciado de conocimientos evidentes sobre algo y que exige demostracin), mientras que la tcnica produce tecnemas (conocimiento de alguna cosa por haberla construido y que en s misma es la demostracin). Vale agregar que la relacin existente entre ciencia, tecnologa y tcnica ha conducido a pensar que la existencia de una determinada tecnologa tiene como presupuesto el conocimiento cientfico. No obstante, esta situacin no es cierta, pues aunque la mayora de las veces suceda de tal forma no implica que siempre sea as. Un ejemplo histrico importante lo hallamos en el caso de la mquina de vapor perfeccionada de James Watt, la cual, si bien

era aplicacin de ciencia, tambin, segn los autores, dio origen a la termodinmica, inviertindose la concepcin unilineal y consecutiva: ciencia-tecnologa-tcnica. Inclusive, existen casos en los cuales la tecnologa no comprende conocimientos cientficos, sino fundamentalmente conocimientos tcnicos (recurdese que la tecnologa comprende tambin conocimientos sistemticos y experimentales destinados a un fin v.gr. cmo preparar una torta). 2.- NOCION ESENCIAL DE PATENTE Y KNOW HOW Siendo la tecnologa el elemento fundamental de la sociedad empresarial, es lgico que los ordenamientos jurdicos de los diferentes Estados busquen formas para garantizar la proteccin de la misma, a fin de que los titulares de derechos sobre tal bien puedan asegurarse una explotacin exclusiva de la tecnologa. Adems, mediante la proteccin de la tecnologa se busca alentar el espritu creador de los seres humanos, todo esto con una teleologa social, pues, al final, los verdaderos ganadores son los seres humanos en su totalidad al ver aumentado su patrimonio intelectual comn. Las figuras o sistemas jurdicos que intentan garantizar el uso exclusivo de la tecnologa son esencialmente dos: el sistema de patente y el sistema de secreto empresarial o know how. Seguidamente se pondr en evidencia cul es la esencia de ambos sistemas o figuras jurdicas. 2.1.- Sistema de patente El sistema de patente tiene como meta garantizar al padre o madre de una invencin un monopolio exclusivo de explotacin sobre su invencin, durante un tiempo determinado por la ley. Puesto en otras palabras, ninguna otra persona debe ejercer actos de explotacin sobre la invencin patentada, durante un lapso legal especificado, a no ser que cuente con la autorizacin del inventor. Este es un criterio unnime de la doctrina. Ahora bien, la dificultad se encuentra en establecer lo que se debe entender por invencin, circunstancia que, por otra parte, constituye uno de nuestros puntos de anlisis.

La doctrina es prcticamente infrtil sobre este tema. Sin embargo, Hermenegildo Baylos, con su particular estilo y perspicacia, explica: Podramos definirla como la idea que tiene una persona sobre cmo combinar y disponer una materia o energas determinadas para que, mediante la utilizacin de fuerzas naturales, se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solucin de un problema tcnico... La invencin no se apoya, por consiguiente, en nada material ni fsico. As las cosas, la invencin es fundamentalmente una idea que, necesariamente, implica y conduce a un conocimiento, ya que para obtener la solucin a un problema tcnico se deben poseer, previamente, conocimientos utilizables para la consecucin del fin, siendo la invencin el conocimiento a emplear para solucin del problema o el logro del fin. En otras palabras, la invencin, al ser conocida, adquiere el grado de conocimiento til, ya sea para su inventor o para los terceros. La invencin, pues, tiene una estructura profunda de ms conocimiento. Todo lo antes dicho compele a afirmar y admitir que la patente protege tecnologa; mejor todava, conocimiento til para la consecucin de un fin, consistente en la satisfaccin de una o varias necesidades.

Pero no toda tecnologa es patentable. Para que ello suceda es menester que cumpla con ciertos requisitos de carcter universal, que pasamos a mentar someramente: 1) novedad, en el sentido de que la invencin (lase tecnologa) no debe haber sido divulgada o conocida antes de la solicitud de patentamiento, salvo ciertas excepciones contempladas en la ley; 2) aplicacin industrial, esto es, que la invencin debe ser aplicable, ms no necesariamente aplicada, en el sector industrial; 3) la invencin debe superar el estado de la tcnica o no ser un conocimiento obvio para cualquier persona versada en la materia. Sin embargo, que siendo la tcnica la materializacin de un conocimiento aplicable para obtencin de un fin, lo que en realidad se supera no es la tcnica sino el cmulo de conocimientos utilizados o utilizables para resolver un determinado problemas. Dicho de otra forma, se supera la tecnologa comn (grado comn de conocimiento para una persona versada en la materia) empleada para resolver un problema, obtenindose con la invencin mejores resultados. Pero la superacin del estado de la tcnica no es requisito sine qua non, pues es plausible que la necesidad existente no haya sido satisfecha antes y, como consecuencia, no haber existido una tecnologa empleada o empleable. 2.2.- Know How o Secreto Empresarial El concepto de know how o secreto empresarial ha evolucionado con el transcurso del tiempo y se ha ido adaptando de acuerdo al sistema econmico imperante. En este sentido, segn Massaguer, en principio, cuando lo ms importante era la produccin se consider que el know how tan slo estaba referido al secreto sobre conocimientos aplicables en la industria la que proporcionan una ventaja un competitiva a determinado en la productor (secreto industrial). No obstante, en virtud de que la distribucin y administracin empresarial son elemento fundamental competencia econmica, hoy da, la denominacin know how abarca tanto los secretos industriales como los comerciales (distribucin y administracin de la empresa). De esta forma tambin lo entiende la moderna doctrina espaola, v.gr., Fernndez Snchez, quien est de acuerdo con la opinin de Massaguer. Ya sobre la esencia del know how, se asegura que consiste en un secreto sobre un conjunto de conocimientos de carcter industrial (de productos o

procedimientos), comercial o para la prestacin de un servicio, que proporcionan una ventaja competitiva a quien los posee, y que se esfuerza por no divulgarlos. De lo dicho, se desprenden los siguientes elementos constitutivos: 1) secreto sobre conocimientos tiles, es decir, recae sobre conocimientos que permiten la satisfaccin de necesidades; 2) ventaja competitiva para el poseedor del secreto: lo que significa que es fuente de ganancias para el titular de los derechos sobre el secreto; 3) carcter industrial o comercial del secreto: se hace referencia, entonces, al concepto amplio de empresa; 4) esfuerzo para la no divulgacin: pues el titular de los derechos ejecuta acciones tendentes a impedir que terceros conozcan el secreto empresarial, de donde se deduce que si el poseedor del secreto que le otorga ventajas competitivas no toma las medidas de ocultamiento correspondientes no podr hablarse de secreto empresarial, ni el ordenamiento jurdico otorgar proteccin al poseedor del secreto. Ahora, centrndonos en el primer elemento del secreto empresarial (conocimiento til), que el know how sea un secreto significa que existe una reserva mental sobre un conocimiento til; y que recaiga sobre un conocimiento til es igual a decir que recae sobre tecnologa. Pero esa tecnologa no slo comprende conocimiento cientfico, en muchas ocasiones est referida a conocimientos tiles obtenidos en virtud de la experiencia empresarial, como , por ejemplo, los conocimientos que se poseen sobre cules son los distribuidores de la mejor materia prima o sobre las cualidades que debe reunir el personal para obtener mayor rendimiento. 3.- FORMAS DE TRANSFERIR LA TECNOLOGIA La transmisin de conocimientos de una persona a otra no est limitada por cnones preestablecidos. Al contrario, sus formas o medios de transmisin son tan amplios como la mente humana sea capaz de imaginarlos y materializarlos. Lo que s es cierto es que existen determinadas formas tpicas de realizar tal explicaremos, conocimiento. transferencia. En este apartado, sealaremos y esas formas tpicas de transferir el brevemente,

3.1.- Acceso a los medios de informacin: este medio comprende todas las maneras de difusin pblica del conocimiento, v.gr., revistas, televisin, libros etc. Desde esta perspectiva, las bibliotecas, los centros de enseanza (escuelas, liceos, etc.) y la Internet constituyen la fuente ms importante, hoy por hoy, para transferir el conocimiento. 3.2-- El movimiento de personas: Consiste en el trnsito de personas desde un pas hacia otro pas, generalmente desde uno menos desarrollado hacia otro ms desarrollado, con la finalidad de que regrese con un cmulo de conocimientos que no se poseen en su pas de origen, para luego aplicarlos en fines tiles. Esta forma de transferencia tiene como riesgo el que se produzca la transferencia inversa, es decir, el que las personas con talento que van a otro pas pueden quedarse en ese pas sin nimo de volver, debido a mltiples causas que no son el objeto de estudio de estas breves lneas. 3.3.- Compra de maquinarias y equipos: este acto no siempre implica transferencia de tecnologa, ya que esta se produce slo cuando los equipos o maquinarias adquiridas van acompaadas de documentacin sobre la produccin de las mismas as como sobre su utilizacin, o cuando la compra de mquinas y equipo va acompaada de otros contratos u obligaciones accesorias referidas al uso, v.gr., contratos de asistencia tcnica. De lo contrario, es decir, de no existir documentacin sobre la produccin o utilizacin de lo adquirido u obligaciones accesorias sobre el uso o produccin, no se puede hablar de transferencia de tecnologa, ya que no se transferira ningn conocimiento til. 3.4.- Inversin extranjera: la inversin extranjera tiene dos fines estrictamente econmicos: producir a menor costo lo que en otros pases le costara ms y la ampliacin del mercado, pero para poder conseguir tales fines es necesario que las industrias inversoras capaciten a los nacionales que se encargarn de conseguir los fines sealados. La transferencia en estos casos es clara. 3.5.- Transferencia contractual de tecnologa: denominacin se incluyen todos los contratos cuyo dentro de esta objeto es la

transferencia de conocimientos tiles. A ttulo de ejemplo, puede hacerse

referencia a la provisin de asistencia tcnica, a los contratos llave en mano, a los contratos de franquicia, a los contratos de licencia o cesin de patentes y know how, etc., constituyendo las dos ltimas formas el objeto de nuestro estudio. 4.- LICENCIA Y CESIN DE CONTRACTUAL DE PATENTES Y KNOW HOW COMO FORMAS DE TRANSFERIR LA TECNOLOGA Llegados a este ltimo apartado, felizmente estas breves lneas consideramos que para terminar analizar, someramente, la

debemos

consistencia o esencia de la licencia y de la cesin, para luego verificar por qu se afirma que la licencia o cesin de patente y know how son formas de transferir la tecnologa. 4.1.- Licencia En un sentido amplio y vulgar, podemos afirmar que una licencia es una autorizacin dada a una persona para que realice determinados actos, lo que implica una dependencia de una persona frente a otra persona. En trminos jurdicos contractuales, la licencia denota un negocio jurdico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestacin o no. En materia contractual, el titular del derecho sigue siendo titular, no pierde tal cualidad por el slo hecho de permitir que otra persona ejerza su derecho. En virtud de las consideraciones anteriores, el contrato de licencia de patente es un negocio jurdico bilateral en el que el titular de una patente concede a un tercero la posibilidad de ejercitar todas o algunas de las facultades que emanan de la misma, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestacin, si sta fue acordada. Mientras que se entiende por licencia know how el negocio jurdico bilateral (contrato) en el cual el titular de un know how o secreto empresarial permite a un tercero explotar tal secreto, durante cierto tiempo y a cambio de una contraprestacin o no. 4.2.- Cesin

Realizar una cesin connota, en forma amplia, ceder o entregar a otra persona algo. Se puede afirmar que, en el campo contractualista, significa entregar a otra persona un derecho u obligacin, el cual pasa a formar parte del patrimonio de la persona a la que se le entreg, perdiendo el entregante la titularidad del derecho u obligacin transferida. Tomando en cuenta lo anterior, se afirma que la cesin contractual de patentes es un negocio jurdico bilateral ( contrato) por medio del cual el titular de una patente cede a otra persona las facultades exclusivas de explotacin sobre una determinada invencin, perdiendo la titularidad de sta, y a cambio de una remuneracin o no. En el mismo sentido, podemos aseverar que la cesin de know how o secreto empresarial es un acto jurdico bilateral (contrato) en virtud del cual el titular del secreto cede a otra persona la titularidad del mismo, a cambio de una remuneracin o no, y normalmente con la obligacin de no usar dicho secreto en la actividad empresarial. Considerando todas las lneas precedentes debemos admitir, en primer lugar, que el objeto de proteccin del sistema de patentes es una idea contentiva de conocimientos que permiten solucionar un problema determinado, o sea, el objeto del sistema de patentes es la proteccin de tecnologa. Ahora bien, cuando se celebra un contrato de licencia o cesin de patente, a pesar de la denominacin de dichos contratos, lo que realmente aspira es la autorizacin o cesin para poder explotar o aplicar un conjunto de conocimientos sistemticos tiles. En el mismo sentido, la licencia y la cesin de patente siempre conllevarn una transferencia de tecnologa, pues, como ya dijimos, se est licenciando o cediendo un conjunto de conocimientos tiles, necesarios para la satisfaccin de una necesidad o la consecucin de un fin. En cuanto al know how o secreto empresarial, se observ que el objeto de proteccin de esta figura es un conjunto de conocimientos que proporcionan una ventaja competitiva a la persona que lo posee. Tambin dijimos que la tecnologa no comprende de manera excluyente conocimientos cientficos, sino que, adems, tambin comprende cualquier conocimiento til

susceptible de ser aplicado y de satisfacer una necesidad. Por tanto, es imperativo admitir que los contratos de licencia o cesin de secreto empresarial constituyen una forma de transferir la tecnologa. Ya para finalizar, se debe tener claro que, segn el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Brasil, todo proceso de transferencia de tecnologa debe ir acompaado de la absorcin de tecnologa por parte de la persona que la recibe, de lo contrario no puede hablarse de verdadera transferencia de tecnologa, pues qu es de un conocimiento til que realmente no es til para la persona que lo posee? Sin duda alguna, no es tecnologa. Nadie puede negar que la vida se le muestra a los seres humanos llena de riquezas y mltiples matices. Ese slo hecho nos demuestra que existen otros campos de lo humano, adems del comercial, en el cual un conocimiento puede ser til. Se impone, entonces, casi como obligacin, admitir que la tecnologa no esta limitada al espacio comercial en el cual se le quiere hacer ver exclusivamente; la tecnologa est contenida dentro del amplio concepto de economa, pues la tecnologa (conocimiento til para la obtencin de un fin) es un medio para la satisfaccin de necesidades. En otro orden de ideas, la transferencia de tecnologa, considerada en sus diferentes formas, es el mejor camino para lograr el crecimiento del capital intelectual de cualquier pas o empresa, pues la circulacin del conocimiento genera nuevo conocimiento en virtud de su proceso de decantacin para su posterior aplicacin. Sin embargo, como tambin se evidenci de estas pocas lneas, el acceso a la informacin es el medio y la forma ms importante para tener acceso a la tecnologa, debido a su bajo costo relativo y a la facilidad con que puede llegar a la sociedad. Especial atencin merece el acceso a la tecnologa que se tiene en los centros de enseanza, debido a que la educacin representa la forma ms segura y productiva de transferir la tecnologa.

En cuanto a los sistema de patentes y secreto empresarial, stos han sido creados con el fin de proteger a las personas que, de cierta manera, hacen tecnologa, pues, como se vio, la invencin y el secreto empresarial son esencialmente conocimientos tiles para el logro de fines u objetivos, a pesar de la diferencia denominativa que reciben, la cual est dada a objeto de identificar los sistemas de proteccin aplicables con motivo de los elementos distintivos y caracterizantes que rene cada uno. Consecuencialmente, las figuras jurdicas de cesin y licencia de patente y secreto empresarial se nos descubren como dos formas contractuales de transferir la tecnologa, ya que el objeto de ambas figuras contractuales es el conocimiento sistemtico y til necesario para la consecucin de fines, es decir, el objeto de tales contratos es la tecnologa. Sin embargo, stas no son las nicas formas contractuales de transferir la tecnologa; recurdese que la cantidad de contratos atpicos siempre es superior a la cantidad de contratos tpicos. En este sentido, cualquier convencin realizada para transferir tecnologa, siempre que no viole el ordenamiento jurdico vigente, ser vlida, no obstante carecer de denominacin y de regulacin expresa, caso en el cual sern aplicables los principios generales de los contratos y los principios generales de la disciplina dentro de la que se enmarque el objeto del contrato. De lo antes dicho, se infiere que es necesario, por lo tanto, conocer con mayor amplitud la esencia y el comportamiento de ambas figuras en nuestros pases ya que histricamente hemos sido pases importadores de tecnologa.

EN EL PER: CONTRATOS INTERNACIONALES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Los efectos jurdicos de la globalizacin, exigen que los profesionales del Derecho adaptemos nuestros conocimientos y reflexionemos sobre la visin de nuestra propia profesin a la luz de este nuevo contexto mundial. En ese sentido, la transferencia internacional de tecnologa es uno de los fenmenos de creciente importancia en los intercambios comerciales y en las transacciones de inversin que ha sido abordado por los abogados mediante novedosas modalidades de contratacin. En el presente artculo intentaremos brindar una primera aproximacin al tema, a travs de la caracterizacin de los contratos ms usuales en lo que a transferencia tecnolgica se refiere, haciendo alusin a su utilidad prctica, as como a la proteccin legal que reciben algunos de ellos en nuestro ordenamiento jurdico. Para ello nos ocuparemos de cuatro en especial: 1. El contrato de licencia. 2. El contrato de know how, 3. El contrato de asistencia tcnica, y 4. El contrato de franchising. Un aspecto comn de todos ellos, es que la delimitacin de sus caractersticas se ha ido realizando por la misma prctica comercial o econmica de los agentes particulares, y no por una regulacin sustantiva que establezca sus caractersticas particulares. Por tanto, si pretendemos realizar una conceptualizacin de cada contrato tecnolgico, la debemos realizar sobre la base de lo que algunos especialistas del Derecho han decidido llamar como la "tipicidad consuetudinaria" o "tipicidad social". As, si bien para el Per y los pases de la Comunidad Andina la Decisin 291 del Acuerdo de Cartagena regula los aspectos mnimos que deben contener los contratos de importacin tecnolgica, no existe regulacin alguna -nacional o comunitaria- que fije las caractersticas sustantivas de cada uno

de los contratos de transferencia tecnolgica. Estos aspectos mnimos son los siguientes:

a. La identificacin de las partes, con expresa consignacin de su nacionalidad y domicilio; b. La identificacin de las modalidades que reviste la transferencia de la tecnologa que se importa; c. El valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnologa; d. La determinacin del plazo de vigencia. Adems de estas precisiones, Farina, seala entre las clusulas ms elementales que deben contener los contratos de transferencia tecnolgica, las que versan sobre los siguientes puntos: a. Determinacin del carcter definitivo o temporal de la transferencia, as como la de la duracin del contrato. b. Determinacin de la modalidad de pago y fijacin de un tipo de cambio. c. Criterios para determinar las regalas -o precio por la transferencia. d. Detalle de los impuestos que afectan a la operacin y a las regalas, y determinacin de quin los asume. e. Limitaciones y condiciones impuestas para el uso de la tecnologa. f. Mercado dentro del cual puede actuar el beneficiario. g. Asistencia tcnica que puede prestar el transferente h. Exigencias en cuanto al modo de emplear la tecnologa y sobre la calidad de los materiales a usar. i. Determinacin de la calidad de los bienes o servicios a producir. j. Garantas y sanciones para el caso de incumplimiento por cualquiera de las partes. k. Causas de extincin del contrato. l. Determinacin de la jurisdiccin judicial o arbitral a la que se someten las partes en caso de controversia.

Luego de hacer estas precisiones generales, abordaremos a continuacin el anlisis de cada uno de los contratos de transferencia de tecnologa antes mencionados.

II. El contrato de licencia El contrato de licencia -tambin conocido simplemente como licencia- es una de las figuras contractuales a las que ms usualmente se recurre para la contratacin internacional de tecnologa. El trmino de "contrato de licencia" o "licencia", es una expresin abreviada de "contrato de licencia para el uso de patentes de invencin, de modelos y similares" En tal sentido, la licencia, segn Breur Moreno es "un contrato por el cual el titular de una patente autoriza a alguien a usar o explotar la invencin, sin transferirle la propiedad", Las legislaciones de propiedad industrial -al igual que la nuestra- entienden por patente "el ttulo por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotacin al titular de una invencin dentro del territorio nacional". Para Anbal Sierralta, la licencia "es el medio por el cual un titular de propiedad industrial, como una patente de invencin, modelo, diseo o marca confiere a otro el derecho de utilizar tal creacin que se formaliza mediante un acuerdo comercial (contrato) entre el titular y beneficiario". Las caractersticas de la licencia son variadas. En principio si bien se concede el derecho a hacer uso de la patente, este permiso no necesariamente se otorga para uso exclusivo del beneficiario. A diferencia de la patente, el carcter de exclusividad para la explotacin que pudiera otorgar una licencia no es un elemento consustancial a ella. Inclusive se puede permitir la explotacin simultnea de una invencin por varios sujetos a travs de distintas licencias sobre el mismo invento. La exclusividad o no de una licencia depender por tanto de los trminos de la negociacin.

Con respecto a la duracin de la licencia, puede pactarse sta por tiempo ilimitado. Sin embargo, dado el carcter temporal de la patente, que en el Per as como en los dems Estados de la Comunidad Andina es de 20 aos, se puede establecer un trmino no mayor al plazo de duracin de sta, ya que vencido l, cualquier sujeto puede aprovecharse lcitamente de la invencin o de los conocimientos que confiere la patente. En todo caso, si a la licencia se le aplica la legislacin nacional, existe un plazo tope para que el licenciatario, explote la invencin ya que transcurrido l, el Estado puede conceder licencias obligatorias a favor de cualquier persona que las solicite. El plazo mximo es de 3 aos luego de la concesin de la patente o de cuatro aos contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor. Paiva Hantke, hace una sntesis de los derechos y obligaciones que usualmente contienen los contratos de licencia10. En tal sentido si bien en el Per as como en los Pases de la Comunidad Andina existe una regulacin del rgimen de las licencias, podemos decir de ella, como lo sealaba Guillermo Cabanellas respecto de una disposicin comunitaria ya derogada, que "no encontramos normas de carcter sustantivo que regulen (en ella) los contratos de licencia". Por lo tanto corresponder al criterio de las partes el establecimiento de los derechos y obligaciones que regulen cada relacin contractual. Sin embargo, debido a la tipicidad consuetudinaria existen algunos derechos y obligaciones que se acostumbran pactar para el logro de los objetivos del contrato. II.1. Derechos y obligaciones de las partes en un contrato de licencia De acuerdo a lo referido por Paiva, son derechos y obligaciones principales de ambas partes: A. Del licenciante:

I. II. III. IV. V.

Derecho a conservar todos los derechos sobre la patente inclusive el uso o la explotacin salvo el pacto en contrario. Derecho a recibir el pago -conocido como regala- en contraprestacin del permiso para el uso de la patente. Obligacin de mantener vigente la patente licenciada. Obligacin de garantizar la posibilidad de realizar la invencin. Obligacin de garantizar el uso tranquilo y pacfico de la invencin respondiendo en caso de eviccin.

B. Del beneficiario de la licencia o licenciatario: I. II. III. IV. Derecho a explotar la licencia en los trminos contractuales estipulados, Derecho a conservar la exclusividad sobre ella si sta le ha sido conferida, Obligacin de pagar la regala por la explotacin de la invencin, Obligacin de explotar la licencia si quiere evitar el riesgo de que el Estado conceda una licencia obligatoria por no explotacin de la invencin.

II.2 Trmino del contrato de licencia Una vez concluido el contrato de licencia, el licenciatario no puede continuar utilizando la invencin. En algunos casos para evitar que el licenciatario pueda patentar la invencin cedida pero con algunas modificaciones de modo tal que la haran novedosa, se establecen en las licencias clusulas restrictivas para las mejoras o el retorno de ellas en forma gratuita al licenciante. Se discute respecto a si la conclusin de la vigencia de la licencia impide que el licenciatario pueda seguir comercializando los productos que an mantiene en stock, o que si en vistas a dicha conclusin, existe un abuso de derecho por parte del licenciatario cuando acelera el proceso de produccin a fin de tener un stock para despus de concluido la licencia. Farina, mantiene una posicin restrictiva respecto a dicha posibilidad,

porque a su juicio se estara realizando un abuso de derecho. Nosotros consideramos que dicho temor resulta hasta cierto punto injustificado toda vez que cualquier riesgo en contra de las partes debe reflejarse en el precio de las regalas o en algunas contractuales al momento de la negociacin. III. El contrato de know-how Know how significa en ingls "saber cmo" y algunos autores sostienen que proviene de la frase "know how to do it". En doctrina discute si dicho saber se remite slo al plano industrial o si alcanza el mbito comercial y el gerenciamiento. Nosotros optamos por entender el know how en un sentido amplio ya que el manejo de las tcnicas no slo se circunscribe al mbito industrial sino tambin a otro tipo de actividades que tienen vinculacin directa con el giro de la empresa, y que repercuten en las utilidades de la misma. Anbal Sierralta, define al contrato de know-how como "un contrato comercial necesariamente escrito y a plazo determinado, por el que se transmite el uso, disfrute y la explotacin de un conocimiento tcnico, comercial, cientfico o industrial, usualmente secreto, y cuyo beneficiario se obliga a no develarlo a terceros y a un pago obligatorio que puede ser fijo o un porcentaje sobre el valor de las ventas del usuario". En contraste con la licencia continua Sierralta diciendo que el know-how, se diferencia "no porque no tenga patente sino por el carcter secreto, formal a trmino y oneroso, en ese estricto orden". La Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- considera al know how como un contrato previo al patentamiento como un "recurso de apuro del que echan mano los inventores que tienen miedo a las patentes". Gmez Segade, define a este contrato como "aquel contrato por medio del cual se transmiten conocimientos tcnicos secretos a cambio de un precio". Otros autores como Stumpf difieren de la apreciacin de los anteriores en el sentido de que no es necesario que el Know how recaiga sobre un conocimiento secreto o no publicitado: "Si una empresa industrial de un pas altamente industrializado transfiere un how-how concerniente a determinado procedimiento fabril hacia un pas en desarrollo, el saber

especializado puede seguir teniendo, en esa relacin, un valor considerable, aun cuando en el mismo pas industrializado ya haya pasado desde hace tiempo a engrosar el patrimonio comn de la industria" . Sostiene dichos autores que en tal sentido, bastara para conocer si un contrato es o no de Know-how, el saber si "ambas partes tienen sin ms, ni ms, acceso" a este conocimiento. "Solo en caso afirmativo no cabr hablar ya de Know-how. Por tanto la nota importante del Know.how no es la no publicidad del conocimiento, sino ms bien la imposibilidad de acceder fcticamente a l. El grado del conocimiento a transmitir vara de acuerdo a lo establecido por las partes. Puede tratarse que el Know-how a transmitir recaiga slo sobre planos o diseos de bastante utilidad para la concrecin de una invencin como sobre capacitacin de personal de la empresa en las instalaciones de la otra, o el envo de personal desde la empresa proveedora de la tecnologa hasta la empresa que lo adquiere. La negociacin especialmente compleja debido al carcter no accesible de los conocimientos por trasmitir; el beneficiario desear conocer qu es lo que se le pretende transferir para valorar si razonablemente estara dispuesto a pagar el precio que fija el vendedor por las regalas. Estos problemas se suelen salvar por medio de cartas de intencin en las que se establecen obligaciones de confidencialidad, o mediante contratos preparatorios bajo las modalidades de compromiso de contratar o contrato de opcin -mediando el pago de una prima por tener acceso al Know-how. En nuestro ordenamiento la Decisin 344 y la Ley de Propiedad Industrial protegen a quien lcitamente tiene control de un secreto industrial de la revelacin, adquisicin o uso del secreto sin su consentimiento. Ambos dispositivos permiten la transmisin de conocimientos secretos y establecen la obligacin para el beneficiario de no divulgarlos por ningn medio salvo pacto en contrario. Se faculta a la vez a las partes para que en los convenios de transferencia de Know-how, se establezcan clusulas de confidencialidad a fin de proteger los secretos all contenidos, precisando dichas clusulas los aspectos que se consideren confidenciales. As mismo, el Decreto Legislativo N 26122 -Ley de Represin de la Competencia Desleal- considera como desleal: "La divulgacin o explotacin, sin

autorizacin de su titular, de los conocimientos, informaciones, ideas, procedimientos tcnicos o de cualquier otra ndole, de propiedad de ste, y a los que un tercero haya tenido acceso legtimamente, pero con deber de reserva, o ilegtimamente, como resultado de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artculo 15 (En el inciso siguiente as como en el artculo 16 se hacen referencia al espionaje industrial y a la induccin a la infraccin contractual). III.1. Derechos y obligaciones del concedente y del beneficiario del Contrato de know-how En general los derechos y obligaciones que se estipulan en este tipo de contratos son los mismos que para la licencia, en lo que se refiere al suministro tecnolgico y al pago de las regalas. Debe tenerse en cuenta que por lo general toda licencia va aparejada de un contrato de know-how para la perfecta insercin de la tecnologa en el proceso productivo de la empresa receptora. No obstante lo dicho, debemos aadir algunas particularidades de este tipo de contrato por la naturaleza misma de la operacin: A. Para el concedente, se le impone la obligacin de suministrar

toda la informacin necesaria para la concrecin del Know-how en la actividad empresarial del beneficiario, sin necesidad de intervenir en su aplicacin ni garantiza su resultado. B. Para el beneficiario se le impone la obligacin fundamental de mantener en reserva los conocimientos adquiridos, salvo pacto en contrario. C. En algunos casos el concedente puede obligarse a brindar capacitacin tcnica en su sede al personal del beneficiario, o enviar personal de capacitacin desde su empresa a la empresa del adquirente . En dichos casos, el contrato de Know-how linda con lo que conocemos como Contrato de Asistencia Tcnica. IV. El contrato de asistencia tcnica Se trata de un contrato por el cual el poseedor de un manejo o experiencia

tecnolgica se compromete a suministrar a otra empresa, datos, informes y manejo operativo que no necesariamente son secretos, "pero cuyo conocimiento exigira a la segunda empresa un esfuerzo o inversin considerable, por el cual resulta econmicamente ms rentable adquirirlo a cambio de un precio. Si tomamos en consideracin la posicin de una parte de la doctrina, en el sentido de que el know-how no versa sobre conocimientos secretos, sino sobre conocimientos de poco acceso, la diferencia entre know how y asistencia tcnica se vuelve casi inexistente. Si embargo, con la Asistencia tcnica se brinda una obligacin de hacer y de resultado, en tanto que no es lo usual que en el know-how se garantice la aplicacin del conocimiento o mucho menos, el resultado. Farina seala que por medio de la asistencia tcnica la empresa asistente se compromete a "cooperar mediante personal especializado asesorando a la otra parte en todo el proceso industrial de modo permanente o bien en visitas peridicas, a formar personal capacitado, efectuar experimentaciones y ensayos, etctera". V. El contrato de franchising El contrato de franchising es un acuerdo en virtud del cual una parte llamada franchisor o franquiciante, autoriza a otra(s) llamada(s) franchisee(s) o franquiciado(s) a vender o distribuir productos o prestar servicios en forma exclusiva dentro de un territorio determinado con el respaldo de la marca del franquiciante, transmitindosele a la vez todo una metodologa de mercadotecnia, ingeniera, organizacin, inversin y manejo del negocio a cambio de un porcentaje en las ganancias obtenidas por concepto de ventas. El contrato de franchising rene en s muchas caractersticas de varios contratos, lo que hace pensar que no nos encontramos ante una figura contractual que puede pretender cierta autonoma, sino ms bien ante un "haz de contratos" o una mixtura de algunos de ellos. La nota caracterstica del franchising es que el franquiciante se haya comprometido con el xito del franquiciado, toda vez que a travs de su marca est comprometida su reputacin comercial. En tal sentido, el

franquiciante pretende que el franquiciado brinde una atencin a los usuarios, consumidores y pblico en general como si se tratase de un establecimiento del franquiciante, a pesar de la independencia jurdica entre las partes. El franchising como concesin exclusiva sobre un territorio determinado de un manejo, marca y venta de productos que se asocian al concedente, puede generar problemas para la libre competencia. As el Decreto Legislativo N 701 en el Per, rgimen del Sistema de Libre Competencia, considera como una prctica restrictiva de ella el reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, as como la limitacin o el control concertado de la produccin, la distribucin, el desarrollo tcnico o las inversiones, ms an si se trata de un producto de fuerte inelasticidad en la demanda y de baja sustituibilidad. Alberto Bercovitz, en referencia a las infracciones al sistema de libre competencia en la Unin Europea, seala respecto a las franquicias "...que los sistemas de franquicia caen bajo la prohibicin, si incluyen clusulas de reparto de mercado entre franquiciador y franquiciado o entre los franquiciados entre s, y tambin si se imponen precios de reventa, pero no constituyen restricciones prohibidas las clusulas tendientes a evitar que la tecnologa y la asistencia del franquiciador aprovechen a la competencia o a preservar la imagen y reputacin de la cadena de franquicia identificada por el signo distintivo del franquiciador", (el subrayado es nuestro). El tema parece ser bastante controvertido y en tal sentido una aproximacin para saber si se da o no una infraccin a la libre competencia va a depender de las circunstancias concretas de cada caso. Como criterios evaluativos para cada situacin podramos tener en consideracin los que el mismo Bercovitz seala y que son a saber: a. La determinacin del mercado relevante, b. La dominacin o restriccin de la competencia en parte sustancial del mercado, que incluye la falta de competencia por otras empresas derivada de la naturaleza del mismo producto con relacin a otros que le podran servir de sustitutos. c. Los criterios para entender una dominacin o restriccin de la competencia.

d. La valoracin conjunta de todos los factores que intervienen en la situacin objeto de estudio. En consideracin de la opinin prevaleciente de la doctrina sobre la naturaleza del franchising como una mixtura de varios contratos mercantiles, debemos referir que los aspectos del franchising vinculados a marcas, know how, asistencia tcnica deben ser tratados a la luz de las distintas disposiciones de la Decisin 344 y de la Ley de Propiedad Industrial, en tanto que hoy en el Per no existe una regulacin del contrato de franchising que unifique todos estos aspectos. Con respecto a los derechos y obligaciones de las partes, aparte de los que obviamente se desprenden de la definicin contractual -vender productos, asistir tcnicamente, y pagar regalas entre otros- es frecuente que el franquiciante proporcione al franquiciado informacin sobre los clientes, proveedores, etctera. Asimismo el franquiciado se debe colocar bajo los controles impuestos por el franquiciante. VI. A modo de conclusin Este mbito del derecho resulta un poco definido debido a lo novedoso y cambiante de los intercambios econmicos en los presentes tiempos. En la prctica los contratos de transferencia tecnolgica no responden a una estructuracin predeterminada, adecundose para cada caso a las necesidades de los importadores o exportadores de tecnologa en concreto. As puede resultar difcil diferenciar entre un contrato de know-how y uno de asistencia tcnica si a ambos los vemos desde la "tipicidad formal" que sin mucha dificultad permite distinguir entre un arrendamiento y una compraventa. Doctrinariamente no existe an consenso sobre muchos de los elementos que para algunos pueden ser elementales de un tipo de contrato y para otros no. Las caractersticas estn siendo definidas por la prctica, o por los esfuerzos internacionales de algunos organismos o entes supranacionales interesados en fijar pautas comunes que permitan reducir los costos de transaccin.

Sin embargo, en concreto los contratos deben ser determinados tomando en cuenta el propsito que persiguen las partes con el intercambio tecnolgico, para luego tomar como modelo alguno de los contratos ms usuales, y de all adaptar las clusulas a las exigencias de las partes. Un aspecto importante que no debemos olvidar es que a falta de regulacin supranacional, nos hallamos sometidos al Derecho Internacional Privado, y que en tal sentido resulta de vital importancia prever en los contratos la forma de solucin de controversias y la legislacin aplicable al caso. Uno de los mecanismos ms expeditivos y eficientes, para la solucin de controversias en materia comercial o de propiedad intelectual es el arbitraje. Al respecto la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual entre otros organismos nacionales o internacionales, ofrecen sus servicios de arbitraje en virtud del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. As por ejemplo existe el Centro de Arbitraje de la OMPI, al cual pueden recurrir las partes en caso de disputas sobre transferencia tecnolgica y propiedad intelectual, siempre y cuando dicho sometimiento se halla pactado en el compromiso arbitral. Respecto a la legislacin aplicable, se debe tener en cuenta que optar por una legislacin de un sistema jurdico distinto al nuestro, podra acarrear consecuencias imprevistas para alguna de las partes, toda vez que los mtodos de interpretacin, el papel de la costumbre comercial, o el recurso a los precedentes puede diferir sustancialmente de un sistema jurdico a otro. Un contrato examinado desde la perspectiva del common law, en el cual el papel de los precedentes judiciales es vital, puede ser visto de modo distinto, a que si fuese apreciado desde la perspectiva del sistema continental, en el prima en mayor grado el papel de la ley. A medida que el proceso de globalizacin se acenta, las regulaciones supranacionales van adquiriendo cada vez mayor importancia. Si bien por el momento debemos recurrir a la doctrina para delimitar, o intentar delimitar conceptualmente los diversos contratos de transferencia tecnolgica, la tendencia de los hechos nos hace pensar que progresivamente se van a ir puliendo sus caracteres, conforme sus usos se generalicen y se hallen

arraigados en la prctica comercial, y los Estados a travs de la coordinacin de sus polticas regulen supletoriamente estas modalidades de contratacin.

Licencia de Know How Podemos definir como Know How al conocimiento o conjunto de

conocimientos que no son pblicos que posee una determinada institucin productiva o de servicios y que le ofrece ventajas sobre sus competidores en el mercado. El trmino know how ampliamente es usado para describir los

conocimientos prcticos adquiridos a travs de la experiencia e incluye la informacin industrial, los datos, la informacin confidencial, los secretos comerciales. El know how es considerado una informacin til y nombrado en muchas ocasiones como: know-who y know-how. Esta expresin se dice que incluye las frmulas, las tcnicas, los negocios y los planes de marketing para uso interno y otras propiedades intelectuales no protegidas por otras modalidades de Propiedad Industrial que en esencia constituyen la operacin del negocio. En virtud de los contratos de Licencia acuerda transferir el know how con el objetivo de posibilitar la fabricacin y control de la calidad de los productos amparados por el Contrato. El know how se transfiere en forma de Documentacin Tcnica escrita y debidamente actualizada que se adjunta al Contrato. Adems en el mismo se establece que en caso de terminacin o cancelacin del Contrato por cualquier razn, toda la Documentacin Tcnica transferida ser devuelta al titular de la misma. Resulta interesante una reflexin en este aspecto pues se menciona en la literatura que el know how puede ser ampliamente protegido y por un tiempo indefinido, sin embargo si es descubierto o revelado independientemente o de forma malintencionada por alguna persona, el propietario de la misma se considera ha perdido su "fortuna", pues aun cuando pueda arremeter contra quien uso indebidamente o ilcitamente la informacin ya sta se encuentra en el dominio pblico y no puede regresar

al status que se encontraba anteriormente. Esta caracterstica condiciona que la decisin de proteger Propiedad Intelectual como know-how sobre otras figuras legales existentes deber ser cuidadosamente valorada. En virtud de este Contrato se otorga una licencia exclusiva y no transferible sin derecho a ser sublicenciada para utilizar el Know-how en la fabricacin y venta del producto dentro del territorio otorgado. En el cuerpo del Contrato se establecen definiciones entre las que aparece lo que se entiende por Know How a los efectos del Contrato. Se establecen limitaciones expresas al licenciatario en cuanto a la explotacin, cesin, uso o fabricacin del producto. Por otra parte el licenciatario no podr practicar una poltica activa de comercializacin del producto fuera del territorio y, en particular, no podr hacer publicidad expresamente destinada a pases fuera del territorio, ni establecer sucursal o almacn en ellos.