Gestion de la Propriété Intellectuelle : Les pièges à éviter

Sébastien Clark
Agent de brevets
Ogilvy Renault - Montréal 22 septembre 2010

Objectifs de la présentation

• Comprendre ce qu’une bonne gestion de la PI peut vous apporter • Éviter de commettre des erreurs qui pourraient compromettre vos droits

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modèle. configuration. (littéraire musicale artistique ou théâtrale) Dessins possédant un attrait esthétique (forme. (f fi ti dèl ornement) Information secrète Marques de commerce Droits d’auteur Dessins industriels Secrets commerciaux 3 .Catégories de PI g Brevets Inventions (Fonctionnement. marques Réfèrent à la source d’un bien ou d un d’un service Formes d’expression (littéraire. pièces) (F ti t iè ) Noms. musicale. logos.

musicales. produire et publier l’oeuvre. S’étend à la vie de l’auteur et 50 ans suivant son décès • Protection accordée Perpétuelle. L’enregistrement dure 15 ans. avec une présomption en faveur de l’employeur Le propriétaire a le droit exclusif de reproduire. numéros et dessins • • • Les droits découlent de l’usage de la marque. slogans. Le droit d’auteur est automatiquement conféré à son auteur. motifs. renouvelable de la date du dépôt Cette protection se limite au pays où le brevet est déposé • S’appliquent aux formes. procédé. fabrication ou composition de • matières. ans renouvelable • • 4 .Exigences pour la protection de la PI Secrets industriels Brevets Dessins industriels Marques de commerce Droits d’auteur • S’appliquent à • l’information secrète possédant une valeur Les droits légaux découlent du caractère secret Conditions juridiques • • Toute réalisation. machine. • L’enregistrement accorde une protection supplémentaire S’appliquent aux œuvres littéraires. mots. non renouvelable. sigles. non renouvelable Cette protection se limite au pays où le dessin est enregistré • Le propriétaire à le droit • d’empêcher un tiers d’utiliser une marque semblable qui p q pourrait confondre les • consommateurs Perpétuelle. dramatiques. musicales et aux logiciels. à condition • que l’information reste secrète • Un droit exclusif d’exploiter le dessin industriel pendant 10 ans de la date d’enregistrement. qui sont nouveaux et utiles Les droits légaux découlent de l’obtention du brevet Le droit exclusif d’exploiter le brevet pendant 20 ans. phrases. ainsi que tout perfectionnement de l'un d'eux. si la marque est bien employée. et éléments décoratifs Les droits légaux découlent de l’enregistrement du dessin • S’applique aux lettres.

Recherches dans les bases de données sur les brevets d é l b t • Ne ré-inventez pas la roue! Faites effectuer une recherche en état de la technique avant d’i t d’investir d ti dans une coûteuse dé ût démarche d R&D h de • La bases des données sur les brevets sont les bases de données techniques les plus complètes dans le monde.com) ) • Vous pouvez copier les brevets expirés! 5 .gov et www. vous serez surpris de découvrir ce qui s’y cache ( 2 liens utiles: www.espacenet.uspto.

2 de la Loi sur les brevets) 6 . gérer votre information confidentielle vous permettra de vous protéger et de vous garder les portes ouvertes • Une fuite d’informations confidentielles peut rendre le dépôt d’une demande de brevet invalide p (voir article 28.Information confidentielle • Une fois les démarches de R&D entamées.

Chi E Chine. Canada. plusieurs pays n’en appliquent pas – Europe. I d Inde •  Ne pas divulguer l’invention avant d’avoir déposer une demande de brevet 7 . Cependant.Divulgation g • Certains pays appliquent des délais de grâce relativement à la divulgation par l’inventeur (notamment les États-Unis le Canada l’Australie le Japon) États Unis. l Australie.

Toutefois si un parti viole l’entente de nonl entente non divulgation.Ententes de non-divulgation • Ces ententes peuvent préserver la nouveauté si les divulgations sont faites avant le dépôt de la demande de brevet Toutefois. cette entente ne peut remédier à la divulgation La poursuite pour violation de l’entente de nondivulgation constitue le seul recours possible • •  La protection visant la nouveauté n’a de portée que dans la mesure où les partis respectent l’entente 8 .

incluant les droits dans l’invention.Propriété des Droits • L’inventeur est présumé être le p p premier p p propriétaire d’une invention • La relation Employeur . à l’employeur.Employé  La Loi sur les brevets ne prévoit pas de cession automatique du brevet à l’employeur  La meilleure protection – Convention écrite où l’employé l employé • Cède tous les droits de propriété intellectuelle. découlant de tout travail accompli durant l’emploi l emploi • S’engage à signer tous les documents qui donnent effet à cette cession des droits à l’employeur. incluant son assistance en cas de litige 9 .

les éléments . suivants ont été considérés par les tribunaux:  Si l’employé a été embauché pour travailler sur cette invention  Si l’employé a été embauché pour inventer  Si l’employé avait déjà inventé avant d’être embauché p y j  Si le comportement de l’employé suggérait que l’employeur était propriétaire des droits  Si l’invention résulte d’ l’i ti é lt d’une problème que l’ blè l’employé l é devait résoudre  Si l’employeur avait consulté d’autres membres du personnel dans le but de réaliser cette invention 10 .Propriété des Droits • En l’absence d’une telle convention.

Propriété des Droits • Éléments considérés par les tribunaux: p (suite)  Si l’employé a utilisé de l’information hautement confidentielle appartenant à l’employeur l employeur  Si une condition de l’emploi était que les inventions développés ne pouvaient pas être utilisées pour le compte de l’employé • La jurisprudence favorise les employés 11 .

assurez vous d’avoir une entente signée précisant : g p  Les obligations concernant la confidentialité  Qui est le propriétaire des innovations  Qui réclame les crédits d’impôts R&D 12 .Propriété des Droits • Si vous sous-traitez la R&D en tout ou en partie.

copropriété permet à chaque copropriétaire d’«exploiter le brevet» sans avoir d’obligation à l’égard des autres copropriétaires Le droit d’octroyer sous licence ses droits de PI p y peut varier d’un territoire à l’autre : • • États-Unis – les copropriétaires peuvent librement octroyer sous licence leurs droits de PI Canada – les copropriétaires ne peuvent octroyer sous licence leurs droits de PI sans le consentement des autres copropriétaires • 13 .Copropriété p p • Généralement. Généralement à moins d’entente contraire la d entente contraire.

L obtention d un L’obtention d’un brevet • Les inventions résultant de la R&D. comme les marques de commerce. sont le produit intangible de l’activité inventive et créatrice de l’esprit humain L’entreprise est responsable d’enregistrer sa p p propriété intellectuelle ( (Brevets. la règle de base est celle de la liberté de co cu e ce. dessins industriels et marques de commerce) Dans le cas des brevets et dessins industriels. e do c du droit de cop e a be é concurrence. le design d’articles. sans propriété intellectuelle. et donc do copie 14 • • .

d’une durée limitée (20 ans) 15 .• Résumé du principe des brevets : mécanisme pour encourager la divulgation de l’information confidentielle concernant une innovation technologique. en octroyant en échange un droit exclusif d’utilisation de fabrication et de vente d utilisation.

vendre l’invention NE CONSTITUE PAS un droit de faire. d’utiliser ou de ) q . brevets.Les brevets • • Qu’est-ce qu’un droit exclusif? Un droit d’empêcher (c’est-à-dire un droit de p poursuivre) les autres de fabriquer. exemple. d’utiliser ou de vendre l’invention librement (sans égard par exemple aux autres brevets aux égard. autres lois) • 16 .

Brevet • Les brevets comprennent :  Une description technique détaillée (appuyée de figures)  Des revendications qui indiquent la portée du droit exclusif demandé 17 .

p .  on pourra obtenir compensation si le compétiteur nous a causé des torts 18 . la fabrication ou la vente de contrefaçon  on pourra négocier une li é i licence pour obtenir d bt i des redevances concernant de telles activités  on pourra vendre les droits dans la technologie.Pourquoi vouloir un brevet ? • Si on dépose une demande et obtient un brevet.  on pourra exiger de compétiteurs de cesser l’utilisation.

et génère du respect tant chez les clients et les fournisseurs que chez les compétiteurs • Les brevets.Pourquoi vouloir un brevet ? • L’identification « En instance de brevet » (ou « Patent Pending ») démontre le sérieux. constituent un actif intangible pouvant être monnayé  Pour obtenir du financement  Pour obtenir un meilleur prix lors de la vente de l’entreprise 19 . comme les marques déposées.

Pourquoi vouloir un brevet ? • Si on dépose une demande de brevet.  la plupart des compétiteurs éviteront de faire de la contrefaçon pour éviter le risque financier rattaché à une poursuite et/ou éviter la mauvaise publicité  Procure un avantage sur un compétiteur pour obtenir un contrat de sous-traitance  Permet d’approcher de grandes entreprises qui autrement refuseraient de vous rencontrer 20 .

Prise de décision • On évalue la valeur potentielle d’une demande de p brevet en considération de tous ces facteurs  Recettes additionnelles reliées au potentiel d’exclusivité  Valeur du droit exclusif  Valeur en tant qu’actif pour l’entreprise qu actif l entreprise  Outil de financement  Avantage au niveau de l’image de l’entreprise g g p  Inconvénient relié à la publication  Coûts  Durée de vie du produit 21 .

vous découvrirez peut-être un brevet d’un compétiteur qui dé i t êt b t d’ étit i pourrait vous empêcher de rentabiliser un investissement • Particulièrement utile lorsque vous êtes sur le point d’investir dans la commercialisation d’un nouveau ’ ’ produit et vous comptez rentabiliser cet investissement p sur plusieurs années 22 .Pour réduire les risques de poursuite en contrefaçon d brevets t f de b t • Vous pouvez faire effectuer une recherche en liberté de fabrication parmi la documentation de brevets.

Conclusion : Recherches en brevet • Une recherche en état de la technique peut vous q p permettre de préparer le terrain et valider le bien-fondé d’une démarche de R&D • U recherche en b Une h h brevetabilité peut vous donner une t bilité t d indication sur la portée disponible pour un éventuel brevet • Une recherche en liberté de fabrication peut vous permettre d’évaluer les risques reliés à la commercialisation d’un nouveau produit d un 23 .

Conclusion : Gestion de la confidentialité fid ti lité • Gérer la confidentialité de la démarche de R&D vous permettra  De protéger votre investissement en R&D  De vous réserver la possibilité d’obtenir un brevet  De maintenir un secret industriel  De divulguer vos informations confidentielles uniquement lorsque cela vous avantage 24 .

Conclusion : Breveter ou ne pas breveter ? b t • La décision doit  être prise tôt dans le processus. avant toute divulgation publique  êt éclairée. préférablement basée sur des résultats être é l i é éfé bl tb é d é lt t d’une recherche en brevetabilité  être alignée sur la stratégie et la vision commerciale de l’entreprise • Vo s gagnere à impliq er un agent de bre ets Vous gagnerez impliquer n brevets tôt dans le processus 25 .

com © 2010 Ogilvy Renault S. Clark Agent de brevets (514) 847-4259 sclark@ogilvyrenault. s.Merci! Pour plus d’informations : Sébastien Clark..C.l.r.L. – tous droits réservés La reproduction en tout ou en partie et le partage sont interdits sans l’accord du titulaire 26 .R.E.N.

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