Marcas Descritivas e o Fenmeno do Secondary Meaning
Mrcia Elizabete Martins e Fbio Ferraz de Arruda Leme Advogados da equipe de Propriedade I ntelectual do Escritrio Fraga, Bekierman e Pacheco Neto Advogados, em So Paulo/SP. I Marcas Descritivas: A Lei n 9279/96, (Lei da Propriedade I ndustrial), impe como condio essencial para o registro de marcas o requisito distintividade. Desta forma, uma expresso somente cumprir funo marcaria se estiver apta, efetivamente, a identificar e proteger um determinado produto ou servio (1). O legislador, contudo, ao invs de elencar, ainda que de forma exemplificativa, aquilo que poderia ser objeto de registro como marca, preferiu o caminho inverso, determinando, em seu volumoso artigo 124, o que no ser passvel de proteo. Assim, traz a referida norma jurdica vinte e trs incisos com uma srie de sinais, signos, expresses, siglas, figuras e fatos especficos que no podero, salvo algumas excees, serem chancelados como marca pelo I NPI I nstituto Nacional da Propriedade I ndustrial. Para fins de aplicao neste estudo, interessa-nos, particularmente, o inciso VI do respectivo diploma legal que determina no ser registrvel como marca: Sinal de carter genrico, necessrio, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relao com o produto ou servio a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma caracterstica do produto, quanto a natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e poca de produo ou de prestao de servio, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Visa o dispositivo impedir o registro de sinais e/ou expresses que, a rigor, so despojados de qualquer carter ou poder distintivo para determinado segmento de mercado. Trata-se daqueles elementos que constituem os prprios nomes dos produtos ou servios a que se prestam distinguir/proteger ou que possuem alguma relao com estes, nem que seja para indicar uma de suas caractersticas. So as chamadas marcas descritivas, que somente podero ser objeto de registro se acompanhadas do que a lei chama de suficiente forma distintiva. Apesar do conceito aberto e subjetivo da expresso, entendemos como suficiente forma distintiva a utilizao desses signos descritivos em conjunto com outras expresses, fantasiosas ou no, logotipo e/ou carter estilizado, que lhe atribuam um aspecto peculiar passvel de reconhecimento na mente do consumidor. Exemplificando para tornar mais fcil a compreenso, no poderiam ser registrados como marcas sinais como; CELULAR para distinguir aparelhos telefnicos, MARCATEMPO para relgios, REFRI GERANTE para a respectiva bebida, TOMATE para molhos, COMPUTADOR para aparelhos eletrnicos, LAVAROUPA para eletrodomsticos, FEI RA DE AUTOMVEI S para correspondente finalidade, APLI CE para servios de seguro ou, ainda, elementos meramente caractersticos como TUDO DE BOM, LI ND SSI MO, DE LUXO, GOSTOSO, SUPREMO, BRASI LEI RO e SABOROSO, salvo, evidentemente, se dotados da j aludida suficiente forma distintiva. Outrossim, notem que palavras como REI , MATE, CAF e SABOROSO separadamente, Escute msi ca Pesquisar a rigor, no serviriam para identificar a respectivas bebidas (caf e ch), mas, quando utilizadas no conjunto, somadas a forma visual diferenciada, passam a conter funo marcaria. Essa, certamente, foi a linha de pensamento traada pelo examinador do I NPI ao deferir/conceder os registros N. 825230586, marca , na classe atual 35 (comrcio de erva-mate, chimarro...) e N. 815659156, marca , na antiga classe nacional de mercado 30/10 (caf). II Marcas Evocativas e Arbitrrias: Antes de passar a abordagem do secondary meaning, fenmeno que, via de regra, se relaciona com os sinais tidos como descritivos e que , basicamente, o foco do presente trabalho, cumpre fazer uma breve ressalva para esclarecer que as marcas tratadas pela doutrina como evocativas ou sugestivas, assim como, as arbitrrias, no se encaixam dentre o rol trazido pelo artigo 124, VI da Lei da Propriedade I ndustrial, sendo a princpio passveis de registro junto ao I NPI . Marcas sugestivas ou evocativas so aquelas que no designam o produto de forma direta, como ocorre com as marcas descritivas, mas apenas do uma idia de sua finalidade (campo de atuao). Como exemplo, temos as marcas; CHI CABON, FRUTI LLY, e SUPER BONDER. Notem que, muito embora essas marcas tragam sinais que, de certa forma, evoquem ou sugiram o produto ou servio em si ou alguma de suas eventuais caractersticas, o fazem apenas indiretamente, trazendo consigo outros caracteres que acabam por lhe conceder forma inovadora ou distintiva. No entanto, ditas marcas, ainda que registradas, sero sempre tidas como fracas e, como tal, tendem a conviver no mercado com outras similares que fazem uso do mesmo radical EVOCATI VO/SUGESTI VO. Exemplo: as marcas CHOCO KRI SPI ES e CHOCO BOLL foram registradas pelo I NPI para titulares distintos e se dirigem a mesmssima finalidade comercial, qual seja: cereais a base do produto que evocam (chocolate). J as marcas arbitrrias so aquelas que, muito embora dotadas de expresses que possuam um significado semntico no idioma ptrio ou estrangeiro, no guardam qualquer relao com o fim visado, ou seja, com os produtos ou servios a serem distinguidos. Em vista disso, essas marcas so tidas como fantasiosas e, assim, plenamente aceitas pelo I NPI . So exemplos de marcas arbitrrias: APPLE (computadores), CONDOR (relgios); BATOM (chocolate) e HERI NG (artigos do vesturio), CHOCOLATE (celulares) e CHI LLI BENS (culos). III Secondary Meaning: Como mencionado, marcas dotadas de sinais meramente descritivos so inaptas para registro perante o I NPI , nos termos do artigo 124, VI da Lei da Propriedade I ndustrial. Entretanto, existem algumas expresses que embora descritivas, adquirem ou adquiriram distintividade ou funo marcaria, seja pelo uso corrente para a respectiva finalidade comercial por um determinado perodo, ou pelos altos investimentos em divulgao e publicidade nelas realizadas. A esse fenmeno a doutrina internacional denominou secondary meaning. A origem do secondary meaning controversa. Alguns, como o tratadista Jos Carlos Tinoco Soares, atribuem sua procedncia Esccia, h mais de um sculo, onde em uma ao proposta por William Wotherspoon o juiz teria se utilizado da respectiva linguagem (secondary meaning) para coibir o ru Jonh Currie de fazer uso da expresso GLENFI ELD, que, originariamente, tratava do nome da cidade escocesa, local onde a marca fora criada. Todavia, ponderou o juiz o que fora posteriormente confirmado por uma corte recursal (House of Lords) que, apesar da palavra GLENFI ELD possuir um significado geogrfico primrio, tinha ela adquirido um significado ou sentido secundrio (secondary meaning) relacionado a uma ento renomada fabricante de amido (starch). Desta feita, no poderia o ru Jonh Currie, da empresa Currie & CO, fazer uso de idntica denominao (GLENFI ELD) como marca para identificar o mesmo produto colocado no mercado por Wotherspoon (amido), ainda que este (Currie) tivesse filial instada na cidade de GLENFI ELD (2). J outros doutrinadores, como o consagrado Carlos Henrique de Carvalho Froes, membro fundador da Associao Brasileira da Propriedade I ndustrial, creditam a procedncia do fenmeno ao direito norte americano com a Lei Lanham. Desta forma, cita o Dr. Froes, em artigo recente escrito para obra especfica intitulada Marca: Aquisio de Distintividade e Degenerescncia (3), os ensinamentos do professor estadunidense Thomas McCarthy que afirma; marcas que so meramente descritivas de um produto, no so inerentemente distintivas. Quando usadas para descrever um produto, elas no inerentemente identificam um fonte particular, e assim no podem ser protegidas. Entretanto, marcas descritivas podem adquirir distintividade, que as permitir serem protegidas sob a proteo da Lei Lanham (Lei Lanham). Essa distintividade adquirida geralmente chamada de significado secundrio (secondary meaning). (4) (traduo livre). Sem nos prender a essa divergncia sobre a origem do secondary meaning, que na realidade pouca relevncia prtica tem, at porque ambas as teorias acabam por levar, mutatis mutandis, a mesma concluso, cumpre ressaltar algumas de suas caractersticas trazidas pela doutrina nacional para, em seguida, tratar de sua aplicao no Brasil e do eventual embasamento legal para tal. De acordo com Denis Borges Barbosa secondary meaning o fenmeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contnuo e enftico por parte de um certo produtor ou prestador de servios (5). Como se v, a eficcia distintiva est na perspectiva psicolgica do consumidor que passa a atribuir para determinada palavra um outro significado ou sentido que no aquele pelo qual essa tenha sido originariamente consagrada. A esse respeito bem se manifestou o advogado Antonio Ferro Ricci, em palestra proferida no Seminrio Nacional da ABPI Associao Brasileira da Propriedade I ndustrial de 2006, ao ponderar que; secondary meaning um fenmeno lingstico e psicolgico que ocorre na mente do consumidor que gera a suficiente e necessria distintividade, tornando o sinal capaz de distinguir bens e servios de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, atendendo ao requisito exigido pelo Artigo 15 do TRI PS e pelo artigo 122 da Lei da Propriedade I ndustrial. (6) (Grifamos). Portanto, resta claro que a aplicao do princpio tende a afastar a imposio da norma proibitiva trazida pelo artigo 124, VI que, como vimos, trata dentre outros dos sinais meramente descritivos. O secondary meaning possui reconhecimento em diversas legislaes e jurisprudncias aliengenas, todas amparadas, principalmente, no artigo 6, quinquies, C.1 da CUP Conveno da Unio de Paris, que prev: C. 1 Para determinar se a marca suscetvel de proteo devero ser levadas em considerao todas as circunstncias de fato, particularmente a durao do uso da marca. No Brasil no h na Lei da Propriedade I ndustrial qualquer dispositivo especfico tratando do tema, razo pela qual o I NPI , dentre outros fatores, reluta, indevidamente, em reconhec-lo em suas decises administrativas, ainda que o Brasil tambm seja signatrio do referido tratado internacional (CUP), assim como do Acordo TRI Ps que tambm d respaldo ao princpio. Contraditria essa posio atual do I NPI , j que no passado o extinto Conselho de Recursos do Departamento Nacional da Propriedade I ndustrial concedeu as marcas GEMADO para vinhos e a prpria VOLKSWAGEM que, a rigor, significa carro do povo, exatamente com base no artigo 6, quinquies, C.1 da CUP Conveno da Unio de Paris reconhecendo, portanto, a presena do Secondary Meaning nos casos. Todavia, felizmente, nosso judicirio segue uma linha oposta a do I NPI , tendo albergado, ainda que indiretamente, o Seconday Meaning, em diversos casos emblemticos para conceder proteo especial a marcas corriqueiras de nosso cotidiano, como se observa a seguir. A primeira deciso que merece nossa ateno refere-se marca POLVI LHO ANTI SSPTI CO. Dita marca havia sido, em meados de 1985, indeferida pelo rgo administrativo por designar o prprio nome do produto. Entretanto, bem confirmou o TRF/RJ, sentena que havia sido prolatada em primeira instncia, anulando declarao negativa por parte do rgo federal, para conceder o registro da marca POLVI LHO ANTI SSPTI CO, que j vinha sendo utilizada no mercado h mais de 50 anos. (7) Em deciso anloga ainda mais antiga (1981), o mesmo TRF/RJ levou em considerao o tempo de uso na marca no mercado para reverter deciso de indeferimento e validar o registro da marca ULTRAGAZ (8). J o Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, muito embora no tenha, expressamente, baseado sua deciso no Artigo 6, quinquies, C-1 da Conveno de Paris, acabou por aplicar os princpios dele decorrentes e o prprio secondary meaning para afastar a concorrncia parasitria de uma empresa que vinha fazendo uso indevido do sinal ALPARGATAS, que em sua essncia (origem) substantivo, indica espcie de sapato ou calado, mas, que tornou-se altamente conhecido e prestigiado para indicar procedncia de renomada empresa do respectivo ramo comercial (calados). Desta forma, insta citar trecho desta impecvel deciso, a qual teve como relator o ento Desembargar Cezar Peluso, atualmente Ministro e Presidente do Superior Tribunal de Justia STF: De modo que, se a sentena reconheceu ter a autora granjeado, em mais de 70 anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama cuja intensidade respondeu pelo fenmeno semntico de o fabricante e o produto terem assumido e absorvido a notao ideolgica da prpria espcie sob a marca Alpargatas, o que compem sua denominao, no ver o claro perigo de confuso advindo do uso de igual nome, por parte da R, dedicada a objeto social idntico, negar aquele fato vistoso e transparente (9). Em deciso mais recente (28/06/1996), a Terceira Turma do Tribunal Regional da 2. Regio reverteu deciso do I NPI que havia anulado a marca GASTHAUS para distinguir restaurantes, em razo de sua eventual relao com o respectivo servio, j que GASTHAUS, no idioma alemo, significa hospedaria. mister ressaltar que, diferentemente das decises supra, esse acrdo reconheceu, expressamente, a incidncia do artigo 6, quinquies, C-1 da Conveno da Unio de Paris (10). A marca TI CKET, por sua vez, atualmente sob a titularidade da empresa ACCOR (FR), no apenas teve reconhecida, ainda que indiretamente, seu sentido ou significado secundrio (secondary meaning), como fora considerada de alto renome em deciso proferida pela Quinta Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. Pedimos licena para fugir um pouco ao tema, apenas para esclarecer que Marcas de Alto Renome so aquelas que no ficam restritas a um determinado campo de atuao, alcanando proteo que ultrapassa a barreira da especialidade e, assim, sendo de uso exclusivo de seu titular, independentemente do(s) segmento(s) de mercado(s) por ele focado. Continuando e como forma a melhor evidenciar a situao envolvendo a marca TI CKET, descreve-se um trecho do aludido julgado: As autoras implantaram a marca ticket no territrio nacional, o que se afigura indiscutvel nos autos, tanto que seu registro est cristalizado desde 1977. Com as atividades que desenvolveram, em vrios campos, tornaram-se popular, passando a ser, por essa mesma razo, comumente utilizada, at mesmo em substituio ao vernculo bilhete. H que considerar, que, quando do primeiro registro, ao qual se seguiram outros cinco, a marca ticket no era de uso comum, mas assim se tornou, porque as autoras, com sua criatividade empresarial, a vulgarizaram. Por conseguinte, essa marca, consagrada, de ser reconhecida como de alto renome, merecendo, portanto, proteo especial (art. 125, da lei 9279/96).. E mais adiante: A amplitude da expresso ticket, no mais permite sua compartimentao setorial em bens e servios, idntico ocorrendo com expresses como Parmalat, Coca Cola ou Benetton. (11). Por fim, vale apontar algumas marcas que, muito embora no tenham sido objeto de decises administrativas ou judiciais discutindo seus eventuais potenciais distintivos, foram registradas pelo I NPI passando suas respectivas expresses ou elementos nominativos descritivos a conter, inevitavelmente, um sentido ou significado secundrio (secondary meaning). o caso das marcas NATI ONAL, CONTI NENTAL, DEL CI A e VI GOR. Essa ltima pondera-se, fora reconhecida pelo I NPI como de Alto Renome, tal qual ocorrera com a marca TI CKET na esfera judicial. Como se v no h razo para o I nstituto Nacional da Propriedade I ndustrial I NPI seguir negando-se a aplicar o secondary meaning em decises especficas, at porque j o vem fazendo ainda que desapercebidamente. Expe-se, ainda, com fundamento na doutrina de Tinoco Soares inspirada nas lies de John M. Scagnelli, as condies que so perquiridas pelas Cortes de Justia I nternacionais para aquisio do secondary meaning e que, assim, poderiam ser observadas pelos examinadores locais (I NPI ) no momento de avaliar casos envolvendo a aplicao do respectivo princpio e, por via de conseqncia, do artigo 6, quinquies, C-1, da CUP. So elas; os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questo; o perodo de tempo em que a marca foi colocada no mercado; a quantidade de mercadorias vendidas e/ou de servios prestados; o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e; notadamente, o reconhecimento dessa evidncia. (12). IV - Concluso: Podemos dizer que marcas so sinais ou signos visualmente perceptveis aptos a identificar produtos ou servios. Por essa razo, sinais incapazes de distinguir ou proteger um produto ou servio, como o caso dos elementos descritivos (artigo 124, VI da LPI ), no detm, via de regra, condio ou funo marcaria. Todavia, existem sinais ou palavras que, embora originariamente descritivos, passam, seja pelo decurso do tempo ou pelo imediato reconhecimento na mente do pblico consumidor, a possuir um novo sentido ou conceito, identificando determinado produto ou servio de certa procedncia. A essa mutao ou desvulgarizao de sinais tidos como fracos, a doutrina aliengena chamou de secondary meaning. No Brasil o instituto ainda engatinha, apesar de ter sido aplicado, direta ou indiretamente, em algumas decises judiciais ou mesmo pelo I NPI em casos onde sua adoo acabou passando de forma desapercebida, como o caso do registro das marcas VOLKSWAGGEN e VI GOR. Diante disso, no h razo para a referida autarquia seguir se negando a aplicar a teoria do secondary meaning em suas decises administrativas, sobretudo em virtude da expressa previso trazida no artigo 6 quinquies da Conveno da Unio de Paris da qual, repita-se, o Brasil signatrio. Bibliografia Podemos dizer que marcas so sinais ou signos visualmente perceptveis aptos a identificar produtos ou servios. Por essa razo, sinais incapazes de distinguir ou proteger um produto ou servio, como o caso dos elementos descritivos (artigo 124, VI da LPI ), no detm, via de regra, condio ou funo marcaria. BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrcia; PRADO, Eliane Ribeiro do. Generificao e Marcas Registradas, p. 09. Fonte: www.denisbarbosa.addr.com. BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual: Aplicao do Acordo TRIPS. Rio de Janeiro: Lmen Jris; 2003. CORREI A, Jos Antonio B. L. Faria. Marcas Fracas ma non troppo. I n Anais do XI I Seminrio Nacional da Propriedade I ntelectual da ABPI 1993. GAMA CERQUEI RA. Tratado da Propriedade Industrial. So Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. v.2. I PANEMA MOREI RA, Danneman Siemsen Bigler &. Comentrios a Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. 1. Ed., Rio de Janeiro. Renovar; 2001. FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, p. 87, Srie GVlaw, Saraiva; 2007. NI ES, Helen W. Secondary Meaning: An Historical Note, in The Trademark Reporter, v. 64, N. 4, 1974. McCARTHY, Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition. St. Paul: West Group, 2000. v2. RI CCI , Antonio Ferro. I n Seminrio Anual da ABPI Associao Brasileira da Propriedade I ndustrial Ano 2006. TI NOCO SOARES, Jos Carlos. Concorrncia desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto- Imagem. So Paulo, Editora do Autor; 2004. Notas 1. Apenas esclarece-se que antes do advento da Lei da Propriedade I ndustrial de 1996, j havia a necessidade do sinal ser dotado de distintividade, mas, a lei anterior (N. 5772/71), o chamado Cdigo da Propriedade I ndustrial, trazia, de forma exemplificativa, os sinais passveis de registro. A redao do artigo 64 era a seguinte: So registrveis como marca os nomes, palavras, denominaes, monogramas, emblemas, smbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que no apresentem anterioridades ou colidncias com registros j existentes e que no estejam compreendidos nas proibies legais. 2. The Lords found that even though the name GLENFI ELD had a primary geographic meaning, it had acquired through use a secondary meaning to the starch buyers of England. I t had become the trade denomination for the products of a particular manufacturer J. & W. WOTHERSPOON. (Helen W. Nies, Secondary Meaning: An Historical Note, in The Trademark Reporter, v. 64, n. 4, 1974, pp. 247-251e TI NOCO SOARES, Jos Carlos. Concorrncia desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-I magem, p. 71/72, So Paulo, Editora do Autor; 2004.). 3. FROES, Carlos Henrique de Carvalho. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, p. 87, Srie GVlaw, Saraiva; 2007. 4. Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe of a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the Lanham Act. This acquire distinctiveness is generally called secondary meaning. (McCARTHY, Thomas. McCarthy on trademarks and unfair competition, p. 15-5, St. Paul: West Group, 2000. v.2). 5. BARBOSA, Denis Borges; PORTO, Patrcia; PRADO, Eliane Ribeiro do. Generificao e Marcas Registradas, p. 09. Fonte: www.denisbarbosa.addr.com. 6. RI CCI , Antonio Ferro. I n palestra realizada no Seminrio Anual da ABPI Associao Brasileira da Propriedade I ndustrial Ano 2006. 7. A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antissptico desde o incio do sculo, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Sade Pblica (fls. 26). Alm disso, tambm vem sendo usada em Portugal, onde est devidamente registrada (fls. 12/11). As declaraes de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacutico, demonstram a veracidade das afirmaes da autora nesse respeito. Como se isso no bastasse, difcil que haja algum no Brasil, com mais de cinqenta anos de idade, que no se lembre que desde de sua infncia o Polvilho Antissptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. (Apelao Cvel 102.635, Rel. Min. Pedro Acioli da Quinta Turma do TFR/RJ, publicada no Dirio Oficial de 17/10/1985). 8. Acrdo do TRF/RJ, publicado no Dirio Oficial de 17/12/1981. 9. Apelao Cvel 82.301-1, Rel. Des. Cezar Peluso, Segunda Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia do estado de So Paulo, publicada no Dirio Oficial de 10/02/1987. 10. Apelao Cvel 69.349, Rel. Juiz Federal Convocado Rogrio de Vieira de Carvalho, Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 2. Regio, publicada no Dirio Oficial de 03/02/1996. 11. Apelao Cvel com Reviso N. 105.949.4-00, Rel. Designado Marcus Andrade, Quinta Cmara de Direito Privado do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, publicada no Dirio Oficial de 11/12/2000. 12. TI NOCO SOARES, Jos Carlos. Concorrncia desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-I magem, p. 75, So Paulo, Editora do Autor; 2004.
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