BioWave Vol. 7 No.

12 2005 1
ISSN 1598-8767 http://bric.postech.ac.kr/webzine/

Biotech Business Case – Patent & CK Coolidge, Inc.

조병성
㈜메디톡스 전략/사업개발

To whom correspondence should be addressed. E-mail bscho@medy-tox.co.kr

목 차

1. Introduction
2. Background
3. Varacil
4. 특허소송
5. 신규 분석과 특허 변호사 미팅
6. 최종분석
7. 결론
8. 참고문헌
9. Appendix

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1. Introduction

고급 수준의 바이오텍 분야에서 특허를 통한 사업은 필수적이다. 아직까지 우

리나라는 바이오텍 분야의 특허로 인한 대규모 사업의 성공과 실패 사례는 그리
많지 않다. 그러나 이런 상황은 미래에 반드시 중요한 요소로 작용할 것이다.
이번 글에서는 10년 전에 미국에서 발생하였던 제약분야의 특허 소송 및 사례
를 언급하고자 한다. 이를 통해 특허, 라이센싱, 특허가치평가, 그리고 협상 전략
에 대해 어느 정도 파악하기를 바란다.

2. Background

A. Case
1993년 9월 중순, Christine Schilling은 Ralph Purecell에 의해 고용되어 어떤
특허 소송과 관련된 분석을 진행 중이었다. Purecell은 CK Coolidge, Inc.(CKC)
의 대표였으며, 회사는 3년 전, 그러니까 1990년에, 특허권 소유자인 Tolemite
Corp.와 특허 실시권자(Licensee)인 Barton Research & Development(BARD)사
로부터 특허침해소송을 당한 상태였다. 그리고, 이번 분석과 준비를 통해 최종 해
결을 위한 일련의 준비를 하고 있던 중이었다.

B. CK Coolidge
CKC는 유명한 유기화학자였던 Charles K. Coolidge 박사에 의해 1932년에
위스콘신 주의 밀워키에 설립되었다. 이후 대공황과 2차 세계대전을 경험하고 성
장하였으며, 1970년 경에는 연간 매출액이 약 3백만 달러에 이르렀다. Coolidge
박사는 1980년까지 회사를 운영하였으며, 모든 특허와 제품을 Arrow Industries
사에 매각하였다. 1993년의 CKC는 매출액이 연가 10백만 달러에 이르렀으며,
Arrows사 전체 매출액의 14%를 차지하였다. 약 10%, 즉 1백만 달러의 매출액
은, Varacil이라는 화학물질로부터 발생되었으며 이 Varacil 제조 특허가 특허소
송의 주제였다. CKC의 생산제품은 대부분 제약업계에서 사용되는 정밀화학 제품
이었다.

C. Tolemite
1993년 매출액이 약 3억 달러인 화학/제약 대기업으로서, 1984년에 Varacil의
새로운 저비용 합성법에 대한 특허를 취득하였다. 원래는 1979년에 다른 프로젝
트의 진행과정 중에 발견되었는데, Tolemite사는 Varacil의 사용자는 제조자가
아니어서 특허를 라이센싱하기로 결정하였다. 이에 당시 미국에서 주요 Varacil
제조회사였던 BARD가 특허 라이센싱을 하게 되었다.

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D. Barton Research & Development(BARD)

원래 작은 리서치 회사로 시작되었는데, 1984년에는 모든 연구를 그만두고 오
직 Varacil의 생산에만 전념하였다. Varacil 산업 분야에서 리더로 자리 잡기 위
해 Tolemite사의 특허라이센싱 제안을 받아들여 모든 공정을 새롭게 변경하였다.
특허 로열티로서 모든 판매금액의 4%를 지불하는 계약을 체결하고, 또한 이를 통
해 sublicensing 권리도 확보하였다.

E. Patent Infringement
1989년, Tolemite사가 특허를 획득한 후 5년이 지나서, CKC의 연구자들은 자
체적으로 새로운 Varacil 합성법을 발견하였다. 당시 연구자들은 그 방법이 특허
화될 수 있다고 느끼지 않았으며 따라서 특허에 대한 조사/검색 과정이 없었고
모든 생산시설을 신규 공정에 맞게 변경하였다. 동시에 CKC는 Tolemite사의 특
허 침해 가능성에 대해서도 전혀 고려하지 않았으며 결과적으로 Tolemite와
BARD사에 대해 소송을 당하고서야 그 사실에 대해 생각하기 시작하였다.

3. Varacil

A. 신규합성법 발견
Varacil은 거의 제약회사들에게만 소량으로 공급되는 정밀화학물질이었다.
Varacil은 따라서 높은 고정비와 적은 변동비, 규모경제성으로 인해 큰 제약회사
들이 직접 제조하지는 않는 그런 품목이었다.

B. 수요 및 가격
1984년 전에는, Varacil의 원료는 동물조직에 함유된 천연 유기화학 물질이었
으며 따라서 원료제조원가가 높았는데, 새로운 합성법이 그 제조비용을 판매가의
15%까지 낮추는 기회를 가져왔다. 1993년 Varacil 시장은 전체 9백만 달러였으
며, 무게로 환산된 수요량 관점에서는 신규 약물의 등장에 따르는 제조원료로서
시장은 향후 10년간 까지도 안정적인 것으로 예상되었다. 반면, 금액 관점의 시장
은 최근 몇 년간 지속적인 가격하락으로 시장이 축소되고 있었다. 따라서 제조업
체들은 시장점유율이 충족되지 않을 경우 가격하락와 함께 고정비용을 최소화하
기 위해 생산량을 늘려 단위 단 수익을 최적으로 가져가고자 하였다. 이런 상황
은 향후 최소 5년까지도 지속될 것으로 보였다. 아래 표는 CKC사가 예측한
1994-2004년까지의 자료이다.(1984-1993은 실제자료)

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<Varacil 시장> 출처: CKC

C. 시장경쟁
1993년에는 7개의 주요 경쟁회사가 있었으며, BARD사는 이 중 6백만 달러의
매출액에 약 66%의 시장점유율을 가지고 있었다. CKC사는 약 1백만 달러의 매
출액에 약 11%의 시장을 가지고 있었다. 나머지 5개 회사는 최대 57만 달러의
매출액을 가지고 도합 23%의 시장을 가지고 있었다. BARD를 제외한 모든 회사
는 거의 동일한 공정을 사용하고 있었으며, 모두 특허침해 중이었다.

4. 특허소송

A. 진행경과
1990년 6월 Tolemite와 BARD는 공동으로 특허침해를 이유로 CKC에 대해
소송을 제기하였다. 소송을 통해 당시 7년 간 남은 공정특허에 대한 보호와 이전
까지의 CKC사의 매출액의 20%에 해당하는 배상금 지급을 요구하였다.
특허소송제기 이후, Purecell은 관련 특허 변호사들과 특허를 검토하고
Tolemite사의 특허에 대해 신규성이 없다는 취소소송을 진행하기로 하였다. 즉,
Tolemite사의 특허는 단지 자연적으로 발생하는 공정의 단순한 복사일 뿐이라는
주장이었는데, 이를 증명할 부담은 물론 피소송자인 CKC사의 것이었다(특허가

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이미 등록되었기 때문이다).

B. 보상금 협상, 그리고 새로운 분석

특허침해와 관련된 대부분의 경우에, 보상 산정방식은 소송자에게 가장 유리
한 방식으로 계산되었다. 그러나, 실제 보상금은 보통 상당히 작은 금액이었으며,
CKC사의 경우에도, 최대 보상금 지급율은 매출액의 약 10%, 즉, 요구된 합의 보
상금의 절반밖에 되지 않을 것으로 예상되었다.
1992년 하반기까지 CKC사는 소송이 자연스럽게 중단될 것으로 예상되었으나,
1993년 1월로 재판이 다가옴에 따라 CKC사의 경영진은 원만한 합의를 위해 매
출액 대비 2.5%의 로열티 지급을 제안하였다. 그러나, 이 제안과 협상이 거절되
어 마침내 1993년 10월 재판 일정이 정해졌다.
1993년 9월, Purecell은 계속 증가하는 변호사 비용에 대해 심각하게 고려하
였는데, 당시에 이미 약 30만 달러에 이르렀고 또한 재판 일정에 따라 소송에서
승리한다 하더라도 변호사 비용 때문에 의미가 없어질 것 같다는 느낌을 가지게
되었다.
이 때문에 Purecell은 즉각적으로 2가지 일을 진행하게 되었는데, 1) 뉴욕에서
의 특허 변호사들과의 만남과 소송 검토, 2) 특허와 관련된 객관적이고 새로운 정
보를 위해 Schilling을 고용하여 분석을 의뢰한 것이다.

5. 신규 분석과 특허 변호사 미팅

A. 정량 분석
Christine Schilling은 정량적인 의사결정 분석 전문가로서, 이번 문제에 대해
“의사결정트리”라는 분석법을 적용하여 2가지 옵션을 제시하였다.

옵션1 추가적으로 15만 달러를 지출하여 소송을 계속 진행한다.

이 경우, 승리할 확률은 X이며, 패할 확률은 1-X이다.
옵션2 과거 및 미래의 매출액에 대해 Y%를 지급한다.
이상에 대해 의사결정트리를 그려보면 아래와 같다.

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<Decision Diagram>

여기서 중요한 사항은, 특허가 무효와 되거나 침해되지 않았다는 가정과 함께,
분석의 단순함을 위해 “All or none” 결과를 가정하였다. 그리고, 아래의 상관 관
계를 수립하여 다양한 소송승리 확률(X)에 대해 어느 정도의 로열티를 지불해야
할지 그래프로 나타내었다.

[Cost of Winning](X) + [Cost of Losing](1-X) = [Cost of Settlement at Y%]

<Break-even Curve 1>

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즉, 소송에서 승리할 확률이 0.6이라고 판단한다면, 7.5% 까지 로열티의 지급

은 적절하다는 것이다.

Schilling의 주요 분석 결론은, 소송에서 이길 확률이 극히 좋지 않다면, 추가

적인 비용을 지출하며 소송을 진행하는 것보다 소송이전합의가 좋은 방향이라는
것이다. 화학공학자인 Purecell은 이 정량적인 분석이 자신의 느낌에 부합하고 더
합리적이라고 판단하여, 뉴욕의 변호사들과 함께 미팅을 진행하여 판단하기로 하
였다.

B. New York 미팅
뉴욕에서의 미팅에서 참가자들은 소송에서 승리할 확률이 높다는 데에는 모두
동의하였다. 그러나, 변호사들이 정확한 승리확률을 제시하라고 요청 받았을 때
모두 섣불리 말을 꺼내지 못하고 있었는데, 이 때 Schilling의 분석이 변호사들에
게 제시되었다. 변호사들은 이 분석에 대해 불편하게 느꼈지만 어쨌든 또 소송진
행에 대해 다른 생각을 하지 않을 수 없었다.

6. 최종분석

밀워키로 돌아 오는 중에, Purecell 일행은 Schilling으로 하여금 2차 소송

(최초 판결 이후, 2심까지 갈 수 있으므로) 등에 대해서도 고려하여 분석할 것을
지시하였다. 즉, Tolemite사에 의해 2차 소송이 진행될 경우의 추가적인 법률 비
용 요소들을 고려한 더 발전된 모델을 만드는 것이었다. 이 분석 결과는 아래와
같으며, 결국 소송이전에 합의를 보는 것이 좋다는 것을 확신시켜 주었다(소송에
서 100% 이긴다고 하여도 7.3% 정도의 로열티를 지급하는 것과 거의 동일한 비
용이 들기 때문이다).

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<Break-even Curve 2>

7. 결론

이번 글에서는 특허와 관련된 실제 소송 사례를 통해 바이오텍 경영자가

알아야 할 일부분을 정리해 보았다.
비록 간단한 사례정리이기는 하나, 금번 사례에서 알 수 있듯이, 특허 및
이와 관련된 소송, 협상에서 반드시 필요한 것은 정량적인 분석을 바탕으로 한
전략 수립이다. 특히 여러 가정을 바탕으로 의사결정트리를 만들어 내고, 이것을
재무적인 관점과 결합하는 것이다. 특히 Appendix를 참조하기를 바란다.
또한 어떤 신기술에 있어서 반드시 선행기술조사가 이루어 져야 하고, 지적 재산
권에 관해 인식하고 있어야 한다.
금번 글을 통해 독자의 의사결정의 폭이 약간이라도 넓어질 것으로 기대한
다.

8. 참고문헌

1. C.K. Cooldge, Inc(A), Harvard Business School Case, #9-894-017, 1996.

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9. Appendix: Christine Schilling’s Analysis

Schilling에 의해 수행된 여러 분석들을 자세히 설명하고자 한다.

1. 가정
A. 예상 진행 과정
i. CKC 소송승리시, Tolemite에 의한 2차소송 확률 90%
ii. Tolemite 소송승리시, CKC의 의한 2차소송 확률 10%
iii. CKC 소송승리시, 2차소송에서 CKC 재승리 확률 75%
iv. Tolemite 소송승리시, 2차소송에서 Tolemite 재승리 확률 75%

B. 미래 변호사 등 법률 비용
i. 1차 소송: $150,000
ii. 2차 소송: CKC 승리시 $75,000, Tolemite 승리시 $150,000

C. 보상금 및 로열티
i. 과거
z Tolemite 소송승리시, 1990-1993년 매출액의 10%가 지급될
것으로 예상Æ총액 $267,300
z Tolemite 소송전합의, CKC사가 추정한 적절한 미래 매출에 대
한 로열티 비율(Y) 적용
ii. 미래
z Tolemite 소송승리시, 매출액의 10% 로열티
z Tolemite 소송전합의, CKC사가 추정한 적절한 미래 매출에 대
한 로열티 비율(Y) 적용

D. 실제 로열티 비용
i. CKC는 향후 7년 간 매년 17,000파운드의 Varacil을 생산할 계획
ii. Price/Pound는 지속적으로 하락할 예상(Varacil 시장 자료에 포함)
iii. 높은 고정비/낮은 변동비 때문에, BARD사는 경쟁 우위 보유Æ 이
는 CKC에 비해 로열티 비율이 낮기 때문인데, 시장 점유율 유지를
위해서 가격을 추가 인하할 것으로 가정Æ아래 분석표 참조(4%
loss)
iv. 이자율(Value of Money): 현재가치 계산을 위한 이자율은 10%로
가정

2. 분석
A. Cost of 10% Royalty + Past Liability: 먼저 위 가정을 바탕으로 최근

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4년 간 및 향후 4년 간의 로열티를 10% 가정하여 계산하고 현재가치

로 환산하면, $694.8
B. Cost of 4% Lost Competitive Advantage: 지금부터 7년 간 매출액의
4% 가정하고 현재가치 환산하면, $170.7
C. 8%의 합의 로열티 가정하면 비용은, $555.3

<Present Value of Royalties & Lost Competitive Advantages ($’000)>

D. Endpoint 1: 이와 함께 각종 의사결정트리의 비용을 추정하면, 예를 들

어, Endpoint 1의 경우, (CKC 1차소송승리, Tolemite 2차소송제기,
CKC 2차소송승리) 총액 $395,700의 비용 발생하며, 아래 트리에 표시
됨.
z Cost of 4% Lost Competitive Advantage = $170.700
z Appeal Cost = 75,000
z Trial Cost = 150,000

E. D에서와 같이 모든 Endpoint에 대한 비용을 계산할 경우, 아래 트리에

서 나온 바와 같이 계산됨.

3. X와 Y의 상관관계 계산
A. 다음 단계로 필요한 것은, Y% 로열티에 대해 어느 정도의 소송승리확
률(X)가 양 쪽의 보상비용을 동일하게 하는 것인지 계산할 필요가 있
음.
B. 즉 예를 들어, 8%의 로열티의 경우, $555,300의 비용이 발생하는데,
이 경우, Break-even probability 분석은 0.85임.
Expected cost of going to court = Cost of settlement

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$506,100X + 846,600(1-X) = $555,300

X = 0.85
즉, 소송에서 승리할 확률이 85%로 예상되는 경우, $555,300이하로 합의
하는 경우는 그 비용이 적절하다(남는 장사)는 것임.

<Decision Tree>

본 글의 저작권은 "생물학연구정보센터 BioWave"에 있습니다.

일부 내용 인용 시 "생물학연구정보센터 BioWave (http://bric.postech.ac.kr/webzine)

Vol. 7 No. 12"으로 정보 출처를 밝혀야 합니다.

전체 내용에 대한 인용 시 생물학연구정보센터의 사전 허락 (mail: biowave@bric.postech.ac.kr

Tel: 054-279-8197~8)을 받으신 후 전재가 가능합니다.

(단. 원 저작자의 경우는 정보출처만 밝히시면 됩니다.)

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