150 • berichten industriële eigendom • mei 2011
Een pleidooi
voor enige
demassificatie in
het octrooirecht
Willem Hoyng*
Inleiding
Anders dan op vele andere gebieden van het recht heeft
de houder van een octrooirecht sinds de invoering van
het moderne octrooirecht rond de aanvang van de
twintigste eeuw in veel gevallen de mogelijkheid om
terzake van hetzelfde inbreukmakende product vele
partijen aan te spreken. “Massificatie” om met de titel
van de bundel te spreken heeft het octrooirecht dus al-
tijd gekend. Anders dan in de Verenigde Staten hebben
wij in Nederland en Europa ervoor gekozen om die
“massificatie” niet zo ver door te voeren dat ook privé
personen kunnen worden aangesproken voor octrooi-
inbreuk (bijvoorbeeld omdat zij gebruik maken van een
geoctrooieerde methode voor het gereedmaken van
voedsel). Niettemin heeft het toenemende belang van
innovatie ook in Europa geleid tot een verdere verster-
king van de positie van de octrooihouder. Hierna zullen
wij bijvoorbeeld zien dat de octrooihouder tegenwoor-
dig ook derden kan aanspreken wegens indirecte in-
breuk. Kortom een verdere “massificatie”.
De vraag die hierna aan de orde komt is of in het licht
van de gewijzigde omstandigheden in de laatste decen-
nia zowel waar het – ter stimulering van de innovatie
– de verdere uitbreiding van de rechten van de octrooi-
houder betreft als het toenemende belang dat gehecht
wordt aan vrije concurrentie niet de noodzaak bestaat
tot een zekere demassificatie van het octrooirecht
m.a.w. of de sterke positie van de octrooihouder dient
te worden ingeperkt met name daar waar die positie de
vrije concurrentie bedreigt.
Het onderwerp en in het algemeen de discussie over de
rechten van de octrooihouder komt niet uit de lucht
vallen. Het Amerikaanse Supreme Court heeft in de e-
Bay uitspraak van 26 mei 2006 bijvoorbeeld beslist dat
een octrooihouder bij octrooiinbreuk niet onder alle
omstandigheden het recht heeft op een verbod. In
Frankrijk en Duitsland heeft de wetgever ten aanzien
van biotechnologische uitvindingen zogenaamde doel-
gebonden bescherming ingevoerd. Kortom er worden
tegenwoordig soms vraagtekens gezet bij de sterke po-
sitie van de octrooihouder en de nadelen daarvan voor
de vrije concurrentie.
* Prof.mr. W.A. Hoyng is hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht
aan de Universiteit van Tilburg en advocaat te Amsterdam.
In het navolgende bespreek ik het waarschuwen van af-
nemers van een concurrent terzake van octrooiinbreuk.
In de zaak Stork-CFS1 heb ik als advocaat voor Stork de
Hoge Raad ervan proberen te overtuigen dat het tijd
werd afscheid te nemen van de leer van het schoenzo-
len-arrest uit 1962.2 Die poging is mislukt en dat bete-
kent dat de hieronder te bespreken waarschuwings-
strategieën van octrooihouders in de praktijk gewoon
worden voortgezet. Daarbij wordt het octrooirecht ge-
bruikt voor een doel waarvoor het naar mijn mening
niet in het leven is geroepen en wordt ernstige afbreuk
gedaan aan het beginsel van de vrije en eerlijke concur-
rentie. Ik blijf van mening dat dit onjuist is en dat het
arrest van de Hoge Raad dan ook niet overtuigt en het
in de toekomst anders moet. Derhalve een aanvullend
pleidooi.
Het waarschuwen van afnemers
In art. 53 van de Rijksoctrooiwet 1995 worden de han-
delingen omschreven die vallen onder het exclusieve
recht van de octrooihouder. Art. 53 lid 1 luidt als volgt:
“Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalin-
gen van de artikelen 54 tot en met 60, het uitsluitend recht:
a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te
vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of
verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins
te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in
te voeren of in voorraad te hebben;
b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te
passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is
door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te
gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen,
te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan
wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voor-
raad te hebben.”
Het zal onmiddellijk duidelijk zijn dat dit exclusieve
recht van de octrooihouder betekent dat in vele geval-
len meerdere partijen aansprakelijk kunnen worden
gehouden terzake van een inbreukmakend product.
Kortom (en dat is al sinds de Rijksoctrooiwet van 1910
het geval) de octrooihouder zou in één procedure vaak
vele tientallen gedaagden kunnen aanspreken.
Men denke aan het veel voorkomende (simpele) geval
dat A een product in strijd met de exclusieve rechten
van de octrooihouder vervaardigt of invoert en dit pro-
duct verkoopt aan een aantal groothandelaren (B) wel-
ke het product op hun beurt leveren aan een nog groter
aantal wederverkopers (C) welke het product vervol-
gens verkopen aan consumenten (D) die het product
gebruiken. Lezing van art. 53 leert dat zowel A, B als C
inbreuk maken en alleen D aan inbreuk ontsnapt om-
dat hij het product niet in of voor zijn bedrijf gebruikt.
1 HR 29 september 2006 IER 2006 no. 94 (m.nt. ChG).
2 HR 6 april 1962, NJ 1965, 116.

Is D een industriële gebruiker dan maakt ook D in-
breuk.3
Het behoeft geen betoog dat de octrooihouder, gecon-
fronteerd met deze verschillende mogelijkheden, zal
nadenken over de beste strategie om zijn octrooi maxi-
maal te benutten. In de praktijk betekent dat lang niet
altijd dat hij ervoor zal kiezen zijn octrooi te handha-
ven tegen alle mogelijke gedaagden.
Het zal bijvoorbeeld duidelijk zijn dat wederverkopers,
voor wie een beweerdelijk inbreukmakend product
veelal een van de vele producten is welke zij verkopen,
in het algemeen niet zitten te wachten op octrooipro-
blemen. Ditzelfde geldt natuurlijk voor industriële ge-
bruikers van inbreukmakende producten. Afhankelijk
van het product waar het om gaat kan octrooiinbreuk
voor hen leiden tot ernstige consequenties. Het niet
meer kunnen gebruiken van een machine kan bijvoor-
beeld een kostbare onderbreking van het productiepro-
ces betekenen.
In een geval waarin de octrooihouder twijfelt aan de
geldigheid van zijn octrooi of twijfelt of het product
van zijn concurrent inbreuk maakt zal deze de neiging
hebben zijn pijlen te richten op deze groep wederver-
kopers en industriële afnemers die zoals gezegd niet
zitten te wachten op octrooiproblemen. Met name in
het (vaak voorkomende) geval dat de octrooihouder
soortgelijke producten aanbiedt zal de wederverkoper
of industriële afnemer al snel geneigd zijn het zekere
voor het onzekere te kiezen en afzien van inkoop van
de beweerdelijk inbreukmakende producten.
Ik heb hierboven over “twijfel” gesproken maar in de
praktijk komt het ook voor dat de octrooihouder zich
ervan bewust is dat hij geen sterke zaak heeft maar
zich er daardoor niet van laat weerhouden om zijn oc-
trooi in de concurrentiestrijd te gebruiken.
De meest effectieve wijze is in dat geval juist niet ge-
bruik te maken van de mogelijkheid om alle gedaagden
waaronder de afnemers in een procedure te dagvaar-
den maar het simpelweg te laten bij het waarschuwen
van bedoelde wederverkopers of afnemers dat zij bij
verkoop of gebruik van producten van de concurrent
octrooiinbreuk plegen en hen te wijzen op de gevolgen.
Een fraai voorbeeld uit de jurisprudentie is de al ge-
noemde zaak Stork – CFS Bakel. CFS had een octrooi
t.a.v. een industriële oven (EP 0 558 151) en een leiden-
de positie in de desbetreffende markt. Stork wilde met
CFS gaan concurreren en begon met het aanbieden van
3 In het arrest van 24 februari 1987, BIE 1990 nr. 7/8, 59 betekende
dit dat het Hof te Den Bosch in navolging van de President van
de rechtbank gevraagd werd een bevel te geven aan de verhuur-
der van het gebouw waarin de rechtbank gevestigd was om in-
breukmakende verwarmingsradiatoren niet verder te gebruiken.
De verhuurder gebruikte immers de verwarming “in of voor zijn
bedrijf”. De President liet zich gesteund door het Hof niet in de
kou zetten. De vordering werd als “voorshands te vergaand”
afgewezen!
mei 2011 • berichten industriële eigendom • 151
een concurrerende oven. Stork meende dat haar oven
geen inbreuk maakte en dat het octrooi bovendien nie-
tig was.
Stork won de nietigheidsprocedure in drie instanties
en het octrooi van CFS werd nietig verklaard op grond
van met name een tot de stand van de techniek beho-
rende folder van CFS zelf die het Europees Octrooi Bu-
reau (EOB) niet had gevonden en CFS (wijselijk) niet
aan het EOB had laten zien.
Nadat het octrooi in eerste aanleg was nietig verklaard
deelde CFS de gewaarschuwde potentiële afnemers
mee dat de rechtbank het octrooi weliswaar nietig had
verklaard maar dat zij appel had ingesteld en vol ver-
trouwen was in appel te zegevieren. Kortom CFS deed
“ware” mededelingen. Er is vrijwel geen octrooizaak
waar van te voren 100% vaststaat wat de uitkomst is.
Men kan derhalve altijd wel vertrouwen in de uitkomst
van een procedure uitspreken!
Geen afnemer wilde het risico nemen een kostbare in-
dustriële oven te kopen waarvan zij wellicht het ge-
bruik zou moeten staken waardoor aanzienlijke schade
kon ontstaan.
Kortom tot en met het cassatieberoep (afgedaan op
grond van art. 81 Rv) bleef het nietige octrooi zeer
waardevol voor CFS. Stork en de afnemers leden aan-
zienlijke schade. Stork had een concurrerende oven
ontwikkeld waarvoor zij gezien de waarschuwingen
van CFS moeilijk afzet voor kon vinden. De afnemers
voelden zich gedwongen de monopolieprijzen van CFS
te betalen.
Hoe staat het nu met de door Stork en afnemers gele-
den schade? Het gaat derhalve om schade die geleden is
omdat de octrooihouder ervoor gekozen heeft (poten-
tiële) afnemers van zijn concurrent te waarschuwen op
basis van een recht dat, naar achteraf blijkt, ten on-
rechte is verleend of waarop, naar achteraf blijkt, geen
inbreuk wordt gemaakt.
Het arrest van de Hoge Raad van 1962
De HR besliste bij arrest van 6 april 1962 NJ 1965, 116
dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van
een desbewustheidsexploit of waarschuwingsbrieven
niet voldoende is dat de in het desbewustheidsexploit
of waarschuwingsbrief vervatte pretentie onjuist is.
De zaak was een klassiek voorbeeld van het per brief
resp. desbewustheidsexploit dreigen van afnemers wel-
ke inderdaad afzagen van de verkoop van de beweerde-
lijk inbreukmakende producten (in casu schoenen) en
reeds gekochte schoenen zelfs aan de concurrent van
de octrooihouder terug stuurden omdat men – zo zei
bijvoorbeeld de Bijenkorf – “het risico niet aandurfde”.
Het hof maakte in deze zaak in zijn arrest een onder-
scheid tussen brieven en desbewustheidsexploiten uit-
gebracht aan de fabrikant van de schoenen en de we-
derverkoper.
152 • berichten industriële eigendom • mei 2011
Met betrekking tot de fabrikant overwoog het Hof:
“dat toch degene die deze voortbrengselen vervaardigt
of deze werkwijzen toepast voorlopig voor eigen risico
moet beoordelen of de in het exploit neergelegde preten-
tie juist is, en daarnaar zijn gedragslijn moet bepalen,
met het gevolg, dat hij, als hij ten onrechte die pretentie
juist heeft geoordeeld, en op grond van dat oordeel zijn
genoemde bedrijfshandelingen staakt, hij het nadeel
dat dit staken oplevert voor zijn rekening moet nemen,
en dat, indien hij ten onrechte oordeelt dat de pretentie
niet juist is, en met die bedrijfshandelingen doorgaat,
hij deswege eventueel tot schadevergoeding kan worden
veroordeeld;”
“dat voor zodanige producent aan wie een waarschu-
wingsexploit is uitgebracht of aan wie een brief van ge-
lijke strekking is geschreven, de mogelijkheid bestaat
om tussen hem en de octrooihouder bindend te doen
vaststellen of zijn handelingen inbreuk maken op het
octrooi van de octrooihouder of niet”.
Met betrekking tot de afnemer overwoog het Hof ech-
ter:
“dat het echter anders staat met exploiten waarin aan
de geïnsinueerde niet dergelijke handelingen worden
verweten, doch daarin ten onrechte wordt geponeerd,
dat voortbrengselen of stoffen, die door de geïnsinueer-
de in of voor zijn bedrijf, in het verkeer worden ge-
bracht, verder verkocht, verhuurd of afgeleverd, of voor
een en ander in voorraad worden gehouden of gebruikt,
in strijd met zijn octrooi zijn vervaardigd of bereid, in-
dien die vervaardiging of bereiding, niet door de geïn-
sinueerde zelf is geschied, doch door een producent, van
wie hij die voortbrengselen onmiddellijk of middellijk
heeft betrokken;”
“dat, toch, wanneer een dergelijke afnemer van voort-
brengselen of stoffen een zodanig waarschuwings-
exploit betekend krijgt, veelal te verwachten zal zijn,
dat hij de daarbij gewraakte stoffen uit zijn bedrijf zal
weren, en deze zal vervangen door andere, ten aanzien
waarvan niet wordt beweerd, dat zij met inbreuk op een
octrooi zijn vervaardigd of bereid;”
“dat toch een onderzoek naar de juistheid van de pre-
tentie van de octrooihouder voor hem veelal tijdrovend
en kostbaar zal zijn, en ook bij een negatieve uitslag
hem geen zekerheid zal bieden dat hem een proces we-
gens octrooi-inbreuk met de daaraan verbonden onaan-
genaamheden en kosten, zal worden bespaard, terwijl
bovendien volstrekte garantie dat zodanig proces door
hem zal worden gewonnen, door zodanig onderzoek wel
zelden zal kunnen worden verkregen;”
”dat zodanige afnemer zich weliswaar wel in verbinding
kan stellen met de producent en deze dan veelal wel be-
reid zal zijn om zich te verbinden om de nadelige gevol-
gen van een eventueel proces voor zijn rekening te ne-
men, en de afnemer in het voeren daarvan bij te staan,
doch ook het aanbod van zodanige garantie en zodanige
bijstand van de zijde van de producent de afnemer er
veelal wel niet toe zal kunnen brengen, de gewraakte
voortbrengselen of stoffen te blijven betrekken van de
producent, daar het veelal veel verkieslijker voor hem
zal zijn, deze door andere te vervangen dan de kans te
aanvaarden om in onaangename beslommeringen van
een proces te worden betrokken;”
“dat mitsdien de kans dat een ten verzoeke van de oc-
trooihouder aan een afnemer uitgebracht waarschu-
wingsexploit tot gevolg zal hebben, dat deze afnemer
zonder verder onderzoek het afnemen van de daarbij
gewraakte voortbrengselen of stoffen zal staken, en dat
de producent van die voortbrengselen of stoffen zijn de-
biet daarvoor geheel of gedeeltelijk zal verliezen, uiter-
mate groot is;”
“dat dit verlies van dat debiet voor de producent slechts
dan door de uit het octrooi voortvloeiende rechten wordt
gerechtvaardigd, indien de door hem geproduceerde
voortbrengselen of stoffen inderdaad inbreuk maken op
dat octrooi, doch deze gerechtvaardigdheid ontbreekt,
indien die inbreuk niet aanwezig blijkt te zijn;”
Het Hof bleek derhalve een zeer goed gevoel te hebben
voor de gevolgen van het waarschuwen van afnemers
en de octrooihouder werd aansprakelijk geacht voor
achteraf onjuist gebleken waarschuwingen.
De Hoge Raad wilde hier echter niets van weten. Het
achtte het uitbrengen van waarschuwingsexploiten al-
leen onrechtmatig indien aan de octrooihouder een
verwijt kan worden gemaakt van het feit dat de preten-
tie achteraf onjuist blijkt. De HR voegde daar echter
aan toe dat het waarschuwen moet ophouden zodra de
rechter in KG voorshands heeft uitgemaakt dat van in-
breuk geen sprake is. Zoals hierboven gezien neemt dat
(anders dan de HR blijkens zijn arrest kennelijk dacht)
geenszins de door het Hof gesignaleerde schadelijke ge-
volgen van het waarschuwen weg.
Niet alleen hebben, wanneer het kort geding plaats-
vindt, de waarschuwingen met de daaraan verbonden
gevolgen al plaats gehad maar ook lijkt niets de octrooi-
houder te verbieden op vragen van de gewaarschuwde
afnemers mee te delen dat het oordeel van de voorzie-
ningenrechter (of de rechtbank in eerste aanleg) geen
definitieve oordelen zijn en dat hij vol vertrouwen is
omtrent de uitkomst in hoger beroep (resp. in cassatie).
Het zal duidelijk zijn dat op grond van dit arrest er niet
veel hoop voor Stork (en afnemers) was om de geleden
schade te verhalen. Dat geldt met name indien aan het
verwijt maken strenge eisen worden gesteld. De vraag
bijvoorbeeld of er sprake is van voldoende inventiviteit
resp. of er sprake is van inbreuk zijn niet vaak vragen
waarop het antwoord 100% duidelijk is. De octrooihou-
der zal betogen (veelal met het rapport van een octrooi-
gemachtigde in de hand) zijn kansen te goeder trouw
helaas verkeerd te hebben ingeschat en concurrent of
afnemers staan dan al gauw met lege handen omdat de
octrooihouder geen verwijt gemaakt kan worden.

Uitbreiding rechten octrooihouder en overige
sinds 1962 gewijzigde omstandigheden
Sinds de bijna 50 jaar die sinds dit arrest zijn verlopen
zijn de rechten van de octrooihouder alleen maar ver-
sterkt en is bovendien de rechtsonzekerheid toegeno-
men. De octrooihouder kan inmiddels ook optreden
tegen zogenaamde indirecte inbreukmakers, nu sinds
1 december 1987 art. 44A (thans art. 73 ROW 1995) in
de Rijksoctrooiwet is opgenomen. De octrooihouder
kan op grond van deze bepaling nu ook optreden tegen
bijvoorbeeld het leveren van een product dat essentieel
is voor een door afnemers uitgevoerde geoctrooieerde
werkwijze. In dat geval maken de (industriële) afne-
mers directe inbreuk, maar de leverancier (die immers
de geoctrooieerde werkwijze niet toepast) niet. Toch
kan tegenwoordig tegen die leverancier op grond van
indirecte octrooiinbreuk worden opgetreden. Dat kan
zelfs indien de gebruikers van de geoctrooieerde werk-
wijze niet bedrijfsmatig handelen en derhalve zelf geen
inbreuk plegen.
De Antipiraterij Verordening [(EG) nr. 1383/3003] heeft
ook de rechten van de octrooihouder versterkt: er kan
nu effectiever worden opgetreden tegen de import en
zelfs tegen de doorvoer van octrooiinbreukmakende
producten.
Een verder versterken van de rechten van de octrooi-
houder is het gevolg van de implementatie van de zgn.
Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48 EG). Daarin
wordt onder meer (in art. 10 lid 1 sub a) voorgeschre-
ven dat de rechter een zogenaamde recall moet kun-
nen gelasten. Die recall is (merkwaardigerwijze) niet
met zoveel woorden vastgelegd in de Rijksoctrooiwet
1995 maar was al voor de Handhavingsrichtlijn door
de Nederlandse rechtspraak aanvaard. Het recall bevel
dateert echter van na het bovengenoemde arrest uit
1962. Het was de befaamde IE advocaat Teartse Scha-
per die als eerste (het nu in de hele EU geaccepteerde)
bevel tot terugname formuleerde (Pres. Rb. Rotterdam
6 maart 1970 te kennen uit Hof Den Haag 5 november
1970 BIE 1971 p. 214). Twintig jaar later werd de recall
gesanctioneerd door de Hoge Raad (HR 22 februari
1990 NJ 1990, 644 DWFV).
In een geval waarin het gevaar bestond dat de inbreuk-
maker zijn afnemers erop zou wijzen dat deze niet aan
de recall behoefden mee te werken (de rechter beveelt
bij een recall de inbreukmaker de afnemers te vragen
de inbreukmakende producten terug te sturen tegen
vergoeding van de schade), sprak de voorzieningen-
rechter te Den Haag op 6 oktober 20064 het navolgende
bevel uit:
“5.4. Machtigt eiseres om de door haar in Nederland na
afloop van vier dagen na de verzending van de onder 5.2 be-
doelde e-mails en aangetekende brieven in de markt aan-
getroffen en ten verkoop aangeboden exemplaren van de
Air Wick Odor Stop op kosten van gedaagden aan te kopen,
4 Procter & Gamble/Reckitt Benckiser rolnr. 272605/KG ZA 06-
1088.
mei 2011 • berichten industriële eigendom • 153
en beveelt gedaagde om binnen vier dagen na ontvangst van
de desbetreffende rekeningen en betreffende producten
door overmaking op de Stichting Beheer Derdengelden van
Howrey no. 24.23.37.236 onder vermelding van dossiernr.
05837.0160.000000 de navolgende bedragen te voldoen: de
bedragen overeenkomende met de bedragen blijkende uit
bedoelde rekeningen voorzover die betrekking hebben op de
aankoop door medewerkers van eiseres (respectievelijk door
eiseres ingeschakelde studenten) van de producten, een en
ander vermeerderd met Euro 5,- per aangekocht product
(zulks ter bestrijding van de kosten van bedoelde aanko-
pen).”
Het recall bevel gericht tegen fabrikant of importeur
van inbreukmakende producten is op die wijze een
uiterst effectieve maatregel geworden om verdere in-
breuken door afnemers van een dergelijke fabrikant of
importeur te voorkomen.
Anders dan ten tijde van het arrest in 1962 beschikt
derhalve de octrooihouder nu over een wapen om een
einde te maken ook aan toekomstige inbreuken door
een afnemer zonder deze in rechte te betrekken. Im-
mers, een verbod tegen de toeleverancier van de afne-
mers en een bevel tot terugname van de zich bij de af-
nemer bevindende inbreukmakende producten heeft
praktisch gesproken dezelfde gevolgen als een verbod
tegen de afnemer zelf. Dit alles betekent dat voor een
effectieve handhaving het waarschuwen van afnemers
niet meer nodig is.
Het moeten kunnen waarschuwen van afnemers is ook
verdedigd met de stelling dat om recht op schadever-
goeding te hebben de inbreukmaker desbewust moest
zijn en men de inbreukmaker mitsdien met behulp van
een zogenaamd desbewustheidsexploit wel desbewust
moest maken. Met andere woorden: waarschuwen was
noodzakelijk om schadevergoeding te kunnen krijgen.
Hoewel het desbewustheidsvereiste inmiddels is afge-
schaft is ook nu nog vereist, om schadevergoeding te
kunnen verkrijgen, dat de inbreukmaker weet of rede-
lijkerwijs behoorde te weten dat hij inbreuk pleegt (art.
70 lid 4 Row 1995). Kortom, een waarschuwingsbrief
teneinde het recht op schadevergoeding veilig te stel-
len zou gerechtvaardigd zijn.
In de praktijk komt het echter vrijwel niet voor dat een
octrooihouder daadwerkelijk schadevergoeding eist
van de afnemers van zijn inbreukmakende concurrent.
Dat is ook niet nodig nu uiteindelijk die concurrent
voor de gehele schade kan worden aangesproken. Wel-
iswaar kan een octrooihouder ook van een inbreuk-
maker afdracht van de genoten winst eisen en zou een
actie ook tegen afnemers dus iets extra kunnen opleve-
ren maar de rechter heeft niet de verplichting om zo’n
afdracht te bevelen indien de omstandigheden van het
geval tot zo’n veroordeling geen aanleiding geven. Bij
afnemers, die veelal een minder groot verwijt gemaakt
kunnen worden dan de bron van de inbreukmakende
producten, zal dat veelal het geval zijn.
154 • berichten industriële eigendom • mei 2011
De door de praktijk bevestigde conclusie moet dan ook
zijn dat het waarschuwen van afnemers niet wordt ge-
daan om een recht op schadevergoeding veilig te stel-
len maar gebruikt wordt als effectief wapen in de con-
currentiestrijd. Het wapen is met name effectief bij de
handhaving van octrooien in gevallen waarin de oc-
trooihouder twijfelt aan de geldigheid van het octrooi
of aan het feit dat inbreuk wordt gemaakt.
Vergeleken met de situatie ten tijde van het arrest van
1962 beschikt, zoals wij hierboven hebben gezien, de
octrooihouder over veel effectievere handhavings-
middelen, die in feite het waarschuwen van afnemers
overbodig maken. Een groot verschil is ook dat in de
zestiger jaren van de vorige eeuw octrooien werden
verleend door de Nederlandse Octrooiraad die stren-
ge eisen aan de inventiviteit stelde waartegenover de
regel stond dat de nietigheid van een octrooi niet te-
rugwerkte. Met de komst van het Europese octrooi is
daar grote verandering in gekomen. De inventiviteits-
drempel is verlaagd en er wordt een veel groter aantal
octrooien verleend. Velen daarvan overleven oppositie
en/of nietigheidsprocedures niet, althans niet ongewij-
zigd. Dit betekent derhalve dat de rechtsonzekerheid
is toegenomen. Dat geldt in nog iets versterkte mate
ten aanzien van Nederlandse octrooien die sinds 1995
zonder inhoudelijke beoordeling worden verleend. Het
is duidelijk dat die grotere rechtsonzekerheid onder de
leer van het arrest uit 1962 ten voordele van de octrooi-
houder en ten nadele van diens concurrent (wiens af-
nemers gewaarschuwd worden) werkt.
Een ander belangrijk verschil tussen 1962 en nu is dat
in 1962 de nietigheid van een octrooi niet terugwerkte.
Dat betekende mitsdien dat waarschuwingen gedaan
gedurende de periode dat het octrooi van kracht was
in principe niet onrechtmatig waren. Sinds 1 decem-
ber 1987 werkt de nietigheid terug hetgeen betekent
dat het octrooi op grond waarvan gewaarschuwd werd
nooit bestaan heeft.
Ten slotte is in Europa en ook in Nederland veel meer
begrip gekomen voor het belang van vrije en eerlijke
concurrentie waarbij de Europese Commissie en de in
1962 nog niet bestaande NMA een belangrijke rol heb-
ben gespeeld.
Het arrest van de Hoge Raad inzake Stork-CFS
Er was dus alle reden voor Stork om zich af te vragen of
de Hoge Raad vast zou houden aan zijn arrest van 1962.
De rechtbank te Den Haag had al aangegeven dat arrest
niet te volgen voor Nederlandse registratie octrooien.
In een vonnis van 25 augustus 1999 (rolnr. 97/3763) in-
zake Boekestein-Koppert besliste de rechtbank dat op
de octrooihouder een risicoaansprakelijkheid rust voor
de gevolgen van de handhaving van zo’n octrooi dat
achteraf ongeldig blijkt te zijn.
Stork kreeg echter de deksel dubbel op de neus. Niet al-
leen hield de Hoge Raad vast aan zijn arrest van 1962 en
bleef hij bij zijn standpunt, dat alleen schadevergoeding
verschuldigd is indien de octrooihouder een verwijt kan
worden gemaakt, maar ook wilde de Hoge Raad niet aan
een regel die de octrooihouder verplicht hem bekende
relevante informatie aan het EOB mee te delen.
Met betrekking tot dit laatste hebben wij hierboven ge-
zien dat in de procedure vaststond dat CFS een eigen
brochure, waarin een oven stond afgebeeld met een be-
paald kenmerk, niet aan het EOB had getoond. CFS had
in de oppositieprocedure precies dat kenmerk aan haar
conclusie toegevoegd waarna de Kamer van Beroep het
octrooi met de zo gewijzigde conclusie in stand had ge-
laten.
Het feit dat de inhoud van die brochure van groot be-
lang was bleek uit het feit dat het octrooi werd nietig
verklaard op grond van het feit dat uit de brochure
bleek dat het aan de conclusie tijdens de oppositie pro-
cedure toegevoegde element al bekend was en het toe-
voegen van dat al bekende element de geoctrooieerde
oven niet inventief maakte.
Stork had betoogd dat ook onder de vigeur van het ar-
rest van 1962 het handhaven van een op deze wijze
(door verzwijging van relevante informatie) verkregen
octrooi onrechtmatig was. Het Hof wees die stelling af
op grond van het feit dat het op zichzelf bekend zijn
van additionele elementen niet noodzakelijkerwijze
behoeft te leiden tot afwijzing van een conclusievoor-
stel en dat geen (Verdrags)regel de aanvrager van een
Europees octrooi verplicht ongevraagd alle mogelijke
hem bekende prior art ter kennis van het EOB te bren-
gen.
Om met het laatste te beginnen. Inderdaad schrijft het
Europees Octrooi Verdrag niet voor dat de aanvrager
verplicht is hem bekende relevante prior art ter kennis
van het EOB te brengen maar dat betekent nog niet dat
zo’n regel in het recht niet kan worden gevonden. Is het
jegens een concurrent in strijd met de zorgvuldigheid
die in het maatschappelijk verkeer betaamt om een ex-
clusief recht te krijgen indien men aan de verleende
autoriteit relevante informatie onthoudt? Natuurlijk
gaat het daarbij niet om – zoals het Hof overweegt –
alle mogelijke hem bekende prior art maar alleen om
relevante prior art waarvan de aanvrager in redelijk-
heid niet kan twijfelen dat deze bij de beoordeling van
de octrooieerbaarheid een rol zal spelen.
In de V.S. is het principe neergelegd in Section 282 van
de Patent Act. Een “material misstatement or omission
with the intent to deceive” de Patent Office betekent
dat het gehele octrooi (en soms ook octrooien van de-
zelfde familie) niet meer kunnen worden gehandhaafd.
Er is sprake van een “material misstatement or omis-
sion“ indien de informatie als deze wel aan de Patent
Office zou verstrekt zijn geleid zou hebben tot een af-
wijzing van de desbetreffende conclusie. In Stork-CFS
ging het precies om dat soort informatie. Met betrek-
king tot de eis “intent to deceive” geldt dat hoe belang-

rijker/overtuigender de verzwegen informatie is hoe
minder bewijs van “intent” nodig is.
Het is te hopen dat ook in Europa bijvoorbeeld via een
Richtlijn eenzelfde bepaling in de nationale wetten
wordt opgenomen. Het is mijns inziens overigens dui-
delijk dat wanneer een verzwijgen leidt tot het verkrij-
gen of versterken van een machtspositie een beroep
kan worden gedaan op het kartelrecht. In lang niet alle
gevallen heeft de octrooihouder echter een machtspo-
sitie zodat die (bovendien veelal moeilijk begaanbare –
waarin vragen aan de orde komen als wat is de markt
etc. –) weg geen volledige oplossing biedt. Zoals ge-
zegd; ik zie niet in dat, wanneer een concurrent zich
een voorsprong verschaft met een door verzwijgen on-
terecht verkregen octrooi, dat niet onrechtmatig is.
De Hoge Raad zwijgt op dit punt en zegt derhalve niet
dat er geen rechtsregel is die een aanvrager verplicht
relevante informatie aan het EOB mee te delen.
De Hoge Raad beperkt zich tot dezelfde ook al door het
Hof bedachte dooddoener:
“de onderdelen falen omdat de enkele omstandigheid dat de
hiervoor in 3.1 vermelde hulpverzoeken elementen bevat-
ten die niet (alle) nieuw waren, niet meebrengt dat de uit-
drukkelijke vermelding van de bekendheid van die elemen-
ten noodzakelijkerwijze zou hebben geleid tot afwijzing
van het desbetreffende conclusievoorstel. Ook de combina-
tie van de op zichzelf reeds bekende elementen kan immers
leiden tot een uitvinding die aan het nieuwheidvereiste vol-
doet.”
Die overweging gaat langs het punt van Stork heen.
Natuurlijk betekent het feit, dat een element uit een
conclusie bekend was, niet noodzakelijkerwijze dat het
octrooi nietig is. Een ieder die een begin van kennis van
het octrooirecht heeft weet echter dat de vraag of een
element uit een conclusie wel of niet nieuw is een be-
langrijke rol kan spelen bij de beoordeling van de in-
ventiviteit. Dit geldt temeer indien het het element is
dat volgens de aanvrager zelf het verschil maakt tussen
het wel of niet inventief zijn van het octrooi.
Het onrechtmatige zit ook niet in het feit dat ten on-
rechte octrooi is verkregen maar in het feit dat men
handelt in strijd met de zorgvuldigheid indien men om
de verlening van een exclusief recht vraagt (een – ver-
gaand – recht waardoor men concurrenten bepaalde
handelingen kan verbieden) onder verzwijging van re-
levante informatie waarmee men dus bewust de moge-
lijkheid creëert dat zo’n exclusief recht wordt verkre-
gen, dat men niet zou hebben verkregen indien men
opening van zaken had gegeven.
Indien vervolgens ten gevolge van het handelen in
strijd met die zorgvuldigheidsplicht schade ontstaat
behoort deze vergoed te worden.
Teleurstellender en belangrijker is echter dat de Hoge
Raad, ondanks alle hierboven geciteerde ontwikkelin-
mei 2011 • berichten industriële eigendom • 155
gen na het arrest van 1962, met betrekking tot de aan-
sprakelijkheidsvraag volledig aan dat arrest vasthoudt
en blijft eisen dat de octrooihouder een verwijt ge-
maakt kan worden.
De HR ziet terecht twee gezichtspunten:
“5.5 Bij de beoordeling van deze rechtsklacht, die in wezen
uitnodigt tot een heroverweging van de hierna te vermel-
den in Nederland heersende leer, moeten de volgende twee
gezichtspunten in aanmerking worden genomen.
Enerzijds wordt door octrooiverlening de prestatie gehono-
reerd die ten grondslag ligt aan de in het octrooi belichaam-
de uitvinding, alsmede de daartoe gedane research en in-
vesteringen in tijd en geld. Daardoor wordt het doen van
uitvindingen gestimuleerd, waarmee ook het algemeen be-
lang wordt gediend. Deze overwegingen pleiten ervoor de
houder van een getoetst octrooi niet reeds uit onrechtma-
tige daad aansprakelijk te achten tegenover zijn concurren-
ten op de enkele grond dat het octrooi naderhand is her-
roepen, dan wel vernietigd. Anders zou de octrooihouder
worden ontmoedigd in de uitoefening van zijn rechten te-
genover degenen die hem deze betwisten, hetgeen de prik-
kel om uitvindingen te doen zou kunnen verminderen.
Anderzijds werkt verlening van een octrooi (althans het in-
roepen daarvan) concurrentiebeperkend en verschaft het
de gerechtigde een voorsprong in de concurrentiestrijd. Het
inroepen van het octrooi tegenover derden is in het alge-
meen een geëigend middel om het gedrag van die derden te
beïnvloeden ten profijte van de octrooihouder. Het feit dat
ons maatschappelijk systeem nu juist mede is gebaseerd op
het bevorderen van vrije concurrentie in het algemeen be-
lang, is in dit licht een argument om degene die zich beroept
op een octrooi dat achteraf wordt herroepen of vernietigd,
het risico te laten dragen van de onjuistheid van zijn pre-
tenties.”
Daarna overweegt de HR in r.o. 5.6 tot en met 5.8 het
navolgende:
“5.6 De in Nederland heersende leer gaat terug tot het ar-
rest van de Hoge Raad van 6 april 1962, NJ 1965,116, waar-
in als uitleg van art. 43 lid 2 Rijksoctrooiwet (1910) is aan-
vaard dat voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen
van een waarschuwings-exploot niet voldoende is dat de in
het exploot vervatte pretentie achteraf
onjuist blijkt te zijn, doch dat daarvoor tevens is vereist dat
aan de octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan
worden gemaakt. Deze bepaling is naar de inhoud ongewij-
zigd gehandhaafd in art. 70 lid 3 van de thans geldende
Rijksoctrooiwet 1995. Bij deze uitleg, die door rechtspraak
en literatuur over het algemeen wordt
aanvaard (zie de aanvullende conclusie van de advocaat-
generaal onder 7), past het veeleer – voor het Nederlandse
gedeelte van een Europees octrooi als waarvan in dit geding
sprake is – te aanvaarden dat de enkele omstandigheid dat
een octrooihouder zich op het octrooi heeft beroepen, niet
meebrengt dat deze tegenover zijn concurrenten aanspra-
kelijk is indien dat octrooi achteraf wordt herroepen of ver-
nietigd, dan om de octrooihouder het risico te laten dragen
van die herroeping of vernietiging.
156 • berichten industriële eigendom • mei 2011
5.7 Bij dit een en ander komt, mede gelet op het open karak-
ter van onze economie, ook betekenis toe aan hetgeen dien-
aangaande in andere Europese landen wordt aanvaard.
Uit de aanvullende conclusie van de advocaat-generaal
blijkt, kort samengevat, dat in Duitsland en in het Ver-
enigd Koninkrijk (landen waarmee Nederland intensieve
handelscontacten onderhoudt) niet wordt aanvaard dat
op grond van de enkele omstandigheid dat een octrooi ach-
teraf wordt herroepen of vernietigd, de octrooihouder die
zich op het octrooi heeft beroepen, aansprakelijk is voor de
als gevolg van die handelswijze door zijn concurrenten of
anderen geleden schade; daarvoor is mede enige vorm van
verwijtbaarheid bij de octrooihouder vereist.
5.8. Het vorenoverwogene in aanmerking genomen, be-
staat onvoldoende grond voor aanvaarding van de door on-
derdeel II.1 bepleite regel. In plaats daarvan dient ook ons
recht zich te richten naar de hiervoor in 5.7, tweede alinea,
vermelde opvatting. Dit brengt mee dat de octrooihouder
die zich beroept op een vooronderzocht octrooi dat alter
wordt herroepen of vernietigd, onrechtmatig handelt in-
dien hij weet, dan wel dient te beseffen, dat een serieuze,
niet te verwaarlozen kans bestaat dat het octrooi geen
stand zal houden in een oppositie- of een nietigheidsproce-
dure. De enkele omstandigheid dat een oppositie- of een
nietigheidsprocedure aanhangig is, vormt derhalve onvol-
doende reden om onrechtmatigheid aan te nemen. Op het
voorgaande stuit het onderdeel af ”.
Het Hof had beslist dat de door Stork aangevoerde
nieuwe literatuur “niet van zodanige aard was dat CFS
wist dan wel ernstige redenen had om te vermoeden
dat het octrooi zou worden vernietigd.”
Blijkens de verwerping van het cassatieberoep was
daarmee de door de Hoge Raad in r.o. 5.8 geformuleer-
de maatstaf conform het advies van de AG Huydecoper
niet geschaad en in de praktijk blijft het Hof dit laatste
criterium dan ook toepassen.5
Kritiek
Het arrest heeft derhalve in de praktijk als praktisch re-
sultaat dat alleen wanneer de octrooihouder wist resp.
ernstige reden had om te vermoeden dat het octrooi
nietig is deze aansprakelijk kan worden gehouden. Dat
betekent dat de praktijken die CFS geen windeieren
hadden gelegd gewoon kunnen worden voortgezet en
de dagelijkse praktijk leert dan ook dat een dergelijk
handhaven veelvuldig voorkomt.
Zelfs als men zou menen dat het in r.o. 5.8 door de
Hoge Raad geformuleerde criterium minder octrooi-
houder-vriendelijk is dan het criterium dat door het
Hof was toegepast (en dat door het hof – zoals hierbo-
ven al aangegeven – ook hedentendage nog wordt toe-
gepast5) dan zal in de praktijk de octrooihouder veelal
toch nog met succes kunnen stellen dat hij niet diende
5 Hof Den Haag 24 november 2009 inzake Rockwool/Isover: “we-
ten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat zijn octrooi
nietig is”.
te beseffen dat er een serieuze niet te verwaarlozen
kans bestond dat het octrooi zou worden nietig ver-
klaard. Hij zal daarbij een opinie van een octrooige-
machtigde produceren die zal verklaren dat zo’n kans
niet bestond. Een ieder die in de octrooipraktijk werk-
zaam is weet dat over bijvoorbeeld de inventiviteits-
vraag altijd wel debat mogelijk is.
In de hierboven geciteerde r.o. 5.5 lanceert de Hoge
Raad de onbewezen stelling:
“Deze overwegingen pleiten ervoor de houder van een ge-
toetst octrooi niet reeds uit onrechtmatige daad aanspra-
kelijk te achten tegenover zijn concurrenten op de enkele
grond dat het octrooi naderhand is herroepen, dan wel ver-
nietigd. Anders zou de octrooihouder worden ontmoedigd
in de uitoefening van zijn rechten tegenover degenen die
hem deze betwisten, hetgeen de prikkel om uitvindingen te
doen zou kunnen verminderen.”
Die stelling lijkt geloofwaardiger indien in alle gevallen
het handhaven van een naderhand herroepen of nietig
verklaard octrooi onrechtmatig zou worden geoor-
deeld. Hoewel de Hoge Raad daarvan uit lijkt te gaan
was dat echter in casu niet aan de orde. Het ging om het
waarschuwen van afnemers. Reeds het Hof te Amster-
dam voor het arrest van 1962 maakte een scherp onder-
scheid tussen het waarschuwen van afnemers en van
directe concurrenten. Zoals hierboven gezien komen
de (te respecteren) rechten van de octrooihouder in het
geheel niet in het gedrang indien hij afnemers niet mag
waarschuwen en is het dan ook welhaast ondenkbaar
dat de bepleite regel de prikkel tot het doen van uitvin-
dingen zal verminderen.
Het vonnis van de rechtbank in Boekestein-Koppert
wordt door de Hoge Raad niet genoemd maar gezien
r.o. 5.6 lijkt onderhavig arrest niet te gelden voor Ne-
derlandse (registratie)octrooien. Van enige afname van
innovatie (minder Nederlandse octrooien) is na dat
vonnis niet gebleken. Wel zijn octrooihouders voor-
zichtiger geworden met het waarschuwen van afne-
mers!
Rechtsoverweging 5.6 is ook niet overtuigend aange-
zien daarin evenmin op de daadwerkelijke vraag wordt
ingegaan. Het gaat niet om de enkele omstandigheid
dat een octrooihouder een beroep doet op zijn octrooi.
Het gaat in casu om het waarschuwen van afnemers en
de vraag of, indien een octrooihouder kiest voor het
waarschuwen van afnemers van een concurrent, hij
aansprakelijk dient te worden gehouden voor de schade
die hij daarmee voor zijn concurrent veroorzaakt.
De Hoge Raad lijkt bij het afwegen van de in r.o. 5.5
weergegeven belangen met dit belangrijk onderscheid
tussen het waarschuwen van een concurrent en het
waarschuwen van (potentiële) afnemers van die con-
current geen rekening te houden. Het feit dat de positie
van de octrooihouder de laatste 40 jaar aanzienlijk ver-
sterkt is en de octrooihouder de mogelijkheid verschaft

om door het aanspreken van alleen zijn concurrent een
einde te maken aan eventuele inbreuken door de afne-
mers van die concurrent heeft bij de beslissing even-
eens geen kenbare rol gespeeld. Dat kan ook nauwelijks
indien de Hoge Raad al “vergeet” rekening te houden
met het onderscheid tussen de concurrent van de
octrooihouder en de afnemers van die concurrent. Dat
de (schaarse) rechtspraak en literatuur uitdrukkelijk
door de Hoge Raad wordt ingeroepen om zijn stand-
punt kracht bij te zetten is weinig overtuigend. Dat een
lagere rechter niet afwijkt van het arrest van 1962 is
begrijpelijk. Bovendien wordt gemakshalve geen mel-
ding gemaakt van het hierboven al aangehaalde von-
nis (van 1999) van de rechtbank inzake Boekestein/
Koppert. Weliswaar ging het daar om een registratie-
octrooi maar indien men in aanmerking neemt dat er
in 1962 sprake was van zeer streng vooronderzochte
Nederlandse octrooien en tegenwoordig sprake is van
Europese octrooien waarvan, indien daartegen geop-
poneerd wordt, tweederde de oppositieprocedure niet
ongewijzigd overleeft, dan was er alle reden om aan te
sluiten bij dat vonnis. Een verwijzing naar de literatuur
is ook niet overtuigend, nu er geen literatuur is waarin
het probleem fundamenteel wordt behandeld en waar-
in rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen
van de laatste 40 jaar. Bovendien is er wel degelijk li-
teratuur waarin de leer uit het arrest van 1962 wordt
bekritiseerd.6
In r.o. 5.7 motiveert de Hoge Raad zijn beslissing ook
met een verwijzing naar Duitsland en Engeland. Het is
op zichzelf te prijzen dat gekeken wordt naar het recht
in andere Europese landen. De Hoge Raad gaat echter
naar mijn mening te kort door de bocht door te sugge-
reren dat het recht in die landen hetzelfde is. Zoals ook
al door Brinkhof7 gesignaleerd is het uitgangspunt in
Duitsland juist dat het inroepen van een octrooi dat
naderhand herroepen wordt of nietig verklaard “rechts-
widrig” is. Teneinde aanspraak te maken op schadever-
goeding moet er wel sprake zijn van “Verschulden”. Of
daar sprake van is hangt van de omstandigheden van
het geval af. Het is heel goed mogelijk dat in de speci-
fieke omstandigheden van het geval van Stork-CFS de
Duitse rechter wel degelijk “Verschulden” had aange-
nomen met name omdat de nietigheid van het octrooi
niet gelegen was in omstandigheden die de octrooihou-
der ten tijde van het waarschuwen niet kende maar het
gevolg was van het bekend worden van een publicatie
die de octrooihouder kende en bewust niet onder de
aandacht van het EOB had gebracht.
Die Duitse benadering vindt men ook in de hierboven
aangehaalde uitspraak van het Hof te Amsterdam in
1961 welke uitdrukkelijk door de Hoge Raad van 1962
en nu dan weer in 2005 wordt verworpen. Het gaat dan
(te)ver om te stellen dat Duitsland wordt gevolgd.
6 Zie mijn artikel in BIE 2000 p. 238-240.
7 BIE 2006 p. 403-405.
mei 2011 • berichten industriële eigendom • 157
Zoals gezegd het is te prijzen dat de HR kijkt naar het
recht in andere landen. In landen als België, Frankrijk
en Spanje geldt allemaal de regel dat het inroepen van
een nietig octrooi niet zonder meer onrechtmatig is.
In België8 geldt dat zelf t.a.v. een voorlopige rechtelijke
beslissing welke achteraf onjuist blijkt maar in geen
van die landen is de vraag aan de orde geweest of het-
zelfde geldt in een situatie waarin men ervoor kiest om
niet jegens de directe concurrent zijn octrooi in te roe-
pen maar zich op de afnemers van die concurrent te
richten. De dan aan de orde zijnde vraag is of in dat
geval de regels met betrekking tot eerlijke concurrentie
niet zwaarder wegen en er aansprakelijkheid ontstaat
zodra blijkt dat het octrooi nietig is. Daarvoor is in die
landen door de hoogste rechter niet beslist.9
Bovendien geldt dat het kijken naar het recht van ande-
re Europese landen een goede zaak is maar (zeker op
het onderhavige gebied) dat geenszins moet betekenen
dat dat recht ook gevolgd moet worden. Een goed voor-
beeld waarin de HR bijvoorbeeld terecht het recht van
Engeland en Duitsland niet gevolgd heeft valt te lezen
in het arrest Dijkstra-Saier (HR 22 december 2006
C05/200 HR). Kortom het rechtsvergelijkings-argu-
ment is naar mijn mening geen sterk argument.
De Hoge Raad bleek ook ongevoelig voor het wel in het
cassatiemiddel aangevoerde maar door de Hoge Raad
onbesproken gelaten arrest in Ciba Geigy/Voorbraak
d.d. 16 november 1984 (NJ 1985, 547). In die zaak deed
Ciba Geigy een beroep op haar octrooi in kort geding
tegen Voorbraak. De President wees de vordering toe.
Voorbraak appelleerde niet maar begon, nadat uit de
uitspraak van het Hof van Justitie in de Centrafarm-
Sterling Drug zaak10 bleek dat de uitspraak van de
President (welke Voorbraak verboden had parallel te
importeren uit Frankrijk) fout was, vijf jaar later een
bodemprocedure waarin werd gesteld dat de uitspraak
van de President onjuist was en Ciba Geigy onrecht-
matig gehandeld had door het vonnis te betekenen.
De Hoge Raad overwoog “dat in beginsel dient te worden
aangenomen dat degenen die door dreiging met executie
zijn wederpartij heeft gedwongen zich aan een in kort ge-
ding gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft ge-
handeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak
in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij
te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen
onthield.”
Mij dunkt dat die uitspraak waarin geen afnemers
maar een directe concurrent wordt aangesproken de
octrooihouder leert dat hij grote risico’s neemt indien
hij op het neutrale oordeel van de rechter in kort ge-
ding afgaat. In dat geval waarin de octrooihouder dus
schadeplichtig is, zelfs als hij alleen een directe concur-
8 Balta/Roger Vanden Berghe, Cour de Cassation de Belgique
11 maart 2005 (C.03.0591.F/1).
9 Vergelijk bijvoorbeeld voor Spanje art. 11 van de Wet op de on-
eerlijke concurrentie die mededelingen verbiedt welke de geloof-
waardigheid van de concurrent aantasten en niet juist zijn.
10 Hof van Justitie 31 oktober 1974 Jur 74-1147.
158 • berichten industriële eigendom • mei 2011
rent aanspreekt en zelfs als de rechter in kort geding
hem in eerste instantie gelijk heeft gegeven geldt vol-
gens de Hoge raad kennelijk niet “Anders zou de oc-
trooihouder worden ontmoedigd in de uitoefening van
zijn rechten tegenover degenen die hem deze betwis-
ten hetgeen de prikkel om uitvindingen te doen zou
kunnen verminderen.”
De octrooihouder die zonder toetsing door de rechter
zijn octrooien inroept tegen de afnemer van zijn con-
current handelt niet onrechtmatig indien het octrooi
later nietig wordt verklaard. De octrooihouder die al-
leen zijn concurrent aanspreekt en alvorens zijn oc-
trooi te handhaven het oordeel van de rechter inroept
handelt wel onrechtmatig indien het octrooi later nie-
tig wordt verklaard.
Hoe kan men dit verschil verklaren? Dat blijkt moeilijk.
Immers het lijkt veel zorgvuldiger om af te gaan op het
voorlopig oordeel van een deskundige rechter dan op
een eigen oordeel wanneer men maatregelen tegen in-
breuk neemt.
Bovendien ging het in de zaak Ciba-Geigy/Voorbraak
niet om maatregelen tegen afnemers van een concur-
rent maar om matregelen jegens een directe concur-
rent. Men zou kunnen betogen dat de executie van een
Kort Gedingvonnis een ingrijpender maatregel is dan
het waarschuwen van een afnemer. Het is stellig zo dat
men een waarschuwing naast zich neer kan leggen en
een Kort Gedingvonnis in theorie ook maar in de prak-
tijk – als de dwangsommen hoog genoeg zijn – niet. In
de praktijk is echter het waarschuwen van afnemers
vrijwel net zo effectief. De meeste afnemers zullen
geen risico willen nemen. Zie daaromtrent al het hier-
boven geciteerde Hof te Amsterdam voor het arrest
van 1962. Dit betekent derhalve dat de concurrent geen
afzet meer zal vinden en dus weliswaar niet de jure
maar wel de facto niet meer kan verkopen.
In r.o. 3.4 van het Ciba-Geigy/Voorbraak arrest over-
weegt de HR het navolgende:
“3.4 Voor zover het onderdeel ’s Hofs voormeld uit-
gangspunt bestrijdt, faalt het eveneens.
Voor de beantwoording van de hier aan de orde gestelde
vraag is van belang dat het verbod gegeven door een
rechter in k.g. het karakter heeft van een voorlopige
voorziening die naar luid van art. 292 RV geen nadeel
toebrengt aan de zaak ten principale.
Enerzijds dient de partij die door de rechter in k.g. is ver-
oordeeld, zich aan het verbod te houden zolang dat van
kracht is, in dier voege dat het andersluidend oordeel in
het bodemgeschil er niet aan in de weg staat dat een-
maal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven.
Anderzijds dient in beginsel te worden aangenomen dat
degeen die door dreiging met executie zijn wederpartij
heeft gedwongen zich naar een in k.g. gegeven verbod
te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer
hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodem-
geschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen
dat deze zich van de desbetreffende handelingen ont-
hield. Voorts mag er gegeven de aard van het k.g. von-
nis van worden uitgegaan dat degeen die als voormeld
met executie dreigde, wist althans behoorde te weten
dat hij zijn handelen baseerde op – kort gezegd – een
voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen ver-
oorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroor-
zaakt heeft te gelden. Deze oplossing is maatschappelijk
meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplossing, die
daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging
met executie aan het verbod heeft gehouden, in beginsel
de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door
de eiser in k.g. gepretendeerde recht niet te bestaan.”
Naast art. 292 RV dat uitdrukkelijk bepaalt dat een
voorlopige voorziening geen nadeel toebrengt aan de
zaak ten principale blijkt dat een grote rol speelt het
feit dat de executant wist of behoorde te weten dat er
sprake is van een voorlopige maatregel en derhalve zich
dient te realiseren dat het in een bodemprocedure an-
ders kan aflopen.
Ten slotte speelt duidelijk een rol dat de wederpartij
geen (reële) keuze heeft. Hij moet wel aan het Kort Ge-
dingvonnis voldoen gezien het risico van verbeurte van
dwangsommen.
Als we dit nu vergelijken met het hier aan de orde zijn-
de geval van het waarschuwen van afnemers dan kom
ik tot het navolgende.
De regel van art. 292 RV kan goed vergeleken worden
met art. 75 lid 5 ROW 1995 waaruit duidelijk blijkt dat
een nietig octrooi van aanvang af nietig wordt geacht
behoudens de uitzonderingen van art. 75 lid 6. De on-
derhavige casus valt uitdrukkelijk niet onder die uit-
zondering. Kortom de verlening van een octrooi doet
aan de rechten van derden geen afbreuk indien later
blijkt dat het octrooi ten onrechte is verleend.
Het tweede punt is de vraag of de octrooihouder net zo
goed als de executant in een Kort Geding weet of be-
hoort te weten dat een octrooi altijd het risico loopt
nietig verklaard te worden (resp. het risico bestaat dat
een rechter meent dat van inbreuk geen sprake is) is
volgens mij evenmin een reden om verschil te zien. De
octrooihouder weet dat er altijd een risico bestaat dat
een octrooi nietig wordt verklaard. Terzake van de
vraag of er sprake is van inbreuk beslist hij geheel zelf
en niet valt in te zien waarom hij dan ook niet zelf het
risico moet dragen dat zijn oordeel onjuist is.
Met betrekking tot de nietigheid zij daar nog aan toe-
gevoegd dat het percentage octrooien dat nietig wordt
verklaard in octrooiprocedures aanmerkelijk groter
lijkt dan het percentage Kort Gedingvonnissen dat in
een bodemprocedure onjuist blijkt te zijn.
Ik heb hierboven al opgemerkt dat een waarschuwing
aan afnemers in de praktijk vrijwel dezelfde gevolgen
heeft als het handhaven van een Kort Gedingvonnis
tegen de concurrent zelf. Het grote verschil is natuur-
 mei 2011 • berichten industriële eigendom • 159

lijk dat het Kort Gedingvonnis berust op het oordeel heid wordt aanvaard voor het onterecht inroepen van
van een neutrale rechter terwijl de waarschuwing be- octrooien tegen afnemers van een concurrent zal de-
rust op het oordeel van de octrooihouder zelf. massificatie in de zin van het niet meer aansprakelijk
houden voor octrooiinbreuk van afnemers ernstig
De HR wijst in Ciba-Geigy op het feit dat de daarvoor overwogen moeten worden. Ik ga er echter vanuit dat
gekozen oplossing maatschappelijk meer gerechtvaar- het zover niet behoeft te komen en dat de Hoge Raad
digd is. Het gaat in het algemeen niet aan degene die uiteindelijk ook in het geval van het waarschuwen van
het slachtoffer is van een onrechtmatige rechtsuitoefe- afnemers voor de in Ciba Geigy/Voorbraak gekozen (de
ning met de schade te laten zitten in een geval waarin facto) risico-aansprakelijkheid zal kiezen.
degenen die het recht uitoefent weet of behoort te we-
ten dat het recht waarop hij zich beroept aantastbaar is. Amsterdam, november 2010
Ik zou menen dat die regel dient te gelden in alle met
Ciba-Geigy vergelijkbare gevallen en dat het zich be-
roepen op een octrooi jegens afnemers van de concur-
rent zo’n vergelijkbaar geval is. De HR heeft gelijk dat
t.a.v. het uitoefenen van octrooirecht een ander belang
ook een rol speelt. Indien de aansprakelijkheid van de
octrooihouder met betrekking tot het uitoefenen van
zijn rechter een (quasi) risicoaansprakelijkheid wordt
dan zou dat wellicht (bewezen is dat overigens niet)
negatieve gevolgen kunnen hebben voor de innovatie.
Ik hoop hierboven te hebben aangetoond dat ten aan-
zien van waarschuwing de afnemers van een concur-
rent dat belang niet de doorslag behoort te geven nu
de octrooihouder over meer dan voldoende mogelijk-
heden beschikt om zonder het waarschuwen van afne-
mers zijn octrooirechten effectief te handhaven. In dat
geval dient een ander belang te weten het belang van
de vrije concurrentie te prevaleren en dient de regel uit
het Ciba-Geigy arrest te worden toegepast.

Conclusie
Zoals hierboven uiteengezet bestaat er in feite geen en-
kele te respecteren reden voor een octrooihouder om
de afnemers van een concurrent te waarschuwen voor
octrooiinbreuk en in de praktijk wordt zoals reeds ge-
zegd het waarschuwen van afnemers dan ook in verre-
weg de meeste gevallen gebruikt om niet te respecteren
anticompetitieve redenen. Bij die stand van zaken zou
men zelfs kunnen overwegen om in gevallen, waar het
aanspreken van de fabrikant of importeur van inbreuk-
makende producten geen probleem oplevert, te bepa-
len dat een afnemer niet kan worden aangesproken
wegens octrooiinbreuk. In ieder geval behoort anders
dan de Hoge Raad heeft geoordeeld een octrooihouder
aansprakelijk te zijn voor de schadelijke gevolgen van
het waarschuwen van afnemers indien blijkt dat de oc-
trooihouder niet over de pretense rechten beschikte.
Ten slotte is het huidige, door de Hoge Raad aanvaarde
systeem, waarbij een octrooihouder relevante hem be-
kende informatie ongestraft kan verzwijgen verwerpe-
lijk. Een regel waarbij in zo’n geval zoals in de V.S. het
octrooi in zijn geheel niet meer kan worden gehand-
haafd lijkt op zijn plaats eventueel versterkt met een
beroepsregel die octrooigemachtigden verbiedt rele-
vante informatie te verzwijgen.

Kortom de al meer dan een eeuw bestaande “massifica-

tie” in het octrooirecht is meer dan voldoende voor de
bescherming van de belangen van de octrooihouder.
Indien door de rechtspraak geen risico aansprakelijk-