REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
‘SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES
Bogota D.c,__ 2 3'MAR 2018
‘A £
autonimero g@°32110
"Por el cual se resuelve la solicitud de medidas cautelares”
Propiedad industrial
Radicacién: 18 - 096305
Accionante: KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC
Se_deciden las medidas cautelares solicitadas por KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC (en adelante KFC) contra ALIMENTOS Y PRODUCTOS
DEL CARIBE S.A.S.
ANTECEDENTES:
La accionante manifesté que cuenta con multiples registros marcarios concedidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio’ para identificar, entre otros productos, carne,
pescado y aquellos hechos a base de aves, asi como servicios prestados por restaurantes y
puntos de venta de comida rapida, entre otros.
Seftald que el 19 de noviembre de 2013, celebré dos contratos de franquicia con la accionada
para la apertura de dos restaurantes de la cadena KENTUCKY FRIED CHICKEN en las
ciudades de Valledupar y Santa Marta. Agregé que bajo el amparo de esos acuerdos se le
autorizé a la accionada el uso de los signos de titularidad de la accionante.
Indicé que, con base en una serie de incumplimientos de la accionada, los referidos contratos
de franquicia fueron terminados de manera unilateral por parte de la accionante a través de una
“carta de notificacién de terminacién” del 23 de enero de 2018, Afirmé que, no obstante lo
anterior, la sociedad demandada continua utilizando los signos distintivos de la accionante en
los establecimientos de comercio ubicados en las ciudades de Santa Marta y Valledupar.
Sefialé que la accionada infringe sus derechos de propiedad industrial al usar en sus
establecimientos de comercio y sin autorizacion, las marcas de la accionante para identificar
productos y servicios idénticos a los suyos
Por lo anterior, la accionante solicité el decreto de las medidas cautelares obrantes a folios 25
¥ 26 del cuademo 2 del expediente.
CONSIDERACIONES
Los articulos 245 a 248 de la Decision Andina 486 del 2000, disponen que el titular de un
derecho de propiedad industrial podra solicitar la practica de medidas caulelares con el fin de
* Folios 18 a 21 del cuademno 2.
bnBeo32110
AUTO NUMERO Hoja No. 2
2.3 MAR 2018
impedir la comisién de la vulneraci6n, evitar sus consecuencias, obtener 0 conservar pruebas,
asegurar la efectividad de la accion o el resarcimiento de los dafios y perjuicios.
A su vez, a partir del analisis del articulo 247 de la Decision Andina 486, es posible afirmar que
para el decreto de una medida cautelar se tienen que cumplir los siguientes requisitos: ({) la
existencia del derecho, lo cual se traduce en una serie de prerrogativas de cardcter exclusivo,
encaminadas al uso y explotacién comieicial de un bien inmaterial protegido a través de la
propiedad industrial que se encuentre vigente al momento de solicitar la medida, dado que “si
no hay derecho infringido no habria nada qué salvaguardar; (ii) la legitimacion en la causa por
activa, que esta dada por la calidad de titular del derecho de propiedad industrial cuya infraccion
se alega, aspecto que deberd ser acreditado teniendo en cuenta la naturaleza de dicho derecho,
y (iii) que el interesado presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comision
de la infraccién o su inminencia, carga procesal que deberd ser asumida por quien solicita la
medida en su favor. \
|. Legitimacion y existencia de los derechos de propiedad industrial
En relacion con los primeros dos requisites se observa que fueron acreditados a través de las
cerlificaciones allegadas con la solicitud, correspondientes a las siguientes marcas nominativas,
figurativas y mixtas concedidas a la accionante para la identificacion de productos y servicios
de las clases 29, 30, 31, 32, 39, 42 y 43 de la Clasificacion Internacional de Niza (Folios 55 a
89, Cuaderno 1)
Marca | tipo | certfeade | clase | Vigencia
KFC (etiqueta) Mitta | 182218 | 42 | 2e/o8/2025
| WM
Mita | 285291 | 42 | 08/07/2022
re
Le
wre
wc | Nomnatia| ees | 42 | 2rmrozs
KFC Nominativa 164604 32 30/08/2024
, KFC Nominativa | 166262 31 30/08/2024 |
KFC. Nominativa | 244729 | 30 | 26/10/2024geea211g9
AUTO NUMERO Hoja No. 3
‘AR 2018
kee. Nominatva | 180691 | 29 | 14/07/2025
KENTUCKY Nominatva | 108442 | 29 | 20/06/2020
KENTUCKY FRIED | Nominaiva | 14g689 | 42 | 27/09/2023
CHICKEN
KENTUCKY Nominativa | 169654 r9rigi2024
KENTUCKY Nominative | 108442 ranoizo24
KENTUCKY FRIED | Nominativa | 245755 271ogr2021
CHICKEN
CORONEL SANDERS’ | Nominativa 94445 1042018
RECIPE
COLONEL SANDERS | Nominativa | 94448 03/04/2019
COLONEL SANDERS | Nominativa | 94447 310412018
COLONEL SANDERS’ | Nominativa | 94448 osro4i2018
RECIPE
Figurativa | 325926 1571212026
‘CORONEL Nominativa | 339705 osiosi2027
CORONEL Nominativa } 339708 , 30 | og/oi2027
CORONEL Nominativa | 330785 osiosr2027
Con las certificaciones aportadas resulta claro para este Despacho la existencia de los derechos
de propiedad industrial de la accionante y en consecuencia, su legitimacién para actuar en la
presente causa se encuentra plenamente acreditada.
Il, Analisis de la conducta.
Analizados los dos primeros requisitos, debe determinarse si a partir de las pruebas aportadas
es posible establecer razonablemente la comisin de una infraccién o su inminencia respecto de
los derechos marcarios de la accionante. Con este fin, debe examinarse, en primer lugar, el32410
AUTO NUMERO Hoja No. 4
23 HAR 2018
alcance de los derechos de propiedad industrial en cuestién, para luego determinar si estamos
ante una eventual infraccién de aquellos por parte de la accionada.
Al respecto, es preciso recordar que el articulo 155 de la Decisién Andina 486 de 2000, en sus
literales a) y d), sefialan que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir
a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, entre otros actos:
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico 0 semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
ara los cuales ésta se ha registrado; 0 sobre Jos envases, envolturas, embalajes 0
acondicionamientos de tales productos.
¢) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos 0 servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién 0 un riesgo de
asociacion con el titular del regisiro. Traténdose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénlicos se presumiré que existe riesgo de confusién.”
En este contexto, a partir de los contratos de franquicia obrantes a folios 109 a 210 del cuaderno
1, se encuentra demostrado, en esta etapa cautelar, que la accionante autoriz6 a la accionada
el uso de sus marcas en dos establecimientos ubicados en las ciudades de Valledupar y Santa
Marta, cuya operacién corresponde a restaurantes denominados “KENTUCKY FRIED
CHICKEN”.
Asi mismo, del andlisis de los mencionados contratos se evidencia que el accionante estaba
facultado para dar por terminado el contrato mediante notificacién que recibiera el franquiciado,
entre otros casos, cuando este tiltimo no cumpliera sus obligaciones (cléusula 18 de los contratos
- folios 140 y 191, cuaderno 1). Asi mismo, se encuentra demostrado que la accionante notificd
la terminacién de los contratos de franquicia a ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE
S.A.S., mediante comunicacién firmada por el gerente general de KFC, sefior Javier Benito (folios
235 a 238, cuademo 1).
En efecto, en dicha carta de notificacién de terminacién unilateral del contrato, entregada al >
representante legal de la accionada e! 24 de enero del afio 2018 (folio 238, cuadero 1), se
evidencia la voluntad del accionante de terminar los contratos de franquicia celebrados con
ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE S.AS., debido al incumplimiento de los pagos
adeudados por el franquiciado.
A partir de lo anterior, queda claro para este Despacho, en esta etapa preliminar, que la
autorizacién otorgada por KFC a la accionada para la utllizacion de sus marcas, ces6 con la
terminaci6n de los contratos de franquicia celebrados entre las partes.
Por otra parte, a parlir de las declaraciones extraprocesales adjuntas al expediente’ y las
fotografias® y videos® que las acompafian, puede concluirse de manera preliminar, que la
accionada ha estado utilizando con posterioridad a la terminacién del contrato de franquicia, en
sus dos establecimientos de comercio (restaurantes) ubicados en Valledupar y Santa Marta, las.
marcas nominativas y mixtas del accionante, correspondientes a los certificados No. 182218, No.
255291, No. 108442, No. 245755, para identificar productos a base de pollo frito en diferentes
presentaciones. Asi mismo, los elementos probatorios demuestran que emplea las marcas
2 Decisin Andina 485 de12000, ticulo 155, lerales ay &
‘Folios 240 a 24, Cuncerno
* Folios 246 a 252, Cuademo 1 .a 12, Cuademo 2,
“Fols 1 13 del Cuademe 2. :ere37119
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23 MAR 2018 2
correspondientes a los certificados No. 182218 y No. 325926 a titulo de ensefia comercial y para
identificar el servicio de restéurate de comida rapida donde se comercializan los productos
referidos previamente
Asi, se encuentra que la sociedad accionada, en el marco de la actividad econémica realizada
en sus restaurantes, sigue aplicando 0 colocando las marcas de titularidad del accionante sobre
empaques y envolturas que contienen los mismos productos para los cuales los signos han sido
registrados, esto es, productos hechos a base de pollo. Adicionalmente, con base en las mismas
pruebas se puede evidenciar que la accionada utiliza los signos protegidos para identificar los
dos establecimientos de comercio y el servicio de restaurante de comidas répidas que alli se
presta.
Todo lo anterior permite concluir, en esta etapa cautelar, la ocurrencia de la infraccién de los
literales a) y d) del articulo 155 de la Decision 486 de 2000, toda vez que, de un lado, la accionada
al parecer se encuentra colocando las marcas de KFC sobre los empaques de productos para
los cuales fueron registras las marcas, concretamente, productos a base de pollo y, de otro lado,
el uso que esta realizando de los signos distintivos protegidos en el marco de la operacién de los,
dos restaurantes KENTUCKY FRIED CHICKEN implica un riesgo de confusion para los
consumidores, quienes puede creer que estan adquiriendo los productos al accionante cuando
en realidad este ya no tiene ninguna relacién con el propietario de los establecimientos.
Asi las cosas, es posible establecer de manera preliminar que la sociedad ALIMENTOS Y
PRODUCTOS DEL CARIBE S.A.S., esta infringiendo los derechos de propiedad industrial
derivados de las marcas registradas de la accionante, en aplicacién de los literales a) y d) de!
articulo 155 de la Decisién Andina 486 del afio 2000.
Con fundamento en lo expuesto y teniendo en cuenta criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, se decretaran las medidas cautetares encaminadas a impedir la continuacion
del uso indebido de las marcas del accionante, una vez esta preste la caucién que se le fijara
en la parte resolutiva de esta providencia. Dichas medidas cautelares seran las siguientes:
“PRIMERA: Se ordena a la sociedad ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE S.A.S.,
‘identificada con el NIT 900.552.674 ~ 7, suspender inmediatamente la utifzacion de las marcas
de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC quo a continuacién se
relacionen, para identifcar sus establecimientos de comercio (restaurantes) ubicados en las
cludades de Santa Marta y Valledupar, asi'como productos y servicios para las cuales las marcas
than sido registradas.
‘Marca Case
KFC (eiqutay aEe=32118
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CORONEL “6
SEGUNDA: Se ordena a la sociedad ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE S.A.S.,
‘identificada con el NIT 900.552.674 ~ 7, retirar inmediatamente cualquier aviso, letrero, valle,
pancarla, uniformes del personal y en general cualquier contenido de comunicacién o publicidad
que emplee fas marcas de KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC,
relacionadas en e! numeral anterior’,
Con el objetivo de precaver la eventual causacién de perjuicios a ALIMENTOS Y PRODUCTOS
DEL CARIBE S.A.S., con ocasién de la practica de las medidas cautelares, se ordenaré a la
solicitante, con fundamento en el articulo 247 de la Decisidn 486 de 2000 y en concordancia
con lo previsto en el articulo 90 del Cédigo General del Proceso, que preste caucién por la
suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MICTE. ($ 500.000.000), monto que se estima
suficlente para garantizar el pago de la indemnizacién de los eventuales perjuicios que podrian
causarse a la accionada.
Para dar cumplimiento a este requerimiento, se concede a la parte solicitante un término de diez
(10) dias contados a partir de! dia siguiente a la notificacién de esta providencia.
Finalmente, se aclara que las érdenes que se impartan en esta providencia deberdn ser
ccumplidas bajo los lineamientos dados por el Despacho, aunque se interponga cualquier recurso
en contra de la decisién, conforme lo previsto en el articulo 298 del Codigo General del Proceso.
Por lo expuesio en precedencia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la
Superintendencia de Industria y Comercio,
RESUELVE:
ORDENAR a KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS LLC, que dentro de
los diez (10) dias siguientes a la notificacién del presente proveido, proceda a prestar caucion
por la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MICTE. ($ 500.000.000). Constituida y
aprobada la caucién se procedera al decreto de las medidas cautelares sefialadas en esta
providencia.
NOTIFIQUESE,
Decontrmigadconloetabiscoen dit. 295106?
presente soto ve nots pa Ease Ko. -