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    Capitulo X CONTRATOS DE TRAN SFEREN DE TECNOLOG{A cia 392. Introduccién. Bajo este titulo trataremos las estructuras ju- ridicas que habitualmente se utilizan en la actividad econémica mercantil para hacer traspaso de tecnologia, las que en general pertenecen a la categoria de los contratos. El trafico mercantil del tercer milenio se caracteriza porque Jas empresas intentan maximizar la eficiencia de sus resultados econémicos, para lo cual es imprescindible el empleo de tecno- logias de Ultima generacion, a través de las cuales ellas logran conseguir ventajas competitivas, que les permiten el acceso a nuevos mercados. Es evidente que hay empresas que han invertido en investi- gacion y desarrollo (I+D), creando la tecnologia adecuada a sus necesidades de crecimiento. Una vez que se alcanzan los avances cientificos o tecnoldgicos, las empresas se preocupan de obtener la proteccién juridica del Estado, mediante el otorgamiento de una patente de invencién o el registro de una marca, de un modelo 0 disefio industrial. En otros casos se trata de conocimientos secretos, que se aplican en la elaboracién de un producto o en la prestaci6n de determinados servicios, los que para que se mantengan fuera del alcance de los demas no se patentan ni se registran. Las empresas que poseen los activos intangibles ya mencio- nados se interesan en transferirlos a otras empresas a cambio de una remuneraci6n. Las figuras juridicas mediante las cuales se lleva a cabo el taspaso de tecnologias de una empresa a otra son los contratos licencia, de know-how y de engineering, aunque también suelen emplearse la franquicia comercial (franchising) y el joint venture. ROS #5 UN 533 eprtortat JURIDICA be crite NAN de los cont Estos dos tiltimos se sitvian mas bien en el context tratog cambio de un pag fj inicial (initial fe payment o de un page periédico llamado royalty, o de ambas retribuciones ala ver Para la empresa licenciataria este contrato representa uq medio de acceder a una tecnologia, a una marca 0a otro acting intangible del cual carece y que le costaria mucho dinero, tem y esfuerzo desarrollar internamente. Un ejemplo de contrato fa licencia es el caso de la empresa francesa Lacoste, fabricante de vestimentas deportivas de reconocido prestigio en todo el mun do, que se elaboran por empresas licenciatarias independiente, en cada uno de los paises en que se venden, pero con el diseig y bajo control de calidad de la empresa licenciante. Desde el punto de vista de la empresa licenciante, existen varias razones que justifican emplear el contrato de licencia como forma alternativa de expansién internacional. En efecto, la celebracion de un contrato de licencia es una posibilidad valida de sustituir a la exportacidn, cuando los costos del transporte encarecen demasiado el producto en el pais de destino, 0 cuando en ese pais las barreras a la importacidn o las restricciones de divisas son tan altas que impiden la importacién de dicho producto. Pero la Ventaja basica de la empresa licenciante radica en el hecho que otorgar la licencia no cuesta nada, pues el producto 0 proceso objeto de la misma ya ha sido desarrollado y, sin embargo, por male 528 de empresa BB sonoma RIDICA cme 884 CAP. Conteay TOS og Taverne ota circunstancia de ce i lebrar Sos adicionales ome « eutrata logra obtener ine Asimismo, el OtOrgamiento de tna eee < ida para sustituir una inversign dire luna alternative cho pais limita 0 prohibe la invena® O° Pais, cuando fic’ ee anera. Existen_ : les 5 ealacion de una subsidiaria de produce Ad ocume ante siguientes C2805: re en los a) cuando el clima politico del irecta hace dificil la repatriacién, ge expropiacion; 'p) cuando el tamafo del mercado en dicho. elesfuerzo de invertir en él; c) cuando no existen suficientes y adecuadas materias primas componentes, 0 no se cuenta con todos los trabajadores espe- Gializados que se requieren; d) 0 cuando, simplemente, la empresa no desea invertir en e1extranjero ni involucrarse en el complejo problema de dirigit distancia. als de destino de la inversion de beneficioso eleva el riesgo ais no compensa No obstante que la licencia presenta ventajas para el licen- ciante y para el licenciatario, ella tiene también ciertos inconve- nientes. La desventaja mis evidente consiste en que la empresa licenciante reduce su potencial de beneficios por haber compro- metido menos recursos en penetrar al mercado de destino. Pero el inconveniente mas grave suele ser que al dejar el licenciante el control de las operaciones en manos del licenciatario, corre el riesgo de perder su reputacién, si este tltimo produce por debajo de los estandares de calidad 0 comercializa siguiendo pricticas que atentan contra el prestigio de la marca. Es lo que le ocurri6, en Estados Unidos a la empresa propietaria de la marca Lacoste: Ja empresa licenciataria local siguié una estrategia de venta masiva convirtiendo la marca en una moda més. Cuando pasé la moda, la marca dejé de venderse. ; Por tiltimo, la empresa que concede la licencia corre el riesgo de que el licenciatario se convierta en su competidor en otros mercados al extender su jurisdiccidn a un ambito geogrifico sonoua J0RI01CA seo SD indebido, o al desarrollar su propia tecnologia apoyandore fuer temente en fo aprendido durante Is sale ae a cena: Es Lilumo es el caso de muchas empresas japonesas qe O™ieron Ticencias americanas en la década de los eineuent Y SES han dedicado luego a competir en el mercado ameTiCAN© Con propia tecnologia, desarrollada a partir de la adquirida Median, licencias. Concepto de licencia. Segtin su sentido natural y obvio, n licencia significa la facultad o permiso para hacer 4 cosa. En un sentido mas cercano a lo juridico, la licencia concesicn por el titular de un derecho de una autorizacién hacer aquello que, de no contar con dicho permiso, constitety una infracci6n de tal derecho. aa En el ambito del derecho, el concepto de li figura contractual denominada licencing © bien mpaly (na a que se emplea como mecanismo de transferencia de tecnolog ne muchas veces constituye la base sobre la cual se estructuran oe) figuras contractuales mas complejas dentro del dmbito mercang’ como ocurre en el caso de la franquicia comercial 0 franchiane La licencia importa asimismo una forma juridica de colaboracie’ entre empresas. en En la doctrina espafiola, Guillermo Jiménez Sincher defin, Ja licencia como “un contrato en cuya virtud el licenciante, ny obstante conserva su condicién de titular de la patente, autor mediando una remuneracién y por un periodo de tiempo esta: blecido, al licenciado para que ejercite todas o algunas de lay facultades que como titular de la patente, el Ordenamiento le atribuye”! En la doctrina nacional, Gabriela Paiva Hantke sefiala que el contrato es “un permiso que otorga el dueiio de una patente para que un tercero utilice el invento que ella cubre, por no querer 6 no poder explotarlo personalmente 0 como una manera de aprove. charlo y obtener utilidades, explotacién que concede el patentado por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio? lex Y JnsiNez SAncuez, GUILLERMO J., Derecho Mercantil, 1990, p. 467. * PAIVAH,, GABRIELA, Aspects juridicos econdmicos dela transferencia de tecnalagi, Editorial Juridica de Chile, 1991, p. 98. em JURIDICA pecans 536 0s del contrat ge 5 rm licen 3Phcja s¢ dEAUCE AE el compar. De la nocidin juridiea de Ie yementos "4 integrado por loa siguientes el objet0, UE el perma Mee para que UN tercero ysice “MCEMido por el ducio de la ae acho de que Strata, in go XDIOL el invents, tamara, bel geo de dicho dere, So importa ansterenci jel 1 precio que ! licenciataris ache pa 0) erin el dee a een por 1 ust ticenciante otorgue el permiso en cuestion en form gre que or mera iberalidads aunque to normal esque la ena G ‘onerosa; ) la explotacién 0 uso del derecho licenciado se concede Mazo determinado, que no podriexceder dea duracion por um jente del invento O marca de que se rata, de ‘problemas que suscita la nocién de licencia. Las principals di ‘ee conciernen, por una parte, al contenido de la licencia, cultae jos derechos que pueden ser objeto de ella, y, porlaowa esto que debe entenderse por regalia, parte eandose del contenido de la licencia, la doctrina nacional tmmita al permiso que otorga el due de una patente para que to limatilice o explote el invento que ella protege, de manera que ao pueden licenciarse los inventos que han sido patentadon, ‘Ereemos que el contenido de la licencia no puede limitarse tan solo a ceder el uso de una patente, porque al ser de esta ma terra, quedan fuera del objeto de este contrato otros derechos Madustriales, como las marcas comerciales, os modelos de ui. “fad, los disefios industriales y ademas todo otro pritlegio que as qeyes sobre la materia puedan establecer. El contrato de licencia tiene por objeto otorgar permiso para explotar cualquier tipo de propiedad industrial, esté 0 no amparada por una patente. Nuestra posicién se funda en el Compendio de Normas de Cam- bios Internacionales del Banco Central de Chile, que admite las Iicencias cuyo objeto son otros derechos diversos de la patente, que no tienen este amparo legal, como es el caso de las licencias sobre know-how. 396+ 587 tra URIDICA cone SB _-_ _— En lo tocante al concepto de regal 1 origen de esta nocin se remonta ae Gonpe etaabolute En esa época el rey tenia derechos exclusivos sobre ciertas cosas {mina de lata carreras, ec), sobre las uales permit sy uso o explotacién a cambio del pago de un precio que se de. nominaba regalia. En la actualidad el signiteadojutidico te la palabra regalia se ha entendido basicamente de dos manerag diversas, aunque relacionadas entre sf. En una primera acepcign la regalia alude al contrato mediante el cual se permite el uso explotacién de un derecho. Asi entendida, la regalia ¢s sinénime de contrato de licencia. Un segundo sentido de la expresién re. galia concierne al nombre que recibe el precio en los contrato de transferencia de tecnologia, particularmente en el contrate de licencia. Este precio puede consistir en un monto tnico, en pagos periddicos por el tiempo que dure el contrato, o bien, en tun porcentaje sobre las ventas de productos que se claboren con. Ia tecnologia licenciada. 397. Caracteristicas del contrato de licencia. El contrato de licencia es un contrato bilateral, normalmente oneroso, conmutativo, principal, innominado o atipico, solemne y de tracto sucesivo Es bilateral en la medida en que las partes contratantes se obli- gan reciprocamente: El licenciante se obliga a permitir el uso 0 explotacién del invento y el licenciatario a pagar por dicho permiso un precio (art. 1439 del Cédigo Civil). No obstante que la licencia sea gratuita y que el licenciatario no tenga la obligaci6n de pagar un precio, el contrato sigue siendo bilateral, porque sobre este liltimo pesa la obligacién de explotar el invento bajo los términos y limites que sefiale el contrato. Esta obligacién se justifica porque la explotacién es el objeto del contrato, y sin ella el licenciante correria el riesgo de un mal uso de su invento. La importancia del cardcter bilateral de la licencia radica fundamentalmente en el ejercicio de la accién resolutoria (art. 1489 del Cédigo Civil) El contrato de licencia es oneroso en la generalidad de los casos, toda vez que el permiso para utilizar 0 explotar el invento se concede a cambio de una contraprestacién, la cual sera, comtin- mente, en dinero (art. 1440 del Cédigo Civil). Por excepcién la licencia puede ser gratuita, cuando el referido permiso se otorga por mera liberalidad del licenciante. DD von URIo1ca ovens 588 siendo la licencia un contrato generalme dems un Contrato conmutativo, ne Oneros0, pasa a st iga a dar y hacer se mia como cquivtente ncaa Pane se on jebe dar o hacer a su vez (art. L441 del Codigo et parte gntrato de licencia esademis un conse poe oda que subsiste por si mismo sin necesidad de otra ae ver "442 del Codigo Civil). Con todo, existe la posibilidad de Ma licencia sea un contrato accesorio cuando ella complemen- ro contrato cuya nica forma de ejecucion consitaen la jn de una patente, como ocurre en el caso del connate uicia comercial sobre un determinado producto, de en cl derecho nacional la licencia es un contrato innominado, nis bien wn contrato atipico, en cuanto no tiene un nombre o mis reglamentacién legal. Es interesante que tenga esta ul ni uMgaracteristica, porque al no estar reglamentado por la ley, lime fectos quedardn regulados sélo por las estipulaciones de las sy por las normas relativas alos actos juriicos ya los con- af en general. Sin embargo, en doctrina se sostiene® que para epretary lenar los vacios de estos contratos, es posible apicar irnevalogia,y para ello se hard la calificaci6n del contratoatipico disque se tata, aplicando en subsidio las reglas del contrato que arise le parezca, teniendo en cuenta el aspecto especifico que te pretenda interpretar. El contrato de licencia es solemne en cuanto a que su cele- bracin estd sujeta a la observancia de ciertas formalidades espe- gales, de manera que sin ellas el contrato no produce ningin tfecto civil (art. 1443 del Cédigo Civil). En virtud de lo previsto én el articulo 14 de la Ley N® 19,039, los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de toda clase de actos juridicos y por tanto pueden licenciarse. Sin embargo, para que estos actos juri dicos sean validos, el citado precepto legal exige que conste por escritura piiblica y que sean anotados al margen de la respectiva inscripeién del derecho que se pretende licenciar. Esto también = esta consignado en el articulo 18, inciso 6°, de la mencionada ley, = yen el art. 90 del Decreto Supremo N° 177. Por lo tanto, podemos Concluir que si estas formalidades son omiidas, el acto adolecera de nulidad absoluta con todas las consecuencias que ésta importe. explotac T bpez Sata MARA, JORGE, Los conta. Parte General, 1986, p. 100 599 ean uaoicasvons SB — Por el contrario, Puelmat ha sef aque nos hematio, Puelmat ha sefalado que estas formalidades 4 9s 8 Teferido no hacen solemne a la licencia, que simplemente constituyen un e a terceros. Nosotro: Gis ae clare Ti de eens ereeMOS que es solemne pot lo dspuesto en ils et ey, que dispone que todo acto juridico que sigs Por objeto un derecho industrial debe constar por escrity publica anotada al margen del registro respectivo. . interés en destacar cl caracter solemne del contrato el esta lemne del contrato rad en que la sancién aplicable en caso de omision de dichas forte lidades sera la nulidad absoluta y no la simple inoponibikie, A - eae de los tereeros que no conocieron el acto. La nulidad absoluta es mucho mas rigurosa, en el sentido fet partes como a los terceros. oe Finalmente, el contrato que nos ocupa es de tracto sucesi en cuanto a que sus derechos y obligaciones se van cjecutande cn el tiempo. Este es el rasgo que caracteriza la obligacidn det licenciante de permitir la explotaci6n del derecho por el licen. ciado, que va siempre acompaiiada de las otras obligaciones que también pesan sobre él, como las de mantener la patente al de impedir la extincién de su derecho, de garantizar la posibi dad de desarrollar el invento 0 conocimiento, y, en general, de rantizar el uso tranquilo y pacifico del derecho licenciado ga quilo y pac Por todo el tiempo que dure el contrato. sino 398. Naturaleca juridica del contrato de licencia. El tema relativo a la naturaleza juridica del contrato de licencia es interesante en la medida en que hay que hacer un esfuerzo para descubritla, toda vez que nos encontramos frente a un contrato atipico, que no esté regulado especialmente por la ley de patentes, ni por ningiin otro cuerpo normativo. La calificacién de este contrato es indispensable para deter- minar las normas que le seran supletoriamente aplicables, en defecto de estipulaciones contractuales precisas. Dicha califica- cidn es independiente del nombre que las partes hayan dado al contrato, porque lo relevante ¢s la intencién que tuvieron las partes al contratar (arts. 1560 y ss. Cédigo Civil). © PUELMA ACCORSI, ALVARO, Contratacin comercial moderna, 1991, p. 119. BD orcas utD1CA news 540 AP. X. CONTRATOS DE TRA efectuar la calificacién ties del contrato, Puelma soon nt eer tn et a Hees el contrato confiere el derecho reai de usulruene oo eto de licencia solo confiere un derecho personal, se saeme numana compraventa 0 un arrendamiento, pot lo que habris a Ajicarle supletoriamente las reglas de la compraventay del que a mento de cosa incorporal (art. 1916 del Cédigo Ci) Si remene que la licencia confiere un derecho real, equivaldria a esrecho de uso 0 de usufructo, por lo que tendrian apicacicn, un deoriamente, las reglas del uso y del usufructo,establecidas suplet Tinulos IX y X del Libro II del Cédigo Civil para en los .. Legislacién aplicable, En el derecho chileno no existe una ey naiva especifica aplicable al contrato de licencia, de manera nomqueda disciplinado por lo que las partes estipulen, en uso cl principio de la autonomia de la voluntad, de acuerdo con lo revisto en 10s articulos 12 y 1545 del Cédigo Civil. "A falta de convencién expresa por los contratantes, deben jicarse supletoriamente al contrato de licencia las normas del wPrecho comin, dentro de las cuales podrian considerarse las {que regulan la propiedad industrial ¢ intelectual. En cuanto al caricter civil o mercantil del contrato de licencia, habia que concluir que asume la naturaleza comercial cuando accede, auxilia o complementa un acto, contrato, actividad, rofesion o industria principal de caracter mercantil. Lo mas Poriente es que el contrato de licencia sea comercial, toda vez que teniendo por objeto la explotacién de una patente, marca o modelo empleada en una actividad principal fabril o mercanti, accederd, complementara o auxiliard dicha actividad comercial yen consecuencia, se convertira en acto de comercio regido por ‘el Cédigo de Comercio y las leyes comerciales complementaria, En ausencia de normas en la legislacién comercial, se tendrin que aplicar las reglas del Cédigo Civil (art. 2° del Cédigo de Co- mercio) yen defecto de ello, la costumbre comercial TPOREA, ALvARO, ob ct p12 sa ewecincacm (CONTRATOS MERCANTILES ———< 400. Clasificacion de la licencia. Si se tiene en cuenta due existen diversos tipos de licencia, es posible agruparlos set" 108 criterigg de clasificacién que sefialaremos a continuaci6n. a) Atendida la circunstancia que el licenciatario tenga 9 ny que pagar una retribucién por la explotacién del derecho de que s¢ trata, la licencia es onerosa o gratuita, Las licencias gratuitas sop poco frecuentes. Bajo la vigencia de la Ley N° 18.935, el Estady podia expropiar patentes de invencién cuando éstas le permitian asegurar el ejercicio de las garantias contenidas €n los ntimeros g y 9° del art. 19 de la Constitucién Politica. Expropiada la patent el Estado pasaba a ser su titular y podia otorgar licencias gratuita, a quien lo solicitara. Hoy dia la normativa legal citada esti dery. gada por la Ley N? 19.039, que rige en la materia, b) Sise tiene en cuenta la duracién del contrato, la liceng puede ser de menor duracién que el derecho que ella concede = de igual duracién que dicho derecho. Se estima que siel contre to nada dice acerca del plazo por el cual se confiere la licencia, habia que entender que ella se extiende por toda la duracign que tenga el derecho cuya explotacién ella concede. ©) Segiin que exista o no libertad para elegir al licenciataro, la licencia puede ser voluntaria u obligatoria. La regla general es que sea voluntaria, en virtud de la garantia constitucional de libertad de emprendimiento de actividades econémicas. En virtud de lo previsto en el articulo 51 de la Ley N* 19,039, existe la obligacién de otorgar licencia cuando el titular de la pa. tente incurra en un abuso de posicién dominante o constituya un monopolio, de acuerdo a lo decidido por la Comisién Resolutiva, instituida por el Decreto Ley N? 211, de 1973. 4d) Atendiendo a la extensi6n del permiso para explotar la patente, la licencia puede ser exclusiva o no exclusiva. En las pri- imeras el licenciante garantiza al licenciatario el goce exclusivo de todos los derechos que sean objeto del contrato, En las segundas el licenciante se reserva el derecho de conceder otras licencias, sobre el derecho en cuestién, a otras personas que lo descen. No obstante que el licenciante haya otorgado una licencia exclusiva, siempre subsiste su derecho a explotar personalmente el dere- BD no JURDICA vent 542 ‘CAPX. CONTRATOS py rue posees debidoa que ia cetehe ore aspera de ings iain de exe conta no ent fel ilar de fa & «) sise concede 0 noallcenciatrio y (o), oneroso a una tercera perso a te iia licencia puede ser rane TRO Que alle fue otorgaee "ible o intransferible segin el aleance de los derechos Ips licencias pueden ser totales aides I gidas pueden estar imiadas ca nme eines. to al objeto en que consisten, ya sea un invento, te noniec contro, en 1 rlatvo al tempo, teminan antes que el derecho ot eat6n; en To concermient al tettoro, cand ve conceden en una zona geografica determinada, y en cuanto limitan el Panto de Ia produccidn, ) Segiin su objeto, la licencia puede ser sobre patentes de spnecin; marcas comerciales; sobre modelos de uid; dss inwtasales; propiedad industrial no amparada po alguna forma ie proteccidn legal, como el caso de la licencia sobre knw, aprasliteraria, cientficas musicals o artisticas. hy) De acuerdo a la fuente de donde emana la licencia, puede ser privada, que es aquellalibremente pactada por las pares rediante un contrato, sin mediacién alguna de las autoridades Encargadas de proteger los prvilegios industrials, y de oferta Niblica, que se otorga tras el ofrecimiento paiblico y registral Fel contrato de licencia por parte del titular de la patente, cuya licencia pretende contratarse con cualquier tercero. En este caso ltitular ofrece la licencia, a través del sistema registra, a terceros gque puedan interesarse en el derecho que la patente ampara. de explotacién conce- 401. Caso de licencia extranjera. En el derecho chileno se reglamen- ta el caso de ciertas licencias celebradas con un licenciante que reside 0 est domiciliado en el extranjero. Esta situaci6n, que parece ser bastante extraordinaria, ¢s, por el contrario, de muy comiin ocurrencia, toda vez que el sen- tido de la transferencia de tecnologia es precisamente el servir ‘como instrumento para subsanar las desventajas econdmicas de tficiencia y productividad de que adolecen los sectores menos 543 tovromst JURIDICA or ct capacitados econsi fapacindos econe een intelectualmente y que N° poseen en el ambito teenoldgieg es Tealzar inventgaci Y Cesro n este sentido el C eee A compendio de Normas sobre Cambio, personae ge og 8et Banco Central de Chile, dispone que i Chevtentra he 1s Orer Contratos de regalias (entr€ 10s cual bane icencia) no estaran obligadas a liquidar a mon, bale Porat etal as dvisas que adquieran en el Mercado (a io |, con el objeto de pagar a personas domi el extranjero el valor de las regal ecg ae tos requisitos que el propio cuerpo normativo dispone. Pos les se 402. Modatidades en los contratos de licencia, el contrato de licencia es un contrato innominado a nido queda entregado a la autonomia de la volunaay tiene mds limites que el respeto de la moral, el orden ng las buenas costumbres. Si se mantienen los elementos eee? que constituyen su objeto, esto es, el permiso para exehe la regalia a favor del licenciante, se puede celebrar el eno de licencia bajo diversas modalidades, como lo analizarene®® continuaci6n, : ‘Como ya hemos dicho ¥0 conte, hs que ng a) Una cldusula de las modalidades frecuentemente empleady consiste en establecer la exclusividad, que impide al licencian, ofrecer a otras personas el bien inmaterial licenciado. : b) La otra variedad consiste en que el licenciante se obi aconceder el uso exclusivo del privilegio o bien a otorgarla ee plotacidn del mismo. En el primer caso el licenciante no puede subcontratar el privilegio concedido, porque el uso es intrans. ferible. En el segundo caso el licenciante podré subcontratar 3 favor de terceros el goce del referido privilegio. ©) Por iltimo, puede tratarse de un contrato de licencia con lausula sobre mejoramiento del invento, que obliga al licenciatarig ‘a comunicar al licenciante todas las mejoras que descubra con poste. rioridad al contrato, o bien, las nuevas técnicas en su aplicacién, 403. Efectos del contrato de licencia. Como todo contrato la licencia genera derechos y obligaciones para las partes contratantes, los OTe, aremos Cnseguida d 2 isting ge eenciante y del Henciatage ae! ‘10 la posicign, contractual erechos del lcenciane, La rimeyy f enciante / “eva gue te aie a a) consiste en seguir explotando por 4 marca objet© del CONtTATO, toda ver que eS" Al invento tw mfoncedida no pierde los derechos sone grt 8 lalicen. 2 etc licence a shonin Aatidad de eldusula de explotacin excise et ria opera solo respecto de terceros. tende que ella Jn segundo derecho del licenciante cons de a regalia ep a cambio dl der fotacién del invento o de la marca, a men eo fexcepcional de una licencia gratuit en el aul Gece Gene que ser convenido expresamente, porque a gratuidat ny Se resume en T0s negocios mercantiles, iste en exigic echo de uso ge 405. Obligaciones del licenciante. Las obligaciones del licenciante se ypan en dos categorias: las directas 0 emergentes del contrato Has indirectas 0 provenientes de la calidad de beneficiario de Ya patente que él detenta, Las obligaciones directas se refieren al contenido de las esti- wulaciones del contrato y a la ejecucién completa o incompleta Fel mismo. Ejemplos de estas obligaciones son la de proporcionar ‘conocimientos necesarios para poder utilizar adecuadamente el invento patentado y la de reparar los perjuicios que causa el incumplimiento del contrato. Ademés, forma parte de esta ca- tegoria de obligaciones el deber de garantizar al licenciatario la ibilidad de ejecutar la invencidn cuya explotacién constituye ‘el objeto del contrato, pues en caso conuario éste deberd resolver se. Por tiltimo, dentro de las obligaciones directas, se encuentra también la de asegurar al licenciatario el uso tranquil y pacifico = del derecho licenciado, porque en caso contrario el licenciante responde a la evicci6n en forma similar a la compraventa. Las obligaciones indirectas 0 provenientes de su calidad de titular de la patente consisten basicamente en mantener vigente dicho beneficio. Sin embargo, como las patentes no son el tinico 55 oironts JURIDICA ne cute & BB rns uma cs _— ——___sotesrosmencavriss gbieto sobre el cual puede versar el contrato de licencia, Sella fxtiende a los otros prvilegios, es evident que 1 licencianyg no quedaré gravado eon a ‘ ° Po guedard gravado con esta obligacion,respect© A 10s trop 406, Denes de cenciatari El principal derecho Q¥€€ Contras ce coal contiet al eeniatro el war 0 PIA linen marca, diseio, et, en los térMNOS y segin modalidades estipuladas en el contrato Se esta quete mae ic una obligacién, porque si el licenciatario se abstuviera dann plotar el derecho, podria exponer al licenciante a la ead de la patente por falta de explotacién, haciéndose ress de la pérdida del privilegio concedido. Con todo, cree le no siempre es obligatorio para el licenciatario explour arnt cho a que se refiere el contrato, sobre todo en el carp yee se ha pactado como remuneracién una suma fija paged momento de su celebracién, de manera que si el lew no obtiene provecho del invento, esta situacién a : seria irrel para el titular de Ia licencia, Ademis, el licenciatario solo pants ser investido del mero uso de privilegio, caso en el cual tampa std obligado a explotarlo, Por tiltimo, en caso de la legis chilena, no existe la obligacién de explotar el invento eubierrs por una patente, de manera que ella no caduca por esta raxge y, siendo asi, el licenciatario no expone al licenciante a ning, riesgo de pérdida de su derecho. in 407. Obligaciones del licenciataro, Ellas también se agrupan en obligaciones directas 0 indirectas. La principal obligacion emergente del contrato, que grava a licenciatario a favor del licenciante, consiste en pagar la regalia ‘a menos que se trate de una licencia gratuita. . Dentro de las obligaciones indirectas se encuentra el deber del licenciatario de usar 0 explotar el privilegio concedido, en los términos y bajo las modalidades previstas, toda vez que su incumplimiento acarrea perjuicios al licenciante. Un ejemplo de «sto tltimo serfa la elaboracidn de productos de mala calidad por el licenciatario, lo que redundaria en el descrédito de la patente 0 de la marca licenciada, 546 lades del contrat i pata el res et 408: nacional, p. ‘esBuardo de la ‘ontexto de la nor. esto €S, Para asegurar su yajige, OMS@LACION del arty el legislador impone la obseryard,'® tficacia frente a r0% ca cl perfeccionamiento de log no cierias formal e905 industrials, dentro 7 Tas que eae Telativos a los det snto de la escritura piiblica yla aan" ©Omprendida e} (10 de Propiedad Industrial, que ao8 misma en sie rrmentoy Reese, teat de FP ropiedad Industrial). ine. rotacin de la escrtura pala que contene elo 1Eanaa, en el registro mencionado, cumple elo de tones delice de uso 0 de explotacion de la patente ode ene, el deretge trata, como asimismo de dar a conocer alos terceng de ditencia de este contrato, Esta anotacion se efectia previo w es de un derecho equivalente a media unidad trbutrn © ensual- mer vomisién de una cualquiera de las solemnidades indicadas, wna 1a nulidad absoluta del contrato de licencia entre las par- orig que para producir sus consecuencias juriicas ha de ser retaradajudicialmente. Respecto de terceros, la licencia produce deetfon con tal que se haya hecho larespectva anotacion, i dic” 8 1409. Negociaciém de un contrato de licencia, Para la comprensién Jjobal del contrato en estudio es preciso analizar sucintamente as negociaciones preliminares, destinadas a fijar el contenido gefinitivo de la licencia. Distinguiremos emo tiene que negociar cada una de las partes. “Tratindose del licenciatario, en Ia fase de negociacién previa de un contrato de licencia deberd preocuparse bisicamente de identificar los derechos del titular de la patente, marca, modelo industrial, como asi también detectar problemas legales y las exigencias tributarias relativas al privilegio de que se trata, En este orden de materias el licenciatario tendra que lograr que el contrato contenga cléusulas de defensa de los derechos licenciados y de indemnizaci6n de perjuicios, en el caso en que las patentes licenciadas infrinjan derechos de terceros. También le conven- dré que haya estipulaciones que garanticen el funcionamiento 0 desempeiio de la tecnologia concedida y el cumplimiento 547 sis FURIDICA nec SB BB. cou nRG0ICA ca ae forzado de los de Por terceros, Techos licenciados, en caso de set infringido, En la etapa de ne, Bociacién del contrato, le corresponde ay iceman? identificar el érea de la tecnologia en que incide Plcencia que se le concedera,inclindndose por aquella ue Ie preborcione mayores ventajas potenciales en el mercado, Tieng que evaluar también la participacién de mercado que detenta a ticenciante, gracias a su patente, marca o defo, y el retomg Sobre 'a inversiGn, segiin el tipo de tecnologia cuya explotacién se jg Confiere. Por Gltimo, le conviene estimar la inversién, los ingresos Yel retorno en el caso en que no se le conceda la licencia En el caso del licenciante, la clave del éxito de la Regociacién de la licencia consiste en convencer al futuro licenciatarig, durante Ghta fase precontractual, de las ventajas de la inveneign, marca liserio industrial o conocimientos no patentados, que Constituyen cl objeto del contrato de licencia. Como el licenciante tiene ¢} derecho concedido sobre la patente, marca o modelo industrial sobre el cual va.a otorgar la licencia, le interesa tan slo magnifica Sus ventajas para lograr una buena regalia gracias al contrato, 410. Aspectos tributarios de a licencia, Este es un as considerarse en la celebracién de esta clase de contrates, porque {a regalia que le paga el licenciatario al licenciane constituye parg este tltimo renta afecta a impuesto, en el marco deg normativa tributaria, En efecto, segiin el articulo 8° de la Ley de Impuesto a a Renta, toda persona residente o domiciliada en Chil Pecto que ha de se consideran rentas de fuente chilena las que prencsBan de bienes situados en el pais 0 de actividades dee ‘rolladas en él, cualquiera que sea el domicilio o residencia dat Contribuyente, Siendo esto asi, las regalias, al constitu rentac de fuente chilena, estén gravadas con el impuesto ala rent, Mas explicita resulta en este sentido la disposicin del art. 59 inciso 1° del mismo texto legal, al incluir dentro del impuesto a, ar ponrin amen on avai Nem ise 51 arn Guillermo Cabanella de las Cuevas, Inowhow‘esel = Foon de lvendones, procsce, Scam & Heros 0 pa cons ono patentables que incluyen experiencia hailidad tea cumuna, I que puede ser ransmida preferentemente 1 alsivamente' raves de servicios personales T CARANELLA DE LAS CUEVAS, GUILLERWO, Los conrats de cena del rangle rec derma, Buenos Aires, 1980, p. 93, 558 eonoun fURIOKC wans SD eno tng : tun receptor que gozari de los benefic et palon.sn eaters Cera casos, 3 cambig 11 Brecio denominado Royal ¢ Resale” o secrete mae atl]. A. Gomez Cegade entiende por know, roductos a UStial “todo conocimiento reservado sobre iq pogiacon 0 procedinieato sats que ef emp Por su valor competiti my itive para ade r ors . Para la empresa, desea mantenc? 'eNOS secreto a Comercig los cong. Voleac mientos practicos, particularida dos técnicos, que fueron siendi través de investigaciones y que la competencia’.!! Segiin el art. 21 de la ley alemana contra res competencia (Gesetz gegen Wettbewerbschrank concepto de know-how corresponde a “inventos, de fabricacién, construcciones no protegidas conquistas que enriquecen la técnica”.!2 ‘ Procedi. ides y conocimientos especie, lo obtenidos por un produetors, no deben atin ser adquiridos Por stricciones a ja ‘ungen GW), ef Procedimientos Por la ley, otras CoGORNO, EDUARDO GUILLERMO, Teoria y Préctica de los Nuc Comeriale, Ediciones Mer Meru, Buenos Aires, Argentina, p. 263. 2 Gotz Cxcane, JOSE ANTONIO, El seco industrial (know-how): Cony, rotcién, Ed, Tecnos, Madrid, 1974, pig. 65 ¥8 Gimara de Comercio Intemacional, Informe dela sesiones de 17 18 de ‘octubre de 1957, en STUMPF, HERBERT, Elcontratodehnowhru, traduccin de Tomi, A. Banzhaf, Libreria Temis Editorial, Bogota, Colombia, 1984, p. 5 1 STUMPr, HERBERT, ob, ct, p. 6. 1 STUMPE, HERBERT, ob, cit, p. 7. 00s Contraty BD rons jurso1ca become 554 Lenina ie i SA TNH Parrate y, Elementos dl nan, cin y andlisis. Dentro de 6 epgura del knowhow podemos sengitem0s P EL objet, el precio y el tiempo, tes s0n el dador 0 proveedory te, 2) ‘iq persona natural o juridica que Proporeceo Elda got & piento téenico de que se trata, El Teceptor g at a a pezsona a quien Se transferee congcimien tate igacion de mantenerlo confidencial, mnico, Que com. nel Siguientes: ts re quel jon oli : . ©" 5) El objeto es el conocimiento técnico ) el conocimiento se traspasa en forma cua’ csencial del proveedor es una obligacié ibn or faso en que el conocimiento se geo cos, planos, informes o mediante encia de una obligacidn de dar. Lo en Mi .ci6n de suministrar el conocimiento secreto sea tanto de hacer como de dar. No siempre la experian, ransmite de una sola ver, sino que se va proporcionando ca a segida que lo requiera el receptor y se acompaia de un apa medante para vencer las dificultades y obtener un alto grado de consi@cia. Hay situaciones en las cuales el Proveedor capacita al pao del receptor y visita su fébrica para apreciar en forma prictica la utilizacion del conocimiento transferido. Ue Se transiere, Consensual, Ia. obli- mn de hacer, €n tanto wansfiera incluido en documentos, estamos, mas frecuente es que ©) Precio o regalia. Es la prestacién esencial de receptor a cambio del conocimiento secreto que se le traspasa. Internacio- nalmente este precio se conoce con el nombre de raya o regalia, El precio puede consistir en una suma fija y global denominada Jump sum en un monto proporcional al uso que se haga del conocimiento, Esta tiltima forma de establecer el precio puede asumir distintas variantes: un porcentaje sobre las ventas netas, un porcentaje sobre las ventas brutas, un porcentaje sobre el pro- ducto elaborado y un tanto por ciento del producto vendido, 4) El tiempo. Sea que la operacién se encuentre regulada por el ordenamiento juridico o que se rija tan s6lo por la convencién 555 corona JURIDICA orci SE —_—.. Contatos ercavriis de las partes, se es wansferencia del ser del orden de los 5 an los 5 atios o me os Conocimientos se vuelvan wre 10s, con el objeto de evitar que tecnologia y de la cienci ‘elvan obsoletos debido al avance de |g a Parrafott Caracteristicas del know-how Principales caracteristicas. nocimiento secreto que se ay @ una determinada cosa, los bienes inmateriales material al cual se integra, Se caracteriza asimismo porque tiene una determinad, valoracién econémica, toda vez que se trata de onocimientos ecesarios para el correcto funcionamiento de alguna téenicn © para el Optimo aprovechamiento de alin producto, Come it sencial en él es la experiencia y la habilidad acumuladss pare aplicar el conocimiento secreto a una determinada invencidn, ef solo traspaso de una patente o el otorgamiento de una licencia aislada no tiene interés econémico si no va acompaiado del know-how. Por otra parte, tanto la expresién como la figura juridica del ‘know-how no pertenecen a las categorias propias del derecho de las obligaciones y de los contratos del sistema juridico roménico, sino que como lo indicaramos precedentemente, tienen su origen yse han desarrollado en el derecho angloamericano. El know-how, a diferencia de la patente, no concede a su tit. lar un derecho exclusivo para la cesién y resguardo del invento, porque su proteccién se basa en el hecho de mantenerse el co- nocimiento en secreto, mediante acuerdos establecidos en ope- raciones y en contratos. El que detenta el conocimiento técnico secreto lo transfiere a titulo oneroso a un tercero, dando origen asi a la operacién de know-how. D scaomn.URIDICA creme 586 CAR-X. CONTRATOS Dery Parra folv Efectos juridicos de, know-how ininar En a doctina de los autores no ex 418 ant asiel know-how es una nueva: figura contract en onocidas, 0 si por el contrario, se trata dene seta pic a celebracion de vaio contrat gn que te Gel conocimiento secreto. perenessustentan que el knowhow es un contrat le — indvidlidad y caacteritcas propia! s9ipgra 0108 AUC el inh “No es ning Spo nuey taro, ino que és el posible objeto de diversas pa ye de coffos (compraventa, licencia, cesién, ete)™." Bly sefialan ners impropio hablar de contrato de knowhow, compte seria ie Sree al conttato de patente. Por lo tant, lacomrece ion referign de un contrato cuyo objeto sea el knowhow send ‘cesién noha o licencia de knowhow, segin sea el contrato que se celebre eee : En nuestra opinidn, el knowhow debe ser analizado como racién mercantil integrada por diversos actos juices, una oPfjos a generar o a establecer un vinculo entre los distinne, schos y obligaciones que permiten lograr la finalidad econémi- dere se persigue, esto es, para cl dador o proveedor el traspaso caer oneroso de un secreto No patentado y con obligacign de acitule arlo como tal, y para el receptor o adquirente obtener a econémica que implica el conocimiento transferido y tare a retribucién correspondiente. ‘Cualquiera sea la posicion que se adopt al respecto, lo certo ue el know-how es una realidad juridica que tiene cada dia wor aplicacién prctica, no obstante la falta de una normativa ay efgule sstematicamente en nuesto medio, lo que complica Jin mis describir sus efectos. Ne acuerdo ‘tual, distinta Ina OperaciGn YO objeto es el del conocimiento secreto 19. Derechos y obligaciones. El traspaso sec se mione mediante documentos tipo que cautelan preferente- T GOCORNO, EDUARDO GUILLERMO, ob cit, p. 263, 6 GOstez CECADE, ob. cit, p. 160. y 557 ansoua nied noms OB renee Gel ne 108 intereses del proveedor en desmedro de 108 derechoy aye, ¢PIOF que fueron ideados por empresarios norteamericang, J cuya redaccion es diversa al estilo empleado ef 108 CONtTatos de origen romanista o continentales, parte en 1 rlader como el receptor o beneficario deben tomay adace oo termalizacion de la operacién, que generalmente y Cacnta de daedaecin y sueripcén de los documentos que equates El otorgamiento de los instrumentos no es un Teluisto para la validez de la operacion que puede convenine Imente, pero resulta aconsejable para fines probate por la complejidad de la misma. Em el caso que se tequiene 3: alguna autorizacién especial, el proveedor tendrd que ady® las medidas necesarias para obtenerla, septa 420. Obligaciones del dador. Fundamental del dador consisten en transferir el cono yen introducir mejoras al mismo. Imente las obligaciones cimiento de que se trata 421. Obligaion de naspasr el comaciniento El proveedor se obliga traspasar el conocimiento secreto no patentado, esto es, a brindar toda la informacién que posea sobre el mismo y hacer todo Io que sea necesario para que el receptor pueda beneticiarse econg, micamente utilizando la tecnologia cedida. Es preciso estipulay claramente esta obligacién detallando con exactitud los planos, juegos de dibujos, modelos y demas antecedentes documentaley que tiene que proporcionar el dador para cumplir con ella, En algunas oportunidades el dador deberd asumir otras obligacio. nes complementarias que permitan el cabal cumplimiento de la que estamos describiendo, tales como la de instruir o entrenaral personal del receptor, enviar ingenieros para montar y supervisar la produccién. Por el hecho que el know-how estd relacionado con el uso de una licencia de patente o de marca, la informacién técnica que se brinda dificilmente puede aplicarse en la practica sin la ayuda de otros elementos, comprendidos en otros derechos industriales que se traspasan en conjunto. En los documentos en los que se hace constar el know-how es frecuente que se estipule la clausula Package Licencing, en virtud de la cual el proveedor pone a disposicién del receptor un paquete de conocimientos BD vrousjoriorcrvccne 388 “os, nO NECESAriament, get eeos a la fabricacion ge nos ent ae smplica que si el receptor quiere oh PS fqrial, debe también aceprar jo Airc agin dere: indurente Unidos a él y que algungev"® GUE vienen ining ble clidad. 8-00 le resultan de s fn elacion con la obligacin dey roveed, jmiento Secreto, S¢ plantea la interrogs 0" S© Waspasar e| canoe! ide transferirlo a distintas personas. Ne €N tomo a saber ‘estin contestes en que debe exign 9°" Parte de og rer de la tecnologia cedida, por lo que gh Sad en el Perse de traspasatlaa dos receptors siuadas ee debe prio. La exclusividad se admiteentendida sag f° toval. El receptor tiene derecho a usr et cyen lb transferido en forma exclusiva, en el epace ae jo. En el evento en que se ransfiera un mismo cone wo a diversos receptors sitiados en disintos pata, re mien se encuentran asociados entre s, nos encontramogeare us “gnow-how paralclo. 7 an kero Ta tecnologia necesara pra lograr un deteminado roducto no pertenece a un solo proveedor, sno que se comple. fa con el secreto conocido por otto, los proveedoressuclen men ge para la explotacién econémica formando un foalngo acon contracan separadamente con el mismo receptor. woven ico igacin de realizar mejoras. Si se ha convenido expresamen- > Oi eeumentoe que dan cuenta de la operacign el dado te en ademas las obligaciones de realizar mejoras relatvas al aecimiento técnico cedido, de comunicarlas al receptor y de owarle el derecho a beneficiarse de ellas. Tales obligaciones oro TFen pactarse concediendo o no derecho al dador de cobrar por ellas una determinada remuneracién, 423, Obligaciones det receptor. Por lo general el beneficiario 0 re ceptor resulta con un mayor niimero de obligaciones asa cargo, q taber, pagar la regalia, mantener el secreto, aprovechar el secreto y promover Ia venta del producto fabricado, inwoduci mnejoras, adquirir exclusivamente piezas y materiales, devolver documentos, etc. 559 roiromis JURIDICA pects 5 i cn neill 424. Obligaciin de pagar la regalia. Es esencial que €l ¥€°EP'OT Pague una rewibucién Pederson secret) que le transfiere g} dador. Como en la mayor parte de los paises y particularmente en Chile no hay normas que regulen sistematicamente el knowhoy, tas estipulaciones relativas a esta obligacidn deben Ser Muy pre.

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