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2020

RAPPORT DE STAGE

JÉRÉMY LUFUANKENDA
CASALONGA |31 rue de Fleurus, 75006 Paris, FRANCE
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Table des matières

TABLE DES MATIÈRES........................................................................................................ 2
REMERCIEMENTS.............................................................................................................. 3
INTRODUCTION................................................................................................................ 4
I/ PRÉSENTATION DU CABINET CASALONGA :....................................................................5
A) UN CABINET PLURI-PROFESSIONNEL........................................................................................5
B) L’ACTIVITÉ DU CABINET........................................................................................................6
II- OBJECTIF ET MISSIONS DU STAGE.................................................................................7
A) LE DÉPÔT DES MARQUES......................................................................................................7
1) Le dépôt d’une marque.................................................................................................8
2) Assurer l’enregistrement de la marque.........................................................................9
3) Les différents problèmes rencontrés lors de l’enregistrement d’une marque...............9
B) LES INSCRIPTIONS.............................................................................................................. 11
C) RESTRUCTURATION...........................................................................................................12
III/ L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR MES MISSIONS...............................................13
IV/ SYNTHÈSE.................................................................................................................. 14
ANNEXE :........................................................................................................................ 15
ANNEXE 1 : TMFI (TRADEMARK FILING INSTRUCTIONS) – INSTRUCTIONS DE DÉPÔT DE MARQUE...........16
ANNEXE 2 : CONTRAT CONFIRMATOIRE.......................................................................................18
ANNEXE 3 : NOTIFICATION DE L’OFFICE DE REFUS PROVISOIRE D’UN DÉPÔT DE MARQUE PAR L’OFFICE
FRANÇAIS, L’INPI.................................................................................................................... 19
ANNEXE 4 : RAPPORT FAIT AU CLIENT SUITE À UNE NOTIFICATION DE REFUS PROVISOIRE REÇUE
CONCERNANT UN DÉPÔT DE MARQUE..........................................................................................22
ANNEXE 5 : LETTRE DE MISE EN DEMEURE REVUE EN COLLABORATION AVEC UN AVOCAT......................27
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Remerciements
Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il me semble opportun de commen-
cer ce rapport en témoignant toute ma reconnaissance aux personnes suivantes, pour l’expérience en-
richissante et pleine d’intérêt qu’elles m’ont fait vivre durant cette période de stage au sein du cabi-
net d’avocat CASALONGA :

Madame Aude THRIERR, Conseil en Propriété́ Intellectuelle, ma tutrice, pour m’avoir intégré́ rapi-
dement au sein du cabinet et m’avoir accordé́ toute sa confiance durant cette période de stage.

Gaëlle BOGACZYK, responsable du service dépôt marques SANOFI, pour son accueil et sa
confiance dès mon arrivée.

Ivelina IVANOVA, Camille LEY ainsi que l’ensemble du personnel du cabinet pour leur accueil
sympathique et leur coopération durant ma période de stage.

De plus, je tiens à tiens à remercier toute l’équipe pédagogique de l’Université de Bordeaux Montes-
quieu, ainsi que les intervenants professionnels responsables de la formation MEDIIATIC.

Introduction

Ayant suivi tout au long de l’année scolaire 2019/2020, le Master 2 MEDIIATIC à l’université de
Bordeaux Montesquieu, un stage obligatoire de 6 mois fut nécessaire à l’obtention de mon diplôme.
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Mon objectif à travers cette expérience était de pouvoir mieux comprendre les tenants et aboutissants
du secteur de la propriété intellectuelle. De plus, j’ai voulu, par cette expérience, parvenir à entrer en
contact direct avec différents professionnels du secteur afin de finaliser mon projet professionnel.
Après avoir trouvé un premier stage dans un cabinet, celui-ci fut annulé dû à la crise sanitaire et au
confinement du mois de Mars 2020. Toutefois, je ne me suis pas découragé et après de longue re-
cherches, l’opportunité d’effectuer un stage au sein du cabinet d’avocat CASALONGA s’est présen-
tée.
Ce stage est venu clôturer mon parcours universitaire et faire une réelle transition entre l’université et
le monde professionnel. Ce stage a commencé le 1 er Juillet 2020 et s’est terminé le 24 Décembre
2020.
Aussi, à travers ce rapport, je souhaite vous présenter les différentes missions accomplies, mon re-
tour d’expérience et l’apport que ce stage a pu avoir sur mon avenir professionnel.
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I/ Présentation du Cabinet CASALONGA :

A) Un cabinet pluri-professionnel

Le cabinet CASALONGA est un cabinet pluri-professionnel, il est d’ailleurs l’un des premiers à
avoir établi cette transition en 2018. On y trouve ainsi des avocats, des conseils en propriété
intellectuelle ainsi que des ingénieurs.
La situation géographique des différents bureaux n’est pas anodine. Implanté dans des lieux
stratégiques, ce cabinet est apte à représenter ses clients devant les différents offices nationaux et
européens. Pour exemple, le bureau CASALONGA & PARTNERS à Munich représente directement
ses clients devant l’Office Européen des Brevets (OEB) et devant l’Office Allemand des Brevets et
des Marques (DPMA). Alicante est également un point stratégique pour CASALONGA. En effet,
l’Office de l'Union européenne pour la propriété́ intellectuelle (EUIPO) y est basé. 1

B) L’activité du cabinet

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Source:http://www.casalonga.com/casalonga/historique/?lang=fr
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Comme indiqué précédemment, ce cabinet regroupe différentes professions gravitant toute autour du
secteur de la propriété intellectuelle.

CONSEILS EN PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

CASALONGA

INGÉNIEURS AVOCATS
Les avocats
s’occupent du
contentieux français et communautaire devant les tribunaux français et européens, mais aussi de l’ar-
bitrage et de la médiation.

S’agissant des conseils en Propriété́ Industrielle, ceux-ci offrent des conseils techniques et juridiques
dans les domaines du droit de la propriété́ industrielle et commerciale suivants : le droit des brevets,
le droit des dessins et modèles, le droit des marques ainsi que le droit relatif aux noms de domaines
et aux données personnelles.

Enfin, concernant le contentieux brevet, des ingénieurs conseils en propriété́ industrielle et avocats
collaborent ensemble permettant l’alliance de la pratique judiciaire à la technique. 2

II- Objectif et missions du stage

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Source: http://www.casalonga.com/casalonga/historique/?lang=fr
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Étant sous la direction d’un conseil en propriété industrielle ayant plusieurs clients, j’ai intégré
l’équipe s’occupant de l’un de ses clients. Ce client est un client français reconnu à l’international
dans le domaine pharmaceutique : SANOFI. De part cet impact international celui-ci détient des
droits sur des marques visant la commercialisation de produits et services dans plusieurs pays. Ma
mission, principalement axée sur le droit des marques, était d’assurer un suivi des différents droits
détenus par le client, et de permettre l’enregistrement de nouvelles marques déposés par celui-ci, il
s’agit donc de la gestion du portefeuille du client.
Le cabinet CASALONGA agit comme mandataire de ce client et s’occupe de trois éléments
principaux : le dépôt de marques, les inscriptions et enfin les oppositions. En tant que stagiaire j’ai
pu intervenir lors du dépôt de marques (A), des inscriptions (B) ainsi qu’à la restructuration du
service(C)

A) Le dépôt des marques

S’agissant du dépôt de marque, il faut savoir que le cabinet CASALONGA agit au nom et pour le
compte du client. Aussi une fois que le projet du client est établi concernant un produit et/ou service
à commercialiser quelconque, celui-ci nous transmet des instructions concernant la marque à
enregistrer servant à la commercialisation des produits et services visés par son dit projet.

Étant donné que toutes les correspondances se font en anglais, les instructions du client sont
intitulées : « TMFI Trademark filing instructions » en français : instructions de dépôt de marque.
(Annexe 1)
Dans ces instructions on retrouve le nom de la marque, les produits et/ou services proposés et les
pays visés par le dépôt de cette marque.
Par cette expérience, j’ai eu l’occasion de travailler aux missions liées aux marques déposées. En
outre, j’ai pu : lancer le dépôt d’une marque (1), assurer l’enregistrement de la marque(2) et traiter
les différents problèmes lors de l’enregistrement d’une marque(3).

1) Le dépôt d’une marque

Dans ce cas de figure, nous sommes amenés à traiter les différentes instructions envoyées par le
client. Nous centralisons les instructions et opérons une vérification concernant la liste des produits
et services proposés.
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Lors d’un dépôt de marque, il est nécessaire de définir un champ dans lequel la marque est destinée à
être protégée. Pour se faire, la majorité des pays se réfèrent à la classification de Nice qui est une
classification internationale des produits et des services destinés à l'enregistrement des marques
commerciales. Cette dernière a été instituée le 15 juin 1957 lors du traité de l'Arrangement de Nice et
a ensuite fait l'objet de plusieurs révisions successives. La Classification de Nice est répartie de la
manière suivante : elle compte 34 classes de produits et 11 classes de services. Chaque classe
correspond à une catégorie de produits et services bien particulière, par exemple la classe 5 fait
principalement référence aux produits pharmaceutiques.
Après avoir vérifié les instructions du client, et effectué les modifications nécessaires, nous entrons
en contact avec un cabinet d’avocat basé dans le pays concerné par le projet du client et lui
transmettons les instructions de dépôt que nous avons reçues.
En outre, il peut arriver que les collaborateurs étrangers suggèrent une modification des instructions
afin que celles-ci concordent aux spécificités des offices étrangers. Dans ce cas, il peut s’agir de
modifications mineures ou bien de modifications plus importantes telles que la spécification des
produits et services soumis à l’enregistrement ou bien le changement du nom de la marque à déposer.
Afin de garantir un traitement rapide des instructions transmises, nous nous référons à une liste de
cabinets étant considérés comme des collaborateurs de notre client et pouvant prendre en charge ce
dépôt. Nous occupons ainsi le rôle de gestionnaire des différents collaborateurs établis dans plus de
96 pays.
Nous restons toutefois en charge du dépôt de marque en France, auprès de l’office français, l’Institut
National de la Propriété Intellectuelle (INPI), auprès de l’Office de l'Union Européenne pour la
propriété intellectuelle (EUIPO) et l’office internationale, l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (l’OMPI).
Concernant les marques françaises, il s’agit d’un dépôt à faire sur le site de l’INPI que j’ai été amené
à faire à maintes reprises. Pour se faire il suffit de remplir un formulaire disponible sur le site de
l’INPI. Toutefois, cette démarche nécessite une certaine vigilance et un formalisme à intégrer afin
d’éviter une quelconque erreur, car cela peut retarder la procédure d’enregistrement.

2) Assurer l’enregistrement de la marque

Concernant le lancement d’un dépôt d’une marque il faut s’assurer que la marque soit bien
enregistrée et que le certificat d’enregistrement nous soit communiqué.
Toutefois, au cours de la procédure, il peut arriver qu’il y ait des documents à fournir aux agents
étrangers. En effet, pour agir les agents étrangers ont souvent l’obligation de fournir un contrat de
mandat ou « d’autorisation d’agent » (Power of Attorney ou Authorization of Agent en anglais)
confirmant qu’ils peuvent agir au nom et pour le compte du client concernant le droit des marques
dans leurs pays. Ce contrat peut parfois nécessiter un formalisme tel que la notarisation, ou encore la
légalisation. Aussi, ces contrats sont envoyés à un notaire afin de répondre au formalise exigé avant
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d’être transmis à l’agent étranger.

3) Les différents problèmes rencontrés lors de l’enregistrement d’une marque

Lorsqu’un dépôt est effectué, comme précisé précédemment, les offices étrangers ont chacun des
attentes particulières. Aussi, il peut arriver que les offices refusent de laisser la procédure en cours
avancer et nous transmettent une notification de refus provisoire de la demande d’enregistrement de
marque déposée.
Il s’agit souvent d’un document regroupant les motifs du refus ainsi que dans certains cas, des
suggestions de l’examinateur. (Annexe 3) Ces suggestions ont pour but d’aiguiller le client sur les
modifications à faire afin de répondre aux exigences de l’office.
Il peut arriver aussi que l’office nous indique qu’il existe une marque antérieure déjà enregistrée et
qu’un risque de confusion peut exister entre la demande en cours et la marque déjà enregistrée.
Dans ce cas nous nous occupons de rentrer en contact avec l’agent étranger, afin d’avoir le maximum
d’informations et de conseils sur la démarche à suivre pour surmonter ces notifications. Par la suite,
nous informons le client et lui suggérons l’option que nous considérons être la plus adéquate.
(Annexe 4)
Il existe plusieurs solutions pour surmonter ces notifications, nous pouvons modifier les produits et
services à protéger par le dépôt de marque ou bien conclure un contrat de coexistence entre le
titulaire d’une marque antérieure et notre client afin de faciliter le dépôt de la marque.
A ce niveau, nous avons un réel rôle de conseil qui nécessite un travail de recherche en amont assez
conséquent. Dans de nombreux cas les enjeux sont assez conséquents et peuvent engager des frais
élevés, nous devons donc nous assurer que nos conseils correspondent aux options les plus
avantageuses pour le client.

Mon retour d’expérience

Cette mission fut très intéressante, celle-ci demandait beaucoup de sérieux et d’organisation. Il fallait
très vite cerner et comprendre l’étape dans laquelle se situait la demande d’enregistrement de marque
en cours. Nous avions aussi une responsabilité envers le client puisque nous devions nous assurer
que les instructions transmises avaient été dûment exécutées par les collaborateurs étrangers.
La difficulté majeure était de garder le contrôle sur les différents délais à suivre. En effet, pour
certains dépôts de marque, le client pouvait souhaiter agir rapidement. Il fallait aussi prendre en
compte le fait que les notifications de refus provisoires que nous recevions étaient soumises à des
délais de réponse assez courts. Aussi, il y avait une certaine vigilance à avoir.
Pour se faire, nous utilisions un outil nommé Alissia, celui-ci a pour rôle d’intégrer la majorité des
délais à surveiller dans ce logiciel. Ce logiciel rassemble tous ces délais et les classes par date, ainsi
cela nous présente une vue d’ensemble sur tous les dossiers en cours.
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L’organisation étant importante et la quantité de travail assez conséquente, il a fallu trouver une
organisation efficace. Pour se faire, j’ai premièrement appris et maitrisé les différents termes, et
dossiers en cours. Par la suite j’ai appris à hiérarchiser les différentes tâches journalières par ordre de
priorité. Dès lors, chaque journée, avant de commencer à travailler sur les différents dossiers, je
prenais connaissance des nouvelles tâches, de l’évolution des dossiers et je planifiais les tâches à
faire sur la journée. Cela me permettait ainsi de répartir mon travail efficacement, mais surtout de
pouvoir être prêt lorsqu’un dossier était à traiter en urgence.

B) Les inscriptions

Une inscription se traduit par la mise à jour auprès d’un office étranger ou français d’un changement
concernant le titulaire d’une marque. Il peut s’agir d’une cession, d’une fusion de société ou de
dénomination sociale et d’adresse.
Le principe est le suivant, prenons le cas d’une cession, lorsque le titulaire d’une marque cède une ou
plusieurs marques à un nouveau titulaire, il faut que cela soit inscrit auprès de l’office compétent
dans lequel sont conservés les informations liées aux marques. Dans le cas de la France, l’office visé
serait l’INPI (l’Institut National de la Propriété Intellectuelle).
Avant de procéder à l’inscription, il y a des éléments essentiels, il faut tout d’abord que la cession
soit finalisée par un contrat de cession entre le cédant et le cessionnaire. Dans ces contrats on trouve
généralement en annexe une liste de marques cédées au cessionnaire. Ce contrat vient enclencher la
procédure d’inscription.
Aussi, une fois ce contrat signé, il faut, pour que le contrant soit pleinement effectif, inscrire auprès
de l’office le changement de titulaire concernant la marque enregistrée, objet de la cession.
Afin de procéder à l’inscription, nous devons fournir à l’agent étranger un contrat lui permettant
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d’attester les informations que nous lui communiquerons. Il faut savoir que les originaux des contrats
ne sont jamais transmis aux agents étrangers, toutefois, nous fournissons des contrats confirmatifs
reprenant les éléments principaux du contrat. (Annexe 2)
Ces contrats confirmatifs reprennent les éléments essentiels du contrat original, de la cession dans
notre exemple et vient confirmer le transfert de titularité pour une liste de marque souvent annexée à
ce contrat.
Il faut savoir que la procédure peut s’avérer être assez longue surtout lorsqu’il s’agit de procéder à
une inscription pour un nombre de marques assez élevé.
Une fois la procédure finalisée, l’agent étranger nous transmet les certificats d’inscription attestant
que la modification a été inscrite auprès de l’office.

Mon retour d’expérience

Ce fut une mission très intéressante qui m’a permis d’interagir avec les différents collaborateurs
étrangers. Cela nécessitait aussi l’envoi de plusieurs documents officiels tels que des extraits du
Registre du Commerce et des Sociétés, ou encore différents contrats. La difficulté ici était de
s’assurer que toutes les marques pour lesquels nous avions demandé une inscription à l’agent ont
bien été l’objet de cette procédure.
Il arrivait fréquemment que les collaborateurs étrangers se trompent ou oublient certaines marques,
dans ce cas, notre responsabilité était de trouver le problème et d’y remédier.
Afin de remédier à ce problème, nous avions plusieurs tableaux listant les différentes marques faisant
partie d’un projet d’inscription et nous vérifions à chaque étape que l’agent agissait conformément à
nos instructions. En général en agissant de la sorte nous parvenions très vite à régler la situation et
procéder ensuite à la mise à jour du portefeuille marques du client.

C) Restructuration

Lors de mon arrivée au sein du cabinet, j’ai remarqué que mon service était en phase de
réorganisation. De nouvelles personnes ont intégré le service et une nouvelle organisation était en
train d’être mise en place. Mon rôle était premièrement de m’imprégner de l’ancienne organisation,
puis d’en proposer une nouvelle. Pour se faire j’ai eu à mettre sous la forme d’un tableau excel
différentes informations concernant nos échanges avec les correspondants étrangers dans plus de 96
pays. Ce tableau centralise les informations généralement demandées ainsi que les documents tout en
intégrant le formalisme demandé sur certains documents tels que la notarisation ou légalisation.
En plus de cela, j’ai aussi eu à assurer un contrôle et un suivi sur différents dossiers dont j’avais la
charge. J’avais pour rôle de m’assurer que mes collègues parvenaient à effectuer les tâches
administratives de fin de dossier telles que : la facturation, la mise à jour du portefeuille du client, le
classement des documents reçus.

Mon retour d’expérience

J’ai apprécié avoir certaines responsabilités et devoir très vite m’adapter et transmettre des
informations claires à mes collègues. Toutefois, la difficulté ici était de parvenir à assurer un vrai
suivi des dossiers en cours tout en intégrant l’ancien procédé et en se formant à une autre manière de
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fonctionner.
Afin de résoudre cette problématique, j’avais pris le soin de noter les différents processus et de
repartir au début de chaque dossier que je ne maîtrisais pas afin de mieux en saisir les tenants et
aboutissants. En parallèle, je n’hésitais pas à poser des questions et à m’organiser via des listes de
choses à faire.

III/ L’impact de la crise sanitaire sur mes missions

Étant en stage de Septembre à Décembre 2020, j’ai pu expérimenter l’impact de la crise sanitaire sur
l’activité de notre cabinet.
Mon service s’occupant du groupe SANOFI qui est un groupe planifiant ses projets à l’année, ceux-
ci de par leur influence, sont en constante activité avec le monde entier. Notre rôle est de nous
assurer que les marques faisant partie du projet du client soient effectivement enregistrées dans les
pays visés par les projets du dit client.
Or, nous avions remarqué que les différents offices étrangers avaient, pour la majorité, adopté un
rythme moins régulier, ceci dû à un confinement national au sein de leurs pays.
Dès lors, nous avons constaté que les délais autrefois assez brefs se sont allongés et que dans
plusieurs cas, les procédures ont même été suspendus. En plus de cela, les consulats étrangers
travaillant aussi au ralenti, certains documents ne pouvaient pas bénéficier du formalisme
normalement requis.
Concernant les instructions que nous recevions de notre client, nous avons constaté une baisse de
régime, en effet, le client nous a indiqué avoir pris du retard sur ces projets de l’année 2020.
Nous avons vraiment été impactés par le confinement du mois de Novembre puisque c’est une
période dans laquelle nous avions plusieurs dossiers à traiter qui nécessitaient une présence physique
au cabinet, toutefois, cette phase nous a permis de nous organiser et d’apprendre à travailler
différemment.
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Nous avions aussi eu à planifier plusieurs réunions avec le client afin d’établir des objectifs pour
2021 permettant de rattraper le retard accumulé.
Cette phase a été assez éprouvante pour tous, toutefois personnellement, à travers ces moments j’ai
eu l’opportunité d’avoir beaucoup plus de responsabilité et de pouvoir gérer plusieurs dossiers en
autonomie totale.

IV/ Synthèse

Ce stage a été une première expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle. Par le biais de
ce stage, j’ai énormément appris concernant le droit des marques et sur le formalisme qu’exigeait ce
domaine. J’ai pu travailler à différentes étapes importantes de la vie d’une marque, du dépôt de
celle-ci, jusqu’à sa défense, notamment lorsque un tiers utilisait une marque sans autorisation du
titulaire du droit sur cette marque. Dans ce cas, nous mettions en demeure le tiers de cesser tout
usage de la marque. (Annexe 5)
Ce qui m’a le plus interpellé est la dimension internationale du droit des marques. Le fait d’avoir un
client ayant un impact international m’a permis d’être en contact avec différents cabinets dans le
monde entier et d’apprendre les spécificités de chacun de ces pays. En plus de cela, j’ai appris à
travailler constamment en anglais et avec efficacité.
Par-dessus cela, j’ai pu par ce stage découvrir une profession qui est celle de conseil en propriété
industrielle. Je connaissais cette profession mais le fait de côtoyer différentes personnes occupant ce
poste j’ai pu en voir les enjeux et j’ai vraiment été attiré par celui-ci.
Dès lors, tout naturellement mon objectif professionnel s’est précisé, je souhaiterai donc passer le
concours afin de devenir conseiller en propriété industrielle.
Le cadre et l’environnement dans lequel j’ai été accueilli mon énormément apporté et m’ont permis
de vraiment m’insérer avec fluidité dans le monde du travail. Pour acter cela le cabinet dans lequel
j’ai effectué mon stage m’a proposé un poste afin que je puisse bâtir ma carrière auprès d’eux.
Dès lors, je pense que cette expérience a été plus que positive et ai hâte de poursuivre mes missions
au sein de ce cabinet.
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Merci pour votre attention,

Jérémy LUFUANKENDA

ANNEXE :

Annexe 1 : TMFI (Trademark Filing Instructions) – Instructions de dépôt de marque

Annexe 2 : Contrat confirmatoire
Annexe 3 : Notification de l’office de refus provisoire d’un dépôt de marque par l’office français, l’INPI
Annexe 4 : Rapport fait au client suite à une notification de refus provisoire reçu concernant un dépôt de
marque
Annexe 5 : Lettre de mise en demeure revue en collaboration avec un avocat
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Annexe 1 : TMFI (Trademark Filing Instructions) – Instructions de dépôt de marque

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Annexe 2 : Contrat confirmatoire

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Annexe 3 : Notification de l’office de refus provisoire d’un dépôt de marque par l’office
français, l’INPI
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Annexe 4 : Rapport fait au client suite à une notification de refus provisoire reçue concernant
un dépôt de marque
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Annexe 5 : Lettre de mise en demeure revue en collaboration avec un avocat

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