Propiedad industrial – Parcial I

Octavio Tejeiro
201811064

Bogotá, 26 de septiembre de 2022

Oficina de abogados Tejeiro & Carrillo Asociados

Cordial saludo,
Señor Eustaquio Miranda
REF.: CONCEPTO JURÍDICO

Teniendo en cuenta su solicitud de consulta y los hechos relatados en el formulario allegado al

despacho de uno de nuestros abogados, le respondemos en estos términos:

I. HECHOS

1. El señor Miranda trabaja en el laboratorio farmacéutico denominado La Botica, dirigida por

el empresario Pedro Botica, en donde desarrolla investigaciones en el área de medicina
alternativa e invenciones que sustituyan procedimientos industriales por máquinas de uso
doméstico.
2. En medio de su contrato laboral, el señor Miranda renegocia los términos de este para
desarrollar en horarios no laborales y con los equipos y acceso a las instalaciones de la
empresa, un proyecto de experimentación completamente personal, lo que fue aprobado por
el señor Pedro Botica.
3. En medio de sus experimentaciones, el señor Miranda logró crear un desalinizador
doméstico que funciona con energía solar que convierte el agua salada en agua potable,
ideal para solucionar el problema de escasez de agua en zonas de extrema pobreza.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que en materia de propiedad industrial y de patentes las
normativas aplicables para el caso son el Convenio de París de 1883 sobre la Propiedad Industrial,
el Tratado de cooperación de patentes (PCT), el Acuerdo de los derechos de propiedad industrial
relaciones con el comercio (ADPIC), y, principalmente para nuestro ordenamiento, la Decisión
andina número 486 del año 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, de la cual Colombia hace
parte y debe respetar los contenidos de esta. Esta última como la fuente más importante para el
desarrollo de este concepto.
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Octavio Tejeiro
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Alrededor de lo que logró el señor Miranda en sus experimentaciones, encontramos que el mejor
método para lograr una protección a su invento es una Patente de invención. Esto, pues la forma en
que se describe el producto no entra dentro de las categorías de Modelo de utilidad ni diseño
industrial. En el primer caso, debido a que su descripción no puede ser subsumida por la definición
establecida en el artículo 81 de la decisión 486, ya que en este se dispone que un Modelo de utilidad
es “toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto […] que
permita un mejor o diferente funcionamiento del objeto que lo incorpore o que le proporcione
alguna utilidad o ventaja que antes no tenía”. Es decir, que un modelo de utilidad tiene que ser una
mejora o avance de un artefacto u objeto ya existente, lo que contraviene lo dicho por el señor
Miranda, toda vez que su invención no es una mejora de otra ya existente sino que es una que
soluciona un problema que antes no tenía solución, elemento principal de la pantente de invención
que luego se desarrollará en el concepto. Tampoco puede ser un diseño industrial por tanto el
producto descrito por el señor Miranda no se refiere a “la apariencia particular de un producto […]
sin cambiar la finalidad de este”, como dice el artículo 113 de la decisión, sino que es una invención
en sí misma con una finalidad industrial propia.

Las patentes de invención es el mejor método de protección de su creación en cuanto cumple con
los requisitos para ser considerada como tal, estos son: 1. La novedad, 2. La altura inventiva; y, 3.
La aplicación industrial. Alrededor de la novedad, lo que pide la decisión 486 en su artículo 16, es
que no haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral o que haya tenido una
utilización o comercialización con anterioridad de la fecha de solicitud de la patente. Es decir, la
invención no debe encontrarse dentro del estado de la técnica actual para que pueda existir la
protección. La altura inventia se refiere, como dice el artículo 18, cuando la invención no es
evidentemente derivada del estado de la técnica para una persona versada en la materia técnica
correspondiente. La aplicación industrial, según el artículo 19, requiere que la invención sea objeto
de aplicación industrial, es decir, que su objeto pueda ser utilizado o producido en cualquier tipo de
industria.

En principio, el titular de la patente siempre es el inventor. Teniendo en cuenta el contexto actual en

el que cada vez más los inventores trabajan bajo cadenas de mando en relaciones laborales o
contractuales, determinar quién es el titular de la patente dependerá del tipo de relación establecida
entre las partes. Pueden existir contratos de colaboración técnica, contratos de investigación o
contratos de trabajo, pero para el estudio del caso presentado por el señor Miranda, se estudiará este
último.
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Las invenciones derivadas de una relación laboral se presumen que pertenecen al empleador. Esta
relación se regula por el artículo 23 de la decisión 486. Para que exista dicha relación laboral deben
estar presentes los tres elementos de un contrato laboral: 1. El salario, 2. La subordinación, y, 3. Un
trabajo personal. También es necesario que la invención no haya sido desarrollada fuera del horario
laboral y con los propios medios del inventor, es decir, que no haya tenido acceso a procedimientos,
utilización de técnicas o tecnologías aportadas por la empresa en la que trabaja 1, porque se presume
que sin el acceso a estos medios la invención no se hubiera podido realizar.

Los beneficios que otorgan una patente son varios, entre esos está la capacidad de impedir que
terceros utilicen su invención sin tener un permiso por parte del titular de la patente. Es decir, el
Estado otorga un monopolio de explotación al titular por el hecho de haber sido concedida la
patente. Este derecho tiene una vigencia de 20 años a partir de la presentanción de la solicitud,
según el artículo 50 de la decisión, después del cual se vencen los derechos del titular y la invención
pasa a estar a disposición de cualquier tercero que quiera utilizarla. Esto mientras cumpla con sus
obligaciones las cuales son explotar la patente y el pago de las tasas que pide la autoridad nacional
anualmente. De no hacerlo, podría arriesgarse a que esta realice licencias obligatorias con terceros
para la explotación de la invención. Otro de los beneficios es que de ocurrir que un tercero
desarrolle la misma invención de manera autónoma, no podrá explotarla debido a la existencia de la
patente inicial. Esta protección que otorga la patente frente a la posible explotación de terceros
sobre la misma invención tiene el objetivo de restituir al inventor el esfuerzo, dinero y tiempo
invertido en la producción de la invención, pero asimismo, proteger la función social de las
invenciones que es la permitir el avance en la sociedad frente a sus posibles necesidades 2.

Como ya se dijo, la obtención de una patente deriva en ciertos derechos a favor de su titular, como
lo es el monopolio de explotación de la patente, lo cual permite que el inventor pueda realizar
conductas como la prohibición de la comercialización de su producto, y en caso de que se esté
protegiendo un procedimiento puede prohibir que se emplee este, que se use para fabricar un
producto distinto o que se comercialice un producto desarrollado con su procedimiento. Ambas
facultades que están en el artículo 52 de la Decisión. Hay que tener en cuenta que los derechos del
inventor sobre su invención no son absolutos, por esto, los artículos siguientes, 53 y 54, regulan las
conductas permitidas a terceros frente a una invención patentada. Lo primero es que se permiten las
utilizaciones del invento dentro del ámbito privado de las personas y mientras no se congregue una
cantidad amplia de personas. Estas utilizaciones no pueden tener fines comerciales o con ánimo de
1
Lizarazu, R. (2014) Manual de propiedad industrial. Primera edición. Editorial Legis. Bogotá, Colombia. P. 216-217.
2
Idem. P. 263.
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lucro, es decir, las personas que realicen estas actividades no pueden cobrar por ellas. También los
actos realizados exclusivamente con el objetivo de experimentar con el invento o con el objetivo de
enseñar son protegidos por lo que el titular no podrá oponerse a dichas conductas mientras no se
salgan del alcance que les permite la decisión. Tampoco se permite al titular oponerse a la entrada,
en territorio donde su patente está protegida, de vehículos que contengan en alguna parte de su
constitución objetos o procedimientos protegidos por la patente, ni tampoco, en caso de que se esté
hablando de la utilización material biológico protegido capaz de reproducirse por sí mismo mientras
no se use este repetidamente para la generación de la invención derivada.

III. CASO CONCRETO Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el contexto jurídico planteado en el anterior apartado, procedemos a hacer un

estudio del caso concreto.

En primer lugar, consideramos que la invención del señor Miranda puede ser protegida por medio
de una patente de invención, toda vez que su aplicación no se deriva evidentemente del estado de la
ténica, ya que no existe un artefacto equivalente en la industria que realice las mismas funciones o
solucionen los mismos problemas que el desalinizador creado por Miranda. Es decir, esta invención
contiene novedad porque no existe además publicación alguna o conocimiento dado al público
sobre la invención. Y, además, tiene altura inventiva porque la invención no es evidente que derive
del estado de la técnica para un especialista de la materia. También tiene aplicación industrial toda
vez que puede ser fabricado para el consumo masivo dentro de una industria específica.

Por esto, de ser concedida la patente por parte de la autoridad nacional, este podría acceder a todos
los beneficios y derechos de monopolio que le otorga la patente, sin poder igualmente oponerse a
las conductas permitidas a terceros.

Teniendo en cuenta la situación laboral en la que se dio la invención, como oficina debemos
recomendarle al señor Mirada discutir con el señor Botica, toda vez que, aunque la realización del
producto se dio por fuera del horario laboral, este tuvo acceso a los medios que le prestaba la
empresa sin los cuales hubiera podido desarrollar su invención. De haberla realizado con sus
propios medios, se podría presumir la titularidad del señor Miranda sobre el desalinizador, pero
como se realizaron los experimentos dentro de las instalaciones y con acceso a todos los medios
profesionales y técnicos proporcionados por la empresa, es esta la titular de la patente. No obstante
la situación laboral, hay que tener en cuenta que el artículo 23 de la decisión permite que el
empleador otorgue ciertos derechos al inventor como medio para propocionarle incentivos dentro de
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su labor investigativa. Por esto, recomendamos al señor Miranda que discuta con el señor Botica
para la distribución de los derechos que otorga la patente pero no recomendamos que realice la
solicitud a nombre propio y pretendiendo ser el titular de la invención pues el señor Botica podría
interponer oposiciones que le darían el control total de la invención.

Por último, el señor Miranda ha expresado que tiene intenciones altruistas con esta invención y
duda de si la obtención de la patente puede interferir en estos fines. La respuesta de nuestra parte es
que no. Obtener la licencia, sea por parte del señor Miranda o del señor Botica dependiendo de sus
negociaciones, no se opone a las intenciones que tengan con esta invención. El contenido del
derecho otorgado por la patente es dispositivo mientras cumpla con los límites especificados en el
apartado anterior, es decir, que la explote y que pague las tasas. Lo que significa que si el titular de
la patente desea otorgar licencias gratuitas a terceros para que exploten su invención dando
limitaciones contractuales como el precio final del producto para que pueda ser adquirido por un
público objetivo específico, lo puede hacer. Esta no es la única forma por la que se pueden otorgar
licencias obligatorias, también pueden darse por motivo de interés público, para preservar la libre
competencia o de patente dependiente, pero en todas estas debe existir una compensación al titular
de la patente y la definición del alcance y extensión de la licencia obligatoria, por lo que en el
evento de que se dicte alguna de estas licencias, el titular aún puede explotarla por su parte y no
pierde algunos de los derechos que se le otorgan.

También hay que tener en cuenta el agotamiento del derecho de patente. Según el artículo 54 de la
decisión, el titular no podrá impedir la libre circulación de su invención luego de introducido este en
el mercado por el titular, por un tercero autorizado o vinculado económicamente a este. Por esto,
aunque el señor Miranda o el señor Botica deseen impedir que las personas del público objetivo al
que apuntan con su invención se aprovechen del producto y no lo comercialicen, no podrán realizar
ningún acto en este sentido ya que su derecho se agota con la primera venta dentro del territorio en
el que se introduce la invención.

Cordialmente,
Oficina de abogados Tejeiro & Carrillo Asociados
Octavio Tejeiro
Socio encargado del área de propiedad intelectual.