TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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RESOLUCION ? 0168-2019fTPl-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 749095-2018/DS D
Incidente

DEfrJUNCIANTE GARDEN HOTEL S.A.

DEIhiUNCIADA FUNG KUAN GARDEN S.A.

Apelacion de medidas cautelares - Caducidad

Lima, veintiocho de enero de dos mil diecinueve.

I. ANTECEDENTES

Cor] fecha 8 de mayo de 2018, Garden Hotel S.A. (Peru) interpuso una denuncia,
entrje otros aspectos, por infraccion a los derechos de Propiedad industria! contra
Fun|g Kuan Garden S.A. (Peru), manifestando lo siguiente;

') |Es tituiar de ia siguiente marca registrada, en base a la cual sustenta su

Idenuncia:

43

(i) fTomo conocimiento que la denunciada viene utilizando indebidamente la

^ienominacion FUNG KUAN GARDEN, para brindarservicios de preparacion
'fle comidas, cocteles y licores, sin contar con la debida autorizacion.
(if) JSoiicito se reaiice una diligencia de inspeccion en ei local senalado por las
penunciantes; se dicten medidas cautelares de cese de uso y comiso; se
imponga una sancion a la denunciada; y se ordene el pago de las costas y
bostos a su favor.
Adjunto medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos.

Mec|iante Resolucion de fecha 29 de mayo de 2018, ia Secretaria Tecnica de la

Conrpision de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, practicar la
diiig^ncia de inspeccion y dictar las medidas cautelares de cese de uso y comiso.

Con! fecha 20 de junio de 2018, se llevo a cabo la diligencia de inspeccion en el

local senalado por la denunciante, verificandose, de acuerdo a lo senalado par el
.Funcionario del Indecopi, que el local se encontraba cerrado, sin embargo, se

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^ncidente

tomaron fotografias del frontis del local, en ias cuales se aprecia ei nom|bre del
restaurante denominado FUNG KUAN GARDEN.

Con fecha 23 de agosto de 2018, Garden Hotel S.A. solicito la realizacion de una
nueva visita inspectiva.

Con fecha 7 de setiembre de 2018, se llevo a cabo una nueva diliger|icia de

inspeccion en el local senaiado por la denunciante, verificandose, de acuetdo a lo
senaiado por el Funcionario del Indecopi, que el encargado brindo las fac|lidades
de ingreso ai local, verificandose ei uso de la denominacion FUNG|KUAN
GARDEN en los comprobantes de pago, carta, lista de predos y placa de ^ntrada
del local. Por otro lado, se constato la inexistencia de material publicitarioi con el
signo objeto de cuestionamiento por lo que no se efectuo el comiso ordenafplo.

Con fecha 21 de setiembre de 2018, Fung Kuan Garden S.A. interpuso recjjrso de
apelacion contra las medidas cautelares dictadas, manifestando que:
No se conflgura la verosimilitud del derecho invocado.
Los medics probatorios presentados par la denunciante (facturas y/o boi ?tas de
venta) no son suflcientes para acreditar la supuesta infraccion.
El signo FUNG KUAN GARDEN no results similar a !a marca GARDEN FflOTEL,
debido a que los signos, en su conjunto, poseen diferencias denominativas y
graficas entre si.
For otro lado, no es posible relacionar la prestacion de servicios de alimeintacion
(chifa) con la prestaclon del servido de hospedaje que identifica la mar^a base
de la presents denuncia. En efecto, no es posible que los usuarios con^ideren
que cuando se encuentre consumiendo una chifa, este puede estar relatbionado
con ios servidos de hospedaje de la denunciante.
No se configura pericuium in mora en e! presente caso, toda vez que n6 existe
confundibilidad entre los signos y tampoco se ha demostrado que se Ie este
ocasionando un dano economico a !a denunciante.
La concesion de las medidas cautelares no resulta razonabie, toda vez d|ue son
iesivas a su personalidad juridica, aJ impedirsele usar su denominacion social.

Con fecha 10 de octubre de 2018, Garden Hotel S.A. absolvio el trasiad^ de ia

apelacion contra las medidas cautelares dictadas, manifestando que:

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PI existe vinculacion entre los servicios de restauracion y los servicios de

lospedaje.
-as medidas cautelares dictadas no son desproporcionadas, toda vez que la ley
|e faculta a solicitarlas.
De acuerdo a la sentencia CAS 6488-2013 LIMA, indico que la mayor fuerza
distintiva de su marca base de la presents denuncia, recae sobre la
denominacion GARDEN, debido a que e! termino HOTEL es generico.

Mecfiante Resolucion N0 5507-2018/CSD-INDECOPI de fecha 19 de octubre de

201 p, la Comision de Signos Distintivos:
IPrimero: Declare INFUNDADA la denuncia, con reiacion a la conducta
|tipificada en ei literal a) del artfcuio 155 de la Decision 486 interpuesta por
|Garden Hotel S.A., contra Fung Kuan Garden S.A.
ISeQundo: Declare FUNDADA la denunda par infracdon de derechos de
Ipropiedad industria! interpuesta por Garden Hotel S.A., contra Fung Kuan
IGarden S.A.
"ercero: SANCIONO a Fung Kuan Garden S.A. con una multa equivalente a
|2 U IT.
Cuarto: PROHIBiO a Fung Kuan Garden S.A. e! uso del signo infractor, para
|distinguir servicios de restauracion (chifa) de la clase 43 de la Nomenclatura
lOficiat.
IQu into: Declare IMPROCEDENTE la denuncia par competencia desleai, en la
|modalidad de confusion, interpuesta por Garden Hotel S.A., contra Fung Kuan
IGarden S.A.
ISexto: Declare IMPROCEDENTE la denunda por competencia desleal, en la
|nodaiidad de explotacion indebida de la reputacion ajena, interpuesta por
[Garden Hotel S.A., contra Fung Kuan Garden S.A.
iSetimo: DISPUSO que Fung Kuan Garden S.A. asuma el pago de las costas y
^ostos incumdos par Garden Hotel S.A.

Se ha verificado que ni la denunciante ni la denunciada han cuestionado la

rescjlucion de Primera Instancia, por lo que dicha resolucion ha quedado
consentida.

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II. CUESTION EN DISCUSION

De la evaluacion de lo actuado la Sala Especializada en Propiedad Intelectua!

debera pronunciarse sobre el estado de la medida cautelar dictada par la primera
Instancia.

III. ANALISIS DE LA CUESTiON EN DISCUSION

1. Jnforme de antecedentes

Se ha verificado que:

a) La opositora Garden Hotel S.A. (Peru) es titular de los siguientes sigifios:

La marca de servicio constituida por la denominacion GARDEN

HOTEL, que distingue servicios de hospedaje, hoteles, hcjstales,
restaurantes, hosteieria, campamentos de recreo, reservas de
hospedaje de la dase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrit^ bajo
Certificado ? 1402, vigente desde el 18 de enero de 1994 h^sta el
18deenerode2024.

El nombre comercial constituido por la denominacion GARDEN h|OTEL,

que distingue activldades economicas relacionadas | con
estabiecimientos dedicados a prestar servicios de hospedaje, h|oteles,
restaurantes, cafeteria, bar y agencia de viaje para reser)va de
hospedaje de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial, inscrit|a bajo
Certificado ? 4884, vigente desde el 28 de agosto de 1980 hast^i el 28
de agosto de 2025.

b) En la clase 43 de la Nomenclatura Oficiai no se encuentra registrada

ninguna otra marca a favor de terceros, que incluya en su conform^cion ia
denominacion GARDEN.

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2. Medidas cautelares

2.1 Marco conceptual

La medida cauteiar pennite al eventual ganador de un proceso obtener de la

autoridad un pronunciamiento que contenga una accion o una omision destinada a
asegurar que el failo final -que presumibiemente lo va a favorecer- se cumpla.

For el!o, la medida cauteiar es concebida como una institucion que esta destinada a
asegurar el cumplimiento de la decision definitiva en un procedimiento. procurando
a tr^ves de ia misma que un eventual dano no se tome en irreparable por el
>curso del tiempo hasta !a expedicion de !a resolucion.

2.2 Marcp Legal

La Decision 486 establece ios requisites para dictar una medida cautelar. AS!, a
trav^s del articulo 2471 establece que una medida cautelar solo se ordenara
cuando quien la pida acredite su legitimacion para actuar, la existencia del derecho
]jdo y presente pruebas que permitan presumir razonablemente !a comision
de la infraccion o su inminencia.

Por|su parte, articuio 112 del Decreto Legislativo 1075 modificado mediante
Decjreto Legislativo 1309, estabiece que las medidas cautelares podran ser
modlficadas o levantadas durante el curso del p raced imiento, de oficio o a
instancia de parte2.

Asirpismo, el artfculo 114 del mismo cuerpo legal, establece que las medidas
cautelares seran dictadas por cuenta y bajo responsabilidad de quien las solicita,

A^ticulo 247.- Una medida cautelarsoio se ordenara cuando quien la pida acredite su iegitimadon para
actuar, ia existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente ia
comision de ia infraccion o su inminencia. La autoridad nacional competente podra requerir que quien
pijda la medida otorgue caucion o garantia suficientes antes de ordenaria.
Q^iien pida una medida caufelar respecto de productos determinados debera suministrar las
in|formaciones necesarias y una descripcion suficientemenfe detallada y precisa para que los productos
pifesuntamente infractores puedan ser identificados.

Cabe senaiar que el articufo 113 del Decreto Legisiativo 1075 modificado mediante Decreto Legisiativo
1309 ctispone que las medidas cautelares caducan unicamente con ia resoiudon que pone fin a la
inbtancia.

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siendo que la autoridad competente quedara eximida de las responsabi|idades

que se Ie pudiera atribuir por la decision que adopte, tanto de oficio cjomo a
pedido de parte, respecto de las medidas cauteiares, en caso de actuaciones
llevadas a cabo o proyectadas de buena fe. |

Finalmente, el primer parrafo del articulo 133 del Decreto Legislativoi 1075,
modificado mediante Decreto Legislativo N0 1309, senala que "En /os
procedimientos de infraccion el recurso de apeiacion precede, adeni^as de!
supuesto contemplado en e! articulo precedente, contra !a resolucion que i.mpone
mu!tas, contra la resolucion que se pronuncia sobre una sofi'dtud de ^nedida
cautelar, contra los actos administrativos que determinen la imposibili^ad de
continuar e! procedimiento y contra /os actos que puedan producir indefensipn".

De conformidad a lo dispuesto por el artlculo 113 del Decret_Q_LeRislat!vo 1075,

modificado par el Decreto Legisiativo 1_397de_fecha7desetiembre de 2dl8, las
medidas cautelares caducan con la decision aue resuelve de manera defLmtiya.el
Drocedimiento, saivo aue la denuncia hMbiese_sjdo d^
instancia, en cuyo caso caducan con !a emision de dicho pronunciamiento.

3. Anaiisis del caso concreto

De la revision de lo actuado en el expediente principal, se ha verificado que

mediante Resoiucion ? 5507-2018/CSD-INDECOP! de fecha 19 de octdbre de
2018, la Comision de Signos Distintivos emitio resolucion deciarando, entr^ otros
aspectos, fundada la denuncia por infraccion de derechos de propiedad injdustrial
interpuesta por Garden Hotel S.A., contra Fung Kuan Garden S.A. Dicha
resolucion ha quedado consentida.

Conforme se ha senalado anteriormente, las medidas cautelares cadui;an de

pleno derecho con la decision que resueive de manera definitiva el procedirhiento.

En el presente caso, se advierte que el expediente principal ya ha sido r^sueito

por la Autoridad Competente; por lo que, de acuerdo a lo establecido en e! ^rticulo
113 del Decreto Legislative 1075, las medidas cautelares dictadas por la Primera
Instancia han caducado de pleno derecho.

"SPI-01/01 6-7

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En consecuencia, carece de objeto que esta Sala se pronunde respecto a ios

argupnentos esgrimidos por Fung Kuan Garden S.A. en su recurso de apelacion.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Decljarar que CARECE DE OBJETO pronundarse sobre ei recurso de apelacion

interpuesto por Fung Kuan Garden S.A., al haber operado la caducidad de las
medlidas cautelares de CESE DE USO y COMISO materia de apelacion.

Co^ la intervencion de !os Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,

Goi^zalo Ferrero Diez Canseco, Maria Soledad Ferreyros Castaneda, Carmen
.^1
Jacqueline Gavelan Diaz y Ramlro Alberto del Carpio Bonilla

NESTOR^VIANUEL ^COB^DO FERRADAS

Presidente de I^Sala Espe^ializada en Propiedad Intelectual

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