SBE -ZIMUP VB" SUBD! ss JNSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SUBDIRECCION JURIDICA IRECCION DE MARCAS. MAT.: SOBRE FORMA DE COMPARECER ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CIRCULAR N° 0 9 4, 2012 SANTIAGO, 09 NOV 2012 VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 20.254, de 2008, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el Deoreto con Fuerza de Ley N°3, de 2006, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion hoy Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que fj6 el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19,039, de Propiedad Industrial; [o dispuesto en el Decreto Supremo N° 52, de junio de 2009, del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulge el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT) y su Reglamento; en el Decreto Supremo N°82, de febrero de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores que Promulga El Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT); en el Decreto Supremo N° 29, de mayo de 2012, que modifica el Decreto Supremo N° 236, de 2005 del mismo Ministerio, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.039; Decreto Supremo N* 90, de 2012, que renueva el nombramiento del Director Nacional, dispuesto mediante el Decreto Supremo N° 205, de 2009, ambos de! Ministerio de Economia, Fomento y Turismo y en la Resolucién N°1600 de 2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razon, 1CONSIDERANDO: 1 Que la Ley N° 20.569, de 6 de febrero 2012, modificd la Ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, en orden a estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de Marcas y Patentes, en especial para armonizar las normas nacionales con las del Tratado sobre Derecho de Marcas (TLT). 2- Que por medio de Decreto Supremo N°29 de 23 de mayo del presente se modificd el Decreto Supremo N°236, de 2005, de! Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que contiene el Reglamento de la Ley de Propiedad, a fin de implementar las modificaciones introducidas por la Ley 20.589. 3- Que la Ley N° 20.569 modified el articulo 14 inciso primero de la Ley 19.039, en el sentido que los actos juridicos que tengan por objeto un derecho de propiedad industrial pueden otorgarse por instrumento privado sin ninguna formalidad adicional, es decir, directamente por los interesados sin la intervencién de un Notario que autorice el acto o las firmas puestas en dicho instrumento, faclitando notablemente su perfeccionamiento, 4- Que la Ley N° 20.569 también modificé el articulo 14 inciso cuarto de la Ley N° 19.039, estableciendo que las cesiones de solicitudes de marcas y patentes en tramite deben constar, al menos, por instrumento privado, sin que sea necesario suscribir dicho instrumento ante Notatio. 5 Que la modificacién legal sustituyé el inciso primero del articulo 15 de la Ley N° 19.039, disponiendo que los poderes relativos a la propiedad industrial pueden ctorgarse por instrumento privado, Io que simpliica su otorgamiento y facilta la presentacion de solicitudes de derechos de propiedad industrial. 6. Que sin perjuicio de lo expuesto, la modificacion legal no impide que los actos juridicos, cesiones y poderes relativos a la propiedad industrial, segiin corresponda, se otorguen con mayor solemnidad, por ejemplo, suscribiendo el acto ante Notario 0 mediante escrtura pilblica 7 Que estando dentro de las atribuciones que me confiere la ley, y la necesidad del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en adelante “INAPI’, en orden a comunicar debidamente instrucciones generales que permitan cumplir en forma debida y eficiente las funciones encomendadas por la Ley N° 20.254. ‘SE INFORMA: PRIMERO: PODER Para efectos de esta circular, la expresién ‘Poder’ implicaré todo documento por el cual una persona natural o juridica manifiesta su voluntad de designar a otra para que acte en su nombre y representacién, sea que se haya otorgado por un acto juridico unilateral (poder propiamente tal) o bien a través de un mandato o cualquier otro acto ylo contrato que implique otorgar facultades de representacion.SEGUNDO. OPORTUNIDAD PARA ACOMPANAR EL PODER - APERCIBIMIENTO Para la presentacién de una solicitud de registro de derecho de propiedad industrial, bastara que en la respectiva solictud se indique el nombre del solictante y el nombre del representante, segin corresponda, En estos casos, INAPI, mediante resolucién otorgaré un plazo para que se acompatie el Poder; si el titular es un residente nacional, el plazo sera de 30 dias; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo sera de 60 dias. Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompatiado el Poder, la solicitud se tendra por definivamente abandonada, sin posiblidad de desarchivo dentro del plazo de 120 dias a que alude el inciso segundo del articulo 45 de la Ley 19.039, respecto de las solicitudes de patentes. Se entender que el Poder no ha sido acompatiado, por ejemplo, en los casos de presentarse en fotoopia simple, esceneados, si no vienen fimados, si no indica la individualizacion de! representado o del representante. TERCERO: EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO El Poder que se presente durante el procedimiento administrative de una solicitud de registro, renovacién anotacién de un derecho de propiedad industrial puede constar en instrumento privado sin ninguna formalidad adicional, es decir, ser otorgado directamente por los interesados sin la intervencién de un notario piblico que autorice el acto 0 las firmas puestas en dicho instrumento. El Poder debe ser extendido en idioma espafiol. En caso de estar extendido en un idioma diferente, debera ser acompafiado con una traduccion simple Cuando el representante de una persona juridica designe un apoderado o representante para los efectos de tramitar el registro, renovacién © anotacion de derechos de propiedad industrial ante INAPI, bastaré que se indique en el mismo poder que él signatario comparece en representacién de la persona juridica. Esta exigencia se entendera también cumplida si el Notario deja constancia de este hecho en el caso de los poderes otorgados por escritura publica o cuando autorice las firmas El Poder podra presentarse en la misma solicitud, sea en original o en copia del mismo autorizada ante notario publico, o bien citarse en la solicitud respectiva el numero de custodia del Poder en el Registro de poderes que lleva INAPI, de conformidad a lo indicado en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial. En el caso de que el Poder sea insuficiente, INAPI, mediante resolucion otorgara un Plazo para que se acompafie o acredite el mismo, en cualquiera de las formas establecidas en el pérrafo anterior. Si el titular es un residente nacional, el plazo sera de 30 dias; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo sera de 60 dias. Se entendera que el Poder es insuficiente, por ejemplo, en los casos de presentarse en fotocopia simple, escaneados, si no vienen firmados, si no indica la individualizacion del representado 0 del representante, Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompafiado el poder en la forma requerida, la solicitud se tendré por abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 dias a que alude el inciso segundo del articulo 45 de la Ley 19.039, respecto de las solicitudes de patentes.CUARTO. EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO EI Poder otorgado en Chile para ser presentado durante un proceso contencioso ante INAPI, puede constar en instrumento privado sin ninguna formalidad adicional, es decir, conferirse directamente por los interesados sin la intervencién de un notario publico que autorice el acto o las firmas puestas en dicho instrumento. El Poder debe ‘ser extendido en idioma espafiol. En caso de estar extendido en un idioma diferente, debera ser acompafiado con una traduccién simple. EI Poder otorgado en el extranjero se regiré por el principio “locus regit actum’, en virud de! cual un acto tendra validez en cuanto a su aspecto formal si se han respetado las solemnidades establecidas por la ley del lugar en que se celebro, debiendo éste encontrase firmado y extendido en idioma espafiol. En caso de estar expedido en un idioma diferente, debera ser acompariado con una traduecion simple. Cuando el representante de una persona juridica designe un apoderado o Tepresentante para los efectos de actuaciones en procedimientos contenciosos ante INAPI, bastaré que se indique en el mismo poder, que el signatario comparece en representacion de la persona juridica, Esta exigencia se entendera también cumplida si el Notario deja constancia de este hecho en el caso de los poderes otorgados por esoritura publica o cuando autorice las firmas, El Poder podra presentarse en el mismo expediente, sea en original o en copia del mismo autorizada ante notario pliblico, o bien citarse en el expediente respectivo el numero de custodia del Poder en el Registro de poderes que lleva INAPI, de conformidad a lo indicado en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley de Propiedad Industral, En caso que el poder sea insuficiente, INAPI mediante resolucién otorgara un plazo para que se acompafie 0 acrecite el mismo, bajo apercibimiento de tener por no presentado la actuacién respectiva. Si el titular es un residente nacional, el plazo serd de 30 dias; si el titular tiene residencia en el extranjero, el plazo sera de 60 dias, conforme al art. 18 de la ley 19.039. Se entenderd que el Poder es insuficiente, por ejemplo, en los casos de presentarse en fotocopia simple, escaneados, si no vienen firmados, si no indica la individualizacion del representado 0 del representante. Vencidos estos plazos sin que se hubiere acompafiado el poder en la forma requerida, la Solicitud se tendré por abandonada, sin posibilidad de desarchivo dentro del plazo de 120 dias a que alude el inciso segundo del articulo 45 de la Ley 19.039, respecto de las patentes. QUINTO. CESIONES DE SOLICITUDES - TRANSFERENCIAS DE REGISTROS, Las cesiones de solicitudes y la transferencia de registros de Propiedad Industral deben constar, al menos, por instrumento privado, sin que sea necesario suscribir dicho instrumento ante notario piblico 0 ante el Cénsul respectivo, El instrumento debe ser extendido en idioma espafiol. En caso de estar extendido en un idioma diferente, deberé ser acompariado con una traduccién simple. INAPI podra exigir que se presenten mayores antecedentes en caso de existir alguna duda razonable sobre la veracidad de cualquier indicacién contenida en la respectiva solicitud de cesién de solicitud o transferencia de registro de propiedad industrial.1 Traténdose del cambio en la titularidad de un registro, el cambio podré solicitarse a través de una comunicacién escrita fimada en original, Esta comunicacion podra ser firmada por el cedente, por el cesionario o un representante de éstos, sin que sea necesara la existencia de facultades expresas en tal sentido en el documento o titulo en que consta la trasferencia, y podra presentarse en el formulario que proporciona INAPI al efecto o, tratandose de marcas, en el previsto en el reglamento del TLT. Deberén adjuntarse a este formulario los antecedentes que acrediten el cambio en la titulridad, de acuerdo al acto que dio origen a la enajenacién del derecho, los que pueden consistir en. a.- Existencia de un contrato previamente celebrado, Si la enajenacion se fundamenta en la existencia de un contrato previamente celebrado, se debera acreditar acompafiando a eleccién del interesado: - Contrato firmado en original, tanto por el cedente como por el cesionario Tratandose de contratos celebrados en Chile, INAPI podra exigir que se acredite la personeria, para representar a las personas juridicas que comparezcan tanto como cedentes como cesionarios a fin de cerciorarse de que la manifestacion de voluntad de la persona juridica se ha perfeccionado. Dichas personerias podran constar en original o copias autorizadas ante notario publico; o ~ Copia certficada por un notatio piblico o cualquier otra autoridad piiblica ‘competente, que esta en conformidad con el contrato original; 0 ~ Un extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad, cuyo extracto odré exigitse que se certfique por un notario piblico o cualquier otra autoridad pblica competente; 0 - Copia de un extracto de un registro de comercio en el que figure el cambio de titularidad y en que se podré exigir que se certiique por un notario publico 0 cualquier otra autoridad piblica competente; 0 - Un certificado de transferencia no validado por notario piiblico y otra autoridad competente, extendido en la forma y con el contenido establecidos en el formulario N° 5 de! Reglamento del TLT, y fimado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; 0 - Un documento de transferencia no validado por notario piblico y otra autoridad competente, extendido en la forma y con el contenido establecides en el formulario N° 6 del Regkamento del TLT, y firmado en original tanto por el titular como por el nuevo propietario; u = Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de la existencia y contenido del contrato. b.- Existencia de una fusi6n: se debera acreditar Si la enajenacion se fundamenta en la existencia de una fu: acompafiando a eleccion del interesado: = Copia de un documento que haya sido emitido por la autoridad competente y pruebe la fusién; 0 - Copia de un extracto de un registro de comercio, certificada por la autoridad que emita el documento, por un notario piiblico o por cualquier otra autoridad 5publica competente, en el sentido de que esta en conformidad con el documento original; u ~ Otro documento fidedigno que dé cuenta de manera indubitada de Ia existencia de la fusion. Otros, tales como aplicacién de la Ley o decision judicial SS la enajenacion no es el resultado de un contrato ni de una fusién, sino que resulta, Por ejemplo, de la aplicacion de la Ley o de una decision judicial, se debera acompariar copia de un documento que pruebe el cambio de titularidad, cuya conformidad con el documento original sea certiicada por la autoridad piblica que emitié el documento, or un notario piiblico o por cualquier otra autoridad piblica competente 2.- Tratandose de la cesin de una solicitud, el cambio en la persona del solicitante podra requerirse a través de una simple comunicacién escrita firmada en original conjuntamente por el cedente y el cesionario, sin necesidad de otra formalidad. Esta comunicacién también firmarse Unicamente por el cedente, 0 por el cesionario o por el Tepresentante de alguno de éstos, pero en estos casos deberan adjuntarse los antecedentes que acrediten el cambio en la titularidad de la solicitud, los que pueden consistir en la existencia de un contrato previamente celebrado, en la existencia de una fusion, o en la aplicacién de la ley o de una decision judicial, de conformidad con lo sefialado a propésito del cambio en la titularidad de un registro. SEXTO, MAYORES SOLEMNIDADES Sin periuicio de lo expuesto, INAPI aceptard que los actos juridicos, cesiones y Poderes relativos a la propiedad industrial, segin corresponda, se otorguen con mayores solemnidades, por ejemplo, suscribiendo el acto ante noterio piblico, mediante escritura publica o ante el Cénsul respectivo sin ninguna otra formalidad posterior, o en la forma establecida en el articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil, por cuanto la simplificacion de las formalidades aprobadas por la Ley N° 20.569 no excluyen a aquellas. SEPTIMO. COMPUTO DE PLAZOS CONFERIDOS POR INAPI Los plazos que, en conformidad a esta circular confiera INAPI a los interesados o partes, sea tratandose de procedimientos administrativos 0 contenciosos, se computaran de lunes a viemes, descontandose los sabados y feriados. OCTAVO. TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS 0 TLT El articulo 4° del TLT regula la representaci6n, estableciendo los requisitos que se Tefieren, entre otros, a la facultad que tienen las oficinas para exigir que quienes residan en el extranjero designen un representante en Chile, que el Poder para actuar ante el servicio se otorgue en idioma espaol, que dicho Poder pueda ser acompatfiado fen una oportunidad distinta a la de presentacion de la solicitud y a la posiblidad de utilizar el formulatio estandar para poderes que se encuentra en el anexo del Reglamento del TLT. Los solictantes podrén, en consecuencia, acreditar la representacion en la forma que indica el TLT, bastando la presentacién de alguno de los formularios contenidos en el 6‘anexo del referido tratado o de algtin documento que contenga las mismas menciones del citado formulario. El formulario debe ser firmado y extendido en idioma espafiol. En caso de haberse otorgado en un idioma diferente, debe ser acompafiado de una traduccién simple. NOVENO. TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES O PCT Esta Circular se aplicara sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes, su Reglamento y la Circular N°5 de 2010, de INAPI que informa sobre el correcto y eficiente cumplimiento del mencionado Tratado en su fase nacional, disposiciones que se aplicarén con preeminencia sobre la presente Circular. DECIMO. VIGENCIA DE LA PRESENTE CIRCULAR INAPI comunica que los criterios contenidos en la presente Circular se aplicaran a todas las solicitudes de derechos de propiedad industrial que se hayan presentado ante INAPI desde e| 23 de mayo de 2012. ANOTESE, NOTIFIQUESE, REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE \CIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Distribucien, = Diteccién Nacional ‘Subdireccién de Marcas ‘Subdireccién de Patentes ‘Subdireccién Juridica ‘Subdirecci6n de Operaciones Division de Administracion y Finanzas Departamento de Estudios y Politicas Publicas Departamento Legislativo Departamento de Comunicaciones Externas