REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Bogotá D.C., 10 DE JULIO DE 2023

AUTO NÚMERO 71849

“Por el cual se ordena prestar caución”

Proceso por Competencia Desleal.

Radicación: 23-237755
Demandante: BRIDGEWOOD CAPITAL INC.
Demandado: SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO.

Se decide la solicitud de medidas cautelares presentada por BRIDGEWOOD CAPITAL

INC contra SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO.

ANTECEDENTES

La solicitante indicó que es titular de las marcas “EPK” nominativa, registrada en la Clase
25, versión 8, de la Clasificación Internacional de Niza y bajo el certificado 289059, y
mixta, registrada para la misma clase y que cuenta con el certificado 289060, ambas
registradas para identificar prendas de vestir y sombrerería para personas, por lo que se
dedica, entre otras, a conservar y defender los derechos marcarios de su titularidad.

Manifestó que desde el año 2017 enfrenta una disputa y desacuerdos con empresas y
terceros asociados con el demandado, SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO (en
adelante “Samuel Tcherassi”).

Argumentó que el motivo por el cual acude ante este Despacho mediante la cautela se
origina en las declaraciones ofrecidas por Samuel Tcherassi que se dieron en perjuicio
de BRIDGEWOOD CAPITAL INC y su marca “EPK”, ante diversos medios de
comunicación, referentes al trámite marcario en sede administrativa que enfrenta a las
partes, en los que hizo énfasis en el siguiente apartado, textual, de la declaración del
accionado:

"Después de todo este proceso, queda claro que fueron nuestra visión, nuestros
esfuerzos y nuestras estrategias los que permitieron construir y posicionar la
marca que hoy conoce el consumidor colombiano. Me siento satisfecho con este
resultado que valida nuestros argumentos. El reconocimiento de la notoriedad y el efecto
retroactivo de la resolución hablan por sí mismos. Esta decisión es una motivación
adicional para seguir contribuyendo al crecimiento del país y para continuar con
nuestros planes de desarrollo y expansión en el mercado internacional,
empezando por la apertura de la primera tienda en Estados Unidos en las próximas
semanas”, informó Samuel Tcherassi (…)" (negrilla del solicitante)1.

Aseveró que las declaraciones emitidas por Samuel Tcherassi apuntan, en muchos
casos, al desconocimiento de la población frente a los tipos de signos distintivos
existentes, así como la forma en la cual se adquieren derechos sobre los mismos,
sumado a las potestades de uso otorgadas por cada uno.

Expuso que el 7 de septiembre de 2022, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 61363, resolvió
cancelar la marca mixta EPK registrada bajo el certificado 592330, para las clases 18 y
25 de la Clasificación Internacional de Niza y que era de titularidad de la accionante, fruto
de la solicitud de cancelación radicada por el accionado. Agregó que, de igual manera,

1
Declaración brindada ante el medio El Norte, titulada: “La SIC resuelve disputa por la marca EPK a favor de Samuel Tcherassi”,
disponible en https://elnorte.com.co/index.php/2022/09/15/la-sic-resuelve-disputa-por-la-marca-epk-a-favor-de-samuel-tcherassi/

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la Delegatura para la Propiedad Industrial declaró la notoriedad del signo “EPK” de

titularidad de Samuel Tcherassi y de Inversiones Plas S.A. para el periodo comprendido
de 2011 a 2020.

Aclaró que en la actualidad es titular de las marcas “EPK” nominativa, bajo el certificado
289059, y mixta, registrada con certificado 289060, ambas registradas para la 25, versión
8, de la Clasificación Internacional de Niza, motivo por el que la declaración rendida por
el accionado ante diversos medios de comunicación es tergiversada, falsa y engañosa
pues en la actualidad es titular de las marcas “EPK”, aun cuando le fue cancelada la
marca mixta registrada bajo el certificado 592330.

Agregó que las declaraciones de Samuel Tcherassi no solo van en contravía de los
“supuestos” derechos otorgados por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio al demandado, sino que afectan sus intereses
toda vez que desacreditan su actividad en el comercio pues el accionado está
“usurpando” sus derechos sobre las marcas “EPK”, lo cual conlleva a “la potencialidad
de que terceros no adquieran sus productos, por pensar que los ofrecidos no son
legítimos”.

Así las cosas, la solicitante, apoyada en el acto desleal dispuesto en el artículo 12 de la

Ley 256 de 1996 (acto de descrédito), solicitó: 1) se le ordene al accionado que se
abstenga de divulgar información “tergiversada, incorrecta, falsa y/o engañosa”; 2)
abstenerse de realizar o difundir a través de medios de comunicación, afirmaciones sobre
la supuesta titularidad que ostenta sobre la marca “EPK” y 3) que se le ordene publicar
en diversos medios de comunicación una explicación sobre los derechos que le fueron
otorgados por la SIC, aclarando que no es el titular de la marca “EPK” en Colombia.

CONSIDERACIONES

Conforme el artículo 31 de la Ley 256 de 1996 la prosperidad de las medidas cautelares

en la acción de competencia desleal exige, de un lado, que el peticionario se encuentre
(i) legitimado o autorizado para demandar las medidas para lo cual deberá acreditar su
participación en el mercado y la afectación, actual o potencial, de sus intereses
económicos como consecuencia de los actos que denuncia; y del otro, que aporte (ii)
prueba suficiente que permita tener por comprobada la realización de un acto de
competencia desleal o su inminencia, aunque ella tuviere la calidad de sumaria dada la
ausencia de oportunidad para controvertirlas, así como la existencia de un peligro grave
e inminente.

Respecto del (i) primer presupuesto de la legitimación, es posible concluir que

BRIDGEWOOD CAPITAL INC, participa en el mercado de la venta, fabricación y
distribución de prendas de vestir para niños y niñas, a partir del uso de la página web
www.epkweb.com (folios 5 y 6 del consecutivo 0, presentación – página 2, del expediente
digital) mediante la cual oferta sus productos en Colombia.

De esta manera, puede colegirse que la sociedad demandante participa en el mercado

colombiano de fabricación, distribución y venta de prendas de vestir para niños y niñas,
por lo que, de comprobarse el carácter desleal de los comportamientos atribuidos al
accionado, podría originarse una afectación a los intereses económicos de la accionante.

En lo que respecta al (ii) segundo presupuesto, la prueba suficiente que permita tener
por comprobada la realización de un acto de competencia desleal o su inminencia, es
imperioso resaltar que, si bien la prosperidad de la pretensión cautelar sólo exige “que
se acredite una prueba sumaria” de los aspectos fácticos cuya demostración está a cargo

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del solicitante2, no puede perderse de vista que “la prueba en todo caso debe ser
suficiente, vale decir, apta para llevar un buen grado de certeza al juzgador, que no por
ese carácter sumario o de apariencia puede soslayarse la exigencia para tan delicada
cuestión”3(subraya del Despacho).

Así las cosas, a partir de las precisiones realizadas en la solicitud de cautela, compete a
este Despacho determinar si las actuaciones realizadas por Samuel Tcherassi configuran
el acto desleal de descrédito.

El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal refiere que “se considera desleal la

utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión
de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto
desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones
mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes”.

Según lo dispuesto en la norma transcrita, para que la conducta de un empresario pueda

considerarse como desacreditante de las prestaciones o actividad empresarial de un
competidor, es preciso que se lleve a cabo la emisión o divulgación de
manifestaciones que sean inexactas, falsas o impertinentes y que resulten aptas,
objetivamente, para perjudicar el prestigio o buen nombre de otro agente en el
mercado.

A su vez, es necesario que las actuaciones de descrédito, independientemente del medio

de difusión que se utilice para tal fin, sean públicas, esto es, que se dirijan a determinadas
personas, se realicen en el seno de un determinado colectivo o vayan dirigidas al
público en general.

Por lo tanto, constituyen actos de descrédito las manifestaciones inexactas,

impertinentes o falsas, que cuenten con la potencialidad de afectar el prestigio o
buen nombre de otro agente en el mercado.

En el presente asunto, BRIDGEWOOD CAPITAL INC. considera que el comportamiento

del accionada configura el acto desleal de descrédito en razón a las declaraciones del
accionado, y además porque este último está “usurpando” sus derechos sobre las
marcas “EPK”, lo cual conlleva a “la potencialidad de que terceros no adquieran sus
productos, por pensar que los ofrecidos no son legítimos”.

Así las cosas, analizados los medios de prueba aportados al expediente, este Despacho
considera que hay lugar a acceder a la solicitud cautelar, tal y como pasa a exponerse a
continuación.

Para empezar, la declaración señalada como desacreditante fue la expuesta en diversos

medios de comunicación4 y que se observa a continuación:

2
Tribunal Superior de Bogotá. Auto de 6 de abril de 2006. M.P. Ricardo Zopó Méndez.
3
Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia de 4 de noviembre de 2003. M.P. José Alfonso Isaza Dávila.
4
Recuperado de “La SIC resuelve disputa por la marca EPK a favor de Samuel Tcherassi”, disponible en
https://elnorte.com.co/index.php/2022/09/15/la-sic-resuelve-disputa-por-la-marca-epk-a-favor-de-samuel-tcherassi/

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Una vez analizada la declaración señalada como desacreditante, lo primero que debe
señalar el Despacho es que, aunque en esta no se mencionó directamente al accionante,
no es menos cierto que en esta misma noticia se hizo alusión tanto a Samuel Tcherassi
como a BRIDGEWOOD CAPITAL INC, así como al contexto de disputa jurídica por los
signos distintivos que ha sostenida con la actora, tal y como se puede apreciar5:

De lo anterior es posible colegir que por lo menos desde el 15 de septiembre de 2022, al

público consumidor, que podía acceder a la noticia divulgada por el medio citado, se le
dio a conocer la disputa referente al trámite marcario en sede administrativa sostenida
entre las partes.

Luego entonces, en la declaración de Samuel Tcherassi se avizora una referencia

indirecta a la solicitante, toda vez que el contexto que rodea la circunstancia fáctica,
disputa marcaria en sede administrativa, había sido comunicado en la noticia traída ante
el Despacho y por ende, la inexacta declaración brindada por el afectado tiene la
potencialidad de afectar el prestigio de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, toda vez que el
mensaje del accionado da a entender que este es el único titular de “la marca” por el
hecho de ser el “vencedor” de la disputa en sede administrativa que fue librada ante la
Delegatura para la Propiedad Industrial, por lo que si Samuel Tcherassi es el único titular
del derecho marcario BRIDGEWOOD CAPITAL INC estaría vulnerando sus derechos.

En consecuencia, el público consumidor podría llevarse la percepción errónea de que la

accionante está vulnerando derechos marcarios de la accionada, lo que afectaría el
prestigio o reputación en el mercado de BRIDGEWOOD CAPITAL INC, cuando según
las documentales obrantes a Consecutivo 0, presentación – página 6, BRIDGEWOOD
CAPITAL INC es titular de las marcas “EPK” nominativa, registrada en la Clase 25,
versión 8, de la Clasificación Internacional de Niza y bajo el certificado 289059, y “EPK”
mixta, registrada para la misma clase y que cuenta con el certificado 289060, ambas
registradas para identificar prendas de vestir y sombrerería para personas.

Entonces, en sede cautelar, puede colegirse que el accionado emitió declaraciones

inexactas que pueden tener como efecto el desprestigio de la accionante, por lo cual se

5
Ibidem.

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encuentran verificados los presupuestos del acto desleal de descrédito establecido en el

artículo 12 de la Ley 256 de 1996. Todo lo cual se materializaría, en la errónea percepción
del consumidor de que la solicitante cautelar no posee derecho marcario alguno en su
haber.

Así, al advertir los requisitos contemplados en el artículo 590 del Código General del
Proceso, para la prosperidad de las cautelas solicitadas, el Despacho decretará aquellas
que resultan suficientes para el efecto, absteniéndose de decretar aquellas que resulten
inconducentes, innecesarias o incluso excesivas frente al citado propósito, por ello las
que se procederá a decretar obedecen a las que este Despacho considera
proporcionales y además conducentes para cumplir con el propósito de la solicitud.

Con fundamento en lo expuesto y una vez el accionante preste caución la cual se fijará
en la parte resolutiva de esta providencia, se decretarán las siguientes medidas
cautelares:

• Ordenar a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO que se abstenga de

difundir aseveraciones incorrectas o falsas que relacionen los derechos de
propiedad industrial de los cuales, en la actualidad, es titular BRIDGEWOOD
CAPITAL INC.

• Ordenar a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO que se abstenga de

difundir aseveraciones incorrectas o falsas respecto de los derechos de
propiedad industrial que le fueron reconocidos por la Delegatura para la
Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
la Resolución 61363 de 7 de septiembre de 2022.

• Ordenar a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO que emita un

comunicado oficial, que deberá ser compartido en todas y cada una de las
redes sociales que utilice, cuya publicación será fijada durante treinta (30) días
calendario, mediante el cual aclare al público el alcance de los derechos que
le reconoció la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio mediante la Resolución 61363 de 7 de septiembre de
2022.

• Ordenar a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO que emita un

comunicado oficial, que deberá ser compartido en diarios de amplia
circulación nacional, incluyendo los mismos en los cuales emitió las
declaraciones respecto de la disputa por los signos distintivos, mediante el
cual aclare al público el alcance de los derechos que le reconoció la
Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio mediante la Resolución 61363 de 7 de septiembre de 2022.

• Ordenar a SAMUEL DAVID TCHERASSI SOLANO que emita un

comunicado oficial, que deberá ser compartido en diarios de amplia
circulación nacional, incluyendo los mismos en los cuales emitió las
declaraciones respecto de la disputa por los signos distintivos, mediante el
cual aclare al público que BRIDGEWOOD CAPITAL INC, en la actualidad, es
titular de las marcas “EPK” nominativa, con certificado 289059 y mixta, con
certificado 289060.

Con el objetivo de precaver la eventual causación de perjuicios a la accionada con

ocasión de la práctica de la medida cautelar, se ordenará a BRIDGEWOOD CAPITAL
INC, con fundamento en el artículo 590 del C.G.P., en especial su numeral 2, que preste
caución por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.oo) M/CTE.

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Por lo expuesto, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de

Industria y Comercio

RESUELVE

PRIMERO. ORDENAR a BRIDGEWOOD CAPITAL INC., que dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a prestar una
caución por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.oo) M/CTE.

Constituida y aprobada la caución se procederá al decreto de las medidas cautelares

señaladas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE,

La Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales

Firmado digitalmente
por: GLORIA PATRICIA
MONTERO CABAS
Fecha: 2023.07.10
FRM_SUPER 14:15:40 COT
Razón: Delegatura
Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá,
Colombia
GLORIA PATRICIA MONTERO CABAS

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y
Propiedad Industrial

De conformidad con lo establecido en el artículo

295 del C.G.P., el presente auto se notificó por

Estado No. 121

De fecha 11/07/2023

Se informa al demandante que el presente proceso puede ser gestionado de manera virtual, para lo cual resulta
relevante que consulte el “PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE DE PROCESOS DE MANERA VIRTUAL ANTE LA
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO”, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf

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