‘TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, 4 de marzo de 2024 Proceso: Asunto: Expediente de origen: Expediente intemo del Consultante: Referencia: Normas a ser interpretadas: Temas objeto de interpretac 226:1P-2020 Interpretacion prejudicial Seccién Primera de la Sala de lo Contencioso ‘Administraivo del Consejo de Estado de la Repablica de Colombia 13-199428 111001032400020150047000 Riesgo de confusion ylo asociacién entre los signos BIO MAX (mato) / BIOMAX (denominativos y mixtos) y nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. Asticulos 136 (Literales a, b y h), 180, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisién 486 4, ltragistrabiidad de signos por identidad 0 similtud, Riesgo de confusion directo, indirecto y de asociacion. Similitud ortogréfica, fonética, Conceptual 0 ideologica y grafica o figurativa, Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos ‘Comparacién entre signos mixtos Comparacién entre signs mixtos enominativos El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion La marca notoriamente conocida. Su proteccign y su prueba, La notoriedad del signo Ssolicitado a registro eos Hugo R. Gomez ApacProceso 226:1P-2020 visto El Oficio N® 2467 del 30 de noviembre de 2020, recibido via correo electrénico fen la misma fecha, mediante el cual la Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Admiristrativa del Consejo de Estado de la Republica de Colombia solicit interpretacién prejudicial de los Literales a), b) y h) del ‘Aniculo 136 de la Dacision 485 de la Comision de la Comunidad Andina, afin ‘de resolver el proceso item N° 11001032400020150047000;y, EI Auto del 19 de enero de 2021, mediante ol cual este Tribunal admité a tramite la presente interpretacion prejuicial ANTECEDENTES Demandante: Biomax Biocombustibles S.A, Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio, =SIC-de la Repiblica de Colombia B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revision de los documentos remitidos por la Sala consultants respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas contravertidos son los siguientes: 4. Sielsigno BIO MAX (mixto} solictado a registro por parte de Fadel Ltda para dis tnguir preductos de la Clase 3 de la Clasificacion Internacional de Niza, restitaria confundible con las presuntas marcas notorias BIOMAX (denominativas y mixtas) y nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., cuya fitularided pertenece a Biomax Biocombustblas S.A. para distinguir productos y servicios de las Clases 4 37 de la Ciasicacion Internacional de Niza, 2. Si Biomax Biscombustibles acreditd 0 no ef uso real y efectivo del ‘hombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A,GE Proceso 22641-2020 C. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consutante eolicité la interretacién prejudicial de los Literales 2), b) y b) dol Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, Procede su interpretacion por ser pertinente De ofico se levard a cabo la interpretacién de los Artculos 190, 191, 193, 224, 228 y 230 de la Decisi6n 4862, para tratar los temas de figura del nombre comercial y la marca notoriamente conocida. 7 Decntn 446 dein Conisen dea Comunidad Andina ‘Ariculo 138. Nope elrara como meas aqua signoe cy uso nel camaro ceSStatadarene she ce ees, an purtesar cane a ene, a una maces ariademente setae po regeo © ‘egcenca px un rane, pr os mos prucoe» snes ‘ce ego dor ce am ele mares punch casa un | 1) conttyan ea ered, intone enlaraci oansoipsi, to fared um sgn Sato ovina conosdo co tla sea'un Tce ‘Elslesgute qu ton or prucosasansscs ets que ea eplo o so,iaho ‘Secs de cana nine crn le aoa ne eco eesti sel san 8 ‘lagu cera sein ce seve comme pabicare > Deciin 4s de tnComicin deta Comurians Andina ‘Asicua 120 Senin gor nome comarca cule signe que nisgue una {Cita eoondies una empresas sen eae meat Una enpess oss yoo ners dein nombre come Pode sonata nmi comet do una amess o celaleiiol, cae oes, 5 rminacen suc rain alu os oalyaen seen on en regao ae poses © ‘cages metres Los bres comers son ewependaiss dees Sormnacones © | ‘trove ocls deus pesanes das, psendo amb coe Arc 191 El drecho excavate an nami comes alr prs ino so nal conertoytnine anda cea al ura donambseo cesan ne autos Gola anise et esteem sto sas “Artes 188 Cofeor ae mado cada Pais Mb, tr dun oe amare pote eer 9 Sepontnta ae a aha hacen! compete E ops © ‘pec lerarcrce Cacarst Eldorcne nau ur exc solamarisesiquraeh Ds «cin 24. Seen po so dso rloianent concious have reconoco “Shou encom Fle ont pre sna pote penton doa res SStpeno reel sues heck sree DE fg PF AS ates ays ntti dow soo tetrbo, tmat en oredr | A (E sec Yc garrnsnenne thse ptt ot dsl (F secrerana®) * ata = \3, 3Proceso 226-1P-2020 D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1, lrregistrabiidad de signos por ientidad o similitud. Riesgo de confusién directo, indirect y de asociacién, Similiud ortogrfica, fonética, conceptual o Heoldgica y grafica o figurativa. Reglas para realizar el Cotejo de signos distintivos. ‘Comparacion ene signos mixtos. Gomparacion entre signos mixtos y denominatvos. El nombre comercial. Caractersticas y su proteccién. La marca norriamente conacida. Su proteccin y su prueba, La notoriedad del signo solctado a registro. E, ANALISIS DELOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION Inregi confusién directo, Indirecto y de aso« fbilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de in, Similtud ortografica, 5) mearacan amptudy exenstn opie osu zen, Jono oom de calior Poittionber ©) attain, agin yextensingsogrtca do supramscin, den ofr decal Pal thembyinlaanaa nla ya pesertaccn en fs, sepenores i oe Se Sion eect ena elitr aoa fectusds para romover, epee premeverslestabodmiono, ie goatee ovens abe wns =) Sethe deverne yd nso de empreaa lr ano qe esgoct al qr cua ‘ore slogs, nto en pana semana caro ah ell Pele Meno ott {inse pete precio, (pad Se Stra nharoeo ade del io 4) slvr conats ot sana camo avo emoresaral 8) vata pean peome mest en herrings oan et 0) instance de scbvosdes sgnsivas de beac, cara oamecenanien por ‘lua dol sge on Pai enor on que se busca poe, Tanase dl eomanse temas 2 Reg ened ger ast oars dso tae tesco 230. 8 consider como scires ponents de eee ara deen Totoredse de in sera astro, ce aes be spun 9) botemones rene 0 prea 20 6 eEa 9 seas se ») Mearns ue patipan nos cance de bueno comers dl pode ouclnouenios se uo Se slg ©) Rete enpresraos ge acon egos raves a po do Snide, psu o sevice alos queso onl. cos de wearer i plot den sg snore enaes eee ns aos areProceso 2261P-2020, conceptual o Kdeoligica y grifica o figurativa. Reglas para ‘cotsjo de signos distintivos solictedo a registro resullaria confundible con las marcas BIOMAX (denominativasy mixtas) y nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A., es pertinente analizar los Literales a) yb) del Aiculo 136 dela Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, Coneretamente en lo eferente a la causal de iregistrabiidad, cuyo tenor es el siguiente sArticulo136.-No pode registrarse como marcas aquelossignos cuyo liso en el comerciaafectara indebidamente un derecho de fercero, en paftcular svando: 2) Sean idéntcos © s2 axemejen, a una matca arteriormente solctada para registro oregistrada por un freer, para los mismos procuctos 0 se-vieos, 0 para productos 0 servicios respecio de los ‘cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confusion © de asociacin, ) sean idéntions 0 se asemejen a un nombre comercial protegdo, 0, de ser el caso, a un rétulo 0 ensefia, siempre que dadas las ‘Scunstancias, su uso pusieraeriginarun riesgo de contusion o de Ce 41.4. Dado que en el proceso intemo se discute sl signo BIO MAX (isto) 4.2. Como se desprende de esta disposicion, no es registrable un signo que ea idéntco o similar a oto signo registiado 0 solictado con anterioridad or un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza dstntva {los signos no son dstintvos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de contusién (directo 0 indirect) ylo iesgo de asociacion en el piiblco consumidor ? 18) _Elriosgo de confusién puede ser directo e indirecto. El primero, | riesgo de confusion directo, esta caracterizado por la posibidad de. {que el consumidor al adguitr un producto 0 servicio determinado | Grea que esté adquiriendo ato, Yel segundo, riesgo de confusion | Indirecto se presenta cuando el consumidor atrbuye a dicho | producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen fempresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociacién consiste en Ia posiilidad de que el corsunitor, aunque diferencie las marcas en confito y el erigen fempresaral del producto, al adquitlo piense que el productor de ‘Yer isspetacinesreudalsrumers 470° 2015 cha 10 de ayo de 016, pubicads fin bea cal el etre de Capone N° 274 el eo de 2018. «P2015 do «ft 0 doje o 046 pica ena Gaeta Oia Gel Acre de Carian 273 dt {de pha ce20e.y ars: -2016 co aha Toe ode 2086, paicae ono Gana Oia eds do Clon W275 el 10 2016Kr fs & Proceso 226.1P-2020, dicho predueto y otra empraea tienen una relacién 0 vineulacién ‘economic. 1.3. Se debera exeminar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de Confusion (directo o indrecto) 0 de asociacion en el pubico consumidor, teriendo en cuenta en esta valoracion qué la similitud entre dos signos puede ser-* 1 (" SecRETARTA 4 a) >) 9 9% Ortogréfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos fe corfeo desde el punto de vista de su configuracién: esto es, tomando en cuenta la eecuencia de vocales, ls longitud de lao las palabras, el nlimero de silabas, las raices, o las terminaciones ‘comunes de los signos en conflict, los cuales pueden inducir en ‘mayor grado aque el riesgo de confusién sea mas palpable u obvio Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos fen conflcto, La determinacion de tal simltud depende, entre otros, felementes, de la identidad en la silaba tonica 0 de la coincidencia, fen las races 0 terminaciones; sin embargo, también debe tenerse fen cuenla las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe Ia posibildad real de confusién entre los signos cconfrontados. Conceptual 0 ideolégica: Se configura entre signos que evocan una idea ylo valor idéntico ylo semejante, Grifica o figurativa: Se refer a la semejanza de los elementos grAficos 3e los signos en conflcto, tamando en cuenta Ios trazos el dibujo et concepto que evocan. Igualmente, a realizar el cotejo de los signos en conficto, se deberd ‘observar las squientes reglas para el cotejo de marcas:* a) b) >\\ sem La comparacion debe efectuarse sin descomponer fos elementos {que conforman el conjunto de los signos en confliclo; es decir, cada Uno debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta ‘su unidad fendtica, otografica, grafica o figurativa y conceptual o ideologica, Ena comparacion se debe emplear el método del cotejo sucesivo; testo es, se debe analzar un signo y después el clio. NU es procedente realizar un andlists simulténeo, pues el consumidor Sificmente observara los signas al mismo tiempo, sino que lo har9 a BECRETAR! SSS YD Weinapetacin Peat * 425P-2017 do | |B Acvrdocs Cogn W308 dl 2d ih 217, Proceso 2264P-2020 ‘on momentos lfrentes. El andlisit comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se pued> perabirelriesgo de confusion o asociacién. A realiza’ la comparacién es importante colocarse en el lugar del ‘consumicer y su grado de percepci6n, de conformidad con el tipo de productos 0 servicios de que se trate, bajo los siguientes corterios® ()Ciiteo del coneumidor medio: Si estamos frente a productos ‘lo serves de consumo masivo, el criterio del consumidor ‘mecio podria ser el soporte del andlisis de confundibiidad. De ‘acuerdo con las maximas de la experiencia, al consumidor mecio se le presume normalmente | informado razcnablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable fen relacién con la categoria de bienes 0 productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la utoridad nacional ccompetente. El grado de atencién del consumidor medio es un parémetio importante para el andlisis de confundibiidad de signos que faced de enact dnt ore eles segs @ 10Proceso 2261-2020 i) Gielaigno solctado reivindioa colores eepecticcs como parts del somponente grafico, al efeciuar el respectvo anlisis de registrabdad debera tenerse en cuenta la combinacion de Coles y el gréfico que la contiene, puesto que este elemento ppodia generar capacidad de diferenciacion del signo soliitado a registro." ©) Sialrealizar la comparacion se determina que en fs signos mixtos predomira el elemento grafico frente al denominativo, no habria lugar @ la confusion entre los signos, pudiendo estos coexistir pacificarrente en el ambilo comercial, salvo que puedan susctar ‘una misra idea o concepto en cuyo caso podrian incur en riesgo ‘de confusion. 2.4, Es importante esaltar que la marca mixta es una unidad en fa cual se ha soliitado el registro del elemento nominativa y del grafico como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mica se le protege en su nea sus elementos por separado."® 26, Sobre la base de loe criterios expuestos, se deberé determinar el t’elomento cara:tristico de los signos mixlos y, psteriomente, proceder al cotejo de los signos en conficto de conformidad con los erterios sefialados en ls puntos precedentes. Verein reudal W161. 2015 de oc 27 de ete de 2015, pubiade ona ‘Geotail del hata ge Cartagena" 2655 128 de ono de 016. "Yorn Praise names 472,P-2018 fecha 10d juried 2016 pubeasa ‘Sa Sotto oe dt Remit da Caanena W 2750 del to yo 920% y sib 2008 ‘Esha tae roo 201, poten ons Govan sal el edd Catapera N° 278 Salt do joe oo 6, \er ners Peja N* 10650-2015 oe fra 20 de uo de 2015, pueda en lo Ve Ce aS ake Sage tS ead ats fe ten (F 5 >; Proceso 226:1P-2020, 21. Como la controversia radica en la presunta confusién entre el signo soliitado a regio BIO MAX (mixto) y las marcas BIOMAX (enominativas) y nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SS.A., 68 necesario que se verifique la comparacién teniendo en cuenta {que estan conformados por elementos denominativos, los cuales estén Tepresentados por una o mas palabras pronunciables dotadas o no de lun significado 9 concepto."* 3.2. Los signos denominativos, lamados también nominales 0 verbales, utiizan expresionee actisticas 0 fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o nimeros, individual o conjuntamente estructurados, {ue integran un conjunta © un tado pronunciable, que puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, {que son los que tienen una connotacién conceptual que evoca cietas Cualidades 0 funciones del producto identiicado por el signo; y, ‘aitrarios, que no manifestan conexién alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identifica. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en ei ‘consumidor una idea sobre el signo que le permite diferencialo de otros ‘existenles en el mereado® 3. Gomparacién entre signos mixtos y denominativos. / 23, Loe snes mito 9 corgonen de un elomensdanaina a0 Se eats CaS Gears cas Teapot ! Se eS se iaande ae rece oe ke SEE eee ee a esc gelocems Gopher 2.4, Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos dado que las palabras impactan mas en la mente del ‘consumider, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gral, ya sea que, por su tamafo, color, disefio u otras ccaractersticas, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de ‘acuerdo con las particularidades de cada caso."* 3.5. En consecuencia, al realizar la comparacion entre marcas denominativas yy mixtae, se deberd identifcar, cual de los elementos prevalece y tiene 1 Veritertacog: Proje ntars 820 P 2018 ch 19 do mayo do 2016, publi ‘evans te det Neer se Coragonan 2747 ol gop d sty ae-201S as ‘cna 10 demo o 2086, pica nia Gacla Oda de Acro de Cartagena 2754 de © Vertarptactn Prt N 461.201 een 25 tc 2013 putcats ela Gace ‘fei del Acro deCaapnna N27 on Yo depo de 2012 \ Yt rl A200 a 0 28, nate a (Geos Onl con de Catan 2755 dl ae age 2016 2Proceso 22641P-2020 mayor influencia en la mento del consumider, eel denominative 0 el gratieo, 12) Sialrealizarla comparacién se detormina que en las marcas mixtas, predomina el elemento gréfico frente al denominativo, no habria lugar a la confusién entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacifcamente en el ambito comerciaf, salvo que puedan suscitar ‘una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurriren riesgo de confusion, b) Sten la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberd Tealizatse de conformidad can las reglas para el cotojo de signos enomintivs desarrolades en el pérrafo 2.3 Literal a) del presenie acapite 36. Sobre la base de las ciiterios expuestos, se deberé determinar el telemento caracteristico del signo mixto; y, posteriormente, proveder al featelo de los signos en conicto de\conformidad con los criterios ‘sefalados en los puntos precedentes, con el in de establecer el riesgo de confusion yo asociacién que pudiera exist entre el signo solictado| a registro BIO MAX (mixto) y las marcas BIOMAX (denominaivas) y nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccién. 4.1. En el presente caso la SIC alega que Biomax Biocombustibles, no acredit6 el uso realy efectvo del nombre comercial BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. por lo que en este acapite se rovisaré la figura del nombre comerci 4.2. El Literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en e! Titulo X de la Decision 486 regulan el registro 0 depésito y la proteccién del nombre conercial2" 43. El Aticulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial como ‘..cualquler signo que entiique a una actividad econémica, a una empresa, 0 aun establecimiento mercantil» 4.4. El nombre comercial es el signo que identifica a un empresario (persona ‘alural ojuriica) en el mercado, No es el nombre, razén o denominacién Social del empresario, es el signo mediante el cual los consumisores, ‘dentifican al empresario, Es més, es el signo mediante el cual los ‘er iia Pest N" 1291-2035 de echa 20 do oo 2018, pubscad en ka ‘Gaeta Gt et Acero de Crane N' 2004 dl 4d eke de 201, \Ver rpc Pest N40:9-2013 de fe de joc 2013, pubieaea en aces © loa 6 Acer Canapena N20 do 18 de novo de 2013 } 3Proceso 2261P-2020, consumidores identifisan la actividad econémica del empresario © el festablacimiente comercial del empresario. Y es que el nombre comercial dda una imagen global de! empresario y permite distinguilo de los otros lagentes econdmicos que paticpan en el mercado, de modo que ‘comprende tanto la identifcacion del empresario como su actividad ‘econémica y su establecimiento. Caracteristicas del nombre comercial 45, Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes®: EI objetivo del nombre comercial es iferenciar la actividad ‘empresavial de un comerciante determinado, = Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es ‘decir, identifear sus diferentes actividades empresariales con tiversos nombres comerciales. ~ El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural ola razén social de la persona juridica, pudiendo coincidir ‘on ella; es decir, un comerciante puede tener una razén social y ‘un nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno ‘e muchos nombres comerciales diferentes de ella, = El nombre comercial puede ser mitiple, mientras que la razén 0 ‘denominacion social es tnica; es decir, un comerciante puede ‘tener muchos nombres comerciales, pero solo una razén social Proteceién del nombre comercial 46. Los Aticulos 191, 192 y 193 de la Decisién 486 establecen el sistema de proteccién dal nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al tuso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el ‘comercio, uso que debera ser probado y, consecuentemente, este uso ‘exclusive’ consluye cuando cesa el uso real y efectvo del nombre ‘Comercial. Porsu parte, el Articulo 188 de la Decision 486 precisa que el Tegistro 0 el depésito del nombre comercial ante la oftcina nacional ‘competent tiene un caracter declarativo; sin embargo, el derecho al uso fexclusivo solose adquiere probando el uso constante, real y efectivo del ‘nombre comercial 477, El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccién del nombre comercial {en los términos siguientes: «Por tanto, la obligacién de acrecitar un uso fefectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de DN G7 Netcpete ew se nade nan 26 ven tend a (Mette at cl ones de Carapens N° 1785 dal 1 de ora e201Proceso 22641-2020 fundamentar Is exictencla y ol derecho de proteccién del nombre en algan hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los competidoress.”> 48. Este Tribunal también ha manitestado que: «(..)lapreteccién otorgada al nombre comercial se encuentra supedtada ‘3 3u uso teal electv0 con relaién al establecimirio 0 ala actividad ‘econémica que distnga, yaque es el uso lo que permite que se console como aly manlenga su derecho de excusiva. Cabe precisar ‘adicionalmente que el echo de que un nombre comercial se encuenie Fegistradono li rigencia de uso para man ia Ui pructas crighiae a demostrar el uso del nombre comercial deben ‘serve para acredtar la identifcacién efectva de dicho nombre con las Actividades econémicas paral cuales se pretend el registo» * 4.8, Conforme alas indicadas disposiclones, quien alegue el uso anterior del ‘nombre comercial deberd probar por los medios procesales al alcance de [a justia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa oen el émbito jursdiccional «..queol_ nombre na venido siendo utlizado con Anteriordad... La simple alegacién del uso no habilta al poseedor del ‘nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La faciidad de determinar el us0 pu i do un sistema de registro o de depésito que, singer esen ra cn, an polo mencs un principio de p jusuation 4.10. La personal que alegue tener un nombre comercial deberd proba su uso realy efectivo en el mercado de acuerdo con la Iegistacon de cada Pais Miembro. Sin embargo, entre los erterios a tomarse en cuenta para ‘demostrar el uso realy efectivo en el mercado del nombre comercial se ‘encuentran las facturas comerciales, documentos contables, 0 Cerificaciones de auditoria que demuestren la regulardad y la cantidad ide la comercaiizacion de los servicios identifeados con el nombre! Comercial, ent otfos 4.11.Asimismo, corsttuifin uso de un signo en el gomercio, entre otros, fos siguientes actos: introducir en el comercio, vender, oftecer en venta 0 istribuir productos © servicios con ese signo, importar, exportar, 390; 0, emplear et signo en publicidad, publicaciones, documenios comerciales o comunicaciones: fesctlas ul orales, independientemente del medio de comunicacién fempleado y sin pesjuiio de las nomas sobre publicidad que fuesen aphcables, ‘Vrinertoin Feil W451P-08 daca 2 da mayo do 200, pubcats en a Gaceta ‘eaten acento Canapena N88 oe 1. oe 2000 28 Gudhtoterreacion Arjun N* 3.1.8 de feche 11 de marzo de 1968, pubicada en la Gace ieee eee mee RIA 6fT Proceso 226:1P-2020 sefialar que Ia norma comunitaria no exige que se acredite el uso del nomire comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en 1 mercado, cebiendo ser un uso real y efective, considerando los productos y servicios que distingue el signa 4.13.Por lo antes expuesto, quien sustente una accion de nulidad en un Rombre comercial, previamente deberd haber probado el uso eal, fective y conslante del mismo con relacién a las actividades feconémicas que cistingue, pues de esta forma acreditard los derechos sobre dicho signo distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de ‘marca que presuntamente se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusion yo asociacién con tal nombre comercial La marca notoriamente conocida. Su proteccién y su prueba. La notoriedad del signo solicitado a registro 5.1. Como en el proceso intemo se argumenté que el signo solicitado BIO MAX (rixto) resuitaria confundible las presuntas marcas notorias BIOMAX (denominativas y micas) cuya tivlaridad pertenece a la sociedad Biomax Biocombustibles S.A. se abordara el tema propuesto de conformidag con fa linea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Definicié 5.2. La Decisién 436 de la Comisién de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signs notoriamente conocidos un acépite especial distinguido en al Titulo Xl, bajo el cual los Articulos 224 a 236 establecen la regulacion ce los signos notoriamente conocido. 4.12, Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debernos ; 5.3. Enelecto, el Articule 224 de a Decision 486 determina el entendimiento que debe darse al signo dlstintvo noloriamente conocido en los siguientes teminos: «Se ertiende por signo dstinvo netoriamente conocido el que fuese Fecanecido como tal en cusiquier Pals Miembro por el sector pertnente, Independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiess hecho conaciso = 5.4, Do la anterior dofnicion se pueden desprender las. siguientes caracterstcas:Proceso 2261P-2020, 1) Para que.un eigno 2 consider como notorio debe ser concise porel Secor pertnente*. b) Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los paises ‘miembros, ©) Lanotoriedad se puede haber ganado por cualquier medio, La marca notoria y su relaci6n con los principios de especialidad, terstorialidad, rogistral y uso real y efectivo, asi como su diferenciacién con la marca renombrada '5.5. De conformidad con lo establecido en ol Articulo 224 de Ix Decisién 485, Ja marca notoia es conocida por el sector pertinente; esto es, por los ‘consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios los que se aplique; las personas que patcipan en los canales de dlistibucion o comercialzacién del tno de productos 0 servicios alos que ‘se aplque: 0, bs circulos empresariales que actian en gros relatives al tipo de establecimiento, actividad, productos 0 services a los que se ‘aplque’”. Daco que las marcas notorias son conocidas en el sector Pertinente, pudieran no tener una gran presencia en otros sectores. 5.6. Cabe distinguir entre la marca notoria regulada en la DecisiGn 486 de ta marca renomerada. La primera es conocida en el sector pertinente, la segunda es cenocida mas alld del sector petinente*, La marca notoria regulada en la Decision 486, a la que podemos lamar ‘marca notoria andina, es aquela que es notoria en cuelquier pais rmiembro de la Comunidad Andina, ¢ independientemente de si su titular tes nacional oextranjero. Basta que sea notoria en un pals miembro para que reciba una proteccién especial en los otros tres paises miembros. {La marea renombrada, por su parte, no se encuentra reguiada por la Decision 486, pero por su naturaleza recibe proteccién especial en los ‘cuatro paises miembros. 5 erpaiao 25 estbion ur ina no naa de sectors panes do referencs, saber “0 3°? auc mateo pss el po 6 pos oa en oe 1» Taeperona ue parcian en ls cans do dsrbuclono comers dl po oo podicts ose ales qe st apie, cy [eb ente emgrsares qua sam en gfe ratios a to de etbiecnot, tp bi eas oer en sn eet Seep tenn mnenns bt oo roe en cd sree COE Sp asa ots eT a at eect more bowed, puso por saieoe que no enaumen, Taba recta eos sone ertfens or morc eons wPep Ria» secrzranta >} Proceso 226:1P-2020 15.7. La marca notatia regulada en la Decisién 486 y la marca renombrada rompen los prncipios de territorialidad, principio registal y uso real y t’fectivo, por loque esta clase de marcas obtienen proteccién en un pais ‘miembro de Ia Comunidad Andina asi no estén regstradas ni sean lusadas en ese pais miembro®, Ambas también rompen el principio de ‘especialidad, rero no con el mismo alcance. 5.8. La marca rensmbrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por 0 que es protegida respecio de todos los productos 0 5.9. La marca noloria regulada en la Decisién 486 rompe el principio de ‘especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de: 4) productos 2 servicios idéntices, similares y aquellos con los que ‘existe conexién competiiva ) aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro ‘del sector pertinente;y, ©) cualquier tivo de producto 0 servicio cuyo uso fuese susceptible de ‘causa un eego de confusion 0 asociacién con el ttular de la marca Fotora o sus productos o servicios; un apravechamiento injusto del prestigi del signo notoro; ola dlucién de su fuerza distintva o de su valor comercial o publictario, '5.10.Una segunda diferencia entre la marca notora regulada en la Decision 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien la alegue de conformidad con lo establecido en el Artleulo 228de la Decisién 488, La marca renombrada, en cambio, no ecesia ser prabada, pues se trata de lo que la teoria general del pracesa denonina un “hecho notorio". ¥ es que los "hechos notorios” se ‘onocen de ofcio y no requieren actividad probatoria(notoria non egent probatione), ne son objeto de prueba”. 5.11.La marca nctoria extracomunitaria®’ no fompe los principios de ‘especialidad, teriorialidad, principio registral y uso real y efectivo™. Para rerio, besa qu marc 2 rt on co fle mlb Caridad ‘ann us ar o poled ruc onisere elo es ene Sila auoriad do poietic cnsdra que a marco narra, eer permte fuss sr prs ou oteed an agin pls ef Coma Arie os eT Bienmieda evel rio 28 cola Dcln 86 >< Noes mrad sno une mae nto oro dole Carmi ain “O “0 Senses ioe spose loraed, epellda, pcp reget euro Fal Y s 1° s/Procsso 226:1P-2020 15.12. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que en ningin caso ‘se otorgard el egistio marcario de un signo distintvo si el soicitante ‘actia de mala fe, si el propésito de dicho registro es resting Ia libre ‘competencia asi subyace a su solicitud un acto de competencia deslea, situaciones que deberén estar debidamente probadas, En relacién con los diferentes riosgos en el mercado 5,13,Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestre la ecurrencia de alguno de los cuatro riesgos mencionados {de conformidad con lo siguionta: 5.13.1, En relacién con el riesgo de confusién: el pablico consumidor puede incurtir en riesgo de confusion por la reproduccién, imitacién, traduecién, tansiteracion 0 transcripcién, total o parcial, de un signo notoriamente conocido, 5.13.2. En relaclén con el riesgo de asociacién: el riesgo de ‘asociacién se presenta en estos casos cuando el consumidor, ‘aunque dilerencie las marcas en conflcto y el orgen empresatial {el preducto, al adquiro piense que el generador 0 cteador de dicho producto y la empresa tiular del signo notoriamente ‘conocido, tienen una relacién o vinculacién econémica. 5.13.3. En relacién con el riesgo de diluctén: el lesgo de dilucion es la posbildad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debiitamiento de la atisima capacidad distntva que el ‘sigho notoriamente conocide ha ganado en el mercado, respecto de agielios bienes 0 servicios relacionados 0 conexos que fgeneren la posibildad de causar riesgo de confusién 0 de asociecién, 5.134. En relacién con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parastario es la posiblidad de que un competidor se aproveche injustemente del prestigo de los signos notoriamente conocidos, El competidor parasitario es aquel que ulliza el prestigio de un signe noterio para lanzar sus productos al mercado, captar la atencén del piblico consumidor, 0 indicar que los productos y servicos que oftece estén, de alguna manera, relacionados con ara ten, no pa nto de condone roto una mares en Su gle de agen pus ‘toc log Jura arc star 9 doncn ono paizmembro dela Comunicad Aria Je gi et examanasor nano, on apica oelov pos do tend yspecaled ‘our ana elcaue on Srey a monoeeua eats ua eve acto oo camptoela ox OE TS deta ir apes cen Sn eu wo sone pr @ sans eps eet «Sit hn ss aetna ieee erate kon os “Seen a}Progese 226:P-2020 la calicad y caracteraticas de los productos © servicios qe ‘ampara un Signo notoriamente conocido, Para califcar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la ‘accién de aprevechar, es decir, de ullizar en su beneficio el prestigio ‘ajeno, 2s lo que genera et riesgo, ya que esto genera un deterioro sistematico dela posicion empresaral 5.14,Resulta pertinente mencionar que es necesario que se configure alguno de. los riesgos. antes mencionados, para eslablecer que el signo solicitado se ercuentra incurso en la causal de tregistrabilidad contenida fen el Literal h) del Articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la ‘Comunidad Andina, Prueba de la noto lad 5.15. La notoriedad 2s un hecho que debe ser probado por quien lo alega a traves de prueba habil ante el juez o la oficina nacional competente, ‘segain sea el caso. 5.16.EI Aticulo 228 de la Decisién 486 establoce una lista no taxativa de parametros para proba la notoriedad, a saber a) el gado de su conacimento entre los miembros del sector perinente dento de cusiguer Pals Mimbo, by fa duracén, ampitud y exlension geografica de su utiizacion, onto o fuera de cualquier Pais Miembro, ©) la dacién, ampltud y extension geogtfica de su promocién, den o fuera de cvsluier Pais Miembro, incluyendo la publicidad {la preventacién en fers, exposiconas u otros eventos de los productos © servicios, del establecimlento 0 dela actividad a los fquese aplique. 6) el valor de toda inversién efectuada para promovero, o para promover e establecimiento, actividad, productos 0 servicios los fquese spine 12) Tascifas de ventas y de ingresos dela empresa titular en lo que ‘especta al signa cuya noloriedad se aloga, tanto en el plano intemaconal como en a dal Pals Miembro en clue se pretende la prolecion; 9, el gado de cstntvidad inhererteo adqiida del sign, 19) el vale contabe dl signo come activo empresaral A) el wumen de pecidos de personas inleresadas en obtener una {ranula o leencia del signe en daterminado teritoro; 0, |) laezstencia de acividades sgnfcaivas de fabreacion, compras 0 ‘almacenamiento pore ular él signo en el Pais Miemioro en que ‘se tusca proteccin; 4) los aspectos del comerco internacional: 0 Ky la existencia y antgiedad de cualaier registo 0 solid de ragiro del signo distntivo en el Pals Miembro 0 en el extranjero.» 20a san] yp Proceso 226:1P-2020, 5.17.En consecuensia, para doterminar la notoriedad de un signa dlstintiv, deben tomarse en cuenta, entre otros, los anteriores factores, como asi lo dispore la norma en comento, lo cual es demostrable mediante cualquier medo probatoro regulado por la normativa procesal interna, ‘de conformidad con el principio de complemento indispensable. 5.18.El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hay se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no fealiza acciones conducentes a conservario: calidad, ditusin, volumen de ventas, publicidad, entre ols. En este orden de ideas, para probar la notcriedad no basta con esgrimir un acto administrativo © Judicial donde se haya reconocido dicha condicién, sino que se deben presentar tods los medios de prueba pertinentes para demostrar el taracter de notorio caso a caso, Eslo quiere decir que la notoriedad Feconocida por la autoridad administrativa o judicial es vélida para dicho caso particular Lanotoriedad del signo solicitado a rogistro™ '5.19.De conformidad con lo establecido on ol Literal a) del Articulo 229, no se agar Ia calidad de notoro y su proteccion por el s6lo hecho de que no Se encuentre ragstrado o en tramte de registro en el pals miembro 0 en el extranjero. For lo tanto, un signo puede ser protegido como notoro asi Ro se encuentre registrado en el respective pals miembro y, en ‘onsecuencia, se brinda proteccién alos signos que alcancen el caricter {de notorios, aunque no se encuenten registrados en el tertorio determinado, '5.20.La Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina protege a la ‘marca notorie no registrada y, en consecuencia, el examen de ‘egistrabiidad de un signo notoriamente conocido deberia ser diferente ‘alexamen que se haria de un signo ordinario. Lo anterior no quiere deci {que una marca por ser notoria tenga indefectblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aun en el caso de ser notora, debera atender al respectvo andliss de registrabilidad que pracica la oficina nacional competente. 5.21.Lo que se ests afirmando @s que dicho andlsis debe ser diferencial y ‘complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es cistintivay, por lo tanto, el andlsis de confundibidad debe Ser, por un lado, mas distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que hha Sido ganado por la marca nolorianrente vonuvida, y por el oto, uy Figuroso a fin de evita la confusion en el publice consumider, teniendo = Verttraacon ruc N" 40.2015 each 7 de jlo ce 2016 publica eta Gace ‘ell Raa Cartagena 2781 Get 19. aposo 2016, 5s eta dees acpi ha so frag des nrc Peja! N" 84-2015 de cha 4 ore de 2048, uaa el Cota Ocal det Acted de Cartagena M2712 "cab er 016Proceso 22641-2020, fen cuenta las caracteristioas de la marca opositora, es dct, taniande fen cuenta factores como la notoriedad de la marca opostora la case de preductos que se pretende registrar, etc. 5.22.En consecuencia con fo anteriormente expuesto, si bien la norma Ccomunitaria otorga ciertos efectos a fa marca notora no registrada en el pals -miembro donde se solita su proteccién, el andlisis de Fegistrabiidad en caso de solictarse esa marca para registro es Independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalided para, previo andlsis de registrablidad, conceder ono el registro de la marca notoriamente conocida que so aloga, de Conformidad can los mitipee factores que puedan intervenir en dicho estudio, '5.23.Es importante ‘ener en cuenta que elreconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través {de prueba habil ante el uez.0 la oficina nacional competente, segin sea el caso, El recanocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgario a la autoridad nécional competente con base en las pruebas presentadas. La cancelacién por falta de uso y la prueba del uso tratindose do ‘marcas renombradas y notorias 5.24.n acépites anteriores se ha mencionado que tanto la marca renombrada™* como la marca notoria regulada en la Decision 486 ompen el principio de uso real y efectivo, por lo que la figura de ia Ccancelacion por falta de uso, asi como la prueba del uso, requieren una ‘modulacién importante en lo que respecta a dicha clase de marcas. 5.25 Sita ato oorbada yf mara oni regula en a Decistn 48 Son protoias en un pais mombro as no een regsads sean ‘ado co pals con mayor cin deen olin ha eo ‘clsteda, pos ro Son usadas ene eee pas. U3 erenda ext Stique. ratose do lo'marca fenonbrad, la poten opera ‘pect dotofos le pedictoe o sews, En cambio rardoxe Gea rote notin guns on Dac 4 lpn opera epee sls preducoso eeviche Hentene,simiresyconotoeytarben Tmopocn de wnat prom erase eri cus seen dante dal secur potent Fer nett elec te sre co memes tas do | ire baas eee cae enero | See ee ee acee isi a te sect eaeetia eae a ea ee jue naz ecient exresamentregulaca en Doc 86. 2OE Proceso 22641P-2020, 5.27.Si bien la marca notoria regulada en la Decision 486 no necesita ser Usada en ol pals miembro donde, estando registrada, se pide su cancelacién, su titular si debe acreditar la existencia de notoriedad (igente) en al menos uno de los otros paises miembros de la Comunidad Andina, '5.28.En concordarcia con todo lo manifestado anteriormente, se deberd ddeterminar si as marcas BIOMAX (denominativas y mixtas) cuyo titular 88 la sociedad Biomax Biocombustibles S.A., eran notoriamente: ‘conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo BIO MAX (mxto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para pasteriormente determinar si el signo solitado para Fegistro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia, En fos términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina {deja consignada la oresenteinterpretacion prejudicial para ser aplicada por la Sala consullarle~—al_-—resolver ~~ el_—proveso interno Como sma Gusto Lain y Late «Aunque ls nave comnts anne ro ¥oe ana \iegoain species ue rue a ca, nm terpenes wll dela Iomn e puede cc on matdana ad que a marca rte ela excaue dea hyao deopcesn par leno des sgns detnues» (Casio Ao Lac y Lon ‘unin, Bere de esse Comuniad Sra Ans y Camera. eC Eationes SAE cramer acts D9) ste eat | ua goheieess fina ensch «Poop, a cad enloa dela Maca no depen et woe pale, sho ‘ss avesneamero por par olor soors peers Lo artes par sa ‘ss pest, ue daa de eld ce nl sient de eas es ‘Eo an's'm(") En en een de ea, puede cesnaae quo la mara aera egos vos cto de cacao pr faa do so, ei de fs poten ‘ronaenl que cans la Deen 480" “S40. Mee Mende, Pear clus ostream bea Dect 488 (Constnce a aruda Ana enfete de Eras Socios Com, (Gta 8010, Ion Gears Se 207 pony 1 «Sibi fconl para lagtina a nteencin den de et stn presen “Situ deat de Una mare smear aco preterde nance. ela ‘na gure wren peel areas camunes, os ro Pa as rea Mr ee pam Ie voma festa aun ange ee ates so opoveche ‘Poona ol pluie} alr us una ate a gaco see ce Stems Imovende Senco te expen, un So vor eed cn Sa eondula es bio consmor ose sen eth soomumbraco a eteet et ty caded et Frost ue edgy que stadia cot amare su rte» Se 541 Terms Sra, Cates. Cae cansacn de ego pata duro respec 2 Sates Stes ahi in Spe dre ssn ee Qe ©) RAR NATE SUNS OHS as cierto fo SG) Se esas 5 2FE | ' : 1 | Proceso 226:1P-2020 [N° 41001022490020150047000, 1a que debers arloptavia al emit al correspondiente fal de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 35 del TTratado de Creacién dal Tribunal do Justicia de la Comunided Andina, en concardancia con el Aticula 128 parrafo tercero de su Estatuto. El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Articulo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f del Aticulo Primero de la Resolucion 0/2020 de 10 de abril de 2020, certica que la presente interpretacién prejudicial ha sido aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo Garcia Brito, Hemén Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gémez ‘Apac en la sosin judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5)-TICA2021 NNotifiquese ala Sala consultante y remitase copia dea presente intepretacién prejudicial ala Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion fn la Gaceta Ofical del Acuerdo de Cartagena, 2