Se REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ResolucisnN? 00026799 Ref. Expediente N° 11 - 118456 Por la cual se resuelve un recurso de apelacién EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 18 numeral 10° del Decreto 4886 del 23 de Diciembre de 2011, CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 26996 del 30 de abril de 2012, la Direccién de Signos Distintivos, deciaro fundada la oposicion presentada por la sociedad COLOMBINA S.A. fundamentada en los literales b) y e) del articulo 136 de la Decisién 486 y negé el registro de la marca mixta PASSION FRUIT - TOPPINGS & YOGURT solicitada por fa sociedad INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C, para distinguir “helados de yogurt’, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Intemacional de Niza por estar incursa en fa causal de irregistrabilidad consagrada en los literales b) y e) del articulo 135 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones. SEGUNDO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el leno de los Tequisitos legales, la solicitante sociedad INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C, interpuso el recurso de apelacién en contra de la Resolucién mencionada en el considerando primero, con el objetivo de que se revoque con fundamento en los siguientes argumentos: “En ese sentido la oficina no puede obviar de que la expresién denominativa PASSION FRUIT-TOPPINGS & YOGURT (MIXTA), esté acompafiada de elementos gréficos especialmente aistintivos en razon a sus formas y colores reivindicados, circunstancia que debe ser tenida en cuenta al momento de decir el registro de fa marca solicitada. () Puede observase que la expresién denominativa se encuentra escrita en un tipo de letra a partir de la cual se construye la graffa de la expresién Passion fruit - Toppings & yogurt, destacada por un tipo especial de letra en donde se resaita por ejemplo las dos “SS" en forma de hoja, ademas de las otra letras 0 fonemas que conforman cada una de las expresiones como un todo, sumando a los demas elementos figurativos que se ubican en la parte superior de a expresién, todos estos con reivindicacién de colores, de tal suerte, que es a partir de la visién en conjunto del signo, que el consumidor lograré mediante un esfuerzo imaginativo establecer una idea en relacion con el producto que se le ofrece bajo dicho signo y no por la descripcién que se le esté haciendo del producto. () ‘Sede Corto: Carer 131No 27-00 los 1, 3,5, 7 y 10 PAX: (S71) S870000, one | ®SUPERINTENDENCIA Resotucién nr 000267 90 Ref. Expediente N° 11 - 118456 En estas condiciones, se tiene que el signo solicitado a registro Passion fruit- Toppings & yogurt (mixto), al ser considerado y analizado dentro del conjunto marcario presentado y no sélo sobre los elementos supuestamente no distintivos 0 descriptivos que hacen parte del mismo, reine los requisitos establecidos por los articulos 134 y 135 de la Decision 486 de 2000. () Asi mismo, reitero que es necesario que se tenga en cuenta que en la clase 30 existen antecedentes de marcas concedidas en Colombia con expresiones descriptivas y/o genéricas como fruta, naranja, pan dulce yogurt, como es el caso de las siguientes [...]” TERCERO: Que para resolver ei recurso de apelacién interpuesto, seguin el articulo 59 inciso 2° del Cédigo Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso. 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DISTINTIVIDAD 1.4. Literal b) del articulo 135 de la Decision 486, "No podrén registrarse como marcas los signos que: 5) carezcan de distintividad”. 1.2. LaNorma La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella caracteristica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro. empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones ‘el cardcter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la eleccion de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la ‘mercaderia su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en ei mercado por sus competidores™ Asimismo, el Honorable Tribunal ha expuesto que ‘la marca sirve como medio de diferenciacién de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los diferencie e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada eleccién de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal eleccién depende de ciertas caracteristicas que se encuentran en productos 0 servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la eleccién de los bienes identificados con ella’. El tribunal distingue tanto ‘una capacidad distintiva ‘intrinseca” como una capacidad distintiva “extrinseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos."s 1 PROCESO 126-2005, Interpretacion prejudicial de los atiulos 134 y 136, erat 8) dela Dacsign 486 oe Ia Comisién de la ‘Comunidad Andina, con fundamento on fa consuta formulada por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de fo Gontencioso Adminisratve, Seccion Primers. Expesiante Iniemo N° 2002-00339 (8325), Actor: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LIMITED, Marca mista: “MARINE EXTRA SUAVE" 20p. ch 3 Trunal de Justicia de le Comunidad Andina, PROCESO 76-P-2007 Intersetacién prejudicial da ls artculos 134, 135 itera), ‘Sede Certo: Canera 13No 27-0 pos 1,3, 5,7 y 10 PBX (571) 870000 (Call Centr (571) $8206 00. Linea raids Nacional O1800-910165 | 2. swoau.seanv.co eal: conacenes QS ov co PRO SPERDAD oa ee ce © GREE reris8Resolucién N17 7 9Q" Ref. Expediente N° 11 - 118456 2. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO: DESCRIPTIVIDAD 2.4, Literal e) del articulo 135 de la Deci in 486 "No podran registrarse como marcas los signos que: @) consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, ef destino, el valor, la procedencia geogréfica, la €poca de produccién u otros datos, caracteristicas 0 informaciones de los productos 0 de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo 0 indicacién, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos 0 servicios’. 2.2. La Norma EI Tribunal Andino de Justicia ha definido a los signos descriptivos como “aquellos que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las caracteristicas, funciones, ingredientes, tamafio, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende protegers, El signo que indique cualquiera de tales aspectos relacionados con los productos 0 servicios a distinguir sera descriptivo. Asi, vistos los signos descriptivos, referidos a la informacién de caracteristicas o cualidades de los productos que se pretenden identificar, responden la pregunta “como es?” No obstante lo anterior, hay que indicar que la irregistrabilidad de marcas por descriptividad se aplica a signos que consistan “exclusivamente" en un término o indicacién desoriptiva, lo cual permite que un signo constituido por una denominacién evocativa, compuesta por términos que en forma individual sean genéricos, comunes 0 descriptivos, pero que tenga suficiente fuerza distintiva para diferenciar un producto de otros, pueda ser registrado como marca, puesto que, conforme lo ha sefialado la doctrina y la jurisprudencia, es aceptable “la inscripcién de signos complejos 0 compuestos por nombres genéricos 0 descriptivos [...] siempre y cuando guarden la condicién de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca:"” Para determinar si una marca es descriptiva es preciso relacionar el signo solicitado con los productos o servicios a distinguir, si se sugiere una cualidad o caracteristica esencial de los mismos existe la imposibilidad de acceder al registro. De igual forma, si se indica la procedencia, cantidad, el destino u otros datos o informaciones primarias, determinando que el consumidor al estar frente a dicha expresién asocie directamente dichos productos © servicios, estaremos ante una expresién descriptiva incapaz de identificar un origen empresarial determinado.” 196 iterat 2), 201, 203 y 212 de la Decisién 486 de la Comision dela Comunidad Andina, conforme ala solickud ‘Segunda Saia del Tribunal Distal N° 1 de lo Contencioeo Adminictrativo de Quito de ia Republica gel Ecuador ‘ofecio de los 135 itera K)y), 148, 148, 150, 214, 218 y 218 de la misma Decision, Signo: TEQUILA. Actor: TEI DE CV. Proceso interno N° 10516 LYM 4 Tribunal Andino de Justicia, Inerpretaion Prejudicial, Proceso 14.1P-95, ‘5 Tilounal Andina de Justicia, Interpretacién Prejudicial, Proceso 534-2004. 1995, de 25 de octubre de 1996, marca EXCLUSIVA: "Tanto ‘en el caso de los signos genércos como o descrintvos para que re la prohibicgn, debe existir una relacén directa o conexidn entre la denorinacion y el producto que distingue. Evade la prohibcion el hecho de que la deslgnacion no tenga vineulacén con el cbt fen si misme y con sus caracteristoas osenciales. Asi, sila pueda ser utiizada para vehiculs pero no pata musbles, por ser ‘genérica de éslos; “tio" posia emplearse para carameles pero no para helo, por denota a descripcién esencia de éste.” ‘Sede Gato: Canora 13No 2-00 pisos 1,3, 5,7 y 10 PBX: (74) 5870000 (Call Center (571) $2208 00. Linea gana Nacional oiaop-acores | 3 (Gehan se anvca eal sanders ao.c8 PARA TODOS op D.C Cobb : ©) PARSEPUTER A TCS) SUPERINTENDENCIA Resolucin NY 00026799 Ref, Expediente N° 11 - 118456 Descriptividad en virtud de la calidad del producto o servicio Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en e! comercio para designar la calidad del producto o servicio, son aquellos que presentan alguna propiedad o un conjunto de propiedades inherentes al producto/servicio que identifican. “Deberan considerarse como indicaciones descriptivas de la calidad las palabras “excelente”, “supremo”, “extraordinario’, ‘ideal’, “mejor’, y otras equivalentes. Estos adjetivos no pueden ser monopolizados a titulo de marca en relacién con ninguna clase de productos 0 servicios®. Antes al contrario, éstas y cualesquiera indicaciones relativas a la calidad de los productos o de los servicios deben permanecer a la libre disposicion de todos los empresarios. Por este motivo hay que descartar prima facie la posibilidad de que una indicacién descriptiva de la calidad pueda ser registrada como marca."® Oescriptividad en virtud de la cantidad del producto o servicio ‘Dentro de las indicaciones descriptivas en virtud de la cantidad, se encuentran las palabras docena, decena, centena, metro, gramo, kilo, litro, etc., 0 sus correspondientes. abreviaturas; las cuales no podran registrarse como marca. Ni siquiera en el hipotético supuesto de que el solicitante de una marca consistente en una indicacién descriptiva de la cantidad acreditara el caracter distintivo de fa misma, basado en el uso, deberia tener acceso al Registro de marcas tal indicacién. La razon de ello es que las indicaciones descriptivas de la cantidad, e! peso o el volumen, deben permanecer disponibles para que puedan ser libremente utilizadas por todos los empresarios. Podran, en cambio, ser registradas como marcas las indicaciones descriptivas del peso, ja dimension o el volumen que tengan caracter histérico, siempre que las mismas hayan dejado de utilizarse en el comercio y su significado descriptive se haya borrado en la mente de los consumidores.”° Descriptividad en virtud del destino del producto o servicio Los signos descriptivos que sirvan o puedan servir en el comercio para designar el destino del producto o servicio, son aquellos que informan acerca del modo y tiempo adecuado para usar 0 consumir los correspondientes productos. “Como por ejemplo expresiones inglesas como “After Dinner’, en relacién con cigarros, y “After Shave”, con respecto a una locién para ser aplicada después del afeitado. La inscripcién como marca de indicaciones concernientes al destino de los productos invocando la notoriedad de las mismas, en virtud del uso efectuado por el solicitante, tropezara casi siempre con obstaculos practicamente insuperables, porque el monopolio marcario sobre una indicacién descriptiva de! destino del producto limitaria muy sensiblemente el desarrollo de las actividades de los empresarios del sector.”"! Descriptividad en virtud del valor de! pri Las indicaciones descriptivas en virtud del producto 0 servicio comprenden, ante todo, “las expresiones que con caracter general denotan la valoracién que debe asignarse a un producto o servicio con respecto a los restantes: por ejemplo, las expresiones “caro”, “barato", “econdmico’, “original”, “auténtico”, etc. Dentro de este grupo de indicaciones '8Cabe etimer, por tanto. que an la hipdtesis do les incicacionas descriptivas dela caliad se deblita y Hoge casi a daseparecor la conexién entre ia indieacién descriptive y los productos a servicios @ lo que pretend splicerse.” Carlee Fernéndex Novoa, Traiado sobre Derecho de Marcas’ Marcial Pons. Segunda Ealeén, Madi, 2008. Pag, 169 9 Carlos Fernéndez-Novoa, “Tratado sobre Derecho de Mercés’. Marcial Pons. Segunda Ecicén. Madrid. 2004. Pag. 188 10 Carios Femandez-Novoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas” Marcil Pons, Segunda Ediclén, Madrid, 2004, Pag. 189. 11 Carles Fernandez Novoa, “Tralado sobve Derecho de Marcas” Marcial Pons. Segunda Eeiién. Madris, 2004 Pag. 150 ‘Sede Cento: Carer 19No 27-0 pins 1,3, §,7y 10 PBX: (571) 70000 ‘Cal Certr (571) $2204 00. Linea ait Nacional aDD 1016S ed: wa sic cov co care Boge D.C. Colbieace Resoucionne 90026799 Ref. Expediente N° 11 - 118456 ocupan un lugar destacado las relativas al precio de los productos o servicios; particularmente, las denominaciones de las unidades monetarias (‘libra esterlina’, “délar’, ‘euro’, etc.). Fuera del Ambito de la subprohibicion expuesta hay que situar, en cambio, los nombres de las unidades monetarias histéricas y actualmente en desuso (‘onza’, “doblén’, etc.). También son practicamente infranqueables los obstaculos que para un monopolio marcario se derivan de la necesidad de mantener libremente disponibles a favor de Ia totalidad de los empresarios las indicaciones descriptivas del valor de los productos o servicios”. Descriptividad en virtud del origen del producto o servicio “La solicitud de una marca consistente en un nombre o signo geogréfico puede tropezar con obstéculos dificimente superables, (...) en la medida en que deberd, en efecto, vedarse el acceso al Registro de marcas a los nombres de regiones o localidades que sean conocidas por el puiblico como indicaciones que denotan el origen geografico de fos correspondientes productos 0 servicios. Si los consumidores enlazan el nombre de una localidad 0 regién con los productos o servicios a los que pretende aplicarse la ‘marca constituida por tal nombre geogréfico, la marca deberé denegarse porque este nombre debe permanecer a la libre disposicion de todos los empresarios del ramo que estén asentados en la correspondiente localidad 0 zona.""* Descriptividad en virtud de las caracteristicas del producto o servicio “Sera suficiente alegar y demostrar que la denominacién 0 el signo solicitado como marca puede servir en el comercio para indicar cualquier caracteristica del producto 0 servicio, para que la misma sea considerada un signo descriptivo."* 2.3, Naturaleza de los signos a confrontar 2.3.1. El signo solicitado paQggON eruiT El signo solicitado a registro es una marca compleja, la cual esta formada en su parte nominativa por las expresiones PASSION FRUIT YOGURT, con un tipo de grafia especial, El elemento grafico est conformade la figura de tres imagenes de frutas en distintos colores y ubicadas en la parte superior del elemento nominativo. La marca compleja esta formada por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno varios elementos graficos. 2. El caso concreto 12 12 Carlos Ferndndex-Novoa, "Trataco sobre Derecho de Marcas” Marcial Pons. Segunda Ecicion. Madd 2004. Pg. 190. 13 Carlos Fernande2-Névoa, "Tratado sobre Derecho de Marcas”. Marcia! Pons. Segunda Eclon, Machi. 2004, Pag. 192. 14 Caros Ferméndez-Novoa, "Tratado sobre Derecho de Marcas” Marcial Pons. Segunda Ealcion, Maciié, 2004, Pag. 191, Sede Certo: Cara 13No 27-00 pisos 1,8, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 ‘Gall Cee (571) 582 0600. Linea grin Necoral ora0n 7016S | 5 lb: ams sie aov.ce e-ml cortacenoeGsi aco Bogots 0. ColabaIndustr POT Seat Peary Resolucién N° 0nn767 90 Ref. Expediente N° 11 - 118456 La Delegatura considera que el signo objeto de estudio cuanta con elementos, tales como la grafia especial, los colores reivindicados, los elementos figurativos, que hacen que el signo en estudio no sea exclusivamente descriptivo, razon por la cual considera esta Oficina que es susceptible de ser registrado. En efecto, tenemos que si bien el signo solicitado se compone de elementos que individualmente considerados pueden resultar ser descriptivos, es la combinacion novedosa y caprichosa de sus elementos lo que determina que en conjunto estén dotados de distintividad y no resulte ser un signo descriptivo, pues la composicién de las palabras PASSION FRUIT junto con las figuras de la frutas, no informa a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos que tuscan distinguir dado que no surge una relacién directa entre el signo y los productos para los cuales esta destinado a identificar 3. Conclusion Seguin las consideraciones antes expuestas, la marca solicitada no esté comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del articulo 135 de la Decision 486 y es procedente revocar la Resolucién N° 26996 del 30 de abril de 2012. En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTICULO PRIMERO. Revocar la decision contenida en la Resolucin N° 26996 del 30 de abril de 2012, proferida por la Direccién de Signos Distintivos. ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca (mixta) CAGSON ECU Para distinguir : “helados de yogurt” servicios comprendidos en la clase 30 de la Clasificacién Internacional, Novena Edicion. Titular : INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C Domicilio : BOGOTA D.C. - COLOMBIA Vigencia : Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la presente resolucién. ARTICULO TERCERO. Asignar numero de certificado al derecho concedido, previa inscripcion en los libros de la Propiedad Industrial. ARTICULO CUARTO, Notificar a la sociedad INVERSIONES FORERO MARTINEZ S EN C, en su calidad de solicitante, el contenido de 1a presente resolucién, entregandole ‘Seue Cento: Carera 18No 27-00 pus 1, 9.5, 79 10 PBX: (671) 570000 ‘Cal Cerer (571) 5820800. Unea gti acloral 800 0168 Ue ms se covca eal conbeeosMsl apy. Sira.c cares l OnsORS) Sr ra) ResolucionN’ 00026799 Ref. Expediente N° 11 - 118456 copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa, Notifiquese y Cimplase Dado en Bogota D.C., a los 03 May 208 El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, Cr AHA Onl ORF Force test ce srt fan arses Curr Sede Cent: Garera 13No 27-00psas 4, 8, 5,2 y 10 PBX: (874 s87C000 ‘Gal Carer (571) 582040. Linea orca Nacional BOD SHONES | 7 (eb wav sic eovco e-mail coniacenas Ase anu 20 Bog D.C, Coons {PROSPERIDAD (PARA ToDos: