b - RCo) Sa as REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ResoluciinN’ 94 1 Bg - IS Ref. Expediente N° 13 275105 Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario LA DIRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS En ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 19 del Decreto 4886 de 2011, CONSIDERANDO PRIMERO: Que mediante Formulario Unico de Registro radicado el 22 de noviembre de 2013, el sefior MARCO HERNANDO MORALES GONZALEZ, solicité el registro de la marca RICA FRUIT (Mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificacién Internacional de Niza‘ SEGUNDO: Que una vez publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro marcario de la referencia en la Gaceta 681 de 16 de diciembre de 2013, con el lieno de los requisitos legalmente establecidos, la sociedad MARS INCORPORATED, presenté oposicion con el fin de desvirtuar la solicitud de registro mareario de la referencia, con fundamento en la supuesta similitud y confundibilidad del signo solicitado con las marcas registradas: arn CST Tc) MARS, INCONPORATED 235305 a 6 | | UP | MAR incoaes rep | 20 235397 | 26-04-2021 ™ ——_imixte) _ | —— | — | @ i MARS, | | . | incolfAESareo | 20 | 225006 | ascs-2021 (mixta) i d | ncoMS8aren | 30 | 25s0s9 | 20-12.2002 elaboracién de dulces de guayaba: tales como loa, galletas, panelitas, pasta de futes, ‘Sede Cento: Camera 13 No.27-0 pisos 1,3, $, 7 10 PBX: (671) §570000, ‘Call Cerf (571) $82 0400. Lino ocala Naclonal 01800910165 eb: wan sic gov co ema cortactnestse ov c0 Bost 0.6. ColombiaNeResolucion 36 198 ~ a Ref. Expediente N° 13 275105 I Lo tr Clase Certificado _Vigencia | MARS, INCORPORATED | "6 239637 | 21-08-2021 | | | ~ MARS, INCORPORATED | °° 253464 | 31-10-2021 | i MARS, INCORPORATED | 2 | 253455 | 24-04-2022 | { | | | MARS, : | INCORPORATED a 249741 30-08-2021 I | MARS, INCORPORATED | °9 263974 | 30-10-2022 | | __ | MARS, 20 | INCORPORATED 253465 | 20-03-2022 l (mixta) En vista de lo anterior, asevera que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina. TERCERO: Que dentro del término concedido para tal efecto, el sefior MARCO HERNANDO MORALES GONZALEZ, no dio respuesta a la oposicién presentada. ‘Sede Certo: Carera 13No.27.O0gisas 1,9, 6,7 y 10 PBX: (S71) 5870000 ‘Call Center (71) $92 0400. Linea gratia Nacional Ot800 10165 eb: win sie cov co e-mal:coactmos se gov co Boot 0.6. Colombia ORE naresN° Resolucion 96 1 88 -33 Ref. Expediente N° 13 275105 CUARTO: Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina procedera a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los argumentos que hayan sido planteados, asi como las pruebas presentadas por las partes. Lo anterior, en atencién a lo previsto en los articulos 146, 148 y 150 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Adicionaimente, el estudio de! presente tramite administrative puede comprender asuntos que aparezcan con ocasién de la realizacion del examen de registrabilidad 1. CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD EN ESTUDIO 1.1 Literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 "No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos 0 servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacién’, 4.2. La Norma De acuerdo con la disposicién andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado Por un tercero, esto es, que sea una reproduccién exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciacién entre los dos, 0 que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relacion existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada Finalmente, la norma exige que dicha identidad 0 semejanza y relacién de los signos y de los productos 0 servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusién o de asociacién, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el ptiblico consumidor. De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 1.2.1. Identidad o Semejanza de los signos La semejanza de los signos puede derivarse de alguno o todos de los siguientes aspectos: Conceptual, ortografico, fonético y visual. ‘Sede Certo: Camera 13No.27-0 pisos 1,3, 5, 7 y 10 PBX (671) 5870000, ‘Call Cefer (571 $82 0400 Line acuta Nacional ot800 10165 OV Bee le: ems sic gov co esa: contacts sie av eo PARA TODOS Bogat 0.0 ColombiaSede Certo: Ganera 13No.27-0 pisos 1,3, 7y 10 PBX: (971) s870000 at Gare 1) $2 0600. rita Nacional 18010165 N’Resolucin 46 | 88 - su Ref. Expediente N° 13 275105 Existira semejanza conceptual cuando los dos signos evoquen una idea idéntica 0 semejante*. La similitud ortogréfica se presenta por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesién de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el numero de silabas, las raices 0 las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusién®. Por su parte, la visual puede ser entendida como ortografica, pero es principalmente referida a los signos figurativos o esencialmente visibles. La semejanza fonética se presenta por coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la silaba ténica en las denominaciones comparadas es idéntica 0 muy dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusién‘. 1.2.2. Criterios de conexidad de los productos 0 servicios EI Juez Consultante debera analizar, en relacion con los productos, la conexidad competitiva intema existente entre los mismos y el riesgo de confusion que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda desprenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexién competitiva: “a) Canales de comercializacién: Hay lugares de comercializacién o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexién competitiva, como seria el caso de las grandes cadenas o tiendas 0 supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daria tal conexién competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusion se daria en pequefios sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. b) Similares medios de publicidad: Los medios de comercializaci6n o distribucién tienen relacién con los medios de difusin de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad genera I- radio television y prensa-, Presumiblemente se presentaria una conexién competitiva, 0 los productos serian competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusién es restringida por medio de revistas especializadas, comunicacién directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la conexién competitiva seria menor. ¢) Relacién o vinculacién entre productos: Cierta relacién entre los productos puede crear una conexi6n competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una 2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010. ° Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 133-P-2009, SUM EMERMEDICA. 25 de febrero de 2010. * Triounal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 132-P-2009, SUM EMERMEDICA, 25 de febrero de 2010 4 eb: vas sie gov co e alco Bopet 0. Colombia e‘Sede Cento: Carera 131N0.27.0 pisos 1,3, §, 7 y 10 PBX: (671) $870000, . 5 32 N° Resolucion 361 88-am Ref. Expediente N° 13 275105 misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relacién entre los productos comercializados también influye en a asociacién que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevario a confusién en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. d) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comtnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusién respecto al origen empresarial, ya que el publico consumidor supondria que los dos productos son de mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, 0 que sin un producto no puede utilizarse el otro 0 su utilizacién no seria la de su ditima finalidad o funcién®”. 1.2.3. El riesgo de confusi6n o de asociacién. El riesgo de confusién es la posibilidad de que el consumidor adquiera un producto © servicio pensando que esté adquiriendo otro (confusion directa), o que adquiera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusion indirecta). Por su parte, el riesgo de asociacién se presenta cuando a pesar de no existir confusién se vincula econémica o juridicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas®, 1.3 Reglas de cotejo marcario Para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, la Jurisprudencia ha establecido reglas de comparacién generales aplicables a todo tipo de signos, y otros especificos para el tipo o naturaleza de los signos en confrontacién. En este orden de ideas, los criterios generales son: ie) + La comparacién, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visién de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortografica, auditiva e ideologica. * Proceso N° 114-1P-2003, Intepretacion prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acverdo ge Cartagena N° 1028, de 14 de enera de 2008, * Em este sentido ver TJCA, Proceso N* 164.1P-2007. (Call Center (571) $82 0400. Linea aria Nacional 01900810165, We; wows anv co ena: poncenas ie wv Bog D.C. Cnomian N'Resolucion 36 1 88-=S Ref. Expediente N° 13 275105 + En la comparacién, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un andlisis simulténeo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. + Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas tltimas es donde se percibe el riesgo de confusion 0 de asociacién. + Al realizar la comparacién, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cémo el producto 0 servicio es captado por el publico consumidor. (...)"”. Asi, para determinar la identidad o el grado de semejanza entre los signos, siguiendo las reglas antes mencionadas, deben tenerse en cuenta los aspectos de orden visual, fonético y conceptual’ mencionados en el numeral 1.2.1., teniendo en cuenta la naturaleza de los signos a confrontar. 1.4, Naturaleza de los signos a confrontar 1.4.1. El signo solicitado El signo solicitado consiste en la expresién evocativa RICA FRUIT, escrita en un tipo especial de letra de colores rojo y borde blanco, en la que se destaca la figura de un mufieco de color amarillo, verde, café, ubicado antecediendo la expresién solicitada, y por tanto es una marca de naturaleza mixta compleja. La marca mixta compleja esta formada por uno 0 varios elementos denominativos o verbales y uno © varios elementos graficos. La marca mixta evocativa retine elementos denominativos junto con elementos gréficos © figurativos que poseen la capacidad de transmitir a la mente del 7TJCA, Proceso N° 74-2010, * En este sentido ver: TCA, Proceso N'113.2007. Sede Carr: Canera 13No.27-00pis0s 1, 3,5, 7 10 POX: (671) 5670000 Saar aaade et ae ear Wo ductus wt camara Of ‘Bogeté D.C. Colombia PROSPERIDAD ‘TODOSN°Resolucien 36 1887 a3 Ref. Expediente N° 13 275105 consumidor una imagen 0 una idea indirecta sobre e! producto amparado por el distintivo.’ 1.4.2. Las marcas registradas Las marcas registradas consisten en el fonema arbitrario “M’, en la que se destaca la figura de un personaje que adopta formas humanas en diferentes posiciones, y Por tanto es una marca de naturaleza mixta compleja. La marca mixta compleja esta formada por uno 0 varios elementos denominativos o verbales y uno 0 varios. elementos graficos. La marca mixta arbitraria rete elementos denominativos junto con elementos graficos o figurativos’ alguno de los cuales tienen significado, pero que, asociados a los bienes distinguidos por la marca, ni describen ni sugieren la ‘Aguiar Mariano, eta: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV. Editorial F. SEIX, Barcolona-Espata, 1981, . 887 " Aguilar Mariano, ta: Nueva Enciclopedia Juridica, Tomo XV, Esitoval F. SEIK, Bareelona-Espaha, 198%, p. 67. 7 ‘Sede Cento: Camera 131No.27-0pises 1,3, 5, 7 10 PBX (671) s870000, ‘Call Center (571) $82 0400, Linea uta Nacional OT800 810185 ® Web: sie gov.co e-mail: cantaeres@sie aay 60 ‘Boset 0.0, Colombia PROSPERIDAD PARA TODOS13 N°Resolucion 46 | 88 -2e Ref. Expediente N° 13 275105 calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en si mismas y no es necesario demostrar que tienen un significado secundario, 1.4.3. Regla jurisprudencial o doctrinaria aplicable a las marcas en comparacién 1.4.3.1. Comparacion entre marcas mixtas ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el grafico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 821 del 1 de agosto de 2002, disefio industrial: BURBUJA videos 2000) Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el més caracteristico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las. palabras, las que por definicién son pronunciables; lo anterior obedece al hecho de que el puiblico no tiene tendencia a analizar los signos y suele referirse a los. mismos por su elemento verbal; lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento grafico, teniendo en cuenta su tamafio, color y colocacién, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento grafico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo 0 evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretacién prejudicial publicado en Gaceta Oficial de! Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)’. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretacién Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005) 2. El caso concreto 2.1. Analisis comparativo de los signos Al realizar un analisis de los signos confrontados se evidencia que estos presentan distintas estructuras ortogrdficas, que no sélo permite que estos se escuchen de forma diferente sino que su impresién en conjunto o impacto visual es totalmente disimil, a pesar de la coincidencia en los elementos comunes como lo es la figura de un personaje con formas humanas, pues sus trazos y formas son notablemente diferentes Asi, la coincidencia en la incorporacién de este tipo de elementos, no puede ser precepto de negacién de los signos, maxime si se tiene en cuenta que existen varias marcas registradas que incluyen este tipo de formas en sus conjuntos marcarios. 2.2. No necesidad de analizar la relacion de productos o servicios Teniendo en cuenta, que no existe similitud 0 identidad entre los signos confrontados capaz de generar riesgo de confusién 0 asociacién, no viene al caso Pronunciamos sobre la relacién entre los productos y servicios identificados por los mismos, en la medida en que el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable. 8 Sede Cento: Camera 18No.27-00 pisos 1, 3,5, 7 y 10 PBX: (671) S870000, Call Certer (571 $82 0400. Linea grfuta Nacional Ot800 10185 cota Coat Pae C= Boget 0.6. Colombia 1OSPERIDAD PARA TODOSNe Resolucion 35 1 §8-— > Ref. Expediente N° 13 275105 3. Conclusion De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio no esta incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del articulo 136 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, toda vez que estos presentan elementos adicionales que permiten su individualizacién, raz6n por la que se declarara infundada la oposicin presentada En mérito de lo expuesto, RESUELVE ARTICULO PRIMERO. Declarar infundada la oposicién presentada por la sociedad MARS INCORPORATED, ARTICULO SEGUNDO. Conceder el registro de: La marca RICA FRUIT (Mixta) (Seguin modelo adjunto) Alcance del ; No se concede derecho exclusivo sobre las expresiones derecho “Rica” o “Fruit” aisladamente consideradas sino sobre todo el conjunto marcario 7 Elaboracién de dulces de guayaba: tales como lonja, Para distinguir galletas, panelitas, pasta de frutas. (Productos/Servicios de la Clase 30 de la Clasificacion Internacional de Niza). Titular MARCO HERNANDO MORALES GONZALEZ Domicilio VELEZ SANTANDER COLOMBIA. Direccion CALLE 7 NO. 4-59 Vigencia Diez (10) afios contados a partir de la fecha de la presente resolucin 9 ‘Sede Certo: Camera 13No.27-00pio0s 1, 3,5, 7 10 PBX: (57) $870000 Silane 0 040, avn nolo eos spnospeupan Wier Wemtseov ema eoconrgue a EBB ipeers008 en earns Bogot0.C, ColombiaNeResoucion 36188-a9 Ref. Expediente N° 13 275105 ARTICULO TERCERO. Asignar numero de certificado al derecho concedido, previa inscripcion en los libros de la propiedad industrial ARTICULO CUARTO. Notificar al sefior MARCO HERNANDO MORALES GONZALEZ, solicitante, y a la sociedad MARS INCORPORATED, opositora, el contenido de la presente resolucién, entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelacién ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera ser interpuesto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacién del presente acto administrativo, Notifiquese y Cimplase Dado en Bogota D.c.,alos 3.0 NAY 204 La Directora de Signos Distintivos, gh. MARIA JOSE|LAMUS BEC! | Rows ise rece MA Sistas MABCO HERNANDO MORALS GONZALED (pontcr wats NCOAPORATED. poset an Pa Caco Somers 10 Sede Cento: Carre 1310.27.00 pisos 1,3, 5, 7 y 10 PBX: (21) $870000 ‘Cb Center (571) $82 0400. Linea aris Nacional 01800:910165 ‘Wed: was sie cov co eal: corfacrnosi@i.cov 20 ‘Bogot 0.6, Colombia