Octrooirecht –

Beleidsmatige vragen

Ingrid Baele
Philips Intellectual Property & Standards
3 maart, 2020
 Agenda

• Inleiding

• IP strategie van een bedrijf

• IP portfolio management

• Waardecreatie uit IP

• Wat bij samenwerking?

2 Philips Intellectual Property & Standards

 De geschiedenis van Philips

Anton en Gerard Philips

richtten Philips op in 1891

1ste Philips octrooi in

oktober 1905

3 Philips Intellectual Property & Standards

 Philips’ IP portfolio – 2019

• 64.500 octrooien

• ± 1.015 nieuwe filings per jaar

• 39.000 merken

• 88.500 designs

• 3.200 domeinnamen

4 Philips Intellectual Property & Standards

 Onze locaties Europa:
‐ Eindhoven
‐ Parijs
‐ Londen
‐ Moskou

Azië:
‐ Shanghai & Chengdu
‐ Tokyo
‐ Taipei
‐ Bangalore

USA:
‐ Andover
‐ Bothell
‐ Valhalla
‐ Cambridge
‐ Cleveland
‐ Murrysville
‐ San Diego

5 Philips Intellectual Property & Standards

 Rol van Philips IP&S

• IP strategie bepalen in samenwerking met de businesses en Research

– perspectief is 3 jaar
– jaarlijkse update
– regelmatig worden “deep dives” gehouden  focus en meer detail
• IP portefeuille opbouwen in overeenkomst met strategie
– intern
– door financiering van externe research
– door acquisitie
• Toegang regelen tot IP van derden die nodig is om de strategie te kunnen
realiseren
– regelingen treffen voor het delen van IP
– (cross)licenties onder IP van derden regelen

6 Philips Intellectual Property & Standards

 Rol van Philips IP&S

• Maximale waarde creëren uit de IP portefeuille door

– exploitatie van de portefeuille

– waarde van IP voor exclusiviteit

– adviseren van business in IP zaken zodat business en

IP maximale waarde opleveren voor Philips

• Deelnemen aan het zetten van standaarden (zowel technisch als formeel)
met als doel de omzet van Philips te vrijwaren

7 Philips Intellectual Property & Standards

 Agenda

• Inleiding

• IP strategie van een bedrijf

• IP portfolio management

• Waardecreatie uit IP

• Wat bij samenwerking?

8 Philips Intellectual Property & Standards

 IP strategie van een bedrijf

Wordt bepaald door:

• De strategische richting van het bedrijf

• De IP omgeving / de maatschappij

• Het IP klimaat

• Het licentieklimaat

• Andere trends

9 Philips Intellectual Property & Standards

Health Continuum: guides our strategy

Enabling better health and better care at lower cost

Healthy living Prevention Diagnosis Treatment Home care

Connected care and health informatics

 De strategische richting van het bedrijf
• Philips: Electronics  Healthcare
• Bedrijfsonderdelen worden afgestoten
– Consumer Electronics
– >2020: Domestic Appliances
• 2016: split Philips HealthTech – Philips
Lighting
• Bepaalde activiteiten worden gestopt
• Nieuwe activiteiten worden opgestart
• Digitalizatie
• Andere bedrijven of onderdelen van
andere bedrijven worden gekocht
– Bijv. Respironics, Volcano, Spectranetics, …
• Dit alles heeft een invloed op de
technologie portefeuille van een bedrijf en
op de IP strategie en dus ook op de
(gewenste) samenstelling van de IP
portefeuille!

10 Philips Intellectual Property & Standards

 IP strategie van een bedrijf

Wordt bepaald door:

• De strategische richting van het bedrijf

• De IP omgeving / de maatschappij

• Het IP klimaat

• Het licentieklimaat

• Andere trends

11 Philips Intellectual Property & Standards

 De IP omgeving (omgeving waarin IP
gegenereerd wordt)

• Convergentie van technologieën

– in één product meerdere technologieën; vb. smart phone
– medische apparaten: beeldvorming + biotech + IT

• Digitalisatie / Artificial Intelligence / Data (privacy & security)

• Toename van kosten voor R&D

– meer technologieën nodig

• Druk om time‐to‐market te reduceren

• Levensduur van technologieën

• Meer IP in handen van kleinere bedrijven en universiteiten

• Landschap van concurrenten verandert: medisch maar ook digitaal

12 Philips Intellectual Property & Standards

 De IP omgeving

Dit alles leidt tot een omgeving van

• Open Innovation en handel in IP

– Bundelen/delen van R&D capaciteit en kennis met andere bedrijven en
kennisinstellingen, dus
– Meer samenwerkingen nodig tussen bedrijven onderling,
maar ook tussen bedrijven en instituten, universiteiten
– Meer acquisitie van technologie en IP van derden
– Meer licenties nemen onder technologie en IP van derden

 Invloed op de manier waarop de IP portefeuille wordt

opgebouwd (eigendom van IP) en waarde wordt gecreëerd (hoe ten
gelde maken)!

13 Philips Intellectual Property & Standards

 IP strategie van een bedrijf

Wordt bepaald door:

• De strategische richting van het bedrijf

• De IP omgeving / de maatschappij

• Het IP klimaat

• Het licentieklimaat

• Andere trends

14 Philips Intellectual Property & Standards

 Het IP klimaat (hoe wordt tegen IP aangekeken)

• Het economisch belang van IP en het IP systeem worden regelmatig ter

discussie gesteld:

– US patent reform

– EP software patent debate

– Streven naar IP van hogere kwaliteit

– Green IP

• De publieke opinie speelt een grote rol

– Als bedrijf is het van belang om
 de ontwikkelingen op IP gebied te volgen
 deel te nemen aan discussies indien nodig om de belangen van het bedrijf
te verdedigen
 de taal van de tegenstanders te spreken

15 Philips Intellectual Property & Standards

 (Green) IP in green products

• Green IP ligt in het verlengde van Green Innovation

• Moeten we meer of minder Green IP hebben?

16 17 maart, 2015 Philips Intellectual Property & Standards

 IP strategie van een bedrijf

Wordt bepaald door:

• De strategische richting van het bedrijf

• De IP omgeving / de maatschappij

• Het IP klimaat

• Het licentieklimaat

• Andere trends

17 Philips Intellectual Property & Standards

 Het licentieklimaat

• Meer octrooien

• Meer octrooihouders

• Licentiekosten per product hoger

Licentienemers moeten dus meer betalen, maar vaak worden producten goedkoper

 relatief groot % van productprijs = royalties

 waardecreatie via directe inkomsten uit de portefeuille wordt moeilijker/kost

meer tijd!

18 Philips Intellectual Property & Standards

 Smart phones

Cumulatieve royalties kunnen een substantieel deel van de productpijs bedragen

19 Philips Intellectual Property & Standards

 IP strategie van een bedrijf

Wordt bepaald door:

• De strategische richting van het bedrijf

• De IP omgeving / de maatschappij

• Het IP klimaat

• Het licentieklimaat

• Andere trends

20 Philips Intellectual Property & Standards

 Patents in China
• Toenemend volume IP uit China
o Xi Jinping: welvaart en invloed in de wereld

21 Philips Intellectual Property & Standards

Trade Marks / Designs / Utility Models
 Utility Models

• Voor utility models zijn de vereisten op gebied van uitvindingshoogte minder streng

• Ze vormen echter wel prior art (literatuur die schadelijk kan zijn op het moment van
indienen van een octrooiaanvrage)

• Zeer grote aantallen, in het bijzonder in China

• Ze zijn vaak enkel in de Chinese taal beschikbaar

• Gevolg
• Ze komen vaak (pas) op in de Chinese verleningsprocedure en zijn dan schadelijk
voor nieuwheid en/of inventive step omdat ze niet eerder door het bedrijf of
andere octrooiraden gevonden zijn

22 Philips Intellectual Property & Standards

 Andere trends

• NPEs = Non‐practicing entities (voorheen “patent trolls” genoemd)

– Octrooihouders zonder commerciële activiteiten
– Kunnen niet aangevallen worden door andere octrooihouders omdat ze
zelf geen producten of services hebben
– Soms erg agressief

• Als reactie hierop zijn er “Defensive patent aggregators” ontstaan

– Commerciële bedrijven vormen een pool en bundelen financiële
bijdragen om de aankoop van octrooien door de aggregator te financieren
(vb. Allied Security Trust – AST)
– De patent aggregator koopt octrooien om risico’s en kosten die gepaard
gaan met litigation door NPEs uit de weg te gaan. De leden betalen
“lidgeld” waarmee de activiteit van de aggregator gefinancierd wordt en
de leden krijgen daarmee een licentie onder de octrooien (vb. RPX
Corporation)

23 Philips Intellectual Property & Standards

 IP – waarom?

Strategisch belang

Potentiële waardecreatie

24 Philips Intellectual Property & Standards

 Strategisch belang van IP
• Smart phone integreert veel diverse functionaliteit
– Bedrijven met verschillende competentie in verschillende markten zijn nu elkaars
concurrent in dezelfde markten

Telecommunicatie
Nokia

Computing Platforms
Apple Google
Microsoft Microsoft

• Markt voor smart phones is geëxplodeerd

– 2019: > 1.37 miljard stuks
– Incentive om patents tegen anderen te gebruiken is groot

IP is een strategisch wapen

25 Philips Intellectual Property & Standards

 Strategisch belang van IP
2011

Rockstar Consortium Apple, Microsoft koopt 800 patents

Microsoft, Sony, Ericsson, Blackberry van Yahoo voor $1 miljard
en EMC kopen Nortel IP portfolio
met 6.000 patents voor $4.5 miljard

Google koopt Motorola Mobile

Redenen: Systems voor $12.5 miljard, met name
• Gebruik tegen Google / Android voor portfolio van
phone makers 17.000 patents
• Acquisitie door NPEs vermijden

Echter, het licentieklimaat in de US

Redenen;
heeft ertoe geleid dat Rockstar door
• Defensief gebruik tegen Apple
RPX werd geacquireerd
en Microsoft / Nokia

Competitievoordeel door IP acquisities

• Eigen portefeuille/positie versterken om eventueel defensief te kunnen optreden
• Vermijden dat anderen de octrooien kopen
• Aansprakelijkheid uit de weg gaan

26 Philips Intellectual Property & Standards

Strategisch belang van IP
• 2019
– Intel levert al jaren 4G modem chips aan Apple
– Problemen met release van 5G producten
– Ze willen hun smartphone chip business stoppen
– Ze stellen 2 IP portefeuilles met samen 8.400 octrooirechten te koop via veiling
– Zowel de smartphone chip business als een deel van de portefeuille worden gekocht
door Apple

• Nu stellen ze de overblijvende rechten te koop

• Verkoop aan NPE?

• Huawei
– President Trump heeft opgeroepen tot een US nationale 5G champion
– Vorig jaar heeft een senator opgeroepen tot een wetsvoorstel dat toelaat bepaalde
bedrijven te verbieden hun octrooirechten te gebruiken
 Agenda

• Inleiding

• IP strategie van een bedrijf

• IP portfolio management

• Waardecreatie uit IP

• Wat bij samenwerking?

27 Philips Intellectual Property & Standards

 IP portfolio management

• Genoemde ontwikkelingen hebben sterke invloed op de samenstelling van

de IP portefeuille

– Wat willen we wel en niet in de IP portefeuille hebben?

 Past de portefeuille bij de strategische richting van het bedrijf?

– Hoeveel IP (patents, designs, trademarks, …) willen we hebben?

– In welke landen?

– Waar zitten gaten? Willen we die opvullen?

– Waarop concentreert zich de concurrentie?

– Gezien de technologie (bijv. snel verouderd), heeft het zin om een octrooi
in te dienen? Of kijken we naar een andere oplossing?

28 Philips Intellectual Property & Standards

 IP portfolio management

• Wat wel / wat niet / hoeveel?

– Producten
– Processen
– Diensten

• Van bescherming per type IP naar integrale, maximale IP bescherming

• Totale bescherming bestaat uit een optimale combinatie van

– Octrooien
– Merken
– Designs
– Trade secrets
– Copyrights
– Domeinnamen

29 Philips Intellectual Property & Standards

Optimale combinatie?
• Wordt bepaaald door
– Technisch gebied
– Ontwikklelingen
– Aard van het bedrijf

• Trade secrets winnen aan belang

Ex-Google engineer faces severe penalties in self-driving

trade secrets case before joining rival Uber Technologies Inc
 Integraal IP portfolio management

Patents Domain Names

Trademarks Designs

Trade Secrets Copyrights

30 Philips Intellectual Property & Standards

 Integraal IP portofolio management voor “Hue”

Domain Names

Designs MYHUE.COM
INEEDHUE.COM
IWANTHUE.COM
ILOVEHUE.COM
MEETHUE.COM

Trademarks

“hue PERSONAL
WIRELESS
LIGHTING”
Patents

Dimming: 9
Copyrights Remote Control: 2
Optics: 3
Packaging

31 Philips Intellectual Property & Standards

 IP portfolio management

• Geografische dekking: waar willen wij IP geregistreerd hebben?

 Zelfbescherming (exclusiviteit)
 Markt met potentieel
 Afweging: mogelijkheid om IP te gebruiken versus portfoliokosten

32 Philips Intellectual Property & Standards

 IP portfolio management

Benchmarking: hoe doen wij het ten opzichte van anderen?

Sterkte/zwakte analyse: hoe

sterk/zwak is onze portefeuille in
een bepaald gebied?

R&D plannen: waarin wil R&D investeren?

33 Philips Intellectual Property & Standards

 • Intern IP genereren op basis van eigen uitvindingen

Toegang tot IP • IP acquireren: IP van anderen kopen

• IP in‐licentiëren: IP licentie van anderen nemen

– Eenzijdige licentie
– Wederzijdse licentie
– Cross‐licentie

• IP delen met anderen

– Open innovation

Accessible IP Non‐accessible IP

In‐house
created IP

Philips IP Shared IP 3rd party IP

Acquired IP

In‐licensed IP

34 Philips Intellectual Property & Standards

 Intern IP genereren

R&D Wereldwijd

ID's

ID's

IP&S
ID's
IP Filing
ID's Plan

S1 S2 S3

35 Philips Intellectual Property & Standards

 IP acquireren

• Acquisitie van IP van derden

– IP needs – welke IP hebben we in de toekomst nodig?

– IP landscaping – wat betaat er reeds in een bepaald gebied?
– IP market

 Rechtstreeks van andere bedrijven die portefeullie willen verkopen

 IP en technologie aanbieders, vb. Yet2.com
 IP makelaars
 Universiteiten
 IP veilingen

• Ontwikkelingen in de octrooimarkt

36 Philips Intellectual Property & Standards

 IP veiling

Eenmaal, andermaal …

37 Philips Intellectual Property & Standards

 Opbouw van een eigen IP portefeuille of
toegang tot IP van anderen?
• De meest relevante onderliggende vraag om te beantwoorden:
– Hoe groot is de potentiële waardecreatie

38 Philips Intellectual Property & Standards

 Agenda

• Inleiding

• IP strategie van een bedrijf

• IP portfolio management

• Waardecreatie uit IP

• Wat bij samenwerking?

39 Philips Intellectual Property & Standards

 Waardecreatie uit IP

Commercial Model Exclusivity Model

IP is used offensively to create IP is used offensively to create
revenues or other benefits from exclusive positions in the market
third parties place

Mitigation Model Defensive Model

IP is used defensively to reduce / IP is used defensively to create
eliminate liabilities under third freedom to operate
party IP

43 Philips Intellectual Property & Standards

 Waardecreatie uit IP

Commercial Model Exclusivity Model

IP is used offensively to create revenues IP is used offensively to create exclusive
or other benefits from third parties positions in the market place
Wij gebruiken onze IP richting derden: licentieren of exclusiviteit voor onszelf creëren

Wij gebruiken onze IP om gelijkaardige acties van derden te neutraliseren

Mitigation Model Defensive Model

IP is used defensively to reduce / IP is used defensively to create freedom
eliminate liabilities under third party IP to operate

43 Philips Intellectual Property & Standards

 Waardecreatie uit IP

• Waarde = cash voor IP&S of cash voor business

• Voorbeelden van cash voor IP&S
– Inkomsten uit licenties
– Inkomsten uit verkoop van IP (eenmalig)
• Voorbeelden van cash voor business
– Winstmarges: unieke producten (exclusiviteit) hebben een hogere
winstmarges
– Besparingen: als je al een IP portefeuille hebt hoef je niet meer aan
anderen daarvoor te betalen  producten en services kunnen goedkoper
zijn dan bij bedrijven die wel licenties moeten betalen
– Uitwisseling van IP (cross licenses)

41 Philips Intellectual Property & Standards

 Waardecreatie uit IP

• Afhankelijk van (gedeelte van) de business, ander model van toepassing

– Eenzelfde business kan over de Jaren heen van business model
veranderen

• Afhankelijk van business model, voordelen verschillen

• Als technologie verandert, kan type van bescherming en model van

waardecreatie veranderen
– Digitalizatie
– Patents  trade secrets, designs (GUI), …
– Licensing  exclusivity

42 Philips Intellectual Property & Standards

 Commercial Model
IP is used offensively to create

Philips IP: Commercial revenues or other benefits from

third parties

• IP wordt gebruikt als produkt

• Waarde wordt gecreëerd uit licentiebetalingen door licentienemers

• Van toepassing in gebieden waarin veel bedrijven actief zijn, zoals bijv. in de
elektronische industrie

 Licentie‐inkomsten

44 Philips Intellectual Property & Standards

 De licentiepolitiek – Opties voor IP houders

Licentie IP houders Monopolie

Eenzijdige licentie

Kruislicentie

45 Philips Intellectual Property & Standards

 Philips’ licentiepolitiek

• 1950 – 1970 Defensief

• 1970 – 1980 Licenties op speerpuntgebieden

• 1980 – 1990 Licenties op standaarden

• 1990 – … Actief licentiebeleid

(stick licensing, carrot licensing, licensing‐in)

• Stick licensing: iemand gebruikt onze IP waartegen we actie willen

ondernemen
• Carrot licensing: wij benaderen bedrijven waarvan we denken dat die
geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een licentie
• Licensing‐in: wij willen een licentie nemen op IP van anderen

46 Philips Intellectual Property & Standards

 Exclusivity Model
IP is used offensively to create

Philips IP: Exclusivity

exclusive positions in the
market place

• Creëren van exclusieve positie voor unieke

producten in de markt

• Waarde zit in de marge op de producten

• Voorbeelden: scheerapparaten, lampen;

farmaceutische en chemische industrie

 Producten met hoge marges

47 Philips Intellectual Property & Standards

 Mitigation Model
IP is used defensively to reduce /

Philips IP: Mitigation eliminate liabilities under third

party IP (off‐setting royalties, cross
licenses)

• Als backfire naar anderen  minder kans op offensief door anderen

– Als anderen hun IP tegen ons willen gebruiken hebben wij IP om tegen de
ander te gebruiken

• Verlagen van royalties die we aan anderen zouden moeten betalen als we
onze IP niet zouden hebben

• Cross licensing: octrooien van anderen mogen gebruikt worden door het
uitwisselen van eigen octrooien

 Goedkopere producten dan concurrentie (geen of lagere licenties te

betalen) want de licentiekosten van een bedrijf worden doorberekend in
producten en diensten van dat bedrijf

48 Philips Intellectual Property & Standards

 Defensive Model

IP is used defensively to create

freedom to operate

Philips IP: Defensive

• IP wordt gebruikt om te vermijden dat wij gestopt worden in de markt

• Exclusiviteit van anderen beperken

• Settlement in litigations

 Freedom to operate

50 Philips Intellectual Property & Standards

 Asset
IP is used as an asset to

Philips IP: Asset exchange

• IP wordt beschouwd als

handelskapitaal

• Waarde wordt gecreëerd door

bijv. partnerships of aandelen in
een joint venture

• Wordt gebruikt waar bedrijven

elkaar aanvullen, in samenwerkingen
of in M&A transacties

 “Wisselgeld”

49 Philips Intellectual Property & Standards

 Waardecreatie uit IP
Licensing
revenues
Commercial Model
IP is used offensively to
create revenues or other
benefits from third parties
Mitigation Model
IP is used defensively to
reduce / eliminate
liabilities under third party
IP
Cost savings
51 Philips Intellectual Property & Standards
Margins
Exclusivity Model
IP is used offensively to
create exclusive positions
in the market place
Defensive Model
IP is used defensively to
create freedom to operate
Market access
 Waardecreatie uit Philips IP

Licensing Cost savings Margins

Market access
revenues Exchange (Market share)

cash + non‐cash benefits

52 Philips Intellectual Property & Standards

 Agenda

• Inleiding

• IP strategie van een bedrijf

• IP portfolio management

• Waardecreatie uit IP

• Wat bij samenwerking?

53 Philips Intellectual Property & Standards

 Kennis – Uitvindingen

Elk product kan

– Kennis, en i.h.b.

– Uitvindingen

bevatten die EIGENDOM zijn van één of meer firma’s

54 Philips Intellectual Property & Standards

 Beschikbaarheid van kennis (1)

Public Internal use Confidential Secret Trade secret

• Publiceren
– specificaties
– publicaties
– conferenties
– tentoonstellingen
– producten op de markt
– octrooien
– …
• Niet publiceren
– intern gebruik
– confidentieel
– secret
– trade secrets

56 Philips Intellectual Property & Standards

 Beschikbaarheid van kennis (2)

• Gevolg van publicatie voor de verdere ontwikkelingen?

– bekend voor verder gebruik

– indien octrooi, mogelijk beperkingen op gebruik

 toestemming octrooihouder vereist
• licentie (gratis of tegen betaling)
• verbod op gebruik

57 Philips Intellectual Property & Standards

 Ontwikkeling: alleen of samen?

Kennis
Uitvinding Uitvinding

Kennis

Open
Innovation

Wat delen
we (niet)?

58 Philips Intellectual Property & Standards

 Ontwikkeling: alleen of samen?

Bij nieuwe ideeën:

Beslissingen samen te nemen:

 Geheimhouden?

 Publiceren?
• Hoe?
• Wanneer?

 Exploiteren?
• Hoe?
• Wie?

59 Philips Intellectual Property & Standards

 Wat speelt zoal een rol?
• Type van bedrijf/industrie:

– Healthcare, elektronica,
– Chemie, farmacie, IT, …

• IP strategie van het bedrijf

• IP klimaat, bijv. Open Innovation (complexe regelingen voor IP)

• Belang van de samenwerking voor het bedrijf

• Culturele verschillen

60 Philips Intellectual Property & Standards

 Kennis beschermen

• Ontwikkelen in een samenwerking leidt tot juridische maatregelen om

kennis te beschermen:

– Non Disclosure Agreement (NDA – Geheimhoudingsverklaring)

– Joint Development Agreement (JDA – Samenwerkingsovereenkomst)

61 Philips Intellectual Property & Standards

 Kennis beschermen: NDA

• Non Disclosure Agreement (NDA)

– Door het afsluiten van een NDA verplichten de samenwerkende partijen

zich ertoe derden niet te informeren over de uitgewisselde informatie

63 Philips Intellectual Property & Standards

 NDA

• Betrokken partijen
• Onderwerp
• Termijn
• Afspraken over wat “confidentieel” is
• Beperkte termijn om schriftelijk de uitgewisselde informatie te bevestigen

• Meestal nog geen regeling met betrekking tot IP

• Wat als er geen NDA is?

64 Philips Intellectual Property & Standards

 Kennis beschermen

• Ontwikkelen in een samenwerking leidt tot juridische maatregelen om

kennis te beschermen:

– Non Disclosure Agreement

– Joint Development Agreement

65 Philips Intellectual Property & Standards

 Kennis beschermen: JDA

Wat gebeurt er als er ideeën tijdens de samenwerking ontstaan?

– Wie heeft het idee bedacht?

– Wie gaat het idee beschermen?

– Hoe wordt de betaling van de kosten geregeld?

– Wie heeft welk recht op dat idee?

67 Philips Intellectual Property & Standards

 JDA

• Betrokken Partijen
• Onderwerp
• Termijn
• Samenwerkingsprogramma
• Confidentialiteit

• IP regeling!
– Rechten onder bestaande IP van de partijen onderling
(bestaande IP = background IP)
– Eigendom van de te genereren IP
(nieuwe IP = foreground IP)
– Rechten onder de te genereren IP
– Afspraken over licentievoorwaarden

• Wat als er geen JDA is?

68 Philips Intellectual Property & Standards

 JDA na NDA

• Vaak wordt een NDA gevolgd door een JDA

• JDA bevat dan clausule die zegt:

This Agreement sets forth the entire understanding and

agreement between the Parties as to the subject matter of
this Agreement and supersedes, cancels and merges all
prior agreements, negotiations, commitments,
communications and discussions between the Parties as to
the subject matter hereof.

69 Philips Intellectual Property & Standards

 Standaarden: een voorbeeld van samenwerking

• Om een standaard geaccepteerd te krijgen MOET je samenwerken

• Samenwerking leidt niet altijd tot een standaard, maar een standaard komt
vaak tot stand door een samenwerking

• In standaardisatie

– IP portfolio management met als doel potentiële waardecreatie

– IP afspraken zijn cruciaal

70 Philips Intellectual Property & Standards

 Wat is een standaard?

• Definitie

• Type standaarden

71 Philips Intellectual Property & Standards

 Definitie

• Een standaard is een set van specificaties waaraan producten, systemen,

services moeten voldoen om met die standaard te mogen worden
bestempeld

• De specificaties zijn de minimum vereisten waaraan moet voldaan zijn

• Additionele functionaliteit die het product, systeem of service

aantrekkelijker maakt behoren in het algemeen niet tot de standaard

• Een standaard komt tot stand (meestal) door samenwerking (en

compromis) tussen verschillende partijen (bedrijven, toeleveranciers,
overheidsinstanties, belangenorganizaties, …)

72 Philips Intellectual Property & Standards

 Type standaarden – De Jure

• “by force of law”

• Ontwikkeld en goedgekeurd door een onafhankelijke/officiële organizatie

• Essentiële vereisten van standaard moeten gevolgd worden

• IPR regels bepaald door standardisatieorgaan

e.g. IEEE, ETSI, ITU, IEC, ISO

• Voorbeelden:
– Wireless 802.11n
– Internet TCP / IP protocol
– ASCII character set
– Unicode international character encoding

73 Philips Intellectual Property & Standards

 Type standaarden – De Facto

• Een de facto standaard is een product, systeem, … dat een dominante

positie veroverd heeft door acceptatie door publiek of marktwerking

• Ontwikkeld door een of meer partijen

• Is niet verplicht te gebruiken en er zijn geen juridische vereisten

• IPR regels worden bepaald door consortium van IP houders

• Voorbeelden:
– Microsoft Word
– QWERTY keyboard
– Compact Disc
– Qi Wireless Power

74 Philips Intellectual Property & Standards

 ‐ Consortium met > 550 bedrijven als lid

‐ Alle draadloze apparaten met logo Qi kunnen inductief opgeladen worden

via oppervlakken die het logo Qi dragen, onafhankelijk van het merk

75 Philips Intellectual Property & Standards

76 Philips Intellectual Property & Standards
 Types IP in standaarden

• Essential patents

– patents zijn essentieel voor de standaard

– zonder gebruik van deze patents kan niet aan de standaardspecificaties

worden voldaan

• Non‐essential patents

– patents beschermen vaak additionele en populaire features

 vb. commercieel essentieel

– non‐essentials vallen buiten de patent pools

– octrooihouders kunnen deze apart licentiëren

77 Philips Intellectual Property & Standards

 Smart phones

• Cellular network  Standard essential patents

• Operating system, camera  Commercially necessary patents
• User interface patents  Universe of patents to choose from
• Outer design

84 Philips Intellectual Property & Standards

 Types licenties in standaarden

• Binnen Consortium

• Aan derde partijen die niet in het consortium deelnamen

– Company‐only licenses (individuele licenties)

– Joint licensing vanuit het consortium (patent pooling)

78 Philips Intellectual Property & Standards

 Licentievoorwaarden

• (F)RAND = (Fair), Reasonable And Non‐Discriminatory

– Fair slaat met name op licentievoorwaarden

– Reasonable slaat op de royalty rates

– Non‐discriminatory: elke licensee moet op een gelijkaardige manier

behandeld worden

79 Philips Intellectual Property & Standards

 Licentievoorwaarden

MAAR …

• Heel veel octrooien

• Heel veel octrooihouders

• Veel partijen die betaald willen krijgen en dus hoge kosten voor
licentienemers

• Indien licentienemers niet betalen, relatief weinig inkomsten voor

octrooihouders

• N x (F)RAND ≠ (F)RAND
≠
80 Philips Intellectual Property & Standards
 Patent Pooling: voorwaarden

• One stop‐shop licensing

– 1 licentie onder alle relevante octrooien zonder bij alle octrooihouders

langs te moeten

• Enkel essentiële octrooien

– Octrooien zonder de welke niet aan de standaard wordt voldaan

• Geen discriminatie

– Alle partijen zijn gelijk

• Redelijke royalty

82 Philips Intellectual Property & Standards

 Gevolgen
Patent pool
• Redelijke royalty via de pool
• Licentie‐inkomsten per deelnemer in pool
zijn lager vergeleken met individuele
licenties, maar kosten minder moeite en
minder kans op reacties tegen eigen
portefeuille (backfire)
• Licenties op tijd beschikbaar
• Niet‐essentiële octrooien creëren
competitieve positie
(standardizeer het minimum!)
83 Philips Intellectual Property & Standards
Individuele licenties
• Meer opbrengst uit de portefeuille, maar
ook
– Capaciteit nodig voor het analyseren van
producten van derden (reverse
engineering) in het kader van eigen
octrooien
– Repercusies door derden, derden
proberen terug te slaan
 Litigations en invalidity actions
• Derden zullen proberen de
geldigheid van de gebruikte
octrooien aan te vechten
• Kosten/baten analyse moet positief zijn
– De opbrengsten moeten de inspanning
waard zijn
Rechtszaak: Huawei tegen ZTE (1/2)

• Standard Essential Patents (SEPs) zijn onmisbaar voor alle producenten van een product
volgens de standaard

• Houders van SEPs hebben een dominante positie die misbruikt kan worden tegen vrije
concurrentie

• Houders van SEPs moeten bereid zijn hun octrooien te licentiëren tegen FRAND
condities
– Balans tussen standardisatie die breed gebruik ten goede komt versus de rechten van
een SEP eigenaar

• Vóór de rechtszaak:
– Huawei en ZTE – discussie over inbreuk en eventueel een licentie onder FRAND
voorwaarden
– Maar geen akkoord …
Rechtszaak: Huawei vs. ZTE (2/2)

• Huawei vraagt o.a. stoppen van productie

• Düsseldorf Regional Court en European Commission hebben verschillende inzichten

– Productieverbod versus competition law

• Düsseldorf Regional Court  European Court of Justice (ECJ)

– Wanneer wordt een dominante positie misbruikt bij beschuldiging van inbreuk?

• Een SEP houder die om een productiestop vraagt maakt geen misbruik van zijn
dominante positie indien:
– Hij de inbreukmaker bewust maakt op inbreuk
– Hij een licentie aanbiedt onder FRAND voorwaarden
– De inbreukmaker het octrooi blijft gebruiken terwijl hij niet gepast op het voorstel
van de octrooihouder heeft gereageerd