从“诺基亚诉华勤案”看非典型标准必要专利侵权诉讼的技术方

案比对

李祖踏 袁洋

全球通信业巨头诺基亚公司与中国华勤公司之间持续近十年的标准必
要专利（SEP，standard essential patent ）侵权诉讼，涉及三个专利四个案
件，于 2019 年在上海市高级人民法院获得重大进展。上海高院终审判决驳
回诺基亚公司的两个上诉案件，而剩下最后两个案件涉及同一个专利，尚
待高院终审判决（注： 上海高院于 2020 年 10 月又对其中一个案件作出终
审判决）。相信距离全部结案之日已为期不远。

诺基亚公司与华勤的标准必要专利侵权系列诉讼案件，几经合案分案
撤诉起诉。最后进入实质审理的系列案的一审案号之编列时间为 2012 年，
但案件实际始于 2010 年底，至今已有十年。

十载光阴流逝，通信行业 技术也已由当时的 2G 进化到目前的 5G。虽

然涉案的专利技术已经陈旧过时，但该系列案件的生效判决所体现的稳健
中创新的裁判原则导向，值得法律实务界人士分析总结。

因案情重大复杂，正如后来一份终审判决书[4]所述，其“不但涉及案
件原、被告双方当事人利益，还涉及实施相关标准的众多案外人的利益，因
此具有一定的公共利益属性”，牵涉到专利、中国标准及具体产品三者技术
方案之间的特征比对等重要技术法律问题，故受理法院对案件的处理一直
极为慎重。
 本文作者作为系列诉讼案亲历代理律师 ，现谨对十载亲历的公开审判
的生效案件进行解读剖析，向读者展现非典型性标准必要专利侵权案件当
事人的诉讼策略以及针对该类型案件之法院生效判决书所体现出的裁判导
向，尤其是侵权比对原则与方法。

一、上海高院终审判决的两个案件概况

上海高院在 2019 下半年下达判决的（ 2015）沪高民三（知）终字第

87 号案[2]，（2017）沪民终 91 号案[4]，是系列诉讼案中的两个，前者涉
及手机蜂窝无线通信网中的位置区、小区及路由区，后者涉及固定站和数据
通信信道。

该两案一审诉讼中，诺基亚公司向上海市第一中级人民法院诉 称：原
告诺基亚公司所持有的 某专利是中国标准“ YD/T1214-2006 GPRS 标准”
中的必要专利；涉案某两款手机为被告华勤公司销售、许诺销售及制造，必
然符合前述中国标准，而原告的 某专利又是该标准的必要专利，故被告必
定实施了涉案某专利。原告依据前述指控侵权逻辑，提出诉讼请求：确认被
告侵犯了原告的某专利权。

以上两个案件，经过上海两级法院的 多次开庭审理，期间一审法院曾
委托鉴定机构出具鉴定意见。双方均申请各自的专家辅助人出庭。上海市第
一中级人民法院分别于 2015 年 8 月 28 日、2016 年 12 月 26 日作出一审判决
[1][3] ： 驳 回 原 告 诺 基 亚 公 司 的 诉 讼 请 求 ； 上 海 市 高 级 人 民 法 院 分 别 于
2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 31 日作出终审判决[2][4]：驳回诺基亚公
司的上诉，维持上海一中院的原审判决。

二、诺基亚的指控侵权逻辑、诉讼策略及实际目的

1、根据原告（上诉人）诺基亚公司指控侵权的逻辑， 案件属于非典型的标
准必要专利纠纷

诺基亚公司从一审起诉、庭审，到上诉、二审庭审，均一直坚持认为其
相关涉案专利被纳入涉案中国标准“YD/T1214-2006”，是该标准中的必要
专利；涉案 L109D、M90 手机为华勤公司销售、许诺销售、制造，必然符合
前述中国标准，而原告的前述专利又是该标准的必要专利，故被告必定实
施了该两发明专利。原告诺基亚公司因此提出确认被告侵权的诉讼请求。

涉案“YD/T1214-2006 GPRS 标准”被当时国内通信行业的上、下游

企业（包括固定端设备提供商和移动端设备提供商）所普遍采用。虽然其名
为邮电通信行业的推荐标准，但是邮电通信行业各企业若不遵循，便不能
获得入网许可，所以也算实质性的强制标准。
 原告从其指控逻辑出发的确认之诉，使得本系列案成为非典型性的标
准必要专利确认诉讼。对此，两份终审判决书的有关内容均有清楚阐述，明
确认定两个案件均属标准必要专利诉讼。

（2015）沪高民三（知）终字第 87 号案判决书[2]第 20 页第四段载明：本

院认为，本案系通信领域标准必要专利纠纷。

（2017）沪民终 91 号案判决书[4]第 18 页第三段载明：本院认为，本案纠

纷涉及通信领域的标准必要专利争议。

2、诺基亚在系列案中的诉讼策略及目的

诉讼过程之中，诺基亚公司坚持前述侵权指控逻辑， 始终将涉案标准
牵扯到诉讼之中。显然是准备在案件定局之后，将其索赔的对象，扩展到作
为手机 ODM 企业的被告上海华勤公司之外的其 他通信企业。 2010 年的华
勤公司，其时正处于快速成长之中，是原告精心选择的突破口。诺基亚必是
打算通过对华勤的诉讼，获得一份确认其标准必要专利地位的生效判决书。
如果诺基亚诉讼突破成功，国内诸多的通信行业移动终端（手机）企业，
甚至固定端设备提供商，……，都有可能成为索赔对象。

通常而言，作为标准必要专利诉讼的原告方，在提起诉讼之时，应提
交标准组织或官方机构的证明其专利被列入标准的正式文件，或者涉案标
准内容中明确披露纳入专利的情况 之说明。但是，2010 年之前的中国，尚
未建立与标准制订相关的专利信息披露制度，《国家标准涉及专利的管理规
定（暂行）》[5]迟至 2013 年 12 月 19 日才发布施行。通信业巨头诺基亚也
许参加了涉案中国标准的制订，也许其某些专利被纳入标准，但是诺基亚
拿不出其专利被纳入标准的官方正式文件，也没有专利被采标过程的有力
证据。

在此情况下，诺基亚公司如果 以华勤侵犯其标准必要专利为由， 直接
在诉讼请求中提出专利许可费或侵权索赔，其起诉立案就难以获得受理；
如果直接提出停止侵权之诉请，则更与标准必要专利诉讼的国内外司法原
则相违背，也与其标准必要专利的指控侵权逻辑互相矛盾，诉讼请求也难
以得到支持。

为了达到目的，诺基亚采取迂回的策略，即在坚持其指控逻辑的前提
下，将其诉讼请求列为：确认华勤制造、许诺销售、销售涉案手机的行为侵
犯了诺基亚公司的涉案专利。

简而言之，在本系列案中，诺基亚公司 不提专利许可费的诉请， 不提
停止侵权的诉请，也不提具体侵权赔偿请求，只提确认侵权，突破了最高
院的案由规定，获得了上海一中院的立案受理。
 由此可见，诺基亚公司提起诉讼的实际目的在于：在没有正式直接的
证明文件和专利采标过程材料的情况之下，试图通过本系列案的诉讼，确
认其涉案专利的标准必要专利之地位，从而为下一步面向更多通信企业的
专利使用许可费索赔或诉讼提供依据。

3、标准必要专利诉讼的典型性与非典型性

通常，典型的标准必要专利诉讼，虽然诉讼过程中也涉及对标准必要
专利的认定，原告负有举证其专利为标准必要专利的责任， 但诉讼请求并
非认定其专利属于标准必要专利，而是 主张使用费等诉求；对标准必要专
利的事实认定会出现在判决书的事实说理部分而不是判决主文之中。

从某种意义上讲，通常典型的标准必要专利诉讼，有些类似于驰名商
标侵权纠纷案，诉讼请求和判决主文不会直接涉及驰名商标的认定。

而诺基亚的指控侵权逻辑及诉讼策略，使得本系列案成为非典型性的
标准必要专利诉讼，其诉讼请求的实质目的完全就是：认定其涉案专利是
标准必要专利！

4、对诺基亚公司举证责任的剖析

诺基亚公司依照其指控逻辑，进行了一系列举证。 起诉之时，诺基亚
公司提交的初期举证集中于固定涉案手机被销售、许诺销售、制造等行为，
以及试图证明涉案手机实施了涉案专利等证据材料，还有曾向被告发函要
求进行专利使用许可费商谈等证据。一审诉讼期间，诺基亚向法院申请委托
鉴定，一审鉴定机构出具的鉴定报告中，以其认为合适的方式，将涉案手
机技术方案与涉案专利技术方案进行特征比对……。

诉讼过程中，诺基亚公司始终未能提交涉案专利被纳入中国标准的正
式官方证明文件材料。这一点完全在被告律师的意料之中。因为，若有这样
的正式文件，诺基亚就不需要提起本系列案的确认之诉，而可以直接起诉、
向有关企业主张专利使用费了。

通常而言，对于典型的标准必要专利诉讼，各地法院分配给专利权利
人的举证责任大为减轻[6]，其只需举证：

1) 涉案专利为标准必要专利；

2) 被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准。

但是，对于本系列案而言，原告诉讼请求的实质就在于确立其标准必
要专利的地位，是一种非典型的标准必要专利诉讼。原告提起本系列案之诉
讼，其实是为其下一步启动典型性的标准必要专利诉讼获取关键证据，奠
定基础。
 因此，本案中，对涉案专利为标准必要专利的 举证责任，原告是不可
能通过提出官式文件、采标过程文件等简单方式完成的，否则原告就根本没
有必要费尽心机提出正常案由之外的确认侵权之诉。

三、上海高院判决体现的技术方案“多重比对原则”和谨慎的裁判导向。

1、针对原告（上诉人）指控侵权的逻辑，上海高院终审判决 对于技术方案
比对，创新性地确立了“多重比对原则”

如前所述，针对诺基亚起诉的指控侵权逻辑，上海高院的两份判决认
定本系列案属于标准必要专利纠纷。二审法院对案件的定性准确到位。

由于现行法律和司法解释缺乏对标准必要专利诉讼的明确规定， 仅有
的 2016 司法解释[7]第 24 条也未规范到本案情形。因此，针对原告（上诉
人）的指控侵权逻辑和被告的抗辩，以及本系列案属于非典型性标准必要
专利的特点，上海高院对本系列案做出的两份终审判决，虽然行文略有不
同，但都依法律原则创新性地采用了“多重比对原则”。

（2015）沪高民三（知）终字第 87 号案判决书[2]（第 20 页最后一段）

认为， 标准必要专利纠纷案件涉及对专利、被控侵权产品和相关标准三方技
术方案之间的比对，法院往往需要对被控侵权产品所实施的技术方案是否
采用了相关通信标准中的技术方案以及该标准和被控侵权产品所采用的技
术方案是否与涉案专利技术方案相同等问题进行审查认定 。

由此可见，对本案非典型性的标准必要专利诉讼，上海高院 的判决书
在进行技术方案比对时，首次明确采取了多重比对原则。

在确立了多重比对原则之后，上海高院针对本案阐述具体的比对方法
本 院 ... ， 即 先 假 设 被 控 侵 权 产 品 符 合 YD/T 1214-2006 标 准 的 配 套 YD/T
1215-2006 测试标准，然后提取其产品相关技术特征与涉案专利权人所主
张的权利要求 4 之技术特征进行比对，如果两者不相同且不等同，则无需
对被控侵权手机搭建测试平台进行进一步测试，也无需进一步判断涉案专
利是否属于标准必要专利；但如果被控侵权产品的技术特征覆盖了专利权
利要求 4 之全部技术特征，则需根据 YD/T 1215-2006 测试标准 ... 搭建测试
平台对被控侵权产品进行测试，以判断被控侵权产品的技术特征与 YD/T
1214-2006 标准是否一致。 （[2]第 21 页第一段）。

高院的另一份判决书[4]，也基本阐明了同样的原则与方法。

2、上海高院终审判决中“多重比对原则”的比对顺序，以及所体现的稳健
中创新之裁判导向

针对诺基亚提起的非典型性标准必要专利诉讼，上海高院所 确立的多
重比对原则及比对方法，明确其应不同于普通专利侵权纠纷 的技术方案比
对，体现了稳健谨慎中创新的裁判导向。
 概括终审判决中的比对顺序和对象：

首先，依照标准提取涉案手机的技术特征 ，将其与涉案标准进行比对 ，其
实质是涉案标准与涉案专利的比对；

其次，搭建测试平台对被控侵权产品进行测试，实际是被控侵权产品与涉
案标准的比对；

最后，判断涉案专利是否属于标准必要专利。

根据判决书，若第一步或第二步的比对结果是两者不相同且不等同，
则不进行下一步骤，可以依此判决；否则进行下一步比对。

就上海高院已经做出终审判决的两个案件 ，技术特征比对均只进行到
第一步。

上海高院判决的慎重之处还体现在比对的顺序。也即，将判断涉案专
利是否属于标准必要专利，安排为顺位最后的或有选项。法院也许是考虑到
案件实际，并不因诺基亚不能提出涉案专利被纳入标准成为必要专利的采
标过程等证据而首先径行判决。两份终审判决书均坚持技术比对优先，优先
以技术比对结果作为判案依据。这样技术实质比对优先的做法，显然增加了
庭审的复杂性，客观上增加了诉讼时程。但这种极为慎重的做法有利于降低
诉讼相关方对案件最终结果的争议程度。

细读二审法院的两份判决书全文， 其针对诉状所列的侵权指控理由，
在进行专利、中国标准及具体产品的技术方案之特征比对时，在谨慎性导向
之下确立了多重比对原则，在此原则之下所采用的比对方法逻辑严密、层次
分明、顺序清楚。

相比之下，原审法院对本文两案的一审判决，虽然事实 认定清楚，且
正确地驳回原告的诉讼请求，但未对案件给予标准必要专利诉讼之明确定
性，更未阐明上海高院明确确立的多重比对原则及可能采用的比对方法 ，
而是存在模糊和偏移。重要的是，这种比对方法上的模糊和偏移，可能导致
相关案件在判决结果上的偏差。这种偏差的发生，也许不在此案，而在彼案
其值得商榷之处，且容笔者以后撰文评述。

四、结语

标准必要专利诉讼近几年备受关注，但缺乏统一的法律规范指导司法
实践，对于非典型性标准必要专利诉讼的本系列案而言，更是如此。笔者分
析梳理上海高院在该系列案件终审判决中创新 运用的技术方案“多重比对
原则”以及所体现的谨慎裁判导向， 总结我们十载亲历该系列案件的体会
心得，对今后类似案件的参与方应该具有参考意义，这也是案件亲历者撰
发此文之目的。
参考文献

[1] 上海市第一中级人民法院（ 2012）沪一中民五（知）初字第 129 号民

事判决书；

[2] 上海市高级人民法院（2015）沪高民三（知）终字第 87 号民事判决书；

[3] 上海市第一中级人民法院（ 2012）沪一中民五（知）初字第 130 号民

事判决书；

[4] 上海市高级人民法院（2017）沪民终 91 号民事判决书；

[5] 国家标准委、国家知识产权局发布的《国家标准涉及专利的 管理规定

（暂行）》，2013 年 12 月 19 日；

[6] 广东高院关于审理标准必要专利 纠纷案件的工作指引（试行）， 2018

年 5 月；

[7]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释
（二）》，2016 年 4 月；

[8]《 最高人民法院针对个案中法律问题的答复（2008）民三他字第 4 号》，

2008 年 7 月；

[9]最高人民法院（2012）民提字第 125 号判决书，2014 年 1 月。

[10]《强制性国家标准管理办法》，国家市场监督管理总局 2020 年 1 月 6 日公布

自 2020 年 6 月 1 日起施行。

袁 洋 上海大邦律师事务所律师/高级合伙人
李祖踏 上海大邦律师事务所律师/浙江大学工学博士
Tel：021-52134900
Email：lizuta@debund.com