12주차 방어특허를 통한

자사제품보호

2교시 특허침해의 회피설계 방법

김성호 교수

1
12.2 특허침해의 회피설계 방법

1. 회피설계의 필요성

❖ 특허괴물(patent troll)

1) 특허분쟁 현황
2009년 전국 경제인연합회에서 조사한 바에 따르면 아래의 경우와 같이 특허
보유의 목적은 사업화에 있으나, 방어적 목적으로 보유하는 경우도 상당수에
이르고 있음.

2
12.2 특허침해의 회피설계 방법

2) 국내기업에 대한 외국 기업 분쟁 제기

3
12.2 특허침해의 회피설계 방법

3) 특허분쟁제기 외국기업(특허괴물) 현황

4
12.2 특허침해의 회피설계 방법

2. 특허침해와 손해배상

❖ 특허침해의 의의

• 특허침해로 인하여 특허권자가 입는 손해는 대개 판매의 감소, 특허권자

제품의 가격하락, 또는 비용증가 등이 열거된다.

- 특허침해는 일반적으로 위법한 것이고 책임 무능력자의 특허침해가

문제되는 경우는 거의 없음
- 특허침해 소송에서 결국 실시 발명이 특허의 권리범위에 속하느냐의 문제와
- 권리자의 손해 발생 및 특허침해와 권리자의 손해 사이의 인과관계가
핵심적인 쟁점이 된다.

5
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 손해배상액의 산정

➢ 한국의 경우

• 불법행위를 청구원인으로 하는 소송에 있어서 원고가 손해의 발생을

증명한다 는 것은 손해가 발생하였다는 사실 자체는 물론 ‘손해의 액이
얼마인지’까지도 증명을 하여야 함.

- 특허법 제128조 제1항은 침해자의 판매량에 특허권자의 이익률을 곱하여

특허권자의 손해액으로 삼을 수 있음

- 제2항은 침해자의 이익액을 특허권자의 손해의 액으로 추정함

6
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 손해배상액의 산정

- 제3항은 실시료 상당액을 손해의 액으로 할 수 있음을 각각 규정

- 제4항에서는 위 규정에서도 불구하고 손해의 액이 제3항이 규정하는

금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수
있음과 침해자에게 경과실만 있는 때에는 법원이 이를 참작할 수있음

- 제5항은 손해액의 입증이 극히 곤란한 경우 법원이 상당한 손해액을

인정할 수 있음을 규정하고 있다.

7
12.2 특허침해의 회피설계 방법

2. 회피설계 방안

❖ 특허청구의 회피설계

회피설계란 선행 특허발명의 보호범위, 즉 특허청구범위에 기재된 발명의

동일성(균등) 범위를 벗어날 수 있는 개량발명을 설계하는 것을 말함.

 이러한 회피설계를 통하여 선행특허의 침해로 인한 민·형사상 책임을

면할 수 있을 뿐만 아니라 특허전략상 선진기업들과의 특허분쟁 시
크로스 라이센싱 등을 통해 로열티를 절감

8
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 회피설계의 성립요건

① 우선 선행 특허발명의 문언적 침해에 해당하지 않아야 한다.

이를 위해 선행특허의 특허청구범위(청구항)에 기재된 모든 구성요소를

분석한 후 이들 모든 구성요소(all elements)가 그대로 포함되지 않도록
이중 일부를 변경하여야 한다.

② 또한 선행 특허발명의 균등범위에 속하지 않아야 한다.

이를 위해 선행특허발명의 일부 구성요소를 치환함으로써 서로 다른 기능

또는 작용효과를 나타내도록 하거나 당업자가 치환가능할 것으로 용이하게
예측할 수 없는 구성요소로 치환하여야 한다.
9
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 회피설계의 성립요건

③ 가능하면 진보성을 획득하여 특허권을 확보하는 것이 유리하다.

선행특허발명의 동일성(균등) 범위를 벗어나더라도 진보성을 인정받지 못하면

개량발명으로서 특허받을 수 없다. 이를 위해서는 구성요소의 치환으로 인한
효과가 당업자가 용이하게 예측할 수 없을 정도로 현저하여야 한다.

10
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 회피설계의 과정

• 우선 해당 기술 분야의 경쟁업체 또는 선도업체의 특허포트폴리오를 철저히

검색하는 것이다.
- 특허맵(patent map) 작성이나 권리분석 방법이 활용될 수 있다.
- 경쟁업체 또는 선도업체의 특허포트폴리오가 어떤 연도에, 어떤 세부기술에
많이 분포돼 있는지 파악
• 해당 특허포트폴리오에 포함돼 있는 각각의 특허에 기재된 특허 청구 범위가
얼마나 넓은 권리범위를 형성하고 있는지에 대한 분석 필요

해당 특허 청구 범위가 넓은 권리범위를 형성할 때에는 해당 특허에 대한 무효 가능성

여부를 분석해 보고, 동시에 특허청구의 권리범위를 벗어날 여지가 있는지 청구항의 각
구성요소(element) 기재 내용을 면밀히 살피면서 회피설계를 해야 함

11
12.2 특허침해의 회피설계 방법

❖ 회피설계의 구체적 방법(예시)

• 선행특허발명이 A+B+C로 구성되어 있을 경우 예를 들어 다음의 몇가지

방법을 통해 회피설계를 시도할 수 있다.

① 새로운 구성요소를 부가하는 방법 (A+B+C+D) 원칙상 위배

회피설계 중에 (A+B+C)가 일체형을 가진 형태로 존재하는 경우 All Elementary

Rule에 의해 선행특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 그러나 이 경우에도 D의
부가로 인해 현저한 효과를 나타낸다면 이용발명으로서의 특허성이 인정되어
크로스 라이센스 등을 통하여 로열티를 절감할 수 있는 장점이 있다.

12
12.2 특허침해의 회피설계 방법

• 부가된 D가 A, B 또는 C와 유기적인 결합을 하여 ((A+D)+B+C, A+(B+D)+C

또는 A+B+(C+D) 등) 특유의 작용효과를 나타내는 경우에는 별개의
발명으로서 선행특허의 권리범위를 벗어날 수도 있다.

- 특히 화학관련 발명의 경우에는 D(반응물질 또 는 촉매)의 부가가 상호의

반응을 주목적으로 하는 경우가 많아 과정의 일시점을 잡아 선행발명에서
사용하는 물질이 상호 반응 후에도 그대로의 형태로 존재하는 것을
입증하기가 극히 곤란하므로 별개 발명으로 인정될 가능성이 높다.

13
12.2 특허침해의 회피설계 방법

② 선행 특허발명의 구성요소 중 일부를 치환하는 방법(A+B+C’) 원칙상 위배

C와 C’의 기능이 실질적으로 동일하여 실질적으로 동일한 효과를 나타내는

경우에는 균등의 범위에 속하게 된다. 그러나 C와 C’가 당해 발명 내에서
서로 다른 기능을 하거나 서로 같은 기능을 하더라도 현저한 작용효과를
나타내는 경우에는 균등의 범위에서 벗어나게 된다.

특히 화학 제법발명에서는 최종물질이 동일 또는 유사하더라도 출발물

질, 반응물질, 반응조건 등의 변경으로 인해 수율이 현저히 높아지거나
작용효과가 현저히 우수한 최종물질을 생성하는 경우에는 균등물의 치환이
아닌 것으로 보는 경우가 많다.

14
12.2 특허침해의 회피설계 방법

B생략

③ 선행 특허발명의 구성요소 중 일부를 생략하는 방법(A+C) 원칙상 위배

생략된 구성요소(B)가 비교적 중요도가 낮으며, 생략이 당업자에게 용이하고,

효과가 특허발명에 비해 낮은 경우에는 ‘불완전 이용 발명론’에 의해 선행
특허 발명의 권리범위에 속할 수 있다.

- 그러나 선행 특허발명에서 필수불가결하다고 판단되었던 구성요소를

생략함에도 불구하고 선행 특허발명과 동등하거나 그보다 우수한 효과를
나타내는 경우에는 권리범위에 속하지 않을 수 있다.

15
수고하셨습니다!

발명과특허(김성호 교수)

16