학습 목차

특허출원 및 특허
심사절차
1 명세서 보정 제도

2 1 발명 1 출원

3 분할출원

4 선출원 제도

5 해외 출원 / 조약 우선권

6 국내우선권

7 출원공개 / 심사청구 제도
명세서 보정제도 1

의의 및 취지

- 특허발명의 명세서 / 도면 등에 흠결이 있거나 거절이유를 극복하기 위하여

명세서 등을 보충 / 정정하는 것 ( 실질적 보정 )
- 선출원주의 제도에서 출원인은 출원을 서두르는 관계로 완벽한 명세서
작성이 곤란하고 특허를 받기 위해서 보정의 필요성
- 보정의 효과는 출원시점으로 소급
 보정의 범위 및 시기에 제한 ( 출원인과 3 자의 이익 균형 )

보정 가능 시기

- 청구범위를 기재하지 않은 경우에는 청구범위를 기재할 수 있는 시기까지

- 청구범위를 기재하였다면 특허결정등본 송달 전에 가능
 다만 , (i) 최초의견제출통지시 의견서 제출기간 , (ii) 최후의견제출통지시
의견서 제출기간 , (iii) 재심사청구와 동시에만 가능 (§ 47①)
 외국어 특허출원은 국어번역문을 제출한 이후에 가능
명세서 보정제도 2

보정의 범위 (
원칙 )
기본적으로 어느 경우에든 최초 출원서에 첨부된 명세서 / 도면 등에 기재된
사항의 범위 ( 신규사항 추가 금지 ; §47②)
 외국어 특허출원은 최종국어번역문 또는 특허출원서에 최초로 첨부한
도면에 기재된 사항의 범위라는 요건도 충족하여야 함 .
 명세서 등에 기재된 사항 + 통상의 기술자에게 자명한 사항 ( 심사지침서 ,
판례 )
 최초거절이유통지에 대한 보정의 범위 위반하면 최후거절이유 통지

최후 거절이유 통지 / 재심사 청구 보정 제한
- 신규사항 추가 금지와 아울러 ,
- (i) 청구항을 한정 / 삭제 / 부가하여 청구범위를 감축하는 경우 , (ii) 잘못된
기재를 정정하는 경우 , (iii) 분명하지 않은 기재를 명확하게 하는 경우 , (iv)
신규사항을 추가한 보정에 대하여 그 보정 전 특허청구범위로 되돌아가거나
되돌아가면서 위 ⅰ ) ~ ⅲ) 에 따라 보정하는 경우에만 가능하고 , 새로운
거절이유가 없어야 함 (§47③).
 위반 시에는 보정 각하 (§51①)
명세서 보정제도 3

직권보정제도

명세서의 사소한 기재불비 ( 오탈자 , 참조 번호의 불일치 ) 에 대하여 심사관이

의의 별도의 의견제출통지없이 직권으로 정정하는 제도
/ 취지
 불필요한 의견제출통지로 인한 절차 지연 방지 / 신속한 진행도모

심사관은 명세서 등에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 특허결정등본

절차 송달과 함께 직권 보정 사항을 출원인에게 통지 (§66 의 2①②
- 출원인은 지정기간 내에 심사관의 직권 보정을 받아들이거나 , 직권보정
사항을 받아들일 수 없을 때에는 특허료 납부 전까지 의견서 제출할 수
있음 (§66 의 2③)
(i) 출원인이 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없다는
효과 의견서를 제출하거나 (ii) 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여
직권보정이 이루어진 경우에는 직권보정은 처음부터 없었던 것 간주 (§66
의 2④⑤)
- 지정 기간 내에 회신이 없으면 직권보정사항을 받아들인 것으로 간주
1 발명 1 출원 1

의의 및 취지
- 하나의 특허출원으로 가능한 발명의 범위로서 , 1 특허출원의 범위 또는 ‘
발명의 단일성’이라고도 함 (§45)
- 기술적으로 관련이 있는 발명 , 즉 ‘하나의 총괄적 발명 개념을 형성하는 1
군의 발명’에 대해서는 하나의 출원으로 가능
 서로 다른 복수의 발명을 1 개의 출원서에 포함시키고자 하는 출원인과
이를 허용할 경우 불이익을 받게 되는 제 3 자 및 특허청 사이의 균형 도모
 국가마다 1 출원 범위는 매우 상이함

요건
ⅰ) 청구된 발명 간에 기술적 상호관련성이 있을 것 ,
ⅱ) 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것 (
기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술에 비하여 개선된 것을 의미 ) ( 시행령
§6)
- 단지 거절이유에 불과 ( 형식적인 내용 ; 이에 위반하여 특허가 되었더라도
무효 사유에는 해당하지 않음 )
1 발명 1 출원 2

단일성 충족 1
청구항 1. 서열번호 1 의 염기 서열을 가지는 유전자 A.
청구항 2. 제 1 항의 유전자를 포함하는 재조합 벡터 B.
청구항 3. 제 2 항의 재조합 벡터 B 에 의해 형질전환된 미생물 .
청구항 4. 제 3 항의 형질전환된 미생물에 의한 단백질 C 의 제조 방법 .
판단 : 유전자 A 가 신규하고 진보성을 가지는 경우 , 제 1-4 항에서의 기술적
특징은 해당 유전자 또는 이로부터 발현된 특정 단백질 C 이므로 단일성 충족

단일성 충족 2
청구항 1. 항원 A 에 대한 단일클론항체 mAb-1.
청구항 2. 항원 A 에 대한 단일클론항체 mAb-2
판단 : 항원 A 가 신규하고 진보성을 갖는 경우 , 1-2 항에서 특별한 기술적
특징은 항원 A 이므로 단일성 충족
1 발명 1 출원 3

단일성 미충족 1
청구항 1. 슈도모나스속 유래의 효소 A 를 코딩하는 유전자 G.
청구항 2. 제 1 항의 유전자 G 를 함유하는 재조합 벡터 .
청구항 3. 아그로박테리움속 유래의 효소 A 를 코딩하는 유전자 G’.
청구항 4. 제 3 항의 유전자 G’ 을 함유하는 재조합 벡터 .
판단 : 효소 A 가 공지된 경우 , 1-2 항과 , 3-4 항 사이에는 공통의 기술적 특징이
없으므로 단일성 미충족

단일성 미충족 2
청구항 . A, B, C 및 D 로 이루어진 군에서 선택되는 위암 진단용 마커 . ( 여기서
A, B, C, D 는 공지된 단백질임 )
판단 : 선행기술 조사 결과 A, B, C 및 D 와는 다른 단백질이 위임 진단을 위한
마커로 알려져 있다면 , 동일하거나 상응하는 기술적 특징은 단백질 마커를
이용하여 위암을 진단하는 것이지만 , 이 특징은 선행기술에 비하여 개선된
것으로 인정되지 않음 .
또한 , 청구항에 기재된 A, B, C 및 D 사이에 공통 구조 및 기능적 특징을
공유하여야 하나 , 청구항에 기재된 단백질은 단순히 기능 / 용도만 동일할 뿐
1 발명 1 출원 4

단일성 충족 3
청구항 . 아미노산 서열 VEGFL, ADEGFL, KEGFP, QWEGFL 로부터 선택된 하나
이상의 A 유전자 결합 올리고펩타이드 .

판단 : 발명의 상세한 설명에 따르면 , 공통적으로 A 유전자에 결합하는

올리고펩타이드이고 , “EGF” 라는 공통의 구조가 결합에 중요한 연관성을 가짐 .
선행기술 조사 결과 , 동일한 구조적 공통점을 갖는 펩타이드가 존재하지
않으면 , 동일하거나 상응하는 기술적 특징은 A 유전자에 결합하는 EGF 구조
유사성을 갖는 올리고 펩타이드이고 , 선행기술에 비하여 개선된 것이므로
단일성 충족 .
분할출원 1

의의 및 필요성
- 2 이상의 발명을 1 출원으로 한 경우에 일부 발명을 별개의 출원으로 쪼개는
것
- 1 출원 1 발명 요건 위반을 극복하기 위한 방안 (1 개의 청구항이라도 거절
이유가 있으면 전체 출원에 대해서 특허 불가 )
-> 실제로는 일부 청구항이 등록 가능한 경우에 심판과 별도로 활용 가능 (§52)
Cf. 변경출원 (§53)
분할출원 2A
시기적 요건
보정이 가능한 시기 ; 거절결정에 대한 불복심판 청구기간 내 ; 2015 년
개정법에서는 특허결정등본 송달받은 날부터 3 월 또는 설정등록일 중 이른
날로 확대하였음

종전

현재
분할출원 2B

기타 요건
- 원출원이 특허청에 계속 중일 것
- 분할의 대상이 되는 발명은 원출원의 최초 명세서에 기재된 사항의 범위
- 분할출원은 원출원인 또는 적법한 승계인만이 가능
분할출원 3

효과
- 원출원일로 소급하여 특허성 판단 , but
- but, (i) 확대된 선원 ( 신규성 ) 에서의 타 출원 여부 ( 법 29 조 3 항 )
(ii) 신규성 의제 취지 및 증명서류 제출 ( 법 30 조 2 항 )
(iii) 조약우선권 출원 취지 기재 ( 법 54 조 3 항 )
(ⅳ) 국내우선권 취지 기재 (55 조 제 2 항 ) 의 기산점은 분할출원일 기준
- 심사청구의 특례 : 분할출원이 원출원일로부터 5 년이 경과된 이후 ,
분할출원일부터 30 일 내에 심사청구 (§59③)

위법한 분할출원
원출원의 최초명세서에 기재되지 않은 발명을 분할출원
 거절이유이자 무효사유
- 위법한 분할출원에 대해서는 의견제출통지서 후 보정에 의하여 치유 가능
 분할출원은 넓은 의미의 보정이기는 하자 별도로 출원 형식을 갖춘
것이므로 , 출원일 소급을 인정하지 않는 것으로 충분하다는 비판도 제기 ( 사
견)
선출원제도 1

의의
동일한 발명에 대해서 어떠한 자에게 특허를 허여할 것인가의 문제
- 대부분의 국가에서는 먼저 출원한 자에게만 특허 부여하는 선출원주의 (First-
to-File System) 채택
 미국은 2013 년 3 월 출원부터 종전 선발명주의에서 선출원주의로 변화 (AIA
법)
- 동일인 사이에서도 적용
판단 기준
Claim vs. Claim : 실질적 동일성의 여부
 한계가 있으므로 확대된 선원 규정이 존재

선출원 예외
분할출원 / 변경출원 원출원일
- 무권리자 출원에 대한 정당권리자 출원  일정한 경우에 무권리자 출원일로
소급됨 (§§34, 35)
- 조약우선권 / 국내우선권  선출원일 기준
선출원제도 2

원칙

異日 ( 다른 날 ) 출원의 취급 (§36①)

- 동일한 발명에 대해서는 최선 출원인만 특허 가능
 중복특허배제

同日 ( 같은 날 ) 출원의 취급 (§36②)

- 출원인간의 협의에 의해 정해진 출원만이 특허를 받을 수 있음
- 협의가 없거나 성립하지 않으면 모든 출원에 대하여 특허 거절
- 정해진 기간 안에 협의 신고가 없으면 협의 불성립 간주 (§36⑥)
Cf. 상표
선출원제도 3

선출원 불인정

 출원의 무효 / 포기 / 취하 (§36④)
- 종전 포기된 출원에 대해서 선출원 지위 부여하였으나 , 출원 공개 직전에
출원을 포기하여 선출원 지위를 유지하면서 영업비밀로 보유하는 문제점이
있었음
-> 포기된 경우도 선출원 지위 인정하지 않음 .
- 선출원이 취하되거나 출원공개 / 등록공고 될 때가지 후출원에 대한 심사 보류

거절결정 / 심결의 확정 (§36④)

- 선출원에 대한 거절이유가 잘못되었거나 선출원이 기재불비로 거절된
경우에는 후출원도 특허 가능
- 동일 출원에 대한 협의 불성립의 경우에는 선출원의 지위 인정 ( 단서 )
- 현행 실무에서는 선출원주의가 적용되지 않더라도 확대된 선원 ( 확대된
신규성 ) 적용 가능성이 많음

무권리자 출원 (§36⑤)
- 무권리자 출원은 정당 권리자는 물론이고 제 3 자에 대해서도 선출원 불인정
해외출원 / 조약우선권 1
해외출원 / 조약우선권 2

전통적인 해외특허출원 ( 파리
루트 )

국내 특허출원 후 12 개월 이내에 조약에 의한 우선권을

의의 주장하여 특허출원 하고자 하는 여러 나라에
각각 개별적으로 특허출원을 하는 방법

출원인의 부담

국내출원일로부터
 출원의 특허성 확신이 부족한 상태에서
1 년 이내에 각국 언어로
여부 단기간 내에 해외 각국의
특허명세서를 작성하고 ,
 선행기술조사 비용을 지불
각국의 방식요건에 맞게
출원서를 작성 제출  시장성조사를 위한
시간 부족 초기 비용 부담 큼

각국 특허청마다 개별적인 방식심사 및 출원처리 ,

해당 국가의 특허청 부담
출원공개 , 실체심사 등의 업무를 중복하여 처리
해외출원 / 조약우선권 3

특허협력조약 (PCT) 에 따른 국제출원 (PCT System)

제 1 국 특허출원 후 12 개월 이내에 조약에 의한 우선권을

주장하여 국제협력조약 (PCT, Patent Cooperation Treaty) 에
따른 국제출원서를 제출하고 우선일로부터 30 개월
또는 31 개월 내에 국제출원서에 지정한 국가의 국내단계에 진입
의의

국제출원서 제출일을 각국의 출원일로 인정하여 주는 제도

국제출원일이 인정된 국제출원은

국제예비심사가
해당 국가의 국내단계 진입 전에 청구가 있는 경우
행해짐
국제조사 , 국제출원공개가 이루어짐
해외출원 / 조약우선권 4

특허협력조약 (PCT) 에 따른 국제출원 (PCT System)

국제출원서 제출시 국제단계에서 국제조사 ,

하나의 언어로 국제출원공개 ,
작성하여 제출 국제예비심사를 통하여

하나의 방식요건만 특허성 여부에 대하여

충족시키면 됨 예비적인 판단을
할 수 있게 됨
특징

특허요건에 부합되게 특허비용은 국내단계

특허청구범위 및 발명의 진입을 원하는
상세한 설명에 대하여 지정국가에만 납부
보정 가능
해외출원 / 조약우선권 5

특허협력조약 (PCT) 에 따른 국제출원 (PCT System)

특허「출원」제도 0
국제출원

특허「허여」제도 x

 국제특허 또는 세계특허란 개념은 존재하지 않음

 국제출원은 각국에서의 특허취득을 위한 중간 수단
 특허 허여 여부는 지정국 또는 지역특허청이 각각 독자적으로
결정
기술사상 ( 특허발명 또는 실용신안의 고안 ) 만이 PCT 에 의한
국제출원의 대상

디자인 및 상표는 각각 별도의 협약

 신헤이그 협정 및 마드리드 의정서에 따름
해외출원 / 조약우선권 6

일반 해외 출원 ( 파리 루트 ) 의 장점 및
단점

장점 단점

출원국의 수가 적은 경우에 상대적으로 빠른 기간 내에 ,

PCT 출원 비용에 비하여 전체 제출 서류 준비 및 해외
소요되는 비용 절감 가능 대리인을 선임하여야 함

사전 검토 없이 진행하였을
신속한 권리화가 가능하므로 ,
경우 , 막대한 해외 대리인
특허권을 장기간 향유
비용을 부담하여야 하므로 ,
출원국 선택에 신중할 필요
해외출원 / 조약우선권
7A
PCT 국제출원의 장 · 단점

장점

국제조사 , 국제예비심사 , 단일의 출원서만

국제보정을 통해 작성하면 되므로
특허취득 가능성을 국제출원일을 각 출원서 작성이 용이
높일 수 있음 지정국에서의 출원일로
인정받게 되므로 ,
출원일 인정요건이
간편하며 , 출원일을
특허가능성이 낮은 앞당길 수 있음 초기의 과도한
출원에 대하여 비용 부담을
무모한 해외출원을 방지 늦출 수 있음
해외출원 / 조약우선권
7B
PCT 국제출원의 장 · 단점

단점

각국의 지정국에서 소요되는 각 지정국에서 실제로 특허를

출원 비용 이외에 별도의 취득하는 시점이 전통적인
국제출원비용을 추가 부담 방법에 비하여 훨씬 늦어짐

권리의 존속기간이 짧아짐

해외출원 / 조약우선권 8

파리조약의 주요 내용

내국민 대우의 원칙
- 실체적인 면에서 타 동맹국의 국민이 자국 내에 주소 / 영업소가 없더라도
자국민과 동일한 대우를 하여야 한다는 원칙
- 동맹국 국민은 물론이고 , 동맹국 중 하나의 국적을 가진 이중국적자 ,
비동맹국 국민 / 무국적자 중에서 동맹국에 주소 또는 진정하고 유효한 영업소를
가진 국민 ( 준동맹국 국민 ) 에 대해서도 적용됨

우선권 (Priority Right)

- 절차적인 면에서 내외국인 평등 취급
- 제 1 국에 최선의 정규의 출원을 한 자 / 승계인이 일정기간 내에 다른 동맹국
( 제 2 국 ) 에 동일한 내용의 출원을 한 자는 제 1 국 출원일을 기준으로 특허성
등 판단
- 제 1 국 출원일과 제 2 국 출원일 사이에 타인의 다른 출원 / 공개 등으로
불이익을 받지 않음
해외출원 / 조약우선권 9A

파리조약 우선권의 요건

주체적 요건 ( 출원인 동
일)
- 제 1 국 출원인 및 그 승계인이 제 2 국에서 우선권을 주장할 수 있음
- 발명자라고 하더라도 제 1 국에서 자신 명의로 특허출원을 하지 않았다면 제 2
국에서 우선권 주장 불가능하다고 해석
- 제 1 국 출원의 권리를 양도하였다고 하더라도 ,
양수인이 제 2 국에서 우선권까지 양도된 것은 아님 .
( 다툼이 있을 수 있으므로 계약서에 해외 특허출원에 대한 권리의 양도 여부를
명확히 확정할 필요가 있음 )
해외출원 / 조약우선권 9B

파리조약 우선권의 요건

객체적 요건 ( 발명 내용 동일 )
- 제 1 국 발명과 제 2 국 발명 내용이 동일
- 제 1 국 출원의 명세서 및 도면에 기재된 발명과 제 2 국 출원의 청구의 범위에
기재된 발명을 비교함

Cf. 복합우선 : 제 1 국의 최초발명 (X) 과 제 1 국 / 다른 동맹국에 출원한 관련

발명 (Y) 을 우선기간 내에 출원하는 경우
 각각의 발명에 대하여 최초 출원한 국가의 출원일을 기준으로 특허성 판단

부분우선 : 제 1 국 출원에 포함되지 않은 발명을 제 2 국에 출원하는 경우

 제 1 국 출원에 포함되지 않은 발명은 우선권 불인정
해외출원 / 조약우선권 10

파리조약 내용

우선권 주장

우선기간의 준수
- 특허 / 실용신안은 1 년 , 디자인 / 상표는 6 월

우선권 주장기간
- 파리조약은 각 동맹국에 일임
- 우리나라는 특허출원을 할 때 , 취지 등 기재 ( 특허법 § 54③)

제 1 국 출원 요건

출원의 정규성
- 출원 결과에 관계 없이 출원 일자를 확정하기에 적합한 출원
- 출원이 무효 / 포기 / 취하 / 거절 -> 우선권 주장 가능

출원의 최선성
원칙적으로 제 1 국 출원 중 가장 먼저 출원된 것에 기초해서 우선권 주장 가능
해외출원 / 조약우선권 11

파리조약 내용

조약우선권 성질
- 1 국 출원과 분리 ( 독립성 )
- 모든 동맹국에 출원 ( 복수성 )
- 행사될 때까지 보류 / 소멸 ( 잠재성 )
- 제 2 국 출원과 같은 운명 ( 부속성 )
- 제 1 국 발명과 제 2 국 발명 동일 ( 동일성 )
- 우선기간이 종료되면 소멸 ( 한시성 )

특허독립의 원칙
- 각 동맹국에서의 권리는 다른 동맹국에 출원한 권리에 종속되지 않는다는
원칙
- 각 나라마다 별개의 권리가 병존 가능
- 우선권을 주장한 경우에도 실제로 출원한 국가의 출원일로부터 권리가 존속
해외출원 / 조약우선권 12A

특허협력 조약

탄생 배경
- 파리조약은 특허독립의 원칙에 따라 보호를 받고자 하는 국가에 출원하여야 함
- 특허 획득이 가능한지 여부를 알 수 없는 상태에서 1 년 이내에 언어 및
제도가 다른 국가에 특허 출원하는 것은 경제적 / 절차적으로 상당한 부담 .
- 파리조약의 특별 협정으로서 특허협력조약 (PCT) 이 체결됨 .
- 특허 / 실용신안의 해외 출원 절차를 간소화하는 한편 , 선행기술 조사를 통하여
개발도상국의 기술 원조 , 개별 국가로 출원하기 전에 특허성 타진 등 목적
해외출원 / 조약우선권 12B

특허협력 조약

절차

국제단계
1. 국제출원 : 출원일 인정 ( 수리관청 )
2. 국제조사 ( 국제조사기관 , 구속력 없음 )
 국제조사보고 후 일정기간 내에 청구의 범위에 대해서 보정 가능 (PCT 제 19
조)
3. 국제공개 ( 한국어도 가능 )
4. 국제예비심사 ( 선택 , 국제예비심사기관 , 구속력 없음 )
 국제예비심사보고서 작성 전에 PCT 34 조 ( 명세서 / 청구의 범위 모두 가능 )

국내단계
- 한국어로 국제출원 된 것이 아니라면 우선일로부터 31 개월 이내 ( 신청에
의하여 1 달 연장 가능 ) 에 번역문 제출 등 ( 국제특허출원 )
해외출원 / 조약우선권 13

조약우선권

의의 및 취지

- 여러 나라에서 특허 보호를 받고자 하는 경우 , 언어 / 절차 등의 문제로 동시에

진행하는 것은 사실상 불가능
- 조약 동맹국 제 1 국에서 특허출원 후 일정기간 ( 우선기간 ) 내에 제 2 국에서
특허출원을 하는 경우 ,
 특허요건 / 선출원 주의 판단은 제 1 국 출원일 기준 (§54①)

- 결국 , 우선권이란 , 제 1 국에 출원한 자가 우선기간 내에 동일발명에 대하여 제

2 국 등에 출원하면 제 2 국 / 제 3 국 출원에 대하여 제 1 국 출원일에 출원한 것과
동일하게 취급할 것을 주장할 수 있는 권리
- 출원일 자체가 1 국 출원일로 소급되는 것은 아님
 특허권의 존속기간은 제 2 국에서의 현실의 출원일
해외출원 / 조약우선권 14

조약우선권
요건

우선권을 주장할 수 있는 자
- 조약동맹국 국민 / 비동맹국 국민 , 대한민국 국민도 외국 출원에 기초하여 가능
- 제 2 국 출원인은 제 1 국 최초 출원인 / 승계인으로서 제 2 국에 출원할 권리를
가지는 자
 제 1 국 출원인의 승계인이라고 하더라도 제 2 국 출원의 우선권을 갖는 것은
아니며 , 제 2 국 출원에 대한 우선권까지 승계하여야 함

출원 내용의 동일성

- 제 1 국 출원의 명세서 전체와 제 2 국 출원의 청구항에 기재된 발명을 비교
- 제 1 국 출원의 특허청구범위에 기재되지 않았으나 , 상세한 설명에 기재된
발명에 대해서도 우선권 주장 가능

우선기간
- 특허 / 실용신안은 1 년 / 디자인 / 상표는 6 월
- 제 1 국의 실용신안을 제 2 국에서 디자인으로 출원하는 경우에도 6 월
해외출원 / 조약우선권 15

조약우선권

절차

우선권 주장
- 언제까지 우선권을 주장하여야 하는 것에 대해서 파리조약은 동맹국에 일임
- 우리나라는 특허출원을 할 때 특허출원서에 취지 , 최초 출원한 국가명 , 출원의
연월일을 기재하여야 함 (§54③)

우선권 증명서류의 제출 1 (§54④)

- 원칙적으로 최초로 출원한 정부가 인정하는 특허출원의 연월일을 기재한 서면 ,
발명의 명세서 및 도면의 등본을 제출
- 일본 / 미국 , EPC 체약국 ( 우선권 주장의 기초출원이 유럽출원인 경우 ) 등은
최초 출원국가 특허출원 번호를 기재한 서면으로 , 실무에서는 특허출원 번호를
출원서에 기재하는 것으로 가능
- 우선권 증명서류는 최선 출원일로부터 1 년 4 월 이내에 제출 (§54⑤)
- 번역문 ( 심사 / 심판에서 필요한 경우에만 )
해외출원 / 조약우선권 16

조약우선권

우선권 주장의 추가 /
보정
- 1 국 출원일로부터 1 년 이내에 우선권 주장을 한 경우에 한하여 최선일로부터 1
년 4 월 이내에 우선권 보정 / 추가 가능 (§54⑦)

우선권 주장 효과
- 제 1 국 출원일을 기준으로 특허성 판단
- 제 1 국 출원일과 제 2 국 출원일 사이에 제 3 자가 동일발명을 하거나 동일한
발명이 공지되었다고 하더라도 특허 가능
- 제 3 자에 대한 권리 불인정

- 특허출원 시에 우선권을 주장하였으나 , 우선권 증명서류를 정해진 기간 내에

제출하지 않으면 우선권 주장의 효력이 상실될 뿐 (§54⑥), 특허출원이 무효가
되는 것은 아님 .
국내 우선권 1-
1
의의 및 취지
- 국내 출원인이 선출원과 관련 있는 발명에 대해서 새로운 출원을 하면서
우선권을 주장하는 경우에 선출원일 기준으로 특허성 판단
- 개량발명에 대해서 보정이 불가능한 문제를 해결하고 , 관련 발명을 하나의
출원으로 진행하여 포괄적인 출원의 보호
- 파리조약상의 우선권 주장에 따른 내외국인 사이의 불평등 해소 (§55)

요건
1. 선출원이 특허청에 계속 중
- 선출원이 무효 / 포기 / 취하 / 거절결정이 확정된 이후에는 불가능
2. 출원인 동일
- 후출원인은 선출원인과 동일인이거나 그 승계인
3. 선출원의 요건
- 선출원은 국내에서 출원된 특허 / 실용신안등록 출원이어야 함
- 선출원은 분할출원 / 변경출원이 아니어야
 국내우선권의 동일성 판단 이전에 분할 / 변경출원의 요건을 심사하여야
하므로 사무처리의 번잡 등을 고려한 것임
국내 우선권 1-
2
요건
1. 선출원이 특허청에 계속 중
- 선출원이 무효 / 포기 / 취하 / 거절결정이 확정된 이후에는 불가능
2. 출원인 동일
- 후출원인은 선출원인과 동일인이거나 그 승계인 ;
대법원은 우리나라에 먼저 특허출원을 하고 ( 출원인 A), 해당 선출원에 대한
권리의 양수인이 선출원의 명의를 변경하지 않은 상태에서 , 선출원을 기초로
우선권 주장을 하여 PCT 출원 ( 국제출원 , 출원인 B) 을 한 뒤에 , 국내로 진입한
경우 , 권리이전계약서 등에 따라 출원인 B 가 우선권을 주장할 수 있는 권리를
정당하게 승계받았는지의 여부를 확인하지 않고 , 후출원 당시에 출원인
명의변경신고를 마치지 않았다는 이유만으로 우선권 주장을 무효로 볼 수는
없다고 판단함 ( 대법원 2019.10.17 선고 2016 두 58543, 2017 후 1274)
3. 선출원의 요건
- 선출원은 국내에서 출원된 특허 / 실용신안등록 출원이어야 함
- 선출원은 분할출원 / 변경출원이 아니어야
 국내우선권의 동일성 판단 이전에 분할 / 변경출원의 요건을 심사하여야
하므로 사무처리의 번잡 등을 고려한 것임
국내 우선권 2

절차
- 후출원 ( 국내우선권 주장 출원 ) 을 할 때 , 그 특허출원서에 우선권 주장의
취지와 선출원 표시 (§55②)  선출원에 대한 출원서류가 특허청에 제출되어
있으므로 우선권증명서류 제출 불필요
- 국내우선권 주장의 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 경우에는
최선출원일로부터 1 년 4 월 이내에 우선권 주장 보정 / 추가 가능 (§55⑦)

효과

특허성 판단 소급
- 후출원 발명 중에서 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 발명 등에 대한
특허성 판단 등은 선출원일을 기준으로 판단 (§55③)

선출원의 출원공개 의제 (§55④)

- 후출원의 최초명세서에 기재된 발명 (A, B, C) 중 , 선출원의 최초 명세서에
기재된 발명 (A, B) 은 후출원이 출원공개 / 등록공고 되었을 때 선출원이
출원공개 된 것으로 의제
국내 우선권 3

효과

이중의 우선권 불인정 (§55⑤)

- 선출원이 별도로 조약우선권이나 국내우선권을 주장한 경우  거듭된
우선권 주장을 인정하면 우선기간이 사실상 연장되기 때문
- But, 최선출원 (A), 선출원 ( B), 후출원 (A, B, C) 의 경우에 후출원 (C) 이 최선
출원일로부터 1 년 이내에 복합우선권을 주장하는 경우에는 각각의 발명에
대한 우선권 효과가 인정됨

선출원의 취하 등 (§56)
- 선출원은 출원일로부터 1 년 3 월 전에 무효 / 취하 / 우선권 주장이 취하된
경우를 제외하면 선출원일로부터 1 년 3 개월이 지나면 취하 간주
- 선출원일로부터 1 년 3 개월이 경과한 후에는 국내우선권 주장 취하 불가능
( 선출원 취하 )
- 국내우선권을 주장하는 후출원이 선출원일로부터 1 년 3 월 이내에 취하된
경우에는 우선권 주장도 취하 간주  선출원 취하 방지
출원공개 / 심사청구 1

특허출원 심사
- 특허출원 된 발명에 대하여 특허성 여부를 판단하는 심사관의 행위

- 법적 안정성을 위해서 대부분의 국가는 심사주의 채택

 과학기술의 진보에 따라 기술 내용의 고도화 / 복잡화로 심사 지연

- 전통적인 심사주의의 문제점 해소 방안

 출원공개제도 , 심사청구제도
출원공개 / 심사청구 2

출원공개제도

의의 및 취지
- 특허출원 후 일정기간이 경과하거나 출원인의 신청에 의하여 모든
특허출원에 대하여 그 내용을 공개하고 일정 법률적 보호를 부여하는 제도
(§64)
- 심사지연에 의한 발명공개의 지연 방지관계 행정기관 등에 조사 의뢰 가능
 심사의 질 향상
 쓸데없는 중복투자 방지 ( 잠수함 특허 방지 )
공개 시기 (§64①)
1. 직권에 의한 출원공개
- 출원일로부터 1 년 6 개월 경과
- 우선권을 주장한 경우에는 우선일 기준
2. 조기공개
- 출원인의 신청에 의한 것
출원공개 / 심사청구 3

출원공개제도

공개의 예외 (§64① 단
서 ) 취하 / 무효 / 거절결정 확정 등 출원 계속이 종료된 것
- 그 전에 출원이
- 등록공고 된 경우
- 특허청구범위가 기재되지 않은 경우 (1 년 2 개월 )
- 외국어 특허출원에 대한 국어번역문이 제출되지 않은 경우 (1 년 2 개월 )
- 비밀취급 출원은 비밀 해제 시까지 출원 공개 보류

출원공개의 방법
- 공개용 특허공보에 출원심사 청구 사실 / 출원인 인적 사항 / 출원일 등의
서지사항과 출원서에 첨부한 명세서 / 도면 / 요약서를 전부 공개하는 방법을 채택
( 시행령 §19③)
- 공서양속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는
사항은 게재하지 않음
출원공개 / 심사청구 4

출원공개제도

효과 ( 보상금청구권 ; (§65)

의의
- 출원공개 후 적법한 권한 없이 출원발명을 업으로서 실시한 자에 대하여 일정한
보상금을 청구할 수 있는 권리
- 출원공개는 기술독점에 대한 대가는 아니므로 보상금 청구권은 ‘발명의 공개에
대한 대가’가 아님 .
- 발명의 조기공개로 인한 출원인의 피해를 구제하기 위한 특별한 권리라고 해석

보상금청구권의 행사 (§65①)
- 상대방은 특허출원 공개 후 특허출원 된 발명임을 알고 업으로서 실시하는 자
- 특허출원 된 발명임을 알았다는 것을 증명하기 곤란  서면 경고 (
내용증명우편 ), 악의의 실시자에게는 불필요하다는 견해도 있음 .
- 경고 후에 보정에 의하여 특허청구범위에 변경이 가해진 경우에 재 - 경고 필요
출원공개 / 심사청구
5A
출원공개제도

효과 ( 보상금청구권 ; (§65)

보상금액
- 특허 출원인은 경고를 받거나 출원공개 된 발명임을 알고 실시한 자에게 경고를
받거나 출원공개 된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그
특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을
청구할 수 있음 (§65②)
 즉 , 해당 기간 동안의 실시료 상당액

보상금청구권의 행사시기
- 보상금 청구권은 당해 특허출원에 대한 특허권의 설정등록이 있은 후에 행사할
수 있고 , 설정등록일로부터 3 년 이내에 행사하여야 함 (§65③⑤)
- 설정등록 될 때까지 보상금청구권을 행사할 수 없으므로 이러한 폐해를
최소화하기 위해서는 우선심사제도를 활용할 필요
출원공개 / 심사청구 5B

출원공개제도

효과 ( 보상금청구권 ;§65)

보상금 청구권과 특허권의 관계

- 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 않음 (§65④)
- 보상금을 지급한 물건에 대해서는 특허권 불행사 특약을 맺을 필요성
- 특허출원이 무효 / 포기 / 취하 / 거절결정 확정 또는 무효심결이 확정 ->
보상금청구권은 처음부터 없었던 것으로 간주 (§65⑥)
출원공개 / 심사청구 6

출원공개제도

효과

확대된 선출원
우선심사의 대상 ( 제 3 자 위법 실시의경우 )
미생물관련 발명
- 기탁된 미생물 관련 발명을 시험 / 연구하기 위하여 실시하고자 하는 자는
기탁기관에 미생물 시료를 분양 받을 수 있음
- 과거에는 정보제공 가능 ( 현재는 출원공개 이전에도 정보제공 가능 )

비밀 해제 -> 전문기관 등에 협조 요청

출원공개 / 심사청구 7

심사청구제도

의의
- 특허출원 후 다른 신기술이 개발되어 출원 발명의 가치가 없어진 경우 , 발명이
개척 발명이어서 그 실시화에 상당한 기간이 필요하므로 권리화를 서두를
필요가 없는 경우 등 - 출원의 목적 / 가치에 따라 권리화의 필요 여부는 다양함
- 출원 후 일정기간 내에 심사청구료를 납부하고 심사청구의 절차를 밟은 출원에
대해서만 실체적 심사 -> 심사 촉진 (§59)

청구기간
- 원칙적으로 출원일로부터 3 년 (§59②; 2017s 년 3 월 1 일 이후 출원 ; 그 전에는
5년)
 우선권을 주장한 경우에는 실제 출원일이나 , 국제특허출원의 경우에는
국제출원일 기준
- 특허청구범위 기재 유예
 이 경우 , 특허출원인은 특허청구범위를 기재한 명세서 첨부 후 (§59② 단서 )
- 분할 / 변경출원의 경우에는 , 분할 / 변경출원일부터 30 일 내에 가능 (§59③)
출원공개 / 심사청구 8

심사청구제도

심사청구인
- 특허출원인은 물론 제 3 자도 가능 ( 다만 , 출원인은 청구범위를 기재하지
않았거나 국어번역문을 제출하지 않았을 때는 심사청구 불가능 )
 제 3 자도 해당 특허출원에 관심을 가지며 출원인에게 불리한 것이 아니기
때문
 특허 출원인에게 심사청구 사실을 통지하여 , 보정 등을 할 수 있도록 유도

절차
- 특허출원번호를 기재한 출원심사청구서 + 심사청구료 납부 (§60①)
- 제 3 자 심사청구  출원인에게 통지 (§60③)
- 이 경우에 출원인이 청구항을 보정하여 청구항 수가 증가한 경우에는 증가한
청구항에 대해서는 출원인이 부담
 수수료를 납부하지 않으면 보정 무효 (§16① 2 문 )
- 심사청구 사실을 공고 (§60②)  중복심사청구 방지
출원공개 / 심사청구 9

심사청구제도

심사청구의 효과
- 특허출원에 대한 심사는 특허 출원일이 아니라 심사청구 순으로 진행
- 분할 / 변경출원은 원출원의 심사청구 순위
- 심사청구 취하 불가
- 3 년 내에 심사청구 無 -> 출원 취하 간주 (§59⑤)
Cf. 2017 년 3 월 1 일 이전 출원은 5 년
출원공개 / 심사청구 10

우선심사제도

타인의 실시 (§61 i)
- 특허출원 공개 후에 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원 된 발명을
실시하고 있다고 인정되는 경우
- 보상금 청구권을 행사하려면 특허로 조기에 등록될 필요가 있고 , 제 3
자로서도 해당 특허출원에 대하여 신속하게 결과를 알 필요가 있음

긴급한 처리가 필요한 경우 ( 시행령 §9)

방위산업분야의 특허출원 ; 녹색기술과 직접 관련된 특허출원 ; 수출촉진에 직접
관련된 특허출원…벤처기업 / 기술혁신형 중소기업의 특허출원 / 조약 우선권
주장의 기초가 되는 특허출원 , 출원인이 실시 또는 실시 준비중인 특허출원 ,
전자상거래와 직접 관련된 특허출원…
- 외국특허청장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 ( 특허심사 하이웨이 /PPH)
- 전문기관에 선행기술 조사 의뢰한 경우

Cf. 심사유예제도 ; 일괄심사제도

출원공개 / 심사청구 11

재심사청구제도

의의 및 취지 (§67 의 2)
- 종전에는 거절결정 후에 반드시 일정기간 내에 불복심판을 청구하여야 하고 ,
일정기간 내에 보정을 한 경우에 한하여 심사관이 다시 심사하는 제도 ( 심사전
치)
 심판청구의 증가 / 대부분은 심사전치를 통해서 특허결정
- 2009 년 개정법에서 , 심사전치제도를 폐지하고 1 회에 한하여 보정과 동시에
재심사를 청구하여 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 함 .

절차
- 거절결정등본을 송달받은 날부터 30 일 ( 연장되었으면 연장된 기간 ) 이내에
명세서를 보정하면서 재심사 청구 (§67 의 2① 본문 )
- 재심사에 따른 특허거절결정이 있거나 , 재심사청구 전에 거절결정불복심판이
있으면 재심사 청구 불가능 ((§67 의 2① 단서 )
 최초 거절결정 후에는 재심사와 불복심판 중에서 선택 가능
출원공개 / 심사청구 12

재심사청구제도

효과
- 종전의 거절결정은 취하 간주 (§67 의 2②)
- 분할출원과 함께 활용하면 등록 가능한 청구항만으로 심판청구 없이 특허 가능
- 일반적인 심사청구와 마찬가지로 재심사 청구 취하는 불가능 (§67 의 2③)
심사절차 1

심사의 대상
- 실체심사는 심사 청구된 경우에 한함
 특허 출원 시점에 공개되어 있는 선행기술과 비교하여 특허성 여부를
심사하고 ,
 그 외에도 심사관은 선출원의 존재 , 명세서 기재요건의 구비여부 , 보정의
적정 여부 등 특허부여의 전제가 되는 사항을 심사 , 판단

의견제출이유 / 거절이유 통지
- 심사 결과 특허를 받지 못하는 이유 ( 거절이유 ) 가 있다고 인정되면 ,
의견제출통지
 의견서 / 보정서를 고려하여 재심사
 거절이유를 극복하지 못하면 거절결정
 거절이유가 없으면 특허결정
심사절차 2

거절이유 (§62, 한정적 열

거)
(i) §25( 외국인의 권리능력 ), §29( 산업상 이용 가능한 발명 / 신규성 / 진보성 /
확대된 선원 ), §32( 공서양속 ), §36( 선출원 ), §44( 공동출원 )
(ii) §33① ( 무권리자 출원 )
(iii) 조약 규정 위반
(iv) §42③ (2 호 포함 )/④/⑧( 명세서 / 청구항 기재 ) 또는 §45(1 발명 범위 ) 위반
(v) §47②( 신규사항 금지 ) 에 위배된 보정
(vi) §52①( 신규사항 금지 ) 에 위배된 분할출원
(vii) §53①( 신규사항 금지 ) 에 위배된 변경출원

거절이유 통지 및 의견 청취

- 거절이유가 있다고 하더라도 바로 거절결정을 해서는 안 되며 기간 ( 통상 2 월 )

을 정하여 의견제출기회를 부여 (63§① 본문 )
- but, 보정각하결정은 의견제출기회 없음 ( 단서 )
- 청구항이 2 이상인 경우 , 청구항 별로 거절이유 명시 (§63②)
- 의견서 / 보정서를 고려해서 다시 심사한 후에 거절결정 / 특허결정
심사절차 3

직권재심사 (§66 의 3)
- 2017 년 3 월 1 일 개정 특허법에서는 심사관은 특허결정된 출원에 대하여
명백한 거절이유를 발견한 경우 , 다음의 경우를 제외하고 직권으로
특허결정을 취소하고 재심사 할 수 있도록 규정함 .
1) 법 42 조제 3 항제 2 호 ( 배경기술 기재 ), 8 항 ( 청구항 기재 ), 45 조 (1 발명 )
위반
2) 특허권이 설정 등록된 경우 ,
3) 특허출원이 취하 / 포기된 경우
- 특허결정 취소 통지를 받기 전에 해당 특허출원이 2) 또는 3) 에 해당하면 ,
특허결정의 취소는 처음부터 없던 것으로 됨 .
특허 등록

특허 등록 시기

- 특허결정을 받으면 결정등본 송달 후 3 월 ( 추납기간 6 월 ) 이내에 3 년치

특허료 일시에 납부 (§79)
 특허권 설정등록 / 특허증 교부 (§86)
- 특허등록원부에는 특허권 / 실시권 / 질권 등에 대한 권리 사항 등록 (§85)

등록공고 (§87)

- 특허 등록이 있으면 특허청장은 그 특허에 대하여 특허공보를 게재  등록

공고
- 등록공고가 있는 날부터 3 월간 출원서류 등을 공중이 열람할 수 있도록 함
 특허권 공시
- 비밀취급을 요하는 경우에는 비밀취급 해제 시까지 등록공고 보류