BỘ MÔN: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ;

LỚP: CLC45A.

BUỔI THẢO LUẬN THỨ NĂM:

CÁC ĐỐI TƯỢNG QUYỀN
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh sách sinh viên thực hiện:

Họ và tên Mã số sinh viên

Đỗ Mai Anh 2053801011010

Văn Ngọc Phương Anh 2053801013014

Doãn Thái Khả Hưng 2053801011100

Phan Nam Khánh 2053801014104

Trần Đăng Khoa 2053801014112

Lê Thị Hồng Nhung 2053801011186

Chu Thị Thanh Phương 2053801011353

Nguyễn Võ Minh Thi 2053801011244

Nguyễn Lê Tú Trinh 2053801014283

 A. LÝ THUYẾT
1. Điều kiện bảo hộ của tên thương mại (TTM) là gì?
Điều kiện bảo hộ của tên thương mại được quy định lần lượt các Điều 76, 77, 78
LSHTT.
Về điều kiện chung, tên thương mại sẽ được Nhà nước bảo hộ nếu “có khả năng
phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong
cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”
Bên cạnh quy định chung, tên thương mại để có thể được bảo hộ cần thoả mãn đủ
các yêu cầu luật định:
Một là Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử
dụng;
Tên riêng chính là một trong những đặc điểm quan trọng trong việc nhận dạng, phân
biệt các chủ thể kinh doanh. Trong tên thương mại bao gồm hai thành phần là phần mô tả
và phần tên riêng. Trong đó phần mô tả dùng để xác định loại hình doanh nghiệp của doanh
nghiệp. Ngoài hai thành phần pháp luật quy định ra, tên thương mại còn có thể bao gồm
phần mô tả mô hình kinh doanh của mình.
Vẫn có không ít những trường hợp đặt tên thương mại không thật sự đúng với cấu
trúc quy định. Tuy nhiên, qua thời gian, có một vài thương hiệu được người tiêu dùng Việt
Nam nhớ đến. Đồng thời, từ khi thành lập đến nay công ty đều gắn với tên gọi này và
không xảy ra tranh chấp nào với các công ty khác về tên gọi. Trong trường hợp này tên gọi
đó vẫn sẽ được pháp luật bảo vệ.
Hai, Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người
khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
Đây là một chế định quan trọng có chức năng giúp khách hàng có thể phân biệt sự
khác nhau giữa các chủ thể kinh doanh trên cùng lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh
doanh. Không chỉ có LSHTT quy định về vấn đề tên thương mại không trùng hay gây nhầm
lẫn mà ngay ở Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã cấm về hành động này.Việc đặt tên trùng
hoặc gây nhầm lẫn có thể khiến các doanh nghiệp cùng hay giống tên khác phải chịu những
rủi ro không đáng có. Vậy nên để bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp đó, pháp luật cho
rằng hành vi đó sẽ là hành vi xâm phạm đến tên thương mại.
Đối với điều kiện này, pháp luật yêu cầu ba nội dung: Thứ nhất, tên thương mại
không được trùng hay nhầm lẫn với những tên thương mại khác. Để có thể xác định được
có trùng hay nhầm lẫn cần phải so sánh thành phần tên riêng giữa các tên thương mại với
nhau. Thứ hai, xác định thời điểm sử dụng tên thương mại để biết tên thương mại nào được
sử dụng trước. Thứ ba, Xác định lĩnh vực kinh doanh và khu vực kinh doanh có trùng hay
không.
Cuối cùng, Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của
người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử
dụng.
Nếu tên thương mại gây xung đột với hai đối tượng là sở hữu công nghiệp nhãn hiệu
và chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký bảo hộ trước đó thì sẽ không được pháp luật công nhận
bởi vì trong tình huống nãy tên thương mại không có khả năng phân biệt.
Để lý giải cho sự hạn chế này của pháp luật, ta có thể thấy hai đối tượng trên đều
được gắn lên sản phẩm và dùng để nhận dạng thương hiệu hàng hoá trên thị trường. Vậy
nên luật pháp đặt ra những quy định này nhằm tránh tình trạng chồng chéo sản phẩm giữa
doanh nghiệp. Đồng thời sẽ giảm bớt những nguy cơ, hành vi xâm phạm tên thương mại,
nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý.
Pháp luật quy định một các đối tượng không hoạt động kinh doanh sẽ không được
bảo hộ tên thương mại tại Điều 77 Luật này bao gồm: Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,
tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc chủ thể.
 2. So sánh sự khác nhau của TTM và nhãn hiệu?

Tiêu chí TÊN THƯƠNG MẠI NHÃN HIỆU

CSPL: khoản 16 Điều 4

CSPL: khoản 24 Điều 4 LSHTT
LSHTT

Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng

Nhận diện trong hoạt động kinh doanh để phân

Là dấu hiệu dùng để phân biệt
biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi
hàng hoá, dịch vụ của các tổ
đó với các chủ thể kinh doanh khác
chức, cá nhân khác nhau.
trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh
doanh.

CSPL: Điều 78 LSHTT CSPL: Điều 72 LSHTT

Cấu tạo Được cấu tạo bởi từ ngữ, hình

Được cấu tạo bởi chữ, số phát âm được. ảnh, biểu tượng, là sự kết hợp
của ngôn ngữ và hình ảnh.

CSPL: Điều 76 LSHTT CSPL: Điều 87 LSHTT

Một chủ thể kinh doanh có thể

Số lượng
Một chủ thể kinh doanh chỉ có thể có đăng ký sở hữu nhiều nhãn
một tên thương mại. hiệu cho những loại hàng hóa,
dịch vụ khác nhau.

CSPL: điểm a khoản 3 Điều 6

CSPL: điểm b khoản 3 Điều 6 LSHTT
LSHTT

Quyền sở Xác lập trên cơ sở chủ sở hữu sử dụng
hữu công hợp pháp tên thương mại, không cần
nghiệp đăng ký.
CSPL: Điều 76, 78 LSHTT
Tên thương mại được bảo hộ nếu có
khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh
mang tên thương mại đó với chủ thể
kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực
kinh doanh. Tên thương mại được coi
là có khả năng phân biệt phải đáp ứng
các điều kiện:
- Chứa thành phần tên riêng, trừ trường
Điều kiện
hợp đã được biết đến rộng rãi do sử
bảo hộ dụng.
- Không trùng hoặc tương tự đến mức
gây nhầm lẫn với tên thương mại mà
người khác đã sử dụng trước trong
cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.
- Không trùng hoặc tương tự đến mức
gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người
khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được
bảo hộ trước ngày tên thương mại đó
được sử dụng.
Xác lập trên cơ sở đăng ký và
được Cục SHTT cấp văn bằng
bảo hộ hoặc có nhãn hiệu đã
đăng ký quốc tế được cơ quan
có thẩm quyền công nhận hoặc
có nhãn hiệu nổi tiếng.
CSPL: Điều 72, 74 LSHTT
Nhãn hiệu được bảo hộ nếu
đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Là dấu hiệu nhìn thấy được
dưới dạng chữ cái, từ ngữ,
hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình
ba chiều hoặc sự kết hợp các
yếu tố đó, được thể hiện bằng
một hoặc nhiều màu sắc.
- Có khả năng phân biệt hàng
hóa, dịch vụ của chủ sở hữu
nhãn hiệu với hàng hóa, dịch
vụ của chủ thể khác.
- Các trường hợp nhãn hiệu
không bảo hộ được: nhãn hiệu
trùng hoặc tương tự đến mức
gây nhầm lẫn với hình quốc
kỳ, quốc huy, biểu tượng của
cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị, …
 Có thể bảo hộ dấu hiệu bao gồm thành
phần mô tả. Không bảo hộ cách trình
bày, thể hiện, màu sắc, dấu hiệu quy
định tại Điều 78 LSHTT.
CSPL: Điều 76 LSHTT
Phạm vi
bảo hộ Bảo hộ trong địa bàn, lĩnh vực và khu
vực kinh doanh.
Thời hạn
bảo hộ
Không giới hạn.
CSPL: khoản 3 Điều 139 LSHTT
Chuyển
giao quyền Chỉ có thể là đối tượng của hợp đồng
sở hữu chuyển nhượng quyền sở hữu với điều
công kiện là phải chuyển nhượng kèm theo
nghiệp việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản
xuất kinh doanh và hoạt động kinh
doanh dưới tên thương mại đó.
Ú Như vậy có thể thấy, trên thực tế tên thương mại và nhãn hiệu của một hàng hóa,
dịch vụ có thể trùng nhau, dẫn đến dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, xét về bản chất pháp lý thì
Ú Bảo hộ cách trình bày, cách
thể hiện, màu sắc, không bao
gồm thành phần mô tả. Không
bảo hộ dấu hiệu quy định tại
Điều 73 và khoản 2 Điều 74
LSHTT.
CSPL: khoản 1 Điều 93
LSHTT
Bảo hộ trên toàn quốc
CSPL: khoản 6 Điều 93
LSHTT
10 năm nhưng có thể gia hạn,
mỗi lần gia hạn được 10 năm.
CSPL: khoản 5 Điều 139
LSHTT
Có thể là đối tượng của hợp
đồng chuyển nhượng quyền sở
hữu và hợp đồng chuyển
quyền sử dụng cho tổ chức, cá
nhân đáp ứng các điều kiện
đối với người có quyền đăng
ký nhãn hiệu đó.
đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mà cơ bản nhất có thể thấy: Tên thương mại đại
diện cho một thực thể có năng lực pháp lý (tổ chức, cá nhân), mỗi thực thể chỉ có một tên
thương mại và mỗi tên thương mại chỉ đại diện cho một thực thể. Trong khi đó, nhãn hiệu
đại diện cho hàng hóa, dịch vụ (không là thực thể pháp lý), một nhãn hiệu có thể đại diện
cho nhiều hàng hóa, dịch vụ của cùng một tổ chức, cá nhân.

3. Khái niệm “tên gọi xuất xứ hàng hóa” là gì? Thuật ngữ này và “chỉ dẫn địa lý”
có giống nhau không? Vì sao?

“Tên gọi xuất xứ hàng hóa” (Apellations of orgin) là thuật ngữ được chính thức luật
hóa khái niệm trong Thỏa ước Lisbon về bảo hộ và đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ của
hàng hóa được ký kết năm 1958. Theo đó, bản Thỏa ước này đã đưa ra định nghĩa như sau:
“Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên địa lý của một quốc gia, một khu vực, hay một địa phương
để chỉ định nguồn gốc của sản phẩm mà chất lượng hoặc các đặc trưng của chúng hoàn
toàn do môi trường địa lý quyết định, bao gồm các yếu tố tự nhiên và con người”1.

Hiện nay trong LSHTTcũng có đề cập đến thuật ngữ này ở những điều luật cuối cùng
tuy nhiên lại không được giải thích cụ thể.

Mặt khác, thuật ngữ này cũng từng được nhắc đến, thậm chí được định nghĩa rất cụ
thể, tại Điều 786 của BLDS năm 1995: “Tên gọi xuất xứ hàng hoá là tên địa lý của nước,
địa phương dùng để chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa phương đó với điều kiện những
mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều kiện địa lý độc đáo và
ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó.” Đồng thời, căn
cứ theo quy định của pháp luật hiện nay: “Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc
vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ
bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm nước, hoặc vùng

1
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration (1958),
“geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein,
the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographic environment, including
natural and human factors” (Article 2).
lãnh thổ tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa đó.” (khoản 1 Điều 3 Nghị định số
81/2018/NĐ-CP).

Qua việc viện dẫn các quy định pháp luật về tên gọi xuất xứ hàng hóa, xét thấy, dù
rằng BLDS năm 1995 đã hết hiệu lực thi hành nhưng qua đối chiếu với quy định của pháp
luật quốc tế và cả quy định của pháp luật Việt Nam, đã cho thấy tinh thần của Điều 786
của BLDS năm 1995 vẫn hợp lý và đúng với định nghĩa chung về mặt pháp lý của “tên gọi
xuất xứ hàng hóa” nên hoàn toàn có thể làm cơ sở pháp lý để tham khảo. Vì vậy có thể suy
ra rằng: tên gọi xuất xứ hàng hóa là chỉ dẫn nguồn gốc của hàng hóa mà chính nơi xuất xứ
đó mới có được những đặc trưng về điều kiện địa lý, những yếu tố đặc thù để có thể tạo ra
hàng hóa đó.

Theo đó, “tên gọi xuất xứ hàng hóa” và “chỉ dẫn địa lý” có nhiều nét tương đồng:

- Đều có chức năng chỉ dẫn nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm hàng hóa (một quốc gia,
một khu vực hoặc một địa phương cụ thể).

- Đều mang chất lượng, uy tín, hoặc đặc tính riêng biệt của hàng hóa có được nhờ môi
trường địa lý.

- Đều có yếu tố quyết định đặc trưng của hàng hóa bao gồm cả điều kiện tự nhiên và
con người.

Tuy nhiên, hai thuật ngữ này vẫn có những điểm khác biệt nhất định:

Tiêu chí TÊN GỌI XUẤT XỨ HÀNG HÓA CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Là tên địa lý của nước, địa phương nhằm để

Là dấu hiệu dùng để chỉ
chỉ xuất xứ của mặt hàng từ nước, địa
sản phẩm có nguồn gốc từ
phương đó và các mặt hàng này có các tính
khu vực, địa phương, vùng
Khái niệm chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điều
lãnh thổ hay quốc gia cụ
kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm các
thể. (khoản 22 Điều 4
yếu tố tự nhiên, con người hoặc cả hai yếu
LSHTT).
tố đó.
 Hình thức
Từ ngữ Từ ngữ, hình ảnh, ký hiệu
thể hiện

Mối quan
Một hoặc một số hoặc toàn
hệ giữa
Toàn bộ quá trình sản xuất phải được thực bộ quá trình sản xuất hàng
hàng hóa
hiện tại vùng địa lý đăng ký bảo hộ. hóa được thực hiện ở vùng
và xuất xứ
địa lý đó.
địa lý

Nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Mê

Ví dụ Xoài cát Hòa Lộc, …
Thuột …

Như vậy, những chỉ dẫn nguồn gốc đơn giản, tức là những sản phẩm mà đặc tính của
nó không bắt nguồn từ điều kiện địa lý, sẽ chỉ được xem là chỉ dẫn địa lý chứ không phải
là tên gọi xuất xứ hàng hóa.

B. BÀI TẬP
Bài tập 1: Đọc, nghiên cứu Bản án số 1075/2012/KDTM-ST ngày 27/7/2012 của
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên thương mại trong tên gọi của nguyên đơn và bị đơn là gì? Tên thương mại
giữa hai chủ thể này giống, tương tự hay khác nhau? Vì sao?
Khoản 21 Điều 4 Luật SHTTcó quy định: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá
nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó
với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.” Do đó:
Tên thương mại trong tên gọi của nguyên đơn là: Công ty TNHH Phúc Sinh
Tên thương mại trong tên gọi của bị đơn là: Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập
Khẩu Nông Sản Phúc Sinh
Tên thương mại trùng nhau (giống nhau) là tên thương mại được viết và đọc bằng tiếng
Việt hoàn toàn giống nhau. Vậy nên tên thương mại giữa hai chủ thể này không trùng nhau.
Tuy nhiên tên thương mại giữ hai chủ thể này tương tự với nhau bởi:
 Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh có thành phần
“Phúc Sinh” trong tên thương mại trùng với thành phần phân biệt trong tên thượng mại của
Công ty TNHH Phúc Sinh, điều này đã gây nhầm lẫn chi người tiêu dùng về chủ thể kinh
doanh và cơ sở kinh doanh, nên đây cũng được xem là có dấu hiệu tương tự với tên thương
mại được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày
29/9/2006: “Dấu hiệu bị nghi ngờ trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên
thương mại được bảo hộ; trong đó một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được
bảo hộ nếu giống với tên thương mại về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối
với chữ cái; một dấu hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo hộ nếu tương tự
về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về
chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại được bảo
hộ”.

b) Lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn và bị đơn là gì?

Đối chiếu theo bảng Hệ

thống nhành kinh tế Việt
Bản án xác định
Nam tại Quyết định số
27/2018/QĐ-TTg

Mua bán máy móc, thiết bị - linh kiện điện

tử, vật liệu điện, hàng kim khí điện máy, - Bán buôn máy móc, thiết

máy móc thiết bị văn phòng - phục vụ các bị và phụ tùng máy

ngành sản xuất, phần mền tin học, điện thoại - Bán buôn sách, báo, tạp
Lĩnh vực
kinh di động, máy fax, tổng đài điện thoại đến 32 chí, văn phòng phẩm
doanh của
số, phương tiện vận tải, văn phòng phẩm, đồ - Bán lẻ hàng lưu niệm,
nguyên
đơn chơi trẻ em, hàng thủ công mỹ nghệ, lương hàng đan lát, hàng thủ
thực, thực phẩm công nghệ, thực phẩm chế công mỹ nghệ trong các
biến, thức ăn gia súc, nguyên vật liệu, bán cửa hàng chuyên doanh
thành phẩm, hàng nông sản, vải sợi, nguyên
 phụ liệu ngành may, giày dép, mũ nón, hàng - Bán buôn lương thực,
da - giả da, vật liệu xây dựng, hàng trang trí thực phẩm, đồ uống và
nội thất, đồ gỗ gia dụng, hóa chất (trừ hóa sản phẩm thuốc lá, thuốc
chất có tính độc hại mạnh), hàng gia dụng, lào
băng đĩa, sách báo thiết bị trường học vật tư
- Bán buôn nông, lâm sản
ngành ảnh, dụng cụ thể thao, thiết bị âm
nguyên liệu khác (trừ gỗ,
thanh, ánh sáng, nhạc cụ, trang thiết bị sân
tre, nứa)
khẩu. Đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Dịch
vụ giao nhận hàng hóa. Dịch vụ thương mại. - Dệt
Dịch vụ vận tải hàng hóa, vận chuyển hành - Sản xuất trang phục
khách đượng bộ - thủy. Dịch vụ đóng gói
- Sản xuất da và các sản
bao bì. Cho thuê phương tiện vận tải kho
phẩm có liên quan
bãi. Dịch kiểm đếm hàng hóa.
- Bán buôn vật liệu, thiết
bị lắp đặt khác trong xây
dựng

- Bán buôn đồ dùng gia

đình

- Bán buôn hóa chất

- Dịch vụ đóng gói

- Vận tải kho bãi

- Dịch vụ đại lý, giao nhận

vận chuyển

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ,

Lĩnh vực - Bán buôn nông, lâm sản
tre, nứa) và động vật sống (trừ kinh doanh
kinh nguyên liệu (trừ gỗ, tre,
doanh của động vật hoang dã). Bán lẻ lương thực, thực
bị đơn nứa) và động vật sống
phẩm,... bán buôn cà phê, thủy sản, gạo,
 thực phẩm; Sản xuất bột thô; sản xuất tinh
bột và các sản phẩm từ tinh bột,...; Vận tải
hàng hóa,... dịch vụ giao nhận hàng hóa,...
đại lý ký gửi hàng hóa.
- Bán lẻ lương thực, thực
phẩm, đồ uống, thuốc lá,
thuốc lào chiếm tỷ trọng
lớn trong các cửa hàng
kinh doanh tổng hợp

- Bán buôn lương thực,

thực phẩm, đồ uống và
sản phẩm thuốc lá, thuốc
lào

- Xay xát và sản xuất bột

- Vận tải kho bãi

- Dịch vụ đại lý, giao nhận

vận chuyển
Khi đối chiếu với danh mục các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
(ở đây ta sử dụng quy định pháp luật theo thời điểm mới nhất hiện nay), nhận thấy rằng
nguyên đơn và bị đơn là 2 doanh nghiệp có nhiều ngành nghề kinh doanh trong cùng một
lĩnh vực như: Vận tải kho bãi; Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Bán buôn lương
thực, thực phẩm; Bán buôn nông, lâm sản.

c) Theo bạn, nguyên đơn và bị đơn có cùng khu vực kinh doanh không? Dựa vào
tiêu chí nào để xác định? Giải thích tại sao.
Khoản 21 Điều 4 Luật SHTT có quy định: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá
nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó
với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”
Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh
có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.”
 Theo đó, để xác định khu vực kinh doanh của nguyên đơn và bị đơn, cần dựa vào khu
vực địa lý nơi các chủ thể này có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.
Theo Bản án, nguyên đơn - Công ty TNHH Phúc Sinh có trụ sở chính tại Phòng 403
Sài Gòn House, 384-396 Hoàng Diệu, phường 5, quận 4, thành phố Hồ chí Minh, bị đơn –
Công ty cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh địa chỉ tại 4.41 Lô C,
chung cư Tây Thạnh, đường C4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí
Minh. Nơi đặt trụ sở trong nhiều giao dịch đó là nơi các bên tiến hành giao dịch khi không
có thỏa thuận. Do đó, đây được xem là nơi chủ thể có bạn hàng, khách khàng. Phía nguyên
đơn và bị đơn đều có trụ sở trên cùng khu vực thành phố Hồ chí Minh, vì vậy hai chủ thể
này được xem là có cùng khu vực kinh doanh.

d) Với những phân tích trên, Hành vi của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh có xâm phạm quyền SHTT không? Tại sao?
Căn cứ vào khoản 2 Điều 129 quy định về các hành vi xâm phạm đến tên thương mại:
“Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của
người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm,
dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh
doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.”
Đồng thời dựa vào các hướng dẫn tại Điều 13 Nghị định 105/2006/NĐ-CP thì hành vi của
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh đã xâm phạm quyền
SHTT, cụ thể là xâm phạm đến quyền sở hữu trí tuệ về tên thương mại của Công ty Cổ
phần Phúc Sinh.
Bởi vì theo hồ sơ, tiền thân của phía nguyên đơn là Công ty TNHH Quốc tế Phúc Sinh,
thành lập từ năm 2001. Năm 2007, công ty này đổi thành Công ty TNHH Phúc Sinh và từ
năm 2010 thì đổi thành Công ty Cổ phần Phúc Sinh. Phần tên riêng “Phúc Sinh” trong tên
thương mại của phía bị đơn đã trùng với nhãn hiệu mà phía nguyên đơn đã được bảo hộ
trước đó. Phía bị đơn sử dụng tên giao dịch có chứa thành phần tên riêng “PHÚC SINH”,
“PHUC SINH” trong các công văn, hợp đồng cũng như thông tin trên trang web. Thực tế
khách hàng cũng đã có sự nhầm lẫn giữa hai công ty.
 Dựa vào những phân tích trên, ta có thể thấy tên Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh tương tự đến mức gây nhầm lẫn với Công ty Cổ Phần
Phúc Sinh. Vậy nên đã có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bị đơn đối với nguyên
đơn.

e) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh có phải
tiến hành thủ tục đổi tên Công ty để không còn chứa thành phần tên riêng “Phúc
Sinh” hay “PHUC SINH”, “PHUCSINH” trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh không?
Tại sao?
Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh phải tiến hành
thủ tục đổi tên Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để không gây nhầm lẫn
với Công ty Cổ phần Phục Sinh nữa.
Căn cứ vào khoản 3 Điều 3 Nghị định 99/2013/NĐ-CP quy đinh về hướng xử lý, khắc
phục hậu quả khi xảy ra hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp thì bên vi phạm “buộc
phải thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp.” Pháp luật
quy định trong trường hợp doanh nghiệp xâm phạm đến quyền sở hữu công nghiệp của tổ
chức, cá nhân khác về vấn đề tên thương mại thì phải thay đổi tên sao cho không còn các
dấu hiệu vi phạm trong tên đó nữa. Sự thay đổi này sẽ khiến cho khách hàng, người tiêu
dùng tránh được sự nhầm lẫn khi phân biệt các hàng hoá, dịch vụ mà các phía doanh nghiệp
trùng tên trước đó gây ra.
Tóm lại, về phía bị đơn buộc phải thay đổi tên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh của mình sao cho không còn chứa thành phần tên riêng “Phúc Sinh” “ hay “ PHUC
SINH”, “PHUCSINH”.

f) Cơ sở xác định căn cứ bồi thường của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất
Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh về khoản tiền 23.000.000đ (hai mươi ba triệu đồng)?
Theo nguyên đơn Công ty Cổ phần Phúc Sinh, việc nguyên đơn yêu cầu bị đơn Công
ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Phúc Sinh bồi thường số tiền
23.000.000 đồng chi phí thuê dịch vụ luật sư là dựa trên việc chi phí này phát sinh do hành
vi xâm phạm tên thương mại của bị đơn nên nguyên đơn phải thuê luật sư tư vấn vấn đề
pháp lý về hành vi xâm phạm trên cũng như để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình
khi tham gia tố tụng.
Xét thấy, căn cứ theo quy định pháp luật tại Điều 205 LSHTT, nguyên đơn có quyền
yêu cầu người thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình bồi thường tổn thất về
vật chất và kèm theo chi phí hợp lý trong trường hợp nguyên đơn thuê luật sư. Đồng thời,
trong tố tụng dân sự, mặc dù tại khoản 3 Điều 168 của BLTTDS 2015 quy định chi phí cho
luật sư do người yêu cầu chịu, tuy nhiên, trong trường hợp bị đơn là người có hành vi xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ thì pháp luật có đưa ra ngoại lệ. Theo đó, pháp luật quy định
ngoài việc nguyên đơn được bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần thì phía bị đơn
còn phải thanh toán luôn chi phí hợp lý để thuê luật sư của nguyên đơn (nếu có) (khoản 3
Điều 205 LSHTT). Hơn nữa, nguyên đơn cũng xuất trình được những chứng cứ cụ thể cho
Tòa án về việc thuê luật sư (hai bản hợp đồng).
Do đó, việc Công ty Cổ phần Phúc Sinh đưa ra yêu cầu bồi thường chi phí thuê luật sư
23.000.000 đồng là hoàn toàn có cơ sở.

g) Anh/Chị có đồng ý với quan điểm của Tòa án không? Tại sao?
Nhóm đồng ý với quan điểm của Tòa án trong việc chấp nhận yêu cầu khởi kiện của
nguyên đơn. Bởi lẽ:
Về việc Tòa án xác định bị đơn có hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại
của nguyên đơn là có căn cứ.
Trên thực tế, nhãn hiệu và tên thương mại là hai đối tượng khác nhau về bản chất pháp
lý, tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn thường sử dụng chung tên thương mại và nhãn hiệu
khiến cho các dấu hiệu riêng của hai đối tượng độc lập lại được bảo hộ đồng thời dưới cùng
hình thức tên thương mại và nhãn hiệu, do đó không thể tránh được trường hợp phát sinh
các xung đột trong việc bảo hộ nhãn hiệu và tên thương mại.
Trong vụ việc đang bình luận, nguyên đơn và bị đơn đều có tên thương mại có chung
yếu tố tên riêng Phúc Sinh/PHUCSINH, và đồng thời nguyên đơn cũng đã đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu có yếu tố Phúc Sinh/PHUCSINH. Cho nên trong tranh chấp về quyền sở hữu
công nghiệp này tồn tại sự xung đột về việc tên thương mại được bảo hộ có chứa yếu tố
xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.
Để giải quyết vấn đề xung đột này, Tòa án đã xem xét cụ thể các vấn đề:
+ Thời điểm đăng ký kinh doanh và đăng ký nhãn hiệu: Nguyên đơn Công ty TNHH
Phúc Sinh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào năm 2001 và được cấp Giấy
chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu vào năm 2006, trong khi đó, năm 2008 bị đơn mới được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Lĩnh vực cũng như khu vực kinh doanh của các bên: Các bên đều kinh doanh trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đều có kinh doanh các ngành nghề trong cùng một lĩnh
vực.
+ Ngoài ra, Tòa án còn xem xét việc nguyên đơn đã được bảo hộ độc quyền với nhãn
hiệu có chứa yếu tố tên riêng như tên thương mại là PHUC SINH.
Như vậy, Hội đồng xét xử đã tiến hành đánh giá việc sử dụng thành phần phân biệt
“Phúc Sinh” trong tên thương mại của bị đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm
lẫn với nhãn hiệu và tên thương mại của nguyên đơn hay không. Từ đó đưa ra nhận định
rằng việc bị đơn sử dụng thành phần tên riêng Phúc Sinh trong tên thương mại của mình
như vậy sẽ gây nhầm lẫn với tên thương mại và nhãn hiệu được bảo hộ của nguyên đơn.
Do đó, căn cứ theo khoản 2 Điều 129 LSHTT: “Mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại
trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng
loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh
doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm
phạm quyền đối với tên thương mại.”, Hội đồng xét xử xác định bị đơn bđ có hành vi xâm
phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn.
Về việc Tòa án buộc bị đơn phải bồi thường 23.000.000 đồng cho nguyên đơn là có
căn cứ.
Như đã phân tích ở câu f) chi phí thuê luật sư là khoản bồi thường mà pháp luật sở hữu
trí tuệ cho phép bên bị xâm phạm quyền về sở hữu trí tuệ được quyền yêu cầu đối với bên
có hành vi xâm phạm, được quy định tại khoản 3 Điều 205 LSHTT. Vì vậy, Tòa án nhận
định rằng “do bị đơn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp – nhãn hiệu và tên
thương mại của nguyên đơn – nên nguyên đơn có yêu cầu luật sư để bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của nguyên đơn là có căn cứ, có thực và phù hợp với quy định của pháp luật”
để từ đó, Tòa án ra quyết định buộc bị đơn phải bồi thường khoản chi phí 23.000.000 đồng
này cho nguyên đơn là hoàn toàn có cơ sở.

Bài tập 2: Đọc, nghiên cứu Bản án số 369/2012/KDTM-ST ngày 28/3/2012 của Tòa
án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
a) Tên thương mại trong tên gọi của nguyên đơn và bị đơn là gì? Tên thương mại
giữa hai chủ thể này giống, tương tự hay khác nhau? Vì sao?
Tên thương mại trong tên gọi của nguyên đơn được thành lập theo Giấy phép đầu tư
số 1010/GP-HCM ngày 06/01/2006 với tên gọi là Công ty liên doanh SECOM Việt Nam,
đến ngày 22/7/2008, được chuyển đổi theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000285 do
UBND TPHCM cấp thành Công ty TNHH SECOM Việt Nam (tên viết tắt là “SECOM
VIETNAM).
Tên thương mại trong tên gọi của bị đơn đồng thời là tên doanh nghiệp ghi trong Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102049111 ngày 12/4/2007 và giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp siis 03004927572 ngày 08/12/2010 là Công ty TNHH SE COM.
Tên thương mại giữa hai chủ thể này giống, tương tự nhau. Vì:
(i) Theo quy định tại khoản 2 Điều 129 LSHTT, mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương
mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho
cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể
kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là
xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Như vậy, để xác minh bị đơn có hành vi xâm
phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn hay không, cần xem xét hai yếu tố:
Tên thương mại của bị đơn có trùng hoặc tương tự với tên thương mại của nguyên đơn và
sản phẩm, dịch vụ mà nguyên đơn kinh doanh cùng loại hoặc tương tự với sản phẩm, dịch
vụ mà nguyên đơn kinh doanh đến mức gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh hay không.
Chỉ trong trường hợp thỏa mãn cả hai điều kiên (về tên thương mại mà các bên sử dụng và
về loại sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh doanh) như đã quy định trên thì mới có đủ căn
cứ xác định việc sử dụng tên thương mại của bị đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với
tên thương mại của nguyên đơn.
(ii) Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 34 của LDN năm 2005 cũng như điểm g
khoản 2 Điều 15 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 115/4/2010 của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp, tên doanh nghiệp được coi là gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác
nếu tên riêng của các doanh nghiệp chỉ khác nhau các từ “miền Bắc”, “miền Trung”, “miền
Nam”. “miền Tây’, “miền Đông” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự, trừ trường hợp doanh
nghiệp này là công ty con của doanh nghiệp kia. Trong vụ án này tên riêng của bị đơn là
“SE COM” và tên riêng của nguyên đơn (kể cả trước và sau khi chuyển đổi từ công ty liên
doanh sang công ty TNHH) là “SECOM VIỆT NAM”, chỉ khác nhau bởi hai từ “Việt
Nam”. Ý nghĩa của “Việt Nam” trong trường hợp này là chỉ khu vực địa lý nên có thể xem
là có ý nghĩa tương tự như các từ “miền Bắc”, “miền Trung”, “miền Nam”. “miền Tây’,
“miền Đông” là các từ cũng chỉ khu vực địa lý. Do đó, theo quy định của pháp luật nói
trên, tên thương mại (đồng thời là tên doanh nghiệp) của bị đơn bị xem là tương tự đến
mức gây nhầm lẫn đối với tên thương mại (đồng thời là tên doanh nghiệp) của nguyên đơn
là có căn cứ.

b) Lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn và bị đơn là gì?

Lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn, có ngành nghề kinh doanh bao gồm: Tư vấn và
cung cấp các giải pháp án toàn, bao gồm việc tư vấn các kế hoạch an toàn, hoạt động an
toàn và an toàn về công nghệ thông tin; các dịch vụ tư vấn về thiết bị an toàn và thiết bị
môi trường, bao gồm việc tự vấn thiết kế giám sát lắp đặt và bảo trì thiết bị
Lĩnh vực kinh doanh của bị đơn, với ngành nghề kinh doanh là: lắp đặt, sửa chữa, bảo
trì, mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị báo động – báo cháy,
cửa tự động.

c) Theo bạn, nguyên đơn và bị đơn có cùng khu vực kinh doanh không? Dựa vào
tiêu chí nào để xác định? Giải thích tại sao?
 Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 LSHTT: “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân
dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ
thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Theo nhóm, thì nguyên
đơn và bị đơn có cùng khu vực kinh doanh. Và khu vực kinh doanh ở đây là khu vực địa
lý nơi chủ thể kinh doanh có khách hàng hoặc có danh tiếng.
Tuy nhiên, căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh cụ thể mà các bên đã đăng ký như trên
thì tuy lĩnh vực kinh doanh của các bên đều có liên quan đến cùng một đối tượng hàng hóa
là thiết bị an toàn nhưng vẫn là hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau và sản phẩm, dịch vụ
mà các bên kinh doanh cũng không cùng loại tương tự.
Cụ thể, nguyên đơn chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn còn bị đơn chỉ kinh doanh dịch vụ
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị mà nguyên đơn cho là thiết bị an toàn.
Khi người tiêu dùng có nhu cầu về thiết bị an toàn thì họ sẽ tự xác định nhu cầu của mình
là cần được tư vấn hay cần lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn để lựa
chọn người cung cấp dịch vụ là chủ thể kinh doanh cho phù hợp, không thể có trường hợp
người tiêu dùng có nhu cầu tư vấn (là lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn) lại lựa chọn
dịch vụ của bị đơn vì bị đơn không có kinh doanh dịch vụ này mà chỉ kinh doanh dịch vụ
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn và mua bán thiết bị và các dịch vụ
mà các bên kinh doanh cũng không thể thay thế lẫn nhau.

d) Tòa án có chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Công ty TNHH SE
COM phải chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại đồng thời là tên doanh nghiệp
“Công ty TNHH SE COM” và bồi thường cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư
100.000.000 đồng không? Tại sao?
Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Công ty TNHH SE
COM phải chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại đồng thời là tên doanh nghiệp “Công
ty TNHH SE COM” và bồi thường cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư 100.000.000 đồng
vì những căn cứ sau:
(i) Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải thanh
toán cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 100.000.000 đồng:
 Khác với chế định về bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự là không có quy định
ghi nhận trách nhiệm bồi thường của bên có hành vi xâm phạm đối với khoản chi phí thuê
luật sư mà bên bị vi phạm phải tự mình thanh toán. Trong pháp luật sở hữu trí tuệ, luật có
ghi nhận bên vi phạm có trách nhiệm chi trả khoản chi phí này cho bên bị vi phạm, được
quy định tại khoản 3 Điều 205 LSHTT: “Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại
khoản 1, khoản 2 Điều này, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ
chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để
thuê luật sư.”.
Do nguyên đơn không hoàn toàn có quyền hợp pháp để đưa ra yêu cầu này. Đồng thời,
điều kiện để yêu cầu thanh toán chi phí thuê luật sư này được Tòa án chấp nhận là nguyên
đơn phải chứng minh tính “hợp lý” của khoản chi phí đó. Và nguyên đơn cũng đã không
đáp ứng Điều kiện này bằng việc không cung cấp đầy đủ các chứng cứ bao gồm các chứng
cứ chứng minh về việc Công ty TNHH SE COM đã có hành vi xâm phạm đối với tên
thương mại của nguyên đơn.
(ii) Tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Công ty TNHH SE
COM phải chấm dứt hành vi sử dụng tên thương mại đồng thời là tên doanh nghiệp “Công
ty TNHH SE COM”:
Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn tại phiên tòa cho rằng các
bên có cùng lĩnh vực kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của các bên đều có liên quan đến
đối tượng hàng hóa là các loại thiết bị an toàn (Đại diện nguyên đơn cho rằng đến đối tượng
hàng hóa là các loại thiết bị an toàn). Tuy nhiên, căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh cụ thể
mà các bên đã đăng ký như trên thì tuy lĩnh vực kinh doanh của các bên đều có liên quan
đến cùng một đối tượng hàng hóa là thiết bị an toàn nhưng vẫn là hai lĩnh vực kinh doanh
khác nhau và sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh doanh cũng không cùng loại tương tự.
Cụ thể, nguyên đơn chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn còn bị đơn chỉ kinh doanh dịch vụ lắp
đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị mà nguyên đơn cho là thiết bị an toàn. Khi
người tiêu dùng có nhu cầu về thiết bị an toàn thì họ sẽ tự xác định nhu cầu của mình là
cần được tư vấn hay cần lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn để lựa
chọn người cung cấp dịch vụ là chủ thể kinh doanh cho phù hợp, không thể có trường hợp
người tiêu dùng có nhu cầu tư vấn (là lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn) lại lựa chọn
dịch vụ của bị đơn vì bị đơn không có kinh doanh dịch vụ này mà chỉ kinh doanh dịch vụ
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn và mua bán thiết bị và các dịch vụ
mà các bên kinh doanh cũng không thể thay thế lẫn nhau.
Do đó ý kiến của đại diện bị đơn tại phiên tòa cho rằng nhành, nghề kinh doanh và đối
tượng khách hàng của các bên khác nhau nên không thể cho rằng bị đơn đã xâm phạm
quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn là có căn cứ; ý kiến của luật sự bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng các bên có cùng lĩnh vực kinh doanh để từ
đó cho rằng việc sử dụng tên thương mại của bị đơn là hành vi xâm phạm đối với tên
thương mại của nguyên đơn là chưa có căn cứ.
Như vậy, Tòa án có đủ cơ sở để không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc
bị đơn phải thanh toán chi phí thuê luật sư cho nguyên đơn.

e) Anh/Chị có đồng ý với quan điểm của Tòa án không? Tại sao?
Theo nhóm, đồng ý với quan điểm của Tòa án, vì những căn cứ sau:
(i) Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 LSHTT Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá
nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó
với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Theo nhóm chúng
em thì nguyên đơn và bị đơn có cùng khu vự kinh doanh. Và khu vực kinh doanh ở đây là
khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có khách hàng hoặc có danh tiếng. Tuy nhiên, căn
cứ vào ngành, nghề kinh doanh cụ thể mà các bên đã đăng ký như trên thì tuy lĩnh vực kinh
doanh của các bên đều có liên quan đến cùng một đối tượng hàng hóa là thiết bị an toàn
nhưng vẫn là hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau và sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh
doanh cũng không cùng loại tương tự. Cụ thể, nguyên đơn chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn
còn bị đơn chỉ kinh doanh dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị mà
nguyên đơn cho là thiết bị an toàn. Khi người tiêu dùng có nhu cầu về thiết bị an toàn thì
họ sẽ tự xác định nhu cầu của mình là cần được tư vấn hay cần lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và
mua bán các thiết bị an toàn để lựa chọn người cung cấp dịch vụ là chủ thể kinh doanh cho
phù hợp, không thể có trường hợp người tiêu dùng có nhu cầu tư vấn (là lĩnh vực kinh
doanh của nguyên đơn) lại lựa chọn dịch vụ của bị đơn vì bị đơn không có kinh doanh dịch
vụ này mà chỉ kinh doanh dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn
và mua bán thiết bị và các dịch vụ mà các bên kinh doanh cũng không thể thay thế lẫn
nhau.
(ii) Tòa án đã không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc buộc bị đơn phải thanh
toán cho nguyên đơn chi phí thuê luật sư là 100.000.000 đồng: Khác với chế định về bồi
thường thiệt hại trong pháp luật dân sự là không có quy định ghi nhận trách nhiệm bồi
thường của bên có hành vi xâm phạm đối với khoản chi phí thuê luật sư mà bên bị vi phạm
phải tự mình thanh toán. Trong pháp luật sở hữu trí tuệ, luật có ghi nhận bên vi phạm có
trách nhiệm chi trả khoản chi phí này cho bên bị vi phạm, được quy định tại khoản 3 Điều
205 LSHTT: “Ngoài khoản bồi thường thiệt hại quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này,
chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu Tòa án buộc tổ chức, cá nhân có hành vi
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải thanh toán chi phí hợp lý để thuê luật sư.”.
Do nguyên đơn không hoàn toàn có quyền hợp pháp để đưa ra yêu cầu này. Đồng thời,
điều kiện để yêu cầu thanh toán chi phí thuê luật sư này được Tòa án chấp nhận là nguyên
đơn phải chứng minh tính “hợp lý” của khoản chi phí đó. Và nguyên đơn cũng đã không
đáp ứng Điều kiện này bằng việc không cung cấp đầy đủ các chứng cứ bao gồm các chứng
cứ chứng minh về việc Công ty TNHH SE COM đã có hành vi xâm phạm đối với tên
thương mại của nguyên đơn.
(iii) Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn tại phiên tòa cho rằng
các bên có cùng lĩnh vực kinh doanh ngành, nghề kinh doanh của các bên đều có liên quan
đến đối tượng hàng hóa là các loại thiết bị an toàn (Đại diện nguyên đơn cho rằng đến đối
tượng hàng hóa là các loại thiết bị an toàn). Tuy nhiên, căn cứ vào ngành, nghề kinh doanh
cụ thể mà các bên đã đăng ký như trên thì tuy lĩnh vực kinh doanh của các bên đều có liên
quan đến cùng một đối tượng hàng hóa là thiết bị an toàn nhưng vẫn là hai lĩnh vực kinh
doanh khác nhau và sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh doanh cũng không cùng loại tương
tự.
Cụ thể, nguyên đơn chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn còn bị đơn chỉ kinh doanh dịch vụ
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị mà nguyên đơn cho là thiết bị an toàn.
Khi người tiêu dùng có nhu cầu về thiết bị an toàn thì họ sẽ tự xác định nhu cầu của mình
là cần được tư vấn hay cần lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn để lựa
chọn người cung cấp dịch vụ là chủ thể kinh doanh cho phù hợp, không thể có trường hợp
người tiêu dùng có nhu cầu tư vấn (là lĩnh vực kinh doanh của nguyên đơn) lại lựa chọn
dịch vụ của bị đơn vì bị đơn không có kinh doanh dịch vụ này mà chỉ kinh doanh dịch vụ
lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và mua bán các thiết bị an toàn và mua bán thiết bị và các dịch vụ
mà các bên kinh doanh cũng không thể thay thế lẫn nhau.
Do đó ý kiến của đại diện bị đơn tại phiên tòa cho rằng nhành, nghề kinh doanh và đối
tượng khách hàng của các bên khác nhau nên không thể cho rằng bị đơn đã xâm phạm
quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn là có căn cứ; ý kiến của luật sự bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn cho rằng các bên có cùng lĩnh vực kinh doanh để từ
đó cho rằng việc sử dụng tên thương mại của bị đơn là hành vi xâm phạm đối với tên
thương mại của nguyên đơn là chưa có căn cứ.
Như vậy, trong hai điều kiện cần có để xác định việc sử dụng tên thương mại của bị
đơn là hành vi xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn theo quy định tại
khoản 2 Điều 129 LSHTT, phía nguyên đơn chỉ chứng minh được điều kiện thứ nhất (tên
doanh nghiệp của bị đơn là tương tự, có thể gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp của nguyên
đơn) nhưng không chứng minh được điều kiện thứ hai (sản phẩm, dịch vụ mà các bên kinh
doanh là cùng loại hoặc tương tự với nhau) nên không có đủ căn cứ xác định bị đơn đã có
hành xâm phạm quyền đối với tên thương mại của nguyên đơn. Do đó, yêu cầu khởi kiện
của nguyên đơn đòi Công ty TNHH SE COM phải chấm dứt hành vi sử dụng tên thương
mại đồng thời là tên doanh nghiệp “Công ty TNHH SE COM” và bồi thường cho nguyên
đơn chi phí thuê luật sư là không có căn để được chấp nhận.

Bài tập 3: Phân tích Bản án số 79/DSST ngày 13/01/2004 của Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh
a) Nhãn hiệu hàng hoá hiệu Lasting đối với sản phẩm bột trét tường có được bảo
hộ không? Tại sao?
 Nhãn hiệu hàng hoá Lasting đối với sản phẩm bột trét tường được bảo hộ. nhãn hiệu
hàng hoá Lasting kèm theo Logo hình cái nhà có chữ LP đã được cục sở hữu công nghiệp
cấp giấy chúng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 39006 theo quyết định số 3135/QĐ-
ĐK ngày 26/11/2001.
Căn cứ tại Điều 72 LSHTT năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về Điều kiện chung
đối với nhãn hiệu được bảo hộ thì nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau
đây:
“1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình
ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
2. Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá,
dịch vụ của chủ thể khác”.

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng Thương mại Simin có trách
nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hoá hiệu
Lasting không? Tại sao?
Theo Điều 138 LSHTT về Quy định chung về chuyển nhượng quyền sở hữu công
nghiệp
“1. Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công
nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.
2. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức
hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công
nghiệp)”.
Trong nội dung vụ án, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng Thương mại
Simin do ông Mạnh làm giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền
sở hữu nhãn hiệu hàng hóa Lasting kèm theo Logo đã được cục sở hữu công nghiệp cấp
giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho ông Phan Thanh Nga.
 c) Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, số 39006 cấp theo quyết định số
3135/QĐ-ĐK (26/11/2001) và sửa đổi theo quyết định số 03/QĐ-ĐK ngày 09/01/2002
cho ông Phan Thanh Nga có hiệu lực không? Tại sao?
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, số 39006 cấp theo quyết định số
3135/QĐ-ĐK (26/11/2001) và sửa đổi theo quyết định số 03/QĐ-ĐK ngày 09/01/2002 cho
ông Phan Thanh Nga có hiệu lực. Bởi lẽ,
Giấy chứng nhận này đã được Cục sở hữu công nghiệp chấp nhận
Tại khoản 2 Điều 14 Nghị Định 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi
tiết về sở hữu công nghiệp: “…Cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác tiến hành hoạt động
sản xuất hợp pháp có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá
dùng cho sản phẩm do mình sản xuất hoặc sẽ sản xuất…”, theo đó, Ông Phạm Đức Mạnh
lập doanh nghiệp tư nhân Liên Sơn sản xuất sản phẩm là loại bột trét tường, ông tiến hành
hoạt động sản xuất hợp pháp nên có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ nhãn
hiệu hàng hóa cho sản phẩm mà ông sản xuất, việc ông đăng ký nhãn hiệu bảo hộ sản phẩm
của mình là phù hợp với quy định. Vậy nên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
này không có gì trái với quy định của pháp luật.

d) Nhãn hiệu Lasting có phải nhãn hiệu nổi tiếng không? Tại sao?
Nhãn hiệu Lasting không phải là nhãn hiệu nổi tiếng
Vì:
- Thứ nhất, dữ kiện trong bản án không có chi tiết thể hiện rõ nhãn hiệu Lasting có nổi
tiếng không, được nhiều người biết đến không, trong bản án không hề có chi tiết về sự hiểu
biết hay biết rộng rãi của người tiêu dùng ở Việt Nam
- Thứ hai, thời điểm xảy ra tranh chấp BLDS 1995 và Nghị định 63/CP vẫn đang có
hiệu lực, trong đó, bộ luật và nghị định này lại không có quy định về nhãn hiệu nổi tiếng,
vì thế không thể nhận biết thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng.
Vậy nên tại thời điểm phát sinh tranh chấp đó thì nhãn hiệu Lasting không được coi là
nhãn hiệu nổi tiếng.
 e) Tòa án đã xác định việc bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến uy tín danh dự
của ông Nga như thế nào? Số tiền bồi thường là bao nhiêu?
Tòa án đã xác định ông Phạm Đức Mạnh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất
thương mại Simin phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại do xâm phạm đến uy
tín danh dự của ông Nga. Số tiền bồi thường là 5.000.000 đồng, trả ngay khi án có hiệu lực
pháp luật. Căn cứ vào Điều 204, 205 LSHTT, thì những tổn thất về uy tín, danh dự mà ông
Nga phải chịu là thiệt hại về tinh thần. Tòa án cho rằng đây là sự việc có ảnh hưởng đến
uy tín, danh dự của ông Nga, và mức độ thiệt hại không lớn, nên xác định số tiền bồi thường
danh dự khoảng 5.000.000 đồng là vừa phải, phù hợp với thực tế.

f) Yêu cầu của ông Nga về việc đòi bồi thường thiệt hại do giảm doanh thu, số tiền
là 7.000.000 đồng có được Tòa án chấp nhận không? Tại sao?
Yêu cầu của ông Nga về việc đòi bồi thường thiệt hại do giảm doanh thu, số tiền là
7.000.000 đồng không được Tòa án chấp nhận. Vì ông Nga không chứng minh được giá
trị thiệt hại và doanh thu và xét do ông Nga chưa được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công
nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa Lasting, nên không có căn cứ pháp lý để xét thiệt hại
này.

g) Anh/Chị có đồng ý với hướng giải quyết của Tòa án không ?

Nhóm đồng ý với hướng giải quyết của Tòa án đối với vụ việc này. Cụ thể, tại bản án
số 79/DSST, TAND TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra các quyết định sau:
Chấp nhận một phần yêu cầu của ông Phan Thanh Nga:
- Công nhận hợp đồng số 04/HĐCN về việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu
hàng hóa Lasting đối với sản phẩm bột trét tường, được ký ngày 10/10/2000 được ký giữa
ông Phan Thanh Nga và ông Phạm Đức Mạnh.
- Ông Phạm Đức Mạnh và Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thương mại Simin do
ông Mạnh làm giám đốc có trách nhiệm tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu
nhãn hiệu hàng hóa Lasting kèm theo Logo đã được cục sở hữu công nghiệp cấp giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho ông Phan Thanh Nga; mọi cho phí của thủ tục chuyển
giao và thuế chuyển giao do ông Nga chịu.
=> Theo như các chứng cứ, lời khai của các bên (lời khai của ông Nga, ông Mạnh tại
phiên tòa), có thể xác định hợp đồng này là có thực, và có điều kiện, các điều kiện này đã
xảy ra thì điều khoản trong hợp đồng được thực hiện. Do đó, việc ông Nga yêu cầu ông
Mạnh phải chuyển trả lại quyền sở hữu nhãn hiệu hàng hóa Lasting kèm theo Logo là có
cơ sở, Tòa án chấp nhận yêu cầu này của ông Nga là có căn cứ.
Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thương mại Simin và ông Mạnh có trách nhiệm
liên đới bồi thường thiệt hại cho ông Nga do xâm phạm đến uy tín, danh dự của ông Nga,
số tiền là 5.000.000 đồng, trả ngay khi án có hiệu lực pháp luật.
=> Căn cứ vào Điều 204, 205 LSHTT 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019), thì
những tổn thất về uy tín, danh dự mà ông Nga phải chịu là thiệt hại về tinh thần. Tòa án
cho rằng đây là sự việc có ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ông Nga, và mức độ thiệt hại
không lớn, nên xác định số tiền bồi thường danh dự khoảng 5.000.000 đồng là vừa phải,
phù hợp với thực tế.
Bác yêu cầu của ông Nga về việc bồi thường thiệt hại do giảm doanh thu, số tiền là
7.000.000 đồng. Vì không thể xác định được căn cứ pháp lý trong trường hợp này, do ông
Nga chưa được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa Lasting
Bác yêu cầu của Công ty TNHH sản xuất xây dựng Thương mại Simin đòi ông Nga
bồi thường thiệt hại do giảm doanh thu và uy tín danh dự là 50.000.000 đồng và việc đòi
ông Nga phải đăng báo xác nhận xin lỗi. Vì trong vụ án, bị đơn là người vi phạm, có lỗi
nên Tòa án không thể chấp nhận các yêu cầu này.
 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Văn bản pháp luật

1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009, năm 2019);
2. Luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1909 (Copyright Act of 1909);
3. Luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976 (Copyright Act of 1976);
4. Luật Bản quyền, Thiết kế và Sáng chế năm 1988 (Copyright, Designs and Patents Act
1988);
5. Luật Giáo dục đại học năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2018).
II. Tài liệu tham khảo/Website
6. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International
Registration (1958), “geographical denomination of a country, region, or locality, which
serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are
due exclusively or essentially to the geographic environment, including natural and human
factors” (Article 2);
7. Bản án số 1075/2012/KDTM-ST ngày 27/7/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh;
8. Bản án số 369/2012/KDTM-ST ngày 28/3/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí
Minh;
9. Bản án số 79/DSST ngày 13/01/2004 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

HẾT.