- 發 刊 辭 -

특허제도의 본질은 특허권이라는 인센티브를 제공함으로써 보다 유익한 발명이

공개 및 이용되도록 하여 산업발전에 이바지하는 것인데, 그 특허권은 독점배타권
이어서 필연적으로 제3자의 실시를 제한하는 구조이므로, 특허권자와 제3자의
이익이 균형되도록 특허요건에 대한 판단기준을 정확하게 정립할 필요가 있습니다.

특허요건 판단기준은 ’98년에 특허심판원 및 특허법원이 설립된 이후 진일보

하였으나 아직 미국, 일본의 판례를 후속적으로 따라가는 경향이 있습니다. 그러나

미국, 일본의 판례가 정확하다고 단정할 수 없으므로 그 판례의 내면에 흐르는

법리를 이해하는 것이 무엇보다 중요하다고 할 수 있습니다.

이번 『주요국 특허판례 100선』은 심사관 및 심판관이 참조할 만한 미국, 일본

및 유럽의 핵심판례 100개를 정리하였는데, 단순히 판례정리에 머무른 것이 아
니라 그 판례와 대응되는 우리의 것을 비교 검토하였으므로, 심사관 및 심판관이

특허법리에 관한 이해의 폭을 넓히는 데 도움이 될 거라 생각됩니다. 아무쪼록

이 책이 정확한 특허요건 판단기준을 정립하는데 조금이나마 일조하기를 기대합니다.

끝으로 바쁜 와중에서도 이번 『주요국 특허판례 100선』 발간에 참여한 집필진의

노고에 감사의 말씀을 드립니다.

2015. 7.

특허심판원 제5심판장

특허심사2국장

- i -
 - 執 筆 陳 所 懷 -

특허법은 발명의 보호 ․장려 및 이용을 도모하기 위한 사회규칙을 정한 것

이지만, 특허법의 각 조문에 배여든 법리는 발명의 실체를 탐구하는 자연과학에 가깝지
않나 하는 느낌이 듭니다. 특허법은 각 조문이 유기적으로 연결되어 있어서 어느
한 조문에 관한 법리는 다른 조문에도 영향을 끼치므로 판단기준을 마음대로 정할
수 없으나 나라마다 차이가 나는 것을 보면 우리는 아직도 발명의 특성을 정확하게
알지 못함을 깨닫게 됩니다. 본 책자를 통하여 각 나라에서 전개되는 법리를 파악
하는데 도움이 되었으면 합니다.

- 가공시스템심사과 기술서기관 신동환

특허에 관한 미국이나 일본의 주요 판례를 가끔 접하지만 아무래도 금방 잊어

버리게 되고, 큰 결심 없이는 다시 찾아 내용을 살펴보기가 쉽지 않습니다. 그래서

그동안 여러 심사관님들이 자주 들어본 ‘가장 유명한 해외 판례’들을 엄선하고
압축·요약하여 한 책자에 담아보았습니다. 한두 시간의 투자로 유명 해외 판례를

간략하게나마 훑어보고 정리해볼 수 있는 좋은 기회라 생각됩니다.

- 정밀부품심사과 기술서기관 이기현

그렇고 그런 또 하나의 판례정리서가 되지 않기 위하여 각종 국내 자료에 인용된

일본 판례번호를 조사하고, 일본 LEX DB 판례 8천여 건을 일일이 클릭하여 평석
이나 피인용 등의 표시가 있는 판례 내용을 확인하며, EPO 발행 유럽 각국 특허

판례를 확인하느라 투자한 시간은 정말로 아깝지 않은 시간이었기에 자신 있게 권해

드립니다.
- 반도체심사과 기술서기관 박성호

- ii -
 “주요국 특허판례 100선”은 특허 선진국인 미국, 일본 및 유럽의 판례를 검토

하여 이와 대응하는 우리나라 판례를 제시한 것이어서 심사시에 심사관들에게

많은 도움이 되리라 생각합니다. 본 판례해설집을 작성하는 과정에서 개인적으로
많이 배우게 되었으며, 작성할 기회를 주신 국장님과 판례를 선정하고 작성하는데
도움을 준 동료 심사관들께 감사를 드립니다.
- 고분자섬유심사과 기술서기관 이숙주

“주요국 특허판례 100선”은 심사관의 특허심사 실무 능력을 고취할 목적으로

그동안 심사2국에서 제작한 3부작1) 중 마지막 세 번째에 해당됩니다. 다소 어렵고
생소하게 느껴지는 외국 특허판례를 편안히 소파에 누워서 읽듯이, 한번에 쭉 읽기만
해도 전체를 쉽게 이해할 수 있도록 복잡하지 않고 간결하게 논점을 풀어서 작성
하고자 노력하였습니다. 아무쪼록 재미있는 소설책을 읽듯이 심사관들이 부담없이
본 책자를 평소에 즐겨 애용해 주셨으면 하는 바램입니다.
- 통신네트워크심사팀 기술서기관 남인호

특허심사 도중 마주칠 만한 여러 가지 쟁점에 대해 외국에서는 어떠한 시각으로

바라보는지에 대하여 항상 의문만 갖고 있었습니다. 이번 TF 작업에 참여하면서
무엇보다 저 자신에게 많은 도움이 되었던 것 같아 감사하게 생각합니다. 본 판례
해설집이 저와 같은 의문을 가진 동료분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는

바램입니다.
- 심판정책과 기술서기관 김용재

1) 1부 “특허심사 100문 100답”, 2부 “공직기강 판례 100선”

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 목 차

I. 미 국 편 ·
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·1
1. 분리된 인간 DNA의 특허성 유무 ················································································ 3
2. 의료방법 발명의 특허성 판단기준 ················································································ 5
3. 진단, 치료 관련 방법 발명의 특허성 ············································································ 7
4. 영업방법 발명의 특허성(유용성 기준) ··········································································· 9
5. 영업방법 발명의 특허성(MoT 기준) ··········································································· 11
6. 소프트웨어 발명의 특허성 ························································································· 13
7. 소프트웨어 발명의 특허성(검증법 제시) ······································································ 15
8. 소프트웨어 코드 자체를 부품으로 볼 수 있는지 여부 ·················································· 17
9. 신규성 부정을 위한 선행기술의 용이실시 요건 ··························································· 19
10. 신규성 판단시 선행기술에 누락된 구성의 보충 ··························································· 21
11. 신규성 관련 선행기술 내재 및 통상의 기술자의 인지 여부 ·········································· 23
12. 청구항의 모든 구성요소가 선행기술에 내재된 경우 신규성 부정 가능 여부 ··················· 25
13. 신규성(선행 논문이 FTP 서버에 게시된 경우) ···························································· 27
14. 통상적인 기술자 수준 판단시 고려되어야 할 요소 ······················································· 29
15. 결합발명의 진보성 판단 방법 ···················································································· 31
16. 진보성 판단기준(그래엄 요소) ···················································································· 33
17. 진보성 판단기준(TSM 심사) ······················································································ 35
18. 진보성 판단기준(KSR 판결) ······················································································ 37
19. 선택발명의 특허성 판단기준 ······················································································ 39
20. 진보성 판단시 상업적 성공의 고려 여부 ····································································· 41
21. 진보성 판단시 선행기술문헌의 기술분야 범위 ····························································· 43
22. 영업비밀의 여부 판단시 진보성 판단 관련 여부 ·························································· 45
23. 화합물 발명에서 KSR 판결 적용에 따른 사후적 고찰 배제 ········································· 47
24. 복수의 선행발명을 인용하는 경우의 진보성 판단기준 ·················································· 49
25. 선발명과 그 용도를 청구한 후발명 간의 이중특허 여부 ············································· 51
26. 미국 특허법 112조의 발명의 기재 요건과 실시 가능 요건 ··········································· 53
27. 특허청구범위를 뒷받침하기 위한 상세한 설명 기재 요건 ············································· 55
28. 기능식 청구항의 기재 요건 ······················································································· 57

- v -
29. 기능적으로 기재된 발명의 명확성 ·············································································· 59
30. 청구항 해석(기능식 청구항의 요건) ············································································ 61
31. 청구항 해석(내적증거의 중요성) ················································································· 63
32. 청구항 해석(주변한정주의에서 균등론 인정) ································································ 65
33. 청구항 해석(균등론과 출원경과금반언 원칙 1) ···························································· 67
34. 청구항 해석(균등론과 출원경과금반언 원칙 2) ······························································ 69
35. 침해판단시 Product by Process 청구항의 권리범위 해석 ·············································· 71
36. 방법특허에 특허소진이론이 적용되는지 여부 ······························································· 73
37. 종자기술 관련 특허에서의 소진이론 적용 범위 ··························································· 75
38. 방법특허가 복수 주체들의 결합에 의해 실시된 경우 특허권 침해 여부 ························· 77
39. 계약관계의 변화에 따른 직무발명의 승계 여부 ·························································· 79
40. 가처분 제도의 제한 ·································································································· 81

Ⅱ. 일 본 편 ·
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1. 기록매체에 의한 정보제시에 관한 발명의 성립성 ························································ 85
2. 의료행위 관련 발명의 산업상 이용 가능성 ·································································· 87
3. 자연법칙 이용의 판단(1) ··························································································· 89
4. 자연법칙 이용의 판단(2) ··························································································· 91
5. 자연법칙 이용의 판단(3) ··························································································· 93
6. 발명의 완성과 거절이유 ···························································································· 95
7. 방법 발명인지 여부 판단기준 ···················································································· 97
8. 공서양속의 의의 ······································································································· 99
9. 공중의 요구에 즉응하여 교부된 복사물의 간행물 반포성 ············································ 101
10. 특허법 제29조1항1호 공지공용의 의의 ······································································ 103
11. 간행물에서 발명의 개시 정도 ··················································································· 105
12. 신규성 판단시 용도 한정이 구성요소인지 여부 ·························································· 107
13. 신규성, 진보성 판단 시 특허청구범위의 특정방법 ······················································ 109
14. 진보성 판단기준 ····································································································· 111
15. 진보성 판단시 사후적 고찰 금지 ·············································································· 113
16. 진보성 부정 자료로 실시불능 발명의 사용 가능 여부 ················································ 115
17. 현저한 작용효과의 인정과 출원 후에 제출된 실험결과 ··············································· 117
18. 수치한정발명의 동일성 판단기준 ·············································································· 119
19. 수치한정을 둘러싼 진보성의 인정 ············································································ 121

- vi -
20. 수치한정발명의 진보성 판단시 이질적 효과의 취급 ··················································· 122
21. 선택발명을 둘러싼 진보성의 인정 ············································································ 124
22. 제법한정 물건발명의 청구항 해석 ············································································ 126
23. 의사에 반하는 공지 ································································································· 128
24. 확대된 선원의 동일성 판단에서 ‘실질적 동일’의 의미 ················································ 130
25. 확대된 선원의 단서 규정에서 출원인의 동일 등 판단기준 ·········································· 132
26. 선․후원에서 발명의 카테고리가 달라도 동일한지 여부 ············································· 134
27. 동일날짜 동일인 출원의 동일성 판단 방법 ································································ 136
28. 분할출원 및 원출원이 상하위개념인 경우 분할의 적법성 ············································ 138
29. 분할출원의 적부 ····································································································· 140
30. 의약용도 발명의 용이 실시 기재 정도 ······································································ 142
31. 파라미터 발명의 서포트(상세한 설명 뒷받침) 요건 ···················································· 144
32. 실시가능요건과 서포트(상세한 설명 뒷받침) 요건 ······················································ 146
33. 청구범위의 기재불비 규정의 취지 ············································································ 148
34. 심사전치 보정에서 전체적으로 청구범위 감축이더라도 청구항 수가 증가된 경우, 청구범위
감축에 해당하는지 여부 ·························································································· 150
35. 진보성 결여로 거절이유 통지한 경우 거절결정불복심판에서 신규성 결여로 심결할 수
있는지 여부 ············································································································ 152
36. 주지관용기술의 추가가 새로운 거절이유인지 여부 ····················································· 154
37. 균등성립의 요건 ····································································································· 156
38. 무효이유가 명백한 특허권에 기초한 청구와 권리 남용 ··············································· 158
39. 직무 해당성과 특허를 받을 권리의 승계 ··································································· 160
40. 물품의 구조 등의 고안의 의의 ················································································· 162

Ⅲ. 유 럽 편 ·
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1. 데이터가 특허법상 물건인지 여부 ············································································ 167
2. 개별 요청에 의한 특허서류 복사물의 반포된 간행물성 ··············································· 169
3. 선택발명의 신규성 판단기준 ···················································································· 171
4. 진보성 평가 방법(수정된 Windsurfing test) ······························································· 173
5. 진보성 평가 방법(Problem-Solution Approach) ·························································· 175
6. 진보성 판단기준 ····································································································· 177
7. 산업표준과 연관된 특허의 진보성 판단 ····································································· 179
8. 진보성 판단시 발명의 기술적 과제가 특허명세서 및 선행문헌에 개시되어야 하는지 여부 ·· 181

- vii -
 9. 진보성 판단시 통상의 기술자의 지식수준 ·································································· 183
10. 복수의 구성요소로 이루어진 발명의 진보성 판단방법 ················································ 185
11. 특허와 실용신안의 진보성 판단수준 차이 유무 ·························································· 187
12. 청구범위 해석시 상세한 설명 참작 여부 ··································································· 189
13. 기능적으로 표현된 발명에 대한 상세한 설명의 개시 정도 ·········································· 191
14. 침해 예외사항으로 실험적 목적 실시 범위 ································································ 193
15. 균등론 적용요건 중 ‘동등성’에 관한 판단 ································································· 195
16. 발명의 구성 중 일부를 타국에서 실시한 경우 침해 여부 ··········································· 197
17. 필수 구성요소 일부가 타국에 있을 경우 침해 여부 ················································· 199
18. 수치범위 밖에서 실시할 경우 침해 여부 판단기준 ····················································· 201
19. 생략침해가 되는 경우의 판단기준 ············································································ 203
20. 무상의 전용실시권 설정시 특허권자의 침해소송 당사자 적격 ····································· 205

- viii -
 - 참 고 사 항 -

󰋼 USPQ(The United States Patent Quarterly)는 The Bureau of National Affairs, Inc.에서
출판되는 판례집으로, 미국의 법원, BPAI 및 ITC에서 나오는 판결 및 심결이 수록
되어 있다. F.(Federal Reporter, 1880-1924), F.2d(Federal Reporter 제2시리즈,
1924-1993) 및 F.3d(제3시리즈, 1993-현재)는 West Publishing Co.에서 발행된 판례
집으로, 순회항소법원과 연방지방법원의 판결 중에서 선택된 판결이 수록되어 있다.
연방대법원의 판결은 U.S.(United States Reporter)라는 공식 판결집 및 CLawyers
Operative Publishing Co.가 발행하는 L.Ed(United States Supreme Court Reporters,
Lawyer’s Edition)와 West Publishing Co.가 발행하는 S.Ct(Supreme Court Reporter)
라는 비공식 판결집에 수록된다.
󰋼 본 책자에서 해설한 『CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc., 99 U.S.P.Q.2d
1690 (Fed. Cir. 2011)』 판례를 찾는 방법을 소개한다.

- USPQ의 제2시리즈 책자(위 왼쪽 그림) 중 제99권을 꺼낸 후, 1690쪽을

보면(위 오른쪽 그림) 해당 판례가 있다.
- “CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.”는 당사자 명칭으로 ‘v.’를 사
이에 두고 원고 및 피고 명칭을 의미한다. “99 U.S.P.Q.2d 1690”는 USPQ
제2시리즈 제99권, 1690쪽에 해당 판례가 있다는 뜻이다.

- ix -
󰋼 전산검색을 통하여 주요국 판례를 쉽게 입수할 수 있는데, 미국 판례는 『Westlaw
Next』에서, 일본 판례는 『TKC Law Library』에서 쉽게 얻을 수 있으며 특허청
전자도서관 싸이트에 연계되어 있으므로 특허청 심사관․심판관은 쉽게 접근 가능
하다. 또한, 유럽특허청 홈페이지 → “Law & practice”로 들어가면 유럽특허청 심판
부 심결뿐만 아니라 EPC 회원국의 주요 판례도 입수할 수 있고, 유럽 각국 대법원
판례를 검색할 수 있는 포털 싸이트로 “hwwp://network-presidents.eu”가 있다.
󰋼 한편, 우리나라는 법원도서관에서 매년 ‘대법원판례집’, ‘대법원판례해설’을 발간
하여 주요 판례를 소개하고 있다. 또한 “대법원 종합법률정보” 싸이트로 가면 원
하는 판례를 전산검색을 통하여 쉽게 입수할 수 있다.

- x -
I. 미 국 편
 Ⅰ. 미 국 편

1 분리된 인간 DNA의 특허성 유무

Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.

133 S.Ct. 2107 (2013)

A naturally occurring DNA segment is a product of nature and not patent eligible
merely because it has been isolated, but cDNA is patent eligible because it is not
naturally occurring.

해 설

󰋼 위 판결2)은, DNA 단편 그 자체는 자연산물로서 인체에서 특정 DNA를 발견하고

분리되었다는 이유만으로 특허대상이 될 수 없다고 판시하였고, 다만 cDNA3)의
경우는 인위적으로 DNA를 조작하여 얻은 것이어서 특허성이 있다고 판시함으로써
인간으로부터 분리된 DNA를 불특허대상으로 판단하였다는 점에서 의미가 있다.
󰋼 문제가 된 Myriad Genetics의 BRCA4) 유전자 특허권에 대하여 AMP(Association for
Molecular Pathology)가 특허 무효를 제기하여 뉴욕 남부지방법원은 무효로 판단
하였고, CAFC에서는 cDNA 뿐 아니라 분리된 인간 DNA 역시 원시적 DNA와 비
교했을 때, 현저히 다른 화학적 구조를 가지므로 특허대상이 된다고 판시하였다.
󰋼 그러나 연방대법원은 BRCA 1, 2 유전자에 암호화된 유전 정보에 대하여 어떠한
변경이나 조작이 가해지지 않고, 단지 유전자의 정확한 위치와 서열을 발견한 것
으로서 자연에서 발견된 것과 현저한 차이(markedly difference)가 없으므로 특허
적격성이 없다 판시하였다. 다만, BRCA 단백질을 전사한 cDNA는 자연에는 존재
하지 않는 단백질을 조작한 것에 해당하므로 특허성이 있다고 판시하였다.
󰋼 위 판결은, 유용성이 입증된 DNA 단편에 특허를 부여하던 기존 실무를 깨는 것
이어서 관련 업계에 큰 파장을 미쳤는데, 미국 특허청은 심사기준에 위 판결 내
용을 반영하였으나 다른 국가는 아직 변화가 없는 것으로 보인다.

2) 소송은 7개 특허에서 15개의 청구항을 중심으로 이루어졌고, 그 중 대표적인 청구항으로 US 5,747,282

의 독립항 1은 다음과 같다. claim 1. An isolated DNA coding for a BRCA1 polypeptide, said polypeptide
having the amino acid sequence set forth in SEQ ID NO:2.
3) cDNA(complementary DNA: 상보적 DNA) mRNA(messenger Ribonucleic acid)를 주형(template)으로 하
여 mRNA의 염기서열에 대해 상보적인 염기서열을 갖는 DNA를 합성한 것이다.
4) BRCA1, 2는 유방암, 난소암과 관련된 유전자로서 여기에 변이가 생기면 유방암 발생률이 높아지는
것으로, 인체의 BRCA1과 BRCA2 유전자 변형 여부를 발견하여 유방암 발생확률을 진단하게 된다.

- 3 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 한편, 우리는 분리된 DNA 단편에 관하여 아직까지 위 미국 판결 내용을 받아들

이지 않고 있으며 아래 판결과 같이 유용성이 입증된 유전자 등은 특허를 부여
하고 있다.

< 특허법원 2008. 9. 26. 선고 2007허5116 판결 >

일반적으로 화학물질의 발명은 신규로 산업상 이용할 수 있는 화학물질(즉

유용성이 있는 화학물질)을 제공하는 것이 발명의 목적이고, 화학물질 자체
가 발명의 구성이며, 산업상 유용한 화학물질을 제공하는 것이 발명의 효과
인 반면, 그 화학물질이 유전자 등 원래 자연계에 존재하는 물질인 경우에는
단지 존재를 분명히 확인했다고 하는 것만으로는 발명에 이르렀다고 보기
어렵고, 여기에 그 유용성이 밝혀져 종래 기술에 없는 새로운 기술적 내용이
더해져야 산업상 이용할 수 있는 발명이 된다. 위와 같이 유전공학관련 발명,
특히 유전자 또는 이 유전자가 코딩하는 단백질에 대한 발명(이하 ‘단백질 등
에 대한 발명’이라 한다)에 대해서 일반적인 물질발명과는 달리 유용성이라
는 추가적인 특허요건을 요구하고 있는 것은, 휴먼 게놈 프로젝트 및 각종
생물들의 게놈 서열을 규명하는 작업을 통해 인간 및 각종 생물들의 게놈 서
열이 규명되어 그러한 게놈 서열 정보를 포함하고 이들 정보를 이용하는 각
종 프로그램이 개발됨에 따라 유전자가 단백질 등으로 발현되어 실제 기능
을 나타내는지에 관한 실험을 해보지 않고도 단순히 컴퓨터 프로그램을 이
용하여 발현될 가능성이 높은 유전자 서열을 찾아내고 공지된 유전자와의
상동성(homology, identity) 비교를 통해 추정된 기능만을 가지고 특허 출원이
가능하게 되었는바, 이러한 자료만으로 확률적으로 추정된 기능에 근거하여
단백질 등에 대한 특허를 부여한다면 그러한 최종 단백질의 기능을 실제 실
험을 통하여 연구하여 실질적으로 유용한 용도를 찾아내려는 후속 연구가
자유롭지 못하게 되어 기술발전을 촉진하고자 하는 특허제도의 목적에 부합
하지 않게 된다. 따라서, 유전자 관련 발명에 대하여는 특정의, 구체적이고
실질적인 유용성(specific utility & substantial utility)에 대하여 신뢰할 수 있을
정도로(credible) 명세서에 기재되어 있어야만 비로소 산업상 이용가능성이
있는 완성된 발명이라는 특허요건을 구비하게 된다고 할 것이다.

- 4 -
 Ⅰ. 미 국 편

2 의료방법 발명의 특허성 판단기준

Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.

132 S.Ct. 1289 (2012)

󰋼 Although “laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas” are not
patentable subject matter under § 101 of the Patent Act, … “an application of
a law of nature … to a known structure or process may [deserve] patent
protection,”… But to transform an unpatentable law of nature into a
patent-eligible application of such a law, a patent must do more than simply
state the law of nature while adding the words “apply it.”… It must limit its
reach to a particular, inventive application of the law.
󰋼 Patent claims covering processes that helped doctors … to treat patients with
autoimmune diseases determine whether given dosage level was too low or too
high, and purporting to apply natural laws describing relationships between
concentration in the blood of certain thiopurine metabolites and likelihood that
drug dosage would be ineffective or induce harmful side-effects, did not
transform unpatentable natural laws into patent-eligible applications of those
laws; steps in claimed processes, apart from natural laws themselves, involved
well-understood, routine, conventional activity previously engaged in by
researchers in the field.

해 설

󰋼 위 판결은, 청구하고 있는 의료방법 발명은 자연법칙에 대하여 특별하고

(particular), 창의적인(inventive) 적용 없이 통상적(obvious)이고, 관습적(conventional)
인 활동을 추가한 것이어서 특허성을 충족하지 못한다고 판시하여 의료방법 발
명에 대하여 특허성 기준을 제시한 점에 의미가 있다.
󰋼 원고인 Prometheus는 미국특허 6,355,623호5), 6,680,302호의 전용실시권자인데,

5) claim 1. A method of optimizing therapeutic efficacy for treatment of an immune-mediated gastrointestinal

disorder, comprising: (a) administering a drug providing 6-thioguanine to a subject having said
immune-mediated gastrointestinal disorder; and (b) determining the level of 6-thioguanine in said
subject having said immune-mediated gastrointestinal disorder, wherein the level of 6-thioguanine less
than about 230 pmol per 8x108 red blood cells indicates a need to increase the amount of said drug
subsequently administered to said subject and wherein the level of 6-thioguanine greater than about
400 pmol per 8x108 red blood cells indicates a need to decrease the amount of said drug
subsequently administered to said subject.

- 5 -
주요국 특허판례 100선

피고인 Mayo는 Prometheus의 Prometheus Thiopurine Metabolite 테스트를 구입하

여 사용하였으나, 2004년에 Mayo는 자체 개발한 테스트를 사용 및 판매할 계획
이 있음을 공표하였다. 이에 대해 Prometheus는 Mayo를 상대로 지방법원에 침해
소송을 제기하였는데, 지방법원은 청구항이 특허성이 없다고 판단하였다. 항소
심인 CAFC에서는 방법발명의 특허성을 판단하는데 결정적인 테스트라 생각하는
MoT(Machine or Transformation) 테스트를 적용한 결과, ‘투약(administering)’과 ‘판
단(determining)’ 두 단계가 단순한 데이터 수집 단계가 아닌 ‘변환(transformation)’
의 단계라고 판결을 내리면서 하급심의 판결을 파기하였다.
󰋼 Mayo는 대법원에 상고하였고, 대법원은 청구항들에서 ‘투여(administering)’ 단계
는 자가면역질환의 환자를 치료하기 위하여 의약을 투여한다는 것을 단순히 일
반인들에게 알려 주는 것이며, ‘그 이하 단계(wherein～)’는 의사들에게 치료할 때
적어도 의약의 사용량에 대한 테스트 결과인 자연법칙을 반영하도록 알려주는
것이고, 판단 단계(determining)는 의사들이 처방할 때 환자의 신진대사수준을 측
정하도록 알려 주는 것인데, 이는 잘 알려진 것으로 일상적이고, 관습적인 활동
에 해당한다고 판시하였다. 즉, 청구항들의 3단계는 그 자체가 자연법칙은 아니
지만, 자연법칙을 변환시키기(transform)에 충분한 어떠한 것도 추가된 것이 아닌
관습적이고 통상적인 활동’의 부가로서 특허성이 없다고 판시하였다.
󰋼 정리하면, Prometheus 판결에서는 청구하고 있는 의료방법 발명이 자연법칙에
특별하고(particular), 진보적(inventive)인 구성이 추가되어 자연법칙을 응용한 것일
때, 특허성이 있다는 것이다.
󰋼 한편, 우리는 의료방법 발명에 대하여는 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특
허를 부여하지 않는 점6)에서 미국과 차이가 있다고 할 수 있다.

6) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결, 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936 판결

- 6 -
 Ⅰ. 미 국 편

3 진단, 치료 관련 방법 발명의 특허성

Classen Immunotherapies, Inc. v. Biogen IDEC.

659 F.3d 1057 (Fed. Cir. 2011)

󰋼 Claims of patents directed toward method of lowering risk of chronic

immune-mediated disorder, including physical step of immunization in accordance
with lower-risk schedule, reasonably met threshold of patent eligibility;
󰋼 Claims of patent directed toward abstract principle that variation in immunization
schedules may have consequences for certain diseases did not meet threshold of
patent eligibility

해 설

󰋼 위 판결은, 만성 면역 장애에 관련된 지식(knowledge)을 구체적 적용(application)

없이 단순히 수집 및 비교의 단계를 포함하는 청구항은 특허성을 갖지 못한 것
이라 판시함으로써, Bilski 판결7)을 치료․진단 분야에도 확대 적용하였다는 점에
의미가 있다.
󰋼 원고인 Classen은 그들이 보유한 Vaccine Schedule에 관한 4개의 특허에 대하여,
피고 Biogen이 침해했다는 이유로 지방법원에 소를 제기하였고, 지방법원은 원
고의 4개 특허 중 3개가 특허성을 구비하지 못하여 무효라고 판단하였다. 이에
불복하여 원고는 CAFC에 항소하였다.
󰋼 CAFC는 논란의 대상인 3가지 방법 특허 중 2가지인 ’139 특허 및 ’739 특허8)에

7) Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw, Petitioners, v. David J. KAPPOS, Under Secretary of Commerce
for Intellectual Property and Director, Patent and Trademark Office. No. 08–964(2010).
8) U.S. Patent No.6,638,739(filed Apr. 18, 2002) U.S. Patent No. 6,420,139(filed Jul. 6, 2000), 아래는
’739 청구항으로, ’139 청구항과 각 단계에서 큰 차이가 없다.
1. A method of immunizing a mammalian subject which comprises:
(I) screening a plurality of immunization schedules, by (a) identifying a first group of mammals and at least
a second group of mammals, said mammals being of the same species, the first group of mammals
having been immunized with one or more doses of one or more infectious disease-causing
organism-associated immunogens according to a first screened immunization schedule, and the second
group of mammals having been immunized with one or more doses of one or more infectious
disease-causing organism-associated immunogens according to a second screened immunization
schedule, each group of mammals having been immunized according to a different immunization
schedule, and (b) comparing the effectiveness of said first and second screened immunization schedules
in protecting against or inducing a chronic immune-mediated disorder in said first and second groups,

- 7 -
주요국 특허판례 100선

대해 유효성 판결을 내리고, ’283 특허9)에 대해서는 추상적 아이디어 그 이상을

의미하는 구체성이 부족하다고 하여 무효라고 판시하였다.
󰋼 즉, CAFC는 ’139 및 ’179 특허는 모두 면역 스케줄에 관한 정보와 만성 질병의
발생을 스크린(screening)하고 비교(comparing)하여 낮은 위험 면역 스케줄을 구별
해 낸 후 백신을 투여(administration)하는 면역 방법을 청구한 것으로서, 이는 추
상적 과학 원리를 구체적으로 적용(application)한 것에 해당하여 특허성을 인정하
였다. 반면에 ’283 특허는 과학적 자료(scientific literature)에 근거하여 알려진 면역
결과를 비교한 아이디어를 청구하고 있는 것으로서, 단순히 정보의 응용 또는 적
용 없이 수집과 비교한 것에 불과하여 특허성이 인정되지 않는다 판시하였다.
󰋼 한편, 우리는 치료 또는 진단 방법과 같은 의료행위 발명은 아래에서 보는 바와
같이 산업상 이용가능성이 없다는 이유로 특허를 부여하지 않는 점에서 미국과
차이가 있다.

< 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 >

특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성, 진보
성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있는바, 인간을 수술하
거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없
는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고 …

as a result of which one of said screened immunization schedules may be identified as a lower risk
screened immunization schedule and the other of said screened schedules as a higher risk screened
immunization schedule with regard to the risk of developing said chronic immune mediated disorder(s),
(II) immunizing said subject according to a subject immunization schedule, according to which at least
one of said infectious disease-causing organism-associated immunogens of said lower risk schedule
is administered in accordance with said lower risk screened immunization schedule, which
administration is associated with a lower risk of development of said chronic immune-mediated
disorder(s) than when said immunogen was administered according to said higher risk screened
immunization schedule.
9) U.S. Patent No. 5,723,283(filed May 31, 1995) 1. A method of determining whether an immunization
schedule affects the incidence or severity of a chronic immune-mediated disorder in a treatment group
of mammals, relative to a control group of mammals, which comprises immunizing mammals in the
treatment group of mammals with one or more doses of one or more immuno-gens, according to
said immunization schedule, and comparing the incidence, prevalence, frequency or severity of said
chronic immune-mediated disorder or the level of a marker of such a disorder, in the treatment
group, with that in the control group.

- 8 -
 Ⅰ. 미 국 편

4 영업방법 발명의 특허성(유용성 기준)

State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.
149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

󰋼 The Court of Appeals, Rich, Circuit Judge, held that: (1) patent was directed to
machine, not process; (2) invention was not unpatentable under mathematical
algorithm exception to patentability; and (3) there is no “business method”
exception to patentability.
󰋼 Today, we hold that the transformation of data, representing discrete dollar
amounts, by a machine through a series of mathematical calculations into a final
share price, constitutes a practical application of a mathematical algorithm,
formula, or calculation, because it produces “a useful, concrete and tangible
result”—a final share price momentarily fixed for recording and reporting
purposes and even accepted and relied upon by regulatory authorities and in
subsequent trades.

해 설

󰋼 위 CAFC 판결은 종래의 “Business Method Exception”을 부정하고 영업방법발명

의 특허성을 인정한 첫 사례라는 점에서 의미가 있다.
󰋼 Signature Financial은 뮤추얼 펀드를 운용하는 방법인 “Hub & Spoke”에 대한 특허
를 확보하였는데, 이 기술은 여러 개의 뮤추얼 펀드를 매일 하나의 펀드(Hub)로
모은 후, 각 펀드 지분을 서로 비교하여 가격을 결정한 다음에 펀드 수익․회계 처
리를 수행하는 프로그램이었다. 이에 대하여 State Street Bank는 수학적 알고리
즘으로 구성된 비지니스 방법일 뿐이어서 특허를 취소해야 한다고 미연방법원에
청원하였고, 원심을 맡은 메사츄세츠 지방법원에서는 State Street Bank 측의 손
을 들어주었다. 이에 Signature Financial이 항소하여 CAFC가 사건을 심리하게 되
었다.
󰋼 CAFC는 영업방식이 특허의 대상이 되지 못한다는 일종의 예외주의로 이해되고
있는 것은 오류라고 지적하면서, 영업방식 또한 다른 특허출원과 동등한 위치에
서 심사되어야 한다고 판시하였다. 이와 관련해서 CAFC가 제시한, 특허가 될 수
있는 미국 특허법 제101조10)에서 말하는 특허대상물에 대한 새로운 판단 기준으

- 9 -
주요국 특허판례 100선

로 “유용하고, 구체적이며, 실제적 결과(useful, concrete and tangible result)”의 산

출을 제시하였다. 또한 특허법 제101조에서 말하는 특허대상물에 해당되는지는
청구된 특허를 “전체로써(as a whole)” 살펴볼 것을 요구하였다.
󰋼 CAFC는, Signature Financial의 미국특허 제5,193,056호가 비록 실체가 없는 수학
공식과 영업 방식 등을 포함한 금융 거래를 그 핵심으로 하고 있지만, 전체적으
로 보아 유용하고 구체적이며 실제적인 결과를 낳기 때문에 특허성이 인정된다
고 판결하였다.
󰋼 위 판결은 미국 내에서 영업방법 특허의 인식에 관한 큰 변화를 가져왔다.
USPTO는 곧바로 특허심사지침서(MPEP)를 개정하여 위 판결의 내용을 반영하였
고, 1998년에 1,340건에 불과했던 영업방법관련 특허출원 수가 2001년에는
8,200건으로 급증하였다.
󰋼 위 판결 이후 한국을 포함한 세계 각국에서는 영업방법 발명을 특허대상으로 인
정하게 되었고, 우리 대법원은 영업방법 발명의 성립성 판단기준에 관하여 아래
와 같이 판시하고 있다.

< 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 >

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법 발명에 해당
하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를
이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 한편 출원발명이 자연법칙을
이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기
재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항
전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의
발명에 해당하지 않는다.

10) Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of
matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the
conditions and requirements of this title.

- 10 -
 Ⅰ. 미 국 편

5 영업방법 발명의 특허성(MoT 기준)

Bilski v. Kappos
561 U.S. 593 (2010)

󰋼 The Supreme Court, Justice Kennedy, held that:

(1) machine-or-transformation test is not the sole test for determining the patent
eligibility of a process, and (2) applicants' method was an unpatentable abstract
idea. Justice Scalia joined the opinion in part. Justice Stevens filed an opinion
concurring in the judgment, in which Justice Ginsburg, Justice Breyer, and Justice
Sotomayor joined. Justice Breyer filed an opinion concurring in the judgment,
in which Justice Scalia joined in part.
󰋼 The machine-or-transformation test is not the sole test for patent eligibility under
§ 101. The Court's precedents establish that although that test may be a useful
and important clue or investigative tool, it is not the sole test for deciding whether
an invention is a patent-eligible “process” under § 101.

해 설

󰋼 위 판결에서 미연방대법원은 Bilski가 청구한 ‘위험회피방법(risk hedging method)’

에 관한 발명은 추상적인 아이디어로 특허를 받을 수 있는 혁신의 유형(type of
innovation)이 아니라고 확인하고, USPTO의 특허거절결정을 지지한 CAFC의 판
결11)을 인용(affirmation)하였다.
󰋼 위 사건에서 CAFC는 자신이 과거 State Street Bank 사건에서 제시하였던 미국
특허법 제101조의 특허대상물에 관한 판단기준인 유용성 심사12)를 폐기하고,
Machine-or-Transformation(이하 ‘MoT’라 함) 기준13)으로 돌아갈 것을 전원합의체
판결로 제시하였는데, 미연방대법원은 MoT 기준의 타당성에 대해, MoT 테스트
가 유용하고 중요한 단서(useful and information clue)나 조사방법(investigative tool)
이 될 수는 있으나, 제101조 하의 특허적격 대상물에 해당되는지 여부를 결정하
는 유일한 테스트(sole test)는 아니라고 판결하였다.

11) In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385(Fed. Cir. 2008)

12) 유용하고, 구체적이며, 실제적 결과(useful, concrete and tangible result)
13) MoT 기준 : 특허의 법정대상물로서 인정받기 위해서는 ‘특정한 장치나 매개체와 결합하든지 혹은
특정 부분이 다른 것이나 상태로 변환’될 것이 요구됨

- 11 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 또한, 특허법 제101조가 발명의 카테고리상 영업방법(business method)을 특허대

상에서 배제하고 있지는 않다고 판결하였다(그러나 Bilski의 risk hedging method
는 Flook 사건14)에서 이슈가 된 알고리즘과 같이 추상적인 아이디어에 해당되어
특허 받을 수 없다고 판시함).
󰋼 Bilski 케이스는 영업방법 발명과 관련하여 특허업계와 산업계의 초미의 관심을
끌었으나, 대법원은 특허업계의 기대와는 달리 제101조 상의 방법발명의 구성요
건이나 의미에 대해서 특허법상 정의(제100조) 외에 어떤 추가적인 정의도 제시
하고 못했고, MoT 외에 다른 기준도 제시하고 못했으며, 소프트웨어 특허에 대
해서는 아무런 언급이 없었다.

14) Flook 사건(연방대법원, 1977) : 알람한계점(수식)을 업데이트하는 방법 청구항은 특허될 수 없다고

판결함

- 12 -
 Ⅰ. 미 국 편

6 소프트웨어 발명의 특허성

CyberSource Corp. v. Retail Decisions, Inc.

99 U.S.P.Q.2d 1690 (Fed. Cir. 2011)

Thus, the district court did not err in holding that claim 3 fails to meet the
machine-or-transformation test. However, our analysis does not end there. In
holding that the machine-or-transformation test “is not the sole test for
deciding whether an invention is a patent-eligible process,” Bilski, 130 S.Ct. at
3227, the Supreme Court has made clear that a patent claim's failure to satisfy
the machine-or-transformation test is not dispositive of the § 101 inquiry.
Nonetheless, we find that claim 3 of the ’154 patent fails to recite
patent-eligible subject matter because it is drawn to an unpatentable mental
process—a subcategory of unpatentable abstract ideas.

해 설

󰋼 위 판결은, 인터넷상의 신용카드 거래의 유효성을 입증하는 방법이 장치 또는-변

환 테스트(Machine-or-Transformation)를 충족하지 못할 뿐 아니라, 인간의 정신적
프로세스에 관한 것으로서 특허의 대상이 되지 않으며, 더 나아가 이를 기록한
매체 역시 특허성이 없다고 판시하여 Bilski 판결에 근거하여 판시하였다는 데 의
의가 있다.
󰋼 위 사건의 CyberSource 특허 ’15415)의 청구항 316)은 인터넷상의 신용카드 거래
의 유효성을 입증하는 방법에 관한 것인데, 지방법원은 단순한 데이터의 수집 및
조직으로서 장치 또는 변환(Machine-or-Transformation)을 충족하지 못하며, 인간
의 정신적 과정으로서 특허를 받을 수 없다고 판시하였다. 청구항 3의 ‘인터넷’은
장치인지 여부와 상관없이 단지 데이터의 원천을 나타낸 것에 불과하여 특허성
에 영향을 미치지 않는 것으로 보았다. 청구항 2 역시 특허성이 없는 방법에 단
순한 컴퓨터 판독 매체를 단순히 부가한 것으로 특허성이 없다 판시하였다.

15) US 6,029,154를 지칭함

16) 3. A method for verifying the validity of a credit card transaction over the Internet comprising the steps of:
a) obtaining information about other transactions that have utilized an Internet address that is identified
with the credit card transaction;
b) constructing a map of credit card numbers based upon the other transactions and;
c) utilizing the map of credit card numbers to determine if the credit card transaction is valid.

- 13 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 CAFC는 지방법원의 MoT(Machine-or-Transformation) 판단을 수긍하면서도, MoT

테스트가 유일한 수단이 아니라 판시한 Bilski 대법원 판결에 근거하여 '154 특허
의 청구항 3의 방법 발명은 실제 문제의 해결에 대한 단지 인간의 기본원칙에
관한 정신적 과정인데, 이러한 인간 생각에서의 계산방법은 ‘과학기술 연구의 기
본 도구’를 구현한 방법이므로 이는 누구에게나 자유롭게 이용할 수 있어야 하기
때문에 특허성이 없다 판시하였다. 나아가, 청구항 217)는 인터넷상의 신용카드
거래의 유효성을 입증하는 방법을 기록한 컴퓨터 판독 가능 매체를 청구하고 있
으나, 이는 청구항 3의 방법을 수행하는 프로그램 명령어를 기록한 매체 그 이상
은 아니며, 청구항 3의 정신적 과정을 청구한 것을 포함하고 있는 이상 청구항
2 역시 특허성이 없다고 판시하였다.
󰋼 한편, 우리는 아래 판결에서 보는 바와 같이 소프트웨어 관련 발명에 대하여 하
드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 특허대상이 되는 것으로 보고
있다.

< 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 >

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법 발명에 해당

하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를
이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 한편 출원발명이 자연법칙을
이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기
재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항
전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의
발명에 해당하지 않는다.

17) 2. A computer readable medium containing program instructions for detecting fraud in a credit card
transaction between a consumer and a merchant over the Internet, wherein execution of the program
instructions by one or more processors of a computer system causes the one or more processors
to carry out the steps of:…

- 14 -
 Ⅰ. 미 국 편

7 소프트웨어 발명의 특허성(검증법 제시)

Alice Corp. PTY. LTD. v. CLS Bank Intern.

134 S.Ct. 2347 (2014)

󰋼 Alice Corp. v. CLS Bank International was a legal case about patentable
subject matter (patent eligibility) that the United States Supreme Court heard
in 2014, presenting the issue of whether certain claims about a
computer-implemented, electronic escrow service for facilitating financial
transactions concern abstract ideas ineligible for patent protection.
󰋼 The Supreme Court of the United States held that the Alice’s patents were
held to be invalid because the claims were drawn to an abstract idea, and
implementing those claims on a computer was not enough to transform that
idea to a patentable invention. It was the first Supreme Court case on the
patent eligibility of software since Bilski v. Kappos in 2010, which was the
first such case in three decades.

해 설

󰋼 위 사건에서 미연방대법원은 추상적 아이디어가 범용(generic) 컴퓨터에 의해 단

순 실행되는 것 이상(significantly more)의 부가적 구성이 없으면 미국 특허법 제
101조의 특허대상이 아니라고 판시하였다. 즉, 대법원은 Alice社의 소프트웨어는
통상적인 금융 거래 개념(추상적 아이디어)이 범용 컴퓨터에 의해 단순 실행되는
것 이상의 부가적 구성이 없어서 특허적격성이 없다는 이유로 해당 특허를 만장
일치로 무효 결정하였다.
󰋼 위 판결에서 대법원은 자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어(law of nature, natural
phenomena, abstract idea)를 포함한 발명의 특허적격성을 판단하기 위하여 Mayo
판결18)에서 제시된 2단계(two-part analysis) 검증법을 일부 수정하였다.
󰋼 [Alice 판결에서 제시된 새로운 2단계 검증법]
- Part 1 : 청구항 발명이 자연법칙, 자연현상, 혹은 추상적 아이디어에 관한 것인가?
- Part 2 : 만약 청구항 발명이 추상적 아이디어에 관한 것일 경우, 청구항 발명의

18) Mayo v. Prometheus 566 U.S. (2012)

- 15 -
주요국 특허판례 100선

어느 요소 또는 요소들의 결합이 그 청구항의 추상적 아이디어 자체보다 그 이

상으로 현저하게 많은 것(significantly more)에 도달하도록 충분히 보장할 수 있는가?

< Mayo 판결에서 제시된 종래의 2단계 검증법 >

- Part 1 : 청구항 발명이 자연법칙, 자연현상, 혹은 추상적 아이디어에 관한
것인가?
- Part 2 : 만약 청구항 발명이 추상적 아이디어에 관한 것일 경우, 청구항
이 전체로서 특허적격성과 관련된 법률적 예외사항(judicial exceptions)과 현
저하게 다른 것(significantly different)을 열거하고 있는가?

󰋼 대법원은 Alice 특허가 추상적 아이디어에 불과하므로 특허적격성이 없다는 무효

판결을 하였으나, 판결문에 SW 특허에 대한 새롭고 명확한 특허적격성 판단기준
을 제시하지 않았는데, 모든 SW발명(BM발명 포함)에 대하여 특허적격성을 부정
하는 것은 아니며, 일부 SW발명의 특허 인정범위를 제한했다는 점에서는 기존
판례(Bilski, Mayo)와 크게 다르지 않다.
󰋼 다만, SW특허에 의한 무분별한 소송남발의 문제점을 개선하기 위해서 저품질의
SW발명에 대해 별도의 선행문헌 없이 해당 발명에 대한 특허적격성을 부정할
수 있는 근거를 마련할 정책적 필요성이 해당 판결에 영향을 미친 것으로 판단
된다.
󰋼 우리나라는, 아래 판결에서 보는 바와 같이 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 하드웨어
의 작동을 전제로 하고 있다는 점에서 단순히 문제를 해결하는 추상적 절차에
지나지 않는 수학적 알고리즘과는 다르다는 측면에서 그 발명의 성립성을 인정
하고 있다.

< 대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507 판결 >

제5항 발명은 … 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국

수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브워드 부가 가공프로그램
을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별․제어․작동을 하
게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜
그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있
으므로 이와 같은 제5항 발명을 자연법칙을 이용하지 않은 순수한 인간
의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다.

- 16 -
 Ⅰ. 미 국 편

8 소프트웨어 코드 자체를 부품으로 볼 수 있는지 여부

Microsoft Corp. v. AT&T Corp.

550 U.S. 437 (2007)

󰋼 a copy of computer software, not the software in the abstract, qualifies as a

“component” within meaning of section[271(f)] of the Patent Act providing
that patent infringement occurs when one “supplies … from the United
States,” for “combination” abroad, a patented invention's “components”, and
󰋼 section[271(f)] was not applicable where computer software was first sent
from the United States to a foreign computer manufacturer on a master
disk, or by electronic transmission, and then copied by the foreign recipient
for installation on computers made and sold abroad, since the copies, as
“components” installed on the foreign made computers, were not supplied
from the United States.

해 설

󰋼 일반적으로 특허받은 물품이 자국 이외의 장소에서 생산․판매되는 경우에 특허권

침해가 발생하지 않는데, 이는 속지주의가 적용되기 때문이다.
󰋼 그러나 특허받은 물품의 부품들을 조립하지 않은 채 미국 밖으로 수출하여 고의
적으로 특허침해를 회피하는 사례가 증가하자, 미국 의회는 1984년 특허침해의
역외 적용(Application of the Extraterritorial Infringement)이 가능하도록 특허법에
271조 (f)항을 신설하였는데19), 그 내용은 아래와 같다.

< 미국 특허법 제271조 (f)항 >

특허발명의 구성요소 전체 또는 대부분을, 전체적으로 결합되지 않은 상

태 또는 부분적으로 결합되지 않은 상태로, 미국 내에서 또는 외국으로
제공(공급)하거나 제공의 원인이 되는 행위를 하면서 그 구성요소들이 외
국에서 특허발명의 결합방식에 따라 결합되도록 유도하는 것만으로도 당
해 특허권의 침해로 간주된다.

19) 여러 문헌에 따르면 Deepsouth Packing v. Laitram Corp 사건(406 U.S. 518, 519, 1972년)이 법률
개정의 직접적인 발단을 제공한 것으로 보인다.

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주요국 특허판례 100선

󰋼 위 사건에서 AT&T는 녹음된 음성을 디지털형태로 암호화하고 압축하는 컴퓨터

에 관한 특허권을 보유하고 있었는데, Microsoft의 윈도우에는 컴퓨터로 하여금
위 특허권과 같은 방식으로 음성을 처리하는 코드가 포함되어 있었다. 그런데
Microsoft는 윈도우의 마스터 버전만을 디스크 형태 또는 암호화된 전자파일 전
송 형태로 외국 컴퓨터 제조업자에게 공급하는 방식을 취하였고, 이런 디스크나
전자파일을 받은 외국 컴퓨터 제조업자는 미국 밖에서 복사본을 제조한 다음 이
를 컴퓨터에 인스톨하여 판매하였다. 즉, 완성품인 컴퓨터에 부품과 같이 인스톨
되는 것은 외국 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이지 마스터 버전이 아니었다.
󰋼 AT&T는 윈도우마스터 버전을 보내는 행위가 미국 특허법 제271조 (f)항이 금지하
고 있는 ‘부품을 공급하는 행위’에 해당한다는 이유로 Microsoft를 상대로 침해소
송을 제기하였고, 1심법원과 CAFC 모두 Microsoft의 침해를 인정하였는데, 주된
이유는 마스터 버전인 디스크나 전자파일을 추가 복제의 의도를 가지고 외국에
송부하는 행위 자체가 공급행위에 해당하며, “공급”이라는 용어도 법의 제정의도
를 고려해 광의로 해석해야 한다는 것이다.
󰋼 이에 대해 대법원은, (1) 부품이란 결합(조립)할 수 있는 것을 말하는데, 소프트웨
어 코드 자체는 CD-ROM 드라이브에 삽입될 수도 없고 컴퓨터에 설치되거나 인
터넷으로 다운로드될 수도 없어 물리적인 구현 형태가 없는 하나의 아이디어이
며 그 자체로서는 결합할 수 있는 부품이라고 볼 수 없는 점, (2) 인스톨용 복제
본이 있어야만 소프트웨어가 컴퓨터와 결합 가능하게 되는데 이들 윈도우 복제
본들은 Microsoft가 미국에서 공급한 것이 아니라 미국 외에서 외국 컴퓨터 제조
업자에 의해 공급된 것인 점, (3) CAFC는 공급 행위에 복사행위가 포함된 것으로
해석하였으나, 두 행위는 서로 구분되는 것이며, 더 나아가 소프트웨어가 복사하
기 쉽다는 이유로 침해판단시 형체가 있는 다른 것과 달리 볼 이유가 없는 점 등
을 근거로 하급심 판결을 인용하지 않았다.
󰋼 위 판결은 소프트웨어의 미국 특허법 제271조 (f)항의 적용 확대를 둘러싼 찬반
양론이 대립하는 상황에서,20) 어디까지나 해당 조항이 속지주의 원칙의 예외 조
항임을 감안하여 그 의미의 확대해석을 경계하고 ‘부품 등의 구성요소’와 ‘공급’
이라는 두 요소가 존재해야 하며 이 두 요소의 존재 여부는 문언해석이 우선이
라는 점을 명확히 정리하였다는 점에서 의의가 있다.

20) 신승남, 미국 특허법의 소프트웨어 분야에서의 역외적용과 그 시사점, 인터넷법률 통권 제38호, 2007

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 Ⅰ. 미 국 편

9 신규성 부정을 위한 선행기술의 용이실시 요건

Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. v. Bio–Technology General Corp.

424 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005)

󰋼 In order to anticipate, a prior art disclosure must also be enabling, such that one
of ordinary skill in the art could practice the invention without undue
experimentation.
󰋼 The standard for enablement of a prior art reference for purposes of anticipation
under section 102 differs from the enablement standard under 35 U.S.C. § 112.
While section 112 provides that the specification must enable one skilled in the
art to ‘use’ the invention, section 102 makes no such requirement as to an
anticipatory disclosure.
󰋼 Anticipation does not require actual performance of suggestions in a disclosure.
Rather, anticipation only requires that those suggestions be enabled to one of skill
in the art.

해 설

󰋼 미국 판례에 따르면 발명의 신규성을 부정하기 위해 선행기술이 갖추어야 할 요

건(이하 ‘선행기술 적격’이라 함)으로, 하나의 선행기술에 발명의 구성요소 모두가
개시되어야 한다는 점(이하 ‘개시 요건’이라 함)21)과, 나아가 그 선행기술은 통상
의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 한다는 점(이하 ‘용이
실시 요건’이라 함)22)이 있다.
󰋼 개시 요건에 대해서는 우리나라를 비롯해 주요국에서 신규성 부정을 위해 선행
기술이 갖추어야 할 요건으로 널리 사용하고 있는 반면, 용이실시 요건에 대해서
는 그 채택 여부와 눈높이가 일치하지 않는다.
󰋼 우리나라의 경우 신규성과 진보성을 특별히 구분하지 않고 선행기술 적격에 대
해 판시하고 있으며, 개시 요건이 선행기술 적격 판단을 위한 주요 대상이고 용
이실시 요건에 대해서는 특별한 사정23)이 없는 한 판단 자체를 하지 않는 등 비
교적 관대한 경향이 있다.

21) Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc.(850 F.2d 675, 677, 7 USPQ2d 1315, 1317, 1988년)
22) Rasmusson v. SmithKline Beecham Corp.(413 F.3d 1318, 1325, 2005년)
23) 특허법원 2006. 6. 8. 선고 2005허49 판결에서는 내용이 기본적 상식이나 경험칙에 명백히 위배되어
내용 전체를 신뢰할 수 없는 경우 적법한 선행기술이 될 수 없다고 판시하였고, 특허법원 2014.
4. 4. 선고 2013허8802 판결에서는 심지어 미완성 발명도 선행기술이 될 수 있다고 판시하였음

- 19 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 아래는 최근 여러 판례에서 자주 인용되는 문구로서 우리나라 실무상 현 입장을

대변해준다고 하겠다.

< 특허법원 2014. 9. 4. 선고 2014허2054 판결 >

선행기술은 기술 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 자료의 부

족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 흠결이 있다고 하더라도24) 그 기
술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 기술상식이나 경험칙에 의하여 쉽게
기술내용을 파악할 수 있는 범위 내에서는 대비대상이 될 수 있는바, …

󰋼 위 CAFC 판결은 선행기술의 용이실시 요건에 대해 통상의 기술자가 과도한 실

험을 하지 않고도 이를 실시할 수 있을 정도로 용이하여야 함을 명시하였는데,
선행기술의 개시 요건을 위주로 판단하는 우리나라 실무에 비해 엄격함을 알 수
있다.
󰋼 다만, 위 CAFC 판결은 선행기술이 갖추어야 할 용이실시 요건은 출원발명의 명
세서가 기재불비로 거절되지 않기 위해 갖추어야 할 용이실시 요건과는 구분되
어야 한다는 점을 분명히 하였는데, 출원발명의 명세서가 갖추어야 할 용이실시
요건은 소위 ‘유용성’까지 구비해야 하나 신규성 판단시 사용되는 선행기술은 그
정도까지의 요건은 구비할 필요가 없다고 하였다.25)
󰋼 다시 말해, 선행기술의 용이실시 요건으로 실증적으로 유용한지 여부까지는 요
구하지 않음으로써 통상의 기술자가 그 유용성을 떠나 단지 실시할 수 있으면
족하다는 취지로 그 상한을 확인시켜 주었고, 이 상한은 선행기술이 출원발명 이
전에 이미 공중의 지식이 되었다는 것을 보이기 위해 최소한 갖추어야 할 요건
임을 확인시켜준 것이다.

24) 과거 판결(대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 등)에서는 ‘미완성 발명’도 신규성에서 선행기술
로 채택할 수 있다는 표현이 많였으나 최근 판결들에서는 그 표현이 삭제된 것이 많음
25) 이러한 취지는 이후 여러 판례에서 확인할 수 있고, 예시적으로 In re Gleave 사건(560 F.3d 1331, 2009
년)에는 다음과 같은 판시내용이 있다. “a prior art reference need not demonstrate utility in order to serve
as an anticipating reference under section 102.”

- 20 -
 Ⅰ. 미 국 편

10 신규성 판단시 선행기술에 누락된 구성의 보충

Teleflex, Inc. v. Ficosa North America Corp.

299 F.3d 1313 (Fed. Cir. 2002)

󰋼 As we have repeatedly stated, anticipation requires that each limitation of a claim

must be found in a single reference.
󰋼 Although we have permitted the use of additional references to confirm the
contents of the allegedly anticipating reference, we have made clear that
anticipation does not permit an additional reference to supply a missing claim
limitation. Ficosa's argument attempts to “combine the teachings of the references
to build an anticipation.” We find Ficosa's anticipation argument unpersuasive
in demonstrating lack of substantial evidence for the jury's verdict.

해 설

󰋼 미국은 우리나라를 비롯한 주요국과 동일하게 하나의 선행기술에서 청구항의 모

든 한정사항을 찾을 수 있어야 그 청구항에 대한 신규성을 부정할 수 있다는 대
원칙26)을 갖고 있다.27)
󰋼 위 판결은 하나의 선행기술 외에 다른 선행기술을 부가적으로 사용하는 것이 불
가능하지는 않지만 청구항의 한정사항과 추가 대비를 위해 사용할 수 없고 단지
하나의 선행기술, 즉 신규성 부정을 위해 사용되는 선행기술의 내용을 확인하는
용도로만 제한적으로 사용될 수 있음을 명확히 하고 있다.
󰋼 부가적으로 사용되는 선행기술은 어디까지나 신규성 부정을 위해 사용되는 선행
기술에 마땅히 있어야 하나 누락된 사항을 입증하거나 누락되지 않았어도 해석
을 보다 명확히 하기 위하여 채택되는 것이지, 아예 신규성 부정을 위해 사용되
는 선행기술에 명시적이든 내재적이든 없는 구성요소를 새로 제공(supply)하기
위해 채택될 수 없다는 것이다.
󰋼 위 판결이 나온 이후 여러 지법에서 위 판결을 인용한 후속 판결이 적지 않은 데
그 중 하나를 소개하면 아래와 같이 (1) 부가되는 선행기술은 하나의 선행기술이

26) 이른바 ‘all element rule’이라고도 함

27) Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc.(850 F.2d 675, 1988년) “For a prior art reference to anticipate
in terms of 35 U.S.C. § 102, every element of the claimed invention must be identically shown in a
single reference”

- 21 -
주요국 특허판례 100선

통상의 기술자에게 무엇을 의미했을지 밝히기 위한 것이지 특정한 가르침을 주

기 위한 것이 아닌 점, (2) 만약 특정한 가르침을 주기 위한 것이라면 선행기술들
의 가르침을 결합하여 청구항의 신규성을 부정하는 쪽으로 잘못 사용될 수 있는
점을 이유로 신규성 판단시 부가 선행기술 채택을 엄격히 제한하고 있다.

< Intermec Tech v. Palm Inc. 811 F.Supp.2d 973 [2011] >

additional references may be used only to shed light on what a prior art
reference would have meant to those skilled in the art at that time, not for
a specific teaching, as this would be indicative of an attempt to improperly
“combine the teachings of the references to build an anticipation.”

󰋼 우리나라도 신규성 부정시 하나의 선행기술만을 사용하고 있음은 주지의 사실이

며,28) 다만, 아래 판결에서 보는 바와 같이 청구항과 선행기술의 구성상 차이가
주지관용기술 정도의 차이에 해당한다면 선행기술에 주지관용기술을 결합하여
청구항의 신규성을 부정할 수 있는 것으로 볼 때, 주지관용기술이더라도 선행기
술에 명시적이든 내재적이든 없는 구성을 새로 제공하기 위해 채택할 수 없는
미국에 비해, 우리나라는 신규성 판단기준이 다소 관대한 것으로 보인다.

< 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결 >

특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기
재된 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효
과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가
과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등
으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양
발명은 서로 동일

28) 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160 판결

- 22 -
 Ⅰ. 미 국 편

11 신규성 관련 선행기술 내재 및 통상의 기술자의 인지 여부

EMI Group North America, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp.

268 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2001)
󰋼 A prior art reference anticipates a patent claim if the reference discloses, either
expressly or inherently, all of the limitations of the claim.
󰋼 Recognition by one of ordinary skill may be important for establishing that the
descriptive matter would inherently exist for every combination of a claim's
limitation.
󰋼 Theoretical mechanisms or rules of natural law that are recited in a claim, that
themselves are not patentable, however, do not need to be recognized by one
of ordinary skill in the art for a finding of inherency.
󰋼 Similarly, in the present case the prior art does not need to inherently disclose
the claimed theoretical vapor-induced fuse explosion mechanism. Nor does one
of skill in the art need to understand the severing mechanism. Recitation of a
law of nature does not distinguish a claim from prior art.

해 설

󰋼 위 판결은, 신규성이 부정되기 위해서는 해당 청구항의 모든 구성요소가 하나의

선행기술에 빠짐없이 명시적으로 기재되어 있어야 하는 것이 원칙이지만, 선행
기술에 명시적으로 기재되지 않은 구성요소가 있더라도 그것이 선행기술에 내재
하는(inherent) 것이라면 이 역시 신규성 부정 판단시 고려될 수 있다고 판시하고
있다.

< Inherency Rule >

선행기술에 특허 청구항에 기재된 특정 성질, 구조, 기능, 효과 등에 대한
명시적 기재가 없더라도, 해당 성질, 구조, 기능, 효과 등이 선행기술에
기재된 구조, 재료 등으로부터 필연적으로 존재할 수 밖에 없는 것으로
판단되는 경우 선행기술에 해당 성질, 구조, 기능, 효과 등에 해당하는 구
성요소가 존재하는 것으로 본다는 것

󰋼 여기서 내재하는 것임을 증명하기 위해서는 통상의 기술자가 이를 인지할 수 있

었는지 여부가 중요한 고려요소로 작용하는데, 위 판결은 청구항에 기재된 자연

- 23 -
주요국 특허판례 100선

법칙 상의 이론적인 메커니즘이나 규칙들의 경우 통상의 기술자가 이를 인지하

지 못하더라도 선행기술에 내재된 것으로 봐야 한다고 판시하였다.
󰋼 위 사건의 기술내용과 관련하여 CAFC는 청구항과 선행기술이 동일한 퓨즈 구조
를 제시하고 있는 한 청구항에 기재되어 있는 증기 유도에 의한 퓨즈 파열 메커
니즘은 선행기술에 당연히 내재된 것이어서 해당 청구항의 신규성이 부정된다고
판시하였는데, 그 이유로 위 메커니즘은 선행기술에 개시된 구조로부터 필연적
으로 도출되는 자연법칙의 영역에 있는 것이어서 통상의 기술자가 이를 인지할
필요가 없고 선행기술과의 어떠한 차이도 만들어내지 않는다는 점을 들었다.
󰋼 CAFC는 더 나아가 인류는 불을 피우고 유지하기 위해 산소가 필요함을 깨닫기
훨씬 이전부터 불을 사용하고 있었는데 나중에 누군가가 산소와 결합되는 그 원
리를 밝혀냈다고 하여 불의 사용을 독점할 수 없는 점29)을 또 하나의 이유로 들
었다.
󰋼 우리나라도 아래 판결에서 보는 바와 같이 청구항의 모든 구성요소가 하나의 선
행기술에 명시적으로 기재된 경우는 물론 내재적으로 기재된 경우에도 신규성의
부정이 가능하다고 보고 있다.

< 특허법원 2011. 7. 7. 선고 2011허1012 판결 >

비교대상발명의 대응구성은 프로그램을 내장하고 있는 컴퓨터를 명시하

고 있지 않은 점에서 차이가 있지만, 프로그램을 실행하기 위해서는 프로
그램을 내장한 컴퓨터가 있어야 한다는 것은 자명한 사항이라 할 것이어
서 비교대상발명에도 컴퓨터가 내재되어 있다고 보아야 하므로, 결국 두
대응구성은 실질적으로 동일하다.

29) 원문은 다음과 같다. “Humans lit fires for thousands of years before realizing that oxygen is necessary to
create and maintain a flame. The first person to discover the necessity of oxygen certainly could not
have obtained a valid patent claim for “a method of making a fire by lighting a flame in the presence of
oxygen.” Even if prior art on lighting fires did not disclose the importance of oxygen and one of ordinary
skill in the art did not know about the importance of oxygen, understanding this law of nature would not
give the discoverer a right to exclude others from practicing the prior art of making fires.”

- 24 -
 Ⅰ. 미 국 편

청구항의 모든 구성요소가 선행기술에 내재된 경우 신규성

12
부정 가능 여부

Schering Corp. v. Geneva Pharmaceuticals

339 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2003)

󰋼 This court recognizes that this may be a case of first impression, because the
prior art supplies no express description of any part of the claimed subject matter.
The prior art ′233 patent does not disclose any compound that is identifiable as
DCL. …(중략)… In these prior cases, however, inherency was only necessary to
supply a single missing limitation that was not expressly disclosed in the prior
art. This case, as explained before, asks this court to find anticipation when the
entire structure of the claimed subject matter is inherent in the prior art.
󰋼 This court sees no reason to modify the general rule for inherent anticipation
in a case where inherency supplies the entire anticipatory subject matter.
󰋼 The inherent disclosure of the entire claimed subject matter anticipates as well
as inherent disclosure of a single feature of the claimed subject matter. The extent
of the inherent disclosure does not limit its anticipatory effect.
󰋼 Thus, inherency operates to anticipate entire inventions as well as single limitations
within an invention.

해 설

󰋼 위 판결은 청구항의 구성요소 중 일부가 아니라 구성요소 전부가 선행기술에 명

시되지 않았더라도 그 구성요소 전부가 선행기술에 내재된 것으로 판단되는 경
우에도 청구항의 신규성이 부정됨을 인정한 최초의 사례에 해당한다.
󰋼 위 판결 이전에는 단일 선행기술 내에 청구항의 모든 구성요소 중 일부가 명시적
으로 개시되어 있지 않더라도 그러한 일부의 구성요소가 선행기술에 필수적으로
존재할 수밖에 없는 내재된 특성에 해당한다면 그 청구항은 신규성이 결여된다
는 논리를 적용하여 왔다.
󰋼 위 판결은 (1) 선행기술에 내재된 것이 청구항 구성요소의 일부인지 아니면 전부
인지 여부에 따라 신규성 판단을 위한 기준을 달리 적용할 이유가 없다는 점, (2)

- 25 -
주요국 특허판례 100선

통상의 기술자가 인식할 수 있었겠는지 여부를 불문하고 청구항의 모든 구성요

소가 선행기술의 구성으로부터 필수적으로 도출되는 경우 해당 청구항의 신규성
은 당연히 부정되어야 할 것인 점 등을 주된 근거로 제시하였다.
󰋼 위 사건의 기술내용과 관련하여 선행기술에는 체내에서 loratadine이 대사되어
DCL(descarboethoxy-loratadine)로 변환된다는 사실이 명시되어 있지 않았지만 선
행기술의 loratadine 투약시 청구항의 DCL이 우연히 발생하는 것이 아니라 체내
에서 필수과정을 거쳐 반드시 발생하는 것이기 때문에 DCL에 관한 청구항의 모
든 구성요소는 선행기술에 내재된 것이라고 CAFC는 판시하였다.
󰋼 위 판결이 나온 이후, 다수의 후속 판결들30)이 구성요소 전부가 선행기술에 내재
된 것으로 판단되는 경우에는 위 판결의 문구를 인용하여 신규성을 부정하고 있
으며, 위 판결는 의약품 기술에 관한 것이지만 후속 판결들은 다양한 기술 분야
에 망라되어 있다.
󰋼 한편, 우리나라에는 위 CAFC 판결과 같이 청구항의 구성요소 일부가 아닌 전부가
내재된 경우의 신규성 문제를 정면으로 다룬 판례는 아직까지 찾아볼 수 없다.

30) 2015. 3. 12. 현재 72개(http://www.westlaw.com 참조)

- 26 -
 Ⅰ. 미 국 편

13 신규성 [선행 논문이 FTP 서버에 게시된 경우]

SRI Int’l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc.

511 F.3d 1186 (Fed. Cir. 2008)

󰋼 A three member panel of the United States Court of Appeals for the Federal
Circuit issued a decision on January 8, 2008. Writing for the majority, Chief
Judge Randall R. Rader upheld the District Court's decision that the '212' patent
was enabled by the EMERALD paper and therefore invalid. However, he
concluded that there were issues of material fact about whether the Live Traffic
paper constituted prior art. Since a grant of summary judgment requires that there
be no remaining issues of material fact between the parties, the majority vacated
and remanded the District Court's grant of summary judgment that the Live
Traffic paper invalidated the '203', '212', '338', and '615' patents.
󰋼 Rader found that the Live Traffic paper was in a situation much more similar
to the uncatalogued thesis in In re Bayer than the publicly disseminated posters
in In re Klopfenstein. Rader concluded that the pre-publication Live Traffic paper
could not be considered catalogued or indexed in a meaningful way and was not
intended to be disseminated to the public. Rader concluded that, without
additional information about the structure of SRI's FTP server, genuine issues of
fact should have prevented the Delaware District Court from rendering summary
judgment on the patent invalidity issues.

해 설

󰋼 위 CAFC 판결은 발명자가 기준일 이전의 날(pre-critical date)에 선행 논문을 공개적

으로 이용가능한 FTP(File Transfer Protocol) 서버에 게시한 경우, 그 논문개시로 특허
법 제102조(b)31)에 의해서 이 사건 특허들(U.S. Patents No. 6,484,203, No. 6,708,212,
No. 6,321,338, No. 6,711,615)의 권리가 상실되는가 여부에 관한 것이다.

31) 35 USC § 102 – Novelty, Prior Art

(a) A person shall be entitled to a patent unless—
(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or
otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or (2) the claimed
invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published
or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names
another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.
(b) EXCEPTIONS.— (이하 생략)

- 27 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 발명자는 심포지움(Network and Distributed System Security Symposium)에 실을

논문을 보내달라는 요청에 응하여, 그 심포지엄 의장에게 ‘Live Traffic Analysis of
TCP/IP Gateways’라는 제목의 논문을 직접 보내주지 않고, 대신에 해당 논문을
SRI FTP 서버의 Emerald 서브디렉토리에 ‘ndss98.ps’ 라는 파일명으로 저장한 다
음 이 특정 FTP 주소를 이메일로 보내주었다. 문제가 된 논문은 ‘ndss98.ps’ 라는
파일명으로 7일 동안 SRI FTP 서버에 게시되었다. SRI FTP 서버는 공공연하게
접근가능한 것이었고 해당 논문에 접근하는데 어떠한 제한도 두지 않았다. 상기
논문에는 SRI가 진행 중인 Emerald 연구 프로젝트의 일부가 묘사되어 있었다.
󰋼 연방지방법원은 통상의 기술을 가진 자가 SRI FTP 서버가 Emerald 1997 프로젝
트를 저장하고 있다는 것을 알 수 있고, Live Traffic 논문을 찾기 위하여 그 폴더
들을 돌아다닐 수 있다는 이유로 특허법 제102조(B)에 의해 이 사건 특허들은 무
효라고 판결32)하였다. 이에 SRI는 CAFC에 항소하였다.
󰋼 CAFC는 연방지방법원의 판결에 동의하지 않았다. CAFC는 다수 의견에서 발명
자가 FTP 서버에 게시한 것을 동료 검토(peer review)의 목적으로 의사교환을 한
것이라고 판단하면서 서버 게시행위는 그 자체로 공개의 의도로 이루어진 것은
아니라고 판결하였다. 다수 의견은 또 ‘ndss98.ps’ 라는 Live Traffic 논문 파일명만
으로 그 파일을 특정하여 일반인들이 알 수 있을 것으로 보이지도 않는다고 판
결하였다.
󰋼 우리나라는 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있는 경우 공지된 것
으로 보기 때문에33) 위 사례도 공지된 것으로 볼 여지가 있다고 하겠다.

32) SRI Int’l, Inc. v. Internet Sec. Sys., Inc. 456 F.Supp. 2d 623 United States District Court, D.
Delaware (Oct.17,2006)
33) 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결

- 28 -
 Ⅰ. 미 국 편

14 통상적인 기술자 수준 판단시 고려되어야 할 요소

Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co.

713 F.2d 693 (Fed. Cir. 1983)

󰋼 Factors that may be considered in determining level of ordinary skill in the art
include: (1) the educational level of the inventor; (2) type of problems
encountered in the art; (3) prior art solutions to those problems; (4) rapidity with
which innovations are made; (5) sophistication of the technology; and (6)
educational level of active workers in the field.
󰋼 Not all such factors may be present in every case, and one or more of these
or other factors may predominate in a particular case.

해 설

󰋼 위 판결은 미국에서 통상의 기술자가 갖는 기술 수준, 다시 말해 통상적인 기술

수준을 판단하는 데 있어서 고려되어야 할 요소들에 대해 구체적인 예시를 보여
준 최초의 사례라는 데에 의의가 있으며,34) 여기서 제시된 6가지 요소들은 ‘(1)
발명자의 교육 수준, (2) 당해 분야에서 직면하는 문제들의 유형, (3) 이들 문제들
에 대한 종래 기술의 해결책들, (4) 혁신이 일어나는 속도(당해 분야에서의 기술
발전 흐름), (5) 기술의 난이도, (6) 당해 분야 종사자들의 교육 수준’이다.
󰋼 물론 위 판결은 위에서 제시한 6가지 요소가 모든 사건에 나올 수 없고, 보통 그
중 1∼2개 또는 그 밖의 다른 요소가 지배적으로 작용할 것이라고 인정하였지만,
관념적으로 받아들여지던 통상적인 기술 수준 판단시 고려할 수 있는 객관적인
요소들을 제시하였다는 점에서 큰 의의가 있다.
󰋼 위 판결에서 제시된 요소들은 다수의 후속 판결에서 인용되었고 미국 심사지침
서에도 반영되는 등 활발히 사용되었는데, 그 중 첫 번째, 즉 ‘발명자의 교육 수
준’과 관련하여서는 발명자가 누구냐에 따라 선행기술들로부터 출원발명에 이르
기까지의 어려움 정도가 다르기 때문에 여전히 중요한 고려요소라는 의견도 있
었으나, 특정 발명자의 교육 수준에 따라 진보성 기준을 달리 적용해서는 안된다
는 의견이 더욱 지지를 받으면서 더 이상 채택되지 않게 되었다.

34) Jacobson Brothers, Inc. v. United States 사건(512 F.2d 1065, 1071, 185 USPQ 168, 1975년)에서
위 요소들과 동일하지는 않지만 유사한 요소들이 먼저 제시되긴 하였다.

- 29 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 아래의 후속 판결은 통상의 기술자가 갖는 기술 수준이라 함은 당해 분야에서 통

상의 지식을 가진 가상의 인물이 갖는 기술 수준을 의미하는 것이라는 등의 논리
로 발명자의 교육 수준이 제외되어야 할 이유에 대해 비교적 구체적으로 판시하
였다.35)

< Standard Oil v. American Cyanamid, 774 F.2d 448 (1985)>

The issue of obviousness is determined entirely with reference to a hypothetical

“person having ordinary skill in the art.” It is only that hypothetical person who
is presumed to be aware of all the pertinent prior art. The actual inventor's skill
is irrelevant to the inquiry … one should not go about determining obviousness
under § 103 by inquiring into what patentees (i.e., inventors) would have known
or would likely have done, faced with the revelations of references. A person
of ordinary skill in the art is also presumed to be one who thinks along the
line of conventional wisdom in the art and is not one who undertakes to innovate

󰋼 한편, 우리나라는 미국과는 달리 통상의 기술자의 수준을 확정하지 않고 진보성

을 판단하는 것이 보통이나,36) 통상의 기술자 수준에 관하여 판시한 아래 특허법
원 판결이 있다.

< 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2009허1965 판결 >

‘통상의 기술자’란 ‘특허발명의 출원 시를 기준으로 국내외를 막론하고, 출
원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신
의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자
유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인’을 말하는 것이다.

35) 위 후속 판결이 있고 난 이후, 판례의 태도는 대체적으로 발명자의 교육수준을 요소에서 제외하고
나머지 5개만을 예시적으로 채택하는 쪽으로 정리되었으며(In re GPAC, 57 F.3d 1573, 1579, 35
USPQ2d 1116, 1121 1995년; Custom Accessories, Inc. v. Jeffrey-Allan Indus., Inc., 807 F.2d 955,
962, 1 USPQ2d 1196, 1201 1986년 등 참조), MPEP 역시 판례의 태도 변화에 맞추어 당초 6가지
요소에서 발명자의 교육 수준을 제외한 5가지만을 현재 고려할 수 있는 요소로 삼고 있다(MPEP
2141.03 : Factors that may be considered in determining the level of ordinary skill in the art may
include: (A) “type of problems encountered in the art;” (B) “prior art solutions to those problems;” (C)
“rapidity with which innovations are made;” (D) “sophistication of the technology; and” (E) “educational
level of active workers in the field.).
36) 한편, 진보성 판단시 통상의 기술자 수준을 파악한 다음에 선행기술과 대비판단하라는 대법원 판
결이 있다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결).

- 30 -
 Ⅰ. 미 국 편

15 결합발명의 진보성 판단 방법

In re Rouffet
149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)

󰋼 As this court has stated, “virtually all inventions are combinations of old
elements.”Most, if not all, inventions are combinations and mostly of old
elements.”Therefore an examiner may often find every element of a claimed
invention in the prior art. If identification of each claimed element in the prior
art were sufficient to negate patentability, very few patents would ever issue.
Furthermore, rejecting patents solely by finding prior art corollaries for the
claimed elements would permit an examiner to use the claimed invention itself
as a blueprint for piecing together elements in the prior art to defeat the
patentability of the claimed invention. Such an approach would be “an illogical
and inappropriate process by which to determine patentability.”
󰋼 To prevent the use of hindsight based on the invention to defeat patentability
of the invention, this court requires the examiner to show a motivation to
combine the references that create the case of obviousness. In other words, the
examiner must show reasons that the skilled artisan, confronted with the same
problems as the inventor and with no knowledge of the claimed invention, would
select the elements from the cited prior art references for combination in the
manner claimed.

해 설

󰋼 발명의 진보성에 관해 미국 특허법은 선행기술과 특허발명의 차이가 통상의 기

술자에게 자명한 정도에 불과하다면 특허받을 수 없다는 선언적인 기준37)만 제
시하고 있을 뿐이어서 그 구체적인 기준은 심사 실무와 판례에 맡겨져 있는데,
위 판결은 진보성 판단시 소위 ‘사후적 고찰’의 오류에 빠지지 않아야 하는 이유
를 명확히 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

37) 35 U.S.C. 103 : A patent for a claimed invention may not be obtained …(중략)… if the differences
between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole
would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having
ordinary skill in the art

- 31 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 판결 내용을 구체적으로 살펴보면, (1) 대부분의 발명들은 기존(old) 구성요소

들을 조합한 것이어서 심사관은 청구항의 모든 구성요소를 선행기술에서 자주
찾아낼 수 있을 것이라는 점, (2) 만약 심사관이 청구항의 각각의 구성요소를 선
행기술에서 찾아냈다는 이유로 특허성이 부정되어야 한다면 대부분은 특허를 받
지 못할 것이라는 점, (3) 더욱이 이는 특허성 부정을 위해 심사관으로 하여금 청
구항 자체를 선행기술의 구성요소들을 서로 이어 맞추기 위한 설계도로 사용토
록 허용하는 것인 점을, 그 이유에 대한 근거로 제시하고 있다.
󰋼 위 판결은 심사관이 소위 사후적 고찰을 방지하기 위해 선행기술들을 결합하기
위한 동기 등의 합당한 이유를 찾을 수 있어야 하고, 이는 청구된 발명에 대한
사전 정보가 전혀 없는 상태에서 발명자와 동일한 문제들에 직면한 통상의 기술
자가 선행기술들의 구성요소들을 선택하여 청구된 발명의 구성조합에 이를 수
있었겠느냐에 대한 문제라고 하였다.
󰋼 한편, 우리나라도 진보성 판단시 아래 판결에서 보는 바와 같이 사후적 고찰을
금지하고, 공지된 각 구성요소들을 결합하여 출원발명에 이르는데 용이한지를
따지는 점에서 미국과 동일하다고 볼 수 있다.

< 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 >

통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이

된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로
부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보
성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을
전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있
는지를 판단하여서는 아니된다.

< 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 >

청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로

결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요
소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로 …(중략)… 청구항에
기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것
인지 여부만을 따져서는 안 되고 … 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의
곤란성을 따져 보아야 할 것이며

- 32 -
 Ⅰ. 미 국 편

16 진보성 판단기준[그래엄 요소]

Graham v. John Deere Co. of Kansas City

383 U.S. 1 (1966)

󰋼 The Patent Act of 1952 added 35 U.S.C. § 103 essentially requires a comparison
of the subject matter sought to be patented and the prior art, to determine whether
or not the subject matter of the patent as a whole would have been obvious, at
the time of the invention, to a person having ordinary skill in the art. Justice
Clark held that the Congress, in passing the Act, intended to codify and clarify
the common law surrounding the Patent Act by making explicit the requirement
of non-obviousness.
󰋼 Although patentability is a matter of law, the Court held that §103 required a
determination of the following questions of fact to resolve the issue of
obviousness:
1. the scope and content of the prior art;
2. the differences between the claimed invention and the prior art;
3. the level of ordinary skill in the prior art.
In addition, the Court mentioned “secondary considerations” which could serve
as evidence of non-obviousness. They include:
1. commercial success;
2. long felt but unsolved needs; and
3. failure of others.

해 설

󰋼 1952년 미국 의회가 미국 특허법에 진보성 요건에 관한 규정인 제103조38)를 제

정한 이후, 1966년 연방대법원은 위 그래엄 판결을 통해 처음으로 제103조의 진
보성 판단에 대한 명확한 기준을 제시하였다.

38) 35 U.S.C. 103 - Conditions for patentability; non-obviousness

(a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set
forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented
and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time
the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter
pertains. Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was made. (b) (이
하 생략)

- 33 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 그래엄 판결에서 연방대법원은 기존의 사법부가 개개의 사건에서 발전시켜온

진보성에 관한 법리들을 집대성하였고, ‘그래엄 요소(Graham factor)’ 라고 불리는
4단계의 진보성 판단방법을 제시하였다.
󰋼 [그래엄 요소(Graham factor)]
- (1단계) “선행기술의 범위와 내용의 결정”: 이 단계를 통해 인용하려고 하는 선행
기술이 본 발명의 기술분야와 유사한 기술분야의 것인가 판단된다.
- (2단계) “선행기술과 대상발명과의 차이의 발견”: 본 발명과 선행기술의 물건 또
는 방법의 구성을 각 요소별로 분리하여 이를 요소 내지 단계별로 비교한다. 그
래엄 요소 중 가장 중요한 단계이다.
- (3단계) “통상의 기술 수준의 결정”: 소위 PHOSITA(Persons Having Ordinary Skills
In The Art)로 불리는 통상의 기술자의 수준을 결정하는 단계로 PHOSITA는 발명
에 관련하는 선행기술을 전부 알고 일정 기간의 경험을 가진, 법적으로 의제된
가공의 인물이다. 연방대법원은 Graham판결에서 통상의 기술자의 수준을 정하
지 않으면 안 된다고 하고 있지만, 해당 판결과 그 이후의 판결에서도 통상의
기술자의 수준을 명시적으로 정하고 있지는 않다.
- (4단계) “2차적 고려요소들의 고려”: Graham판결에서는 위의 3가지 진보성 단계
이외에도 상업적 성공, 오랫동안 해결되지 않았던 발명의 필요성, 문제를 해결
하고자 했던 다른 기술자의 실패 등과 같은 2차적인 요소들도 진보성 판단시 고
려될 수 있다고 했다. 그러나 이러한 요소들은 어디까지나 이차적인 고려사항일
뿐 2차적 요소들의 존재만으로 직접적으로 진보성이 인정되지는 않는다.
󰋼 그래엄 요소(Graham factor) 중에는 발명의 효과의 확인 단계는 포함되어 있지 않다.
그레엄 테스트의 진보성 판단은 구성의 비교를 중심으로, 통상의 기술자의 수준
으로부터 발명 전체(subject matter as a whole)로서 이루어져야 한다. 효과에 대한
평가는 2차적 고려요소의 하나로 되었다.

- 34 -
 Ⅰ. 미 국 편

17 진보성 판단기준[TSM 심사]

In re Peterson,
223 F.2d 508 (C.C.P.A 1955)
It is clear that the reference patents each relate directly to the prestressing art.
Each patent reflects basic teachings in that art. While no single reference
discloses all the admittedly old steps of the claimed method, it is proper to
combine references, if warranted, to show that the bringing together of these
old steps was reasonably suggested by the prior art, and would have readily
occurred to the worker skilled in such art. We think the affirmative of that
proposition is applicable here, and that the Board of Appeals was entirely
correct in its application of the references to meet the subject matter of the
appealed claims.

해 설

󰋼 위 사건에서 CCPA(관세 및 특허항소법원)는 “어떤 단일한 선행기술도 청구된 발

명의 모든 구성요소를 포함하고 있지 않아서 여러 선행기술을 종합하는 것이 타
당한 경우, 이러한 종합이 선행기술에 의하여 시사(suggested)되고 있고, 이러한
시사가 통상의 기술자에게 예견될 수 있는 경우”라는 표현을 사용하여 TSM 심사
(Teaching-Suggestion-Motivation test)의 원형을 보여주고 있다.
󰋼 TSM 심사란 특허청이나 특허침해소송에서의 피고는 대상 발명의 요소가 선행기
술 내지 선행기술들에 포함되어 있다는 사실을 입증하는 것만으로는 족하지 않
고, 대상 발명 또는 특허를 위하여 각 요소들을 수정하거나, 조합할 교시, 시사,
동기 등이 있다는 점까지 입증하여야 할 것을 요구하는 심사기준이다.
󰋼 CAFC는 진보성을 판단할 때 판례법상의 TSM 심사를 하여 왔다. CAFC는 복수의
선행기술에 기초하여 진보성 판단을 하는 경우에, 특히 조합발명의 취급에 관하
여 이런 선행기술들을 결합할 교시, 시사가 있어야 한다고 판시하여 왔다. 그런
데 미국 특허법 제103조(a)는 문언상 ‘제102조에 의하여 완전히 동일하게 발명이
개시되어 있지 않다고 하더라도 만일 특허를 받으려고 하는 대상발명과 특허대
상의 선행기술이 전체적으로 차이가 선행기술이 속한 영역에서의 통상의 기술자
의 관점에서 발명이 이루어진 당시에 자명한 경우에는 특허를 받을 수 없다.’고

- 35 -
주요국 특허판례 100선

규정하고 있는바, 이러한 제103조의 문언에 기초하여 바로 TSM 심사가 도출되

지는 않는다.
󰋼 그런데도 CAFC가 TSM 심사를 유지하여 온 것은 TSM 심사가 기존의 그래엄 심
사가 가지는 각 단계에서의 연계성의 의문을 해소하고, 나아가 이러한 교시, 시
사, 동기를 요구함으로써 심사자가 가질 수 있는 사후적 고찰 편향을 막을 수 있
다는 장점이 있기 때문이다. 또한, 이러한 TSM 심사는 상대적으로 객관적인 증
거에 의하여 진보성 심사를 할 수 있다는 장점이 있기 때문이라고 할 수 있다.
바로 연방대법원의 KSR 판결에도 불구하고, CAFC가 완전히 TSM 심사를 버릴
수 없는 이유이기도 하다.
󰋼 우리나라도 아래 판결에서 보는 바와 같이 진보성 판단에서 TSM 심사뿐만 아니
라 KSR 판결과 유사한 판단기준을 채용하고 있다.

< 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 >

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그

인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시,
동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명
의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향,
해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이
하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고
인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다고 할 것이다.

- 36 -
 Ⅰ. 미 국 편

18 진보성 판단기준[KSR 판결]

KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.

550 U.S. 398 (2007)

󰋼 On April 30, 2007, the Supreme Court unanimously reversed the judgment of
the Federal Circuit, holding that the disputed claim 4 of the patent was obvious
under the requirements of 35 U.S.C. §103, and that in "rejecting the District
Court’s rulings, the Court of Appeals analyzed the issue in a narrow, rigid manner
inconsistent with §103 and our precedents," referring to the Federal Circuit's
application of the TSM test.
󰋼 When generally describing the obviousness test, the Court was largely
uncontroversial: In determining whether the subject matter of a patent claim is
obvious, neither the particular motivation nor the avowed purpose of the patentee
controls. What matters is the objective reach of the claim. If the claim extends
to what is obvious, it is invalid under §103. One of the ways in which a patent's
subject matter can be proved obvious is by noting that there existed at the time
of invention a known problem for which there was an obvious solution
encompassed by the patent's claims.
However, when the standard was applied to the facts before the Court, the
Court stated: The proper question to have asked was whether a pedal designer
of ordinary skill, facing the wide range of needs created by developments in the
field of endeavor, would have seen a benefit to upgrading [a prior art patent]
with a sensor.

해 설

󰋼 위 연방대법원 판결은 CAFC의 판례법에 의해 창설된 발명의 진보성을 판단하는

TSM 심사가 연방대법원의 선행 판례와 서로 정합성이 있는지에 대해서 살펴보
고, 1952년 특허법 개정에 의한 제103조 도입의 취지 또는 연방대법원의
Graham 판례 취지의 해석을 재검토했다는 점에서 그 중요성이 있다.
󰋼 Teleflex사는 미국특허 제6,239,565호(전자적으로 길이 조절이 가능한 자동차 조
절 페달에 관한 발명)의 전용실시권자로서 KSR International을 상대로 특허침해

- 37 -
주요국 특허판례 100선

소송을 제기하였는데, 이에 대해 KSR은 대상 특허가 자명한 요소를 단순히 주합

(mere combination)한 것에 그친다고 하면서 특허무효를 주장하였다.
󰋼 제1심인 연방지방법원에서는 ‘565특허’ 가 자명한 기술적인 조합에 불과한 것이
기 때문에 해당 특허를 무효로 한다는 약식판결을 했다.
󰋼 제2심인 CAFC에서는 지방법원이 TSM테스트를 적용해서 특허발명을 자명하다
고 판결했지만, 그 적용이 불충분하다는 점에서 잘못이 있고, 또한 중대한 사실
에 있어서의 다툼이 존재한다고 하여 약식판결을 파기하여 환송하였다. KSR은
이러한 CAFC의 판단에 대하여 연방대법원에 상고하였다.
󰋼 제3심인 연방대법원은 만장일치 판결로 케네디 대법관이 작성한 의견을 통하여
CAFC의 판결을 파기환송(reversed and remanded)하면서, 진보성의 판단과 관련
된 대법원의 법리를 설시하였다. 연방대법원은 특허의 진보성의 판단은 미국 특
허법 제103조의 객관적인 해석에 기초하여 이루어져야 하며, 이는 4단계의 그래
엄 심사를 통해 이루어질 수 있다고 하여 Graham 심사를 재확인하였다.
󰋼 또한, 연방대법원은 CAFC가 진보성 문제를 해결함에 있어서 통일성과 일관성을
가져야 함에도 소위 TSM 심사를 채택하여 만일 선행기술을 통하여 통상의 기술
자 기준으로 교시, 시사, 동기 등을 통하여 진보성을 판단하려고 하고 있는 바,
이러한 판단기준은 미국 특허법 제103조의 문언의 취지 및 이에 기초한 연방대
법원의 판례에 배치되는 것으로 수용할 수 없다고 판단하였다.
󰋼 연방대법원은 CAFC의 TSM 심사는 진보성의 판단에 있어서 중요한 시사점을 주
는 기준이기는 하지만 이러한 기준이 엄격하게 적용되어야 하는 공식과 같은 것
은 아니라고 판결하였다.

- 38 -
 Ⅰ. 미 국 편

19 선택발명의 특허성 판단기준

Wm. Wrigley Jr. Co. v. Cadbury Adams USA LLC

Nos. 2011-1140, -1150 (Fed. Cir. 2012)

Prior art disclosed number of different combinations of ingredients, but number was
not so large that combination of WS–23 and menthol would not be immediately
apparent to one of ordinary skill in the art, given that prior art identified
combination of WS–23, as a “particularly preferred” cooling agent, with menthol,
as one of the “most suitable” flavoring ingredients

해 설

󰋼 위 판결은, 선행발명에 두 성분이 각각의 리스트에 다수 나열된 성분 중 한 성분

이더라도, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 각각 리스트 중 선택하여 조합하
는 것이 즉시 인식(immediately apparent)될 수 있다면, 그 두 성분의 조합은 이미
개시된 보아 신규성이 부정된다고 판시함으로써, 두 성분의 조합에 관한 선택발
명의 신규성 판단 기준을 제시하였다는 데 의의가 있다.
󰋼 Wrigley는 WS-2339) 멘톨을 결합한 껌에 대한 미국특허 제6,627,233호('233 특허)
를 보유하고 있는데 Cadbury의 제품이 ’233 특허를 침해하였다고 일리노이주 북
부지방법원에 소를 제기하였고, 이에 대하여 Cadbury는 '233 특허’가 선행발명에
의하여 신규성이 부정된다고 주장하였다. 지방법원은 선행발명에 많은 냉각제
및 향미제를 개시하고 있음에도 WS-23 및 멘톨이 각각 냉각제와 향미제 중 특히
선호되거나 가장 적합한 것으로 기재하고 있어 이들의 조합이 선행발명에 개시
된 것이라고 판단하여 신규성을 부정하였다.
󰋼 Wrigley는 CAFC에 항소하면서 '233 특허의 청구항 34의40) 성분이 선행발명에 개
시되어 있기는 하나, 그 조합이 개시되어 있지 않고 통상의 기술자에게 과도한
실험이 요구된다고 주장하였는데, 이에 대하여 CAFC는 신규성을 부정하기 위해

39) N-2,3-trimethyl-2-isopropyl butanamide

40) 34. A chewing gum composition comprising:
a) about 5% to about 95% gum base;
b) about 5% to about 95% bulking and sweetening agent; and
c) about 0.1[%] to about 10% flavoring agent wherein the flavoring agent comprises N-2,3-trimethyl-2-isopropyl
butanamide and menthol

- 39 -
주요국 특허판례 100선

서는 선행발명의 구성요소뿐 아니라 이들의 특정 조합이 개시되어야 한다고 하

면서도, 위 사건에서는 여러 가지 다른 냉각제와 향미제를 나열하고 있고 특정
성분의 조합은 기재하고 있지 않으나, 선행발명에서 맨톨을 ‘가장 적합한(most
suitable)’ 향미제로 특정하고 있고, WS-23을 ‘특히 선호되는(particularly preferred)’ 냉
각제로 기재하고 있는 점에 근거하여 그 둘의 조합이 개시된 것으로 판단하였다.
󰋼 즉, CAFC는 선행발명에 두 개의 리스트에 각 성분이 많이 나열되어 있다 하더라
도 통상의 기술자가 그 조합을 즉시 인식할 수 있다면 그 신규성이 부정되는 것
으로 판시하였다.
󰋼 한편, 우리도 선택발명의 신규성 판단기준으로 구체적 개시를 요건으로 하고 있
는데, 거기에는 명시적 기재 이외에도 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 직접
적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함한다는 판결41)이 있는 점
에서 미국과 동일한 입장이라 하겠고, 아래 판결에서는 그 예의 하나로 ‘바람직
한 화합물’과 ‘더욱 바람직한 화합물’의 기재를 들고 있다.

< 특허법원 2007. 11. 9. 선고 2007허2285 판결 >

특히, 바람직한 화합물은 비교대상발명의 화학식에서 q가 1인 경우인데,

더욱 바람직한 화합물에서 q는 1 또는 2로만 기재되어 있을 뿐 p, x, R²
와 달리 q가 1인 경우가 q가 2인 경우에 비해 더욱 바람직하다는 별도의
기재가 없다. 따라서 q가 1인 경우와 q가 2인 경우는 적어도 문언상으로
는 동등한 화학적 성질을 가지는 것으로 해석되므로, 통상의 기술자라면
특히 바람직한 화합물에 제시된 화합물을 대할 때 q가 2인 경우를 당연
히 상정하여 인식할 것으로 보인다.

41) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736 판결

- 40 -
 Ⅰ. 미 국 편

20 진보성 판단시 상업적 성공의 고려 여부

Crocs, Inc. v. International Trade Com’n

No. 2008-1596 (Fed. Cir. 2010)

On secondary considerations of non obviousness, a prima facie case of nexus is

made between commercial success and a patented invention when the patentee
shows both that there is commercial success, and that the product that is
commercially successful is the invention disclosed and claimed in the patent; once
the patentee demonstrates a prima facie nexus, the burden of coming forward with
evidence in rebuttal shifts to the challenger.

해 설

󰋼 위 판결은, 선행기술과 대비하여 진보성 판단이 쉽지 않은 상황에서 이차적으로

상업적 성공을 고려하되, 그 상업적 성공은 특허발명의 구성과 관련이 있을 때,
진보성 인정의 근거가 됨을 명확히 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 Crocs는 The United States International Trade Commission(ITC)42)에 Crocs 신발을
모방한 제품을 다른 회사들이 수입, 판매하지 못하도록 소송을 제기하였고, ITC
에서는 Crocs의 신발 구조에 관한 미국특허 제6,993,858호(’858 특허)가 선행기술
인 미국특허 제6,237,249호(’249 특허) 및 Aqua Clog에 의하여 진보성이 부정되어
무효라 판단하였다. 이에 대하여 Crocs는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 진보성을
인정하여 ITC의 판결을 파기환송하였다.
󰋼 CAFC는 ’858 특허에는 Foam Base와 Foam Strap의 결합이 나타나 있고, 선행기술인
’249 특허에 비하여 발뒤꿈치에 거는 Strap(120)43)이 비탄력적인 Foam Strap을 이용

42) ITC: The United States International Trade Commission의 약칭으로서 1974년의 통상법에 의거하여
종전의 관세위원회(Tariff Commission)가 개편된 기관이다. 통상위원회는 대통령 및 의회의 요청에
따라 국내산업에 심각한 피해를 줄 우려가 있는 수입품의 생산원가를 조사하거나 불공정의 조사,
외국의 차별대우 등의 조사를 하고 대통령에 대하여 관세인상 등을 권고한다.

43) 대표도면 [도 1], 스트랩(120)

- 41 -
주요국 특허판례 100선

함으로써 선행기술의 탄력적인 끈의 불편함을 해결하여 전 세계적인 상업적 성공

을 가져왔고, 다른 반증이 없으므로 상업적 성공이 발명의 진보성을 인정하는 중요
한 근거가 된다고 판시하였다.
󰋼 한편, 우리나라에서도 상업적 성공은 진보성을 인정하는 하나의 자료로 참고할
수는 있지만, 상업적 성공 자체만으로 진보성이 인정된다고 할 수는 없다고 판시
하였는데, 이를 다른 한편으로 해석하면 위 판례와 같이 상업적 성공이 발명의
구성과 연결고리(nexus)를 가질 때 진보성을 인정하는 요인으로 고려될 수 있음
을 판시한 것으로 볼 수 있다.

< 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052 판결>

특허발명의 제품이 상업적으로 성공을 하였거나 특허발명의 출원 전에
오랫동안 실시했던 사람이 없었던 점 등의 사정은 진보성을 인정하는 하
나의 자료로 참고할 수 있지만, 이러한 사정만으로 진보성이 인정된다고
할 수는 없고, 특허발명의 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기
재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 선행 기술에 기하여
당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이를 용이하게 발명할 수
있는지 여부에 따라 판단되어야 하는 것이므로 이러한 사정이 있다는 이
유만으로 발명의 진보성을 인정할 수 없다.

- 42 -
 Ⅰ. 미 국 편

21 진보성 판단시 선행기술문헌의 기술분야 범위

Innovention Toys, LLC v. MGA Entertainment, Inc.

637 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2011)

Two separate tests define scope of whether patent claim was obvious: (1) whether
art is from same field of endeavor, regardless of problem addressed, and (2) if
reference is not within field of inventor’s endeavor, whether reference still is
reasonably pertinent to particular problem with which inventor is involved.

해 설

󰋼 위 판결은 동일한 기술분야에 속하지 않는 선행기술이라도 해결하고자 하는 과

제와 합리적 관련성이 있다면 진보성 부정의 자료로 삼을 수 있음을 명확히 하
였다는 데 의의가 있다.
󰋼 위 사건에서 ‘광반사 보드 게임’에 관한 특허 제7,264,242호(’242 특허)의 특허권
자인 Innovention Toys, LLC(이하 ‘Innovention’이라 함)는 MGA Entm’t, Wal-Mart
Stores, Inc. 및 Toys “R” Us, Inc.(이하 ‘MGA’라 함)를 상대로 루지애나 동부 지방
법원에 ’242 특허의 침해를 이유로 소를 제기하였고, 이에 대하여 MGA는 ’242
특허의 무효(진보성 결여)를 주장하였다. 지방법원은 ’242 특허는 침해되었을 뿐
아니라 자명하지 않다고 판시하였다. 이때, ’242 특허는 체스와 같은 광 반사 보
드 게임(light-reflecting board game) 및 게임 방법에 관한 것인 반면, 진보성 부정
의 근거로 제시한 선행기술은 컴퓨터에 기반을 둔 레이저 체스 게임이 소개된
잡지, 그리고 레이저 기반 체스 타입 전략 게임에 관한 특허 제5,145,182호(’182
특허)이어서, 두 선행발명은 전자게임에 관한 기술로 ’242 특허의 관련기술에 해
당하지 않아 진보성이 부정되지 않는다고 판시하였다.
󰋼 이에 MGA는 CAFC에 항소하였고, CAFC는 선행기술의 관련기술 해당 여부의 판
단기준으로서 (1) 해결과제에 상관없이 동일한 기술분야(the same field of
endeavor)에 속하거나, (2) 동일한 기술분야에 속하지 않더라도 발명자가 해결하
고자 하는 과제와 합리적으로 관련된 경우에는 관련기술(analogous art)에 해당한
다고 하면서 두 가지 판단 기준을 제시하였다.

- 43 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 사건으로 되돌아보면, 지방법원은 레이저 체스 제품이 컴퓨터 프로그래밍

(computer programming)에 관련된 것으로서, 가상이 아닌 실제 3차원 레이저기반
보드게임으로서 기계공학(mechanical engineering)과 광학(optics)에 관련된 ’242
특허와 기술분야가 다르다는 특허권자 Innovention의 주장을 지지한 것에 대하
여, CAFC는 비록 기술분야가 다르다 할지라도 전기적(electronic) 레이저 기반 전
략 게임은 새로운 물리적(physical) 레이저 기반 전략 게임의 발명자가 해결하고
자 하는 문제에 합리적으로 관련이 있는지를 고려하지 못하였다고 판시하였다.
즉, CAFC는 ’242 특허와 레이저 체스 자료는 특별한 게임 요소를 다룬 게임설계
문제(game design problem)를 다루고 있으므로, 기계공학 및 광학에 근거하여 실
제로 구현되든지, 컴퓨터 기반에 근거하여 소프트웨어로 구현되든지 발명자가 해
결하고자 하는 과제인 게임설계(game design)는 변함이 없다 할 것인바, ’282특허
와 그 선행기술들은 관련 기술에 해당한다고 판시하여 진보성을 부정하였다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 선행발명의 산업분야가 특허발명과
다르면 진보성 부정의 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도 범용성이 있고 특
허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수
있는 것이라면 진보성 부정의 선행기술로 삼을 수 있는 점에서 미국과 다르지
않다고 할 것이다.

< 대법원 2011. 3. 24. 선고 2009후3886 판결 >

특허법 제29조 제2항에서 정하는 “그 발명이 속하는 기술분야”라 함은 원

칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말한다. 따라서 당해 특
허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비
교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기
어렵다 하더라도, 문제가 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분
야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통
상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하
여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명
의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다.

- 44 -
 Ⅰ. 미 국 편

22 영업비밀의 여부 판단시 진보성 판단 관련 여부

Weins v. Sporlener
569 N.W.2d 16 (S. Dakota S.ct. 1997)

Basically, Weins agreed with the opinion of the patent examiner who rejected
Weins' patent claim on the product because his "composition is merely a
combination of well-known feed materials provided as a feed supplement for their
known and expected functions.” Weins' patent application was ultimately denied by
the United States Patent Office based upon obviousness, reinforcing the
determination that Weins' product is not a trade secret as a matter of law.

해 설

󰋼 위 판결은, 영업비밀과 관련된 특허출원이 자명(obviousness)한 경우, 이는 영업

비밀의 ‘비밀성’을 갖추지 않았다는 것을 뒷받침하는 것이라 판시함으로써, 영업
비밀의 판단에 대하여 자명성(진보성)을 적용하였다는 데 그 의미가 있다.
󰋼 원고인 Jim Weins and Mac Meyer(이하 ‘Weins’라 함)는 피고인 Robert Sporleder,
Merlr Van Liere and En-P-G Max, Inc.(이하 ‘Sporleder’라 함)가 본인의 영업비밀44)
을 유용하였다고 주장하였고, 미네하하 카운티 지방법원은 이를 받아들여 피고
에게 손해배상을 하도록 하였다.
󰋼 이에 대하여 피고인 Sporleder는 항소하였고, 항소심인 South Dakota 주 대법원은
① 원고인 Weins의 제품은 관련 산업에서 잘 알려진 제품들의 조합인 점, ② 유
사한 제품을 만들 수 있는 시간과 비용이 각각 20분, 27달러에 불과한 점, ③
Weins가 스스로 해당 성분들이 해당 업계에 일반적으로 알려진 것들이라 자인한
점, ④ Weins의 영업비밀과 관련된 특허출원이 당업계에 잘 알려진 성분들의 조
합에 의하여 자명한 점 등을 종합적으로 고려하여 비밀성이 결여되었다고 판시
하였다. 즉 영업비밀의 ‘비밀성’을 판단할 때, 여러 가지 조건을 제시하면서 그 중
하나로 자명성을 도입한 점에서, 그 의의가 있다.
󰋼 한편, 우리 나라는 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호

44) 가축의 사료를 배합하는 방법에 관한 것으로, 배합된 사료는 밀가루, 콩가루, 당밀 줄기, 설탕, 요소,
효소, 에틸알코올, 단백질 화합물, 각종 비타민, 인산 등이 포함된다.

- 45 -
주요국 특허판례 100선

에서 ‘영업비밀이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지

는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖
에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.’고 규정되어 있어서,
비공지성, 비밀관리성, 경제적 유용성을 요건으로 하고 있다.
󰋼 따라서 우리의 영업비밀 요건은 특허의 진보성 보다는 신규성과 유사한 점에서
미국과 다르다고 볼 수 있다.
󰋼 또한, 우리의 판례는, 아래에서 보는 바와 같이 특허의 신규성은 발명의 내용을
특정다수인이 알고 있으나 그들이 비밀보호의무를 부담하지 않으면 상실되지만,
영업비밀의 비공지성은 그 특정다수인이 비밀보호의무를 부담하지 않더라도 사
실상의 비밀상태가 유지되고 있으면 상실되지 않는다는 점에서 차이가 있다.

< 서울고등법원 2007. 12. 20.자 2007카합232 결정 >

기술상 또는 경영상의 정보가 영업비밀로서 인정되기 위한 요건으로서의

비공지성 또는 경제성은 특허법이나 실용신안법에서 추구하는 정도의 고
도의 수준을 요하는 것이 아니고, 어떠한 기술적 사상이 공지된 것으로서
이미 업계에 널리 알려져 있다고 하더라도 그와 같은 기술적 사상을 구
체적으로 구현하기 위하여 필요한 세부적인 기술상의 정보, 즉 노하우
(know-how)에 독자적인 가치가 있고, 해당 업체에 의하여 그것이 비밀로
서 유지․관리되고 있는 경우에는 그 기술상의 정보 자체에 대하여 별도의
비공지성․경제성 등이 인정될 수 있다.

- 46 -
 Ⅰ. 미 국 편

23 화합물 발명에서 KSR 판결 적용에 따른 사후적 고찰 배제

Ortho–McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc.

520 F.3d 1358 (Fed Cir. 2008)

Claims Beyond that step, however, the ordinarily skilled artisan would have to have
some reason to select (among several unpredictable alternatives) the exact route that
produced topiramate as an intermediate. Even beyond that, the ordinary artisan in
this field would have had to (at the time of invention without any clue of potential
utility of topiramate) stop at that intermediate and test it for properties far afield
from the purpose for the development in the first place (epilepsy rather than
diabetes). In sum, this clearly is not the easily traversed, small and finite number
of alternatives that KSR suggested might support an inference of obviousness.

해 설

󰋼 위 판결은, 화합물의 합성경로가 선행발명과 동일한 것이라고 볼 이유가 없고 애

초의 연구 목적과 다른 새로운 용도에 해당하는 경우 그 화합물은 자명하지 않
다고 판시하였는데, 발명의 완성 시점에서 자명성을 판단함으로써 KSR 판결 적
용시 사후적 고찰을 지양하도록 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 미국특허 제4,513,006호(’006 특허)의 특허권자인 Ortho-McNeil은 간질 치료제인
토피라메이트 화합물을 상품화하여 판매하였는데, 제네릭 업체인 Mylan에 대하
여 침해소송을 제기하였고, Mylan은 ’006 특허가 무효라고 주장하자, 1심법원은
’006 특허가 유효이며 침해된 것이라 판단하였다.
󰋼 항소심인 CAFC는 해당발명의 출발물질로부터 연구를 개시한 것으로 볼 수 없는
점, 발명자가 택한 합성경로를 그대로 택할 이유가 없는 점, 및 중간체를 얻는 시
점에서 합성단계를 중지하고 원래 발명하려 했던 당뇨병 치료가 아닌 간질 치료
로 실험하는 것이 어려운 점을 들어, 중간체의 발명은 자명한 것이 아니라고 판
시하였다.
󰋼 위 판결은 중간체에 관한 것이긴 하나, 발명 당시에 여러 장애(multiple obstacles)
를 극복할 수 있는지를 고려함으로써 사후적 고찰을 지양하도록 한 점에서 일반

- 47 -
주요국 특허판례 100선

적인 신규 화합물의 진보성 판단기준을 적용한 것이라고도 할 수 있다. 나아가

위 Ortho-McNeil 판결을 통하여 KSR 판결 이후, ‘통상의 기술자에게 자명함’을 이
유로 특허의 무효를 주장하는 침해자에게 유리하게 적용되던 것이, 발명의 완성
시점에서 시도의 자명성을 고려하도록 함으로써 발명자에게 ‘비자명성’의 방어권
을 부여하였다는 데 의미가 있다고도 할 수 있다.
󰋼 한편, 우리나라에서 신규 화합물 발명의 진보성 판단은 화학구조와 특성(성질 또
는 용도), 그 두 가지 면에서의 특이성을 바탕으로 하고 있는데, 이는 신규 화합
물 발명은 그 화학구조만으로는 그 화합물이 실시 가능한 것인지 알 수 없고 선
행발명과 화학구조가 유사하더라도 그 특성이 현격히 차이가 나는 경우가 많기
때문이다. 즉 신규 화합물 구조가 선행발명과 유사하더라도 선행발명의 용도에
적합하지 않은 경우가 있을 뿐만 아니라 선행발명의 용도와는 다른 유용한 용도
를 가지는 경우가 많으므로, 화학구조가 유사하더라도 용도가 다를 경우 선행발
명으로부터 그 화합물의 구조를 용이하게 도출할 수 있다고 보기 어렵다.
󰋼 아래 판결에서도 화합물의 진보성 판단시 화합물의 용도를 고려하고 있다.

< 특허법원 2008. 1. 17. 선고 2007허2261 판결>

이 사건 제1항 발명의 화합물은 비교대상발명과 달리 LES45)의 기초압력

의 증가 효과가 있음에 따라, LES의 기초압력 저하시 발생하는 위장 내에
물질(위액, 음식물 등)의 식도 역류를 방지할 수 있고, LES 기초압력이 증
가하면 위장 내의 물질이 식도로 역류하지 않고 소장으로 쉽게 밀려가는
현상과 관련하여 위 공복화를 활성화시키는 데 유리하게 된다. 그런데 비
교대상발명으로부터는 이 사건 제1항 발명의 화합물이 가지는 LES의 기
초압력의 증가 효과에 대한 기재를 찾아 볼 수 없을 뿐만 아니라 이러한
효과에 대하여 시사하고 있는 바도 없으므로, 결국 이 사건 제1항 발명은
비교대상발명에 비하여 향상된 효과를 가지고 있음을 알 수 있다.

45) LES(Lower Esophagal Sphincter, 하부식도괄약근)

- 48 -
 Ⅰ. 미 국 편

24 복수의 선행발명을 인용하는 경우의 진보성 판단기준

Tokai Corp. v. Easton Enterprises, Inc.

Nos. 2010-1057, -1116 (Fed. Cir. 2011)

󰋼 Claims of patents for extended-rod safety utility lighters with automatic locking
features were obvious, rendering them invalid, where, as patentee admitted,
components required to assemble claimed inventions were simple mechanical
parts well known in the art, need for safer utility lighters was recognized in the
art as of patents’ priority date, and cigarette lighters and utility lighters were
analogous arts, such that one of ordinary skill would be directed to claimed safety
utility lighters by combining available utility lighters with prior art automatic
locking mechanisms on cigarette lighters.
󰋼 The Federal Circuit concluded that the undisputed facts of the case—including
the state of the prior art, the simplicity and availability of the components making
up the claimed invention, and an explicit need in the prior art for safer utility
lighters—compelled a conclusion of obviousness.

해 설

󰋼 위 판결은 특허발명의 구성들이 선행기술들에 포함될 뿐 아니라 통상의 기술자

의 기술 수준을 고려할 때, 선행발명들을 결합하여 특허발명에 이르는 것이 자명
하여 진보성이 부정된다고 판시함으로써 KSR 판결46)과 Graham 판결47)을 고려
하였다.
󰋼 바비큐 등을 위해 사용되는 점화장치의 안정장치에 관한 미국특허 제5,697,775
호(’775 특허)의 특허권자인 Takai사는, 유사한 제품을 판매하는 Easton사를 상대
로 침해소송을 제기하였고, 이에 대하여 Easton사는 ’775 특허에 대하여 라이터
안정장치를 갖는 선행기술인 미국특허 5,326,256호(’256 특허) 및 5,199,865호
(’865 특허)에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하였다. 지방법원에서는 Easton사

46) KSR 판결(KSR International Co. V. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007)) 에서는 ⅰ) 다수의 특허들
의 상호 관계가 있는 가르침, ⅱ) 시장에 존재하거나 디자인 업계에 공지된 요구, ⅲ) 통상의 기술
자가 가지고 있는 배경지식을 고려하여 판단하도록 하고 있다.
47) Graham 판결(Graham et al. v. John Deere Co. of Kansas City et al., 383 U.S. 1(1966))에서는 ⅰ) 선
행기술의 범위 및 내용, ⅱ) 당업자의 수준, ⅲ) 선행기술의 기르침과 청구발명의 차이, 이차적으로
ⅳ) 상업적 성공, ⅴ) 장기간의 미해결 과제, ⅵ) 타인의 실패 고려하여 판단하도록 하고 있다.

- 49 -
주요국 특허판례 100선

의 항변을 받아들여 ’775 특허가 무효라 하였고, Takai사는 이에 대하여 CAFC에

항소하였다.
󰋼 CAFC는 선행기술들을 선정과 그의 범위 및 내용에 관하여 아무런 문제가 없고,
모든 구성이 선행기술들에 기재되어 있음에 논쟁이 없었다고 설시하면서, 다만,
발명과 선행기술 사이에 라이터를 작동함에 따른 엄지와 검지의 손가락 위치에
차이가 있으나, 통상의 기술자의 수준에서 자명하게 변경할 수 있는 것이라 하여
지방법원의 판단에 특별한 문제점이 없었다고 판시하였다.
󰋼 따라서 위 판결에서는 다수 특허의 상호관계를 고려하면서 통상의 기술자가 가지
고 있는 배경지식을 고려한 것으로 볼 수 있어서, 종래 TSM(Teaching, Suggestion,
Motivation) 테스트의 지나친 엄격성에서 벗어나, KSR 사건의 판단 요소와 Graham
요소들을 심리하여 진보성이 없다고 판시한 점에서 그 의미가 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 결합발명에 대하여 결합에 이를 수
있는 암시, 동기 등이 선행문헌에 제시되어 있는지 여부뿐만 아니라 출원 당시의
기술상식, 해당 업계의 요구 등을 고려하여 진보성 유무를 판단하라는 점에서 미
국과 다르지 않다고 하겠다.

< 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후115 판결>

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는

그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다
는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당
해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적
과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상
의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은
결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보
성은 부정된다.

- 50 -
 Ⅰ. 미 국 편

25 선발명과 그 용도를 청구한 후발명 간의 이중특허 여부

Sun Phamaceutical Industries, Ltd. v. Eli Lilly and Co.

611 F.3d 1381 (Fed. Cir. 2010)
Obviousness-type double patenting encompasses any use for a compound that
is disclosed in the specification of an earlier patent claiming the compound
and is later claimed as a method of using that compound

해 설

󰋼 위 판결은, 화합물을 청구한 선특허는 명세서에 그 유용성이 개시되어 있으므로,

그 화합물의 용도를 청구한 후특허가 이중특허에 해당하여 무효라 판시하여 화
합물에 관한 이중특허 판단시 선후 특허의 청구항만을 대비해야 한다는 일반적
인 판단기준을 명세서로 확대했다는 점에서 의미가 있다.
󰋼 Eli Lilly and Company(이하 ‘Lilly’라 함)는 화합물을 청구하고 있는 특허 제4,808,614
호48)(’614 특허)와 그 화합물을 사용하여 암을 치료하는 방법을 청구하고 있는 미
국특허 제5,464,826호49)(’826 특허)를 보유한 회사이다. 제네릭 제약 회사인 Sun
Pharmaceutical Industries, Ltd.(이하 ‘Sun’이라 함)는 ’614 특허에 의하여 ’826 특허
는 이중특허이므로 무효라고 지방법원에 소를 제기하였고, 이에 대하여 지방법
원은 무효라 판시하였다. Lilly는 항소하였으나 CAFC는 지방법원의 판결을 지지
하였으며, 대법원에 재고를 요청하였으나 그 신청이 기각되었다.
󰋼 먼저, 이중특허 적용의 두 유형으로는 ① 35 U.S.C.§ 101에 의거 후특허가 선특
허와 동일한 경우(Statutory Double Patent), ② 판례에 의하여 형성된 후특허가 선
특허의 사소한 변형으로서 자명한 사항에 해당하여 특허를 부여할 수 없는 경우
에 적용되는데(Obviousness-type Double Patent), 두 번째 적용은 동일인의 특허발
명에서 자명한 변형에 대해 특허기간의 부당한 연장을 얻지 못하도록 의도된 것
인데, 판례에서는 a. 두 발명의 차이점 파악, b. 차이점이 특허를 부여할 만한 정
도인지의 단계로 판단할 것을 제시하고 있다.50)

48) claim 1. A nucleoside of the formula .........wherein R1 is hydrogen......

49) 1. A method of treating susceptible neoplasms in mammals comprising administering to a mammal in
need of such treatment a therapeutically effective amount of a compound of the formula........: R1 is
hydrogen......
50) Eli lilly and Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955(Fed. cir. 2001) Generally, an obviousness-type double

- 51 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 이 기준에 의하여 위 사건에서, CAFC는 후특허에서 화합물의 사용방법은 선특허

의 명세서에 기재된 그 화합물의 유용성으로부터 자명하게 도출할 수 있는 것이
어서 이중특허(Obviousness-type Double Patent)에 해당하여 무효되어야 한다고
판시하였다. 다만, 화합물을 청구하는 경우에 청구항만으로는 발명의 특허범주를
적절히 알 수 없으므로 그 적용 범위를 확인하기 위하여 명세서를 심사하여 그
화합물의 용도까지 고려해야 한다고 하여, 선후특허의 청구항만을 대비하는 이
중특허의 일반적인 기준을 확장 시도한 것이다. 이에 대하여 Newman 판사는 이
중특허는 특허 청구항에만 관련되며 그 명세서와는 무관하다는 것이 확립된 판
례라고 하면서 위 판례는 광대한 선례를 어긴 것이라 지적하면서 이견을 제시하
였다.
󰋼 한편, 우리는 미국과는 달리 ‘용도’라는 발명의 카테고리가 독립적으로 존재하지
않으므로 위 미국 판결와 같은 사례는 없으나, 이중특허를 금지하는 선원규정과
관련하여 물건과 방법의 카테고리만 차이가 있을 경우 양 발명의 실체를 파악하
여 동일 여부를 판단하라는 판결이 아래와 같이 있다.

< 대법원 2009. 9. 24. 선고 2009후1040 판결>

두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 두 발명의 실체에 따라 판단하
여야 하고 그 표현양식의 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는
두 발명이 각기 물건의 발명과 방법의 발명이어서 발명의 범주가 서로
다르다는 사정만으로는 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다.

patenting analysis entails two steps. First, as a matter of law, a court construes the claim in the earlier
patent and the claim in the later patent and determines the differences. Second, the court determines
whether the differences in subject matter between the two claims render the claims patentably distinct.
A later claim that is not patentably distinct from an earlier claim in a commonly owned patent is invalid
for obvious-type double patenting.

- 52 -
 Ⅰ. 미 국 편

26 미국 특허법 112조의 발명의 기재 요건과 실시 가능 요건

Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly and Co.

No. 2008-1248 (Fed. Cir. 2010)
Statute governing content of specification contains a written description requirement
separate from enablement; statute contains two separate description requirements:
a written description of the invention, and of the manner and process of making
and using the invention.

해 설

󰋼 위 판결은, 미국 특허법 제112조의 첫 번째 단락이 발명의 기재요건과 실시 가능

요건51)을 별도의 독립 요건으로 구별하여 판시하였다는 점에서 의미가 있다.
󰋼 미국특허 제6,410,516호52)의 특허권자인 Ariad Pharmaceuticals, Inc.(이하 ‘Arid’라
함)는 Eli Lilly and Company(이하 ‘Lilly’라 함)의 제품에 대하여 메사추세츠 지방법
원에 침해금지 소송을 제기하였고, Lilly는 당해 특허가 신규성이 없고, 발명의 기
재 요건 및 실시 가능 요건을 만족하지 않아 무효라 주장하였다. 지방법원은 신
규성이 있고 발명의 기재요건을 충족할 뿐 아니라 침해라 판단하였다. Lilly는
CAFC에 항소하였고, CAFC는 Lilly의 주장을 받아들여, 발명의 기재요건을 충족하
지 않아 무효로 판시하였고, 이에 대하여 Arid는 다시 CAFC 전원합의체의 심리
를 요청하였다.
󰋼 이 사건의 쟁점은 미국 특허법 제112조의 첫 번째 단락 규정의 해석에서부터 출
발하였다.53) CAFC 전원합의체의 다수의견은 Lilly가 제112조에서 발명의 기재 요
건(a written description of the invention)과 실시 가능 요건(enablement requirement)

51) ‘발명의 기재 요건’은 우리 특허법의 제42조제4항1호에 대응되고, ‘실시 가능 요건’은 우리 특허법

제42조제3항제1호와 대응된다.
52) 미국특허 제6,410,516호는 인체의 지나친 면역 반응을 억제하기 위하여, 면역 반응 활성화를 발현
하는 NF-κB의 활성을 억제함으로써 면역반응을 조절하는 방법에 관한 것으로, 논쟁의 대상이 된
특허 제6,410,516호의 청구항은 80, 95, 144 및 145이고 그 중의 청구항 80은 다음과 같다.
80. The method of claim 8 wherein reducing NF-κB activity comprises reducing binding of NF-κB to
NF-κB recognition sites on genes which are transcriptionally regulated by NF-κB
53) 35 U.S.C. 112 Specification
The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process
of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled
in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the
same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention

- 53 -
주요국 특허판례 100선

이 서로 구분된다는 주장에 동의하였다. 즉 ‘발명의 기재 요건’은 출원일을 기준

으로 발명자가 소유(possession)한 발명을 통상의 기술자가 합리적으로 인지할
수 있도록 그 출원을 개시하였는지가 유효한 테스트라 판시하여 ‘소유(possession)’
의 개념을 도입하였다. 또한, 발명의 기재요건에 대한 개시수준은 청구항의 범
위, 특성 그리고 기술분야의 복잡성에 따라 달라지며, 발명의 기재 요건은 반드
시 실시예를 포함하거나 실제로 발명을 했다는 것을 증명해 보일 필요는 없다고
설시하였다.
󰋼 한편, 위 CAFC 전원합의체의 다수의견은 어떤 분야에서는 ‘발명의 기재요건’과
‘실시 가능 요건’은 별 차이가 없는 것도 있지만, 발명의 기재요건은 발명하지 않
은 부분에 대하여 청구범위를 감축시키는 역할을 한다고 판시하였는데, 우리 판
례에서 발명의 상세한 설명의 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장 내
지는 일반화 할 수 없는 경우에는 그 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의
하여 뒷받침되지 않는다고 판시한 것과 같은 맥락이라 할 수 있다.54)
󰋼 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 실시 가능 요건에 해당하는 제42조 제3항
제1호와 발명의 기재요건에 해당하는 제42조 제4항 제1호가 구분된다고 판시하
여 미국과 동일한 입장이라고 하겠다.

< 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결>

특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을 충족하

는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로
하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상
의 기술자’라고 한다)의 입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는
사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여
야 하고(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정취
지를 달리하는 특허법 제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한
설명에 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상
세하게 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

54) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결

- 54 -
 Ⅰ. 미 국 편

27 특허청구범위를 뒷받침하기 위한 상세한 설명 기재 요건

LizardTech, Inc. v. Earth Resource Mapping, Inc.

424 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2005)

󰋼 First, it must describe the manner and process of making and using the invention
so as to enable a person of skill in the art to make and use the full scope of
the invention without undue experimentation. Second, it must describe the
invention sufficiently to convey to a person of skill in the art that the patentee
had possession of the claimed invention at the time of the application,
󰋼 Suppose that an inventor created a particular fuel-efficient automobile engine and
described the engine in such detail in the specification that a person of ordinary
skill in the art would be able to build the engine. … it would not necessarily
support a broad claim to every possible type of fuel-efficient engine,
󰋼 The single embodiment would support such a generic claim only if the
specification would reasonably convey to a person skilled in the art that [the
inventor] had possession of the claimed subject matter at the time of filing, and
would enable one of ordinary skill to practice the full scope of the claimed
invention,

해 설

󰋼 미국 특허법 제112조에는 발명의 상세한 설명(Written Description)에 대한 기재 요

건이 명시되어 있는데, 주요 내용은 통상의 기술자가 충분하고 명확하며 간결 및
정확하게 그 발명을 실시할 수 있을 정도여야 한다는 것이어서 우리나라 특허법
제42조 제3, 4항과 다르지 않으며, 위 기재 요건 중 특허청구범위를 뒷받침하는
것에 대한 그간 미국법원의 태도는 발명의 상세한 설명에 특허청구범위 전체를
뒷받침할 수 있는 모든 유형의 실시예를 빠짐없이 기재할 필요는 없고, 단지 통
상의 기술자가 청구항 내용을 명확히 인식할 수 있을 정도면 족하다는 것이다.55)
󰋼 위 CAFC 판결은 발명의 상세한 설명이 갖추어야 할 두 가지 요건을 제시하였는
데, 이는 (1) 통상의 기술자가 과도한 실험을 거치지 않더라도 전체적인 발명품을

55) Union Oil Co. v. Atl. Richfield Co.(208 F.3d 989, 2000년)

- 55 -
주요국 특허판례 100선

만들고 사용할 수 있을 정도로 기재되어야 한다는 것과, (2) 통상의 기술자가 보

았을 때 특허권자가 청구한 모든 것을 발명한 것이라고 인정할 수 있을 정도여
야 한다는 것이다.
󰋼 또한, CAFC는 자동차 엔진을 예로 들며 특허권자가 특정한 고연비 엔진을 발명
하였고 발명의 상세한 설명에도 그 특정한 고연비 엔진에 대해 기재하였더라도
특허청구범위가 가능한 모든 종류의 고연비 엔진을 청구하고 있다면 발명의 상
세한 설명은 특허법 제112조의 기재 요건을 만족할 수 없는 점을 위 두 가지 요
건에 대한 논거로 제시하였다.
󰋼 한편, CAFC는 특허청구범위가 넓게 기재되어 있어도 위 두 가지 요건을 만족한
다면 한 종류의 실시예만으로도 특허청구범위 전체를 뒷받침할 수 있다고 판시
하여 특허청구범위와 발명의 상세한 설명 간의 단순한 비교 판단을 경계하였다.
󰋼 위 사건은 컴퓨터 처리 기술에 관한 것으로서 발명의 상세한 설명에 대한 기재
요건과 관련된 특허분쟁이 그간 기술 내용에 대한 예측 가능성이 떨어지던 화학
및 바이오 분야에서 주로 다루어지던 추세에서 벗어나 예측 가능성이 높은 다른
기술 분야에서도 다루어질 수 있음을 보여준 사례라는 점에서 의의가 있다.56)
󰋼 한편, 우리나라는 아래 판결에서 보는 바와 같이 통상의 기술자가 발명의 상세한
설명에 개시된 내용으로부터 확장 내지 일반화할 수 있는 범위까지 특허청구범
위에 기재할 수 있다는 점에 비추어 미국과 같은 입장이라 할 수 있다.

< 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결 >

특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부는

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 입장에서 특허
청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재
되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하는바, 출원시의 기술상식에 비
추어 보더라도 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기
재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 특허청
구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.

56) http://www.bakerbotts.com “LizardTech v. Earth Resource Mapping and the Written Description
Requirement in the Predictable Arts”,

- 56 -
 Ⅰ. 미 국 편

28 기능식 청구항의 기재 요건

Function Media, L.L.C. v. Google, Inc.

708 F.3d 1310 (Fed. Cir. 2013)

󰋼 The trade-off for allowing such claiming is that the specification must contain
sufficient descriptive text by which a person of skill in the field of the invention
would know and understand what structure corresponds to the means limitation.
󰋼 When dealing with a “special purpose computer-implemented means-plus-function
limitation,” we require the specification to disclose the algorithm for performing
the function. The “specification can express the algorithm in any understandable
terms including as a mathematical formula, in prose, or as a flow chart, or in
any other manner that provides sufficient structure.” Id. Importantly, we have said
that while it is true that the patentee need not disclose details of structures well
known in the art, … the specification must nonetheless disclose some structure.
󰋼 Here, there is no specific algorithm disclosed in prose, as a mathematical formula,
in flow charts, or otherwise. … FM's citation to the flow charts as sufficient
structure is similarly unavailing because the charts also do not describe how the
transmitting function is performed.

해 설

󰋼 미국 특허법은 기능식(소위 ‘Means plus Function’) 청구항에 대해 별도로 규정하

고 있는데 주요 내용은 아래와 같다.

< 기능식 청구항 >

미국 특허법 제112조 (f)에 따르면 기능식으로 기재된 구성요소에 대해서
는 명세서에 기재된 실시예에 해당하는 구조, 물질과 그 균등물까지 그
권리범위가 미치게 된다. 즉, 동일한 기능을 수행하는 모든 구성요소에까
지 그 권리범위가 미치는 것이 아니라, 명세서에 기재된 예 및 그 균등범
위까지로 그 권리범위가 제한된다.

󰋼 위 판결은, 먼저 기능식 청구항을 인정하는 대신 통상의 기술자로 하여금 기능식

으로 한정된 부분이 명세서의 어떤 구성에 해당하는지 알 수 있도록 충분한 기재
를 포함해야 한다고 명시하였는데, 이는 기능식 표현이 편리함을 가져다주지만,

- 57 -
주요국 특허판례 100선

그 기능식 표현을 뒷받침할 만한 실증적인 내용을 명세서에서 찾을 수 있어야 한

다는 것이다.
󰋼 한편, 미국 특허청은 심사대상이 미국 특허법 제112조 (f)가 적용되는 기능식 청
구항인지 여부를 판단하기 위해 아래 3단계 테스트를 실시한다.57)

< 기능식 청구항 판단 방법 >

(A) 청구항의 구성요소가 “means”, “step” 또는 이를 대체하는 용어를 사용하

여야 한다.
(B) “means”, “step” 또는 이를 대체하는 용어는 보통 “for”, “configured to”, “so
that” 등과 같은 표현과 결합하여 한정되어야 하는데, 그렇지 않은 것도 있다.
(C) “means for” 또는 “step for” 또는 이를 대체하는 용어는 청구된 기능을 수행
하는 충분한 구조(structure), 물질(material) 또는 행위(acts)에 의해 수식되지
않아야 한다.

󰋼 우리나라의 경우, 2007. 1. 3. 개정 특허법 제42조 제6항에 ‘특허청구범위를 기재

할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필
요하다고 인정되는 … 기능 … 등을 기재하여야 한다.’고 규정되어 있으므로, 기
능적 표현은 보호받고자 하는 사항을 명확히 하기 위한 것에 그쳐야 하고, 발명
을 특정하는데 필요하다고 인정될 경우로 제한되어야 하는데, 이와 같은 취지의
아래 판결이 있다.

< 특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허13022 판결 >

특허청구범위가 기능, 효과 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우라도

통상의 기술자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의
기술상식을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고
자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는
적법하다고 할 것이나, 구체적인 구성에 관한 기재 없이 단순히 기능적
표현만으로 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을 독립항보다 구체적
으로 한정하고 있는 종속항의 기술구성만으로 보충하여 유효하게 하는
것은 허용되지 않는다 할 것이다.

57) MPEP 2181. “Identifying and Interpreting a 35 U.S.C. 112(f) or Pre-AIA 35 U.S.C. 112, Sixth Paragraph
Limitation [R-11.2013]”

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 Ⅰ. 미 국 편

29 기능적으로 기재된 발명의 명확성

Enzo Biochem, Inc. v. Applera Corp.

599 F.3d 1325 (Fed. Cir. 2010)

When a word of degree is used in a patent claim, in determining whether the claim
is indefinite the court must determine whether the patent provides some standard
for measuring that degree; similarly, when a claim limitation is defined in purely
functional terms, a determination of whether the limitation is sufficiently definite
is highly dependent on context, e.g., the disclosure in the specification and the
knowledge of a person of ordinary skill in the relevant art area.

해 설

󰋼 위 판결은 ‘실질적으로 간섭하지 않는’의 기능적 표현에서, 명세서의 기재로부터

그 정도를 알 수 있는 기준이 있고, 그 정도를 측정하는 방법이 기재되어 있다면
불명확하지 않다고 판시하여 기능적 표현의 불명확성에 관한 판단기준을 제시하
였다는 점에서 의미가 있다.
󰋼 Enzo58)는 Applera59)를 상대로 4개의 특허60)를 침해했다고 연방지방법원에 소를
제기하였고, Applera는 ’824 특허, ’767 특허 및 ’928 특허가 신규성이 없고, 실시
가능하지 않을 뿐 아니라 불명확하다고 주장하였으며, 지방법원은 이를 받아들
여 무효라 판시하였다. 이에 Enzo는 CAFC에 항소하였다.
󰋼 CAFC는 불명확성의 판단은 청구범위 해석의 일반원칙이 적용되며 1차적으로 청
구항의 용어, 명세서(specification), 출원이력(prosecution history)과 같은 내적 증거
(intrinsic evidence)를 고려해야 한다고 설시하면서, 정도(a degree of word)에 관한
단어가 사용될 경우에 그 정도를 측정하기 위한 몇 가지 측정기준(some standard
for measuring that degree)을 제공하고 있는지를 살펴야 한다고 판시하였다. 마찬
가지로 청구범위가 ‘순전히 기능적 용어들(purely functional terms)’로 한정되어 있
을 때, 그 한정이 충분히 명확한지는 문맥에 의존하여 달라지는데, 명세서의 개
시내용과 통상의 기술자의 지식에 의존한다고 판시하고 있다.

58) Enzo Biochem, Inc., Enzo Life Sciences, Inc. and Yale University를 ‘Enzo’라 통칭함
59) Applera Corp. and Tropic, Inc.를 ‘Applera’라 통칭함
60) 미국특허 제5,328,824호(이하 ‘824 특허’라 함), 제5,449,767호(이하 ‘767 특허’라 함), 제5,476,928호
(이하 ‘928 특허’라 함) 및 제5,082,830호

- 59 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 판결에서 쟁점이 된 ‘실질적으로 간섭하지 않는(not substantially interfere with)’

이라는 표현의 불명확성에 관하여 먼저, ① 하이브리드화(hybridization)에 대하여
‘실질적으로 간섭하지 않는 연결기’라는 표현과 관련하여, 종속항에서 특정의 연
결기(-C=CH-CH2-NH-)를 제공하고 있을 뿐 아니라 명세서(specification)에서 일차
아민(primary amine)으로 유도되고 구조 ‘-CH2-NH-’를 가지는 더 좋은 연결기들을
개시하고 있는 점 및 연결기가 화이브리드와와 간섭하는 정도를 측정할 수 있는
폴리뉴클레오티드의 하이브리드화 특성 및 열적 변형 프로파일(thermal denaturation
profile)을 개시하고 있음을 고려하면, 불명확하지 않다고 판시하였다. 마찬가지로
② 탐지(detection)에 대하여 ‘실질적으로 간섭하지 않는 연결기’의 용어 역시 위
와 동일하게 불명확하지 않다고 판시하였다. 즉, 내적 증거(intrinsic evidence)로
실질적으로 간섭하지 않는 연결기와 관련된 예시적 연결기로부터 통상의 기술자
라면 연결기를 충분히 이해할 수 있다고 판시하였다.
󰋼 한편, 특허법개설(13판)에는, 청구항 중의 작용, 기능, 성질 또는 특성(이하 ‘기능
등’이라 함)에 의하여 물(物)을 특정하려고 하는 기재가 ‘정도’를 나타내는 용어로
표현되고 있으며 그 정도가 불분명할 경우에는 원칙적으로 어떤 구체적인 물(物)
이 해당 기능 등을 발휘할 수 있는 물(物)에 포함되는지를 이해할 수 없으므로 발
명의 외연은 명확하지 않으나, 다만 기능 등이 의미하는 바가 당업자에게 잘 알
려졌으며, 그 기능 등을 발휘할 수 있는 구체적인 수단을 즉시 인식할 수 있는
경우, 당업자가 명세서 및 도면의 기재 그리고 출원시 기술상식에 입각하여 청구
항에 기재된 기능 등이 의미하는 바를 해석하고, 어떤 구체적인 물(物)이 그 기능
등을 발휘하는 물(物)에 포함되는지 여부를 이해할 수 있는 경우라면 발명의 외
연은 불명확하게 기재된 것이 아닌 것이라 보고 있다.61)
󰋼 또한, 우리도 특허법개설(13판)의 내용과 동일하게, 기능 등으로 발명이 특정된
경우 명세서의 기재 및 출원 당시의 기술상식을 고려하여 발명을 명확하게 파악
할 수 있으면 적법하다는 판결이 있다.62)

61) 吉藤辛朔 著, YOU ME 특허 譯, 특허법개설(제13판), 대광서림, 2000, 317-319면

62) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결

- 60 -
 Ⅰ. 미 국 편

30 청구항 해석(기능식 청구항의 요건)

Phillips v. AWH Corp.

363 F.3d 1207 (Fed. Cir. 2004)

󰋼 We agree with AWH that the district court ultimately construed the meaning of
the term “baffle” properly. we determine that “baffle” is not in
means-plus-function language. The claim term in question does not expressly use
the word “means,”1 thereby invoking the presumption that § 112, ¶ 6 does not
apply. Moreover, the word “baffle” is a sufficient recitation of structure, which
carries its ordinary meaning of “something for deflecting, checking, or otherwise
regulating flow.”
󰋼 However, our analysis does not end there-while the district court erroneously
considered the term “baffle” to be in means-plus-function format, we must still
read the claims in view of the specification and determine whether the patentee
has otherwise limited the scope of the claims with respect to the term “baffle.”
The ordinary meaning of a term must be considered in view of the intrinsic
evidence: the claims, the specification, and the prosecution history.

해 설

󰋼 위 CAFC 판결은 기능식 청구항으로 인정되기 위한 요건을 제시했다는 점에서

그 중요성이 있다.
󰋼 Phillips사는 미국특허 제4,677,798호(범죄자 구금시설에서 사용하는 철골 모듈에
대한 특허)를 보유하고 있었고, AWH사와 특허 라이센스 계약을 맺었으나, AWH
사는 계약만료 후에 무단으로 Phillips사의 특허를 실시하였다. 이에 Phillips사는
지방법원에 침해소송을 제기하였다.
󰋼 사건의 쟁점은 청구항 1에 쓰인 ‘baffle’이란 용어의 해석이었다. AWH사의 제품은
‘baffle’의 각도가 90°인 반면, Phillips사의 특허는 그 각도가 모호하기에 ‘baffle’을
어떻게 해석하는지에 따라 침해여부가 결정되게 되었다.
󰋼 1심인 지방법원은 ‘baffle’이란 단어가 기능과 구조를 가지지만, 구조를 충분히 설
명하지 못하기에 기능식 청구항으로 보아야 한다고 하였다. 따라서 특허법 제
112조 제6문단63)에 의해 명세서에 기재된 내용에 한정하여 해석하여 ‘baffle’은

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주요국 특허판례 100선

90° 이외의 각도로 구성된다고 하였다. 그 결과 지방법원은 침해가 안 된다고 보

고 AWH사의 비침해 약식판결 청구를 인용하였다.
󰋼 2심인 CAFC는 청구항이 ‘means’라는 단어를 사용하였다면 특허법 제112조 제6
문단이 적용된다고 추정하는 반면, ‘means’라는 단어를 사용하지 않으면 특허법
제112조 제6문단이 적용되지 않는다고 추정하였다. 또한, 추정이 복멸되었는지
여부는 청구항이 충분히 명확한 구조를 기재하고 있었는지에 의해 결정된다고
하였다. 따라서 ‘798특허’의 청구항에서는 ‘means’라는 단어를 사용하지도 않았
으며, ‘baffle’이라는 단어 또한 충분히 구조를 기술하는 말이므로 ‘baffle’은 기능식
청구항이 아니라고 판결하였다.
󰋼 또한, CAFC는 내적증거(청구항, 명세서, 출원경과) 등을 기초로 하여 청구항을 해
석하여야 하므로 Phillips사가 명세서에서 ‘baffle’이란 단어의 범위를 제한하였는지
를 보아야 한다고 하였다. CAFC는 명세서 기재로부터 ’798특허’는 90° 이외의 각
도를 갖는 것이어야 한다고 판단하고, AWH사의 제품은 예각 또는 둔각을 쓰지
않았으므로 침해가 성립하지 않는다고 하였다.
󰋼 위 판결은 기능식 청구항으로 인정되기 위한 요건을 보여준다. 기능식 청구항은
원칙적으로 청구항에 “means for”나 “step for”라는 문구로 특정기능을 수행함을
표현해야 한다. 그러나 수단이라는 용어를 쓰지 않더라도 전체적으로 보아서 상
응하는 구조가 뒷받침되지 않고 기능으로 기술되어 있으면 기능식 청구항으로
판단될 수 있다. 또한, 수단이라는 용어를 사용한다고 해서 그것이 상응하는 구
조로 뒷받침되어 있으면 기능식 청구항으로 판단되지 않는다. 따라서 수단이라
는 단어는 기능식 청구항임을 추정하는 표지가 될 뿐이며, 그것이 기능식 청구항
인지 여부는 개별 청구항 기준으로 전체적으로 판단하여야 한다.

63) U.S. Code § 112 – Specification

(f) Element in Claim for a Combination.— An element in a claim for a combination may be expressed
as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or
acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure,
material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

- 62 -
 Ⅰ. 미 국 편

31 청구항 해석(내적증거의 중요성)

DeMarini Sports, Inc. v. Worth, INC.

239 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2001)
󰋼 As we noted above, interpreting claims requires a review of all of the intrinsic
evidence: the claim language, the written description, and the prosecution history. 
The claim language does little to elucidate what structure is described by “bat
frame,” and “bat frame” is not specifically defined in the written description.
Consequently, we begin our construction of the term “bat frame” by looking at
the ordinary meaning of the term “frame.” We deem it appropriate to use the
dictionary definition proffered by DeMarini;  i.e., “an open structure or rim for
encasing, holding or bordering,” because it is a standard dictionary definition,
which Worth does not dispute. DeMarini would have us end our analysis with
this definition to reach its conclusion that this term only requires that one tube
be large enough to accommodate a second tube inside of it. We decline
DeMarini's invitation. We cannot look at the ordinary meaning of the term
“frame” in a vacuum. Rather, we must look at the ordinary meaning in the
context of the written description and the prosecution history of the ’398 patent
to determine the proper construction of that term as modified by the claim term
“bat” and as used in the claims of the ’398 patent.

해 설

󰋼 위 CAFC 판결에서는 특허청구범위 해석시 외부증거보다 명세서 혹은 출원경과

같은 내적증거의 중요성을 더 강조하였다.
󰋼 DeMarini사는 미국특허 제5,415,398호(소프트볼 방망이)를 보유하고 있었고,
Worth사는 DeMarini사의 ‘398특허’에 대해 라이센스 협상에 들어갔으나 실패하자
DeMarini사는 지방법원에 침해소송을 제기하였다.
󰋼 사건의 핵심쟁점은 청구항64)에 기재되어 있는 “프레임(frame)”과 “삽입물(insert)를
어떻게 해석하느냐였다. 해석여하에 따라 내부 삽입구조가 아닌 외부 삽입구조
로 된 Worth사 제품의 침해여부가 결정되게 되었다.

64) Claim 1. A bat, comprising: a hollow tubular bat frame having a circular cross-section; and an insert
positioned within the frame, the insert having a circular cross-section, the insert having first and
second ends adjoining the tubular frame, the insert being separated from the tubular frame ….

- 63 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 1심인 지방법원은 Worth사 제품에서의 “frame”이란 방망이의 전체적인 구조이며

거기에는 내부에 삽입된 구조가 없기에 문언침해에 해당하지 않는다고 보았고,
Worth사 제품은 외부에 덮어씌우는 구조를 취하였기 때문에 내부에 “insert”가 위
치할 것을 요하는 원고발명과는 중대한 차이가 있다고 하여 침해가 아니라고 판
단하였다. 그 결과 지방법원은 침해가 아니라고 보고 Worth사의 비침해 약식판
결 청구를 인용하였다.
󰋼 2심인 CAFC는 1심법원의 판결을 지지하였다. DeMarini사는 “insert”에 대해서 “다
른 것에 부착되거나 끼워지는 것”이라고 하면서 1심법원의 청구항 해석이 잘못
되었다고 주장하였으나 CAFC는 “insert는 frame과 분리되어 완전히 bat frame 내
부에 포함되는 것”이라고 해석하여 균등론에 의한 침해의 인정 여지를 없앴다.
󰋼 CAFC는 “frame”의 해석에서 사전적 정의는 “감싸거나 담기위한 개방형 구조 혹
은 테두리”라는 사실은 인정하나, 법원은 묘사된 부분의 문맥과 출원경과를 고려
하여 일반적인 단어의 의미를 결정하여야 한다고 하면서 외적증거인 사전보다
명세서 혹은 출원경과 같은 내적증거를 더 중요시하였다.
󰋼 우리도 아래 판결들을 종합하면 통상의 기술자에게 용인되는 범위 내에서 명세
서에 기재된 바에 따라 해석하면 족하다고 보고 있다.

< 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990 판결 >

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사
용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어
떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경우에는 그 의미를 정의하
여 사용하는 것이 허용되는 것이므로, 용어의 의미가 명세서에서 정의된
경우에는 그에 따라 해석하면 족하다고 할 것이다.

< 특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9840 판결 >

비록 특허명세서에서 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는 경

우에 그 의미를 명세서에서 정의하여 사용하는 것이 허용된다 하더라도
그러한 정의와 사용이 당업자에게 이해되고 용인될 수 있는 범위 내에서
그렇다는 것이지 … 화학에 있어서 공인된 물질의 명명법을 무시하고 마
음대로 용어 정의를 하는 것에 해당하여 허용될 수 없는 노릇이고,

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 Ⅰ. 미 국 편

32 청구항 해석(주변한정주의에서 균등론 인정)

Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Co.

339 U.S. 605 (1950)

󰋼 The Court, in an opinion written by Justice Robert Jackson, raised the doctrine
of equivalents. It noted that if another party could use a process exactly the same
as one that is patented, but escape infringement by making some obvious
substitution of materials, it would deprive the patentee of the exclusive control
meant to come with a patent. This would undermine the profitability of the patent,
which would go against the policy of encouraging inventors to invent by giving
the opportunity to profit from the labor of invention.
󰋼 The Court also outlined how the doctrine should be used, noting that "what
constitutes equivalency must be determined against the context of the patent, the
prior art, and the particular circumstances of the case." The Court laid out two
possible tests to determine equivalency. Under the first of these (which has since
come to be known as the "triple identity" test), something is deemed equivalent
if:
1. It performs substantially the same function
2. in substantially the same way
3. to yield substantially the same result.
Under the second test, something is deemed equivalent if there is only an
"insubstantial change" between each of the features of the accused device or
process and the patent claim.

해 설

󰋼 위 연방대법원 판결은 현대적 의미에서 균등론이 논의된 대표적인 케이스로서,

주변한정주의에서 균등론이 적용될 수 있다는 것이 비로소 명확해졌다.
󰋼 Linde Air Product사는 미국특허 제2,043,960호(전기용접에 사용되는 조성물인 용
제와 관련된 특허)를 보유하고 있었고, Graver Tank사가 자신의 특허를 침해했다
고 주장하며 침해소송을 제기하였다.
󰋼 Linde Air Product사의 특허는 알카리 토금속 규산염(alkaline earth metal silicate)을
청구항으로 하고 있었고, 알카리 토금속인 칼슘(Ca)과 마그네슘(Mg)의 규산염으

- 65 -
주요국 특허판례 100선

로 이루어진 조성물을 용제로 사용한 반면, Graver Tank사가 사용한 용제는 칼슘

과 망간(Mn)으로 이루어진 조성물이었다. 사안의 쟁점은 알카리 토류금속에 속하
지 않는 망간을 사용한 피고의 용제가 Linde사의 특허를 침해했는지 여부였다.
청구항의 문언적 가재에 따르면 특허침해라고 할 수 없으나, 망간이 마그네슘의
균등물이라면 균등론을 이용하여 균등침해를 인정할 수 있었기 때문이다.
󰋼 1심인 연방지방법원은 Linde사의 특허 중 일부 청구항을 무효라고 보았으나 나
머지 유효한 청구항에 대해 균등론에 따른 특허침해를 인정하였고, 2심인 CAFC
도 침해여부에 대해서 지방법원의 판단과 견해를 같이 하였다.
󰋼 1950년 연방대법원에서는 특허의 보호범위를 문언적 기재에만 한정할 경우 특허
는 공허하고 쓸모없는 권리가 되어버릴 것이라고 설시하면서 주변한정주의 하에
서 균등론에 대한 지지를 명백히 하였다. 또한, 균등론 판단기준으로 2가지 테스
트를 제시하였는데, 첫번째는 3단계 테스트(triple identity test)로서, 이 기준에 의
하면 균등론이 적용되기 위해서는 본질적으로 동일한 기능(substantially the same
function)을 수행하여야 하며, 본질적으로 동일한 방식(substantially the same way)
으로, 본질적으로 동일한 결과(substantially the same result)가 발생하도록 하여야
한다. 두 번째는 비본질적 차이점 테스트(insubstantial difference test)로 이는 구성
요소들간의 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관
점에서 비본질적인 차이점인지에 따라 결정된다는 것이다.
󰋼 위 사건의 경우 주기율표상에서 마그네슘은 2A족에 속하고 망간은 7A족에 속하
지만, 전문가들의 견해에 따르면 망간과 마그네슘은 그 작용 및 기능이 유사하고
서로 대체가능한 것으로 이해되고 있었다. 따라서 연방대법원에서는 양자는 기
능, 방식 및 결과에 있어서 동일하며, 차이가 있더라도 그 차이가 비본질적인 것
이라고 판단하여 마그네슘과 망간을 균등물이라고 보았고, 균등침해를 인정한
하급심의 판단을 인정하였다.
󰋼 우리도 특허침해는 문언침해뿐만 아니라 균등침해도 인정하고 있는데, 균등침해
성립 여부에 관하여 위 판단방법과 다소 차이가 있다.65)

65) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 참조(균등관계 인정요건: 과제해결원리의 동일성, 치환

가능성, 치환자명성)

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 Ⅰ. 미 국 편

33 청구항 해석(균등론과 출원경과금반언 원칙 1)

Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.

520 U.S. 17 (1997)

󰋼 The Supreme Court, Justice Thomas, held that: (1) doctrine of equivalents is not
inconsistent with Patent Act; (2) doctrine of equivalents must be applied to
individual elements of patent claim, not to invention as a whole; (3) prosecution
history estoppel does not apply whenever patent claim has been amended during
application process, regardless of reasons for change; (4) patentee's addition of
lower pH limit during application process did necessarily preclude application of
doctrine of equivalents as to that element; (5) remand was required to determine
whether reason for amending patent claim to add lower pH limit was sufficient
to avoid prosecution history estoppel; (6) doctrine of equivalents does not require
proof of intent; (7) doctrine of equivalents is not limited to equivalents disclosed
within patent itself.

해 설

󰋼 위 연방대법원 판결은 Graver Tank 판결 이후 47년 만에 다시 특허침해에서 균등

론의 적용을 긍정하였다는 점, 균등론의 제한 원리로서 출원경과금반언 원칙이
적용되는 경우를 명백히 하였다는 점에서 그 의미가 있다.
󰋼 Hilton Davis Chemical사는 미국특허 제4,560,746호(염료를 정제하는 공정에 관한
특허)를 보유하였고, 특허 청구항 중 제1항은 pH 레벨 6.0과 9.0 사이에서 염료
를 투과막을 통해 한외여과(ultrafiltration)시켜 정제하는 염료정제 공정에 관한 것
이었다. 여기서 pH 레벨에 대한 한정은 최초 출원시에는 없었던 것으로 출원과
정에서 선행기술과의 차별화를 위해서 보정66)된 것이었다.
󰋼 1991년 Hilton Davis Chemical사(이하 ‘원고’라 함)는 Warner Jenkinson사(이하 ‘피
고’라 함)를 상대로 균등론을 근거로 피고의 특허침해를 주장하였다.
󰋼 주요 쟁점은 두 가지였다. 첫 번째는 균등론에 근거한 특허침해를 인정할 것인가
인데, 피고는 Graver Tank 판례의 균등론이 미국특허법 제112조 제2문단이나 제

66) Hilton Davis사의 보정은 pH 레벨 9.0이상에서 실시되는 한외여과 공정에 관한 선행특허와의 차별

화를 위한 것이었는데, 회사가 상한을 pH 레벨을 9.0으로 제한하면서 왜 동시에 하한을 6.0으로
한정했는지는 출원경과과정에 나타나 있지 않았다.

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주요국 특허판례 100선

6문단에 배치된다고 주장하였다. 둘째, 출원과정에서 pH 레벨의 하한을 6.0으로

보정한 원고가 pH 레벨 5.0에서 정제공정을 실시한 피고에 대해 균등침해를 주
장할 수 있는가였다.
󰋼 1심인 지방법원은 균등론에 의한 피고의 특허침해를 인정했고, 2심인 CAFC도
피고의 실시는 원고의 특허와 비본질적인 차이만이 있을 뿐이고, 원고가 기존
특허에서 개시된 pH 레벨 9.0 이상에서의 염료정제 방법을 회피하기 위해 pH 레
벨을 6.0∼9.0으로 보정한 것은 pH 레벨 9.0 이상에 대한 권리만을 포기한 것이므
로 pH 레벨 9.0 이하의 실시에 대해서는 균등론을 주장할 수 있다고 판시하였다.
󰋼 연방대법원은 균등론이 광범위하게 적용될 경우 특허권자의 권리가 청구항의 범
위 이상으로 부당하게 확대될 우려가 있다는 사실을 인정하면서도, 특허침해 여
부의 판단에서 균등론 적용에 대한 지지를 명확히 하였다. 발명 전체로서의 균등
이 아닌 구성요소들 간의 균등 여부를 판단함으로써 침해 발명에 청구항의 구성
요소와 균등한 구성요소가 반드시 존재할 것을 요구한다면, 균등론의 적용이 특
허청구항의 주요한 기능인 권리범위 확정 기능과 공중에 의한 공시 기능을 침해
하지 않는다는 것이 그 이유였다.
󰋼 또한, 연방대법원은 출원경과금반언의 원칙은 특허성과 관련된 보정에만 적용된
다고 하여 출원경과금반언 원칙의 적용범위를 제한하였다. 보정이유가 불분명한
경우에도 일단 특허성과 관련된 보정으로 추정하여 출원경과금반언의 원칙이 적
용되지만, 특허권자가 당해 보정이 특허성과 무관한 것이라는 사실을 증명하면
금반언의 원칙을 배제할 수 있다고 판시하였다.
󰋼 결국, 연방대법원은 Hilton Davis Chemical사가 pH 레벨의 하한을 6.0으로 보정한
것이 특허성과 무관한 것인지 여부를 심리하지 않고 이루어진 CAFC의 판단은
출원경과금반언의 원칙과 관련된 균등론의 요건을 고려하지 않은 것이라고 판시
하면서 사건을 파기, 환송하였다.
󰋼 우리도 균등관계 판단시 소극적 요건으로서 미국에서 적용하고 있는 출원경과금
반언 원칙을 적용하고 있다.67)

67) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결에서 최초로 금반언 원칙을 적용한 이후 판결에서 계속
설시하고 있다.

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 Ⅰ. 미 국 편

34 청구항 해석(균등론과 출원경과금반언 원칙 2)

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.

535 U.S. 722 (2002)

󰋼 In the unanimous opinion, The Supreme Court’s Justice Kennedy explained

that it was not whether prosecution history estoppel applied to amendments,
but to what extent the amendment surrendered coverage of the claim. If the
change was made to clarify a translation, for example, the inventor should
suffer no reduction in rights. But if the change was made to keep the
patent from overlapping with another patent, then the applicant will be
presumed to have given up the right to complain about anything broader
than the patent claim itself.
󰋼 In particular, the court held that patentee's decision to narrow claims through
amendment in order to comply with the Patent Act automatically assumes
surrender of the territory between the original claim and the amended claim,
i.e., a presumption of surrendering all equivalents for the particular claim
limitation that was narrowed by the amendment. The court thus placed the
burden on the applicant as to showing what equivalents were not
surrendered.

해 설

󰋼 위 연방대법원 판결은 균등론에 의해서 확대된 특허 권리범위의 외연을 한정하

는 기능을 하는 출원경과금반언의 원칙이 소송상 어떻게 운영될 것인가에 대한
기준을 제시하였다는 점에서 그 의미가 있다.
󰋼 미국의 Festo社는 물품 운반장치(conveying system)에 관한 발명으로서 미국특허
제3,779,401호(이하 ‘Caroll 특허’라 함)와 미국특허 제4,354,125호(이하 ‘Stoll 특허’
라 함)를 보유하고 있었다. 그런데 Stoll 특허는 심사과정에서 발명의 동작방법이
불명확하게 기재되어 있어 일부 청구항이 청구항의 기재방식에 위배되는 방식으
로 기재되었음을 이유로 35 USC 제112조로 거절되었기 때문에 이를 치유하기
위한 보정이 이루어졌다.68) 한편, 일본의 Shoketsu Kinzoku Kogyo kabushiki社(이
하 ‘SMC社’라 함)는 Festo社와 유사한 제품을 판매하기 시작하였고69), 1988년

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주요국 특허판례 100선

Festo社는 균등론에 근거하여 SMC社의 제품이 자신의 특허를 침해했다고 특허

침해소송을 제기하였다.
󰋼 1심인 지방법원은 사안의 보정이 선행기술의 회피를 목적으로 한 것이 아니기
때문에 이 경우에는 출원경과금반언의 원칙이 적용되지 않는다고 하여 SMC社
의 특허침해를 인정하였고, 2심인 CAFC도 이에 동의하였다.
󰋼 그러나 연방대법원은 Warner-Jenkinson 판결을 근거로 CAFC의 판결을 파기, 환
송하였고,70) 환송사건을 다루었던 CAFC는 전원합의체 판결에서 Festo社는 균등
론에 의한 침해를 주장할 수 없다고 판결하였다.
󰋼 연방대법원은 2002년 판결에서 법정 특허요건을 만족시키기 위한 보정으로서 그
권리범위를 축소시키는 보정이라면 출원경과금반언의 원칙이 적용될 수 있다는
CAFC의 전원합의체 판결을 지지하였다. 또한, 연방대법원은 축소보정에 의하여
출원경과금반언의 원칙이 적용되는 경우에 균등론을 완전히 배제하는 완전배제
(absolute bar)의 원칙을 적용하는 것은 기존의 연방대법원 판례와 배치된다고 하
면서 유연한 금지의 원칙(flexible bar)을 도입하였다. 따라서 축소 보정이 있었던
경우, 일단 출원인이 최초 출원시의 권리범위와 축소 보정된 권리범위 사이의 권
리를 포기한 것으로 추정하고, 다만 출원인 측에서 당해 보정이 특정 균등물을
포기한 것이 아니라는 사실을 입증하면 이러한 추정은 깨지고 특허권자는 균등
론에 의한 특허침해를 주장할 수 있는 것이다. 추정의 복멸과 관련하여 연방대법
원은 (1) 출원 당시에 문제된 균등물이 예측불가능했던 경우이거나, (2) 당해 보정
이 문제된 균등물과 관련 없는 경우이거나, (3) 특허권자가 문제의 균등물을 포함
하도록 청구항을 기재하리라고는 합리적으로 기대할 수 없었던 합리적인 사유가
입증되면 권리포기의 추정이 깨어진다고 판시했다.

68) 이 보정과정에서 두 가지의 한정이 이루어졌는데, 첫째는 실링수단을 한 쌍의 실링 링(sealing ring)으로

한정한 것이고, 두 번째는 외부의 슬리브(sleeve)를 자화물질(magnetizable material)로 한정한 것이었다.
69) 그런데 Festo 社의 특허와 SMC 社의 제품은 실제로 다소간의 차이가 있었는데, 첫째는 SMC 社는 한
개의 쌍방향 실링 링을 사용한 반면 Festo 社는 한 쌍의 실링 링을 사용하였다는 점, 둘째는 SMC 社는
슬리브(sleeve)를 알루미늄 합금으로 제작한 반면 Festo 社는 자화금속을 사용하였다는 점에서 차이가
있었다.
70) 이유가 불분명한 보정도 일단 특허성과 관련된 보정으로 추정하여 출원경과금반원의 원칙이 적용되지
만, 특허권자가 당해 보정이 특허성과 무관한 것이라는 사실을 증명하면 금반언의 원칙을 배제할 수
있는 Warner-Jenkinson 사건에서의 연방대법원의 판시에 따라, 미국특허법 제112조의 기재불비를 치
유하기 위한 과정에서의 보정도 일단 특허성과 관련된 보정으로 추정되어 금반언의 원칙이 적용된다
는 점을 근거로 한 것으로 보인다.

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 Ⅰ. 미 국 편

35 침해판단시 Product by Process 청구항의 권리범위 해석

Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.

566 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2009)

󰋼 if an inventor invents a product whose structure is either not fully known or too
complex to analyze, this court clarifies that the inventor is absolutely free to use
process steps to define this product. Because the inventor chose to claim the
product in terms of its process, however, that definition also governs the
enforcement of the bounds of the patent right.
󰋼 The inventor of this compound obtains a product-by-process claim: “Compound
X, obtained by process Y.” Enforcing this claim without reference to its defining
terms would mean that an alleged infringer who produces compound X by
process Z is still liable for infringement. But how would the courts ascertain
that the alleged infringer's compound is really the same as the patented
compound? Furthermore, what analytical tools can confirm that the alleged
infringer's compound is in fact infringing, other than a comparison of the claimed
and accused infringing processes?

해 설

󰋼 위 판결은 제법한정 물건발명(소위 Product by Process claim)에 관한 것인데,

CAFC는 위 판결 이전에 ‘물건’으로서의 권리범위를 인정한 판례71)와 그 물건을
제조하기 위한 방법(절차)으로서의 권리범위만을 인정한 판례72) 모두를 내놓고
있었다.73)
󰋼 CAFC는 위 판결을 통해 청구항에 기재된 방법은 침해소송에서 그 특허의 권리
범위를 제한하는 요소로 작용한다는 점과 결과물로서 물건이 동일하더라도 그
결과물을 도출하기 위해 다른 방법을 사용하는 한 해당 청구항의 권리범위를 침
해하지 않는다고 입장을 정리하였다.
󰋼 CAFC는 (1) 물건의 구성을 완전히 알 수 없거나 분석하기에 복잡한 경우 방법으

71) 대표적으로 Scripps v. Genentech 사건(927 F.2d 1565, 1991년)이 있다.

72) 대표적으로 Atlantic Thermoplastics v. Faytex 사건(970 F.2d 835, 1992년)이 있다.
73) 김병필, 최근 미국과 일본의 판례를 통해 살펴본 제법한정 청구항의 해석론에 관한 고찰, 발명특허,
한국발명진흥회, 2012

- 71 -
주요국 특허판례 100선

로 한정하여 그 물건에 대한 특허권을 획득하는 것은 얼마든지 가능하나 발명가

가 방법으로 한정하여 특허권을 취득하기로 선택한 이상 그 방법은 특허권의 권
리범위 해석시 구속 요소로 작용하여야 한다는 점과, (2) 제조방법이 한정된 물건
에 대해 물건 자체로서의 넓은 권리범위를 인정한다면 침해주장물이 특허받은
물건과 동일한지 여부를 법원이 판단해야 하는데 이는 실질적으로 불가능하다는
점 등을 위와 같은 입장에 대한 근거로 제시하였다.
󰋼 이는 청구항을 구성하는 각 구성요소는 해당 특허발명의 범위를 설정하는 데 사
용된다는 원칙을 재확인한 것이다.
󰋼 위 판결과 같이 침해소송에서 제법한정 물건발명의 권리범위 해석 문제를 정면
으로 다룬 우리나라 대법원 판례는 아직 없으나, 우리 특허법 제97조에 ‘특허발
명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.’고 규정하고
있어서 침해소송에서의 제법한정 물건발명의 권리범위는 위에서 본 미국과 같은
입장을 취한다고 할 수 있다.
󰋼 한편, 제법한정 물건발명의 특허성 판단에서는, 아래 판결에서 보는 바와 같이
우리나라는 물건이 제조방법으로 한정되어 있더라도 그 결과물만을 공지된 물건
과 비교하여 신규성, 진보성이 있는지 여부를 판단해야 한다는 입장이고, 이는
미국도 마찬가지이다.74)

< 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결 >

물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정

하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에
기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하
나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건
발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로
한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위
의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파
악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는
지 여부를 살펴야 한다.

74) In re Thrope 판결(1985), Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp. 판결(1992), SmithKline
Beecham Corp. v. Apotex Corp. 판결 등

- 72 -
 Ⅰ. 미 국 편

36 방법특허에 특허소진이론이 적용되는지 여부

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.

553 U.S. 617 (2008)

󰋼 doctrine of patent exhaustion applies to method patents, and method patent is

exhausted by sale of item that embodies the method;
󰋼 component computer parts that licensee sold to third party computer manufacturer
substantially embodied method patents held by patentee;
󰋼 licensee's sale of component computer parts that substantially embodied method
patents held by patentee was “authorized” by patent holder, and had effect of
exhausting patent holder's patents.

해 설

󰋼 위 사건에서 LG전자는 CPU와 칩셋을 통해 메모리와 버스를 효율적으로 관리하

는 방법에 대한 특허권자이며, 인텔은 위 특허를 사용한 CPU와 칩셋을 제조·판
매하는 실시권자인데, LG전자는 인텔로 하여금 위 CPU와 칩셋 판매시 ‘위 부품
(CPU와 칩셋)을 LG전자나 인텔 이외의 자가 제조한 메모리나 버스 등과 결합시
켜 컴퓨터를 만들 때에는 LG전자의 별도 허락을 받아야 한다.’는 취지의 통지를
하도록 하였다.75) 그런데 인텔로부터 CPU와 칩셋을 구입하면서 위 통지를 받았
던 Quanta 등 대만의 컴퓨터 제조사들이 제3자가 제조한 메모리나 버스를 임의
로 결합하여 컴퓨터를 제조하자, LG전자는 이 제조사들을 상대로 특허권 침해
소송을 제기하였다.
󰋼 위 사건에서 쟁점은 (1) 방법특허에도 특허소진 이론이 적용되는지 여부와 (2) 인
텔의 부품 판매를 LG전자와 인텔간 계약상 명시된 조건에도 불구하고 LG전자로
부터 허가받은 판매로 볼 수 있는지 여부였다.

< 특허소진 이론 >

판례에 의해 형성된 이론으로, 정당하게 허가된 특허제품이라면 최초판매로
인해 그 제품에 적용된 모든 특허권을 소진한다는 것이며, 일단 특허제품이
팔리면 이를 구매한 제3자에 의해 어떻게 사용되는지 통제할 수 없다고 해서,
First Sale Doctrine이라고도 불린다.

75) LG전자와 Intel이 실시권 계약을 체결하면서 별도의 약정을 통해 명시하였음

- 73 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 사건에 대해 1심법원과 CAFC는 방법특허에는 특허소진 이론이 적용되지 않

을 뿐더러, LG전자와 인텔간 계약에 따르면 인텔부품(CPU와 칩셋)과 非인텔부품
(메모리와 버스 등)의 조합이 인정되지 않으므로 인텔의 판매는 명시적 조건부
판매에 해당하며 Quanta의 실시는 위 명시적 조건을 위반한 실시여서 특허소진
이론이 적용될 수 없다는 이유로 특허권 침해를 인정하였으나, 대법원은 아래와
같은 이유로 하급심 판결을 파기하였고 특허권이 소진되어 침해행위도 성립되지
않는다고 판시하였다.

< 대법원 주요 판시 내용 >

(1) 방법특허는 제품에 구체화될 수 있으므로, 해당 방법을 구체화한 제품
의 판매로 특허소진이론이 적용될 수 있다.
(2) 인텔의 부품이 LG전자의 더 큰 시스템(컴퓨터)에 관한 방법특허의 구성요
소 모두를 실시하지 않더라도 위 부품이 위 방법특허를 실시하는 더 큰
시스템에 포함되는 것 이외에 다른 합리적인 용도를 발견할 수 없어, 위
부품은 위 방법특허의 구성요소 모두를 실질적으로 실시하고 있다.
(3) LG전자와 인텔간 계약에는 인텔의 통지의무만 있을 뿐이어서 인텔로 하
여금 非인텔부품을 결합하려는 구매자(컴퓨터 제조사)들에게 인텔부품을
판매하는 권리를 제한할 수 없고, 따라서 인텔의 위 부품 판매는 특허소
진을 발생시키는 허가된 판매이며, Quanta가 인텔부품을 정당하게 구입
한 이상 이후에 진행된 Quanta의 실시는 특허권을 침해하지 않는다.

󰋼 미국 대법원이 1873년 최초판매 이론을 기반으로 설정한 특허소진 이론은 그간

CAFC에 의해 다소 변형되어 왔었으나,76) 다시 기본 법리로 회귀하였다고 볼 수
있는데,77) 물건, 방법 등 형태에 상관없이 특허권의 핵심적 구성을 실시하고 있
는 제품을 정당하게 판매한 이상 구매 이후의 행동을 제한할 수 없음을 확인한
위 판결로 인해 방법특허 및 각종 조건이 부과된 라이센싱 계약을 통해 특허권
소진을 차단하면서 수익을 극대화하던 특허권자들의 다양한 우회 시도가 어느
정도 차단된 것으로 보인다.78)
󰋼 한편, 우리나라도 특허소진 이론에 관한 판결이 있는데, 물건발명뿐만 아니라 방
법발명에 대해서도 정당하게 양도한 경우 특허권이 소진된다고 판시한 특허법원
2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결이 있다.

76) Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc.(174 F.3d 1337, 1341, 1999년), Bandag, Inc. v. Al Bolser's
Tire Stores, Inc.(750 F.2d 903, 924 1984년) 등
77) Ethyl Gasoline Corp. v. United States(309 U.S. 436, 446, 457, 60 S.Ct. 618, 84 L.Ed. 852 1940년);
Univis, supra, at 248–251(62 S.Ct. 1088 1942년) 등
78) 김동진, 권리소진 이론과 라이선스 전략에 관한 연구, 부산대학교 석사논문, 2010, 86면

- 74 -
 Ⅰ. 미 국 편

37 종자기술 관련 특허에서의 소진이론 적용 범위

Bowman v. Monsanto Co.

133 S.Ct. 1761 (2013)

󰋼 Under the doctrine of patent exhaustion, the authorized sale of a patented

article gives the purchaser, or any subsequent owner, a right to use or resell
that article. Such a sale, however, does not allow the purchaser to make
new copies of the patented invention. The question in this case is whether a
farmer who buys patented seeds may reproduce them through planting and
harvesting without the patent holder's permission.
󰋼 Under the patent exhaustion doctrine, Bowman could resell the patented
soybeans he purchased from the grain elevator; so too he could consume
the beans himself or feed them to his animals. Monsanto, although the
patent holder, would have no business interfering in those uses of Roundup
Ready beans. But the exhaustion doctrine does not enable Bowman to make
additional patented soybeans without Monsanto's permission.

해 설

󰋼 위 사건에서 Monsanto79)는 유전자 조작으로 병충해와 농약에 강하게 개발된

Roundup80) Ready soybean seed라는 식물 종자에 대한 특허권자로서, 위 종자를
구입한 후 1회 재배만 가능하도록, 즉 수확한 콩을 종자로 이용해 다시 재배할
수는 없도록 농부들과 계약을 맺었으나, Bowman이라는 농부는 다른 농부가 위
종자를 심어 재배한 콩을 구입하여 다시 심은 후 재배하였기에, Monsanto는
Bowman을 상대로 특허권 침해소송을 제기하였다.
󰋼 위 사건에서의 쟁점은 특허받은 식물 종자를 경작하여 식물을 생산한 뒤, 이를
소비하지 않고 재차 경작에 사용하여 새로운 식물을 생산하였을 때, 특허소진 이
론이 적용되는지 여부와 그에 따른 침해가 성립하는지 여부였는데, 이에 대해 1
심법원은 구입한 콩을 소비하지 않고 재차 종자로 사용한 경우 특허소진 이론의

79) 세계 최대의 종자회사이다.

80) Roundup은 Monsanto가 개발한 농약제품의 브랜드명이며 Monsanto는 이에 대한 특허권도 보유하
고 있다.

- 75 -
주요국 특허판례 100선

적용범위를 벗어난다는 이유로 특허권 침해를 인정하였으며, CAFC와 대법원 역

시 1심법원의 판단을 인용하였다.
󰋼 구체적으로 CAFC는 (1) 구매한 콩에 대해서만 특허가 소진되었을 뿐이어서 이를
재차 경작에 활용하는 것에 대해서는 특허소진 이론이 적용되지 않는 점, (2) 나
아가 Bowman의 행위는 특허권이 소진된 제품을 단순히 소비 또는 사용하는 것
이 아니라 완전히 새로운 침해 제품을 생산하는 행위에 해당한다는 점을 이유로
들었고, 대법원은 (1) 특허소진이론은 해당 물품에만 한정되는 것이어서 구매자
가 새로운 복제품을 제조할 수는 없는 점, (2) 이에 따라 Bowman은 다른 농부에
게 구입한 콩을 소비하거나 재판매할 수는 있지만 위 콩을 이용해 새로운 콩을
생산할 권리까지는 가지지 않는 점을 이유로 들었다.
󰋼 식물 종자의 반복 경작을 제한하거나 컴퓨터 프로그램의 복제를 제한하는 등의
조건을 부가하여 정당하게 구입한 제품이라도 1차 이용에 대해서만 사용을 허락
하는 거래 유형이 점차 많아지고 있는 가운데, 위 판결은 종자를 경작하여 얻어
진 식물을 재차 종자로 활용할 수 없음을 분명히 하였다는 점과 식물 종자 산업
은 물론이고 소프트웨어 등 복제가 가능한 산업 모두에 동일한 논리가 적용될
수 있는 점에서 의의가 있다.
󰋼 우리나라에서는 아직까지 식물 종자 재사용 또는 프로그램 복제 등의 문제를 특
허소진 이론과 연계시켜 직접적으로 다룬 특허사건을 찾아보기 힘들다.

- 76 -
 Ⅰ. 미 국 편

방법특허가 복수 주체들의 결합에 의해 실시된 경우 특허권

38
침해 여부

Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.

134 S.Ct. 2111 (2014)
󰋼 the Federal Circuit reasoned that a defendant can be liable for inducing
infringement under § 271(b) even if no one has committed direct
infringement within the terms of § 271(a)
󰋼 Liability for inducement must be predicated on direct infringement. …
respondents' method has not been infringed because the performance of all
of its steps is not attributable to any one person. Since direct infringement
has not occurred, there can be no inducement of infringement under §
271(b).

해 설

󰋼 위 사건에서 Akamai는 MIT가 보유한 방법특허81)의 전용실시권자이며 Limelight는

위 방법특허의 청구항에 포함된 필수구성스텝 중 하나의 스텝을 제외한 나머지
모든 스텝을 실시하는 인터넷 서비스 제공회사인데, 위 하나의 스텝은 Limilight가
직접 수행하지 않지만 Limelight의 서비스를 제공받는 고객들에 의해 수행되고 있
었다.
󰋼 위 사건에서 쟁점이 되었던 부분은 방법특허의 구성요소들이 복수의 주체들에
의해 나누어 실시될 경우 미국 특허법 271조 (b)항에 규정된 유도침해가 성립될
수 있는지 여부였는데, 최근 대부분의 인터넷 서비스는 일부구성이 고객에 의해
수행된다는 점에서 세간의 이목을 집중시켰고, 심급을 달리할 때마다 전심 판결
이 뒤집혔을만큼 법리공방 역시 치열하였다.

< 미국 특허법 제271조 >

(a) 이 법에 별도의 규정이 없는 한, 특허 존속기간 동안 권한 없이 특허된
발명을 미국 내에서 생산, 사용, 판매 신청이나 판매하는 자, 또는 특허된 발명을
미국에 수입하는 자는 특허를 침해한다. <직접침해 조항>
(b) 특허침해를 적극적으로 유도하는(induce) 자는 누구든지, 특허침해자로서의
책임을 진다. <유도침해 조항>

81) CDN(Content Delivery Network)에서 웹 컨텐츠의 효율적인 저장 및 전송에 관한 것임

- 77 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 먼저 1심법원은 Limelight가 특허발명의 모든 스텝을 직접 실시하지 않았고, 나머

지 하나의 스텝을 Limelight의 고객들이 실시한 부분과 관련하여서도 이들간 직접
적인 지시 또는 감독 관계가 성립되지 않는다는 이유로 직접침해와 유도침해 모
두 해당사항이 없다고 판시하였고, 이에 대해 CAFC는 유도침해의 요건으로 단
일 주체의 직접침해를 고수할 경우 불합리한 결론에 이를 수 있으므로 아래 4가
지 요건이 충족된다면 Limelight의 유도침해가 성립되는 것이어서 1심법원은 위
요건의 충족 여부를 다시 심리해야 한다는 이유로 전심판결을 인용하지 않았다

< 위 사건에서 CAFC가 제시한 4가지 요건 >

(1) Limelight가 특허의 존재를 알고 있을 것, (2) Limelight가 방법 청구항
중에서 하나를 단계를 제외한 나머지 모든 구성요소를 수행했을 것, (3)
컨텐츠 제공자(고객)가 방법 청구항의 마지막 단계를 수행하도록 Limelight
가 유도했을 것, (4) 고객이 마지막 단계를 실제로 수행했을 것

󰋼 이에 대해 대법원은 유도침해가 발생하려면 직접침해 발생이 선행되어야 하는

데, 직접침해는 단일 주체가 방법특허에 기재된 모든 단계를 수행해야만 발생하
는 것이므로, 이 사건에서 Limelight가 해당 방법특허의 모든 단계를 직접 침해하
지 않은 것이 분명한 이상 직접침해가 발생하지 않았고 유도침해 역시 발생하지
않았다는 이유로 CAFC 판결을 배척하였다.
󰋼 2014년 6월에 있었던 위 대법원 판결은 유도침해와 관련되어 1심법원에 계류중
인 여러 특허사건에 직접적이고도 상당한 영향을 주었고,82) 판시내용에 ‘CAFC는
기본적으로 여러 스텝을 갖는 방법특허를 침해한다는 것이 무엇을 의미하는지
조차 이해하지 못하고 있다.’는 표현까지 있었던 것으로 보아 CAFC의 실무에도
많은 영향을 줄 것으로 보인다.
󰋼 한편, 우리나라는 미국의 유도침해와 관련된 조항을 특허법에 두고 있지 않아서
위 미국 사례와 유사한 판례를 찾아보기 힘드나, 복수 주체가 발명의 실시에 관
련된 경우 어느 한 주체가 주도적으로 실시할 경우 직접 침해 규정을 적용할 수
있다는 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결이 있다.

82) Reza Mirzaie 외 1, The future of inducing infringement claims after Limelight v. Akamai,
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9c3f1b14-ebe4-4983-abbd-291d7718b12c

- 78 -
 Ⅰ. 미 국 편

39 계약관계의 변화에 따른 직무발명의 승계 여부

Abbott Point of Care, Inc. v. Epocal, Inc.

No. 2011-1024 (Fed. Cir. 2012)
The majority states that the 1999 Consulting Agreement “does not contain any
obligation that Lauks must assign rights in inventions, improvements, or
discoveries made or conceived during the consultation period,” and that the
1999 agreement “is unambiguous and does not continue the 1984 Agreement’s
Disclosure and Assignment Covenant.”

해 설

󰋼 위 판결은, 종업원으로 근무하던 자가 퇴직 후 다시 컨설턴트로 계약을 체결하더

라도 그 계약이 이전과 동일한 계약의 내용으로 다시 체결하지 않는 한, 직무발
명의 승계에 해당하지 않는다고 판시하였다.
󰋼 Lauks 박사는 Epocal Inc.(이하 ‘Epocal’이라 함)를 설립하여 자신을 발명자로 하여
등록받은 두 개의 특허83)를 Epocal 회사에 양도하였고, 동종 업체인 Abbott Point
of Care Inc(이하 ‘Abbott’라 함)는 위 두 특허는 Lauks 박사가 이전에 근무했을 뿐
아니라 퇴직 후 컨설턴트로 근무한 Abbott사의 전신회사들84)에서 발명을 완성한
것으로 Abbott사의 소유라 하여 위 특허 침해에 따른 소를 제기하였다. 지방법원
은 퇴직 후 컨설팅계약은 이전의 고용계약에 관한 공개 및 양도에 관한 조항을
포함하고 있지 않다고 하면서 소각하였고, Abbott사는 이에 대해 CAFC에 항소하
였다.
󰋼 CAFC에서는 1999년 컨설팅 계약상 더이상 고용인이 아니며 그 고용 지위에서
명백히 사임한 것임에 비추어 보면, 그 이전의 고용계약이 유효하다는 것이 명백
하지 않고, 나아가 컨설팅 계약은 발명의 승계에 관하여 침묵하고 있으므로
Abbott는 특허권에 대한 권리가 없다고 판시하였다. 또한, CAFC는, Lauks 박사가
컨설턴트로서의 계약을 하기 이전의 고용계약에 의하여 자동으로 그의 발명을

83) 2001. 6. 4. 및 5 출원하여 등록받은 혈액 샘플을 테스팅하는 장에 관한 미국특허 제6,845,327호 및

제6,896,778호
84) Lauks 박사는 1984. 1. 10. Integrated Ionic 사와 고용계약을 체결하고, 그 후 Integrated Ionic사가 바뀐
I-STAT사와 고용계약을 체결하였으며, 그 후 1999.1 퇴직하면서 이 회사와 18개월의 컨설팅계약을 체
결하였다.

- 79 -
주요국 특허판례 100선

승계했다는 Abbott의 주장은 컨설팅 계약에 단지 기존의 비밀유지, 비경쟁, 전직

금지 공유가 유효하게 존재한다고 기재되어 있을 뿐, 발명의 양도에 대한 명시적
인 어떠한 언급도 없으므로 받아들이지 않는다고 판시하였다.
󰋼 위 판결을 정리하면, ① Lauks 박사는 공식적으로 퇴직하면서 Abbott사의 전신인
I-STAT사와 컨설팅 계약을 맺었으며, 그 계약을 통하여 종업원 관계로 볼 수 있
는 증거가 부족한 점, ② 특허된 발명이 컨설팅 계약 이전에 완성되었다는 증거
역시 부족한 점, ③ 컨설팅 계약이 양도에 관한 조항이 없는 점 등을 종합하면
Abbott에 위 두 개 특허에 대한 권리가 없다고 판시함으로써, 회사들은 고용인
또는 컨설턴트가 회사와의 고용이 중단된 후에 컨설팅 등을 재계약할 경우, 발명
에 대한 양도의무를 계속 부과하는 것에 대하여 명확히 할 필요가 있음을 밝힌
것에 의의가 있다.
󰋼 한편, 우리나라에서도 위와 유사하게 직무발명에 대하여 명시적 또는 묵시적으
로 승계받았음을 인정할 만한 증거가 없고, 포괄적 승계에 관한 계약을 체결한
적도 없으며 복무규정에도 명시적 규정이 없으면 회사는 직무발명에 대하여 특
허받을 권리를 승계받지 못하였다는 판결이 아래와 같이 있다.

< 특허법원 2009. 9. 10. 선고 2008허7515 판결85)>

피고 회사가 … 이 사건 특허발명에 대한 권리를 명시적이거나 또는 묵시

적으로라도 승계받았음을 인정할 만한 증거가 없고, … 오히려 위 인정사
실에 나타난 바와 같이 피고 회사는 OOO과 사이에 직무발명에 대한 권
리를 미리 포괄적으로 승계받기로 하는 내용의 계약을 체결한 사실이 없
고, 피고 회사의 복무규정에도 이에 대한 명시적인 규정이 없는 점, … 등
에 비추어 보면, 피고 회사는 OOO으로부터 이 사건 특허발명에 대한 권
리를 승계받지 않았다고 할 것이다.

85) 피고 회사의 기획 이사였던 A는 퇴직 후 원고 회사를 설립하고, 설립 후 원고 회사를 출원인으로

하여 특허등록을 마쳤다. 이에 대하여 피고 회사는 이 사건 특허발명은 피고 회사의 선출원발명과
동일한 발명으로서 A가 피고 회사에서 재직하는 동안의 직무발명이며, 피고 회사는 선출원발명을
승계받으면서 직무발명에 대한 보상을 한 점으로 미루어 이 사건 특허발명 역시 묵시적으로 승계
를 받은 것이라 주장하였는데, 이에 대하여 특허법원은 위와 같이 판결하였다.

- 80 -
 Ⅰ. 미 국 편

40 가처분 제도의 제한

eBay Inc. v. Merc Exchange L.L.C.,

547 U.S. 388 (2006)

󰋼 The Supreme Court overturned the Federal Circuit's approval of the injunction,
holding that nothing in the Patent Act eliminated the traditional reliance on
weighing the equitable factors considered in determining whether an injunction
should issue. But it also ruled that District Court erred in denying an injunction
on the basis that MercExchange does not itself practice the patented invention.
"That test requires a plaintiff to demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable
injury; (2) that remedies available at law are inadequate to compensate for that
injury; (3) that considering the balance of hardships between the plaintiff and
defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would
not be disserved by a permanent injunction. The decision to grant or deny such
relief is an act of equitable discretion by the district court, reviewable on appeal
for abuse of discretion. (…) Neither the District Court nor the Court of Appeals
below fairly applied these principles."

해 설

󰋼 위 연방대법원 판결은 기존의 연방대법원의 4요소심사(four part test)에 의한 엄

격한 가처분 요건을 인용함으로써 특허권자의 가장 강력한 공격 수단인 가처분
을 제한하여 특허권자의 협상력을 제한하였다는 점에서 그 의미가 있다.

< 가처분의 4요소심사 >

4가지 요건테스트는, (1) 원고가 회복할 수 없는 손해를 입었으며, (2) 법

률상 인정되는 손해배상으로는 이러한 손해를 보전하기에 충분하지 않으
며, (3) 원고와 피고가 입게 될 곤란을 비교 평가할 때 형평법상의 구제가
정당하며, (4) 이러한 영구 가처분명령이 공공의 이익을 해하지 않음을 원
고가 입증하기를 요구한다. 이러한 4가지 요건을 만족할 경우에만 가처분
결정이 인용될 수 있다.

󰋼 네트워크 시스템 개발업체로서 중소 벤처업체인 MercExchange사는 세계적인 인

터넷 경매사이트 회사인 Ebay의 ‘즉시구매(Buy it Now)'기능이 자사가 보유한

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주요국 특허판례 100선

BM(Business Model) 특허권을 침해했다며 2001년 소송을 제기했다. ‘즉시구매기

능’이란 인터넷 경매에 참여하지 않고 “Buy it Now”를 클릭함으로써 즉시 경매대
상 물건을 구입할 수 있는 것을 말한다.
󰋼 2003년 1심인 버지니아 연방지방법원은 Ebay측에 2,580만 달러의 손해배상을
명하였으나, 즉시구매기능에 대한 사용금지가처분신청에 대하여는 기각결정을
하였다. 이후 2심인 CAFC는 특허권자의 신청이 있을 경우 특허권의 유효한 존
재와 침해의 개연성만 인정되면 자동적 가처분(Automatic injuction)을 인정하고,
“특허침해가 인정되는 이상 가처분신청 기각결정을 인용해야 한다”고 판결해 IT
업계에 파문을 일으켰다.
󰋼 연방대법원은 CAFC의 자동적 가처분(Automatic injuction)을 폐기하고 형평법
(Equity) 법원에 의해 적용되는 전통적인 영구적 가처분과 관련된 판례로 복귀함
으로써 가처분 결정이 이루어지기 위해서는 전통적인 4가지 요건들이 구비되어
야 하는 것으로 결정하면서, “수년간 운영해온 수많은 Ebay 고객들에게 엄청난
피해를 줄 수 있다”는 공공의 이유를 들어 CAFC의 인용결정을 파기했다.
󰋼 위 사건이 주목 받았던 이유는 가처분이 특허괴물의 수익모델에서 차지하는 비
중이 매우 컸기 때문에 이에 대하여 미국 연방대법원이 어떤 판단을 하는가에
따라 향후 특허괴물 사업의 수익성에 상당한 영향을 주기 때문이다. 특허실시를
위해 많은 투자를 한 침해자에게 사용금지가처분명령이 침해배상보다 타격이 클
것은 자명하고, 이런 약점을 잘 파악하고 있는 특허괴물들은 배상액 극대화를 위
해 전략적으로 금지명령을 악용해 왔던 것이다.
󰋼 위 연방대법원 판결로 특허괴물의 수익성은 현저하게 저감되었고, 특허권의 투
기적 사용가능성도 현저히 감소하게 되었다. 그 후, 위 연방대법원 판례에 따라
제품을 생산하지 않고 특허만 보유한 업체들은 미국 법원에서 특허소송과 관련
한 판매금지 가처분신청이 어렵게 되자 특허업체들은 법원 대신 미국국제무역위
원회(ITC)를 통한 판매금지 신청으로 방향을 틀었다.

- 82 -
Ⅱ. 일 본 편
 Ⅱ. 일 본 편

1 기록매체에 의한 정보제시에 관한 발명의 성립성

가라오케 비디오 기록매체 사건

東京高裁/평성 9년（行ケ）제206호(평성 11년 5월 26일 판결)

특허법 제2조에 정의되는 발명은 그 정의에서 명확하듯이, ‘기술적 사상’임을 요건의

하나로 하는 것인데 이 요건에 제시된 ‘기술’에 대하여는 ‘기술은 일정한 목적을 달성
하기 위한 구체적 수단이고 실제로 이용할 수 있는 것으로, 기능과는 달리 타인에게
전달하는 객관성을 가질 것(최고재판소 소화 52년 10월 13일 선고 소화 49년(行ツ)第107
号판결)’이 필요한 것으로 인정되는바 …‘기록 매체에서의 정보의 제시(제시 그 자체,
제시 수단, 제시 방법 등)에 기술적 특징이 있는 것’이란 ‘정보의 기록의 방식 그 자체
나, 기록 수단 및 기록 방법 등에 기술적 특징이 있기 때문에 그 결과로, 제공된 정보에
그 특징이 반영된 것’이라고 보아야 한다. … 이와 같이 부를 가사를 문자로 기록하도
록 하고, 게다가 그 문자 중 실제로 부를 문자를 다른 문자와 구별되도록 색을 변화시
켜 기록한다는 구성을 채용하고 이에 해당하는 결과를 제공하는 이상 본원 발명은
문자에 관한 ‘정보의 제시에 기술적 특징을 가지는 것’이라고 말해야 한다 … 또한
다른 색으로 착색하고 기록하는 것을 구체적이라고 하지 않을 수 없으므로 피고의
위 주장은 부당하다고 하지 않을 수 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 일본에서 ‘비디오 기록매체’에 대하여 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사

상의 창작성’을 처음으로 인정한 판례라고 볼 수 있는 점, 현재 컴퓨터 프로그램
이 기록된 기록매체에 대하여 ‘단순한 정보의 제시’가 아닌, ‘자연법칙을 이용한
기술적 사상의 창작성’을 어떤 논리로 인정해야 하는지에 대한 근거를 엿볼 수
있는 판결이라는 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘가라오케 비디오 기록매체’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서
는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’에 해당하지 않는다고 판단하였으나, 법원은 위
와 같은 이유로 ‘발명’에 해당한다고 판단하여 심결을 취소하였다.
󰋼 구체적으로 쟁점이 되는 특허청구범위는 ‘부를 곡의 반주가 되는 음성 정보와 해
당 곡의 가사가 되는 문자 정보 및 영상 정보가 기록된 비디오 기록매체에서, 상
기 문자 정보 중 음성 정보의 진행에 따라 부를 문자의 색을 상기 문자 정보에
착색을 하는 색조 변화기에 따라 다르게 기록하는 것을 특징으로 하는 비디오

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주요국 특허판례 100선

기록매체’인데, 이에 관하여 위 판결은 ‘부를 가사를 문자로 기록하고 그 문자를

다른 문자와 구별되도록 색을 변화시켜 기록하는 구성을 채용’한 점에서 ‘정보의
제시에 기술적 특징을 가지는 것’으로 판단하고 있다.
󰋼 특히, 출원발명의 기술적 특징이 제시되는 정보의 내용이나 기록 상태에 특징을
지닌 것이 아니라 정보의 제시 방법을 명확히 규정하는 것이며, 음성 정보의 진
행에 따라 부를 노래의 가사의 색을 다른 색으로 착색하고 기록하는 것이라는
점에서, ‘문자정보에 관한 기록방식(文字情報に関する記録の仕方)에 기술적 특징
이 있고, 그 결과로 제공된 정보에 그 특징이 반영된 것’에 해당하며, 또한 ‘다른
색으로 착색하고 기록하는 것’을 ‘구체적’으로 기재한 것으로 봐야 한다는 점에서
위 ‘기술’의 요건인 ‘구체적 수단’에도 해당하는 것이어서 출원발명의 ‘비디오 기
록매체’는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 ‘산업상 이용할 수 있는
발명’에 해당한다는 논리로 판단하였다고 볼 수 있다.
󰋼 한편, 미국에서 컴퓨터를 이용한 증권회사의 시스템에 관한 비즈니스 방법도 특
허법상의 발명에 해당한다는 State Street 판결86) 이후, 현재 한국 및 일본의 컴
퓨터 소프트웨어 관련 발명 심사기준에서도 컴퓨터 실행 정보가 담겨 있는 자기
테이프, CD, USB 메모리 등의 기록매체와 같은 ‘컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매
체’를 심사기준에서 특허법상의 소프트웨어 관련 발명의 카테고리로서 인정하고
있다.

< 한국․일본 특허청의 컴퓨터 관련 발명 심사기준 >

소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고
있는 경우란 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와
하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는
가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또
는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.

86) State Street Bank and Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998)

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 Ⅱ. 일 본 편

2 의료행위 관련 발명의 산업상 이용 가능성

외과수술 재생 가능 광학 표시장치 사건
東京高裁/평성 12년（行ケ）제65호(평성 14년 4월 11일 판결)

특허법은, … 제1조에서 “이 법은, 발명의 보호 및 이용을 도모함으로써, 발명을 장려

하고, 이로써 산업의 발달에 기여하고자 한다.”라고 규정하고 있고, 제29조 제1항 본문
에서, “산업상 이용할 수 있는 발명을 한 사람은 다음에 제시하는 발명을 제외하고,
그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.”라고 규정하고 있지만, 거기에서 말하는 ‘산업’
에 무엇이 포함될지에 대하여는 아무런 정의도 하고 있지 않다. 또한, 의료 행위 일반
을 불특허 사유라고 하면서 구체적인 규정도 두지 않고 있다. 그런 이상, 설령, 상기대
로, 일반적으로 말하면 ‘산업’의 의미를 좁게 해석해야 하는 이유는 본래 없다고 하더
라도, 특허법은 상기의 이유로 특허성이 인정되지 않는 의료 행위에 관한 발명은, ‘산
업상 이용할 수 있는 발명’이 아니라고 해석할 수밖에 없다. … 그렇다고 하는 이상,
본원 발명의 특허성을 검토할 때는, 이 발명은 의료 행위에 해당한다고 결론을 도출해
내야 하는 것은, 말할 필요도 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 의료행위를 산업상 이용할 수 없는 발명으로 보는 이유가, 일반적인

광의의 산업 개념에 속하지 않아서라기보다는 특허법 해석상 좁게 해석하지 않
을 수 없음을 밝힌 점과, 입법론적 해결을 함께 촉구한 점에서 의미가 있고, 위
판결 이후로 2003. 8. 일본 심사기준이 개정되어 ‘인간에게서 유래하는 것을 원
료 또는 재료로 하여 의약품 또는 의료기기를 제조하는 방법’은 특허부여의 대상
이 되도록 명시하는 계기가 되었다.
󰋼 위 사건은 ‘외과 수술을 재생 가능하게 광학적으로 표시하기 위한 방법 및 장치’
에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 인간을 진료하는 방법에 해당하여
‘산업상 이용할 수 있는 발명’이 아니라고 판단하였고, 위 판결은 그 심결을 지지
하였다.
󰋼 위 판결은, 출원발명의 각 구성이 수술 중에 이루어진 것을 어떤 수단에 의해 기
록해 두고 이를 수술 후에 재현하고 이용하는 것에 지나지 않지만 이러한 이용
방법이 의료행위에 해당한다는 것을 부정할 수 없고, 수술 현장이 아닌 곳은 물
론 수술 현장에서 실시될 수 있는 이상, 출원발명은 특허받을 수 없는 의료행위

- 87 -
주요국 특허판례 100선

에 해당하는 것이어서 법 해석상 산업상 이용할 수 있는 발명이 아니라고 해석

할 수밖에 없다는 논리로 전개하고 있다.
󰋼 참고로, 의료행위를 산업상 이용할 수 없는 발명으로 보는 주된 이유는, 특수한
수술이나 치료를 필요로 하는 환자가 있는 경우 그 수술이나 치료방법에 특허권
이 존재하고 있다면, 이를 실시할 수 없거나 실시한다고 하더라도 특허료를 지불
할 필요가 있게 되어 환자가 부담하지 않으면 그 수술이나 치료를 실시할 수 없
게 되므로 인도적으로 허용될 수 없다고 하는 ‘인도적 이유’를 들고 있다.
󰋼 한편, 우리도 의료행위 발명에 관하여 아래 판결에서 보는 바와 같이 산업상 이
용할 수 없는 발명으로 취급하는 점에서 일본과 같다고 하겠다. 그러나 미국에서
는 1993년 백내장의 수술방법을 취득한 의사가 다른 의사를 특허권 침해로 제소
한 Pallin v. Singer, 36 USPQ 2d 1050(Va. 1995) 사건을 계기로, 인간에 대한 치
료, 진단, 수술방법도 특허의 대상으로 하되, 특허권의 효력은 의사의 실시에 미
치지 않는 것으로 취급하고 있는 점에서 우리와 다르다고 하겠다.87)

< 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결 >

특허법 제29조 제1항은 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’으로서 신규성, 진보
성이 있는 것은 특허를 받을 수 있도록 규정하고 있는바, 인간을 수술하
거나, 치료하거나, 또는 진단하는 방법의 발명은 산업상 이용가능성이 없
는 것이어서 특허의 대상이 될 수 없고

< 특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결 >

인체를 필수 구성요건으로 하는 발명이 특허의 대상에서 제외된다고 보

아 온 근거는, 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는
점, 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예
방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야
한다는 점, 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가
의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경쓰게 되어 의료행위
에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들 수 있는바,

87) 미국 특허법 35 USC 287(C).

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 Ⅱ. 일 본 편

3 자연법칙 이용의 판단(1)

회로시뮬레이션 방법 사건
東京高裁/평성 16년(行ケ] 제188호[평성 16년 12월 21일 판결]

(2)… 가. … (다) … 본원 발명에서 채용된 과제해결수단은, … 회로의 물리적

성질을 고려한 해결수단으로는 인정되지 않고, 또 회로의 물리적 성질에 기인하는
것과 같은 특수한 비선형 연립방정식의 해법을 구하는 것이 아니라, 일반적인 비
선형 연립방정식…의 해법에 쓰이는 것과 어떠한 차이도 없는 것이다…. … 본원
발명의 과제해결수단에 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이 있다고는 말
할 수 없다. …
나. … 본원 발명에 있어서 비선형 해곡선이, 회로의 동작특성을 정식화한 비선
형 연립방정식의 해곡선에 한정된 것이고, … 해곡선의 해석이 BDF법을 이용한
해석에 한정된 것이라고 하여도, … 당해 비선형 연립방정식 및 해석방법 자체에
서 “자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”이 읽혀지지 않는 이상, … 한정을 부
여하는 것에 의해 본원 발명의 발명성이 긍정되는 것으로 되지는 … 않는다.
다. … 본원 발명의 비선형 연립방정식을 어떠한 경계조건 하에서 해석하는가
는, 본원 발명의 특허청구범위에 전혀 나타나 있지 않아 본원 발명의 기술적인 과
제로는 도저히 인정되지 않는다. 또한 현실의 회로가 경계조건을 가지고 있기 때
문이라고 하여도, … 수학적인 해법을 표현하는 것에 지나지 않는 본원 발명이,
“자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작”으로 되는 것이 아니라는 점은 명확하다.

해 설

󰋼 위 사건은 소프트웨어를 포함하는 경우의 발명의 성립성 여부가 쟁점인데, 쟁점

이 된 청구항은 아래에서 보는 바와 같이 하드웨어와는 상관없이 소프트웨어만
으로 구성되어 있어서 발명의 성립성이 인정되지 않았다.
- [청구항] “회로의 특성을 나타내는 비선형 연립방정식을 BDF법88)을 이용하여 각
비선형 연립방정식을 기초로 구성되는 호모토피 방정식이 묘사하는 비선형 해
곡선을 추적하는 것으로 수치해석하는 회로 시뮬레이션 방법에 있어서, BDF법
을 이용한 상기 해곡선의 추적에 있어서 해곡선 상의 j+1(j는 정수)번째의 수치해

88) Backward differentiation formula, 미분방정석을 수치해석적인 방법으로 푸는 방법 중의 하나.

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주요국 특허판례 100선

를 구하는 단계는, 예측자와 수정자로 이루어지는 각도 φj+1을 산출하고, 이 각

도 φj+1가 소정치보다 크다고 판단되는 경우에는, 상기 해곡선의 추적수치 해
석단계의 j+1번째의 수치해를 구하는 단계를, 좀 더 작은 수치해석 단계 폭으로
다시 실행하여, j+1번째의 수치해를 다시 고쳐서 구하는 단계를 포함하는 것을
특징으로 하는 회로 시뮬레이션 방법”
󰋼 또한, 일본특허청도 위 판결과 같이 ‘소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어 자
원(CPU, 메모리 등)을 이용하여 구체적으로 실현되어 있는 경우’에 발명의 성립
성을 인정하는 것으로 심사기준을 운용하고 있다.89)
󰋼 우리나라도 아래 특허청의 컴퓨터 관련 심사기준 및 대법원 판결에서 보는 바와
같이 일본과 동일하게 운용하고 있다.

< 컴퓨터 관련 발명 심사기준 >

소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고
있는 경우란 소프트웨어가 컴퓨터에 읽혀지는 것에 의해 소프트웨어와
하드웨어가 협동한 구체적 수단으로 사용목적에 따른 정보의 연산 또는
가공을 실현함으로써 사용목적에 부응한 특유의 정보 처리 장치(기계) 또
는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.

< 대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265 판결 >

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법 발명에 해당
하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를
이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고, 한편 출원발명이 자연법칙을
이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기
재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항
전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의
발명에 해당하지 않는다.

89) 특허·실용신안 심사기준(2011년 12월28일 개정)의 제Ⅶ부 「특정 기술분야의 심사기준」 제1장 「컴
퓨터·소프트웨어 관련 발명

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 Ⅱ. 일 본 편

4 자연법칙 이용의 판단(2)

쌍방향 치과치료 네트워크 사건

知財高裁/평성 19년(2007년)(行ケ] 제10369호[평성 20년 6월 24일 판결]

… 따라서 사람의 정신활동 그 자체는 ‘발명’이 아니고, 특허의 대상이 되지 않는

다고 할 수 있다. 그러나 정신활동이 포함되어 있거나 또는 정신활동에 관련된다
는 이유만으로 ‘발명’에 해당하지 않는다고 할 수도 없다. 생각건대, 어떠한 기술
적 수단도, 사람에 의해 생겨나고 정신활동을 포함하는 사람의 활동에 도움이 되
며, 그것을 돕거나 또는 그것에 치환되는 수단을 제공하는 것이고, 사람의 활동과
필수적으로 무엇인가 관련성이 있는 것이다.
… 그렇다면 청구항에 무언가 기술적 수단이 제시되어 있다고 하여도, 청구항에
기재된 내용을 전체로서 고찰한 결과, 발명의 본질이 정신활동 그 자체에 향해져
있는 경우는 특허법 제2조 제1항에 규정된 ‘발명’에 해당된다고 할 수 없다. 한
편, 사람의 정신활동에 의한 행위가 포함되어 있거나 또는 정신활동에 관련되는
경우에 있어서도, 발명의 본질이 사람의 정신활동을 지원하거나 또는 그것을 치환
하는 기술적 수단을 제공하는 것인 경우는 ‘발명’이 아니라고 할 수 없다. …
제1항 발명에 규정된 ‘요구되는 치과수리를 판정하는 수단’ 및 ‘… 초기치료계획
을 특정하는 수단’에는 사람의 행위에 의하여 실현되는 요소가 포함되고, 또 제1
항 발명을 실시하기 위해서는 평가, 판단 등의 정신활동도 필요하게 되는 것이라
고 생각되기는 하나, 명세서에 기재된 발명의 목적 및 발명의 상세한 설명에 비추
어보면, 제1항 발명은 정신활동 그 자체에 향해진 것이라고 하기는 어렵고, 전체
로서 보면 오히려 ‘데이터베이스를 구비한 네트워크서버’, ‘통신네트워크’, ‘치과치
료실에 설치된 컴퓨터’ 및 ‘영상표시와 처리가 가능한 장치’ 등을 구비하고, 컴퓨
터에 기초하여 기능하는 치과치료를 지원하기 위한 기술적 수단을 제공하는 것으
로 이해하는 것이 가능하다.

해 설

󰋼 위 판결은 발명의 정의 규정 해석에서 자연법칙의 이용성에 관한 새로운 판단기

준을 제시한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건 발명은, 치과의사 및 기공사가 치과치료 계획으로서 최적인 것을 작성하
고, 최적의 재료를 선택할 것을 지원하기 위한 방법 및 시스템에 관련된 것으로

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주요국 특허판례 100선

서, 구체적으로는 치과보철재 및 그 처리방법, 프레파라트90)에 관한 정보가 축적

된 데이터베이스 및 데이터베이스 조회를 행하는 프로그램을 저장한 네트워크서
버, 진료실, 치과기공실을 정보통신 네트워크로 접속하고 쌍방향으로 이용 가능
한 구성으로 되어 있으며, 치아 및 치아의 프레파라트의 디지털컬러 화상을 표
시·분석할 수 있게 구성된 것이다.
󰋼 ‘자연법칙의 이용성’에 관하여 위 판결에서 제시하는 일반적 판단기준은,
①「사람의 정신활동 그 자체는 ‘발명’이 아니다.」 그러나 ②「사람의 정신활동
에 의한 행위가 포함되어 있거나 정신활동에 관련되는 경우에 있어서도, 청구항
에 기재된 내용을 전체로서 고찰한 결과 발명의 본질이 사람의 ‘정신활동을 지원
하거나 그것을 치환하는 기술적 수단을 제공’하는 것일 경우는 ‘발명’ 으로서의
성립성을 긍정할 수 있다.」는 것이다.
󰋼 한편, 우리나라도 아래 판결에서 보는 바와 같이 청구항 전체로서 자연법칙을 이
용하는지 여부로 발명의 성립성을 판단하므로 일본과 동일한 입장이라 하겠다.

< 대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494 판결 >

… 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서

판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고
있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다
고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다. 위 법리에 따라
원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 ‘인터넷 커뮤니
티상의 개인방 형태의 미니룸 생성 및 관리방법’으로 하는 이 사건 출원
발명…은 모두 영업방법 발명의 범주에 속하는 것이나, 그 구성요소인 원
심판시 각 단계들이 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수
단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용목적에 따른 각 단계별 정
보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 명확하게 기재되어 있
지도 않아, 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용
하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 구 특허법
제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다는
취지로 판단한 것은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허법 제
2조 제1호, 구 특허법 제29조 제1항에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

90) 유리판에 끼운 현미경 관찰용 표본

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 Ⅱ. 일 본 편

5 자연법칙 이용의 판단(3)

번역사전 사건
知財高裁/평성 20년(行ケ] 제10001호[평성 20년 8월 26일 판결]

(이상과 같이) 어떠한 과제 해결을 목적으로 한 기술적 사상의 창작이 그 구성 중

에 사람의 정신활동, 의사결정 또는 행동양태를 포함하고 있거나, 사람의 정신활
동과 밀접한 관련성이 있는 경우에, … 자연법칙이 이용되고 있는 기술적 사상의
창작이 과제 해결의 주요한 수단으로 나타나고 있다고 해석되는 경우에는 특허법
상의 ‘발명’에 해당한다고 하여야 한다.
… 본원 발명의 특징은, 「영어에는 발음의 패턴이 많아, … 발음으로부터 문자의
철자를 추측하는 것은 어렵다. 이 점을 해결하기 위한 수단으로, 분원 발명은 영
어가 모국어가 아닌 사람이더라도, 일반적으로 음성(특히 자음 음소)을 듣고 이를
구별해 식별하는 능력을 구비하고 있는 점을 이용하여, 듣고 알게 된 음성 중의
자음 음소를 대상으로 사전을 찾아봄으로써, 철자를 몰라도 … 자음 음소로부터
모음 음소로 단계적으로 탐색하는 것에 의해 목표단어를 확정하는 방법을 제공하
는 것」이다.
그리고 … 본원 발명에 있어서는 영어가 모국어가 아닌 사람에게는 모음보다 자
음쪽이 인식하기 쉽다고 하는 성질을 이용하고 있음이 분명하다. 그렇다면 본원
발명은, 사람이 자연적으로 갖출 수 있는 능력 중 … 자음에 대한 인식능력이 높
은 것에 착안하여, … 철자를 정확히 몰라도 영단어의 의미를 찾아낼 수 있다고
하는 일정한 효과를 반복계속하여 실현하는 방법을 제공하는 것이기 때문에, 자연
법칙을 이용하고 있는 기술적 사상의 창작이 과제해결의 주요한 수단으로서 나타
나고 있어, 특허법 2조 1항의 ‘발명’에 해당되는 것임을 알 수 있다.

해 설

󰋼 위 판결은 외국어 발음표기 형성방법에 관한 것으로서, ‘자연법칙의 이용성’ 여부

를 ‘반복가능성’의 관점에서 법리를 검토한 점에서, 앞서 검토한 ‘쌍방향 의료치
료 네트워크 사건’과 함께 자연법칙의 이용성에 관한 대표적인 판례라 하겠다.
󰋼 ‘자연법칙’은 자연의 사물과 현상 사이의 객관적이고 필연적인 관계를 가리키는
법칙이어서, 사회적 현상을 나타내는 법칙과는 달리 일정한 조건 하에서는 항상
반복 가능하다는 점에서 위 판결에서 제시한 자연법칙의 이용성 판단기준은 당
연한 것으로도 볼 수 있다.

- 93 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 우리나라도 자연법칙의 이용성이 쟁점이 된 사건이 아래와 같이 있는데, ‘반복가

능성의 결여’를 주된 이유를 들어 발명의 성립성을 부정하였다.

< 특허법원 2002. 1. 17. 선고 2001허3453 판결 >

이 사건 출원발명의 기술구성을 … 살펴보면, … 문자를 발음할 때 목구

멍의 형상, 혓소리가 발음상 변화되는 현상 및 입술모양은 누구에게나 반
복 관찰될 수 있는 것이지만, 관찰된 그 형상 및 모양 등을 문자로 형성
하는 것은 문자를 형성하는 사람의 주관에 따라 다양하게 변형이 가능한
것일 뿐 아니라…, 문자를 발음할 때 목구멍의 형상, 혓소리가 발음상 변
화되는 현상 및 입술모양은 사람마다 조금씩 차이가 있게 마련이므로 특
정한 외국어의 발음이 항상 이 사건 출원발명의 문자형성방법에 의하여
형성된 특정의 문자 또는 기호로 필연적으로 정해지는 것이라고는 할 수
없으므로 그 반복가능성(재현 가능성)이 결여된 것이다. 결국, 이 사건 출
원발명이 문자표기방법으로서 의미를 가지려면 언어사회에서 원고가 정
하는 특정한 모양의 기호를 특정한 외국어 발음의 표기방법으로 정한다
는 약속을 하고 이를 준수하는 것이 필요한 것이고 이는 자연법칙과는
관계없는 인위적 결정에 지나지 않는 것이어서 특허법상의 발명에 해당
되는 것이라고 할 수 없으므로, … 특허를 받을 수 없다.

󰋼 한편, 만화 학습교재가 어느 정도 정신적인 판단이 작용하나 전체적으로 자연법

칙을 이용한 경우에 해당하여 발명의 성립성을 긍정한 판결도 있다.

< 특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351 판결 >

결국, 이 사건 제1항 정정발명은 한자학습교재를 읽는 학습자가 만화이미

지 등을 통한 효과적인 한자학습을 할 수 있도록 교재의 본문에 학습할
한자와 관련된 만화이미지를 스토리와 연관되게 삽입하고 그 한자만화
이미지 도시면의 각 부분을 공간적, 물리적으로 배치 또는 형성하는 구성
을 취하고 있으므로 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높
일 수 있다는 자연법칙을 이용한 발명에 해당한다고 할 것이고, 이 사건
제1항 정정발명을 실시함에 있어서 그 스토리의 선택과 전개, 등장한자의
선택 등에서 실시자의 정신적인 판단이 어느 정도 작용한다고 할지라도,
이는 일반적인 발명의 실시에도 요구되는 최소한의 정신작용으로서의 판
단에 불과할 뿐, 이를 가지고 이 사건 제1항 정정발명이 인간의 정신적
작용 및 판단을 그 구성요소로 하는 것이라고 할 수 없다.

- 94 -
 Ⅱ. 일 본 편

6 발명의 완성과 거절이유

가축병치료용 조성물 사건
최고재판소/소화 49년(行ツ] 제107호[소화 52년 10월 13일 판결]

특허제도의 취지에 비추어 생각하면, 그(출원발명의) 기술내용은, 당해 기술분야에서

통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적으로 하는 기술효과를 거둘 수 있을 정도
로 구체적·객관적인 것으로 구성되어 있지 않으면 안된다고 해석하는 것이 타당하고,
기술내용이 그 정도까지 구성되어 있지 않은 것은, 발명으로서 미완성의 것이어서,
특허법 2조 1항에서 말하는 ‘발명’이라고는 할 수 없다고 하여야 한다 …. … 특허법
49조 1호(1993년 개정 후의 49조2호)91)는, 특허출원에 관계된 발명(이하 ‘출원발명’
이라 한다.)이 법 29조의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 것을 특허출원의 거절이
유로 하고, 법 29조는, 그 1항 본문에서, 출원발명이 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’일
것을 특허요건의 하나로 하고 있는데, 거기에서 말하는 ‘발명’은 법 2조 1항에서 말하
는 ‘발명’의 의미로 이해하여야 하므로, 출원발명이 발명으로서 미완성의 것인 경우,
법 29조 1항 본문에서 말하는 ‘발명’에 해당하지 않는 것을 이유로 해서 특허출원에
대하여 거절을 하는 것은, 원래 법이 당연히 예정, 또는 요청하는 것이라고 하여야
한다.

해 설

󰋼 위 판결은, 특허법 제29조 제1항 본문에 기초하여 ‘발명의 미완성’이라고 하는 거

절이유가 인정될 수 있다는 것을 확인함과 동시에, 발명의 완성 및 미완성의 판
단기준을 명확히 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 즉, 완성된 발명이기 위해서는 반복실시 가능성, 구성의 구체성 및 객관성을 갖
추어야 하고, 그렇지 못하여 완성에 이르지 못한 것은 특허법 제29조 제1항 본문
에 규정된 ‘발명’에 해당하지 않는다는 것이다.
󰋼 한편, 우리나라는 발명이 완성에 이르지 않은 경우 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’
이 아니라는 것에 대하여는 특허청이나 법원 등에서 모두 확립된 실무이나, 발명
의 성립성에 문제가 되는 것인지 아니면 산업상 이용가능성에 문제가 되는 것인
지는 모호한 점이 있다.

91) 일본 특허법 49조는 ‘거절의 사정’으로, 우리 특허법 62조(특허거절결정)에 해당됨

- 95 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 우리 특허청 심사기준에는 미완성 발명이 발명의 성립요건 부분에 배치되어 있

어서 발명의 완성에 이르지 않은 것은 발명이 아니라고 보는 것으로 보이나 그
내용을 보면 명확하지 않고, 또한 미완성 발명에 관한 판례들은 ‘산업상 이용할
수 있는 발명’에 해당하지 않는다고 판시하고 있어서 ‘발명’에 해당하지 않는 것
인지 ‘산업상 이용가능성’이 없는 것인지 모호한 점에서 발명이 아니라고 명확히
판시한 일본의 위 판결과 다른 점이 있다.

< 특허법원 2004. 1. 30. 선고 2002허7575 판결 >

이 사건 출원고안은 … 상쇄용 전자파를 얻기 위한 구체적인 기술수단은

출원 당시의 기술수준에 비추어 보더라도 그 실현이 불가능한 것으로 보
인다. 따라서 이 사건 출원고안은 전체로서 완성된 고안이 아닌 미완성
고안으로서 산업상 이용할 수 있는 고안이 아니므로

< 대법원 2004. 10. 28. 선고 2002후2488 판결 >

특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하는데, 완성된 발명이란
그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목
적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되
어 있는 발명으로서, 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목
적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에
입각하여 판단하여야 하고(대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 판결 참
조), 특허출원의 명세서에 발명의 내용이 그 정도까지 기재되어 있지 아
니하다면 그 발명은 완성되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 명세서의 기
재요건을 충족하였다고 볼 수도 없으며, 이러한 특허요건에 관한 규정은
특별한 사정이 없는 한 특허법 제31조의 식물에 관한 발명에도 적용된다.
… 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이러한 명세서의 기재에
따라 반복 실시하더라도 목적하는 이 사건 변종식물을 얻을 수 있을 것
이라고 볼 수 없어 반복 재현성이 인정되지 아니하므로, 이 사건 출원발
명은 출원 당시에 완성되었다고 볼 수 없어 특허법 제29조 제1항 본문의
규정에 위반될 뿐 아니라, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을
가진 사람이 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있다고
볼 수도 없어 특허법 제42조 제3항에도 위반되며,

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 Ⅱ. 일 본 편

7 방법 발명인지 여부 판단기준

방사 작용 차단 방법 사건
東京高裁/소화31년（行ナ）제18호(소화 32년 5월 21일 판결)

원고 대리인은 본건 출원발명과 인용특허발명이, 기술적 내용에 대하여 동일성을

가지는 것을 인정하면서도 하나는 방법으로 표현한 것이고, 다른 하나는 물건으로
서 표현한 것이므로 별개의 다른 두 발명으로 양쪽 모두 특허받을 수 있는 것이
라고 주장하나 방법은 일정한 목적을 향한 계열적으로 관련된 수 개의 행위 또는
현상에 의해서 성립하는 것으로 필연적으로 시간 경과적인 요소를 포함하는 것으
로 해석해야 하는 것(방법의 순차성)으로, 앞서 인정했듯이 보호를 받는 물체를
덮는 데 대해서는 하등의 각별한 방법을 개시하고 있지 않은 본건 출원발명은 이
시간 경과적인 요소가 흠결되어 있으므로 이것을 방법 발명이라고 할 수 없다. 위
와 같은 이유에 의해 심결에는 원고 주장과 같은 위법이 없으므로 원고의 본소
청구를 기각한다.

해 설

󰋼 위 판결은, ‘방법발명’은 그 구성요소에 시간 경과적 요소인 ‘방법의 순차성’을 가

져야 한다고 하여 ‘방법발명의 의의’를 판결로서 처음 판시한 점에서 의미가 있
고, 또한 심사 중에 동일자로 출원된, 이미 심사가 종결되어 등록받은 동일한 인
용특허가 발견되더라도 남은 하나의 심사 중인 출원에 대하여 선원 관련으로 거
절할 수 있음을 보여주는 판결이라 하겠다.
󰋼 위 사건의 출원(A)은 ‘방사 작용 차단 방법’에 관한 것으로서, 거절결정불복 심판
에서는 A는 차폐법 자체에는 아무런 신규한 사항이 없을 뿐만 아니라, 동일한 날
에 출원하여 이미 등록된 ‘방사선 차폐용 초자면(硝子綿, 유리섬유)’의 인용특허
(B, 특허 제220283호)와 동일 내용의 것에 대하여 전자 A는 방법으로 표현한 것
이고 후자 B는 물건으로 표현한 것으로 그 표현 방법을 달리하고 있을 뿐이므로,
양자는 동일한 발명이어서 특허받을 수 없다고 하였고, 위 판결은 더 나아가 출
원발명 A는 방법발명도 아니라고 하면서 심결을 지지하였다.
󰋼 위 사건 출원 A의 특허청구범위는 ‘① 연초자(鉛硝子, 납유리)로 만든 초자단섬유
(硝子短繊維, 유리섬유)를 ② 그 섬유가 잡다한 방향에서 교차하는 상태에서 전연

- 97 -
주요국 특허판례 100선

(展延, 늘여 펼침)한 전면(展綿) 또는 전판(氈版)을 이용하여 ③ 소요 피호체(所要

被護体, 소정의 피보호체)를 복장(覆装,덮어 씌움)하는 것을 특징으로 하는 방사
작용(放射作用)을 차단하는 방법’이다.
󰋼 위 판결은, 심결의 판단 논리와는 달리, 출원 A가 청구범위 말미가 ‘방법’으로 기
재되어 있기는 하지만 실질적으로는 위 ①+②로 된 물건을 ③에 덮어씌우는 것
이어서 ①+②로 된 물건 발명을 그냥 사용하는 방법으로 해석되어 실질적으로는
그 구성요소는 물건으로 기재되어 구성요소에 방법 발명의 특성인 ‘시간 경과적
요소(방법의 순차성)’를 찾아볼 수 없어 방법 발명이라고 볼 수 없고 실질적으로
물건발명으로 보아야 한다고 해석한 후, 이러한 출원 A는 물건발명인 인용특허 B
와 기술적 사상에 있어서 실질적으로 동일한 발명이라는 논리로 전개한 것이다.
󰋼 한편, 방법발명을 물건발명과 구분하는 기준으로 위 일본 판결과 같이 시간의 흐
름, 즉 경시성을 지녔는지 여부로 판단하는 견해(전자)와, 시간의 흐름보다 간결
한 시간적 요소를 지닌 발명을 방법발명으로 인정하는 견해(후자)가 있는데, 여러
가지 단계로 구성되는 방법발명의 경우에는 경시성을 인정할 수 있으나 하나의
단계로 구성되거나 용도발명 등에 경시성을 인정하기 곤란하므로 방법발명의 판
단기준으로 후자가 더 타당하다는 견해도 있다.92)

92) 정상조 등, 특허법주해I, 박영사, 2010, 39-40면

- 98 -
 Ⅱ. 일 본 편

8 공서양속의 의의

지폐 사건
東京高裁/소화 59년(行ケ] 제251호[소화 61년 12월 25일 판결]

공공의 질서를 해할 우려가 있는 고안이란, 고안의 본래의 목적이 공공의 질서를

해할 우려가 있고 따라서 그 목적에 부합하는 실시가 필연적으로 공공의 질서를
해할 우려가 있는 고안을 말하는 것이라고 해석해야 마땅한바, 위 인정의 본원고
안의 목적 및 고안의 내용에 비추어보면, 본원고안이 앞에서 말한 관점으로부터
공공의 질서를 해하는 것이라고 말할 수 없는 것은 분명하다. 피고(공서양속 위배
를 주장하는 특허청 소송수행자)는 … 취지93)로 주장하지만, 실시불능인 것과 공
서위반으로 되는 것은 직접 결부되는 것이 아닐 뿐만 아니라, … 본원고안이 국가
에 의해 실시될 가능성이 장래에 전혀 없다고는 말하기 어렵고, (또한) 가사 본원
고안이 힌트가 되어 펀치공이 천설되어 있지 않은 지폐에 구멍을 뚫는 자가 있다
고 해도, 그것과 본원고안이 공서에 반하는지 여부와는 전혀 별개 문제이어서, 피
고의 위 주장은 채용할 이유가 없다.

해 설

󰋼 위 판결은 일본에서 불특허사유인 공서양속 규정 위배에 관하여 판단한 드문 사

례 중 하나라는 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건의 심결에서는, 본원고안의 효과를 입증하려고 하면 통화위조 및 행사 등
에 관련된 위법행위로 되거나 지폐의 양식이 법률로 규정되어 있기 때문에 본원
고안의 실시는 사실상 불가능에 가까운 점, 선의의 제3자가 본원고안을 모방하
는 경우 형법상의 위법행위를 부추길 수 있는 점이 명백하기 때문에, 공공의 질
서를 해할 우려가 있어 등록을 받는 것이 불가능하다고 하여 거절결정을 지지하
였다.
󰋼 그러나 위 판결에서는 본원고안의 목적 및 내용에 비추어 공서양속에 반한다고

93) 그 주장의 취지는 “본원 고안에 관한 지폐는 본원 고안의 명세서 및 도면에 기재된 기술에 의해서
는 현실적 의미를 갖고 실시할 가능성은 없기 때문에, 상식을 갖고 판단하면 현재의 사회생활, 경
제생활의 기초를 이루는 통화로서 국가가 그와 같은 지폐를 채용할 가능성은 생각할 수 없고, 또
한 일반 사인이 이와 같은 지폐의 고안을 적법하게 실시할 수 없는 것도 물론인바, 이와 같은 사
정 하에 있는 본원 고안에 만약 남아 있는 의미가 있다고 한다면, 그것은 일반 사인이 행하게 되
면 위법으로 되는 진화(眞貨) 지폐에 펀치공을 천설한다고 하는 행위, 즉 범죄행위를 부추기는 것
이외에 있을 수 없다”는 것임

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주요국 특허판례 100선

볼 수 없고 실시불능인 것과 공서양속 위배는 별개의 문제라고 하여 본원고안이

불특허사유에 해당한다는 심결의 판단을 부정하였다.
󰋼 공서양속에 관한 우리나라 판결은 드문 편인데, 수지상 세포 관련 발명은 신체를
손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것으로 볼 수 없어 공서양속에
반하지 않는다고 판단한 특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387 판결이 있다.
󰋼 특허심판원 심결로는 발명의 본래 목적이 공서양속을 문란하게 할 염려가 없다
고 하더라도 그 사용의 남용에 따라 성적인 쾌감에 그치지 않고 신체적 손상이
나 성적 수치심을 해칠 수 있다면 공서양속에 반한다고 판단한 특허심판원
2005. 7. 29.자 2004원1188 심결이 있는 반면에, 성기구라도 치료기구이고 타인
에게 모욕감이나 혐오감을 주지 않는 경우에는 공서양속에 반하지 않는다고 판
단한 특허심판원 2003. 3. 14.자 2002당1494 심결이 있다. 또한, 도박용으로 사
용 가능하더라도 발명 자체에 금품을 지불하게 하는 강제적 지불 수단을 구비하
지 않는 등 순전히 오락용으로 사용이 가능하다면 공서양속에 반한다고 볼 수
없다고 판단한 특허심판원 2003. 9. 30.자 2002당29 심결이 있다.
󰋼 참고로 우리 특허청 심사기준에는, 공서양속을 문란하게 하는 발명의 범위에 관
해 ‘당해 발명의 본래의 목적 이외에 부당하게 사용한 결과 공서양속을 문란하게
하는 경우까지를 말하는 것은 아니라고 보아야 할 것이다’94)고 규정되어 있다.

94) 예를 들어 당해 발명에 관계되는 기구(빙고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것

이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재내
용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행
위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우에는 당해 장치가 부정행위의 용도로
제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고는 할 수 없다(3602면).

- 100 -
 Ⅱ. 일 본 편

9 공중의 요구에 즉응하여 교부된 복사물의 간행물 반포성

일안(一眼) 반사식 카메라 사건

최고재판소/소화 53년（行ツ）제69호(소화 55년 7월 4일 판결)

특허법 제29조 제1항 제3호의 ‘반포된 간행물’이란, ‘공중에 대한 반포에 의해 공개하

는 것을 목적으로 복제된 문서, 도화 기타 이와 유사한 정보 전달 매체로, 반포된 것’을
가리키는바, 여기서 ‘공중에 대한 반포에 의해 공개하는 것을 목적으로 복제된 것’이
란, 반드시 공중의 열람을 기대하고 미리 공중의 요구를 만족시킬 수 있다고 보기에
상당한 정도의 부수가 원본으로부터 복제되어 널리 대중에게 제공되는 것에 한한다고
해야 할 것이 아니라, 위 원본 자체가 공개되어 공중의 자유로운 열람에 제공되고,
그 복사물이 공중의 요구에 즉응하여 지체없이 교부되는 태세가 갖춰져 있다면, 공중
의 요구를 기다려 그때마다 원본으로부터 복사해서 교부되는 것이어도 무방하다고
해석하는 것이 상당하다.

해 설

󰋼 위 판결은, 간행물이란 간행한 날과 간행인이 명확하면서 동시에 동일한 것이 다

수 인쇄, 복제되고 발행 또는 출판되어 간행인에 의해 적극적으로 배포된 것만을
의미하는 것이 아니라, 열람이 자유롭고 복사 가능한 상태이면, 현실적 내용 인
식이나 적극적 간행행위가 없더라도 필요에 의한 요구에 즉응하여 소수로 복사
및 교부되어도 특허법 상 간행물에 해당한다는 것을 확인한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘일안 반사식 카메라’에 관한 것으로서, 진보성 결여로 등록무효심결이
된 후, 원심법원에서 원고(특허권자)가 진보성 부정에 사용된 인용발명 1은 간행
자의 적극적 반포행위도 없는 상태에서 피고의 개별적 복사 요청에 의하여 일부
또는 2, 3부가 복사 및 교부되어 제출된 정도이어서 특허법에서 규정한 간행물로
볼 수 없다는 주장에 대하여 원심법원 및 최고재가 모두 간행물로 보았다.
󰋼 위 판결의 원심은, 이미 세상의 지식이 된 기술에는 특허권을 부여하지 말아야
한다는 특허제도의 취지에 비추어, 특허법 상 간행물은 공중에 대한 정보 전달을
목적으로 인쇄되거나 사진, 복사 등의 수단에 의해 복제된 문서, 도면, 사진 등을
의미한다고 해석하고, 그 작성일, 작성자는 그 문서에 직접 기재하지 않더라도
다른 수단으로 그것이 드러나면 그것으로 충분하다고 보았으며, 또한 공중에 대

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주요국 특허판례 100선

한 정보 전달 방법으로는 문서 등을 다수 인쇄하고 적극적으로 배포하는 방법도

있지만 수요에 따라 주문된 때마다 문서 등을 사진 또는 복사기에 의해 복사해
서 교부하는 방법도 있으며 어느 쪽을 취할지는 오로지 비용이 요구되는 주지성
의 정도에 의한 것인 만큼 어느 방법에 의해서든 공중에 정보가 전달되는 것에
는 변함이 없다는 점에서 수요에 따라 주문할 때마다 복사되어 교부되는 문서
등의 복사물도 반포된 간행물에 해당한다고 판단한 것인데, 최고재판소도 사실
상 동일 취지로 원심을 지지하였다.
󰋼 일본 심사기준에서도 ‘반포’란 간행물이 불특정인이 볼 수 있는 상태에 있는 것
을 의미하고, 현실에 누군가가 그 간행물을 봤다는 사실을 필요로 하지 않는다고
규정하고 있으며, 동일 취지의 또 다른 일본 판결로는, 단지 세 사람에게 복사본
이 교부되었다는 사실로도 반포된 간행물로 인정한 동경고재/평성 5. 7. 29. 평성
4년(行ケ) 제16호 판결이 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 대법원 판결에서 보는 바와 같이 반포된 간행물인지 여부에
관하여 일본과 차이가 없다고 하겠다.95)

< 대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결 >

‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하

더라도 적어도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의
미하며, ‘반포된 간행물’이라 함은 불특정다수의 일반 공중이 그 기재내용
을 인식할 수 있는 상태에 있는 간행물을 말한다고 할 것

95) 또한, 불특정 다수인이 현실적으로 의장 내용을 인식할 수 없다 하더라도 의장 서류의 열람, 복사
의 신청이 가능하다면 그 의장은 공지된 것으로 보는 판결도 있다(대법원 2001. 7. 27. 선고 98후
2020 판결).

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 Ⅱ. 일 본 편

10 특허법 제29조1항1호 공지공용의 의의

BRANUTE 과립 사건
東京地裁/평성 15년(ワ] 제19324호[평성 17년 2월 10일 판결]

Y 제제에 함유된 분기쇄 아미노산 입자의 지름은 개시 당초부터 …라는 것이 인

정되고, 그렇다고 하면, 본 건 특허발명의 특허출원 전부터 본 건 특허발명 청구
항 1의 방법에 의해 제조된, 동 청구항 3의 실시품인 Y 제제가 판매되고 있었다
는 것이 된다(…). 그러나 증거(…)에 의하면, Y 제제의 제조방법은 기업비밀로서
엄격하게 관리되고 있었고, 그 함유 성분의 조성이 공개되어 있었다고 하더라도
그 외의 정보는 외부에 개시되지 않았으며, 분기쇄 아미노산 원료와 연합재를 혼
합하고 조립하여 과립형태로 하며, 더구나 코팅을 실시한 제제 성질상, Isoleucine,
Leucine 개개의 입자를 혼합전 입자 크기 그대로 분리하는 것은 곤란하다고 인정
되고, 시판되고 있는 Y 제제로부터 그것에 함유된 분기쇄 아미노산 입자의 크기
를 분석하여 Y 제제가 본 건 특허발명 청구항 3의 구성을 구비한 것이며 동 청
구항 1의 방법에 의해 제조된 것임을 파악하는 것은 당업자가 통상적으로 이용
가능한 분석 기술에 의하여서는 극히 곤란하다고 할 것이다(그 인정을 뒤집기에
충분한 증거는 X로부터 제출되어 있지 않다).
그렇다면, Y 제제가 시판되고 있다는 것을 가지고, 본 건 특허발명 청구항 1, 3에
특허법 제29조 제1항 제2호 소정의 공연실시에 해당하는 이유가 있다고 할 수 없
을 것이다.

해 설

󰋼 위 판결은, 특허발명이 “공연실시”된 발명이라고 말할 수 있기 위해서는 특허발명

의 실시품이 그 특허출원 전에 시판되고 있다는 것만으로는 부족하고, 통상의 기
술자에게 통상 이용 가능한 분석기술을 이용하여 해당 특허발명의 실시품이라는
것을 알 수 있는 상태에 있었다는 사실의 입증이 필요하다는 것을 판시하였다.
󰋼 그리고 분석기술을 이용하여 그것을 알 수 있는지 여부, 그 분석기술이 통상의
기술자에게 통상 이용 가능한지 여부는 특허발명의 기술내용마다 달리하는 것이
어서, 개별 사안에 대한 주장입증의 문제가 된다.
󰋼 한편, 우리나라도 위 판결과 같은 입장의 판결이 아래와 같이 있는데, 실시품이
특허발명의 출원일 이전에 국내에 있었음을 이유로 공지된 것으로 판단한 것이

- 103 -
주요국 특허판례 100선

기는 하나, 그 이유를 살피면 ‘실시된 물품이 간단한 공구로 쉽게 분해하여 육안

으로 확인할 수 있는 경우 공지된 것’이라 하였으므로, 만일 그 내부 구성의 관찰
이 용이하지 않다면 기술내용이 공지된 것으로 볼 수 없다고 해석될 수 있을 것
이다.

< 특허법원 2008. 10. 30. 선고 2007허13810 판결 >

갑 제16호증의 기재와 증인 …의 증언 및 … 변론 전체의 취지를 종합하

면 … 명백하므로, 비교대상발명은 이 사건 특허발명의 출원일 이전에 국
내에서 실시되었다 할 것이다.
나아가, 이 법원의 검증결과에 의하면, 비교대상발명은 그 기술분야에서
통상의 지식을 가진 사람이 드라이버 등 간단한 공구를 사용하여 쉽게
분해하여 내부의 부품과 부품들 상호간의 결합관계를 육안으로 확인할
수 있는 물건인 사실을 인정할 수 있으므로, 비교대상발명은 불특정 다수
인이 기술내용을 용이하게 인식할 수 있는 상태에서 공연히 실시되었다
할 것이다.

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 Ⅱ. 일 본 편

11 간행물에서 발명의 개시 정도

정제 아카루보스 조성물 사건
東京地裁/평성 19년(ワ] 제26761호[평성 20년 11월 26일 판결]

본건 명세서의 발명의 상세한 설명…으로부터 보면, 순도 100중량%의 아카루보스의

비활성(比活性)은 약 77,661 SIU/g이라고 인정된다. 한편 … 인용문헌에 기재된 아카
루보스의 비활성은, 77,000 SIU/g이고, …순도 100중량%의 아쿠루보스의 비활성
77,661 SIU/g의 수치와 매우 근접하여 있는 점으로부터 보면 그 순도는 엄밀히는 확정
할 수 없다고 하더라도 100중량% 또는 그것에 매우 근접한 것이라고 인정된다. 인용
문헌의 『정제 아카루보스 조성물』에서 아카루보스 이외의 성분이 불순물인 점에
비추어 보면 비활성치가 높을수록 그것에 비례하여 아카루보스의 순도도 높게 되는
것으로 해석되고, 그 점은 통상의 기술자라면 쉽게 생각할 수 있는 것이라고 인정된다.
그리고 비활성 77,000 SIU/g라는 특성을 갖는 아카루보스가 본건특허의 출원 전에
존재한 이상, 본건특허의 출원 후에 그 특성에 기한 순도(100중량% 또는 그것에 매우
근접한 순도)를 산출해 낼 수 있게 되었더라도 (그 산출방법에 상응한 기술적 의의가
있다는 것은 별론으로 하고) 비활성에 의하여 규정되는 아카루보스와 당해 순도의 아
카루보스가 물질로서 동일하다는 점을 부정하는 것은 불합리하다. 이상의 점으로부터
보면, 순도 100중량% 또는 그것에 매우 근접한 순도의 아카루보스가 인용문헌에 기재
되었다고 인정하는 것이 상당하다. … 순도 100중량%의 아카루보스의 비활성 약
77,661 SIU/g과 … 인용문헌에 기재된 아카루보스의 비활성 77,000 SIU/g와의 비활성
차이는 39 SIU/g에 지나지 않고, 이 정도 차이는 측정오차 범위 내라고 추측되어 유의
적인 차이라고 인정할 수 없다.

해 설

󰋼 위 사건 특허발명의 특허청구범위는 「물과는 별도로 약 93중량% 이상의 아카

루보스 함유량을 가지는 정제 아카루보스 조성물」이고 그 명세서에는 순수한
아카루보스 비활성은 77,661 SIU/g 정도라는 취지의 기재가 있는데 비해, 인용문
헌에는 사카라제 저해비활성이 77,000 SIU/g인 아카루보스가 기재되어 있었다.
󰋼 위 사건에서 특허권자는, 인용문헌에는 ‘93중량% 이상의 순도인 아카루보스’가
개시되어 있지 않으므로 특허발명의 신규성․진보성이 부정되지 않는다고 주장하
였다.

- 105 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 따라서 위 사건의 쟁점은 특성이 다른 ‘비활성’과 ‘순도’를 가지고 특허발명과 인

용발명을 대비하여 신규성․진보성을 판단할 수 있는가이다.
󰋼 이에 대해 동경지재는, 아카루보스 이외의 성분은 불순물이기 때문에 비활성치
가 높을수록 아카루보스의 순도도 높아진다는 것을 인정한 다음, 인용발명의 순
도를 정확히 알 수 없더라도 그 비활성이 순수한 아카루보스의 비활성과 근사한
점 및 비활성의 차이는 측정오차라고 인정되기 때문에 양 발명은 동일하다고 판
결하였는데, 이는 기술상식을 참작하여 비활성과 순도와의 상관성을 인정하고
물건으로서 동일성을 긍정한 것이다.
󰋼 즉, 양 발명의 동일성은 표현형식이 아니라 기술적 사상을 실질적으로 대비하여
판단해야 하는데, 위 사건에서는 인용발명과 특허발명이 ‘비활성과 순도’라는 다
른 특성에 의하여 특정되어 있으나, 특허발명의 순도가 인용문헌에 「기재되어
있는 것과 마찬가지」라는 것이다.
󰋼 한편, 우리나라도 위 일본 판결과 동일한 입장의 판결이 아래와 같이 있는데, 양
발명의 성질 또는 특성이 다르게 특정되더라도 환산하여 대비하거나 명세서에
기재된 실시형태로 대비하여 신규성․진보성을 판단할 수 있다는 것이다.

< 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658 판결 >

성질 또는 특성 등에 의해 물(物)을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특

허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용
발명을 대비할 때, 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이
다른 정의(定議) 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환
산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일·유사하거나 또는 특허발명
의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 인용발명의 구체적 실시
형태가 동일·유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은
발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일·유사한 것으
로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기
어렵다.

- 106 -
 Ⅱ. 일 본 편

12 신규성 판단시 용도 한정이 구성요소인지 여부

ABS계 수지 조성물 사건
東京高裁/평성 11년（行ケ）제345호(평성 13년 10월 25일 판결)

‘용도발명’은, 강학상, 물건(물질)이 가지는 어느 일면의 성질에 주목하고 그 성질에

근거한 특정 용도로 그때까지 알려지지 않은 것을 독점적으로 이용하는 발명을 말하는
것이며, 물건이 주지 혹은 공지라도 용도가 신규성을 가지는 경우에는 특허성을 인정
받는 경우가 있음을 나타내기 위해 사용되고 있는 용어이다. 그러나 을 제2호증…에
의하면, … ‘1·6·5성형과 응용’의 란에, ABS 수지는 사출 성형·압출 성형·진공 성형
블로 성형 안내 가공 등 모든 가공을 할 수 있고 게다가 가공성이 좋은 것이 특징이
다.”이라고 기재가 있는 것이 인정된다… 그렇다면, 당업자는 본원 발명에서 말하는
‘ABS계 수지’의 용도를 생각함에 있어서는, 그것이 당업자가 ‘ABS수지’로 파악하고
있는 것 중 하나로, ‘압출 성형, 블로우 성형, 발포 성형, 진공 성형’이라고 하는 용도에
유용함을 당연한 전제로 하게 된다. … 본원 발명에서 말하는 ‘ABS계 수지’는, 폴리테
트라플루오르에틸렌을 포함하든 포함시키지 않든, ABS 수지 본래의 성질이 없어지는
등 특별한 사정이 없는 한, ‘ABS계 수지’라 불리는 범위에 남아 있으며, 그 범위 내에
서는 여전히 ‘ABS계 수지’로서, ‘압출 성형, 블로우 성형, 발포 성형, 진공 성형’라고
하는 용도에 유용한 것으로, 당업자마다 이해하는 것이다… 이상에 의하면, 원고 주장
의 심결 취소 사유는 모두 이유가 없음이 명확하다.

해 설

󰋼 위 판결은, 용도한정 표현을 가진 청구범위에 관하여 그 용도가 물건이 가진 원

래의 성질을 기재한 것에 불과하다면 신규성 판단시 고려할 구성요소로 볼 수
없다고 설시한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘ABS계 수지 조성물’에 관한 것으로서, 쟁점이 된 청구범위는 “ABS계
수지(A) 100중량부에 대하여 중량 평균 분자량 50만∼2,000만 테플론(B)을 0.01
∼20 중량부 함유한 압출 성형, 블로우 성형, 발포 성형, 진공 성형용의 가공성
개량된 ABS계 수지 조성물”이고, 거절결정불복심판에서는 원고의 용도발명 주장
에도 불구하고 인용발명 1에 의한 신규성이 부정된다고 판단하였으며 법원도 심
결을 지지하였다.

- 107 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 판결은, ABS계 수지 조성물에 테플론 등의 다른 구성요소가 더해지더라도

ABS계 수지의 원래 성질이 없어지는 것은 아니고, 청구범위에 기재된 용도 한정
은 이러한 ABS계 수지의 원래 성질을 기재한 것에 불과하여, 새로운 용도를 발
견한 것으로 볼 수 없어 용도에 신규성을 부여할 수 없다는 것이다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준은 청구항 중에 ‘∼용’과 같은 물건의 용도를 이용하여 그
물건을 파악하고자 하는 용도 제한이 있는 경우에는 명세서 및 도면 기재 및 출
원시의 기술상식을 고려해 그 용도 제한이 청구항에 관련된 발명을 특정한 사항
으로서 어떤 의미를 갖는지를 파악하고, 다만 ‘∼용’이라고 하는 용도 제한이 설
정된 화합물(예, X용 화합물 Y)에 대하여는 이러한 용도 제한은 일반적으로 화합
물의 유용성을 나타내는 것에 불과하므로 용도 제한이 없는 화합물(예, 살충용
화합물 Y에서 ‘살충용’은 그 화합물의 유용성을 나타내는 것에 불과하므로 용도
제한이 없는 ‘화합물 Y’로 해석)로 해석한다[동경고재/평성 9. 7. 8. 형성7(行ケ)27]
고 기재되어 있다.
󰋼 또한, 미지의 속성을 발견했다고 하더라도 그 기술분야의 기술상식을 고려하여
그 물건의 용도로써 새로운 용도를 제공했다고 볼 수 있지 않으면 청구항에 관
련된 발명의 신규성은 부정되고 또 청구항에 관련된 발명과 인용발명이 표현 상
의 용도제한의 관점에서 다른 물건의 발명이더라도 그 기술분야의 기술상식을
고려하면 양자의 용도를 구별할 수 없는 경우에는 신규성이 부정된다고 기재되
어 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 예측할 수 없는 새로운 용도를 발견
한 것이 아닌 이상 특허발명의 구성요소로 인정하지 않는 점에서 일본과 같은
입장이라 하겠다.

< 특허법원 2007. 12. 28. 선고 2007허4571 판결>

특허법 제2조에서 규정하는 ‘물건을 생산하는 방법’에 속하는 특허발명은
판례법상 물건의 알려지지 않은 용도를 발견한 것에 가치를 인정하여 특
허를 부여하는 ‘용도발명’에 해당하지 아니하므로, 특허청구범위에 기재된
용도 한정이 나머지 구성의 ‘생산방법’에 영향을 줄 수 있는 것이 아닌 한
특허발명의 기술내용으로 인정할 수 없다.

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 Ⅱ. 일 본 편

13 신규성, 진보성 판단 시 특허청구범위의 특정방법

트리글리세리드의 측정법 사건(리파제 사건)

최고재판소/소화 62년（行ツ）제3호(평성 3년 3월 8일 판결)

특허법 제29조 제1항 및 제2항 소정의 특허 요건, 즉 특허 출원에 관련된 발명의

신규성과 진보성에 대하여 심리할 때는 이 발명을 동조 제1항 각호 소정의 발명
과 대비하기 위한 전제로서, 특허 출원에 관련된 발명의 요지가 인정되어야 하는
바, 이 요지 인정은 특별한 사정이 없는 한, 출원서에 첨부한 명세서의 특허 청구
범위의 기재에 기초하여야 한다. 특허청구범위의 기재의 기술적 의의가 일의적으
로 명확히 이해될 수 없거나, 또는 일견해서 그 기재가 오기임이 명세서의 발명의
자세한 설명의 기재에 비추어 명백하다는 등의 특별한 사정이 있을 때에만, 명세
서의 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하는 것이 허용될 뿐이다.

해 설

󰋼 위 판결은 선행기술 대비 시 특허청구범위의 특정방법의 원칙을 판시한 점에서

의미가 있다.
󰋼 위 사건의 출원발명 특허청구범위에는 ‘리파제를 사용하는 … 트리글리세리드의
측정법’이라 기재됨에 반해, 발명의 상세한 설명에는 실시례로서 ‘Ra 리파제
(Rhizopus arrhizus lipase)’를 사용한 방법만이 기재되어 있었던 사안에서, 거절결
정불복심판에서는 청구범위대로 해석하여 진보성을 부정하는 심결을 한 반면,
원심법원은 특허청구범위의 ‘리파제’를 상세한 설명 중에 기재된 ‘Ra 리파아제’로
해석한 후 진보성을 인정하여 심결을 취소하였으나 최고재판소는 원심을 파기환
송하였다.
󰋼 위 최고재 판결은, 신규성 및 진보성 판단 시 선행기술과 대비할 출원발명의 청
구범위의 구성요소를 먼저 특정할 필요가 있는데, 청구범위의 기재가 명확한 경
우에는 청구범위에 기재된 대로 발명의 요지를 인정해야 하고, 발명의 상세한 설
명의 참작은 위 판시와 같은 특별한 사정이 있을 경우에만 제한적으로 허용될 뿐
이라고 판시하고 있다. 또한, 그 이외에 명세서 및 도면 기재 및 출원 시의 기술상
식을 고려하더라도 청구항에 관련된 발명이 명확하지 않은 경우는 청구범위 기재
불비 유무 차원으로 보아야 하고, 발명의 상세한 설명을 참작하여 청구범위를 기
재된 대로의 내용보다 축소해석하거나 확장해석하지 말라는 취지라 하겠다.96)

96) 일본 심사지침서 및 일본 판례 가이드

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주요국 특허판례 100선

󰋼 이는 특허청구범위도 공개로 인하여 대중에 공시되는 부분인데 그 해석이 외관

상 나타나는 대로 해석되지 않고 심사관/심판관/법관의 주관적 판단에 따라 임의
적으로 축소 및 확장해석된다면 일반 대중이 특허청구범위를 보이는 대로 안정
적으로 해석할 수 없게 되어 기술 개발이나 특허출원 등에서 많은 어려움이 따
르는 문제를 방지하기 위한 것이라 하겠다.
󰋼 참고로 위 판결과 관련하여 유의할 점은, 일본에서 ‘발명의 요지’라는 용어는 특
허성 판단 시 선행기술과 대비될 청구범위에 기재된 사항을 의미하는 데 비해,
‘기술적 범위’라는 용어는 특허침해판단에서 권리보호범위를 특정할 때 사용되는
것으로서 구별되는 것이며, 위 판결로 인해 일본은 특허침해판단에서의 기술적
범위 특정에도 특허성 판단과 같이 발명의 상세한 설명을 참작하여 해석할 수
없다는 것인가라는 의문이 일자 이를 해소하기 위해 평성 6년 12월 14일 특허법
개정에서 특허권 규정 부분인 특허법 제70조(특허발명의 기술적 범위) 제2항에
특허침해판단 시의 ‘기술적 범위’ 특정 시에는 명세서의 기재 및 도면을 고려하
여 해석할 수 있다는 규정을 둠으로써 해결하였다.
󰋼 한편, 우리도 특허성 판단시 특허청구범위의 특정은 아래 판결에서 보는 바와 같
이 일본과 같다.

< 대법원 2012. 3. 29. 선고 2010후2605 거절결정(특) 판결 >

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지

는 것이 원칙이므로, 특허청구범위 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경
우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 기재를 제한해석할
수 없다. 다만, 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나
기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의해 보
충할 수 있으나, 그러한 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구
범위를 확장해석하는 것은 허용되지 않는다.

- 110 -
 Ⅱ. 일 본 편

14 진보성 판단기준

회로용 접속부재 사건
東京地裁/평성 20년(행ケ] 제10096호[평성 21년 1월 28일 판결]

(ⅰ) 특허법 29조2항이 정한 요건의 충족성, 즉 통상의 기술자가 선행기술에 기초하여

출원발명을 용이하게 생각해낼 수 있는 것인가 아닌가는 선행기술로부터 출발하여
출원발명의 선행기술에 대한 특징점(선행기술과 차이가 있는 구성)에 도달하는 것이
용이한가 아닌가를 기준으로 판단한다. 그런데 출원발명의 특징점은 당해 발명이 목적
으로 한 과제를 해결하기 위한 것이므로 용이 도출 여부의 유무를 객관적으로 판단하
기 위해서는 당해 발명의 특징점을 적확하게 파악하는 것, 즉 당해 발명이 목적으로
하는 과제를 적확하게 파악하는 것이 필요불가결하다. (중략)
(ⅱ) 나아가 당해 발명이 용이하게 생각해낼 수 있는 것이라고 판단하기 위해서는 선행
기술의 내용을 검토할 때에도 당해 발명의 특징점에 도달할 수 있는 시도를 했을 것이
라고 하는 추측이 성립하는 것만으로는 충분하지 않고, 당해 발명의 특징점에 도달하
기 위하여 (그러한 시도를) 했을 것이라고 하는 시사 등이 존재하는 것이 필요하다고
해야 함이 당연하다.

해 설

󰋼 위 판결은 용이도출 가능성의 일반적인 판단기준으로서 종전 일본 판례의 판단

기준과는 다른 새로운 기준을 정립한 것이라는 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 판결은, 비스페놀F형 페녹시 수지를 사용하는 것이 용이하게 생각해낼 수 있
다고 하여 출원발명의 진보성을 부정한 심결의 판단이 잘못된 것이라고 하였는
데, 그 이유는 아래와 같다.
󰋼 “(선행기술과의) 상위점에 관한 출원발명의 구성은 접속신뢰성 및 보수성의 향상
이라고 하는 과제를 해결하기 위한 과제해결수단이다. ① 인용발명에는 이러한
과제의 기재가 없어 비스페놀F형 페녹시 수지를 사용하는 것이 시사되어 있다고
할 수 없다. ② 비스페놀F형 페녹시 수지가 출원발명의 출원시에 회로용 접속부
재의 접속신뢰성이나 보수성을 향상시킨다는 점까지 알려져 있었다고 인정하기
에 충분한 증거도 없다. ③ 비스페놀F형 페녹시 수지는 비스페놀A형 페녹시 수
지에 비하여 그 내열성이 낮다고 하는 문제가 있음이 지적되어 왔으므로, 인용발

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주요국 특허판례 100선

명의 실시예에 기재된 비스페놀A형 페녹시 수지에 대신하여 양호한 내열성이 요

구되는 회로용 접속부재에 사용하는 페녹시 수지로서 비스페놀F형 페녹시 수지
를 사용하는 것이 통상의 기술자에게 용이했다고 말할 수도 없다. ④ 심결은 용
이하게 생각해낼 수 있다고 하는 근거로서 인용발명에 PHKA를 사용하는 것이
기재되어 있는 점을 들고 있지만, 이는 F형 페녹시수지가 아니므로 이러한 기재
는 비스페놀F형 페녹시 수지를 사용하는 것에 대한 시사가 될 수 없다.”
󰋼 위 판결은 판지(ⅰ)에서 과제·해결수단 파악의 중요성과 함께 사후적 고찰 방지
를 강조하고 있다.97) 그리고 판지(ⅱ)에서 진보성을 부정하기 위해서는 「당해
발명의 특징점에 도달하기 위해 했을 것이라고 하는 시사 등이 존재하는 것이
필요하다」고 하고 있는데, 여기서 「시사 등」이 필요하다는 것은 미국 CAFC
에서 채용하고 있던 TSM테스트98)와도 유사하다.
󰋼 또한, 시사 등의 레벨로서 위 사건 판결의 「했을 것이다」라는 판시는, 통상의
기술자가 할 수 있었다(could)로는 진보성을 부정하기에 충분치 않고, 했을 것이
다(would)라는 것이 필요하다고 하고 있다.99)
󰋼 한편, 우리나라도 위 판결과 같이 진보성을 부정하기 위해서는 암시, 동기 등이
선행기술문헌에 제시되어 있어야 하는 것으로 운용하다가,100) 최근에는 아래 대
법원 판결에서 보는 바와 같이 진보성을 부정하기 위한 판단기준을 완화하여 출
원당시의 기술수준, 발전경향 등을 고려하고 있다.

< 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 >

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는
그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는
암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해
특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과
제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의
지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합
에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은
부정된다고 할 것이다.

97) 이러한 판단방법은 EPO 심사기준의 ‘과제·해결 어프로치’와도 유사하다.

98) 복수의 선행기술을 조합하여 진보성을 부정하려면 통상의 기술자가 당해 선행기술을 조합하여 본건
특허발명에 도달하였을 것이라는 교시(teaching), 시사(suggestion), 동기부여(motivation)를 입증할 필요
가 있다고 하는 판단기준임
99) EPO 심사기준의 「could-would 어프로치」와도 유사하다.
100) 특허법원 2007. 8. 30. 선고 2006허11046 판결 등

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 Ⅱ. 일 본 편

15 진보성 판단시 사후적 고찰 금지

레이더 사건
知財高裁/평성 20년（行ケ）제10130호(평성 20년 12월 25일 판결)

인용발명은, CRT상(표시기 DISPLAY상)의 전체의 표시화면에는, 충돌 우려의 유

무에 불구하고, 다른 항공기(他航空機)가 표시되고 있는 것을 전제로, 이미 전체의
표시 화면에 표시되고 있는 다른 항공기 중에서, 조종자에 대하여 진정으로 충돌
을 경계해야 할 다른 항공기를 조종자로 식별하여, 주의를 줄 목적으로, ‘경계공
역’을 표시한다는 과제 해결을 위한 기술이기 때문에, 인용발명이 과제를 그런 수
단으로 해결할 발명인 이상, ‘경계공역’의 표시 범위만을, 효율적으로 표시할 목적
으로 오프센터 기능을 채용하는 해결 과제, 우수성 또는 동기 등은 존재하지 않는
다고 할 수 있다. 만일 있다면 그것은, 인용 발명이 상정하는 과제 해결과는 전혀
별개의 과제 설정과 해결 수단이라고 해야 하는 것이다. … 심결은, 본원 발명과
인용발명은 해결 과제 및 기술 사상을 서로 달리하는 것으로써, 인용발명을 전제
로 하는 한, 본원 발명과 공통되는 해결 과제를 얻을 수 없는 것임에도 불구하고,
해결 과제를 상정한 다음, 그 해결 수단으로 주지기술을 적용하기가 용이하다고
판단하고, 인용발명으로부터 본원 발명의 용이 도출성을 이끌어 낸 점에서 오류가
있다.

해 설

󰋼 위 판결은, 지재고재/평성 21. 1. 28. 평성20(行ケ) 10096(회로용 접속부재) 판결

과 더불어 인용발명 자체에 교시(T), 시사(S), 동기(M) 부여가 존재할 것을 요구하
는 미국 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation) 테스트와 같은 기준을 일본의 진
보성 판단 요건에 도입하여 사후고찰을 방지하려는 새로운 동향의 효시 판례(日
本における新たな動向の嚆矢となった裁判例)로서 일본의 특허무효율을 낮추는
계기가 된 점에서 의미가 있다.101)
󰋼 위 사건은 ‘레이더’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 인용발명 1, 2에
기재된 사항에 기존 주지기술을 결합하여 진보성을 부정하였으나 법원은 위와
같이 판단하여 심결을 취소하였다.

101) 田村 善之(北海道大学法学研究科教授), “知財高裁3部の挑戦－進歩性要件の判断における後知恵防止”,

http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/

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주요국 특허판례 100선

󰋼 위 판결은, 출원발명이 ‘경계공역’의 표시 범위만을 효율적으로 표시할 목적으로

오프센터 기능을 채용하려는 해결 과제, 우수성, 동기가 인용발명이 상정하는 과
제 해결과는 전혀 별개이어서 인용발명에는 나타나 있지도 않음에도 불구하고,
심결은 인용발명에도 이러한 출원발명의 해결 과제가 있음을 상정하여 진보성
부정을 한 잘못이 있다는 것으로서, 결국, 진보성 판단에서 금지되고 있는 사후
적 고찰 금지의 법리를 심결이 위배하였다고 볼 수 있다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준에는 진보성 판단에서 출원발명과 인용발명과의 차이에
대하여 용이 도출성을 이끌어 내기 위해서는 대표적으로 ‘최적재료의 선택, 설계
변경, 단순 주합 해당 여부’, ‘구체적 동기, 시사의 유무 여부’, ‘주지관용기술 해
당 여부’, ‘기술상식’의 관점에서 차이를 극복 가능한지 여부에 따라 용이 도출성
여부를 판단해야 한다고 하고 있다.
󰋼 또한, 이 중에서 인용발명에 ‘구체적인 동기, 시사가 있다고 볼 수 있는 경우’는
‘① 기술분야의 공통성’이 있는 경우[동경고재/평성 14. 7. 23. 평성12(行ケ)388 엔
진점화장치], ② ‘기술적 과제의 공통성이 있는 경우’[지재고재/평성 19.7.19. 平成
18(行ケ)10488 구동회로], ③ ‘작용, 기능의 공통성이 있는 경우’[지재고재/평성
17. 10. 6. 평성17(行ケ)10382 클렌징 퍼트], ④ ‘인용발명의 내용 중에 시사가 있
는 경우’[지재고재/평성 21. 1. 28. 평성20(行ケ)10096 회로용 접속부재]를 들 수
있다고 하고 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 진보성 판단에서 사후적 고찰을 금
지하는 점에서 일본과 같다.

< 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결>

진보성을 판단함에 있어, 비교대상발명 1, 2에 기술을 조합 또는 결합하면

위 구성요소에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있지도 않은 사
안에서, 정정된 위 특허발명의 명세서에 개시되어 있는 발명의 내용을 이
미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 위 구성요소에 이른다고 하는 판
단을 하지 아니하는 한, 통상의 기술자라고 하더라도 비교대상발명 2에 나
타나 있는 동일한 2면각의 구성을 비교대상발명 1에 결합하여 위 구성요
소를 용이하게 도출할 수는 없다고 할 것인데, 위와 같은 사후적 판단은
허용되지 아니한다.

- 114 -
 Ⅱ. 일 본 편

16 진보성 부정 자료로 실시불능 발명의 사용 가능 여부

반송장치 사건
東京高裁/소화63년（行ケ）제275호(평성 1년 11월 28일 판결)

원고는 제1 인용례에 기재된 것은 실시불능의 기술이므로 이런 것을 인용례로 본

원 발명의 진보성을 판단하는 것은 잘못임을 주장한다. 그러나 위 인용례는 본원
발명에 특허를 부여하는 것을 거절하는 이유의 근거로 제시된 것으로, 본원 발명
의 진보성을 판단하기 위해 거기에 기재된 기술적 사상이 대비의 대상으로 되는
것에 불과하므로 그 기술이 더 실시 가능한 것인지 아닌지까지는 묻는 것이 아니
다. (환언하면, 인용례에 기재된 발명이 실시 불가능한 것일지라도 거기에 일정한
기술적 사상이 기재되어 있으면 그 사상을 대비의 대상으로 하는 데 지장은 없다.)
그리고 앞에서 인정한 대로 제1 인용례에는 심결 인정의 기술적 사항이 기재되어
있고, 당업자라면 이해할 수 있는 정도의 기술적 사상이 표시되어 있는 것이므로
제1 인용례에 기재된 것을 인용례로서 본원 발명과 대비 판단한 심결에 잘못은
없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 진보성 판단에서 인용발명과의 대비의 실체는, 인용발명에 보이는 대

로의 구성이 아니라 그 보이는 구성에 나타나 있는 기술적 사상이라는 것을 명
확히 하였고 또한 인용발명이 실시불능이라 하더라도 진보성 부정자료로 삼을
수 있다는 것을 확인해 준 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘반송장치’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 인용발명 1, 2의
결합에 의하여 진보성이 부정된다고 판단하였고, 법원은 출원발명의 진보성 부
정에 사용된 인용발명 1(실개소 50-128235)이 실시불능이라서 심결이 진보성 판단
자료로 사용한 것은 잘못이라는 원고의 주장을 배척하면서 심결을 지지하였다.
󰋼 위 사건 출원발명은 자전거 체인과 같은 반송장치에서 원주형의 체인 간 연결핀
이 체인 연결 구멍에서 빠지는 것을 방지하기 위해 원주형 핀의 한쪽을 수지를
사용하여 지름이 더 크도록 한 구성이고, 같은 체인 구성인 인용발명 1도 핀 삽
입 구멍의 한쪽을 표면 내부에서 조금 더 크도록 확장한 후 핀의 삽입 후의 모양
도 핀의 한쪽 머리가 다른 쪽보다 크도록 구성함으로써 핀이 체인 구멍으로부터

- 115 -
주요국 특허판례 100선

빠지는 것을 방지하는 구성인데, 원고는 인용발명 1의 도면 6이 실시불능 구성의

그림임을 들어 인용발명 1은 실시불능이라고 주장하였다.102)
󰋼 위 판결은, 진보성 부정의 대비 대상은 ‘기술적 사상’이기 때문에 실시불능이나
미완성 발명에 대비 가능한 기술적 사상이 나타나 있는 한, 진보성 부정의 대비
자료로 사용할 수 있다는 것으로서, 공지기술이 그 자체는 실시 불가능하더라도
그 교시(Teaching)에 따라 용이하게 실시가능한 발명을 할 수 있는 경우도 있을
수 있으므로 실시 불가능한 공지기술을 근거로 하여 진보성을 부정하는 것도 이
론적으로 성립할 수 있다는 취지로 위 판결을 이해하면 된다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 진보성 판단에서 대비되는 선행발명
이 미완성 발명이나 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 출원발
명의 진보성을 부정하는 선행발명으로 삼을 수 있다고 보고 있는 점에서 일본과
같은 입장이라 하겠다.103)

< 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결 >

고안의 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드

시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명
(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분
야에서 통상의 지식을 가진 자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내
용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다.

102) 인용발명 1의 도면 6은 체인에 결합된 핀 모양에서 핀의 머리 직경이 핀 삽입 구 직경보다 크도

록 그려져 있어 머리가 더 큰 핀이 머리보다 작은 직경의 핀 삽입구를 통과하는 것은 실시 불가
능하다는 취지로 원고가 주장한 것으로 보임
103) 미완성 발명(또는 실시불능 발명)을 진보성 부정자료의 선행발명으로 삼을 수 있다는 데는 이론
이 없으나, 신규성 부정자료로 삼는 데는 문제가 있다는 견해가 있으므로 위 98후270 판결을 인
용할 때는 주의해야 함

- 116 -
 Ⅱ. 일 본 편

17 현저한 작용효과의 인정과 출원 후에 제출된 실험결과

햇볕 그을림 방지제 조성물 사건

知財高裁/평성 21년(行ケ] 제10238호[평성 22년 7월 15일 판결]

특허법 29조2항의 요건 충족성을 판단함에 있어서, 최초 명세서에 ‘발명의 효과’

에 대하여 어떠한 기재가 없음에도 불구하고 출원인이 출원 후에 실험 결과 등을
제출하여 주장 또는 입증하는 것은, 선출원주의를 채용하고 발명의 개시의 대가로
서 특허권(독점권)을 부여한다고 하는 특허제도의 취지에 반하는 것으로 되므로,
특단의 사정이 없는 한 허용되지 않는다고 할 것이다. … 진보성의 판단에 있어서
‘발명의 효과’를 출원 후에 보충한 실험결과를 고려하는 것이 허용되지 않는 것은
위에서 말한 특허제도의 취지, 출원인과 제3자의 공평 등의 요청에 기한 것이므
로, 최초 명세서에 ‘발명의 효과’에 관하여 어떠한 기재가 없는 경우는 차치하고,
통상의 기술자가 ‘발명의 효과’를 인식할 수 있는 정도의 기재가 있는 경우나 그
것을 추론할 수 있는 기재가 있는 경우에는 기재의 범위를 넘지 않는 한도에서
출원 후에 보충한 실험결과 등을 참작하는 것은 허용된다고 해야 하고, 그 허부는
앞서 말한 공평의 관점에서 판단해야 한다. 이 사건에 관하여는, 이 사건 출원 최
초 명세서를 접한 통상의 기술자가 이 사건 출원발명에 관하여 광역 스펙트럼의
자외선 방지효과와 광안정성을 보다 한층 향상시킨 효과를 가지는 발명이라고 인
식할 수 있는 경우라고 할 수 있으므로 진보성 판단의 전제로서 출원 후에 보충
한 실험결과 등을 참작하는 것이 허용되고, 또한 참작한다고 하더라도 출원인과
제3자의 공평을 해하는 경우라고 할 수 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 진보성 판단시 현저한 효과를 추후 제출된 자료로 인정할 수 있는가

가 쟁점인데, 실험결과와 추후 제출을 원칙적으로 인정하지 않는다는 일반론을
먼저 설시한 뒤, ‘최초 명세서에서 효과를 인식 또는 추인할 수 있는 정도의 기재
가 있는 경우’라는 예외기준도 설시하여 출원 후에 보충한 실험결과를 참작하여
그 효과의 현저성을 인정하였다.104)

104) 출원인이 재판과정에서 제출한 실험결과에는 실험조건 등의 상세내용과 함께 출원발명과 4개의

비교례에 대한 평가 파라미터인 SPF값(UVB 방지효과를 나타낸 수치) 및 PPD값(UVA 방지효과를
나타낸 수치)이 기재되어 있고, 출원발명은 SPF로 57.6과 59.4(비교례는 5.6∼15.7), PPD로 13.7과
16.0(비교례는 6.6∼14.1)의 평가결과가 나왔다.

- 117 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 효과의 현저성을 입증하는 자료의 추후 제출은 주로 수치한정발명이나 선택발명

에서 문제가 되는데, 수치한정발명에 관한 아래 특허법원 판결은 최초 명세서에
수치한정 이유 및 현저한 효과에 대한 기재가 없는 경우 추후에 이를 입증하기
위해 실험자료를 제출하는 것이 허용되지 않음을 명확히 판시하였다.

< 특허법원 2007. 12 7. 선고 2007허2490 판결 >

수치한정 발명의 경우 수치한정의 기술적 의의, 즉 「첫째 특정한 수치와
당해 발명의 작용효과 사이의 인과관계가 분명(수치한정한 이유가 분명)하
여야 하고, 둘째 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한
효과가 있어야 한다는 점」에 대해서는 최초의 출원 명세서에 당해 기술분
야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재 자체를 통하여 인식할 수
있을 정도로 기재되어 있어야 하고, 추후 실험자료에 의하여 인정되거나
확인되는 수치한정의 기술적 의의를 가지고서 당해 수치한정 발명에 대하
여 진보성을 부여할 수는 없다.

󰋼 또한, 선택발명에 관한 아래 판결들을 종합하면, 선택발명의 효과가 최초 명세서

에 명확히 기재된 경우에는 추후 비교실험자료를 제출하여 그 효과를 구체적으
로 주장․입증할 수 있다는 것이어서 위 일본 판결의 취지와 같다고 하겠다..

< 대법원 2007. 1. 26. 선고 2005후582 판결 >

선택발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음
을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수
있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의
심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출
하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장·입증하면 된다.

< 대법원 2012. 8 23. 선고 2010후3424 판결 >

선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과
가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있
다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확
인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할
수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

- 118 -
 Ⅱ. 일 본 편

18 수치한정발명의 동일성 판단기준

세제 조성물 사건
東京高裁/평성 4년（行ケ）제168호(평성 5년 12월 14일 판결)

발명의 요지에 수치의 한정을 수반한 발명에서 그 수치 범위가 선행 발명의 수치

범위에 포함되는 경우라고 하더라도, 그 수치한정에 각별한 기술적 의의가 인정되
는 경우, 즉, 수치한정에 임계적 의의가 존재함으로써 해당 발명이 선행 발명에
비해 각별하게 우수한 작용 효과를 나타내는 것인 때에는 그 발명은 선행 발명에
대하여 신규성을 가진다고 할 수 있다. 그리고 발명의 요지에 수치상의 한정을 수
반한 발명이 상기의 의미에서 신규성을 가지는지 여부를 판단할 때에는 발명이
나타내는 작용 효과는 명세서의 발명의 상세한 설명에 구체적으로 기재되어야 할
것이므로 우선 해당 발명의 명세서에 기재 사항에 따라 검토해야 한다.

해 설

󰋼 위 판결은 수치한정 발명에서의 동일성 판단기준을 판시한 점에서 의미가 있다.

󰋼 위 사건은 ‘세제 조성물’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 후출원 발명
의 특허청구범위는 선출원 발명인 ‘고체 가공 재료 조성물’의 명세서 및 도면에
나타난 발명(확대된 선원 발명)과 동일함을 이유로 청구기각되였고, 법원도 심결
을 지지하였다.
󰋼 위 사건에서 원고는 선출원 발명은 알루미늄 규산염 이온 교환재의 입자 직경이
‘1∼50㎛’인데 반해, 후출원 발명인 출원발명은 ‘1∼10㎛’로서, 출원발명은 선출
원 발명의 수치범위 중에서 ‘1∼10㎛’의 범위를 선택하여 수치한정한 발명이어서
선출원 발명과 동일하지 않다고 주장하였다.
󰋼 위 판결은, 수치한정 발명의 동일성이나 신규성 유무의 판단은, 설령 중복되는
수치한정 부분이 포함되어 있더라도(출원발명의 수치범위 전체가 중복되더라도),
그 즉시 동일성이 인정되거나 신규성이 부정되는 것이 아니고, 그 수치한정 범위
에서 인용발명과는 다른 임계적 의의와 현저한 작용 효과의 유무를 검토한 후
임계적 의의와 현저한 작용 효과를 인정할 수 없으면 그때 비로소 동일성이 인
정되거나 신규성이 부정된다는 것이다.
󰋼 또한, 이때 출원발명의 특허청구범위에 기재된 수치한정 범위의 임계적 의의와

- 119 -
주요국 특허판례 100선

작용효과 유무의 판단은 ‘발명의 상세한 설명 부분을 참작’하여 판단해야 한다는

것이다.
󰋼 참고로, 위 판결은 확대된 선원 관련 사건인데도 불구하고, 동일성이라는 용어
대신 신규성으로 표현한 점은 있으나, 특허법 제29조 제1항의 신규성 판단 법리
에도 동일하게 적용되는 것이며, 인용발명에 나타난 수치범위를 볼 때 거기에 과
연 출원발명의 다른 임계적 의의와 작용효과를 갖는 수치범위 단위도 공지되었
거나 제시되었다고 볼 수 있는지의 관점에서 살펴보아야 함을 나타내는 것이고,
진보성 판단에서도 차이 구성 판단 시 마찬가지로 적용되는 판단 법리이다.
󰋼 한편, 우리도 수치한정 발명의 동일성 판단기준으로 위 일본 판결과 같이 현저한
효과를 가지고 판단한 사례가 있으나(대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 판
결), 이는 진보성 판단기준과 차이가 없다는 비판이 있었고, 최근에 대법원은 아
래에서 보는 바와 같이 진보성 판단기준과 구분되는 기준을 판시하였다.

< 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결 >

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된

발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그
한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더
라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진
자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단
에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된
다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것
에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등
에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의
기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으
로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치
한정이 공지된 발명과는 서로 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의
의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된
수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가
공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이
통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼
수도 없다.

- 120 -
 Ⅱ. 일 본 편

19 수치한정을 둘러싼 진보성의 인정

전자사진 플레이트용 광도전성 소자

東京高裁/소화 53년(行ケ] 제2호[소화 56년 3월 24일 판결]

… 이와 같은 다수의 조합 중에서 PVK(폴리비닐카르바졸)와 TNF(트리니트로플루오

레논)를 선택하고, 더욱이 그 위에, 당시 당업자의 인식 한도를 훨씬 넘는 중량비 1대1
비율의 PVK와 TNF로 이루어진 전자플레이트용 광도전성 소자를 추고하는 것은 인용
례의 위 기재로부터 용이하게 할 수 있었던 것으로 볼 수 없다.

해 설

󰋼 위 판결은 ‘전자사진 플레이트용 광도전성 소자’에 관한 것으로서 수치한정발명

에 관한 것이기는 하나, 수치한정을 한 구성요소가 다수 있고 이것들의 조합에
의해서만 현저한 효과를 얻는 점에서 임계적 의의를 요구하는 일반적인 수치한
정발명의 진보성 판단과는 다르다고 볼 수 있다.
󰋼 위 사건의 본원발명은 ‘중량 1부의 폴리비닐카르바졸에 대하여 중량 약 1부의 2,
4, 7-트리니트로-9-플루오레논으로 형성된 전자사진 플레이트용 광도전성 소자’
인데, 심결에서는, 인용발명은 “광도전체”에 “활성화 물질”을 가함으로써 감광성
을 높게 하고 그 감광성을 안정하게 유지한다는 설명이 있으며, 게다가 본원발명
이 사용하고 있는 양 물질도 포함되어 있다는 점을 지적한 뒤, 단지 2가지 차이
점, 즉 인용발명은 이 두 물질의 조합이 아닌 점과, 본원발명에서는 활성화 물질
의 첨가량이 광도전체 1중량부에 대해 1중량부인데 비해, 인용발명에서는 활성
화 물질의 첨가량이 광도전체 1000몰에 대해 0.1∼100몰인 점이 있는데, 이것들
은 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이고 효과도 인용발명의 기재사
항과 비교하여 특별히 현저한 것으로는 인정되지 않는다고 하였다.
󰋼 이에 대해 위 판결에서는, 인용발명에 “다수의 조합”이라고 나타나 있을 뿐 본원
발명과 같이 특별히 선택한 것이 개시되어 있지 않고, 더욱이 본원발명에는 “통
상의 기술자 인식 한도를 훨씬 넘는 중량비 1대1의 비율”이 채택되고 있기 때문
에 이러한 것이라면 신규성 및 진보성이 당연히 인정된다고 하여 심결을 취소하
였다.

- 121 -
주요국 특허판례 100선

20 수치한정발명의 진보성 판단시 이질적 효과의 취급

프로젝션 TV용 후면 투영 스크린 사건

東京高裁/평성 6년（行ケ）제 58호(평성 9년 10월 16일 판결)

본 출원 당시에 있어서 α=0.5로 피치비를 피하여 수치 범위를 설정하면 두 렌즈로

인한 무아레를 회피하려는 작용 효과를 얻는 것은 상기와 같이 기술상식으로 보아
당업자에 있어서 반드시 예측되는 것이라고 인정하기 어렵다고 할 수 있다. 이상과
같이 본원 발명은 그 요지에서와 같은 수치 범위를 한정함으로써 인용발명 2가 나타내
는 작용효과와는 이질적인 작용 효과를 나타내는 것임과 동시에 그 작용 효과는 본
출원 당시 당업자에 있어서 예측하지 못한 것이라고 할 수 있을 뿐만 아니라, 나아가
인용발명 1이 본원 발명의 상기 작용효과를 나타내는 것이 아님은 그 기술 내용에
비추어 명확하기 때문에, 본원 발명은 그 구성에 의하여 인용발명 1 및 2로부터 예측하
기 어려운 현저한 작용 효과를 나타내는 것이라고 할 수 있다.

해 설

󰋼 위 판결은, 설령 출원발명과 인용발명이 수치범위에서 중복된다고 하여 곧바로

신규성 및 진보성 부정을 하면 안되고, 출원발명의 수치범위에서 인용발명으로
부터 인식되지 않은 이질적 효과를 가지면 진보성을 인정해야 한다고 판시한 점
에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘프로젝션 TV용 배면투영 스크린’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판
에서는 인용발명 1, 2의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 판단하였으나 법원은
위와 같은 이유로 심결을 취소하였다.
󰋼 위 사건 출원의 특허청구범위는 ‘… 상기 프레넬 렌즈를 구성하는 렌즈의 폭을 1
로 했을 때 렌티 큐라 렌즈를 구성하는 폭의 비가 … (단, … α는 0.35-0.43의 값
을 표시)의 범위이고, … 하는 프로젝션 TV용 배면투영 스크린’이다.
󰋼 위 판결에서, 인용발명 2는 α의 허용 범위가 0.3-0.7이 되어 출원발명의 수치범
위와 중복되어 수치범위의 도출에 각별한 기술적 곤란성이 있다고 보기 어려운
점이 있으나 인용발명 2에는 α=0.5 부근에서 ‘가로 방향에 펼쳐진 띠 모양의 무
아레’가 발생하고 있는 것으로 볼 때, 인용발명 2는 이 모양의 무아레 회피의 작
용효과를 인식하지 못하고 있는데 비해, 출원발명의 수치범위에서는 ‘가로 방향

- 122 -
 Ⅱ. 일 본 편

에 펼쳐진 띠 모양의 무아레’를 회피하는 작용효과가 있으며, 이는 인용발명 1, 2

에 비해 이질적인 작용효과이면서 통상의 기술자가 예측하기 어려운 것으로 볼
수 있으므로 출원발명의 진보성을 인정해야 한다는 것이다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준에서도 인용발명의 특정사항과 출원발명의 특정사항이 유
사하거나 복수의 인용발명의 조합에 의해 일견 당업자가 용이하게 도출할 수 있
다고 하더라도 ① 양자가 이질적 효과를 가지거나 동질의 효과이지만 현저한 효
과를 가지고 당업자가 예측할 수 있었던 것이 아닐 경우105) 진보성이 인정되고,
② 효과의 유리한 현저성도 수치범위 내의 모든 부분에서 충족되어야 한다고106)
하고 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 특허발명의 수치한정이 공지발명과
는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서 의의를 가지고 그 효과도 이질
적인 경우라면 진보성이 부정되지 않는다고 보고 있으므로, 일본과 같은 입장이
라 하겠다.

< 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 판결 >

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를

수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지
된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는
그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특
허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통
하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이
부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가
부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거
나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된
발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그
효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명
의 진보성이 부정되지 아니한다.

105) 동경고재/평성 10. 7. 28. 평성8(行ケ)136

106) 동경고재/소화 55. 12. 8. 소화 54(行ケ)114 (반응온도 범위 350-1200도 중에서 적어도 350-500도
부근까지는 현저한 효과가 인정되지 않음)

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주요국 특허판례 100선

21 선택발명을 둘러싼 진보성의 인정

온혈동물에 대해 독성이 극히 적은 살충제 사건

東京高裁 소화 34년(行ケ] 제13호[소화 38년 10월 31일 판결]

본원발명의 살충제와 인용례에 기재된 화합물을 비교하면, 인용례는 일반식으로 나타

내어져 여기에 해당하는 화합물은 이론상 거의 무수히 많다.
(본원 발명의 화합물에 가장 가까운 인용문헌의) 실시례에 구체적으로 나타난 화합물
과 본원 발명의 살충제의 구성 성분인 화합물을 비교하면, 양자는 염소원자의 결합
위치가 … 점에서 다를 뿐만 아니라, 위 실시례에 나타난 유기인산 에스테르는 일반식
에서의 R1 R2가 모두 n-부틸기인 것에 비해, 본원발명의 그것은 모두 메틸기인 점에
서 다르다. … 인용문헌의 명세서를 검토해도, 본원 발명에서의 특정의 화합물 …은
찾을 수 없다.
한편 위 양 화합물이 가지는 작용, 효과를 살피면, … 인용례는 「살충작용, 살설치류
작용 및 살균작용을 포함하는 일반적 유해생물 억제작용」을 가지는데 비해, 본원 발
명은 「다른 클로로-4-니트로페닐 화합물보다 우수하고도 뒤떨어지지 않는 강한 살충
작용을 가질 뿐 아니라, 온혈동물에 대한 독성작용이 현저히 작고」, 「시판되는 ○-○
-디에틸-또는 ○-○-디메틸-○-4-니트로페닐-티오포스페이트와 비교해서 독성은 약 50
∼70배, 2-클로루 화합물에 비하여 약 5배 작다」는 것이다.
일반적으로 살충제 및 그 외의 농약에 있어서, 살충활성의 증진이 요구되는 것은 말할
필요도 없지만, 온혈동물에 대한 독성의 저하가 극히 중요한 요청인 것은 … 농약에
의한 중독사의 사례에 비추어 현저한 것이어서, 살충 활성을 거의 동일하게 하는 살충
제에서 온혈동물에 대한 독성 저하 요청 해결은, 결코 … 단순히 어떤 화합물을 살충제
로서 실시한 경우 부수적인 효과의 발견이라고 할 것은 아니고, 그 자체로서 독립한
중요한 기술적 과제를 구성하는 것이라고 해석되어, 그 중요한 과제에 대해서 인용문
헌에 나타난 것을 포함하는 종래의 공지된 살충제에서는 도저히 볼 수 없었던 우수한
작용효과를 가진 본원발명의 살충제는, 비록 인용문헌 중에 일반식으로 나타난 상위개
념 중에 포함되는 화합물을 함유하는 것을 특징으로 하는 것이지만, 구체적으로는 그
화합물을 기재하지 않고, 더군다나 살충활성이 거의 동일한데도 한편 온혈동물에 대한
독성은 극히 작다고 하는 과제에 대해 전연 언급한 바가 없는 인용문헌의 기재로부터
는 용이하게 생각해낼 수 있는 것이라 해석하기 어렵고 …

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 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 판결은 일본에서 선택발명의 신규성․진보성을 인정한 최초의 것이라는 점에서

의미가 있는데, 하위개념인 선택발명이 상위개념인 선행발명 문헌에 구체적으로
개시되어 있지 않고 선행발명의 작용효과와는 이질적이든가, 동질이더라도 현저
한 작용효과를 가지면 신규성·진보성이 있는 것으로 판시하였다.
󰋼 위 사건의 발명은 「○-○-디메틸-○-4-니트로-3-클로로페닐-티오포스페이트를 함
유하는 것을 특징으로 하는 온혈동물에 대해서 독성이 극히 적은 살충제」에 관
한 것인데, 위 사건의 심결(거절결정에 대한 항고심판)에서는 「본 발명의 화합
물을 포함하는 일반식 및 당해 일반식의 화합물이 살충제 등으로 유용하다는 것
이 기재된 인용문헌」에 본 발명의 화합물도 개시되어 있다는 이유로 특허성을
부정하였으나, 위 판결에서는 선택발명으로서 진보성이 있다고 하면서 심결을
취소한 것이다.
󰋼 우리나라도 아래 판결과 같이 선택발명의 신규성․진보성 판단기준을 위 일본 판
결과 동일하게 운용하고 있는데, 아래 판결에서 첫째 요건인 선행문헌에 구체적
으로 개시되어 있는지 여부는 신규성의 문제이고, 둘째 요건인 선행발명이 갖는
효과와 질적으로 다르거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있
는지 여부는 진보성의 문제로 보고 있다.

< 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 >

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념

에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발
명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지
않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는
효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로
현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이때 선택발명의 상세
한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분
하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하
여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원
인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적
으로 주장, 입증하면 된다.

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주요국 특허판례 100선

22 제법한정 물건발명의 청구항 해석

플라바스타틴락톤 등을 함유하는 조성물 사건

最高裁/평성 24년(受] 제1204호[평성 27년 6월 5일 판결]

(1) … 특허가 물건 발명에 대한 것일 때 특허권의 효력은 해당 물건의 구조, 특성

등이 동일한 물건이라면 그 제조방법에 상관없이 미치게 된다.
그러므로 물건 발명에 대한 특허의 청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재된 경우에
도, 그 특허발명의 기술적 범위는 당해 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성
등이 동일한 물건이라고 해석하는 것이 상당하다.
(2) 그런데 특허법 제36조6항2호에 따르면 특허청구범위의 기재는 ‘발명이 명확할 것’
이라는 요건을 충족해야 한다. … 이 관점에서 보면 물건 발명에 대한 특허의 특허청구
범위에 그 물건의 제조방법이 기재된 모든 경우에, 그 특허권의 효력이 당해 제조방법
에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건에 미치는 것으로 특허발명의 기술
적 범위를 확정한다면, 이에 따라 제3자의 이익이 부당히 훼손당할 수 있다는 문제가
생긴다. 즉 물건 발명에 대한 특허의 특허청구범위에 그 제조방법이 기재되어 있으면,
일반적으로는 해당 제조방법이 당해 물건의 어떠한 구조 또는 특성을 나타내는지, 또
한 물건발명이라도 그 특허발명의 기술적 범위를 당해 제조방법에 의해 제조된 물건에
한정하는 것인지가 불명확하며, 특허청구범위 등을 읽는 자는 당해 발명의 내용을 명
확히 이해하는 것이 불가능하고, 권리자가 어떤 범위에 대해 독점권을 갖는지에 대한
예측이 어려워질 수 있어 적절하지 않다. …
(그럼에도) 물건 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재된 경우 이러한
특허청구범위의 기재를 일반적으로 허용하면서 그 특허발명의 기술적 범위가 원칙적
으로 특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건에 한정되어 확정해야만
한다고 한 원심의 판단에는 판결에 영향을 미칠 것이 분명한 법령 위반이 있으므로
… 원판결은 파기를 면할 수 없다. 그리고 본 판결에서 제시한 바에 따라, 본건 발명의
기술적 범위를 확정하고, 다시 본건 특허청구범위의 기재가 위 (2)의 사정이 존재하는
것으로서 「발명이 명확할 것」의 요건에 적합하다고 인정되는지 여부 등에 대해 심리
하도록 본건을 원심으로 돌려보내기로 한다.

해 설

󰋼 위 판결은, 제법한정 물건(Product-by-Process, 이하 ‘PBP’라 함) 발명의 특허침해

시 권리범위 해석에 관한 최근의 일본 최고재판소 판결이다.

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 Ⅱ. 일 본 편

󰋼 위 판결에 앞선 원심인 지재고재의 대합의 판결107)에서는, PBP 발명의 해석에

관하여 권리범위 판단시와 특허성 판단시의 해석이 일치해야 하는 것으로 판결
한 바 있는데, 그 내용은 기본적으로 PBP 청구항의 기술적 범위 및 발명의 요지
는 모두 원칙적으로 특허청구범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로
한정되는 것으로 해석하되, 물건의 특정을 직접적으로 그 구조 또는 특성에 의하
는 것이 출원시에 불가능 또는 곤란한 사정이 존재하여 제법에 의해 이를 특정
한 경우에는(소위 ‘진정 PBP 청구항’) 특허청구범위에 기재된 제조방법으로 한정
하지 않고 동 방법에 의해 제조된 물건과 동일한 물건에까지 미치는 것으로 해
석된다는 것이었다. 그래서 이를 바탕으로 본건 제1항 발명108)은 부진정 PBP 청
구항이고, 해당 제품은 본건 제1항 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 했으
며, 또한 본건 특허에 대해 무효의 항변을 인정하였다.
󰋼 그러나 최고재판소는 원심을 파기하면서 제법이 기재된 청구범위가 「발명의 명
확성」 요건을 충족하는지에 대해 먼저 판단할 것을 요구하였다.
󰋼 한편, 우리나라는 침해 판단시 PBP 청구항 해석에 관한 대법원 판결은 없고, 다만
아래 특허법원 판결이 있는데 청구항에 한정된 제법으로 제조된 물건에만 효력이
미치는 것으로 해석하고 있는 점에서 위 일본 판결과 차이가 있다고 하겠다.

< 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결 >

물건 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건

의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하는 것이 원칙이나, 그
청구범위에 물건을 제조하는 방법이 물건의 특성에 영향을 주는 구성요
소로 명확히 기재되어 등록된 경우 그 효력범위를 정하는데 있어서는 그
물건을 제조하는 방법을 그 발명의 필수적 구성요소로 보아 그 한정된
제조방법에 의해 만들어져 그 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만
효력이 미치는 것으로 해석하여야 한다

107) 知財高裁/평성 22년(ネ] 제10043호[평성 24년 1월 27일 판결]

108) 본건 특허권의 청구항 1은 「다음 단계: a) 플라바스타틴의 농축유기용액을 형성하고, b) 그것의
암모늄염으로서 플라바스타틴을 침전하고, c) 재결정화에 의해 해당 암모늄염을 정제하고, d) 해
당 암모늄염을 플라바스타틴나트륨으로 치환하고, 그리고 e) 플라바스타틴나트륨 단리하는 것을
포함하는 것으로 이루어지는 방법에 의해 제조되는, 플라바스타틴락톤의 혼입량이 0.5중량% 미
만이고, 에피플라바의 혼입량이 0.2중량% 미만인 플라바스타틴나트륨」이다.

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주요국 특허판례 100선

23 의사에 반하는 공지

농업용 견인차의 진행정지장치 사건

東京高裁/소화 41년(行ケ] 제175호[소화 47년 4월 26일 판결]

“전람회에의 출품(따라서 본원 발명의 일반적인 전시)은 X의 장남인 B가 무단히

한 것이지만, X로서는 본원 발명의 실시품을 본원 출원 전 전람회에 출원하는 것
과 같은 것은 전혀 의도하고 있지 않았던 사실을 인정”할 수 있다. “출원인인 X
개인과 A회사는 별개의 인격을 가진 것이므로, A회사의 위임을 받았다는 것이
곧 X의 위임을 받은 것으로는 되지 않는 것은 말할 것까지도 없을 뿐 아니라, …
X는 전람회에 출품 당시, A회사의 대표이사의 지위에 있지도 아니하였다.” “Y는
전람회 출품이 X의 부주의, 과실, 혹은 감독불이행에 의한 것이라고 주장하나, X
개인에게 B로 하여금 무단출품을 하지 않게 하여야만 하는 일반적 주의의무(부주
의, 과실 즉 감독불이행이라고 하기 위해서는 그 전제로서 이와 같은 주의의무가
존재하지 아니하면 아니 되는 것은 일의 성질상 말할 것까지도 없는 것이다)가
있다는 것을 긍정하여야만 하는 어떤 자료도 없을 뿐 아니라, 그러한 주의의무의
위배가 있었던 것만을 이유로 반드시 ‘의사에 반하였다’고 할 수 없다고 단정하는
것도 타당하지 않다.”

해 설

󰋼 위 판결의 쟁점은 ‘공지 등이 되지 아니한 발명으로 보기 위한 요건’ 중 ‘의사에

반한 공지’에 「비밀관리가 충분하지 않아 공지 등으로 된 경우」도 포함되는 것
인지에 관한 것이다.
󰋼 위 사건의 심결에서는, “본원 발명의 출원 전인 1957. 11. 6.부터 11. 17.에 개최
된 일본 농기구 수출진흥 전람회에서 본원 발명을 실시한 경운기가 출품 전시되
었는데 이 출품은 X가 대표자인 A회사의 사원인 B가 X의 위임을 받아 위 회사의
이름 아래 행한 것이므로, 이 출품은 A회사의 대표자인 X의 부주의, 과실, 감독
불이행 등에 의한 것에 다름 아니어서, X의 의사에 반하여 이루어졌다고 인정될
수 없기 때문에, 결국 본원 발명은 그 출원 전 국내에 공연히 알려진 것이어서
특허요건을 구비하지 아니한다”라고 판단하였다.
󰋼 이에 대하여 위 판결은, 본원 발명의 공개인 전람회에의 출품이 X의 장남인 B가
무단으로 한 것이고, X가 이것을 전혀 의도하지 않았다고 인정한 후에 “X 개인에

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 Ⅱ. 일 본 편

게 B로 하여금 무단출원을 하지 않게 하여야만 하는 「일반적인 주의 의무 …

의 위배가 있는 경우, 항상 ‘의사에 반하였다’고 말할 수 없다」고 판단한 것도
타당하지 않다.”라고 설시하며 본건 심결을 취소하였다.
󰋼 의사에 반한 공지로, ① 발명자의 피용자 또는 대리인의 고의․과실이나 다른 사
람의 범죄행위, 또는 ② 다른 사람이 비밀유지에 관한 약정을 어기고 발명의 내
용을 공개한 경우, 그와 같은 공개행위는 발명자의 책임이 아니므로 발명자 보호
의 필요상 이를 이유로 발명의 신규성․진보성이 상실되었다고 보지 아니하고, 다
만 ③ 출원인의 부주의 또는 착오에 의한 공개는 여기에서 인정되는 의사에 반
한 공지가 아니라고 보는 것이 일본에서의 통설인데,109) 위 판결은 관리 부주의
인 경우 의사에 반한 공지가 아니라고 단정할 수 없다고 하여 위 ③의 통설과 배
치된다고 할 수 있다.
󰋼 한편, 의사에 반한 공지에 관한 우리 판례로는 위 ①의 경우에 해당하는 아래 85
후14 판결이 있고, ②의 경우에 해당하는 아래 2002후1911 판결이 있다. 85후14
판결에서는 의사에 반한 공지 여부의 입증책임에 관하여도 판시하고 있다.

< 대법원 1985. 12. 24. 선고 85후14 판결 >

자기의 의사에 반하여 제6조 제1항 각호의 1에 해당하게 된 때라 함은 출
원인의 발명내용이 사용인 또는 대리인의 고의 또는 과실로 누설되거나 타
인이 이를 도용함으로써 일반에게 공표된 경우를 가리키는 것이므로 위 제
7조 제1항 제2호의 규정에 의하여 신규성을 주장하는 자는 위와 같이 자기
의 의사에 반하여 누설 또는 도용된 사실을 입증할 책임이 있다

< 대법원 2004. 5. 27. 선고 2002후 1911 판결 >

원고와 피고 사이에 피고의 이 사건 특허기술에 관하여 원고가 그 비밀을
준수하여야 할 의무가 있었던 것이라고 인정하기에 부족하고, … 피고는 기계
의 주요 구성 부분에 덮개를 설피하는 등의 별다른 비밀유지조치를 위한 바가
없이 주요 구성요소가 모두 외부에 노출된 상태로 납품한 점을 알 수 있어,
이 사건 제1, 2, 5, 6, 7항 발명이 그 출원 전에 공지되게 한 것이 피고 자신의
의사에 반하여 공지된 것으로 볼 수 없다.

109) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사, 2006, 96면

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주요국 특허판례 100선

24 확대된 선원의 동일성 판단에서‘실질적 동일’의 의미

액정디스플레이 반사장치 사건
東京高裁/소화 61년（行ケ）제29호(소화 61년 9월 29일 판결)

원고는 양 발명의 동일성은 양자의 대비만으로 판단할 일이지 다른 증거에 의한 기술

상식을 원용해 판단하는 것은 허용되지 않는다는 취지로 주장한다. 그러나 명세서는
해당 발명에 관한 모든 기술을 망라하고 이를 설명하고 있는 것이 아니라 출원 당시의
당업자의 기술 상식을 전제로 한 뒤 작성되는 것이 보통이므로 특히 명세서에 기재가
없더라도 해당 발명을 이해함에 있어서 당업자가 가지는 기술 상식을 증거로 인정하고
이를 참작하는 것을 금지해야 할 이유가 없다. 또한, 원고는 심결이 양 발명이 ‘실질적
으로 동일’한 것으로 판단한 것을 가지고 특허법 제29조의 2에서 사용하지 않은 ‘실질
적’이라는 문구를 사용하여 양자의 동일성을 판단하는 것은 허용되지 않는다는 취지로
주장한다. 그러나 대비해야 할 복수의 발명 간에 그 구성, 이에 의해 나타나는 효과가
모두 형식적으로 합치된다는 것은 일반적으로 있을 수 없다. 중요한 것은 양 발명에
형식적인 차이가 있어서도 이 차이가 단순한 표현상의 것이거나, 설계상의 미세한 차
이거나, 또한, 나타나는 효과에 현저한 차이가 없으면 양 발명은 기술적 사상의 창작에
있어서 동일하다고 인정하는 데 지장 없는 것이다. 이런 경우에 양 발명이 ‘실질적으로
동일’하다고 칭하는 것이므로 특허법 제29조의 2도 동조 소정의 선원 발명과 후원
발명이 위와 같은 의미에서 실질적으로 동일할 때에는 후원 발명은 특허를 받을 수
없다는 취지로 해석해야 한다.

해 설

󰋼 위 판결은 발명의 동일성 판단에서 ‘실질적 동일’의 의미와 그 범위를 명확히 하

였고, 확대된 선원의 동일성 판단은 ‘실질적 동일’의 기준으로 판단 가능함을 명
확히 했다는 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘액정디스플레이 반사장치’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는
확대된 선원(확선) 규정에 의해 특허받을 수 없다고 심결하였고, 법원도 심결을
지지하였다.
󰋼 확대된 선원에 관한 최근 일본 판례를 살펴보면 그 차이 구성이, ① 주지 관용
수단의 추가, 삭제, 전환 등이고, 새로운 효과가 없는 경우[大阪地裁/평성 14. 7.
4. 평성 13년(ワ)제8906호], ② 주지관용 기술의 전환이고 작용효과도 당연히 전

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 Ⅱ. 일 본 편

환에 따라 나타나는 효과에 불과한 경우[동경고재/평성 15. 2. 13. 평성 13년(行

ケ)제230호], ③ 주지관용 기술의 부가이고 그 작용효과도 각별하다고 볼 수 없
는 경우[동경고재/평성 16. 2. 19. 평성 13년(行ケ)제533호] 등을 들고 있어서 양
발명의 동일성 판단기준으로 주지관용기술 정도의 차이인지 여부를 들고 있다.
󰋼 한편, 일본은 특허법 제39조 선원 규정에 의한 후원 배제 효력이 충분하지 않아
확대된 선원 규정을 신설(소화45. 5. 22.)한 것이며, 동경고재/소화 60. 9. 30. 소
화 58년(行ケ)제95호 판결은 확대된 선원에서 선원으로부터 용이하게 발명할 수
있음(즉, 진보성 판단)을 근거로 하여 후원을 배제하는 것까지 인정하는 것은 아
니다고 판시한 점에서, 확대된 선원에서의 동일성 판단은 진보성 판단의 문제가
아니므로 진보성 판단하듯 하면 안 된다는 것이 일본 판례의 입장인 듯하다.
󰋼 이런 일본 판례의 입장은 우리 대법원도 마찬가지인데, 아래 사건에서 원심인 특
허법원은 확대된 선원에서의 동일성 판단을 진보성 판단기준과 유사하게 적용하
였는데, 대법원은 아래 판결에서 보는 바와 같이 확대된 선원에서의 동일성 판단
은 진보성과 구분된다는 점을 명확히 하였고, 양 발명이 주지관용기술 정도의 차
이를 벗어난다면 양 발명은 동일하지 않다고 판시하였다.

< 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 >

확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전

의 것) 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구
별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명
의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차
이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변
경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차
이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발
명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가
해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출
할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다.

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주요국 특허판례 100선

25 확대된 선원의 단서 규정에서 출원인의 동일 등 판단기준

렌즈 첨부 필름 유닛 사건
東京高裁/평성11년（行ケ）제31호(평성 12년 10월 11일 판결)

법 제3조의 2 제1항 단서는 일반적으로 선원 명세서 기재의 후원 배제효를 규정

하는 동조 본문의 예외이기 때문에, 안이하게 확장 해석하지 않고 문구대로 해석
하는 것이 원칙인바 동항 단서는 “해당 실용신안등록 출원 시에 그 출원인과 해
당 타 실용신안등록 출원 또는 특허 출원의 출원인이 동일한 자일 때에는”으로
규정하고 있으므로 해당 타 실용신안등록 출원이 단독 출원인에 의해 이루어졌고,
해당 실용신안등록 출원이 공동 출원인에 의해 이루어진 경우는 동항 단서에 규
정하는 ‘동일한 자’의 요건을 만족하지 못하는 것으로 해석하는 것이, 동항 단서
의 문리에 합치한다. 또한, 동항 단서는 “해당 실용신안 등록출원 시에”로 규정하
여 후원의 출원 시를 기준으로 선원과 후원의 출원인이 ‘동일한 자’에 해당하는지
를 판단한다는 내용을 규정한 것이고, 해당 타 고안의 출원인과 해당 고안의 출원
인과의 실질적인 관계를 고려하지 말고, 후원 출원 시의 해당 고안의 출원인이 누
구인지에 따라 형식적으로 그 적용 유무가 결정되는 취지의 규정이라고 해석된다.
따라서 선원의 해당 타 실용신안등록 출원이 단독 출원인에 의해 이루어지고, 후
원의 해당 실용신안등록 출원이 공동 출원인에 의해 이루어진 경우는 그 공동 출
원인의 일인이 선원의 출원인이라고 하더라도, 동항 단서에 규정하는 ‘동일한 자’
의 요건을 만족시키지 못하는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

해 설

󰋼 위 판결은, 확대된 선원 규정의 단서 규정은 엄격하게 문리적으로 해석하고, 출

원인의 동일성 판단 시점도 후출원 시로 해석됨을 확인해 준 점에 의미가 있다.
󰋼 위 사건의 출원고안(A, 후출원)은 ‘렌즈 첨부 필름 유닛’에 관한 것으로서, 거절결
정불복심판에서는 A의 출원인이 선출원 B의 출원인과 동일하지 않음을 이유로
확대된 선원 규정을 적용할 수 없다고 심결하였고, 법원도 위와 같이 심결을 지
지하였다.
󰋼 선출원 B의 출원인은 단독 출원인이고, 후출원 A는 공동 출원인이었다.
󰋼 위 판결은, 확대된 선원 규정의 단서 규정110)의 해석은 확장해석하지 말고 문구

110) “다만, 당해 실용신안등록출원 시에 출원인과 당해 타 실용신안등록출원 또는 특허출원인이 동일

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 Ⅱ. 일 본 편

대로 해석하는 것이 문리에 부합하고, 또한 ‘당해 실용신안등록출원의 출원 시’로

규정하고 있다는 점에서 출원인의 동일성 판단시점은 ‘해당 출원의 출원 시’를
기준으로 판단해야 하며, 출원인 간의 실질적인 관계를 고려하지 말고 형식적으
로 판단하라는 취지의 규정이라고 판시하고 있다.
󰋼 이렇게 해석해야 하는 이유는 다수 출원을 신속히 처리해야 할 것이 요청되는 특
허청 사무 처리상 실질관계를 따지는 것은 현저한 업무 방해가 되고 단서 규정
의 적용에 법적 안정성을 유지할 필요가 있으며, 설령 후출원의 특허를 받을 권
리가 선출원인 이외에 추가로 더 있다는 등 특별한 사정이 있더라도 단서 규정
의 적용을 받게 하려면, 후출원하기 전에 후출원의 다른 출원인으로부터 후출원
의 특허를 받을 권리를 양도받고 단독으로 후출원함으로써 등록 가능하다고 할
것이므로 위와 같이 형식적으로 ‘동일한 자’를 해석한다고 해도 부당한 결과를
초래한다고 볼 수 없다는 것이다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준도 출원인의 동일성 판단 시점은 해당 출원의 현실의 출원
시점이고, 출원인이 복수일 경우는 전원이 완전히 일치할 때 출원인 동일에 해당
하며, 타 출원과 해당 출원 사이에 출원인의 개칭, 상속, 합병이 있으면(즉, 특별
한 사정) 출원인이 기재상 일치하지 않더라도 동일한 것으로 인정한다고 기재되
어 있다.
󰋼 한편, 확대된 선원에서의 단서 규정의 해석에 관한 우리의 판례는 찾기 어려우
나, 우리 심사기준에 일본 심사기준과 같이 기재되어 있어서 실무상 일본과 동일
하게 운용하고 있다.

한 자인 경우에는 이에 해당하지 않는다.”

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주요국 특허판례 100선

26 선․후원에서 발명의 카테고리가 달라도 동일한지 여부

금속 냉간 가공 방법 사건
東京高裁/소화 37년（行ナ）제103호(소화 46년 10월 29일 판결)

본원 발명이 방법의 발명이며, 선출원인 인용례가 장치의 발명이라는 점에 차이가

있다고 하더라도 그 실체를 이루는 기술적 사상이 동일한 양자는 동일 발명이며,
본원을 특허하지 말아야 하는 것은 말할 필요도 없다. 그리고 양자는 기술적 사상
을 같이 하는 것은 다음에 설명하는 대로이다. … 인용례는 본원 발명의 방법을
실시하는 필연적인 양태를 구체적 장치로 그대로 표현한 것이며 또한 본원 발명
은 인용례의 장치를 사용하여 금속 냉간 가공의 필연적인 양태를 방법으로 그대
로 표현한 것에 해당하여, 양 발명은 정확히 동일한 기술적 사상이므로 인용례는
장치로써 본원은 이를 방법으로서 표현한 차이가 있을 뿐, 양자는 동일한 발명이
라고 해야 한다.

해 설

󰋼 위 판결은, ① ‘선원에서의 발명의 동일성’ 판단도 신규성에서의 발명과 마찬가지

로 ‘실체를 이루는 기술사상의 동일성’을 기준으로 하고 있다는 점, ② 말미만 다
른 ‘방법 발명’과 ‘물건 발명’은 특허권 효력 면과 특허요건 면에서 하나의 출원서
내에서는 양립할 수 있더라도 분할출원되어 각각 분리될 경우에는 실체적 기술
사상이 동일한 이상, 모두 특허받을 수 없는 형태가 될 수 있음을 보여주는 판결
이라는 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘금속 냉간 가공 방법’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 ‘전
선의 피복을 박피하는 장치’인 선출원과 실질적으로 동일한 발명이라는 이유로
기각 심결되었고, 법원도 위와 같이 심결을 지지하였다.
󰋼 위 사건에서 원고는, 구 특허법 제35조가 특허권의 효력에 관하여 물건 발명과
방법 발명을 명확히 구별하여 규정하고 있고, 동법 제8조의 선후원 규정은 동일
효력을 갖는 두 개 이상의 특허권의 존재를 허용하지 않는다는 전제로 한 것이
어서, 방법 발명과 물건 발명은 효력을 달리하는 두 개의 특허권의 객체가 될 수
있는 하나의 발명으로서 선후원의 관계에 있어 결코 동일한 것이 아님을 의제한
것으로 해석해야 한다고 주장하였다.

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 Ⅱ. 일 본 편

󰋼 위 판결은, 원고의 위 주장에 대하여 구 특허법 제35조에 관한 법리오해일 뿐이

라고 배척하면서 위와 같이 판시하였다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준도 위 판결과 같은 입장이고, 현행 특허법 제39조의 선원
규정은 중복특허 배제의 취지 규정이며, ① 주지관용기술의 추가, 삭제, 전환 등
을 시사한 것에 해당하고 새로운 효과가 나타나는 것이 아닐 경우(즉, 확대된 선
원의 실질적 동일 범주), ② 상하위 개념 차이인 경우, ③ 단순히 카테고리 표현
상의 차이인 경우에는 실질적 동일로 보고 있다.
󰋼 또한, 위 판결과 동일 취지의 일본 판결로 동경고재/소화 45. 5. 20. 소화 44(行
ケ)93, 동경고재/소화 53. 5. 31. 소화 48(行ケ)27, 동경고재/소화 52. 10. 5. 소화
45(行ケ)124 판결 등이 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 선후원 관계에서 양 발명의 카테고
리가 다르다고 하더라도 양 발명의 실체를 파악하여 동일한지 여부를 판단하라
고 판시하고 있는 점에서 일본과 동일한 입장이라고 할 수 있다.

< 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결111) >

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제42307호로 전부 개정되기 전의 것) 제11조

제1항을 적용하기 위한 전제로서 두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부
를 판단함에 있어서는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져보아야
할 것이지 표현양식에 따른 차이가 있는지 여부에 따라 판단할 것은 아
니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로
발명의 범주가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단
정할 수 없다.

111) 이 사건은 권리범위확인사건이나 특허발명이 선원 규정 위배로 권리범위가 부정되는지 여부를

다루었다.

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주요국 특허판례 100선

27 동일날짜 동일인 출원의 동일성 판단 방법

불상 제단 사건
東京高裁/평성6년（行ケ）제243호(평성 9년 5월 22일 판결)

특허법 제39조 제2항에 있어서 같은 날 출원에 관련된 2 이상의 발명에 대하여는

특허 출원 인간의 협의가 이뤄지지 않으면 일방뿐만 아니라 그 어느 쪽에 대하여
도 특허를 받지 못한다고 되어 있는 취지에 비추어 보면, 동항의 ‘동일한 발명’은
같은 날 출원에 관련된 2 이상의 발명의 일방의 측에서 본 경우에, 타방의 발명
과 동일하다는 것만으로는 부족하고, 동시에 타방의 발명의 측에서 보더라도 일방
의 측의 발명과 동일한 것으로 간주되는 관계임을 요하는 것으로 해석해야 한다.
… 그렇다면 동 원출원 발명의 b의 요건은 상기대로 본건 발명과는 별개의 작용
효과를 발생시키는 구성을 포함한 것인 이상, 동 원출원 발명에서 본건 발명을 본
경우에는 b의 요건은 본건 발명의 요건에서 파악할 수 없는 것이라고 하지 않을
수 없고, b의 요건은 본건 발명의 D의 요건에 일치하는 것이라고 할 수 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 출원일이 동일한 발명들간의 동일성 판단은 출원일 면에서 특히 배제

되어야 할 후원을 특정할 수 없다는 점과, 모두가 공평한 입장이 되도록 해야 한
다는 점에서 독특하게 발명의 동일성 판단 방법을 판시하였고, 이러한 판단 방법
을 최고재도 지지한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건의 특허발명 A는 ‘불상 제단’에 관한 것으로서, 등록무효심판에서는 A와
무효의 근거로 제시된 동일 출원일의 발명 B는 동일한 발명이라고 심결하였으
나, 법원은 동일 발명이 아니라고 하여 심결을 취소하였다.
󰋼 위 판결이 위와 같이 판시한 이유는, 출원날짜가 다르면서 선후원 관계에 있는
두 발명에 대한 동일성 판단에서는 이 규정 취지가 동일한 발명의 후원을 배제
하여 선원 발명을 보호하고자 한 취지이어서 선원의 입장에서 후원이 선원과 동
일한 것인가의 관점에서 판단하여 동일성을 판단하는 일방적 입장인 반면에, 출
원일이 동일한 경우에는 날짜 면에서 일방적으로 배제될 대상을 정할 수 없고
청구범위 내용의 동일성 판단은 출원 날짜가 다르든 같든 차이가 없어야 하며
동일 출원의 존재도 모르고 있을 타 방에 대하여 어느 한 쪽에서의 일방적인 동

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 Ⅱ. 일 본 편

일성 판단 결과만을 타 방에 주장하는 것은 불공평한 측면이 있으므로, 양자가

모두 선후원의 입장이 된 상태에서 동일성을 판단하도록 하는 것이 모두에게 공
평한 것이라는 점에서 위와 같이 판시한 것으로 이해될 수 있다.
󰋼 위와 같은 입장 하에 위 판결은, 발명 A 입장에서 발명 B를 바라본다면, 발명 A
의 D 구성요소가 발명 B의 b의 구성요소와 동일 기능을 수행하고 있고 이 점에
서 D는 b를 상위 개념적으로 표현한 것이 되어 위 두 구성요소는 동일한 것으로
판단되는 반면에, 발명 B의 입장에서 발명 A를 바라본다면, 비록 발명 B의 청구
범위에 있는 b 구성요소가 기능 측면에서 발명 A의 D 구성요소의 하위 개념에
해당하는 것이라고 하더라도, 발명 B가 발명 A에는 없는 작용 효과를 나타내는
것임이 명확하며, 발명 B가 발명 A와는 별개의 작용 효과를 발생시키는 구성을
포함한 이상, 발명 B의 b 구성요소는 발명 A에서 파악할 수 없어, 발명 A의 D 구
성요소와 일치하는 것이라고 볼 수 없으므로, 양 발명은 서로 다른 것으로 판단
하였다.
󰋼 또한, 일본의 심사기준에서도 위 판결의 동일성 대비 방법이 기재되어 있고, 한
국 심사기준도 이에 영향을 받은 듯 출원일이 동일한 경우 위 판결과 같은 판단
방법이 기재되어 있다.
󰋼 한편, 우리의 판결 중에서는 위와 같은 판시내용이 있는 것을 찾기 어려우나, 심
결 중에 선택발명 개념으로 접근한 것이 아래와 같이 있다.

< 특허심판원 2010. 6. 25.자 2010당344 심결 >

선택발명의 개념을 고려하면, 선행발명이 하위개념이고 후행발명이 상위

개념에 해당하는 경우, 양 발명은 동일하다고 볼 수 있으나, 선행발명이
상위개념이고 후행발명이 하위개념에 해당하는 경우에는 후행발명도 특
허를 받을 수 있어, 양 발명은 동일하다고 볼 수 없고, … 동일자 출원인
경우에는 어느 한 발명을 선원으로 하고 다른 발명을 후원으로 가정하였
을 때 동일할 뿐만 아니라, 그 발명에 대한 선후원을 바꾸어 비교하더라
도 동일한 경우에만 양 발명이 동일하다고 봄이 타당할 것인바, 이 사건
제3항 발명은 앞서 살펴본 바와 같이 원출원 제5항 발명의 하위개념에
속하는 발명으로서 원출원 제5항 발명을 선행발명이라 하고, 이 사건 제3
항 발명을 후행발명이라 할 경우, 양 발명은 동일하지 않은 것이어서, 이
사건 제3항 발명은 동일자 출원한 원출원 제5항 발명과 동일하다고 볼
수 없다.

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주요국 특허판례 100선

28 분할출원 및 원출원이 상하위개념인 경우 분할의 적법성

이양기의 이식 간의 정지장치 사건
東京高裁/소화57년（行ケ）제225호(소화59년5월23일 판결)

위 자동 정지 장치 중, ① 동력 전달 기구 구성 및 ② 동력 전달 기구 중의 동
력 전달을 끊고 이식간을 상방으로 정지시키는 구성에 대하여, 본원 발명의 특허
청구범위는 모두 아무런 한정도 하지 않은 반면, 원출원 공보는, 위 ①의 구성에
대하여 클러치를 가지는 취지의 한정을 하였고, 위 ②의 구성에 대하여 동력 전
달 기구 중에 캠과 접촉자(캠롤러)가 접촉하는 것에 따라 동력 전달을 끊고 이식
간을 상방으로 정지시키는 취지의 한정을 한 발명을 기재하고 있으며, 위 두 가
지 구성에 대하여 그것 이외의 구성은 개시되어 있지 않다. 위 인정에 따르면 본
원 발명은 원출원 공보에 개시된 발명의 범위를 넘어선 것으로 인정할 수밖에 없
다… 공고 후는 공고공보에 기재된 명세서가 분할 대상 특허 출원(원출원)의 내
용으로 되는 것이고, 분할된 발명이 원출원의 명세서에 기재되어 있는지 여부는
이 명세서에 따라 판단해야 하는 것이지, 출원 당초의 명세서에 따라 위 발명의
기재의 여부를 결정할 것이 아니다… 본원의 출원일은 원고가 그 원출원의 출원
일이라고 주장하는 소화 39년 11월 21일까지 소급할 이유가 없어 현실에 출원된
소화 50년 9월 4일이라는 것이다. … 본원 발명과 인용례 기재의 발명은 중복관
계에 있고, 양자는 동일하다고 인정할 수밖에 없다. 그렇다면, 본원 발명은 특허
법 제29조 제1항 제3호에 의하여 특허를 받을 수 없는 것이라고 할 수 있다.

해 설

󰋼 위 판결은, 원출원이 하위개념이고, 분할출원이 상위개념인 경우 분할을 인정받

을 수 없는 경우가 생기고, 원출원이 출원공고된 이후에 분할된 것이면 분할적법
대비 대상은 원출원의 최초 첨부 명세서가 아닌 출원공고된 명세서라는 것을 판
시한 점에서 특이하다.
󰋼 위 사건은 ‘이앙기의 이식간(移植杆) 정지장치’로서, 거절결정불복심판에서는 분
할을 불인정한 후 원출원과 동일하므로 신규성이 부정된다고 심결하였고, 법원
도 심결을 지지하였다.
󰋼 위 사건의 출원 분할 이력은, 원원출원 A(소화 39. 11. 21. 출원) → A로부터 분할
되어 원출원 B가 되고(소화 46. 1. 31. 분할) → 원출원 B가 B1으로 보정된 후 출

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 Ⅱ. 일 본 편

원공고 → 출원공고 후 B1으로부터 다시 분할되어 이 사건 대상출원 C(본원 발

명, 소화 50. 9. 4. 분할)가 되었다.
󰋼 위 판결은, 대상출원 C의 청구범위의 특정 수단은 아무런 한정이 붙어 있지 않아
상위개념으로 파악하고 있고, 원출원 B1의 특정 수단은 그것 이외의 구성은 개
시되어 있지 않아 하위개념으로 파악하고 있으며, C의 내용은 B1의 범위를 벗어
나고, 이로 인해 C는 A의 출원일인 소화 39. 11. 21.로 출원일을 소급받지 못하여
실제 분할일인 소화 50. 9. 4.이 출원일이 되었으며, 여기에 A의 내용을 C와 대비
했을 때 중복관계일 정도로 동일한 것으로 인정되어서 C가 A에 의해 신규성이
부정된다고 판시한 것이다.
󰋼 또한, 위 판결은, 대상출원 C가 원출원 B1이 출원공고된 후 분할되었다면, 분할
의 적법 여부의 대비 대상은 출원공고된 원출원 B1이지 원출원 B1의 최초 첨부
된 명세서인 B가 아니라는 것이다.112)
󰋼 참고로, 일본 심사기준은 원출원-자출원-손자출원의 분할출원 관계에서 원출원
과 자출원, 자출원과 손자출원간의 분할요건이 모두 만족되어야 손자출원의 출
원일이 원출원의 출원일로 소급되는 것으로 하고 있다.
󰋼 한편, 東京高等裁 평성 11년(行ケ) 제436호(평성 13. 3. 21.) 판결은 원출원 명세서
에 주지기술의 하나의 구체례가 기재되어 있는 경우, 분할출원의 구성요건의 하
나로서 주지기술인 상위개념을 기재하는 것은 허용되고, 또 당해 요건의 작용효
과도 당초 명세서에 기재되어 있지 않아도 분할이 허용범위를 벗어나지 않는다
고 판시하여 분할출원이 허용될 수 있는 한계범위를 나타내고 있다(즉, 주지관용
기술에서 상하위 관계에 있는 정도까지는 분할 인정됨).
󰋼 우리의 분할 규정은 원출원의 최초 명세서 범위 내에서 해야 하는 점에서 일본과
차이가 있으므로, 위 일본 판결과 대비할 만한 우리의 판결은 없다.

112) 분할규정에서 일본과 한국이 차이가 있다. 일본 특허법의 분할 규정은 위 사건 당시의 분할규정
과 별 차이 없이 현재에도 여전히 ‘원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여’로 규정하고 있어
최초 명세서라는 규정이 아님에 비해, 한국의 분할은 원출원의 최초 명세서의 범위를 벗어나지
말아야 한다고 규정되어 있다.

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주요국 특허판례 100선

29 분할출원의 적부

잉크젯 기록장치용 잉크탱크 사건

知財高裁/평성 18년(ネ] 제10077호[평성 19년 5월 30일 판결]

(i) 본건 발명 1, 2의 특허청구범위에는 ‘잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출시

킨다’는 구성요건의 기재가 없다.
그리고 본건 분할출원의 원래 출원인 본건 원출원의 당초 명세서 등(이하 ‘본건 명세
서 등’이라 함)에는 「잉크탱크의 잉크입출구를 막는 부재」를 「앞쪽이 뾰족하지
않은 잉크공급침이라도 관통할 수 있는 필름」으로 하는 잉크젯 기록장치용 잉크탱크
에 관한 발명이 기재되어 있고, 이때 필름을 보호하기 위하여 「잉크입출구의 외연을
필름보다 외측에 돌출시킨다」라고 하는 구성이 불가결한 것으로서 기재되어 있다.
그 구성요건을 결여한 본건 발명 1, 2에 대하여는 당초 명세서 등에 전혀 기재되어
있지 않고, 당초 명세서 등의 기재로부터 자명하다고 인정될 수도 없으므로, 본건 분
할출원은 본건 원출원과의 관계에 있어서 구특허법 44조113) 1항의 「2 이상의 발명을
포함하는 특허출원」으로부터 분할한 「새로운 출원」에 해당하지 않는 부적법한 것
이어서 본건 분할출원의 출원일은 본건 원출원시까지 소급하는 것이 아니며, 실제의
출원일인 2000년 12월 21일로 된다.
(ii) 본건 원출원의 당초 명세서 등에 의하면, 「잉크탱크의 잉크입출구를 막는 부재」
를 「앞쪽이 뾰족하지 않은 잉크공급침이라도 관통할 수 있는필름」으로 하는 잉크탱
크에 있어서, 「잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출시킨다」고 하는 구성은
일련의 과제해결을 위해 필요불가결한 특징적인 구성임을 나타내고 있다. 즉, 본건
원출원의 당초 명세서 등은 「잉크탱크의 잉크입출구를 막는 부재」를 「앞쪽이 뾰족
하지 않은 잉크공급침이라도 관통할 수 있는 필름」으로 하는 잉크탱크에 있어서,
「잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출시킨다」라고 하는 구성을 구비하지 않
은 기술에는 과제가 해결되지 않고 그대로 남아 있다는 점을 명확히 제시하여 이것을
제외했다고 해석된다. 따라서 본건 원출원의 당초명세서 등의 어떤 부분을 참작하여
도 위 구성을 필수의 구성으로 하지 않는 기술사상(상위개념인 기술사상)은 일체 개시
되어 있지 않은 것으로 해석하는 것이 상당하다.

113) 분할출원의 요건에 관해 규정한 조항이다.

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 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 판결은, 분할출원에 기재된 ‘잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출시키

는 구성’이 원출원의 명세서에 기재되어 있지 않고, 당초 명세서 등의 기재로부
터 자명하다고 인정할 수도 없으므로, 분할출원 부적법하다고 판시한 것이다.114)
󰋼 우리 특허청 심사기준도 위 일본 판결과 같이 분할출원의 적부를 원출원의 최초
명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 것인지, 명시적인 기재가 없더라
도 기재되어 있다고 자명하게 이해될 수 있는 것인지 여부로 판단하고 있고,115)
판결도 아래에서 보는 바와 같이 마찬가지이다.

< 특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허4110 판결 >

… 원출원의 명세서에 화합물이 상위개념으로서의 일반 화학식으로 기재

되어 있는 발명 중 일부를 하위개념으로 새롭게 정의하여 분할출원하는
경우에 있어서는, 이는 선택발명의 영역에 있는 것을 분할출원하는 것으
로서 이러한 분할출원을 인정한다면 원출원에 기초한 다른 제3자의 선택
발명을 극히 제한하게 되고, 원출원 발명 당시에 개시되지 않았던 사항에
대해 사후에 분할출원에 의해 그 기술적 의의를 인정해 주게 되어 ‘특허
출원은 1 발명을 1 특허출원으로 한다’는 규정에 의해 특허를 받을 수 없
게 되는 발명들을 따로 분할하여 별도로 분할출원할 수 있도록 함과 동
시에 이들 발명의 특허출원시점을 당초의 원출원의 출원시점으로 소급시
켜준다는 분할출원 제도의 취지에 어긋나게 되므로, 분할출원으로서의 하
위개념 발명이 원출원 명세서에 기재된 상위개념 발명에 개념적으로 포
함된다는 점만으로는 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된 사항이
라고 할 수는 없고, 원출원 명세서 전체의 기재와 최초 출원 당시의 기술
상식을 종합적으로 고려하여 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된
것인지 또는 기재된 것과 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부를 실질적으
로 판단해야 한다.

114) 분할출원되어 등록된 본건 특허권의 청구항 1은 「잉크를 수용하는 용기와, 잉크공급침이 삽통 가능

하고 위 용기의 바닥면 통상(筒狀)에 형성되어 잉크가 유입하는 잉크입출구와, 잉크입출구에 설치된
잉크공급침의 외주에 탄접하는 잉크의 누출을 방지하는 환상의 밀봉재와, 밀봉재의 잉크공급침의 삽
통측을 막고 잉크입출구에 접착된 필름으로 이루어진 잉크젯 기록장치용 잉크탱크」로서, 본건 원출
원의 특허청구범위에 기재되어 있었던 「잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출되도록」 하는
구성요소의 기재가 없고, 「잉크입출구의 외연을 필름보다 외측에 돌출되어 있지 않은」 구성을 포함
하는 것으로 되어 있다.
115) 특허청, 특실심사기준(2014), 6104면

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주요국 특허판례 100선

30 의약용도 발명의 용이 실시 기재 정도

구토 억제 의약 사건
東京高裁/평성8년（行ケ）제201호(평성 10년 10월 30일 판결)

명세서에는 그 기술 문헌의 성격상 당업자가 쉽게 발명의 실시를 할 수 있을 정

도로 그 발명의 목적, 구성과 함께 그 특유의 효과를 구체적으로 기재해야 하는
바(특허법 제36조 제3항), 의약에 대한 용도 발명에 있어서는 일반적으로 물질명,
화학 구조만으로부터 그 유용성을 예측하기는 곤란하여, 명세서에 유효량, 투여
방법, 약을 제제하기 위한 사항이 어느 정도 기재되어 있는 경우라도, 그것만으로
는 당업자가 해당 의약이 실제로 그 용도에서 유용성이 있는지 여부를 알지 못하
므로 명세서에 약리 데이터 또는 그것과 동일시해야 할 정도의 기재를 하여 그
용도의 유용성을 뒷받침할 필요가 있는데 그것이 되지 않은 발명의 자세한 설명
의 기재는 특허법 제36조 제3항을 위반한 것으로 보아야 한다.

해 설

󰋼 위 판결은, 의약용도 발명의 용이 실시 기재 정도는 다른 발명들과는 달리 명세

서에 약리 데이터 또는 그것과 동일시해야 할 정도의 기재를 하여 그 용도의 유
용성을 뒷받침하는 기재가 있어야 함을 명확히 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘구토 등을 억제하는 의약’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는
출원발명의 명세서에 멀미, 편두통, 메스꺼움, 입덧 등에 관하여도 유효하다고
기재하고 있으나 그 약리효과를 입증하는 실시례 등 구체적 기재도 없고 발명의
성립을 뒷받침하는 객관적 근거도 충분히 공개된 것이 아니라고 하여 특허법 제
36조 제3항(용이 실시)을 충족하지 못한다고 심결하였으며 법원도 그 심결을 지
지하였다.
󰋼 위 사건에서 원고는 특허법 제36조 제3항은 통상의 기술자가 용이하게 실시할
수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성, 효과를 기재하지 않으면 안된다고 규정하
고 있을 뿐, 의약용도 발명의 경우에는 약리효과가 약리 데이터 또는 이를 대신
할 수 있는 구체적 기재가 명세서에서 있지 않으면 안된다는 규정은 없으므로
약리 데이터 등은 당초의 명세서에 기재되어 있을 필요가 없는 것이라고 주장하
였다.

- 142 -
 Ⅱ. 일 본 편

󰋼 위 판결은, 의약은 그 효능이 중요한 것이고, 실제로 그 용도의 유효성이 있는지

없는지는 명세서에 기재된 약리 데이터 또는 그것과 동일시할 정도의 기재를 통
하여 알 수 있는 것이어서 그러한 기재가 발명의 상세한 설명에서 뒷받침되지
않는다면 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재된 것으로 볼 수 없다는 것이다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준에서도 위 판결의 판시 사항이 기재되어 있으며, 출원 당
초의 명세서에 약리 시험에 이용된 화합물 등이 ‘복수의 화합물들 중 하나’임을
보였을 뿐 구체적으로 어느 화합물 등을 이용했느냐가 특정되지 않은 경우에도
발명의 상세한 설명의 기재불비에 해당된다고 하고 있다.
󰋼 위 판결과 동일 취지의 판결로는, 동경고재/평성 14. 10. 1. 평성 13년(行ケ) 34
5,116) 동경고재/평성 15. 12. 22. 평성 13년(行ケ) 99,117) 동경고재/평성 2. 6. 19.
평성원년(行ケ) 259118) 판결 등이 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 의약용도 발명에서는 약리데이터 등
이 나타난 시험예로 기재하거나 이를 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하
도록 요구하고 있는 점에서 일본과 동일한 입장이라 하겠다.

< 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2523 판결 >

약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세
서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은
특별한 사정이 있지 않은 이상 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다
는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수
있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다
고 볼 수 있다.

116) 본원 발명의 조성물이 병의 치료용으로서의 유효성 즉, 효과에 강한 의구심을 가질 것으로 인정

된다고 하여 용이 실시를 부정하였음
117) 당업자가 화학적으로 이해할 수 있는 근거가 되는 약리 데이터의 기재가 없어서 용이 실시를 부
정하였음
118) 당업자가 쉽게 이해할 수 없는 경우에는 그 효과 발생의 이유를 기재하고 실험 데이터 등을 구체적으
로 보여 기존 기술과의 차이를 분명히 해야 하나 본원 발명은 아무런 뒷받침이 없어 용이 실시를 부
정하였음

- 143 -
주요국 특허판례 100선

31 파라미터 발명의 서포트(상세한 설명 뒷받침) 요건

편광필름의 제조법 사건
知財高裁평성 17년(行ケ] 제10042호[평성 17년 11월 11일 판결]

① 특허청구범위 기재의 서포트 요건 적합성에 관하여

(i) 특허청구범위 기재가 명세서 서포트 요건에 적합한가 여부는, 특허청구범위에 기
재된 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 발명이고, 발명의 상세한 설명의 기재에
의하여 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위
내의 것인가 여부, 또는 그 기재나 시사가 없어도 통상의 기술자가 출원 시의 기술상
식에 비추어 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할 수 있는 범위 내의 것인가
여부를 검토하여 판단하여야 하고, 또한 특허권자가 증명책임을 진다.
(ⅱ) 본건 발명은 ‘특성값을 나타내는 두 가지의 기술적 변수(파라미터)를 사용한 일
정 수식에 의하여 제시된 범위로써 특정한 물건’을 구성요소로 하는 것으로서 이른바
파라미터 발명에 관한 것인바, 이와 같은 발명에서 특허청구범위 기재가 명세서의
서포트 요건에 적합하기 위해서는 발명의 상세한 설명은 그 수식이 나타내는 범위와
얻을 수 있는 효과(성능) 간의 관계의 기술적 의미를 특허출원시에 구체적 예의 개시
가 없더라도 통상의 기술자가 이해할 수 있을 정도로 기재하든지, 또는 특허출원 시의
기술상식을 참작하여 당해 수식이 나타내는 범위 내라면 소망하는 효과(성능)를 얻을
수 있다고 통상의 기술자가 인식할 수 있을 정도로 구체적 예를 개시하여 기재할 것을
요한다.
② 실험데이터의 사후적 제출에 의한 명세서 기재의 보충에 관하여
“발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 당해 발명의 과제를 해결할 수 있다고 인식할
수 있을 정도로 구체적 예를 개시하지 않고, 본건 출원 시의 통상의 기술자의 기술상
식을 참작하더라도 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 발명의 상세한 설명에
개시된 내용을 확장 내지 일반화할 수 없음에도, 특허출원 후에 실험데이터를 제출하
여 발명의 상세한 설명의 기재내용을 기재 밖에서 보충함으로써 그 내용을 특허청구
범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화하여 명세서의 서포트 요건에 적합
하게 하는 것은 발명의 공개를 전제로 특허를 부여한다고 하는 특허제도의 취지에
반하여 허용되지 않는다.”

- 144 -
 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 사건은 ‘편광필름의 제조법’ 특허에 관하여 ‘특허이의신청’에서 명세서 기재불

비를 이유로 특허 취소결정이 되자 특허권자가 그 결정의 취소를 구한 사안이다.
󰋼 위 사건 발명은, 원반필름119)으로서 두께가 30∼100㎛이고 또한 열수(熱水) 중에
서의 완전용해온도 (X)와 평형팽윤도120) (Y)를 두 개의 변수(파라미터)로 하는 수
식에 의해 제시된 범위로써 특정한 ‘폴리비닐 알코올(PVA)계 필름을 사용한 편광
필름의 제조법’으로서, 이른바 ‘파라미터 발명’121)이다.
󰋼 위 사건에서는, ① 파라미터 발명에 관련된 특허청구범위 기재가 특허법 제36조
제6항 제1호122) 규정(이하 ‘서포트 요건’이라 함)에 적합한지 여부와, ② (위 ①이
부정될 경우) 특허이의신청절차 단계에서 실험데이터를 제출하여 발명의 상세한
설명의 기재내용을 보충하고 특허청구범위 기재가 서포트 요건에 적합하다고 주
장하는 것이 허용되는가 여부가 주된 쟁점이 되었는데, 위 판결에서는 ①, ②가
모두 부정되었다.
󰋼 그러나 위 판결은 서포트 요건 판단에 실시가능 요건의 판단기준이 가미되어 있
어서 그 판단기준이 타당하다고 보이지 않고, 이는 뒤에서 소개된, 서포트 요건
판단기준을 실시가능 요건과 구분하라는 취지의 일본 판결에 의해서도 위 판결
의 의미는 퇴색되었다고 할 수 있다.

119) 가공하기 전의 필름으로서 일반적으로 롤(roll)에 감긴 것을 말한다.

120) ‘팽윤’은 물질이 용매를 흡수하여 부풀어 오르는 현상을 말하고, 팽윤 전과 팽윤 후의 체적비를
‘평형 팽윤도’라고 한다.
121) 파라미터발명은 당해 발명이 속하는 기술분야에서 사용빈도가 낮은 물성을 발명자가 새롭게 창
출한 파라미터에 의하여 한정한 구성요소를 포함하는 발명을 말한다(특허법원 2007. 11. 15. 선
고 2007허81 판결).
122) 제36조(특허출원) ⑥ 제2항의 특허청구의 범위의 기재는 다음 각 호에 적합한 것이어야 한다.
1. 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재한 것일 것
2. 특허를 받고자 하는 발명이 명확할 것
3. 청구항마다의 기재가 간결할 것
4. 그 밖에 경제산업성령에서 정하는 바에 따라 기재되어 있을 것

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주요국 특허판례 100선

32 실시가능요건과 서포트(상세한 설명 뒷받침) 요건

성적 장애 치료를 위한 프리반세린의 사용 사건
知財高裁/평성 21년(行ケ] 제10033호[평성 22년 1월 28일 판결]

(i) “법 36조 4항 1호의 취지는, 유용한 기술적 사상의 창작인 발명을 공개함에 따른
대상(代償)으로 독점권이 주어진다고 하는 특허제도의 목적을 달성하기 위함이다. 이
것에 대하여, 법 36조 6항 1호는, 「만일, ‘특허청구범위’의 기재가 ‘발명의 상세한
설명’에 기재·개시된 기술적 사항의 범위를 넘는 경우에 그러한 광범위한 기술적 범위
에까지 독점권을 부여하게 되면, 해당 기술을 공개한 범위에서 공개의 대상으로 독점
권을 부여한다고 하는 특허제도의 목적을 일탈하기 때문에, 그러한 특허청구범위의
기재를 허용하지 않기로 한다」는 것이다.”
(ii) “법 36조 6항 1호 규정의 해석에 있어서, … 동호의 취지로부터 벗어나, 법 36조
4항 1호의 요건 적합성을 판단하는 것과 완전히 같은 방법에 따라 해석, 판단하는
것은 동일 사항을 이중으로 판단하는 것이 될 수도 있다. … 법 36조 6항 1호 규정의
해석에 있어서는, 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명의 기재의 범위와 대비
되고, 전자의 범위가 후자의 범위를 넘는지 아닌지를 필요한 합목적적 해석방법에
의해 판단하면 족하고, 예를 들어 특허청구범위가 특이한 형식으로 기재되어 있기
때문에 36조 6항 1호의 판단의 전제로서 ‘발명의 상세한 설명’을 상기와 같은 방법에
의해 해석하지 않고서는 특허제도의 취지에 현저하게 반하는 등의 특별한 사정이 있
는 경우는 논외로 하지만, 그러한 사정이 없는 한 동조 4항 1호의 요건 적합성을 판단하
는 것과 완전히 같은 방법에 따라 해석, 판단하는 것은 허용되지 않아야 한다. … ”

해 설

󰋼 위 판결은 실시가능요건(일본특허법 36조 4항 1호123))과 서포트요건(일본특허법

36조 6항 1호)을 어떻게 정리할지에 관한 견해를 제시한 점에서 중요한 의의를
가진다.
󰋼 위 사건은 ‘성적 장애의 치료에서의 프리반세린의 사용’에 관한 것인데, 심결에서
는, 서포트 요건을 충족하기 위해 발명의 상세한 설명에 약리데이터 또는 그와

123) 일본 특허법 제36조(특허출원) ④ 전항 제3호의 발명의 상세한 설명의 기재는 다음 각 호에 적합

한 것이어야 한다. 1. 경제산업성령으로 정하는 바에 따라 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상
의 지식을 가진 자가 실시를 할 수 있을 정도로 명확하면서 충분히 기재한 것일 것

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 Ⅱ. 일 본 편

같이 볼 수 있을 정도의 기재가 된 것에 의해 용도의 유용성이 뒷받침될 것이 필

요하나, 발명의 상세한 설명에는 프리반세린의 의약 용도로의 유용성을 증명하
는 기재가 없다고 판단하였다.
󰋼 그러나 위 판결에서는, 특별한 사정이 없는 한 서포트 요건의 판단을 실시가능 요건
과 완전히 동일하게 해석, 판단해서는 안된다고 하여 위 심결을 취소한 것이다.
󰋼 한편, 우리나라는 특허법 제42조 제4항 제1호 요건 충족 여부에 관하여 ‘특허청
구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는
지 여부에 의하여 판단하여야 한다’는 판결이 주로 인용되고 있으나,124) 의약용
도발명에서는 주로 ‘특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여
그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일
목요연하게 이해할 수 있어야 한다’는 판결을 인용하여 실시가능 요건 판단기준
과 구분이 모호한 측면이 있었다.125)
󰋼 그러나 최근 우리 대법원은 아래 판결과 같이 서포트 요건을 실시가능 요건과 유
사하게 판단해서는 안된다고 판시하여 위 일본 판결과 취지가 동일하다고 할 수
있다.

< 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 >

따라서 특허법 제42조 제4항 제1호가 정한 위와 같은 명세서 기재요건을
충족하는지 여부는, 위 규정취지에 맞게 특허출원 당시의 기술수준을 기
준으로 하여 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자의
입장에서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한
설명에 기재되어 있는지 여부에 의하여 판단하여야 하고(대법원 2011.
10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조), 그 규정취지를 달리하는 특허법
제42조 제3항 제1호가 정한 것처럼 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자
가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있는
지 여부에 의하여 판단하여서는 아니 된다.

124) 대법원 2006. 5. 11.선고 2004후1120 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결, 대법원
2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후2596 판결 등
125) 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결, 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 등

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주요국 특허판례 100선

33 청구범위의 기재불비 규정의 취지

신문고객관리 및 서비스 시스템 사건

知財高裁/평성20년（行ケ）제10107호(평성 20년 10월 30일 판결)

이상과 같이 원고들 주장의 취소사유 2, 3은 모두 이유가 없다.

덧붙여 특허법 제36조 제6항 제2호는 특허 청구 범위의 기재에 대해 특허를 받
고자 하는 발명이 명확하지 않으면 안 된다고 규정한다. 동호가 이렇게 규정한
취지는 특허 청구 범위에 기재된 발명이 명확하지 않은 경우에는 특허 발명의 기
술적 범위, 즉 특허에 의해 부여된 독점의 범위가 불명확하게 되고, 제3자에게
불이익을 미칠 것이어서, 그런 부당한 결과를 방지하는 데 있다. 그리고 특허를
받고자 하는 발명이 명확한지의 여부는 특허청구의 범위의 기재만 아니라 출원서
에 첨부한 명세서 기재 및 도면을 고려하여 당업자의 출원 당시의 기술적 상식을
기초로, 특허청구범위의 기재가 제3자에게 불이익을 줄 정도로 불명확한지 여부
의 관점에서 판단되어야 한다. … 그러나 심결의 상기 판단은, 그 판단 그 자체
에 모순이 있고 특허법 제36조 제6항 제2호의 해석, 적용을 잘못한 것이다.

해 설

󰋼 위 판결은, 제36조제6항제2호의 취지는 기술내용의 불명확성보다는 특허권의 기

술적 범위의 불명확을 방지함에 있음을 판시한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘신문고객관리 및 서비스 시스템’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판
에서는 청구범위가 불명료하고 설령 불명료하지 않더라도 인용발명에 의해 진보
성이 부정된다고 심결하였는데, 법원은 심결 중 진보성 판단 부분은 지지하였으
나 기재불비 판단 부분은 심결과 다르게 판단하였다.
󰋼 위 사건에서 심결은 본원 발명의 청구항 1에 기재된 ‘코드 번호를 붙이고 코드화
한다’, ‘암호화 한다’, ‘전송하는’은 인간이 PC 조작을 실행하는 처리를 한다고도
볼 수 있고, PC가 인간을 거치지 않고 자동적으로 실행하여 처리를 한다고도 볼
수 있는 것으로 해석될 수 있어 청구범위가 불명료하다고 판단하였다.
󰋼 그러나 위 판결은, 특허법 제36조 제6항 제2호 규정 취지는 청구범위가 불명확
할 경우 특허 발명의 기술적 범위, 즉 특허에 의해 부여된 독점의 범위가 불명확
하게 되면 제3자에게 불이익을 미치므로 그런 부당한 결과를 방지하는 데 있고,

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 Ⅱ. 일 본 편

나아가 특허청구범위의 기재뿐만 아니라 출원서에 첨부된 명세서 기재 및 도면

을 고려하여 당업자의 출원 당시의 기술적 상식을 기초로 명확성을 판단하여야
한다면서, 심결이 불명료하다고 본 부분들은 제3자에게 불이익을 초래할 정도로
불명확하지 않다고 보았다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준은 위 판시 사항 취지로 기재되어 있으며, 위 판결과 동일
취지의 판결로는 ① 지재고재/평성 26. 9. 24. 평성 25년(行ケ)10335,126) ② 지재
고재/22. 8. 31. 평성 21(行ケ)10434127) 등이 있다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 청구범위의 명확성 요건을 특허권과
연계하여 판시하고 있는 점에서 일본과 같은 입장이라 하겠다. 또한, 청구범위
해석시 명세서 기재를 참조하는 점에서도 마찬가지이다.

< 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결 >

특허법 제42조 제4항 제2호는 ‘발명이 명확하고 간결하게 기재될 것’을 요구

하고 있는바, 그 취지는 특허법 제97조가 특허발명의 보호범위는 특허청구범
위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다고 규정하고 있음에 비추어 청구항에
는 명확한 기재만이 허용되는 것으로서 발명의 구성을 불명료하게 표현하는
용어는 원칙적으로 허용되지 아니하며, 나아가 특허청구범위의 해석은 명세
서를 참조하여 이루어지는 것임에 비추어 특허청구범위에는 발명의 상세한
설명에서 정의하고 있는 용어의 정의와 다른 의미로 용어를 사용하는 등 결
과적으로 청구범위를 불명료하게 만드는 것도 허용되지 않는다는 것이다.

< 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결 >

특허청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경

우 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 발명의 상
세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 특허
청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게
파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것이다.

126) 특허법 제36조 제6항 제2호 취지는 특허의 부여된 발명의 기술적 범위가 불명확해져 제3자에게
불측의 불이익을 미칠 수 있는 부당한 결과를 방지하는 데 있고, 특허를 받고자 하는 발명의 종
류(물건의 발명, 방법의 발명, 물건을 생산하는 방법의 발명)가 불명확하거나, 발명이 불명확한 경
우에 있어서, 이러한 발명에 특허를 부여하는 것은 권리가 미치는 범위가 불명확하여 부적절하다
고 판시하였음
127) 법 제36조 제6항 제2호의 취지는 위 ①번 판결과 동일하고, 발명에 관련된 기능, 특성, 해결 과제,
작용 효과 등의 기재 등을 요건으로 하는 것은 아니라고 판시하였음

- 149 -
주요국 특허판례 100선

심사전치 보정에서 전체적으로 청구범위 감축이더라도 청구항

34
수가 증가된 경우, 청구범위 감축에 해당하는지 여부

자기 부재를 가진 모터 사건
東京高裁/평성15년（行ケ）제230호(평성 16년 4월 14일 판결)

청구항을 증가시키는 보정은, 원칙적으로 특허법 제17조의 2 제4항(이하 단순히

‘4항’이라 한다.)에서 보정의 목적이라 할 수 있는 사항으로 규정된 ‘청구항의 삭
제(1호)’, ‘특허청구범위 감축(2호)’, ‘오기 정정(3호)’, ‘명료하지 않은 기재의 석명
(4호)’의 어느 것에도 해당되지 않는 것은 규정의 문언상 명확하다. … 그렇지만,
제4항 제2호는, … 동호에서 말하는 ‘특허청구범위 감축’은 보정 전의 청구항과
보정 후의 청구항의 대응 관계가 명백하며, 보정 후의 청구항이 보정 전의 청구항
을 한정하는 관계가 되어 있을 것이 명확할 것이 요청되는 것이고, 보정 전의 청
구항과 보정 후의 청구항은 일대일 또는 이에 준하는 같은 대응 관계에 입각한
것이어야 한다. 따라서, 증항 보정은, 보정 후의 각 청구항의 기재에 의해 특정되
는 각 발명이, 전체적으로, 보정 전 청구항의 기재에 의해 특정되는 발명보다도
한정되는 것이라고 하더라도, 상술한 바와 같은 일대일 또는 이에 준하는 같은 대
응 관계가 없는 한, 동호에서 말하는 ‘특허청구범위 감축’에는 해당하지 않는다고
할 수 있다.

해 설

󰋼 위 판결은, 청구범위 감축 여부는 보정 전의 제일 넓은 청구항을 기준으로 1:n 차

원에서 보정 후의 모든 청구항이 이에 비하여 감축인지의 여부로 보는 것이 아니
라 일대일 대응 관계에 있는 보정 전후의 청구항 간에서 청구범위 감축 여부를
판단해야 한다고 판시하고 있다.
󰋼 위 사건은 ‘자기 부재를 가진 모터’에 관한 것으로서, 거절결정불복심판에서는 보
정 전 청구항 1∼3을 보정 후 청구항 1∼8로 증가시킨 심사전치 보정을 ‘청구범
위 감축’에 해당되지 않는다고 판단하였는데, 법원도 이를 지지하였다.
󰋼 위 판결은, 청구범위 감축 여부 판단은 보정 전후의 청구항 간에 일대일 대응 관
계가 성립하는 항간에 판단되어야 하며, 이러한 관계가 없는 증항 보정은 청구범
위 감축에 해당하지 않는다는 것이다.
󰋼 또한, n개항 인용 방식으로 기재된 경우에는 형식상 증항 보정도 일반적으로 일

- 150 -
 Ⅱ. 일 본 편

대일 대응관계를 쉽게 알 수 있기 때문에 항수가 증가되더라도 허용될 수 있다

고 판시하였는데, 아래 일본 심사기준에도 반영되어 있다.
󰋼 일본 심사기준에서는 예외적으로 n개항 인용 형식 청구항을 n-1개 이하의 청구
항 수로 감축하면서 풀어서 변경하는 보정을 허용하고 있다. 예를 들면, [청구항
4: 청구항 1∼3의 어느 한 항에 있어서, ∼](n=3)에서 [(청구항 4: 청구항 1에 있어
서, ∼)와 (청구항 5: 청구항 2에 있어서, ∼)](n=2)로 보정된 경우, 이는 실질적으
로 한 항에 인용된 항수가 3개에서 2개로 감축되면서 풀어서 변경된 것이어서 3
개 항이 2개 항으로 감소된 형태이고 한 항 삭제로 보면 항별 일대일 매칭이 가
능하다는 측면에서 증항이라고 하더라도 허용하고 있다.
󰋼 한편, 위와 같은 취지의 다른 판결128)에서는, 보정 제한의 규정을 둔 취지는 새로
운 심사부담이나 심사대상 복잡화를 방지하여 신속 및 정확한 심사를 실현하기
위한 것이어서 이러한 측면에서 하나의 청구항에 기재된 발명을 복수의 청구항
에 분할하여, 새로운 청구항을 추가하는 형태에 의한 보정은, 비록 그것이 전체
적으로 하나의 청구항에 기재된 발명의 특정 사항을 한정하는 취지에서 행하여
진 것이더라도, 제2호의 ‘특허청구범위 감축’에는 해당하지 않는다고 하였다.
󰋼 위 판결에서 판시한 청구범위 감축여부 판단은 심사전치 보정뿐만 아니라 최후
거절이유통지로 인한 보정에서도 적용된다고 할 것이다.
󰋼 한편, 우리의 심사기준은 심사전치 보정에서 청구항을 신설하는 것은 원칙적으
로 허용하고 있지 않고, 다만 항 정리에 따른 불가피한 경우에는 제외하는 점에
서 일본과 실질적으로는 같다고 할 수 있다.

128) 지재고재/평성17년行ケ제10192호(평성 17. 4. 25)

- 151 -
주요국 특허판례 100선

진보성 결여로 거절이유 통지한 경우 거절결정불복심판에서

35
신규성 결여로 심결할 수 있는지 여부

아조 안료 후처리법 사건
東京高裁/소화56년（行ケ）제8호(소화 59년 9월 26일 판결)

거절이유통지로서 인용례를 들어 특허법 제29조 제2항129)에 해당한다는 취지가

제시되어 있다면, 보통은 다시 동조 제1항 제3호130)에 해당한다는 취지의 거절이
유통지를 하더라도, 출원인으로부터 실질적으로 새로운 의견이 제출되는 등의 대
응을 기대할 수 없으므로 이런 경우에 다시 동호에 따른 거절이유의 통지를 필요
로 하지 않는다는 피고 인용의 을 제2호증에 기재된 취급은 수긍할 만한 것이다.
그러나 특허법 29조 제2항의 거절이유통지가 이루어진 경우에도, 출원인이 위 거
절 이유에서 거기에 거론된 인용례에 동항 해당의 근거가 되는 발명이라고 볼 수
있을 뿐만 아니라 출원 발명과 동일이라고도 볼 수 있는 발명도 기재되어 있다는
취지의 시사가 있다고 이해할 수 없는 특별한 사정이 있을 때에는, 앞서 기재와
같은 취급은 허용되지 않는다. … 출원인이 본건의 앞서 기재한 거절이유통지서의
기재로부터 인용례 1에 본원 발명과 동일한 발명이 기재되어 있다는 거절이유가
존재하는 것에 생각이 미치기에는 거의 불가능하다고 보는 것이 상당하다. 그렇다
면, 이 거절이유에 대응한 의견서 제출 또는 명세서의 보정의 기회를 출원인에게
주기 위해 다시 위 거절이유의 통지를 해야 하고, 위 거절이유를 통지하지 않고
이루어진 심결은 본원 발명이 인용례 1에 기재된 발명과 동일한 것을 이유로 하
는 부분에 대하여 특허법 제159조 제2항, 50조의 규정에 위반하는 것이라고 할
수밖에 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 거절이유 통지가 법으로 규정된 것은 출원인에게 의견제출 기회를 주

기 위한 것이어서 진보성 결여로 거절이유 통지가 있었던 경우 신규성을 문제 삼
으려면 별도로 거절이유를 통지해야 한다고 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘아조 안료 후처리법’에 관한 것으로서, 심사관은 인용발명 1∼3의 결
합으로 진보성을 부정하였는데 거절결정불복심판에서는 인용발명 1로 대비할

129) 우리 특허법 제29조 제2항에 해당함

130) 우리 특허법 제29조 제1항 제2호에 해당함

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 Ⅱ. 일 본 편

경우 신규성이 부정될 수 있고, 그렇지 않더라도 인용발명 1∼3의 결합으로 진보

성이 부정된다고 심결하였으나 법원은 위와 같은 이유로 그 심결을 취소하였다.
󰋼 진보성 결여의 거절이유에는 신규성 결여도 포함된다고 해석할 수 없다는 원고
의 주장과, 심사관의 거절이유 통지는 신규성 결여에 해당하는 점도 제시되었다
는 피고의 주장에 대하여, 위 판결은 심사관의 거절이유는 인용례 1에는 안료는
공개되어 있으나 후처리제의 개시는 없다는 판단 하에 후처리제가 개시되어 있
는 인용례 2 및 3의 기술을 적용함으로써 용이하게 발명할 수 있다는 것으로 거
절이유를 해석할 수 밖에 없다는 점에서 피고의 주장을 배척한 후, 진보성 결여
의 거절이유가 통지된 경우에도 인용례에 진보성 부정의 거절이유가 있을 뿐만
아니라 동일 발명도 기재되어 있다는 시사가 있다고 해석될 수 있다는 특별한
사정이 있지 않은 이상, 진보성 부정의 거절이유에 신규성 부정의 거절이유도 포
함되어 있다고 취급하는 것은 허용되지 않는다고 보았다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 신규성 결여는 진보성 결여와는 독
립된 거절이유이어서 신규성 결여로 거절이유를 통지하지 않았다면 그와 같은
이유로 심결한 것은 잘못된 것이라고 하여 일본과 같은 입장이라 하겠다.

< 대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 >

특단의 사정이 없는 한 발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는

것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립되어 있는 것이라고
할 것인데, 출원발명에 대한 최초의 거절이유통지부터 심결이 내려질 때
까지 특허청이 출원인에게 출원발명이 신규성이 없다는 이유로 의견서제
출통지를 하여 그로 하여금 명세서를 보정할 기회를 부여한 바 없고, 심
결에 이르기까지 특허청이 일관하여 출원발명의 요지로 인정하고 있는
부분에 관하여는 진보성이 있다고 여겨지는바, 법원이 출원발명의 요지를
제대로 파악한 결과 신규성이 없다고 인정되는 부분이 있다고 하더라도,
출원인에게 그 발명의 요지를 보정할 기회도 주지 않은 채 곧바로 이와
다른 이유로 출원발명의 출원을 거절한 심결의 결론이 그 결과에 있어서
는 정당하다고 하여 심결을 그대로 유지하는 것은 당사자에게 불측의 손
해를 가하는 것으로 부당하다고 보여지므로, 출원발명의 요지를 잘못 인
정하고 그에 따른 진보성 판단도 잘못된 심결을 취소함이 상당하다.

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주요국 특허판례 100선

36 주지관용기술의 추가가 새로운 거절이유인지 여부

토양 환경의 상대습도 제어 방법 사건
東京高裁/평성2년（行ケ）제228호(평성 4년 5월 26일 판결)

본건 심판 절차에서 거절 이유 통지에 제시된 제1 인용례 및 제2 인용례에 추가

하여, 이에 제시되지 않은 주지 사항을 추가하여 본원 제1 발명이 진보성이 없다
고 한 경우 사정의 이유와 다른 거절의 이유를 발견한 경우로서 거절 이유 통지
를 요하는지 대하여 판단한다. … 주지 관용 기술은 당업자가 숙지하는 자주 이용
되는 기술이므로 이것을 거절 이유 통지에 나타내지 않아도 당업자가 있으면 그
기술 내용은 당연히 이해하고 있다고 할 수 있고, 출원에 관련된 발명에 진보성이
없다고 한 거절 이유 통지에 있어서, 거기에 인용된 기술 문헌만은 해당 발명 사
이에 아직 차이점이 있을 경우 그 점에 대해서는 주지 관용의 기술을 치환함으로
써 진보성이 없다고 한 취지인 것이 쉽게 이해될 수 있는 경우도 적지 않다. …
이상의 점을 감안하면, 본건 출원 당시 고 흡수성 폴리머가 개발되어 평형 흡습률
을 갖는다는 주지 사항은 통보된 거절 이유에는 명시적으로 제시되지는 않았지만
실질적으로 제시된 것으로 인정하는 것이 상당하다. 원고의 방어권은 확보된 것으
로 할 수 있다. … 주지 관용 기술은 당업자가 숙지하는 자주 이용되는 기술이므
로 주지 관용의 기술 내용을 특정하면 충분하다. 그 근거를 일일이 예시하는 것을
필요로 하는 것이 아니다. … 따라서 심결에 원고 주장의 절차 위반은 없으며, 이
점에 관한 원고의 주장은 이유가 없다.

해 설

󰋼 위 판결은, 거절이유에서 주지관용기술은 일일이 그 증거를 제시할 필요까지는

없다는 것과, 주지관용기술의 추가적 사용은 새로운 거절이유를 만드는 것이 아
님을 명확히 한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘토양 환경의 상대습도 제어 방법’에 관한 것으로서, 심사관은 청구범
위 기재불비 및 진보성 부정으로 거절결정했고, 거절결정불복심판에서는 주지기
술을 새로 추가하여 진보성을 부정하는 심결을 하였으며, 법원도 심결을 지지하
였다.
󰋼 위 판결은, 주지관용기술은 통보된 거절이유에는 명시적으로 제시되지는 않았지
만 실질적으로 제시된 것으로 인정하는 것이 상당하고, 주지관용기술은 당업자

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 Ⅱ. 일 본 편

가 숙지하는 자주 이용되는 기술이어서 주지관용기술 내용을 특정하는 것으로

충분하고 그 근거를 일일이 거절이유에 예시할 필요까지는 없다는 것이다.
󰋼 참고로, 일본 심사기준도, 통보한 거절이유에 사로잡혀 새로운 선행기술문헌을
추가적으로 인용하는 등 무리한 거절결정을 해서는 안 되며, 거절결정에 대하여
는 주지기술 또는 관용기술을 제외하고는 새로운 선행기술문헌을 인용해서는 안
된다고 기재하고 있다.
󰋼 위 판결과 동일 취지의 판결로는, 동경고재/평성3년(行ケ）제49호(평성 4년 3월
25일 판결이 있다.131)
󰋼 한편, 우리도 아래 판결132)에서 보는 바와 같이 주지관용 기술의 추가는 새로운
거절이유를 내세운 것이 아니라고 보는 점에서 일본과 같다고 하겠다.

< 대법원 1986. 10. 14. 선고 83후74 판결 >

원심결의 이유에서 본원발명은 인용례로부터 용이하게 발명할 수 있다는

설명의 자료로 들고 있는 미국의 간행물인 내쇼날 세미콘닥터는 주지의 사
실을 인정함에 있어서 그 예시로서 든 하나의 자료에 불과하므로 거절사정
에서 들지 아니한 위 자료를 원심결이 거시하였다 하여 원심결이 거절사정
과 다른 별개의 거절이유를 내세운 것이라고는 할 수 없다.

131) 주지 기술의 제시 혹은 그 주지 기술의 참고례의 제시에 대하여는 실용신안법 제41조에서 준용

하는 특허법 제159조 제2항에 근거해 거절이유를 통지하여 의견진술의 기회를 부여할 필요성을
인정할 수 없다고 판시하였음
132) 동일 취지의 판결로 대법원 2007. 7. 12. 선고 2005후2991 판결, 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006
후2660 판결 등이 있다.

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주요국 특허판례 100선

37 균등성립의 요건

볼스플라인 사건
최고재판소/평성 6년(オ] 제1083호[평성 10년 2월 24일 판결]

특허권침해소송에 있어서, 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이

하 “대상제품 등”이라 한다)이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가를 판단함에 있
어서는 명세서의 특허청구범위의 기재에 기초하여 특허발명의 기술적 범위를 확
정하지 않으면 안 되고(특허법 제70조 제1항133) 참조), 특허청구범위에 기재된 구
성 중 대상제품 등과 다른 부분이 있는 경우에는 위 대상제품 등은 특허발명의
기술적 범위에 속한다고 할 수 없다. 그러나 특허청구범위에 기재된 구성 중에 대
상제품 등과 다른 부분이 있는 경우에도, 「① 위 부분이 특허발명의 본질적 부분
은 아니고, ② 위 부분을 대상제품 등의 것과 치환하더라도 특허발명의 목적을 달
성하는 것이 가능하며 동일한 작용효과를 나타내는 것이고, ③ 위와 같이 치환하
는 것이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’
라 한다)가 대상제품 등의 제조 등의 시점에서 용이하게 생각할 수 있었던 것이
며, ④ 대상제품 등이 특허발명의 특허출원시에 있어서 공지기술과 동일한 것 또
는 당업자가 이것으로부터 위 출원시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니고, 한
편 ⑤ 대상제품 등이 특허발명의 특허출원절차에서 특허청구범위로부터 의식적으
로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없는 때」에는 위 대상제품 등은
특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서, 특허발명의 기술적 범위에 속하
는 것으로 해석하는 것이 상당하다. …

해 설

󰋼 위 판결은 소위 ‘균등론’의 요건을 설시한 최고재 판결로서, 일본에서의 특허권

침해소송에서 가장 중요한 판례 중 하나로 볼 수 있다. 이 판결에서 일본 최고재
판소는 처음으로 균등성립의 요건을 명확히 하였으며, 미국 등 해외의 동향과도
맞추어 특허권의 효력이 미치는 범위를 정한 점에서 의의를 가진다.
󰋼 위 사건은 무한접동용 볼스플라인 베어링에 관한 것인데 특허권자인 원고는 피
고 제품이 원고의 특허권을 침해하였다고 손해배상을 청구했고, 1심과 2심을 거

133) 제70조(특허발명의 기술적 범위) ① 특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구의 범위의
기재에 근거하여 정하여야 한다.

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 Ⅱ. 일 본 편

쳐 최고재판소에 상고되었는데,134) 최고재판소는 위와 같은 이유로 원심이 균등

성립에 필요한 요건을 적법하게 심리판단하지 않았다고 하여 원심판결을 파기
환송하였다.
󰋼 우리나라 역시 균등성립 요건으로서 「양 발명의 치환된 부분이 있더라도, ① 과
제해결원리가 동일하고, ② 치환에 의한 작용효과가 동일하며, ③ 치환이 용이하
고, ④ 자유실시기술이 아니며, ⑤ 금반언 등의 특별한 사정이 없어야 할 것」을
요구하는 점에서는 위 일본 판결과 유사하다. 한편, 우리 대법원은 최근 아래 판
결에서 ‘과제해결원리의 동일성’을 판단할 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기
초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단해야 한다
고 판시하였다.

< 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 >

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고

할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와
그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어
있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된
구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가
동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한
작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분
야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는
정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범
위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속
한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동
일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식
적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원
당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에
특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적
으로 탐구하여 판단하여야 한다.

134) 제1심은 피고제품이 본건 발명의 기술적 범위에 속한다고 할 수 없다고 하여 X의 청구를 기각하
였다. 이후 원심(제2심)은 구성요건 A 및 B에 관하여, 본건 발명과 피고제품의 구성은 다르다고
한 뒤, 구성요건 B에 관하여는 치환가능성 및 치환용이성이 있고, 구성요소 A의 차이에 관하여는
특단의 기술적 의의가 없다고 하여, 피고제품이 본건 발명의 기술적 범위에 속한다고 판단해 제1
심을 취소하고 X의 청구를 인용하였다. 이에 Y는 원심판결에 대해 상고하였다.

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주요국 특허판례 100선

38 무효이유가 명백한 특허권에 기초한 청구와 권리 남용

킬비특허 사건
최고재판소/평성 12년(オ] 제364호[평성 12년 4월 11일 판결]

본 건 특허와 같이, 특허에 무효 이유가 존재하는 것이 분명한데 무효심판 청구

가 된 경우에는, 무효심결의 확정에 의해 해당 특허가 무효로 될 것이 확실히 예
견되는 경우에도 그 특허권에 근거한 금지 손해배상 등의 청구가 허용된다고 해
석하는 것은 다음의 여러 가지 점에 비추어 볼 때 상당하지 않다. ① 이러한 특
허권에 근거하여 해당 발명의 실시행위가 금지되고 이것에 대한 손해배상 등의
청구를 허용하는 것은 실질적으로 보아 특허권자에게 부당한 이익을 주고 위 발
명을 실시하는 자에게 부당한 불이익을 주는 것으로서 형평의 이념에 반하는 결
과가 된다. 또 ② 분쟁은 가능한 한 단기간에 하나의 절차로 해결하는 것이 바람
직한 것인데, 위와 같은 특허권에 근거한 침해 소송에 있어서 우선적으로 특허청
에서의 무효심판을 경유하여 무효 심결이 확정되지 않으면 해당 특허에 무효 이
유가 존재한다는 것을 가지고 특허권의 행사에 대한 방어 방법으로 하는 것이 허
용되지 않는다고 하는 것은 특허의 대세적인 무효까지도 요구할 의사가 없는 당
사자에게 무효 심판의 절차를 강요하는 것이 되고, 또한 소송 경제에도 반한다.
더구나, ③ 특허법 168조 2항135)의 소송절차 중지 규정은 특허에 무효 이유가 존
재하는 것이 명확하여 무효로 될 것이 확실히 예견되는 경우에 대해서까지 소송
절차를 중지해야 한다는 취지를 규정한 것으로 해석할 수는 없다. 따라서 특허의
무효 심결이 확정되기 이전에도 특허권 침해 소송을 심리하는 재판소는 특허에
무효이유가 존재하는 것이 분명한가 아닌가에 관하여 판단할 수 있다고 해석되
고, 심리의 결과 해당 특허에 무효 이유가 존재하는 것이 분명한 때에는 그 특허
권에 근거한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리의 남용에
해당하여 허용되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다. 이와 같이 해석하더라도
특허제도의 취지에 반하는 것이라고 할 수 없다. 大審院136) 明治(れ)제2662호 明
治37.9. 판결, 大審院 大正5年(オ)제1033호 大正6.4.23. 판결 등 견해를 달리하는
대심원 판례는 위와 저촉하는 한도에 있어서 모두 변경하는 것으로 한다.”

135) 제168조(소송과의 관계) ② 소의 제기 또는 가압류명령이나 가처분명령의 신청이 있는 경우에 필

요하다고 인정하는 때에는 재판소는 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.
136) 일본 제국 헌법 하에서 대법원의 기능을 하기 위해 설치된 기관으로서, 현재의 일본 최고재판소
에 상당한다. 1947년 재판소 구성법이 폐지됨에 따라 대심원도 폐지되었다.

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 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 판결 당시 특허침해를 심리하는 재판소는, 특허의 무효이유에 관해 판단할 수

없다는 것이 대심원 이래의 판례였으며, 통설도 특허청의 특허 부여라는 행정행
위의 공정력 이론 및 특허청과 재판소의 권한 분배론에 의해 이를 지지되어 왔
다. 그러나 현실적으로 침해소송에서 특허무효이유가 명백해진 경우가 적지 않
았으므로 종래의 판례․학설도 이러한 경우에 타당한 결론에 이르게 되었다.
󰋼 위 판결은, “특허권은 무효심결 확정까지는 적법하고 유효하게 존속하고 대세적
으로 무효되지 않는다”라는 전제를 세운 뒤, 종래 대심원 판결을 변경하여 침해
소송재판소가 특허무효이유의 존부에 관해 판단할 수 있다는 취지를 판시하고,
개별의 권리행사 자체를 권리남용론으로 처리한다는 ‘권리남용설’을 채용하였는
데, 심리판단할 수 있는 무효이유에 관해 특단의 구별을 하지 않았다.
󰋼 우리 대법원도 최근에 위 일본 판결과 같은 취지로 아래와 같이 판시하여 침해소
송법원은 진보성 결여 등의 무효사유도 판단할 수 있게 되었다.

< 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결 >

잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 당해

특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위
에서 본 바와 같은 특허법의 입법 목적에도 정면으로 배치된다. 또한, … 진보
성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어
있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을
청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을
실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당
사자들 사이의 형평에도 어긋난다. 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에
대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어
그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허
권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권
리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권 침해소송을 담
당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변
이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대
하여 심리․판단할 수 있다고 할 것이다.

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주요국 특허판례 100선

39 직무 해당성과 특허를 받을 권리의 승계

청색발광다이오드 사건
東京地裁/평성 13년(ワ] 제17772호[평성 14년 9월 19일 중간 판결]

(i) X(원고)가 Y(피고)137)에 근무하면서 Y의 시설 내에서 Y의 설비를 이용하고, 또한

Y의 종업원인 보조자의 노동력 등을 이용하여 본건 발명을 발명한 것이므로, X의
주장과 같은 사정이 존재한다고 하더라도 본건 발명을 직무발명에 해당하는 것이라고
인정하는데 방해가 되는 것은 아니다. X가 주장한 사정은 특허법 제35조(직무발명)
제3항, 제4항138) 소정의 상당 대가액의 산정 시에 Y의 공헌도 인정에서 고려되어야
할 사정에 지나지 않는다고 할 것이다.
(ii) ‘계약, 근무규칙 그 이외의 정함’은 반드시 노동계약이나 취업규칙에 한정되는
것이 아니라 사용자가 정하는 직무발명 규정 등도 이것에 포함되는 것이고, 그와 같은
사내규정 등은 종업원의 동의를 얻지 않은 채 사용자 등이 정한 것이라도 종업원이
이것을 알 수 있는 합리적인 방법으로 명시되어 있으면 충분하다고 해석된다. …
Y의 1985년 개정 사규 제17호는 종업원이 한 직무발명 및 직무고안에 대해서는 특허
를 받을 권리 내지 실용신안 등록을 받을 권리가 Y에 승계되는 것을 전제로 하고,
그 이후의 출원 절차 및 권리의 관리 등은 모두 Y가 수행하는 한편, 발명자 및 고안자
에 대해서는 상기의 기준을 따라서 보상금을 지불하는 취지를 정한 것이라고 해석하
는 것이 상당하다.
그리고 … 그 내용을 종업원이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있었던 것으로 인정된다.
그렇다면, (Y의) 1985년 개정 사규 제17호는 특허법 제35조에서 말하는 ‘근무규칙
그 이외의 정함’에 해당하는 것이라고 할 수 있다.

137) Y는 형광체나 전자공업 제품의 부품·소재의 제조 판매 등을 목적으로 하는 주식회사이고, X는 Y

의 전 종업원으로서 반도체 발광소자 등의 연구개발에 종사했던 자이다.
138) 제35조 (직무발명) ③ 종업원등은 계약, 근무규칙 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자
등에게 특허를 받을 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자등을 위해 전용실시권을 설정한 때 또
는 계약, 근무규칙 그 밖의 규정에 따라 직무발명에 대하여 사용자등을 위해 임시전용실시권을
설정한 경우에 제34조의2제2항에 의해 전용실시권이 설정된 것으로 간주된 때에는 상당한 대가
를 지불 받을 권리를 가진다.
④ 계약, 근무규칙 그 밖의 규정에서 전항의 대가에 대하여 정하는 경우에는 대가를 결정하기 위
한 기준의 책정에 있어서 사용자등과 종업원등 사이에 이루어지는 협의상황, 책정된 기준의 개시
상황, 대가액의 산정에 대하여 이루어지는 종업원등으로부터의 의견청취상황 등을 고려하여 그
정한 바에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 것이어서는 아니된다.

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 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 판결은 청색 발광다이오드 발명의 특허받을 수 있는 권리의 승계에 관한 것으

로서 특허권 지분확인 등 청구사건의 중간판결이다.
󰋼 일본의 직무발명 제도(특허법 제35조)에서 직무발명은 당연히 사용자 등에 귀속
하는 것은 아니고 발명을 한 종업원 등에 귀속하며, 사용자 등은 ‘계약, 근무규칙
그 이외의 정함’에 의하여 당해 종업원 등으로부터 직무발명을 승계할 수 있는
데, 위 판결은 이 특허법 제35조의 취지나 법적 성질에 대한 해석론을 전제로 본
건 발명을 직무발명으로 인정한 후, (1) Y의 사규는 특허법 제35조의 ‘근무규칙
그 이외의 정함’에 해당한다, (2) 발명 완성 전에 종업원과 Y 사이에 묵시적인 정
지 조건부 양도계약이 성립하고 있거나, (3) X와 Y 사이에서 개별의 양도계약이
성립하고 있다는 중첩적인 사실 인정을 하고, 특허법 제35조에 근거한 본건 발
명에 대한 특허를 받을 권리의 Y로의 승계를 긍정했다.
󰋼 한편, 우리 대법원은 아래에서 보는 바와 같이 피 사용자가 사용자 회사직원으로
서의 직무의 일환으로 발명하고 그 발명에 대하여 사용자가 비용을 지불하였다
는 사정만으로는 그 발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 것이라
고 단정할 수 없다는 취지로 판시하였다.

< 대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 판결 >

원고는 이 사건 특허발명의 발명자가 아니며, 한편 그 판시 증거만으로는

박수일과 김상중이 공동으로 원고에게 이 사건 특허발명에 관한 발명자의
권리를 이전하였다고 보기에 부족하고, 원고가 그 명의로 이 사건 특허발
명에 대하여 특허출원을 하여 등록받은 사실에 대하여 박수일과 김상중이
아무런 이의를 제기한 바 없다거나, 김상중이 박수일과 함께 이 사건 특
허발명의 기술을 개발한 것이 원고 운영의 회사직원으로서의 직무의 일환
이었고 박수일에 대하여 그 개발에 관련된 비용을 지불하였다는 사정만으
로는 김상중과 박수일이 이 사건 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는
권리를 원고에게 이전한 것이라고 단정할 수 없으므로, 원고가 박수일, 김
상중으로부터 이 사건 특허발명에 관한 발명자의 권리를 이전받은 정당한
승계인이라고 할 수도 없다는 취지로 판단하였다. …
나. 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수
긍이 가고, …

- 161 -
주요국 특허판례 100선

40 물품의 구조 등의 고안의 의의

커트 장치 사건
東京高裁/소화 25년(行ケ] 제8호[소화 26년 7월 31일 판결]

(1) ‘구조’라고 하는 것은 물품이 2 이상의 부재 또는 부분으로 성립되어 있는 것

이 추상적 표현의 것에 그치지 않고 객관적으로 구체화되며 또한 특정의 형태적
관련을 가져 일체를 이루고 있는 경우를 말하는 것이다. 본건 출원의 고안 요지로
하고 있는 것은 서적 잡지 등인 물품에 관련하고는 있으나, 기사(B)의 여백 부분
(1)에 게재된 삽화(2)에 종래 ‘커트’가 가진 취미적 내용을 주는 동시에 광고로서
의 목적 내지 작용을 가지게 한 점을 주안으로 하는 것이고, 삽화의 내용 또는
그것에 가해진 설명적 문자의 의미 여하를 고안으로 한 것이다. 따라서, 커트가
삽화인 것과 광고인 것의 양 작용을 가지는 점에만 관하여 말하자면 전부 관념적
이고 동시에 추상적 표현에 그치고 말아, 삽화 광고용의 문자 내지 그 조합된 방
법은 어느 것도 무수하게 있을 수 있는 것이기 때문에 그 구성 자체 내지 구성에
의하여 생기는 것 자체도 또한 하등의 구체적 형태를 가지는 것을 특정하지 아니
한 것이라고 말할 수밖에 없고, 그와 같은 것은 위 실용신안법 제1조에서 말하는
구조라고 할 수 없다.
(2) 실용신안법상의 구조를 구성하는 요소는 물품의 부분 또는 부재이고 그것들이
형태적으로 관련되어 있는 것이 아니면 안 되는 것으로 전항에서 본 바와 같은바,
앞서 본 바와 같이, 서적 등의 기사의 여백에 삽입한 삽화 즉, 소위 ‘커트’가 광
고의 목적 내지 효과를 겸비하고 있는 것과 같은 경우에는 그것을 구성요소의 유
기적 결합이라고 칭하는 것보다는 오히려 지면에 광고를 게재하는 것에 관하여
그 배치상의 고려를 그와 같이 생각하여 ‘커트’를 이용함에 그치고 마는 것이라고
보는 것이 상당하기 때문에 실용신안법에서의 소위 구조를 구성하는 것이 아니다.
(3) 등록례 중에 있는 평면적인 것이라고 하는 것은 피고(특허청장)가 말하고 있
는 바와 같이 선, 구획, 눈금의 일정 위치적 관계에 결합한 것이기 때문에 그것은
추상적 표현의 것이 아니라 객관적으로 구체화된 특정의 형태를 가지고, 물품의
형이라고 보는 것이 가능한 것임에 반하여 본건의 고안은 선, 구획, 눈금 또는 그
것에 준하는 것의 구체적 결합과는 완전히 상이하여 하등 구체화된 특정의 형태
를 가진 것이라고는 인정되지 않는 것이기 때문에 전시의 것은 본건에 적절한 예
로서 충분하지 않다.

- 162 -
 Ⅱ. 일 본 편

해 설

󰋼 위 판결은 서적, 잡지 등에서 기사의 여백 부분에 삽화를 붙여 이루는 ‘커트’에

관한 것으로서, ‘커트’의 실용신안법상 보호대상인지 판단한 최초의 판결이란 점
에서 의미가 있다.
󰋼 위 판결은, 커트는 선, 구획, 눈금 또는 그것에 준하는 것의 구체적 결합과는 완
전히 상이하여 구체화된 특정의 형태를 가지고 있지 않으므로 구조라고 볼 수
없다고 판시하였다.
󰋼 한편, 우리나라는 위와 유사한 사안으로 이미지에 특징이 있는 교재에 대하여 발
명의 성립성을 인정한 아래 판결이 있다.
󰋼 아래 판결은 이미지들을 스토리와 연관되게 공간적, 물리적으로 배치하여 한자
학습 효과를 향상시키는 점에서 자연법칙을 이용하고 있다고 판시하고 있다. 즉,
이미지에 특징이 있는 경우 그 이미지가 기술적인 효과 없이 단순히 미적․정신적
효과만을 갖는다면 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 없겠으나, 그 배치나 형성
에 따라 기술적 효과가 발생한다면 자연법칙을 이용하고 있다고 볼 수 있다.

< 특허법원 2009. 10. 17. 선고 2009허351 판결 >

이 사건 제1항 정정발명은 한자학습교재를 읽는 학습자가 만화이미지 등

을 통한 효과적인 한자학습을 할 수 있도록 교재의 본문에 학습할 한자
와 관련된 만화이미지를 스토리와 연관되게 삽입하고 그 한자만화 이미
지 도시면의 각 부분을 공간적, 물리적으로 배치 또는 형성하는 구성을
취하고 있으므로 시각적 배치를 유기적으로 구성하여 학습효과를 높일
수 있다는 자연법칙…을 이용한 발명에 해당한다고 할 것이고, 이 사건
제1항 정정발명을 실시함에 있어서 그 스토리의 선택과 전개, 등장한자의
선택 등에서 실시자의 정신적인 판단이 어느 정도 작용한다고 할지라도,
이는 일반적인 발명의 실시에도 요구되는 최소한의 정신작용으로서의 판
단에 불과할 뿐, 이를 가지고 이 사건 제1항 정정발명이 인간의 정신적
작용 및 판단을 그 구성요소로 하는 것이라고 할 수 없다.

- 163 -
Ⅲ. 유 럽 편
 Ⅲ. 유 럽 편

1 데이터가 특허법상 물건인지 여부

BGH, 21. 08. 2012, X ZR 33/10 <독일>

Gleichwohl hat die Beklagte mit der Herstellung der DVD das Patent nicht verletzt,
da der DVD-Master durch die (von der Klägerin als Testbestellung veranlasste)
Lieferung an die Beklagte mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht
worden und das Patentrecht insoweit erschöpft (verbraucht) worden ist. Gerade weil
nämlich der DVD-Master wie jede einzelne auf dieser Basis hergestellte DVD ein
und dasselbe unmittelbare Verfahrenserzeugnis verkörpern, kann auch hinsichtlich
der Erschöpfung nicht zwischen der Lieferung des Masterbandes (mit Zustimmung
der Klägerin) und der (Rück-)Lieferung der DVD (ohne Zustimmung der Klägerin)
unterschieden werden.

해 설

󰋼 위 판결은, 컴퓨터에 의해 읽힐 수 있는 데이터가 특허법 제9조 제3호에서 규정하

는 물품에 해당하여 특허권의 효력이 미칠 수 있음을 밝힌 점에서 그 의미가 있다.
󰋼 The Trustees of Columbia University는 MPEG-2 특허풀에 포함된 유럽특허 제
630157호139)를 보유하고 있었고, A사는 그리스에 본사를 둔 DVD 제조사로 The
Trustees의 동의없이 DVD를 생산, 판매하고 있었다. 이에, The Trustees는 A사가
비디오 데이터의 인코딩 방법에 관한 특허를 침해하였다는 이유로 독일 뒤셀도
르프 지방법원에 소를 제기하였다.140)
󰋼 위 사건의 쟁점은, A사가 제작한 DVD는 The Trustees의 특허에 따른 비디오 데이
터의 인코딩 방법을 이용하여 얻어진 데이터, 즉 인코딩된 데이터를 포함하고 있
었는데, 이 데이터가 독일 특허법 제9조 제3호141)에서 말하는 특허발명의 대상
인 방법에 의해 직접 얻어지는 물품에 해당되느냐였다.

139) 인터레이스된 비디오 시퀀스의 교대하는 필드를 코딩하기 위한 시스템 및 방법에 대한 특허임
140) 소를 제기하기 전, The Trustees는 제3자를 시켜 A사로부터 DVD 500장을 주문하고, 주문을 받은
A사는 CD를 제작하여 상기 제3자의 독일 주소로 송부하였다. 주문한대로 DVD가 송부되자, The
Trustees는 A사를 상대로 독일법원에 특허침해소송을 제기하였다.
141) 독일 특허법 제9조는 특허권의 효력을 규정하고 있는데, 그 중 제3호는 특허가 방법발명에 관한
것인 경우, 그 특허발명의 대상인 방법에 의해 직접 얻어지는 물품에도 특허의 독점배타권이 미
치는 것을 규정하고 있다.

- 167 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 1심인 독일 뒤셀도르프 지방법원에서는 “특허발명에 따른 비디오 데이터의 인코

딩 방법을 실시하는 경우 인코딩된 데이터가 얻어지는바, 특허발명의 방법은 특
허법 제9조 제3호의 적용대상인 ‘생산방법’에 해당하고, DVD에 저장된 데이터도
특허발명의 방법을 실시함으로써 ‘직접’ 얻어지는 것이다. 한편, 인코딩된 데이터
의 시퀀스는 일정한 형상을 가지는 물건이 아님에도 불구하고 특허법 제9조 제3
호가 규정하는 ‘물품’에 해당한다. 결국 A사가 제작하여 유통한 DVD는 특허발명
에 따른 비디오 데이터의 인코딩 방법을 실시함으로써 직접 얻어지는 물품에 해
당하므로, 특허법 제9조 제3호를 위반하여 특허발명을 침해한다.”고 판결하였다.
A사는 이에 항소하였으나 2심법원인 뒤셀도르프 고등법원은 항소를 기각하였고
이에 A사는 독일 연방대법원에 상고하였다.
󰋼 3심인 독일 연방대법원142)은 “청구항의 방법을 실시하여 얻어지는 결과물은 인
코딩된 데이터이며, 해당 데이터는 시장에서 유통되기 전에 다수의 추가적인 처
리단계를 거쳐 DVD에 저장되어야 함에도 불구하고, DVD에 저장된 형태의 데이
터가 여전히 특허방법을 실시하여 ‘직접’ 얻어지는 것으로 볼 수 있다. 특허방법
에 의해 얻어진 인코딩된 데이터가 DVD에 저장되기까지 다수의 처리단계를 거
치지만, 그럼에도 불구하고 그 실체 내지 속성이 변형되지 않고 그대로 유지되고
있기 때문이다. 다음으로 인코딩된 데이터의 시퀀스가 일정한 형상을 가지는 물
건은 아니지만, 기존의 대법원 판례인 시그널 시퀀스(Signalfolge) 사건에 비추어
볼 때, 제9조 제3호의 적용을 받는 ‘물품’에 해당한다고 볼 수 있다”고 판시하였
다. 또한, 대법원은 A사의 경우 DVD 500장의 제작에서 특허방법을 이용한 것이
아니라 해당 마스터 테이프에 저장된 데이터를 이용하였을 뿐이므로, 특허발명
은 A사가 제작한 DVD에 대하여 이미 소진된 것이라는 이유로 A사의 특허침해를
부정하고 원심을 파기하였다.
󰋼 한편, 우리는 기존에 ‘컴퓨터 프로그램’을 특허법상 발명의 카테고리가 불명확하
다고 특허거절하였으나, 2014. 7. 1.부터는 ‘컵퓨터 소프트웨어 관련 발명’의 심사
기준을 변경하여 청구항 말미에 컴퓨터 프로그램으로 끝나는 것도 특허법상 물
건으로 인정한 점에서 위 독일 판결과 같다고 하겠다.

142) Bandesgerichtshof(=BGH); The Federal Court of Justice of Germany

- 168 -
 Ⅲ. 유 럽 편

2 개별 요청에 의한 특허서류 복사물의 반포된 간행물성

COURT THE HAGUE, 13. 07. 2010, 200. 023. 759/01 <네덜란드>

[Y] (voor het eerst) dat bedoelde brief en Brochure niet tot de stand van de techniek
kunnen worden gerekend, omdat het verleningsdossier waarvan de betreffende
stukken deel uitmaken, vóór de prioriteitsdatum van het Octrooi (2 maart 1990) niet
openbaar toegankelijk was. … Het hof verwerpt deze stelling. Vaststaat dat
verleningsdossiers ook in de periode vóór 1990 in die zin toegankelijk waren dat
deze (na publicatie van de aanvrage) door het publiek konden worden opgevraagd
of ingezien, zoals ook voorgeschreven in artikel 128 lid 4 van het Europees
Octrooiverdrag (EOV). De omstandigheid dat het publiek van tevoren niet kon
weten wat zich in een dossier bevond doet er niet aan af dat de inhoud daarvan
openbaar toegankelijk was. … De brief van 8 augustus 1988 en de Brochure behoren
derhalve tot de stand van de techniek.

해 설

󰋼 위 판결이 시사하는 바는, 자료의 내용을 알 수 없다고는 하더라도 규정상 공중

의 요청이나 조사가 허용되고, 처리 과정에 관심을 두고 있던 자의 개별적 요청
에 즉응하여 그 내용이나 서류의 복사물 등을 입수할 수 있으면, 설령 적극적인
반포행위가 없는 자료라고 하더라도 그러한 방법으로 입수된 자료도 신규성 또
는 진보성 유무 판단에 사용될 수 있는 선행기술의 지위를 갖는 간행물로 볼 수
있다는 것이다.
󰋼 위 사건은 ‘증기 발생 보일러의 바닥 회분 배출 시스템’ 특허에 대한 무효소송에
관한 것으로서, 원심이 해당 특허의 청구항 1-9의 무효 청구를 기각하고 청구항
10-15는 무효청구를 인용하자, 이에 쌍방이 불복하였고, 헤이그 항소 법원은 모
든 청구항 1-15에 대하여 진보성이 부정된다고 하여 원고의 특허무효 청구를 인
용하였다.
󰋼 위 판결에서, 특허 무효를 구하는 원고가 선행기술로서 ① WO 231과, ② 위 WO
231이 국제공개된 날 이후인 1988. 8. 8.에 EPO에 출원과정 중에 제출된 서류
(Prosecution file)인 ‘서한(letters)을 포함한 Brochure’와, ③ 일본 특허공보 JP 319를

- 169 -
주요국 특허판례 100선

들어 해당 특허의 신규성 또는 진보성 부정을 주장하자, 특허권자인 피고는, 원

고가 출원과정 중에 제출한 ‘서한을 포함한 Brochure’는 해당 특허의 최선일인
1990. 3, 2. 이전에 공연히 접근할 수 없었던 것으로(not publicly accessible), 그
당시에는 등록 관련 서류(Granting files)를 인터넷 접속이나 검색을 통해서 서로
통합시키는 것은 여전히 오랜 작업이 필요하여 발급 받으려면 서면 요청서가 제
출되어야만 했기 때문에 ‘서한을 포함한 Brochure’는 선행기술로 고려되어서는
안 된다고 주장하였다.
󰋼 이에 헤이그 항소법원은, 위 판결과 같이 피고의 주장을 배척하면서 등록 관련
서류(granting files)는 유럽 특허조약(EPC) 제128조 (4)의 규정143)에 따라 출원서가
공개된 이후에는 공중에 의해 요구되거나 접근될 수 있었다는 점에서, 1990년
이전에 등록 관련 서류는 접근 가능한 자료였다고 보아야 하고, 일반 공중(Public)
이 등록 관련 서류에 무엇이 있는지 미리 알 수 없었다는 사실이 그 등록 관련
서류의 내용은 공중이 접근할 수 있는 것이었다는 사실을 변경시키지는 못한다
고 판단하였다.
󰋼 한편, 우리도 위 유럽 판결과 같은 취지의 대법원 판결이 아래와 같이 있다.

< 대법원 2001. 7. 27. 선고 99후2020 판결 >

‘의장공보가 발행되기 이전에는 현실적으로 의장의 등록번호를 알 수 없
어 의장서류에 관한 열람이나 복사가 사실상 불가능하다’는 취지의 피고
들의 주장에 대하여는, 의장의 물품 분류, 명칭, 출원인 등에 의한 검색을
통하여 등록의장의 번호나 내용 등에 대한 접근이 가능하고 또한 그 정
보에 근거하여 의장서류의 열람이나 복사의 신청이 가능하며, 나아가 공
지라 함은 불특정 다수인이 현실적으로 그 내용을 인식하고 있어야 한다
거나 또는 가장 편리한 방법으로 그 내용을 인식할 수 있어야만 하는 것
은 아니므로 의장공보가 발행되어야만 비로소 그 의장이 공지되었다고
볼 수는 없다는 이유를 들어 배척한 다음, 이 사건에 있어서 인용의장은
이 사건 등록고안이 출원되기 전인 1994. 2. 7. 이미 등록되었으니 인용
의장의 설명과 도면에 나타난 고안은 이 사건 등록고안의 출원 전에 공
지되었다는 취지로 판단하였다. … 원심의 위와 같은 판단은 정당하고,

143) After the publication of the European patent application, the files relating to the application and the
resulting European patent may be inspected on request, subject to the restrictions laid down in the
Implementing Regulations.

- 170 -
 Ⅲ. 유 럽 편

3 선택발명의 신규성 판단기준

BGH, 16. 12. 2008, X ZR 89/07 <독일>

󰋼 Zu ermitteln ist deshalb nicht, in welcher Form der Fachmann etwa mit Hilfe
seines Fachwissens eine gegebene allgemeine Lehre ausführen kann oder wie er
diese Lehre gegebenenfalls abwandeln kann, sondern ausschließlich, was der
Fachmann der Vorveröffentlichung als den Inhalt der gegebenen (allgemeinen)
Lehre entnimmt. In der Rechtsprechung des Senats und der Beschwerdekammern
des Europäischen Patentamts wird dies auch dahin ausgedrückt, dass maßgeblich
ist, was aus fachmännischer Sicht einer Schrift "unmittelbar und eindeutig" zu
entnehmen ist.
󰋼 Der Senat sieht sich mit dieser allgemeinen Beurteilung des Offenbarungsgehalts
chemischer Formeln im Wesentlichen in Einklang mit der - auch vom High Court
für England und Wales (Floyd J.) in dem das Streitpatent betreffenden
Nichtigkeitsverfahren zugrunde gelegten ([2008] EWHC 2345 (Pat)) - Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, nach der nur solche technische
Lehren neuheitsschädlich sind, die einen Stoff als zwangsläufiges Ergebnis eines
vorbeschriebenen Verfahrens oder in spezifischer, dh individualisierter, Form
offenbaren

해 설

󰋼 위 판결은 선택발명의 신규성이 부정되려면 전문적인 지식을 추가함 없이 선행

기술에서 명확하고 자명하게 인식될 수 있어야 하며, 선행기술에 구체적, 개별적
으로 개시되어야 한다고 판시하여 선택발명의 신규성 판단기준을 제시한 점에서
의미가 있다.
󰋼 피고인 Eli Lilly사는 정신분열증의 치료에 이용되는 조성물과 그 물질을 생산하는
방법에 관한 특허 DE 691 12 895를 소유하고 있고, 상업화가 되어 전 세계에 널
리 사용되고 있는데, 이에 대하여 복수의 제약회사가 신규성 및 진보성이 없음을
이유로 무효소송을 제기하였다. 독일 특허법원은 특허발명에 관하여 신규성 결
여로 무효라 판결하였고, Eli Lilly사는 독일 연방대법원에 상고하였다.
󰋼 연방대법원은, 선택발명의 신규성이 부정되기 위해서는 선행기술을 통하여 통상

- 171 -
주요국 특허판례 100선

의 기술자에게 기술적인 정보가 개시되는 것이 중요하며, 통상의 기술자에게 일

반적인 지식 이외에 전문적인 지식을 보충하여야 비로소 알 수 있는 것은 안 된
다고 판시하였다. 또한, 화합물 화학식(chemical formulas)의 개시는 구체적이고
개별적으로 기재되어야 하며, 이러한 법리에 따라 선행기술의 어디에도 구체적
이고 개별적인 올란자핀을 개시하고 있지 않으므로 신규성이 부정되지 않는다고
판시하였다.
󰋼 한편, 우리도 아래에서 보는 바와 같이 위 독일 판결과 유사한 선택발명의 신규
성 판단기준을 설시한 판결이 있는데, ‘통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기
재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발
명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함’한다는 것이 위 독일 판결에서 전문적
인 지식의 추가함 없이 선행기술로부터 자명하게 인식되는 경우에 대응된다고
하겠다.

< 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476(병합) 판결 >

선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상

위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는
이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을
구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고(대법원 2002. 12.
26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등
참조), 이에는 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인
기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지
식을 가진 자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술 상식에 기초하여
선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도
포함된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결 참조)

- 172 -
 Ⅲ. 유 럽 편

4 진보성 평가 방법(수정된 Windsurfing test)

Pozzoli Spa v. BDMO SA & Anor

[2007] EWCA Civ 588(22. 06. 2007) <영국>

… Assessing obviousness. …
It will be recalled that it forms the first step of the well-known Windsurfing test of
Oliver LJ [1985] FSR 59 at 73. The test provides a structured approach to the problem
and is often useful. … I think the test requires some restatement and elaboration. …
In the result I would restate the Windsurfing questions thus:
(1) (a) Identify the notional "person skilled in the art”
(b) Identify the relevant common general knowledge of that person;
(2) Identify the inventive concept of the claim in question or if that cannot readily
be done, construe it;
(3) Identify what, if any, differences exist between the matter cited as forming part
of the "state of the art" and the inventive concept of the claim or the claim as
construed;
(4) Viewed without any knowledge of the alleged invention as claimed, do those
differences constitute steps which would have been obvious to the person skilled
in the art or do they require any degree of invention?
… Overall conclusion on obviousness … the patent is obvious.

해 설

󰋼 위 판결은, 진보성 판단방법으로 아래에 있는 종전의 ‘Windsurfing test’의 순서와

내용을 새롭게 수정 제시한 점에서 의의가 있다.

< 종전의 Windsurfing test >

① 해당 발명 안에 내재된 발명적 사상(Inventive Concept)을 파악
② 최선일 시점에서 통상적이고 창의력이 없는 통상의 기술자를 상정한 후,
그 통상의 기술자가 통상 알고 있는 지식(CGK)이 무엇인지 파악
③ 해당 발명의 발명적 사상과, 공지 또는 실시된 것으로 인용된 선행기술과
의 차이점을 특정
④ 해당 발명을 알지 못하는 상황에서 위에서 파악한 차이점이 통상의 기술자
에게 자명한 것인가, 아니면 발명적 정도에 이르는 것인가를 판단

- 173 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 영국은 같은 유럽 내에서도 “과제해결 접근법(Problem-Solution Approach)”의 채택

을 거부하고 독자적으로 “윈드서핑 테스트”를 진보성 판단기준으로 채택하고 있
었다.144)
󰋼 위 판결은 ‘수정된 Windsurfing test’ 방법을 소개한 것으로서, 요지는 ① (1단계)
통상의 기술자의 범위를 특정하고, 통상의 기술자가 알고 있을 만한 ‘공통적인
일반 지식’(cgk)145)의 내용을 특정한 후, ② (2단계) 이렇게 특정한 통상의 기술자
와 cgk 수준을 참고하여 특허 명세서를 파악한 후, 청구항의 중요 사항을 요약하
는 Claim construction 과정인 ‘inventive concept’을 특정하고, ③ (3단계) ‘inventive
concept’와 선행기술과의 차이 구성을 도출한 후, 마지막으로 ④ (4단계) 사후 고
찰 없이 차이 구성이 자명한 것인지를 판단하는 단계를 통하여 Obviousness 평
가를 하라는 것이다.
󰋼 여기서 주의할 것은, 2단계의 ‘inventive concept’는 발명의 상세한 설명 전체로부
터 도출되는 일반적인 개념이 아니라, ‘청구항이 커버하는 것들 중에 있는 것의
핵심’을 가려내기 위해 청구항 중의 불필요한 장황함을 벗겨 내고, 중요한 부분
과 중요하지 않은 부분을 가려낸 후 중요한 부분을 요약하는 작업이며, 또한 청
구항이 다르면 그 청구항의 ‘inventive concept’도 다른 것인 개념이라는 것이다.
󰋼 위 ‘Windsurfing test’는 청구범위를 실체적으로 파악할 수 있는 장점이 있으나, 특
정되어 있는 청구항의 구성이 Claim construction 과정을 거쳐서 판단주체에 따라
inventive concept가 달라지고 제3자가 청구항 기재 내용대로 안정적으로 청구범
위를 해석할 수 없다는 한계가 있다.
󰋼 한편, 우리도 진보성 판단의 일반적 순서를 판시한 아래 판결이 있다.

< 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결 >

발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 적어도 선행기술의 범위와 내용,
진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술
수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음 이를 기초
로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 … 선행기술과
차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하
게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다.

144) ’85년 영국의 Windsurfing International Inc. v. Tabur Marine (Great Britain) Ltd. 사건에서 제시됨
145) common general knowledge를 간단히 cgk라 함, 기술상식이나 주지관용기술 정도로 이해됨

- 174 -
 Ⅲ. 유 럽 편

5 진보성 평가 방법(Problem-Solution Approach)

OPMS, 27. 06. 2012, Op 1/12 <오스트리아>

Erfinderischer Schritt(inventive step) … Zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft

wird der Aufgabe-Lösungs-Ansatz verwendet, um ein standardisiertes Vorgehen bei
der Beurteilung der Erfindungseigenschaft zu gewährleisten (Op 5/05 PBl 2006,
127; Op 4/07). Dieser gliedert sich in drei Phasen:
a) Bestimmung des nächstliegenden Stands der Technik
b) Formulierung der zu lösenden objektiven technischen Aufgabe
c) Könnte/Würde-Zugang (could/would approach), Prüfung der Frage, ob die
beanspruchte Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der
objektiven technischen Aufgabe für den Fachmann nahe liegend gewesen wäre.

해 설

󰋼 대표적인 진보성 판단방법으로서, 영국에는 ‘Windsurfing test’, 미국에는

‘TSM(Teaching –Suggestion –Motivation) 테스트’가 있듯이 EPO에는 위와 같이
‘Problem-Solution Approach’ 방법이 있다.
󰋼 위 사건은 ‘Cutter-breaker Vehicle’146) 특허에 대한 무효소송에 관한 것으로, 오스
트리아 특허청 심판원이 원고의 특허취소 청구를 기각하자, 이에 불복하여 4개의
선행기술 A, B, C, D의 제시와 함께 진보성 부정을 이유로 무효를 주장하면서 오
스트리아 특허법원에 소를 제기하였고, 오스트리아 특허법원은 EPC의 진보성 판
단 접근법인 ‘Problem-Solution Approach’ 방법을 사용하여 특허무효판결을 하였다.
󰋼 위 판결의 ‘Problem-Solution Approach’ 법으로 내용은 다음과 같다.
a) 가장 가깝고 유사한 선행기술(closest prior art)을 결정하는 단계
b) 객관적인 기술적 문제점(objective technical problem)을 설정하는 단계
c) 위 가장 가까운 선행기술과 위 객관적인 기술적 문제점의 관점에서 청구된 발명
이 통상의 기술자에게 자명(obvious)했을 것인지 아닌지를 검토하는 Could/Would
접근 단계

146) 돌이 많은 경작지나 숲의 도로 등의 작업에 사용되는 돌을 모으고 부수는 회전 롤러 수단을 갖

는 불도저와 같은 장비임

- 175 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 EPC에 기재된 내용을 참고하면, 위 b) 단계의 ‘objective technical problem’이란,

진보성 판단대상 청구항과 가장 가까운 선행기술 간의 차이 구성(difference)이 무
엇인지를 특정한 후, 진보성 판단대상 발명이 갖는 위 ‘차이 구성(distinguishing
features)’으로부터 기인하는 기술적 효과(technical effect)가 무엇인지를 특정한 후,
위 차이 구성이 갖는 위 기술적 효과를 달성하기 위해서 가장 가까운 선행기술
(closest prior art)이 해결해야 할 기술적 과제(문제점)가 무엇인지를 통상의 기술
자가 새롭게 설정해야 하는데(예를 들면, 진보성 판단대상의 차이 구성이 갖는
기술적 효과를 가장 가까운 선행기술도 갖게 하려면 해결되어야 할 기술적 문제
점들이 무엇일까를 사후 고찰을 배제하고 설정), 이때 설정된 기술적 과제(문제
점)를 ‘objective technical problem’이라고 한다.
󰋼 객관적으로 설정된 사실에 기초하여 설정된다는 점에서 ‘objective’라는 표현이 붙
는 것이며, 설정 시 주의해야 할 점은, 사후 고찰 방지를 위해서 진보성 판단대상
발명의 기술적 해결책(technical solution offered by an invention)이 포함되지 않도
록 설정해야 하며, 설정된 ‘objective technical problem’은 통상의 기술자가 생각할
수 있는 해결 방법들이 다 포함될 수 있는 범위가 되도록 넓게 해석되어야(should
be interpreted broadly) 한다.
󰋼 위 c) 단계는 ‘Could/Would’ 접근법이 행하여지는데 이것은 통상의 기술자가
‘objective technical problem’에 직면했더라면(가정법 과거완료), 가장 가까운 선행
기술을 수정하도록 자극을 주었을 수 있거나(가능성 Could)/실제(actually) 그렇게
하도록 자극을 주었을(Would) 어떤 시사(teaching) 등이 명시적으로든 암시적으로
든 전체로서(as a whole) 선행기술에 존재하는지 여부를 판단하는 단계로서, 이
때 유의할 점은 가능성 Could만으로는 부족하고, ‘실제로 그렇게 했을텐데’의
Would의 상황까지 되는 정도여야 한다는 것이다.
󰋼 한편, 우리도 진보성 판단의 일반적 순서를 판시한 대법원 판결이 있다는 것은
앞서 소개한 바 있다.147)

147) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 판결

- 176 -
 Ⅲ. 유 럽 편

6 진보성 판단기준

BGH, 12. 05. 1998, X ZR 115/96 <독일>

Zutreffend weist der gerichtliche Sachverständige weiter darauf hin, daß das
Vorhandensein der benötigten Druckluft in Operationssälen wie die vergleichbare
Verwendung von Gleithämmern in der orthopädischen Chirurgie anders als durch
die Klägerin als Hinweise auf ein Naheliegen gedeutet auch-und nach Auffassung
des Senats mit ebenso großer Berechtigung-als Hinweis darauf angesehen werden
können, daß die Hürde, die vor dem Verlassen der gängigen technologischen
Denkrichtung zu überwinden ist, groß ist. Schließlich kann nicht außer acht gelassen
werden, daß die durch den Vorschlag von Sakulin et. al. nur zum Teil gelösten
Schwierigkeiten bei der Stoßwellenerzeugung lange bekannt waren und daß von der
Veröffentlichung von Sakulin et al. bis zum Prioritätstag des Streitpatents fast
fünfzehn Jahre vergangen sind, obwohl ersichtlich ein Bedürfnis nach einfacheren
Vorrichtungen zur Steinzertrümmerung bestand. All diese Gesichtspunkte lassen das
Vorliegen einer erfinderischen Leistung im Sinn des Art. 56 EPÜ trotz des
Vorbekanntseins oder jedenfalls Naheliegens der Einzelelemente nicht als widerlegt
erscheinen. Dies steht einer Verneinung des Vorliegens erfinderischer Tätigkeit
durch den Senat entgegen.

해 설

󰋼 위 판결은 진보성 판단기준을 제시하였는데, (1) 각각의 지식이 통상의 기술자에

게 자명할 때 그 각각의 자명한 사실들을 조합한 지식도 통상의 기술자에게 자
명한지 여부, (2) 진보성 여부를 그 기술에 대한 종래의 접근 방식에서 벗어나서
판단할 수 있는지 여부, (3) 오랫동안 극복되지 않았던 기술적 과제를 극복한 것
이 진보성 판단에 영향을 주는지 여부 측면에서 살펴보았다.
󰋼 유럽특허조약 제56조는 “발명은, 선행기술을 고려하여 그 기술분야에서 통상의
기술자에게 자명하지 않으면 진보성을 가지는 것으로 본다.”고 규정하고 있고,
독일 특허법 제4조는 “기술수준에서 당해 기술분야의 숙련자에게 자명하지 않은
경우, 발명은 진보성을 가지는 것으로 본다”고 규정하고 있다.

- 177 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 위 사건에서, Ferton Holding社는 유럽특허 제317507호148)를 보유하고 있었는데,

C社는 독일 특허법원에 위 특허에 대하여 무효소송을 제기하였고,149) 독일 특허
법원에서는 특허 중 일부만이 무효라고 판단하여 원고와 피고 모두 독일 연방대
법원에 상고하였다.
󰋼 독일 연방대법원은 “(1) 각각의 지식(충격파를 발생시키는 것과, 이 충격파가 돌
에 전달되면 돌이 파괴될 수 있다는 것)이 통상의 기술자에게 자명할 때 그 자명
한 각각의 사실들을 조합한 지식도 통상의 기술자에게 자명한지에 대해서, 각각
의 지식이 통상의 기술자에게 자명하다고 하더라도 그 자명한 각각의 사실들을
조합한 지식도 통상의 기술자에게 자명하다고 할 수는 없다. 또한, (2) 진보성을
판단할 때 그 기술에 대한 종래의 접근 방식에서 벗어나서 진보성 여부를 판단
할 수 있다. 본 사안에서 종래의 쇄석기의 발전 방향은 쇄석기에 더욱 복잡하고
보다 현대적인 기술을 도입하는 방식으로의 접근이 대부분이었으나, 계쟁특허는
이러한 종래의 접근 방식을 탈피하여, 오히려 쇄석기를 보다 간단하게 만드는 방
향의 접근을 하여, 종래 기술과 비교할 때, 보다 간단한 장치로 돌을 제거할 수
있게 된 것이어서 진보성이 있다. (3) 오랫동안 극복되지 않았던 기술적 과제를
극복한 발명인 경우에는 진보성 판단시에 진보성을 인정받기 위한 근거로 고려
될 수 있으며, 본 사안에서 오랫동안 돌을 제거하기 위한 보다 간단한 형태의 장
치가 필요했던 것이 명백하였음에도 불구하고, 종래의 쇄석기의 단점을 부분적
으로 보완할 수 있었던 기술인 Sakulin의 제안이 있은 후로부터, 15년이 지나도
록 이와 같이 간단한 형태의 장치가 개발되지 않았다는 점은 진보성 판단 시에
무시될 수 없는 요소라고 하며, 계쟁특허는 이와 같이 오랫동안 극복되지 않았던
기술적 과제를 극복한 것이어서 진보성이 있다.”고 판시하였다.
󰋼 한편, 우리도 진보성 판단시 공지기술의 결합의 용이성, 해당 기술분야의 기본적
과제 등을 따지는 점에서 위 독일 판결과 유사한 점이 있다.150)

148) 충격파를 이용하여 신체에 생성된 돌을 분쇄할 수 있는 쇄석기에 대한 특허임

149) 독일에서는 특허침해소송 중에 특허무효를 주장할 수 없고, 이를 위해서는 독일 연방 특허법원에
별도의 특허무효소송을 제기하여야 한다.
150) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결

- 178 -
 Ⅲ. 유 럽 편

7 산업표준과 연관된 특허의 진보성 판단

BGH, 22. 11. 2011, X ZR 58/10 <독일>

󰋼 Die im SMS-Standard vorgesehene Beschränkung auf 160 Zeichen pro

Kurznachricht stellte keinen grundsätzlichen Hinderungsgrund dar. Die
Verkettung mehrerer Kurznachrichten ist in K5 (S. 21) ausdrücklich vorgesehen
und kann schon deshalb geboten sein, weil der Inhalt einer E-Mail diese Grenze
nicht selten überschreitet. Angesichts dessen lag es nahe, diese - ohnehin nur
in Patentanspruch 9 und den darauf zurückbezogenen Patentansprüchen
vorgesehene - Möglichkeit auch zur Übertragung umfangreicher Adressierungs-
und Identifikationsdaten zu nutzen.
󰋼 Das im Streitpatent geschützte Verfahren führt nicht zu einer Abkehr von der
im SMS-Standard vorgesehenen Vorgehensweise, sondern nutzt im Standard
vorgesehene Mechanismen in bekannter Weise, um zuvor bestehende
Beschränkungen zu überwinden. Aus dem Umstand, dass diese Beschränkungen
im SMS-Standard in Kauf genommen worden waren, kann nicht gefolgert
werden, dass ein leistungsfähigeres Verfahren aus Sicht des Fachmanns als
technisch nicht erreichbar anzusehen war.

해 설

󰋼 위 판결은, 발명이 산업표준에 의해 제시된 데이터 구조의 향상에 관련된 것일

경우 진보성 판단의 법리를 제시하였다는 점에서 그 의의가 있다.
󰋼 Robert Bosch GMBH社151)는 유럽특허 제1243107호152)를 보유하고 있었는데, D
社는 독일 특허법원에 그 특허에 대하여 무효소송을 제기하였다.
󰋼 위 사건의 쟁점은 특허발명이 산업표준에 개시된 것이라는 이유만으로 진보성이
부정되는지 여부였다. D社는 특허발명이 산업표준에 개시된 내용으로부터 통상
의 기술자가 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 결여되어 무효라고 주장했
고, Robert Bosch GMBH社는 ‘언급된 주소 데이터가 SMS 메시지의 헤더 데이터

151) 독일의 세계적인 자동차 부품 및 산업재 제조회사

152) 전자우편 메시지를 전송하기 위한 방법에 대한 특허임

- 179 -
주요국 특허판례 100선

영역에 배치된다고 하는 표준의 규정’은 의무적인 사항으로 이해되어야 하므로

통상의 기술자가 해당 데이터를 유저 데이터 영역에 배치하도록 하는 변형을 가
하려 하지 않을 것이며, 따라서 특허발명은 당업자가 해당 산업표준에 개시된 내
용으로부터 용이하게 발명할 수 없다고 주장하였다.
󰋼 독일 특허법원은, 선행문헌으로 제시된 산업표준이 비록 특허발명의 구성요소
중 일부를 결여하고는 있지만, 특허발명이 SMS를 이용하여 이메일을 전송하는
방법을 개시하는 것으로 파악하여 특허발명은 진보성이 결여된 것으로 판단하였
다. 이에 Robert Bosch GMBH社는 독일 연방대법원에 상고하였다.
󰋼 독일 연방대법원은 “SMS 표준에 규정된 데이터 구조가 RFC 822 표준에 제공된
모든 데이터 영역을 표현하는데 적합하지 않다는 것을 인식한 통상의 기술자는
추가적인 정보를 SMS를 이용하여 전송할 수 있는 방법을 찾으려 할 것이다. 또
한, 그와 같은 목적을 달성하기 위해서 통상의 기술자는 자연스럽게 SMS 표준에
서 제공하고 있는 메커니즘을 고려할 것이며, 이때 기존의 표준에 따른 구조에
가능한 최소한의 변형을 가하려고 할 것이다. 이 경우 고려할 수 있는 방법은 세
가지, 즉 ① 유저 데이터 영역에 해당 정보를 추가하는 방법 ② 유저 데이터 헤
더 정보를 이용하는 방법 및 ③ (표준에서 제시된 것처럼) 유저 데이터 헤더 정보
및 데이터 영역을 동시에 이용하는 방법인데, 이들 중 어느 하나가 종래기술에
의해 특별히 선호되고 있지 않을 뿐 아니라, 또한 이들 모두는 통상의 기술자에
게 자명한 것으로 판단된다. 마지막으로 이와 같은 경로를 밟을 경우 남아있는
유일한 해결과제는 이러한 새로운 유형의 SMS 메시지를 기존의 SMS 메시지와
구분하여야 한다는 것인데, SMS 표준에 따를 때 제한된 개수의 해결책만이 가능
하므로 결국 특허발명의 진보성은 부정된다.”고 판시하였다.
󰋼 위 판결은 산업표준과 연관된 특허를 무효화 하고자 하는 당사자의 경우, 선행문
헌의 수집에서 종래 일반적으로 행해지는 특허 및 논문 등의 조사뿐 아니라, 해
당특허가 연관되어 있는 산업표준에 개시된 내용, 그 발전 및 개선 동향 등을 파
악함으로써 효율적인 무효방안을 마련할 수 있음을 제시하고 있다.

- 180 -
 Ⅲ. 유 럽 편

진보성 판단시 발명의 기술적 과제가 특허명세서 및 선행

8
문헌에 개시되어야 하는지 여부

BGH, 01. 03. 2011, X ZR 72/08 <독일>

󰋼 Denn auch eine in der Patentschrift angegebene Aufgabe stellt lediglich ein
Hilfsmittel bei der Ermittlung des objektiven technischen Problems dar
󰋼 Es ist vielmehr auch zu erwägen, ob die Bewältigung eines (anderen) zum
Aufgabenkreis des Fachmanns gehörenden technischen Problems dessen Lösung
nahegelegt hat.

해 설

󰋼 위 판결은, 당해 발명의 해결하고자 하는 기술적 과제가 특허 명세서 및 선행문

헌에 기재되어 있지 않더라도, 통상의 기술자가 지니고 있는 다른 기술적 과제로
부터 해결책(solution)을 도출할 수 있다면 진보성이 부정된다고 판시하여, 과제-
해결 접근법에 의한 진보성 판단시, 해결(solution)을 위한 과제(problem)의 접근
범위를 넓게 설정하였다는 점에서 의의가 있다.
󰋼 위 사건의 피고는 태양광선으로부터 보호하기 위한 신규한 화장용품 조성물에
관한 유럽특허 제815 835호(’835 특허)의 특허권자인데, 원고는 선행기술들의 결
합에 의하여 진보성이 부정되어 무효라고 독일 특허법원에 소를 제기하였는데
원고의 주장을 받아들여 ’835 특허가 무효라 판결하였다. 이에 피고는 연방대법
원에 상고하였다.
󰋼 연방대법원은 원심판결과 마찬가지로, 기술적 과제가 특허 명세서에 명시적으로
기재되어 있지 않을 뿐 아니라, 피고의 주장대로 특허 명세서에 기재되었고 그
특허발명의 기술적 과제가 선행기술들에 개시되어 있지 않거나 상이 하더라도
통상의 기술자가 지니고 있는 다른 기술적 과제로부터 그 해결방안이 자명하게
도출될 수 있으면, 특허발명은 선행기술들에 의하여 진보성이 부정된다고 판결
한 것이다. 나아가 비록 기술적 과제가 특허발명의 상세한 설명에 의하여 적절하
게 기재되어 있다 하더라도, 이는 단순히 진보성 판단의 하나의 출발점에 해당할
뿐이며, 통상의 기술자가 지니고 있는 다른 기술적 과제(a different technical
problem)로부터 문제를 도출하는데 자명한지를 고려해야 한다고 강조하였다.

- 181 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 선행기술문헌에 특허발명에 이를 수

있다는 암시, 동기 등이 제시되어 있지 않더라도 출원 당시의 기술상식, 해당 기
술분야의 기본적 과제 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 특허발명에
이를 수 있다면 진보성이 부정된다고 하여 위 독일 판결과 입장이 동일하다고 하
겠다.

< 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 >

여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는
그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다
는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당
해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적
과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상
의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은
결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보
성은 부정된다고 할 것이다.

- 182 -
 Ⅲ. 유 럽 편

9 진보성 판단시 통상의 기술자의 지식수준

BGH, 12. 12. 2012, X ZR 134/11 <독일>

󰋼 Dies erfordert zum einen, dass der Fachmann mit seinen durch seine Ausbildung
und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten in der Lage
gewesen ist, die erfindungsgemäße Lösung des technischen Problems aus dem
Vorhandenen zu entwickeln. Hinzukommen muss zum anderen, dass der
Fachmann Grund hatte, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf es
in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender
Anstöße, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlässe.
󰋼 Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung
dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahe gelegt hat, ist nicht nur zu
berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser
Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines
Fachwissens aus ihr ableiten kann.

해 설

󰋼 위 판결은 진보성 판단할 때, 통상의 기술자의 지식수준을 구체적으로 제시하였

다는 점에서 그 의의가 있다.
󰋼 위 사건의 피고는 저습도와 노화에 강한 내성을 갖는 전분을 포함하는 생분해성
이질 고분자 조성물에 관한 유럽특허 제947559호(’559 특허)의 특허권자인데, 원
고는 독일 특허법원에 진보성이 부정되어 무효라 소를 제기하였으며, 특허법원
에서는 원고 주장을 받아들여 ’559 특허가 무효라 판결하였다. 이에 피고는 연방
대법원에 상고하였다.
󰋼 독일 연방대법원은 진보성 판단시 선행기술에 직접적으로 명백히 기재되어 있는
지 여부뿐만 아니라 통상의 기술자의 지식이 중요한 요소인데, 그 지식은 교육
및 전문적 경험을 포함하고 있고 기술적 문제를 해결하기 위한 제안, 조언 등의
일반적인 요구를 받아들여 활용할 수 있는 능력을 포함한 것으로 보아, 위 ’559
특허는 통상의 기술자의 지식수준을 감안할 때, 선행기술에 의하여 진보성이 부
정된다고 판단하였다.

- 183 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 한편, 벨기에 법원에서는 진보성 판단시 통상의 기술자는 모든 존재하는 선행기

술에 관하여 익숙하고, 그의 분야에서 당면한 문제들을 해결할 수 있는 충분한
지식을 갖는 자로 정의하고 있어서153) 위 독일 판결과 대동소이하다.
󰋼 우리의 대법원 판결 중에는 진보성 판단시 통상의 기술자의 수준을 설시한 것은
없으나,154) 특허법원은 아래와 같이 진보성 판단에서의 통상의 기술자 수준을 판
결하고 있다.

< 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2008허8150 판결 >

특허법 제29조제2항 소정의 ‘그 발명이 속하는 기술분야’란 출원발명이 이용

되는 산업분야로서 그 범위를 정함에 있어서는 발명의 목적, 기술적 구성,
작용 효과의 면을 종합하여 객관적으로 판단하여야 할 것이고(대법원 2003.
4. 25. 선고 2002후987 판결 등 참조), ‘통상의 기술자’란 ‘특허발명의 출원시
를 기준으로 국내외를 막론하고, 출원 시 당해 기술분야에 관한 기술수준에
있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있으며, 연구개발을 위하여
통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있다고 가정한 자연인’을 말하는
것이다.

153) Liège Court of First Instance of 6 December 2007 – Joskin Machines Agricoles v Veenhuis Machines
154) 특허법 제42조 제3항에서의 통상의 기술자에 관하여는 ‘보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉
평균적 기술자’라고 설시한 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고
2002후2051 판결 등이 있다.

- 184 -
 Ⅲ. 유 럽 편

10 복수의 구성요소로 이루어진 발명의 진보성 판단방법

BGH, 17. 07. 2012, X ZR 117/11 <독일>

Das Patentgericht hat eine zusammenhängende Ermittlung der mit Patentanspruch

1 gegebenen technischen Lehre unterlassen und lediglich bei der Prüfung der
Neuheit jeweils Ausführungen zum Sinngehalt einzelner Merkmale gemacht. Im
Rahmen der Auslegung sind jedoch der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner
Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis
der Erfindung liefern, zu bestimmen.

해 설

󰋼 위 판결은, 진보성 판단시 발명의 각 구성을 분리하여 개별적인 구성이 선행기술

들에 각각 공지되었는지 여부만으로 판단하여서는 안 되고, 개별적인 구성이 청
구항의 구성 전체에서 의미하는 것과 발명의 효과(results)를 수행하기 위하여 어
떻게 공헌(contribution)하는지를 고려해야 한다고 판시함으로써, 복수의 구성요소
로 이루어진 발명에 대한 진보성 판단방법을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.
󰋼 위 사건의 피고는 중합체 발포체의 제조 방법과 관련된 유럽특허 제1102809호
(’809 특허)의 특허권자인데, 원고는 ’809 특허가 선행기술들에 의하여 진보성이
없어 무효라고 독일 특허법원에 소를 제기하였고, 특허법원은 이를 받아들였다.
이에 피고는 연방대법원에 항소하였다.
󰋼 연방대법원은 특허법원이 신규성을 판단하는 것처럼 단지 개별적인 구성(특징)에
대하여 어의(語義)의 내용(content)을 찾는 것에 중점을 두었을 뿐, 청구항의 문맥
(context)에서의 기술적으로 나타내는 것(technical teaching)을 고려하지 못하였다
고 판시하면서 특허법원의 판결을 파기하였다. 연방대법원에 따르면, 하나의 청
구항은 전체로서 어의(語義)의 내용을 판단해야 하며, 어떻게 각 구성의 특징들이
목적하는 발명의 효과에 영향을 미치는지 판단해야 한다고 판시하고 있다. 또한,
개별 특징(구성)의 의미는 선행기술에서 인용되는 부분의 특징(구성)과 다른 의미
가 될 수 있으므로 항상 전체 문맥 속에서 결정되어야 한다고 판시하였다.
󰋼 즉, 청구항에 기재된 어느 하나의 개별적 구성은 그 구성 자체와 나머지 구성과
의 결합에 따른 작용․효과를 고려하는 것이 중요하다고 판시한 것이다.

- 185 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 복수의 구성요소로 이루어진 발명의

진보성을 판단할 때, 각 구성요소의 유기적 결합 전체로서 구성의 곤란성과 그에
따른 효과도 함께 고려해야 한다고 판시하고 있는 점에서 위 독일 판결과 동일한
입장이라고 하겠다.

< 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결 >

어느 특허발명의 특허청구범위에 기재된 청구항이 복수의 구성요소로 되
어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사
상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성
판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함
에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개
별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제
해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따
져 보아야 할 것이며, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유
한 효과도 함께 고려하여야 한다.

- 186 -
 Ⅲ. 유 럽 편

11 특허와 실용신안의 진보성 판단수준 차이 유무

BGH, 20. 06. 2006, X ZB 27/05 <독일>

Den Gesetzesmaterialien zu dem durch das Gebrauchsmusteränderungsgesetz vom

15. August 1986 (BGBl. 1986 I S. 1466) neu gefassten Gebrauchsmustergesetz ist
der Wunsch der Bundesregierung nach einer Unterscheidung zu entnehmen[gl. …]
der in dem sprachlichen Differenzierungsversuch des Gesetzgebers in der
Unterscheidung zwischen den Begriffen "erfinderische Tätigkeit" im Patentrecht und
"erfinderischer Schritt" im Gebrauchsmusterrecht seinen Niederschlag gefunden hat.
… höchstrichterlichen Rechtsprechung ist über lange Zeit die Auffassung vertreten
worden, dass bei durch Gebrauchsmuster zu schützenden Erfindungen ein geringeres
Maß an Erfindungshöhe erforderlich sei als bei patentgeschützten Erfindungen …
allerdings … hat der nationale Gesetzgeber die Formulierung in der deutschen
Fassung des Art. 56 Satz 1 des Übereinkommens über die Erteilung europäischer
Patente (Europäisches Patentübereinkommen; EPÜ) übernommen. … Damit sind im
Patentrecht nunmehr ohne jegliche Differenzierung alle Erfindungen schutzfähig, die
neu und gewerblich anwendbar sind und für den Fachmann nicht naheliegen. Die
Anforderungen an die Schutzfähigkeit sind damit derart herabgesetzt worden, dass
sie alle nicht nur durchschnittlichen Leistungen erfassen … ist zunächst das
Kriterium des erfinderischen Schritts im Gebrauchsmusterrecht wie das der
erfinderischen Tätigkeit im Patentrecht ein qualitatives und nicht etwa ein
quantitatives, wie es die nicht selten verwendete Formulierung, das Maß der
erfinderischen Leistung sei beim Gebrauchsmuster ein geringeres als im Patentrecht,
nahelegen könnte. Ein solches "Maß" für die erfinderische Leistung existiert nämlich
weder hier noch dort.

해 설

󰋼 위 판결은, 종전 특허와 실용신안 간 진보성 판단수준에 차이가 있는 것으로 보

아온 태도를 일치하는 것으로 전환시킨 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건은 ‘투명 스크린을 갖는 과학 교육용 전시 장치’에 대한 실용신안등록 무
효소송에 관한 것으로, 원심인 독일 특허법원이 진보성이 부정된다고 판단하였
고, 독일 연방대법원도 원심을 지지하였다.

- 187 -
주요국 특허판례 100선

󰋼 독일은 1986년 실용신안법을 개정하면서 특허법에서는 ‘진보성’ 의미의 용어로서

‘erfinderische Tätigkeit(inventive activity)’를 사용한 반면, 실용신안법에서는 ‘erfinderischer
Schritt(inventive step)’를 사용하여 용어상 구별함으로써 실용신안과 특허 간의 진
보성 판단수준에 차이를 두었고, 이러한 구별로 인하여 독일 연방대법원도 오
랫동안 전통적으로 실용신안은 특허에 비해 진보성 수준이 낮은 것으로 판단해
왔다.
󰋼 그러나 그 후 독일은 EPC 56조의 첫 문장(An invention is considered to involve an
inventive step if it is not apparent to the skilled person in an obvious manner from
the prior art.)을 독일 특허법에 받아들였는데 이것은 Non-obviousness 하기만 하
면(실용신안이든 특허든) 모든 창작물을 구별하지 않고 특허를 받을 수 있다는
것으로 특허에서의 진보성 수준을 (실용신안과 차이가 없을 정도로) 완화(relax)한
것을 의미하고, 근본적으로 실용신안법에서의 진보성 판단기준도 특허법에서의
판단기준과 마찬가지로 양적인 것이 아니고 질적인 것(a qualitative and not a
quantitative)이어서, 비록 진보성의 양(amount of inventive step)에서 실용신안이 특
허에 비해 낮다는 표현이 자주 사용되고는 있으나 그러한 양의 차이 정도를 측
정할 수단은 어디에도 없기 때문에 실용신안법과 특허법에서의 진보성 판단수준
에는 차이가 없는 동일한 것으로 보아야 한다는 것이다.
󰋼 한편, 우리는 아래 판결에서 보는 바와 같이 실용신안에서의 진보성 판단수준이
특허보다 낮은 것으로 보고 있는 점에서 위 독일 판결과 차이가 있다고 하겠다.

< 대법원 1997. 7. 8. 선고 96후1637 판결 >

고안의 진보성 판단에는 공지의 기술보다 나은 증대된 실용적 가치가 있는
정도의 작용효과를 요구할 뿐이며 발명에서와 같이 고도의 기술적 사상의
창작이나 현저한 작용효과를 요하는 것이 아니다.

- 188 -
 Ⅲ. 유 럽 편

12 청구범위 해석시 상세한 설명 참작 여부

OPMS, 26. 05. 2010, Op 3/09 <오스트리아>

Die angefochtene Entscheidung wird dahin abgeändert, dass das Patent Nr 398 098
für nichtig erklärt wird. … Nach § 22a PatG wird der Schutzbereich des Patents
und der bekanntgemachten Anmeldung durch den Inhalt der Patentansprüche
bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der
Patentansprüche heranzuziehen. Dabei ist das Protokoll über die Auslegung des Art
69 des Europäischen Patentübereinkommens, BGBl 1979/350, in der jeweils
geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. Nach dem Auslegungsprotokoll zu Art
69 EPÜ

해 설

󰋼 위 사건은 둑이나 제방 축조에 사용되는 ‘축대 경사판’ 특허에 대한 무효소송에

관한 것으로서, 오스트리아 특허청 심판원은 진보성이 부정되지 않는다고 하였
으나 오스트리아 특허법원은 특허무효로 판단하였다.
󰋼 위 판결은, 오스트리아 특허법 제22조는 등록특허 또는 공개된 특허출원의 보호
범위는 청구항의 용어에 의해 결정되어야 하지만, 청구항의 해석에는 상세한 설
명과 도면이 참작되어야 하고, 또한 등록특허의 청구항 해석 시에는 ‘Protocol on
the Interpretation of Article 69 EPC’가 준용되어야 한다고 판시하였다.
󰋼 EPC 제69조 제1항은, 등록특허 또는 심사 대상인 특허출원의 보호범위는 청구범
위에 의해 정해지지만, 청구범위 해석 시는 상세한 설명 및 도면이 사용되어야
한다는 것이다.
󰋼 특히, ‘EPC 제69조 해석에 관한 의정서’의 제1조에서는, 등록된 유럽특허의 보호
범위는, ① 청구범위, 그리고 청구범위에서 발견되는 불명료함을 해결할 목적으
로 단지 채용된 상세한 설명 및 도면에 대하여 엄격하고 문자 그대로의 의미로
정의되는 것으로서 이해되어서도 안 되고, ② 또한, 청구범위가 단지 가이드라인
으로서 기능하는 것으로 이해되거나, 실제의 보호범위는 상세한 설명 및 도면의
참작으로부터 특허권자가 생각한 범위까지로 확장될 수 있는 것으로 이해되어서
도 안 되고, ③ 오히려, 보호범위는 위와 같은 ① 및 ②의 두 극단의 사이에서 특

- 189 -
주요국 특허판례 100선

허권자의 공정한 보호와 제3자의 법적 명확성의 합리적인 정도를 상호 결합시키

는 위치를 정의하는 것으로 해석되어야 한다고 규정하고 있고, 의정서의 제2조
에서는 등록특허의 청구범위에는 균등물도 적절히 고려되어야 한다고 규정하고
있다(균등론 관련).
󰋼 참고로, EPO의 많은 Board of Appeal의 Case Law에서, 신규성, 진보성, 청구범위
기재불비 등 특허성 판단을 위한 청구범위 해석 시에도 상세한 설명과 도면 모
두를 참작하여 해석하고 있다.155)
󰋼 한편, 우리 대법원도 아래 판결에서 보는 바와 같이 특허청구범위 해석시 상세한
설명을 참작하되 제한 및 확장해석을 하지 말라는 것이어서 위 유럽 판결과 취지
가 동일하다고 하겠다.156)

< 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후3230 판결 >

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한

것이므로, 신규성․진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에
기재된 사항에 의하여야 한다. 다만 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의
상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할
수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초
로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여
표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적․합리적으로 해석하여야
한다. 그러나 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작한다고 하더라도 발명의
상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나
확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다

155) In a number of decisions, such as T 23/86 (OJ 1987, 316), T 16/87 (OJ 1992, 212), T 89/89, T
121/89, T 476/89, T 544/89, T 565/89, T 952/90, T 439/92, T 458/96, T 717/98, T 500/01, T
1321/04 and T 1433/05, the boards of appeal have laid down and applied the principle whereby
the description and drawings are used to interpret the claims and identify their subject-matter, in
particular in order to judge whether it is novel and not obvious. Likewise, in a large number of
decisions (e.g. T 327/87, T 238/88, OJ 1992, 709; T 416/88, T 194/89, T 264/89, T 430/89, T
472/89, T 456/91, T 606/91, T 860/93, T 287/97, T 250/00, T 505/04), the boards interpreted the
claims in the light of the description and drawings in order to establish whether they were clear
and concise within the meaning of Art. 84 EPC 1973.
156) 동일 취지의 2010후1107, 2011후3230, 2010후2377, 2010후3486, 2010후3639, 2010후2605, 2013
후778, 2010후3219, 2012후948, 2012후85 판결 등이 있다.

- 190 -
 Ⅲ. 유 럽 편

13 기능적으로 표현된 발명에 대한 상세한 설명의 개시 정도

BGH, 11. 09. 2013, X ZB 8/12 <독일>

󰋼 Nach dieser Maßgabe kann es zulässig sein, im Anspruch verallgemeinernd eine

Gruppe von Stoffen aufzuführen, auch wenn nicht sämtliche zu dieser Gruppe
gehörenden Stoffe für den erfindungsgemäßen Zweck geeignet sind, sofern der
Fachmann die Eignung der einzelnen Stoffe unschwer durch Versuche feststellen
kann.
󰋼 Das Gebot der deutlichen und vollständigen Offenbarung erfordert es dagegen
nicht, dass die Beschreibung Hinweise darauf enthält, wie alle denkbaren
Varianten der Komponenten, die unter die funktionelle Definition fallen, zu
erzielen sind.

해 설

󰋼 위 판결은, 기능적으로 정의된 물질을 청구하고 있는 경우 발명의 상세한 설명에

는 그 물질에 포함된 상상할 수 있는 모든 성분이 어떻게 얻어지는지에 관한 지
시사항들을 기재할 필요는 없다고 판시하여 기능적으로 정의된 물질에 대한 상
세한 설명의 개시 요건을 제시한 점에서 의의가 있다.
󰋼 위 사건에서 독일 특허법원은, 상승된 혈당을 낮추는 디페디딜 펩티다아제(DP Ⅳ)
효소 활성 억제제(inhibitor)의 용도를 청구157)하여 등록된 독일특허 제19616486호
(’486 특허)에 대하여, 청구항의 기능적인 저해제에 관련된 화합물에 대한 범위를
정할 수 없을 뿐 아니라 통상의 기술자가 실시할 수 있을 정도로 충분히 개시하
지 못하였다고 하여 특허청의 이의결정을 받아들였다. 이에 특허권자는 연방대
법원에 항소하였다.
󰋼 독일 연방대법원은 통상의 기술자가 청구하고 있는 발명을 충분히, 명확히 그리
고 완전하게 실시할 수 있도록 상세한 설명을 개시하여야 하나, 이러한 기준을
청구항 작성시 보호범위를 일반화하는 것에 대한 일반적인 금지 규정(general

157) 1. Verwendung von Effektoren der Dipeptidyl-Peptidase (DP IV)- bzw. DP IV-analoger Enzymaktivität zur
Senkung des Blutzuckerspiegels unter die für Hyperglykämie charakteristische Glukosekonzentration im
Serum eines Säugerorganismus.(Use of effectors of dipeptidyl peptidase (DP IV) - or DP IV-like enzyme
activity for lowering the blood sugar level below the glucose concentration characteristic of hyperglycemia
in the serum of a mammalian organism.)

- 191 -
주요국 특허판례 100선

bar)으로 작용해서는 안 된다고 하면서, 상세한 설명이 명확하고 충분한 개시요

건을 만족하기 위하여 기능적 정의에 포함된 모든 가능성 있는 성분의 유도체(all
possible components variants within functional)까지 어떻게 얻어질 수 있는지에 대
한 지시사항을 포함할 필요가 없다고 판시하였다.
󰋼 즉, 특허 출원인은 원칙적으로 청구하고 있는 보호범위를 최초명세서에 명확하
게 기재된 실시예로 제한할 필요가 없고, 전체로서 발명에 대하여 법적인 요구에
벗어나지 않는다면 일반화하여 청구할 수 있다고 판시하면서 특허법원의 판결을
파기하였다.
󰋼 한편, 우리는 아래 판결에서 보는 바와 같이 특허청구범위에 기능적 표현을 포함
하고 있다고 하더라도 상세한 설명 등의 기재 및 출원 당시의 기술상식을 고려하
여 특허받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 적법한 것으로 보고 있으
며, 또한 우리의 심사지침서에서도, 청구범위가 포괄적으로 기재되어 있을 때에는
그 기재에 의하여 발명의 구체적인 내용을 평균적 기술자가 알 수 있는 경우를
제외하고, 그 포괄적 기재에 대응되는 개개의 대표적인 실시예를 기재하도록 하
고 있다.158) 따라서 기능적 표현을 포함한 포괄적 기재에 대하여도, 포괄적 기재
를 이루는 모든 성분에 대하여 실시예를 기재할 필요가 없고, 그 대표적인 실시예
를 기재하면 되는 것으로 볼 수 있어서 위 독일 판결과 유사하다고 할 것이다.

< 특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허13022 판결 >

특허청구범위가 기능, 효과 등에 의한 물건의 특정을 포함하는 경우라도 통상

의 기술자가 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식
을 고려하여 특허청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명
을 명확하게 파악할 수 있다면 그 특허청구범위의 기재는 적법하다고 할 것…

158) 특허청, 특실심사지침서(2014), 2312면 참조

- 192 -
 Ⅲ. 유 럽 편

14 침해 예외사항으로 실험적 목적 실시 범위

Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co.

[1985] R.P.C. 515 [11. 06. 1985] <영국>

󰋼 The exemption is limited to experiments directed to the patented invention such

as testing whether a patented product can be made, or a patented article made
to work, as described in the patent specification, or experiments to see whether
the patented invention can be improved or testing the effect of a modification
in some particular [way] to see whether it is an improvement or not.
󰋼 The exemption do not extend to using a patented product or process for testing
or evaluating some other product or process, nor do the exemption apply to
achieving or extending the acceptance of some commercial embodiment of the
patented invention. … Such experiments are disqualified because they do not
relate to the subject matter of the patented invention.

해 설

󰋼 위 판결은, 영국특허법 제60조 (5)(b)159)에 규정된 ‘특허발명의 주제와 관련된 실

험적 목적을 위해 행해지는 것’이 적용될 수 있는 실시 범위에 관한 기준을 제시
한 점에서 의미가 있다.
󰋼 위 사건 이전에 특허권자인 Monsanto는 Stauffer를 상대로 특허 침해소송을 제기
하였는데, 1심 법원과 항소법원 모두 Stauffer의 특허침해를 인정하고 Monsanto
에 대해 그 구제수단으로 임시금지명령(interlocutory injunction)을 부여하였다.
󰋼 이에 대해 Stauffer는 Monsanto를 상대로 임시금지명령에 대한 변경 청구의 소를
새롭게 제기하면서, ① Stauffer 자신 또는 제3자가 특허발명의 제초제를 야외 사
용(field trial)하는 것을 허용하고, ② 침해소송 및 반소의 목적으로 Stauffer 자신
또는 제3자의 실험적(experimental) 실시를 허용할 것을 요청하였다.
󰋼 이에 대해 1심 법원(Patents Court)은, “(실험적 실시는) 화학제품이 실제로 가능한
지 여부를 평가하기 위해 진정으로 과학적 관찰을 위한 실험인 경우에만 허용된

159) 영국특허법 제60조 제5항은 “영국 특허법의 규정에 따라 피고의 행위가 특허의 권리 범위에 속
하는 경우에도 아래 (a) 내지 (h)의 행위에 대해서는 특허의 침해에 해당하지 않는다고 주장할 수
있다.”고 규정하면서 (b) 항목으로서 “단순한 실험적 목적의 실시”를 들고 있다.

- 193 -
주요국 특허판례 100선

다. 이때 그 관찰의 목적이 그 제품의 효능이나 신뢰성에 대해 다른 사람을 설득하

여 판매하기 위한 것이라면 허용되지 않는다”고 하여 원고의 청구를 기각하였다.
󰋼 1심판결에 대한 항소로 진행된 위 판결에서 영국 항소법원(Court of Appeal)은,
“제초제 발명에 관한 계쟁특허의 침해가 인정될 경우, 특허 침해자가 자신의 농
장에서 실시를 하는 것은 실험실 또는 온실에서 얻은 결과가 다른 조건에서도
얻어지는지 여부를 판별하기 위한 실험적 실시로 간주될 수 있지만, 제3자에게
입증하기 위해 하는 시도 또는 제3자를 만족시키기 위한 정보를 축적하기 위해
하는 시도는 ‘실험적 목적을 위해 수행되는 것’으로 간주될 수 없으므로, 특허
침해자 자신의 농장이 아닌 다른 농장에서 특허 침해자가 실시하거나 또는 제3
자가 실시하는 경우에 대해서는 특허 침해의 예외를 인정할 수 없다.”고 판시하
였다.160)
󰋼 한편, 우리도 특허권 존속기간 중에 약사법에 의한 품목신고를 위한 시험과 농약
관리법에 의한 등록신청을 위한 시험은 특허권이 미치지 않는 것으로 본 판결이
있는데,161) 이는 특허권이 미치지 않는 범위를 규정한 특허법 제96조 제1항 제1
호가 개정되기 전에는 쟁점이 되었으나 ’10년에 그 규정이 ‘연구 또는 시험(「약
사법」에 따른 의약품의 품목허가 ․ 품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의
등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시’로 괄호
문구가 추가되도록 개정되어 현재는 분쟁 소지가 없게 되었다.

160) 따라서 결국, ①특허침해자 자신이 특허발명 제초제의 야외 실지 사용(field trial)을 수행하는 것은
허용하되, ②제품의 작용여부를 제3자에게 입증하기 위한 시도나 제3자를 만족시키기 위한 정보
를 축적하기 위한 시도는 ‘실험적 목적’으로 간주될 수 없으므로 특허침해자 소유의 농장이 아닌
다른 농장에서 야외 실지 사용을 허용할 수 없다고 하였다(항소 일부 인용, 일부 기각).
161) 특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936 판결(약사법 관련), 서울지방법원 남부지원 2001. 6. 15.
자 2001카합1074 결정(농약법 관련)

- 194 -
 Ⅲ. 유 럽 편

15 균등론 적용요건 중 ‘동등성’에 관한 판단

BGH, 03. 10. 1989, X ZR 33/88 <독일>

Wie der erkennende Senat erstmals in seinem Formstein-Urteil (BGHZ 98, 12, 18
f. = BGH GRUR 1986, 803, 805), sodann in dem Urteil "Ionenanalyse" (BGHZ
105, 1, 10 [BGH 14.06.1988 - X ZR 5/87] = BGH GRUR 1988, 896, 898 f.) und
zuletzt in seinem Urteil "Schwermetalloxidationskatalysator" (BGH GRUR 1989,
205, 208) ausgeführt hat, ist maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des
Schutzbereichs eines Patents nach § 14 PatG 1981 der durch Auslegung zu
ermittelnde Inhalt der Patentansprüche, zu deren Verständnis die Beschreibung und
die Zeichnungen heranzuziehen sind.

해 설

󰋼 위 판결은, 특허발명의 구성 중 일부를 구비하지 못한 침해대상물에 대해 균등론

이 적용되는지에 대하여 독일 연방대법원이 균등론의 세 번째 요건인 ‘동등성’을
충족하지 못한 것으로 판단한 사례이다.
󰋼 원고는 배터리 케이스용 손잡이 코드에 관한 발명의 특허권자로서, 동종의 손잡
이 코드를 생산․판매하는 피고를 상대로 특허 침해금지청구 및 손해배상청구의
소를 제기하였는데, 피고의 침해제품은 특허발명의 청구범위 제1항에 기재된 구
성 중 ‘제2 잠금부재는 제1 잠금부재가 관통하기 위한 통로를 가지며, 이 통로는
상기 코드의 길이방향 축과 직교’하는 구성을 결여하고 있었다.
󰋼 1심법원은 피고의 침해제품이 특허발명의 위 구성의 균등물을 이용하고 있다고
판단하여 침해금지 및 손해배상을 명령하는 판결을 내렸으며, 항소법원은 1심
판결에 대한 항소를 기각하였다.162)
󰋼 그러나 연방대법원은 항소법원의 판결을 파기하면서, “원심은 균등물에 의한 침
해 판단에서 특허청구범위를 기초로 하지 않고 이와 독립하여 발명의 상세한 설
명에 개시된 내용을 참조하여 보호범위를 결정함으로써, 발명을 특징짓는 제1항
의 구성요소인 제2 잠금부재가 ‘그 길이방향 축에 대해 직교하도록 연장하는 통

162) 전통적으로 구성요소완비의 법칙(All Elements Rule)을 상대적으로 덜 엄격하게 적용하는 독일에서
는 과거부터 생략발명에 대해서도 ‘동등성’이 충족될 경우 균등관계를 인정하는 경우가 있었다.

- 195 -
주요국 특허판례 100선

로’를 갖는다는 특징을 고려하지 않았다. 원심법원은 발명의 상세한 설명을 참작

하고 해당 기술분야의 통상의 기술자의 지식을 고려하여 청구범위를 해석함으로
써, 그 위치나 방향과는 무관하게 제2 잠금 부재 내에 단순히 통로가 포함된 것
만이 발명의 보호대상인 것으로 판단하였으나, 이는 균등의 범위를 벗어나는 것
으로서 법률상 과오가 있다.”면서, “침해판단 대상 제품이 상기 일부 특징과 관련
해서 제1항과 문언상 상이한 점이 있는 경우에도 (균등관계에 있다면) 특허청구
범위에 포함될 수는 있으나, 이를 위해서는 통상의 기술자가 특허청구범위에 규
정된 발명으로부터 출발하여 그 실시예에 이를 수 있어야만 한다. 이러한 요건은
제3자가 어느 정도의 확실성을 가지고 특허의 보호범위를 예측할 수 있도록 하
기 위함이다.”라고 판시하였다.
󰋼 현재 독일 연방대법원의 확립된 균등론 적용요건은 3개163)이고, 위 판결은 그 세
번째 요건인 ‘동등성(Gleichwertigkeit)’ 요건을 다룬 것인데, 판결 내용 중에서 인정
하는 것처럼 독일에서는 특허발명의 일부 특징이 발명에서 중요한 부분이 아니
라면 필수 구성요소 중 일부를 생략한 실시도 발명의 보호범위에 포함되는 것으
로 인정될 여지가 있었지만, 최근에는 이 동등성 요건을 엄격히 적용하여 균등론
에 입각한 (생략발명의) 특허침해 인정이 점차 어려워지고 있다.
󰋼 한편, 우리는 균등론을 적용할 경우에도 그 전제조건으로서 구성요소 완비의 법
칙(All Elements Rule)을 엄격히 적용하므로 생략발명에 대해서는 문언상 침해뿐
아니라 균등침해로도 보지 않는다는 점에서 독일과는 차이가 있다.

163) ①특허청구범위에 기재된 수단과는 상이하게 변경되었으나 객관적으로 균등한 수단에 의해 발명의
기술적 문제점을 해결할 것 ②발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 변경된 수단
이 동일한 효과를 가지는 것으로 인식할 수 있을 것 ③통상의 기술자가 그 변경된 수단을 갖는 실시
예를 균등한 문제해결 수단으로 여길 수 있도록, 적용해야 할 고려사항이 특허청구범위에 기재된 기
술적 가르침의 필수적인 의미에 관련되어 있을 것

- 196 -
 Ⅲ. 유 럽 편

16 발명의 구성 중 일부를 타국에서 실시한 경우 침해 여부

OLG Dǖsseldorf, 10. 12. 2009, 2 U 51/08 <독일>

Ein deutsches Patent oder ein vom Europäischen Patentamt mit Wirkung für die
Bundesrepublik A erteiltes europäisches Patent kann allerdings bereits verletzt sein,
wenn die fragliche Handlung wenigstens teilweise im Inland vorgenommen wird
und sie, soweit sie im Inland vorgenommen wird, den Tatbestand einer dem
Patentinhaber allein vorbehaltenen, in § 9 PatG genannten Benutzungshandlungen
erfüllt (vgl. Benkard/Scharen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 10 m. w. Nachw.; Kraßer,
a.a.O., 749).

해 설

󰋼 위 판결은, 방법발명을 구성하는 여러 단계 중 일부 단계가 국외(독일 밖)에서 수

행되는 경우 과연 방법발명의 침해가 성립되는지 여부가 쟁점으로서, 일부 서버
를 외국에 두고 네트워크에 기반한 서비스를 제공하는 사례가 급증하는 상황에
서 독일법원이 속지주의 원칙을 지키면서 이를 어떻게 해결할 것인지에 관해 많
은 관심이 집중된 사건이었다.
󰋼 Prepaid Cards BVBA(원고)는 선불 전화통화 서비스를 제공하는 방법에 관한 특허
의 전용실시권자이고, Lycatel Limited(피고)는 위 방법특허와 동일한 방법으로 서
비스를 제공하면서 선불 전화카드를 독일에서 판매하는 회사인데, 피고는 여러
구성요소 중 메인서버164)를 독일 밖에 두고 있었다.
󰋼 위 사건의 1심법원은, 방법발명을 구성하는 여러 단계 중 일부가 독일 밖에서 수
행되더라도(즉 서버가 독일 밖에 존재하더라도), 일반 사용자가 피고의 전화카드
를 독일에서 구입하고 사용함으로써 서버에서 내려지는 잔액 체크, 전화의 연결
및 차단 등의 모든 명령이 독일로 전달되어 ‘결국은 독일에서 특허된 방법발명이
전체로서 사용되는 효과’를 나타낸다는 이유로, 피고의 행위는 원고의 방법발명
을 침해하였다고 판시하였다.
󰋼 이에 대한 항소심에서 독일 뒤셀도르프 고등법원은, 위 1심법원의 논리에 덧붙

164) 본 발명에서 선불 전화카드의 잔액 확인, 잔액에 따른 전화통화의 연결 및 차단 등 일련의 단계를

수행하는 컴퓨터 프로그래밍이 이 메인서버에서 이루어진다.

- 197 -
주요국 특허판례 100선

여 「(1) 침해행위의 일부가 외국에서 이루어지는 부분이 있다 하더라도, 결과적

으로 독일에서 등록된 특허가 침해되고 외국에서 이루어진 행위가 독일 국내 시
장에 영향을 주도록 의도되었다면 외국에서 행해진 일부 행위도 국내에서 행해
진 것으로 취급되어야 한다는 점, (2) 국외에서 이루어진 행위가 국내에서 이루어
진 행위로 간주되기 위해서는 독일 내에서의 효과가 침해자에 의해 의도적으로
발생한 것이어야 하는데, 본 사건에서는 피고의 전화카드가 독일어 사용자 설명
서 및 독일 전화번호 목록을 포함함으로써 특별히 독일에서의 사용 및 그에 따
른 침해를 의도하였다고 볼 수 있는 점」을 이유로 들어 원심을 그대로 유지하
였다.
󰋼 결국, 위 판결은 침해자가 방법발명을 이루는 여러 단계 중 일부를 독일이 아닌
외국에서 실시하더라도, 전체로서 그 방법발명이 독일에서 실시된 효과가 나타
난다면 특허침해가 된다고 판단한 것이다.
󰋼 한편, 우리는 위와 동일한 사안을 다룬 판례가 없으나, ‘복수주체가 관련된 특허
발명’의 권리범위확인사건165)에서 특허법원은 아래 판결과 같이 통합 메일 서비
스에 관한 방법발명의 일부 구성을 제3자가 실시하는 경우에도 침해자(원고)가
주도적으로 서비스를 제공하고 그 결과로서 경제적 이익을 향유하는 등의 조건
을 만족시킨다면 침해자가 실질적으로 확인대상발명을 실시하는 것으로 볼 수
있다고 판시하였다.

< 특허법원 2009. 12. 23. 선고 2009허2005 판결 >

그러나 원고 주장대로 가상 ID 부여나 데이터 변환과정에서 작업의 일부가

이동통신사에서 이루어지고 있다 하더라도, 원고가 이동통신사 등을 상대로
주도적으로 확인대상발명의 SMS MO 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적
인 이익을 향유하고 있는 점, 이동통신사에 의해 이루어지는 작업들은 확인대
상발명과 같은 전체적인 SMS MO 서비스가 이루어지기 위해서는 반드시 수
반되어야 하고, 이동통신사의 협력에 의해 이루어질 수 있는 부분인 점, 이동
통신사에 의해 이루어지는 작업의 구체적인 내용은 SMS MO 서비스 이용자
와 원고 사이의 데이터 전달 역할과 위 이용자에 대한 과금 대행과 같은 부수
적인 기능에 불과한 점 등에 비추어 보면, 실질적으로 전체 확인대상발명을
실시하고 있는 주체는 원고라 할 것이다.

165) 특허발명의 청구항 1은 ‘～ ID 가상 부여 단계, ～ 가상 ID와 고유 ID를 변환하는 단계, 전자우편

을 SM 형태의 데이터로 변환하는 데이터 변환 단계를 포함하는 통합메일서비스 방법’이다.

- 198 -
 Ⅲ. 유 럽 편

17 필수 구성요소 일부가 타국에 있을 경우 침해 여부

Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v. William Hill Orgnization

[2002] EWCA Civ 1702 (28. 11. 2002.) <영국>

󰋼 For my part I believe that it would be wrong to apply the old ideas of location
to inventions of the type under consideration in this case. A person who is
situated in the United Kingdom who obtains in the United Kingdom a CD and
then uses his terminal to address a host computer is not bothered where the host
computer is located. It is of no relevance to him, the user, nor the patentee as
to whether or not it is situated in the United Kingdom.
󰋼 In those circumstances it is not straining the word "use" to conclude that the
United Kingdom punter will use the claimed gaming system in the United
Kingdom, even if the host computer is situated in, say, Antigua. Thus the supply
of the CD in the United Kingdom to the United Kingdom punter will be intended
to put the invention into effect in the United Kingdom.

해 설

󰋼 위 판결은, 호스트 컴퓨터가 특허된 국가에 위치해 있지 않을 경우, 국경을 초월

한 실시에 대하여 특허권의 범위가 미칠 수 있는지에 대하여 살펴본 사례라는
점에서 그 중요성이 있다.
󰋼 Menashe Business Mercantile社는 유럽특허 제625760호166)를 보유하고 있었다.
William Hill Organization社는 영국출판사로 게이머들이 이용하는 게임시스템을 운
영하고 있었는데, 영국 게이머들은 William Hill이 제공하는 CD혹은 인터넷 다운
로드를 통하여 게임과 관련된 컴퓨터 프로그램을 제공받았다. Menashe는 William
Hill이 자사의 위 특허권을 침해하였다는 이유로 영국법원에 침해소송을 제기하
였다.
󰋼 위 사건의 쟁점은 William Hill이 운영하는 게임시스템의 호스트 컴퓨터(필수 구성
요소 중의 일부)가 영국(관할권) 밖인 네덜란드167)에 위치하고, 그 호스트 컴퓨터
가 발명의 필수 구성 요소의 나머지 일부(터미널 컴퓨터)와 인터넷을 통하여 연

166) 원격 터미널을 갖는 쌍방향, 컴퓨터화된 게임 시스템에 대한 특허임

167) Menashe社의 유럽특허 제0625760호는 지정국에 네덜란드가 포함되어 있지 않다.

- 199 -
주요국 특허판례 100선

결되어 있었는데, 이 경우 영국 특허법 제60조 제2항에 의한 간접침해168)가 성립

하느냐였다. William Hill은 영국의 게이머가 이용할 수 있는 게임시스템을 운영하
고는 있었지만, 자사의 게임 시스템의 호스트 컴퓨터가 영국 밖에 존재하기 때문
에 즉, 자사의 게임 시스템은 Menashe 특허의 필수 요소에 해당하는 수단을 가
지고 있지 않아서 Menashe의 특허를 침해하지 않는다고 주장하였다.
󰋼 1심169)인 영국 특허법원에서는 게임 시스템의 이익을 영국의 게이머들에게 제공
하고 있는 한, 단순히 시스템의 일부를 해외에 위치시키는 것만으로는 침해를 벗
어날 수 없기 때문에 간접침해에 해당한다고 판결하였다. William Hill은 이에 항
소하였다.
󰋼 2심인 영국 항소법원은 위 판결과 같이 “영국 특허법 제60조 제2항에서 침해 구
성요소로서 ‘영국 내에서 제3자에게 특허를 실시(put into effect)하기 위한170) 발
명의 필수적 요소와 관련된 수단을 제공’할 것을 요구하고 있는 바, 호스트 컴퓨
터가 해외에 위치하고 있더라도 영국 게이머는 실질적으로 영국 내에서 발명의
모든 구성요소를 실시(put into effect)하고 있기 때문에 영국 게이머에게 CD를 제
공하는 것은 영국 내에서의 발명을 실시(put into effect)하기 위한 필수 요소를 제
공하는 것에 해당되어 간접침해가 인정된다”고 판시하였다. 다시 말하면, 위 사
건에서 특허를 실시하는 자는 영국 게이머이고, 영국 게이머는 실질적으로 영국
내에서 발명의 모든 구성 요소를 실시하고 있기 때문에, 영국 게이머에게 영국
내에서 CD를 제공하는 것은 영국 내에서의 발명을 실시(put into effect)하기 위한
필수요소를 제공하는 것에 해당된다는 것이다.

168) 영국특허법 제60조(침해의 의미) (2) 본 조 이하의 규정을 유보하여, 만약 어느 자(특허권자이외의

자)가 특허의 효력발생기간에 특허권자의 동의 없는 실시권자 및 기타 그 발명을 실시할 자격이
없는 자에게 그 발명의 필수적 요소와 관계된 방법으로 그 발명을 실시하기 위한 것(for putting
the invention into effect)을 연합왕국 내에서 공급하거나 그 공급신청을 하는 경우 그 발명의 특허
침해를 인정한다. 다만, 그 방법이 연합왕국 내에 있어서 그 발명을 실시하는(for putting the
invention into effect)용도에 적절한 것인 것을 그 자가 알거나 또는 당해 사정하에서 상식이 있는
자라면 인식할 수 있었을 것을 요건으로 한다.
169) [2002] EWHC 397 (2002.03.15.), Chancery Division(Patents Court)
170) 이와 관련하여, 1심 재판부의 Jacob판사는 영국 특허법에서는 실시(effect)인 것이지, 사용(use)이 아니
라고 판시하였다. 따라서, 영국에서는 효과(effect)가 있으면 충분한 것으로 해석된다.

- 200 -
 Ⅲ. 유 럽 편

18 수치범위 밖에서 실시할 경우 침해 여부 판단기준

BGH, 12. 03. 2001, X ZR 73/01 <독일>

Auch ihr Hinweis darauf, daß die nach den Angaben im Patentanspruch zulässige
Schwankungsbreite gegenüber dem Wert von 10 mmol/l von ± 2 mmol/l absolut
und ± 20 % bezogen auf die Mengenangabe deutlich kleiner ist als bei den meisten
der übrigen Bestandteile der Lösung, ist in der Sache berechtigt. Lediglich bei
Tryptophan ist eine prozentual größere, absolut allerdings geringere Abweichung
zugelassen. Dabei ist weiter zu berücksichtigen, daß das Klagepatent von vornherein
für den Zusatz Magnesiumchlorid nur eine verhältnismäßig geringe Variationsbreite
mit einem bevorzugten Mittelwert von 10 mmol/l vorsieht. Dies legt es nahe, in
den Bereichsgrenzen wenn schon keine absolute Begrenzung des Schutzbereichs zu
sehen, doch unter Berücksichtigung des Gesichtspunkts der Rechtssicherheit nur
eine geringe Breite zulässiger Überschreitungen in den Schutzbereich einzubeziehen.

해 설

󰋼 위 판결은 특허침해에서 수치에 균등론을 적용할 수 있는지에 관한 것으로서, 피

고제품은 장기 보호 용액에 관한 원고의 특허발명과 비교할 때 모든 구성 성분
및 농도/함량이 동일하고, 단지 특허발명은 ‘염화마그네슘의 농도/함량’이 특허발
명에서 10±2mmol/ℓ로 한정된 데 비해 피고 제품은 4mmol/ℓ 함유하는 점에서
수치에 차이가 있었다.
󰋼 이러한 수치의 차이에 대해 원심법원은, 「특허발명과 마찬가지로 피고 제품은
장기 보호 용액에 염화마그네슘을 첨가함으로써 … 동일한 효과를 얻고 있다. 또
한 종래 기술과 비교하여 특허발명의 기술적 특징은 … 에 있고, 염화마그네슘과
같은 통상적인 첨가제의 농도/함량은 결정적인 인자가 아닌바, 이는 통상의 기술
자가 용이하게 변경하여 실시할 수 있는 사항 」이라고 하여 특허침해로 판단하
였다.
󰋼 그러나 연방대법원은 원심판결을 취소하면서, “피고제품에 포함된 염화마그네슘은
4mmol/ℓ로, 이는 원고 특허에 한정된 수치범위(10±2mmol/ℓ)의 하한인 8mmol/ℓ
의 절반에 해당하는 수치이다. … 수치와 같이 구체적 특징으로 특허청구범위가

- 201 -
주요국 특허판례 100선

한정된 경우에는, 구술적 표현으로 한정된 경우에 비해 특허청구범위 해석의 여

지가 좁아질 수 있다. 이는 구체적이고 특정한 수치로 발명을 한정한 이상 통상
적으로 그 수치범위를 벗어나는 실시 양태에까지 권리범위에 속한다고 보기 어
렵기 때문이다. 구체적으로, 수치범위의 변경이 통상의 기술자에게 통상적인 실
시 변경으로 인정되는 경우에는 예외적으로 청구범위의 수치범위를 벗어나더라
도 권리범위에 속하는 것으로 될 수 있지만, 만약 그 한정된 수치가 당해 특허발
명에 있어 결정적 인자로 인정되는 경우에는 그러한 예외도 인정될 수 없다. …
또한 특허발명이 인간의 심장에 돌이킬 수 없는 허혈성 손상을 방지하기 위한
장기보호 용액에 관한 것이라는 점 등 모든 정황을 고려할 때, 특허청구범위에서
한정한 10±2mmol/ℓ라는 농도/함량을 상당히 벗어나는 피고 제품은 특허발명의
권리범위에 속하는 것으로 볼 수 없다.”라고 판시하였다.
󰋼 한편, 우리도 아래 판결에서 보는 바와 같이 특허발명의 수치범위를 벗어난 것에
대하여 위 독일 판결과 같은 취지로 다루고 있다.

< 특허법원 2009.12.18. 선고 2008허13299 판결 >

특허발명의 청구범위가 일정한 범위의 수치로 한정한 것을 구성요소의 하나

로 하고 있는 경우에는 그 범위 밖의 수치가 균등한 구성요소에 해당한다는
등의 특별한 사정이 없는 한 특허발명의 청구범위에서 한정한 범위 밖의 수
치를 구성요소로 하는 확인대상발명은 원칙적으로 특허발명의 권리범위에
속하지 아니한다고 할 것이므로(대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372 판결, 대
법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결 참조), … 확인대상발명에서의 임펠라
의 회전속도는 1,450rpm으로서 청구항 1, 2 발명에서의 임펠라 회전속도
3,000rpm과 다소 차이가 있기는 하나, 그 차이에도 불구하고 이들 발명에서
과제의 해결원리가 동일하고, 임펠라의 속도를 3,000rpm에서 1,450rpm으로
치환한다고 하더라도 청구항 1, 2 발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고
실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 기술분
야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해낼 수 있는
정도로 자명한 한편, … 위와 같은 임펠라 회전속도의 차이는 균등한 기술구
성의 범위 내에 있다고 할 것이다.

- 202 -
 Ⅲ. 유 럽 편

19 생략침해가 되는 경우의 판단기준

BGH, 06. 11. 1990, X ZR 55/89 <독일>

󰋼 Der Schutzbereich eines europäischen Patents kann nicht auf eine Ausführungsform
erstreckt werden, die auf den entscheidenden Vorteil der Erfindung verzichtet,
indem sie ein im Leistungsergebnis übereinstimmendes Mittel benutzt, dessen Einsatz
zu vermeiden Hauptzweck der Erfindung ist.
󰋼 Bei einem europäischen Patent scheidet der Schutz für eine Unterkombination
jedenfalls dann aus, wenn auf ein für die unter Schutz gestellte Lehre wesentliches
und bestimmendes Merkmal des Patentanspruchs verzichtet ist.

해 설

󰋼 위 판결은, 계쟁특허의 일부 구성요소를 생략하여 실시하는 형태에서, 어떤 경우

특허침해가 되는지 그 판단기준을 제시하였다는 점에서 그 의미가 있다.
󰋼 Loose, Klaus W.와 Dölitzsch, Heinz O.는 유럽특허 제103222호171)를 보유하고 있
었고, B社는 계쟁특허와 관련된 세차 장치를 생산하고 있었다. 특허권자는 B社
에 대해 독일 지방법원에 침해소송을 제기하였다.
󰋼 위 사건의 쟁점은 특허발명의 구성 요소 중 중요한 일부 구성 요소를 생략한 실
시가 특허발명의 침해인지 여부였다. 특허권자는 계쟁특허의 청구범위 중 일부
구성요소를 다른 부품으로 대체하여 사용하고 있는 B社의 자동차 세차 설비가
자신의 특허를 침해하고 있다고 주장하였다.
󰋼 1심인 독일 지방법원에서는 B社의 버스 세차 장치가 계쟁특허를 침해하지 않은
것으로 판결하였다.
󰋼 2심인 독일 고등법원에서는 자동차가 통과한 후 세차 브러쉬를 시작 위치로 돌
려놓을 때, 무게추가 부착된 케이블을 이용하지 않고, 전기 모터를 이용해 시작
위치로 돌려놓는 구성요소가 계쟁특허의 대응되는 구성 요소를 동일 또는 균등
하게 이용하는 것이 아니므로 계쟁특허의 침해가 아니라고 판결하였다.
󰋼 3심인 독일 연방대법원은 “계쟁특허의 상세한 설명 기재를 고려할 때, 피고의 자
동차 세차 설비에서 생략된 구성요소는 계쟁 특허청구범위의 필수구성요소이며

171) 자동차 세차 장치 특히, 버스나 밴과 같은 자동차를 세차하는 장치에 대한 특허임

- 203 -
주요국 특허판례 100선

선행기술과 대비되는 특징이기 때문에, 계쟁특허의 청구범위의 구성요소 중 필

수 구성요소를 다른 부품으로 교체한 B社의 물품은 특허침해를 구성하지 않는
다”고 판시하였다.
󰋼 즉, 독일 연방대법원은 계쟁특허의 일부 구성요소를 생략하여 실시하는 형태가
침해인지 여부를 판단할 때, 생략된 구성요소가 발명의 본질에 해당하는 중요한
특징인지 여부를 기준으로 판단하였다. 특허발명의 중요한 구성요소가 생략되어
일부의 구성요소만을 포함하는 실시예는 특허발명의 침해에 해당하지 아니한다
고 판시한 것이다.
󰋼 한편, 우리나라는 아래 대법원 판결에서 보는 바와 같이 특허침해물이 특허청구
범위에 기재된 구성요소 전부를 포함하는 경우에만 특허침해로 인정되는 점에서
생략침해도 인정될 여지가 있는 위 독일 판결과는 다르다고 하겠다. 즉, 우리나
라는 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소는 필수적인 것이며 특허발명의 모든
구성요소를 가지고 있어야 한다는 이른바 구성요소 완비의 원칙(all elements rule)
을 적용하고 있다.172)

< 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 >

구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않

은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을
사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.

172) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결, 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결 등

- 204 -
 Ⅲ. 유 럽 편

20 무상의 전용실시권 설정시 특허권자의 침해소송 당사자 적격

BGH, 05. 04. 2011, X ZR 86/10 <독일>

Die von der Gesellschaft durch Ausübung der Lizenz erzielten Gewinne, an denen
der Schutzrechtsinhaber kraft seiner Stellung als Gesellschafter beteiligt ist, stellen
einen aus dem Patent resultierenden wirtschaftlichen Vorteil dar. Dass dieser Vorteil
seine rechtliche Grundlage nicht im Lizenzvertrag hat, sondern im Zusammenspiel
zwischen der Lizenzeinräumung und dem Gesellschaftsvertrag, begründet keinen relevanten
Unterschied. Ob dem Schutzrechtsinhaber aus einer begangenen Schutzrechtsverletzung
ein eigener Schaden in Form von entgangenem Gewinn entstanden ist, hängt nicht
davon ab, auf welcher rechtlichen Grundlage der entgangene Gewinn beruht hätte.
Entscheidend ist vielmehr, ob ein hinreichender ursächlicher Zusammenhang zwischen
der Schutzrechtsverletzung und der Vermögenseinbuße besteht, deren Ausgleich der
Schutzrechtsinhaber begehrt.

해 설

󰋼 위 판결은 특허권자가 ‘무상의 전용실시권’을 설정한 경우에 특허침해소송에서

당사자 적격을 가지는지 여부가 쟁점인 사건이다.
󰋼 원고는 자신의 자회사에게 특허발명에 대한 무상의 전용실시권을 설정했는데,
이후 특허권을 침해한 제3자인 피고에 대해 특허침해소송를 제기하하였다. 이에
대해 피고는 「특허권자가 ‘무상의 전용실시권’을 부여한 이상 특허침해로 인한
경제적 손실이 인정되지 않으므로 당사자 적격이 없다」고 주장하였다.
󰋼 그러나 독일 연방대법원은 특허권자의 당사자 적격을 인정하였는데, 그 이유는,
“특허권자가 자신의 자회사와 무상의 전용실시권 계약을 맺은 뒤 실시권자인 자
회사가 이 특허권을 사용하여 수익을 창출하게 하는 것이 단순히 유상의 전용실
시권 계약을 맺는 것보다 더욱 일반적이므로, 이 경우에도 특허권자는 간접적이
지만 지속적으로 경제적 이익을 달성하는 것으로 볼 수 있다.”고 한 뒤, “특허권
자와 실시권자 간의 경제적 관계가 특허법상의 실시권 계약 외에 회사법이나 다
른 일반법 논리에 근거한다 하더라도, 특허권자가 전용실시권의 사용으로부터
직간접적인 경제적 영향을 받고 있다면 계약의 종류 또는 특허권자의 경제적 수

- 205 -
주요국 특허판례 100선

익의 근거의 형태는 특허법상 당사자 적격의 인정에 있어 문제되지 않는다. 구체

적으로 본 사건에서 특허권자가 전용실시권자에게 무상의 전용실시권을 허여했
으나, 실질적으로 이들은 모회사-자회사의 관계로서, … 따라서 피고의 특허침해
행위와 이로 인한 자회사의 손실과 특허권자의 경제적 이익의 손실 간에 충분한
상관관계가 인정되므로, 원고의 당사자 적격 및 손해배상청구를 인정한 원심 및
항소심 법원의 판단에는 잘못이 없다.”고 판시하였다.
󰋼 유상의 전용실시권을 설정해 준 특허권자에게는 독일의 종래 판례에 따르더라도
당사자 적격이 당연히 인정되어 왔는데(특허침해행위가 특허권자의 실시료 수입
감소와 직접적으로 연관되기 때문임), 위 사건을 통해 독일 연방대법원은, 특허권
자가 모회사-자회사 관계와 같이 전용실시권자의 실시권 사용 및 수익 창출에 지
속적으로 관여하고 있었다면 무상의 전용실시권을 설정한 경우라도 특허권자의
당사자 적격이 인정된다고 함으로써 특허침해소송을 제기할 수 있는 당사자 적
격의 범위를 명시적으로 더욱 넓히게 되었다.

- 206 -
 < 위 장 >
위 원 장
특허심판원 심 판 장 신 진 균
특허심사2국 국 장 이 상 철

집 필 진
가공시스템심사과 기술서기관 신 동 환 (총괄)
정밀부품심사과 기술서기관 이기현
반 도 체 심 사과 기술서기관 박성호
고분자섬유심사과 기술서기관 이숙주
통신네트워크심사팀 기술서기관 남인호
심 판 정 책 과 기술서기관 김용재

주요국 특허판례 100선

발 행 일 : 2015년 7월
발 행 처 : 특허청 특허심사2국
가공시스템심사과
전 화 : (042) 481-8656
주 소 지 : 대전광역시 서구 청사로 189
ISBN : 978-89-6199-871-0 13500